B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-234/2014
Ur t e i l vom 4 . J u l i 2 0 1 5
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.
Parteien
AB LUXEMBOURG S.A.,
5, rue Guillaume Kroll, LU-1882 Luxemburg,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Bernard Volken und/oder Stefan Hubacher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Media-Saturn Holding GmbH,
Wankelstrasse 5, DE-85053 Ingolstadt,
vertreten durch Rentsch Partner AG,
Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13228
CH 630 020 "Juke" / IR 1 156 247 "Jook Video (fig.)".
B-234/2014
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 2. Mai 2013 wurde die internationale Registrierung Nr. 1 156 247
"JOOK VIDEO (fig.)"
der Beschwerdeführerin in der "Gazette OMPI des marques internationa-
les" Nr. 15/2013 veröffentlicht. Sie ist unter anderem für Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 hinterlegt, insbesondere für:
Klasse 9: Appareils et instruments de mesurage; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; lunettes (optique); articles de lunette-
rie; étuis à lunettes;
Klasse 42: Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scien-
tifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception et dévelop-
pement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nou-
veaux produits pour des tiers; études de projets techniques; élaboration (con-
ception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; pro-
grammation pour ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; conver-
sion de données et de programmes informatiques autre que conversion phy-
sique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers
un support électronique; conception de systèmes informatiques.
B.
Mit Schreiben vom 30. August 2013 erhob die Beschwerdegegnerin gegen
die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte, den Schweizer
Teil der internationalen Registrierung Nr. 1 156 247 "JOOK
VIDEO (fig.)" in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen in den Klassen 9, 38, 41 und 42 zu löschen. Dabei stützte sich
die Beschwerdegegnerin auf ihre Schweizer Marke Nr. 630 020 "JUKE",
welche neben gewissen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 15,
28, 35, 38 und 41 insbesondere für Folgendes eingetragen ist:
Klasse 9: Eingabegeräte, einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern,
Mäusen und Tastaturen; Ferngläser; Wetterstationen;
Klasse 42: Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogrammen und
Computersoftware.
C.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch am 19. Dezember 2013 teilweise
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Seite 3
gut. Der internationalen Registrierung Nr. 1 156 247 "JOOK VIDEO (fig.)"
wurde der Schutz in der Schweiz für alle Waren der Klasse 9 ausser "ex-
tincteurs" sowie für alle Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 defini-
tiv verweigert. Der damaligen Widerspruchsgegnerin und heutigen Be-
schwerdeführerin wurde eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'800.–
(inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zur Tragung auferlegt. Die Wider-
spruchsgebühr in Höhe von Fr. 800.– verblieb dem Institut.
Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass
die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 – unter Ausnahme von ex-
tincteurs –, 38, 41 und 42 gleichartig seien. Es handle sich beim angefoch-
tenen Zeichen um die phonetisch identische Übernahme der Wider-
spruchsmarke. Der Wortbestandteil "JOOK" der angefochtenen Marke sei
aufgrund der Positionierung und der Schriftgrösse das dominante Element
des Zeichens. Die unterschiedliche Schreibweise der beiden Bestandteile
("JUKE" / "JOOK"), das Hinzufügen des teilweise beschreibenden und
auch wegen der Grösse wenig prägenden Bestandteils "VIDEO" sowie die
dekorativ wahrgenommene Graphik und die damit einhergehenden Unter-
schiede in der Phonetik und im Schriftbild seien nicht derart, dass sie das
Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten. Auch seien sie nicht
geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen,
mithin vom übereinstimmenden Bestandteil "JU(OO)K(E)" abzulenken. Die
festgestellten Unterschiede vermöchten den Gesamteindruck des ange-
fochtenen Zeichens zu wenig zu beeinflussen, um die wegen der vorlie-
genden Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen
zu können. Bei den massgebenden Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 9, 38, 41 und 42 handle es sich um solche, die nicht mit einer über-
durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben oder in Anspruch genommen
würden. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den Zei-
chen erkenne, bestehe die Gefahr einer sogenannten mittelbaren Ver-
wechslung.
D.
Diesen Entscheid hat die Beschwerdeführerin am 16. Januar 2014 mit fol-
genden Rechtsbegehren (unter Kosten- und Entschädigungsfolgen) beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten:
"1. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Wi-
derspruchsverfahren Nr. 13228 vom 19. Dezember 2013 sei aufzuheben
und der Widerspruch gegen den schweizerischen Anteil der Internationalen
Registrierung Nr. 1 156 247 "JOOK VIDEO (fig.)" sei vollumfänglich abzu-
weisen.
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2. Eventualiter: Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei-
gentum im Widerspruchsverfahren Nr. 13228 vom 19. Dezember 2013 sei
aufzuheben und die Streitsache sei zur Neubeurteilung im Sinne der Erwä-
gungen des Bundesverwaltungsgerichts an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen."
Zur Begründung der ihrer Ansicht nach fehlenden Verwechslungsgefahr
weist die Beschwerdeführerin im Wesentlichen darauf hin, dass sich die Zei-
chen nur im ersten Buchstaben decken würden, weshalb – nicht zuletzt auf-
grund der "gefestigten Praxis zu Kurzzeichen" – ihrer Ansicht nach von ei-
nem rechtsgenüglichen Abstand der Vergleichszeichen auszugehen sei. Die
Marke "JUKE" enthalte im Übrigen einen Hinweis auf das allgemein be-
kannte Wort «JUKEBOX». Der Website der Widersprechenden
() könne entnommen werden, dass das Zeichen "JUKE" tat-
sächlich für eine online Musikbibliothek genutzt werde, von der via Internet
Songs abgespielt werden könnten. Der Hinweis auf eine Jukebox werde
durch die Verwendung des «MY» als «meine» zusätzlich verstärkt. Der Wi-
derspruchsmarke komme damit ein erkennbarer und beschreibender Sinn-
gehalt zu, womit die Marke über einen eher geringen Schutzumfang ver-
füge. Es gebe klare Unterschiede zwischen den Marken. Die Verwechs-
lungsgefahr zwischen der Wortmarke "JUKE" und der Wort-/Bildmarke
"JOOK VIDEO" sei zu verneinen.
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. März 2014 beantragt die Vorinstanz die
vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten
der Beschwerdeführerin. Dabei verweist sie im Wesentlichen auf ihre Aus-
führungen im angefochtenen Entscheid.
F.
Die Beschwerdegegnerin stellt mit Beschwerdeantwort vom 28. April 2014
die folgenden Anträge:
"1) Die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen und der Entscheid des
Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum im Widerspruchsver-
fahren Nr. 13228 vom 19. Dezember 2013 sei vollumfänglich zu bestäti-
gen.
2) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Wider-
spruchsgegnerin und Beschwerdeführerin, unter Mitberücksichtigung der
Kosten aus dem Widerspruchsverfahren Nr. 13228."
Sie begründet diese Anträge im Wesentlichen wie folgt: Das Zeichen
"JUKE" verfüge mindestens über einen durchschnittlichen Schutzumfang.
Das angesprochene Publikum stelle zwischen dem Zeichen "JUKE" und
dem Wort «Jukebox» für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
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keine Verbindung her. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern der Gebrauch der
Domain sowie des Facebook-Logos «Juke – My Mu-
sic» oder der Facebook-Adresse den ver-
meintlichen Verweis auf den Begriff «Jukebook» (richtig wohl: «Jukebox»)
in der Marke "JUKE" verstärken solle. Der in der Erinnerung haften blei-
bende Bestandteil der Marke "JOOK" der Beschwerdeführerin stimme im
Klang und Schriftbild mit der Widerspruchsmarke "JUKE" überein. Keines
der Zeichen rufe beim angesprochenen Publikum eine sinnbildende Asso-
ziation hervor, die einen Abstand zwischen den Zeichen zu schaffen ver-
möge. Die Zeichen stimmten deshalb im massgebenden Gesamteindruck
überein. Für Waren und Dienstleistungen, welche ohne überdurchschnittli-
che Aufmerksamkeit erworben oder in Anspruch genommen würden, liege
eine klare Zeichenähnlichkeit vor. Angesichts dieser und der Waren- und
Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit sei zumindest eine indirekte
Verwechslungsgefahr zwischen den zu beurteilenden Zeichen zu bejahen.
G.
In ihrer Replik vom 1. Juli 2014 bestätigt die Beschwerdeführerin ihre be-
schwerdeweise gestellten Rechtsbegehren. Sie bringt ergänzend vor, dass
sich der Hinweis auf eine «Jukebox» umso mehr aufdränge, als die Wider-
spruchsmarke primär für Musik, Musikherunterladungsdienstleistungen so-
wie die entsprechenden Datenbanken beansprucht werde. Die online Mu-
sikbibliothek sei die moderne Version der altbekannten «Jukebox». Der Wi-
derspruchsmarke komme damit ein erkennbarer und beschreibender Sinn-
gehalt zu, womit die Marke über einen eher geringen Schutzumfang ver-
füge.
H.
Die Beschwerdegegnerin verweist in ihrer Duplik vom 27. August 2014 auf
ihre Ausführungen in der Beschwerdeantwort. Ergänzend hält die Be-
schwerdegegnerin fest, dass die Widerspruchsmarke "JUKE" für die tat-
sächlich in den hier massgebenden Klassen 9, 38, 41 und 42 beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei. Die Wider-
spruchsmarke werde nämlich entgegen den Ausführungen der Beschwer-
deführerin in diesen Klassen ganz offensichtlich nicht nur und auch nicht
primär für «Musik, Musikherunterladungsdienstleistungen sowie entspre-
chende Datenbanken» beansprucht.
I.
Diese Eingabe ist der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz mit Verfü-
gung vom 9. September 2014 zur Kenntnis gebracht worden.
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Seite 6
J.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen
Parteiverhandlung verzichtet.
K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird,
soweit für die Entscheidfindung erheblich, im Rahmen der nachfolgenden
Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetz-
lichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.
Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kos-
tenvorschuss rechtzeitig geleistet. Zudem hat sich der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin rechtsgenüglich durch Vollmacht ausgewiesen (Art.
11 Abs. 2 VwVG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Be-
schwerdeführerin besonders berührt und beschwert und somit zur Be-
schwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach ein-
zutreten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13
Abs. 1 MSchG).
2.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke ge-
gen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der
Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
Vorliegend erfolgte der am 30. August 2013 gestützt auf die ältere Marke
CH-Nr. 630 020 "JUKE" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl.
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Seite 7
31 MSchG und Art. 20 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]).
3.
3.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen,
wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa-
ren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Diese beurteilt sich
nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit
und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken
hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 Rz. 45). Dabei sind an die Verschie-
denheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in:
Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 Rz. 8).
Der Inhaber der älteren Marke kann sich allerdings nur auf den Ausschluss-
grund der Verwechslungsgefahr stützen, wenn seine Marke im Zusammen-
hang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird,
ernsthaft gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).
3.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund aller relevanten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit an-
zulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und
andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich ge-
genüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan). Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen,
wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind.
3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt somit auch vom Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinwei-
sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei
kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Ka-
millon, Kamillan; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 74 mit Hinweisen). Stark
sind insbesondere jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen
Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan sowie EUGEN MARBACH, in: von Büren/David
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Seite 8
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979, je mit Hinweisen).
3.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche
Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter
welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden.
Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerk-
samkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumen-
ten und Konsumentinnen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezi-
aldienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesge-
richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow; BGE 126 III
315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon,
Kamillan).
3.5 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; BGE 119
II 473 E. 2d Radion; EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 864; LUCAS DAVID,
a.a.O., Art. 3 Rz. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 Rz. 63 und
67).
3.5.1 Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck durch den Klang, das
Schriftbild und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160
E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillon, Kamillan).
Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf
nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2-3 MC [fig.]/MC2 [fig.]; EUGEN MAR-
BACH, in: a.a.O., Rz. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die
Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der
Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan; BGE 119 II 473 E. 2d Radion).
3.5.2 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-
samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während deren
kennzeichnungsschwache diesen weniger beeinflussen. Enthält eine
Marke charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den
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massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4
Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4
Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).
3.6 Kurzzeichen und Akronyme, die nicht beschreibend oder gemeinfrei
sind, können nicht lediglich aufgrund ihrer Kürze als geschwächt angese-
hen werden und haben grundsätzlich einen normalen Schutzumfang, wo-
bei allerdings das eine Akronym oder Kurzzeichen nicht als separates Ele-
ment des anderen wahrgenommen werden darf (vgl. zum Ganzen Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4
BB [fig.] / BB [fig.] mit Hinweisen).
4.
4.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen und der daraus resultierende Grad der
Aufmerksamkeit zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der
Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren
Marke (vgl. GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 49). Richten sich die relevan-
ten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an ein brei-
tes Publikum, ist in erster Linie die Sicht des letzteren massgeblich, wobei
das Verständnis der betroffenen Fachkreise aber nicht ganz ausgeklam-
mert werden darf (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6632/2011
vom 18. März 2013 E. 4.1 Adaptive Support Ventilation und B-8058/2010
vom 27. Juli 2011 E. 3.3 Ironwood).
4.2 Die Widerspruchsmarke ist insbesondere für Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9 (diverse elektronische Geräte und Zubehör) und 42 (Be-
reitstellung von Computerprogrammen und Computersoftware) hinterlegt.
Bei dieser Breite der Waren- und Dienstleistungsdefinition sind sowohl der
Spezialist als auch das breite Publikum, welches die betroffenen Waren
und Dienstleistungen ohne überdurchschnittliche Fachkenntnisse erwirbt,
als Verkehrskreise relevant (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE
sowie B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 VIEW/SWISSVIEW). Wenn
aber eine Marke gleichzeitig mehrere Verkehrskreise anspricht, so genügt
es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechs-
lungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2012 vom 22. Mai 2012 E. 3.2 LOM-
BARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.] mit Hinweisen; EUGEN
MARBACH, in: von Büren/David, a.a.O., Rz. 954). In casu richten sich somit
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Seite 10
beide Marken, Widerspruchsmarke und angefochtene Marke, vornehmlich
an ein breites Publikum.
4.3 Im Anschluss ist der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer zu definie-
ren. Die in den Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen richten sich hauptsächlich an ein breites Publikum (vgl. E. 4.2 hiervor).
Sie werden von den Abnehmern zwar nicht täglich am Markt nachgefragt
(vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 54). Es ist aber davon auszugehen, dass
der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt
und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4
Alaïa/Lalla ALIA, LALLA ALIA [fig.], B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit
Hinweisen Lotus [fig.]/Lotusman [fig.], B-5427/2011 vom 20. Februar 2013
E. 4.2 NAVITIMER/Maritimer, B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5
TCS/TCS).
5.
Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberste-
henden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und dem-
selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März
2012 E. 6.1 [fig.]/Bonewelding [fig.]; LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 35).
Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwi-
schen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen
Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwen-
dungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche
technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware
und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26.
August 2009 E. 5.1 Fructa/Fructaid mit Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit
sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungs-
paket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 G-mode/Gmode). Gegen das
Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb
derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff
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Seite 11
zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby/martini [fig.]; EU-
GEN MARBACH, a.a.O., Rz. 845).
5.2 In casu stellte die Vorinstanz Warengleichartigkeit bezüglich der von
der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9 – unter Ausnahme von extincteurs –, 38, 41 und 42 fest.
Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Ansicht, dass die Waren und
Dienstleistungen nur teilweise gleichartig seien. In Bezug auf die Klasse 9
sei keine Gleichartigkeit zwischen den Waren appareils et instruments de
mesurage der angefochtenen Marke und Wetterstationen der Wider-
spruchsmarke, mécanismes pour appareils à prépaiement und caisses en-
registreuses der angefochtenen Marke und Eingabegeräte, einschliesslich
Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen der Wider-
spruchsmarke sowie lunettes (optique), articles de lunetterie und étuis à
lunettes der angefochtenen Marke und Ferngläsern der Widerspruchs-
marke vorhanden. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 sei
keine Gleichartigkeit vorhanden (Beschwerdeschrift).
Im Übrigen, insbesondere für alle Waren und Dienstleistungen der Klassen
38 und 41, hat die Beschwerdeführerin die vorinstanzlichen Feststellungen
betreffend die Gleichheit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistun-
gen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke nicht bestritten.
5.2.1 Somit ist zunächst die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit
zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der ange-
fochtenen Marke der Klasse 9 zu untersuchen.
5.2.1.1 Die Vorinstanz hält fest, dass die Waren Wetterstationen der Wi-
derspruchsmarke unter anderem die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder
den Luftdruck messen würden, so dass zu den Waren appareils et
instruments de mesurage der angefochtenen Marke Gleichartigkeit be-
stehe (angefochtener Entscheid). Soweit die Waren Wetterstationen unter
jene der appareils et instruments de mesurage subsumiert werden könn-
ten, bestehe Gleichheit. Soweit die letzteren über die ersteren hinausgin-
gen, sei Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Waren gegeben (Ver-
nehmlassung). Die Beschwerdegegnerin vertritt ebenfalls die Meinung,
dass bezüglich der Klasse 9 Gleichartigkeit zwischen den Waren Wetter-
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Seite 12
stationen und appareils et instruments de mesurage vorhanden sei (Be-
schwerdeantwort). Die Beschwerdeführerin hingegen verneint die Gleich-
artigkeit dieser Waren (Replik).
5.2.1.2 Eine Wetterstation ist aus verschiedenen Messinstrumenten und
-geräten zusammengesetzt, welche der Messung der Temperatur, der Luft-
feuchtigkeit oder des Luftdrucks dienen. Demgemäss fallen Wetterstationen
in den Bereich der Waren, der von appareils et instruments de mesurage
abgedeckt wird. Die Nutzungsmöglichkeiten eines solchen Bestandteils ei-
ner Wetterstation sind im Vergleich zum fertig montierten Produkt nicht der-
art unterschiedlich, dass von getrennten Verwendungsbereichen auszuge-
hen ist. «Messinstrument» ist zu «Wetterstation» Oberbegriff. Dieser um-
fasst auch eine Mehrzahl sowie die Kombination von Messinstrumenten,
während «Wetterstation» nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Ober-
begriffs beansprucht. Insofern sind die Wetterstationen mit appareils et in-
struments de mesurage gleichzusetzen. In solchen Fällen ist grundsätzlich
von einer Gleichartigkeit der Waren auszugehen (vgl. Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 Quadratischer Rah-
men [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.], E. 4.1, und B-7312/2008 vom 27.
März 2009 Imperator/Imperator, E. 5). Eine Ausnahme liegt in casu nicht
vor, so dass eine Warengleichartigkeit zu bejahen ist.
5.2.2
5.2.2.1 Gemäss der Vorinstanz sind die mécanismes pour appareils à pré-
paiement und caisses enregistreuses der angefochtenen Marke entweder
Bestandteile von Geräten, die mittels der Eingabe von Geld oder der Ein-
gabe von Zahlen funktionierten, so dass zu den Waren Eingabegeräte, ein-
schliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen der
Widerspruchsmarke zumindest Gleichartigkeit gegeben sei. Weiter handle
es sich bei den vorgenannten Waren um elektronische, mit Software aus-
gestattete Teile oder um elektronisch betriebene Produkte, so dass sie
auch zu den Waren Personal Computer, gespeicherte und herunterladbare
Computerprogramme, Tischrechner der Widerspruchsmarke als gleichar-
tig einzustufen seien (angefochtener Entscheid und Vernehmlassung). Die
Beschwerdegegnerin schliesst sich der vorinstanzlichen Ansicht an, dass
méchanismes pour appareils à prépaiement und Eingabegeräte gleichartig
seien (Beschwerdeantwort). Aus Sicht der Beschwerdeführerin spricht ge-
gen eine solche Gleichartigkeit, dass sich Bestimmungszweck und damit
auch das Zielpublikum sowie das Know-How unterschieden (Replik).
B-234/2014
Seite 13
5.2.2.2 Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte sowie Registrierkassen sind
funktional darauf ausgerichtet, auf die Eingabe von Geld oder von Zahlen
zu reagieren. Demgemäss weisen die erwähnten Mechanismen in der Tat
vergleichbare Mechanismen wie Eingabegeräte auf und sind Registrier-
kassen diesen vergleichbar. Der Verwendungs- bzw. Bestimmungszweck
von Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte und Registrierkassen ist eben-
falls ähnlich wie jener für Eingabegeräte: ein Input in Form einer Eingabe
eines Geldstücks, eines Drückens einer Taste oder dergleichen soll im Ge-
rät einen internen Berechnungsvorgang und meist einen Output des Ge-
räts als Ergebnis der internen Berechnung auslösen. Bei Mechanismen für
Geldeinwurfsgeräte handelt es sich jedoch im Gegensatz zu Eingabegerä-
ten einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tasta-
turen um Industrierohlinge, die für Unternehmen hergestellt werden, wel-
che diese weiterverarbeiten. Eingabegeräte einschliesslich Gamepads,
Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen sind Endprodukte. Die Ab-
nehmerkreise bei Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte und Eingabegerä-
ten sind demzufolge unterschiedlich. Dies rechtfertigt es, eine Waren-
gleichartigkeit zwischen mécanismes pour appareils à prépaiement der an-
gefochtenen Marke und Eingabegeräte, einschliesslich Gamepads, Joy-
sticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen der Widerspruchsmarke zu
verneinen. Überdies zeigt sich am eben Ausgeführten, dass die Waren
mécanismes pour appareils à prépaiement auch zu den Waren Personal
Computer, gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Tisch-
rechner nicht gleichartig sind. Gleichartigkeit zu bejahen ist demgegenüber
in Bezug auf die caisses enregistreuses, da es sich auch bei ihnen um
Endprodukte handelt. Diese haben als solche vergleichbare Abnehmer-
kreise wie Eingabegeräte einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrä-
dern, Mäusen und Tastaturen sowie Personal Computer, gespeicherte und
herunterladbare Computerprogramme, Tischrechner.
5.2.3
5.2.3.1 Die Vorinstanz schreibt ferner, dass es sich bei den Waren lunettes
(optique), articles de lunetterie und étuis à lunettes der angefochtenen
Marke um optische Artikel handle, welche das Sehen erleichterten und eng
auf diese Produkte zugeschnittene Waren, so dass zu den Waren Fernglä-
ser der Widerspruchsmarke, welche einen ähnlichen Zweck erfüllten,
Gleichartigkeit bestehe (angefochtener Entscheid; bestätigt in der Ver-
nehmlassung). Die Beschwerdegegnerin folgt dieser Meinung in der Be-
schwerdeantwort. Aus Sicht der Beschwerdeführerin aber ist keine Gleich-
artigkeit zwischen den Waren lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis
à lunettes und Ferngläsern vorhanden (Replik).
B-234/2014
Seite 14
5.2.3.2 Ferngläser gehören unbestritten zu den optischen Geräten und In-
strumenten und bezwecken, was ebenso unstreitig ist, ferne Objekte für
den Betrachter zu vergrössern und gleichsam in die Nähe zu projizieren.
Auch ein Teil der optischen Brillen hat einen solchen Zweck. Dazu gehören
alle jene Brillen, welche kurzsichtigen Menschen das scharfe Sehen in der
Ferne erleichtern sollen (vgl. , ab-
gerufen am 15. April 2015). Der Zweck von Ferngläsern und einem Teil der
optischen Brillen ist mithin ähnlich. Bei Ferngläsern wie auch solchen Bril-
len handelt es sich um Sehhilfen für das Sehen in die Ferne. Überdies ba-
sieren sowohl Ferngläser als auch optische Brillen für die Ferne auf dem
technischen Know-How, mittels Linsen gezielt Lichtstrahlen zu brechen. Es
geht bei Ferngläsern wie bei optischen Brillen für die Ferne um mit opto-
metrischer Technik bearbeitete Gläser. Die Herstellung ist ähnlich. Brillen-
zubehör in Form von articles de lunetterie und étuis à lunettes ist solchen
optischen Brillen zuzuordnen. Es wird denn auch üblicherweise in der Nähe
von optischen Brillen auf dem Markt angeboten. Aus diesen Gründen recht-
fertigt es sich, bei den lunettes (optique), articles de lunetterie und étuis à
lunettes ebenfalls von einer Warengleichartigkeit auszugehen.
5.2.4
5.2.4.1 Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 stellt sich die Vor-
instanz auf den Standpunkt, es handle sich bei den Dienstleistungen con-
ception et développement de logiciels; élaboration (conception), installa-
tion, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour
ordinateur; conception de systèmes informatiques; conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion physique; conver-
sion de données ou de documents d'un support physique vers un support
électronique der angefochtenen Marke allesamt um Dienstleistungen, die
im Zusammenhang mit Software erbracht würden, so dass zur Dienstleis-
tung Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogrammen und
Computersoftware der Widerspruchsmarke zumindest starke Gleichartig-
keit gegeben sei. Zwischen den Dienstleistungen conception et dévelop-
pement d'ordinateurs und consultation en matière d'ordinateurs und den
Dienstleistungen Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogram-
men und Computersoftware sei Gleichartigkeit vorhanden. Da die Informa-
tik ein Wissenschaftsgebiet darstelle und teilweise enge Verknüpfungen
zwischen ihr und den Dienstleistungen evaluations, estimations et recher-
ches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers und études de projets techniques der angefochtenen Marke gegeben
seien, könne von Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen Bereitstellung von
B-234/2014
Seite 15
(herunterladbaren) Computerprogrammen und Computersoftware der Wi-
derspruchsmarke ausgegangen werden (angefochtener Entscheid; bekräf-
tigt in der Vernehmlassung). Die Beschwerdegegnerin bejaht ebenfalls
eine Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen Programmierung bzw.
Herstellung von Software und Bereitstellung von (herunterladbaren) Com-
puterprogrammen und Computersoftware der Klasse 42. Die Beschwerde-
führerin legt hingegen dar, es bestehe keine Gleichartigkeit zwischen Pro-
grammierung bzw. Herstellung von Software und Bereitstellung von Com-
putersoftware nur weil es angeblich üblich sei, dass Hersteller von Soft-
ware diese auch zum Download anböten (Replik).
5.2.4.2 Diese Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugt nicht. Die
Herstellung und Bereitstellung von Computersoftware ist verbunden mit
der Leistung des zugehörigen Services, so insbesondere der Pflege und
des Unterhalts bereitgestellter Software. Pflege und Unterhalt sind Teil des
Lebenszyklus einer Software (vgl.
und , beide abgerufen
am 15. April 2015). Deshalb ist es üblich, dass Softwarehersteller diese
selbst insbesondere in jeweils aktuellster Version zum Herunterladen an-
bieten, wie auch Updates für eigene Softwareprodukte, die andernorts er-
standen worden sind und nicht der aktuellsten Softwareversion entspre-
chen. Dass Software ohne eine Aktualisierungsmöglichkeit seitens des
Herstellers bereitgestellt oder von einem anderen Softwarehersteller, der
das Produkt nicht hergestellt hat, aktualisiert wird, ist unüblich. Herstellung
und Bereitstellung von Software können daher nicht voneinander getrennt
werden und stehen unmittelbar in einem Zusammenhang. Sie bilden über-
dies ein sich sinnvoll ergänzendes Leistungspaket. Folglich sind Program-
mierung bzw. Herstellung und Bereitstellung von Computersoftware gleich-
artig.
5.3 Zusammenfassend wird in der Klasse 9 für die Waren mécanismes
pour appareils à prépaiement der angefochtenen Marke Warengleichartig-
keit verneint. Für die übrigen umstrittenen Waren und Dienstleistungen der
angefochtenen Marke der Klassen 9 und 42 wird Gleichartigkeit mit jenen
der Widerspruchsmarke festgestellt.
6.
6.1 Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob bezüglich den in den Klas-
sen 9 und 42 beanspruchten Waren, für welche eine Gleichartigkeit bejaht
wurde, Zeichenähnlichkeit besteht. Die Widerspruchsmarke "JUKE" ist
B-234/2014
Seite 16
eine reine Wortmarke. Ihr gegenüber steht die kombinierte Wort-/Bildmarke
"JOOK VIDEO (fig.)".
6.2 In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Marken darin, dass die Wi-
derspruchsmarke lediglich aus dem Wortelement "JUKE" besteht, die an-
gefochtene Marke hingegen aus dem Begriff "JOOK VIDEO" und einer
Grafik in Form eines Quadrats mit abgerundeten Ecken, das in unter-
schiedlichen Verläufen der Farbe violett eingefärbt ist. In diesem ist mittig
das Wortelement "JOOK" und in der rechten oberen Ecke ein sternartiges
weisses Gebilde angebracht. Das Wortelement "JOOK" weist unterschied-
liche Töne der Farbe Lila und die Farbe Weiss auf. Darunter befindet sich
in kleinerer Schriftgrösse das weiss gehaltene Wortelement "VIDEO" sowie
links neben des Wortelements ein grafisches Element in Form eines klei-
nen Rechtecks in Hellviolett mit abgerundeten Ecken und mit einer weissen
Pfeilspitze in seiner Mitte. Elemente wie das vorgenannte werden üblicher-
weise als Starttaste verwendet. Im Gesamteindruck wirkt die Graphik wie
eine App für Videos, welche den Namen "JOOK" trägt. Entsprechend er-
weist sich vorliegend primär das Wortelement der angefochtenen Marke
als prägend (vgl. EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 864; Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 6.1.1-2 VICTORINOX /
MILTRORINOX mit Hinweisen). Das Bildelement der angefochtenen
Marke vermag das Wortelement "JOOK" aufgrund der dominanten Positi-
onierung in der Mitte des Zeichens und der Schriftgrösse, wie die Vo-
rinstanz im angefochtenen Entscheid zutreffend festgestellt hat, nicht in
den Hintergrund zu verdrängen.
Die angefochtene Marke weist gegenüber der Widerspruchsmarke das
weitere Wortelement "VIDEO" auf, welches indessen wie erwähnt im Ge-
samteindruck in den Hintergrund rückt. Beim Vergleich der beiden Wortbe-
standteile "JUKE" und "JOOK" ergibt sich eine optische Ähnlichkeit des Wor-
telements der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke durch die
Übernahme der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben J und
K in derselben Abfolge und dieselbe Buchstabenanzahl von vier Gross-
buchstaben. Der doppelte Buchstabe O statt U (mit ähnlichem Lautbild)
und der fehlende (stumme) Buchstabe E bei der angefochtenen Marke ver-
mag den Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke nicht bedeutend zu ver-
grössern, auch wenn bei Kurzzeichen eine Abweichung in einem Buchsta-
ben vielfach bereits genügt, um die Zeichenähnlichkeit zu bannen (vgl. E.
3.6 vorstehend). Insgesamt ist daher in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit
der beiden strittigen Zeichen gegeben.
B-234/2014
Seite 17
6.3 Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landesteilen
und allen Landessprachen zu berücksichtigen. Eine fremdsprachige Aus-
sprache ist zu berücksichtigen, wenn die Abnehmer dieser entsprechenden
Fremdsprache mächtig sind (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 142; CHRIS-
TOPH WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 71 f.). Die Widerspruchsmarke "JUKE" be-
steht aus einer – auch im Amerikanischen üblichen (vgl.
/dictionary/juke%20joint>, abgerufen am 3. März 2015) – Ab-
kürzung des englischen Wortes «jukebox». Es kann davon ausgegangen
werden, dass es vom massgebenden Verkehrskreis als englischsprachiger
Herkunft verstanden und entsprechend als [ˈʤu:k] ausgesprochen wird.
Weil das Element "JOOK" der angefochtenen Marke in den Nationalspra-
chen der Schweiz keinen offensichtlichen Sinngehalt aufweist, ist jedenfalls
nicht auszuschliessen, dass auch dieses von den meisten Abnehmern eng-
lisch ausgesprochen wird. Der Begriff «jukebox» stammt aus der kreoli-
schen Sprache und leitet sich seinerseits von «jook» bzw. «juke» ab
(, abgerufen am 3. März 2015). Wie sich
bereits aufgrund dieser Abstammung des Wortes «jukebox»" von «jook»
bzw. «juke» zeigt, werden «jook» und «juke» im Englischen phonetisch zu-
mindest nahezu identisch ausgesprochen ([ˈʤu:k]). Bei Fantasiemarken,
wie der vorliegend angefochtenen Marke "JOOK VIDEO", sind nicht alle
theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allgemeiner Sprach-
regeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu berücksichtigen (vgl.
GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 143). Es ist nicht davon auszugehen,
dass der erste Wortteil der angefochtenen Marke als [jook], [ˈʤoo:k] oder
in einer anderen phonetischen Ausdrucksweise mit «oo» statt «u» ausge-
sprochen wird, welche sich klanglich wesentlich von [ˈʤu:k] unterscheidet.
Das erste einsilbige Wortelement der angefochtenen Marke "JOOK VI-
DEO" übernimmt somit das klanglich prägende Element der einsilbigen Wi-
derspruchsmarke "JUKE". Das zusätzliche Wortelement "VIDEO" der an-
gefochtenen Marke vermag in klanglicher Hinsicht keinen Abstand zur Wi-
derspruchsmarke herzustellen. Entsprechend kann eine Zeichenähnlich-
keit in phonetischer Hinsicht nicht ausgeschlossen werden.
6.4 Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die fest-
gestellte optische und akustische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen.
Dies kann ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinn-
gehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort
und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 3c Boss / Boks; RKGE
in sic! 1998 S. 405 E. 4 Elle / NaturElle collection; GALLUS JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 Rz. 168 mit Hinweisen).
B-234/2014
Seite 18
Das Wortelement "JUKE" der Widerspruchsmarke stellt eine Abkürzung für
das englische Wort «Jukebox» dar (E. 6.3 hiervor), welchem die Bedeu-
tung eines Musikautomaten zukommt. Aufgrund der Herleitung dieses eng-
lischen Begriffs vom kreolischen «juke» bzw. «jook» (ebenfalls E. 6.3 vor-
stehend) kann dem ersten Wortelement der angefochtenen Marke "JOOK
VIDEO" somit dieselbe Bedeutung wie jene der Widerspruchsmarke
"JUKE" zugeschrieben werden. Eine davon unabhängige, eigenständige
Bedeutung, die vorliegend in Betracht käme, ist nicht ersichtlich. Wenn
dem Zeichen "JOOK" überhaupt eine Bedeutung zugemessen werden
kann, dann nur jene der Jukebox unter Bezugnahme auf die Herleitung
dieses englischen Wortes vom kreolischen «jook» anstelle des äquivalen-
ten «juke». Dies ergibt eine sinngehaltliche Identität, zumindest aber
grosse Nähe zum Widerspruchszeichen. Sowohl "JOOK" als auch
"JUKE" wecken gleichermassen Assoziationen an eine Jukebox, ohne
selbst direkt diese Bedeutung zu haben. Die von der Vorinstanz im ange-
fochtenen Entscheid erwähnte Bedeutung von «juke» als «jemanden ge-
schickt umgehen» gehört gemäss (abgerufen am 5. März
2015) zum amerikanischen Football-Slang und kann damit als spezifischer
Begriffs einer in der Schweiz nicht stark verbreiteten Sportart nicht als den
Abnehmern bekannt erachtet werden. Mithin steht fest, dass kein rechts-
genüglicher Unterschied auf der Sinngehaltsebene ersichtlich ist, der eine
akustische und optische Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.
6.5 Folglich kann festgehalten werden, dass die Wort-/Bildmarke "JOOK
VIDEO (fig.)" und die Wortmarke "JUKE" ähnliche Zeichen sind.
7.
Schliesslich muss die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang
der Widerspruchsmarke bestimmt werden.
7.1 Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden,
wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft
verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeits-
bereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon,
Kamillan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13.
September 2010 E. 7.2 Lifetex/Lifetea und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007
E. 6 Aromata/Aromathera). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbe-
sondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentli-
che Teile davon stark beschreibend oder gar gemeinfrei sind
(GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 86 f.; EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 981
B-234/2014
Seite 19
mit Hinweisen). Bei schwachen Marken genügen daher bereits beschei-
dene Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr
auszuschliessen.
7.2 Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke mit normalem Schutzumfang aus. Der Wortbe-
standteil "JUKE" sei im Zusammenhang mit den interessierenden Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 in der Bedeutung von «jeman-
den geschickt umgehen» als nicht direkt beschreibend einzustufen (ange-
fochtener Entscheid). Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend,
dass der Widerspruchsmarke ein erkennbarer und beschreibender Sinn-
gehalt zukomme, da es sich um eine moderne Version der altbekannten
«Jukebox» handle (Replik). Die Beschwerdegegnerin beurteilt ihr Zeichen
"JUKE" als zumindest durchschnittlich kennzeichnend (Beschwerdeant-
wort).
7.3 Die Widerspruchsmarke "JUKE" hat in Bezug auf die relevanten Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 keinen unmittelbar beschrei-
benden Charakter, da unter dieser Marke keine Jukebox im herkömmlichen
Sinne angeboten wird. Es ist lediglich insofern ein beschreibender Charak-
ter zu bejahen, als die Marke insbesondere für Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit entgeltlichem Herunterladen von Musik aus dem Internet be-
ansprucht wird, welche als digitale Analogie zu einer Jukebox erachtet wer-
den können. Dieser beschreibende Charakter ist allerdings weder direkt
erkennbar noch stark. Die Marke "JUKE" ist zudem nicht gemeinfrei. Der
Widerspruchsmarke kann in einer Gesamtbetrachtung folglich eine min-
destens normale Kennzeichnungskraft attestiert werden.
7.4 Die Vorinstanz kommt somit im Ergebnis zu Recht zum Schluss, dass
die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und ei-
nen normalen Schutzumfang besitzt.
8.
8.1 Abschliessend ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung und unter Be-
rücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie
des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei
der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu entscheiden,
ob zwischen den konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr be-
steht.
B-234/2014
Seite 20
8.2 Bei privaten Käufern von elektronischen Geräten und Zubehör (Klasse
9) und privaten Benutzern von bereitgestellten Computerprogrammen und
Computersoftware (Klasse 42) ist von einer durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit auszugehen. Eine erhöhte Aufmerksamkeit der vorliegend rele-
vanten Abnehmerkreise, welche möglicherweise auch Spezialisten um-
fasst, kann bei einzelnen der zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen
der Klassen 9 und 42 zwar durchaus vorliegen. Ausschlaggebend ist je-
doch die durchschnittliche Aufmerksamkeit des breiten Publikums (vgl.
E. 4.3 hiervor). Bei den gegenüberstehenden gleichen und gleichartigen
Waren (E. 5.3 vorstehend) ist daher zur Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr der Vergleichszeichen ein strenger Massstab anzuwenden. Dies gilt
auch für die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen, da sie teilweise
gleich, teilweise stark gleichartig sind (vgl. E. 5.3 hiervor in Verbindung mit
dem angefochtenen Entscheid). Der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad
ist – wie oben erwähnt – für die Waren und Dienstleistungen der Klassen
9 und 42 derjenige des breiten Publikums. Bei Annahme einer normalen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des
strengen anzuwendenden Massstabes führt die lautliche und sinngehaltli-
che Übernahme der Widerspruchsmarke "JUKE" im prägenden Wortele-
ment "JOOK" der angefochtenen Marke "JOOK VIDEO (fig.)" für die mas-
sgeblichen Verkehrskreise zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den
strittigen Zeichen. Im Rahmen der festgestellten Warengleichheit bzw. -
gleichartigkeit für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 – ausge-
nommen mécanismes pour appareils à prépaiement nebst extincteurs –
und 42 (siehe E. 5.3 hiervor in Verbindung mit dem angefochtenen Ent-
scheid) besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Ob bei all diesen
Waren und Dienstleistungen ergänzend auch eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr besteht, kann beim vorliegenden Ergebnis offen gelassen wer-
den.
B-234/2014
Seite 21
8.3 Für jene Waren, die mit den Waren der Widerspruchsmarken weder
gleich noch gleichartig sind, das heisst insbesondere mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement der Klasse 9, besteht unter Art. 3 Abs. 1
Bst. c MschG keine Verwechslungsgefahr.
8.4 Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Der angefochtene
Entscheid vom 19. Dezember 2013 ist insoweit aufzuheben, als er der an-
gefochtenen Marke "JOOK VIDEO (fig.)" für mécanismes pour appareils à
prépaiement der Klasse 9 den Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.
Der Widerspruch ist in diesem Umfang abzuweisen. Im Übrigen ist die Be-
schwerde abzuweisen.
9.
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungs-
werten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zei-
chen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr.
100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hin-
weisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we
make ideas work mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vor-
liegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhalts-
punkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Auf-
grund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrens-
kosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.
Beim vorliegenden Ausgang des Beschwerdeverfahrens obsiegt die Be-
schwerdeführerin ungefähr zu einem Zehntel. Die Kosten dieses Verfah-
rens sind daher der Beschwerdeführerin zu neun Zehntel und der Be-
schwerdegegnerin zu einem Zehntel aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG
und Art. 64 VwVG). Der einbezahlte Kostenvorschuss in Höhe von
Fr. 4'000.– ist somit im Betrag von Fr. 3'600.– zur Bezahlung der Verfah-
renskosten zu verwenden. Der Restbetrag von Fr. 400.– ist der Beschwer-
deführerin zurückzuerstatten. In diesem Umfang sind die Verfahrenskosten
der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.
B-234/2014
Seite 22
9.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin im Umfang des
Obsiegens eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachse-
nen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7
Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kos-
tennote festzulegen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Rechtsvertreter der Be-
schwerdegegnerin haben dem Bundesverwaltungsgericht zusammen mit
der Duplik eine pauschale Kostennote in der Höhe von Fr. 3'000.– einge-
reicht. Sie erscheint in Würdigung der Aktenlage als angemessen. Entspre-
chend dem Ausmass des Obsiegens zu rund neun Zehntel erscheint daher
eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 2'700.– (inkl. Auslagen) als ge-
rechtfertigt (Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 VGKE).
9.3 Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzli-
che Verfahren eine volle Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu. Die Be-
schwerdegegnerin dringt mit ihrem Widerspruch in einer Gesamtbetrach-
tung des vorinstanzlichen Widerspruchsverfahrens wie im Beschwerdever-
fahren insgesamt zu rund neun Zehntel durch, die Beschwerdeführerin mit
ihren Anträgen zu einem Zehntel. In Abänderung der Entschädigungsverle-
gung durch die Vorinstanz wird eine Parteientschädigung für die Beschwer-
degegnerin von neun Zehntel festgelegt, die sich nach der Verrechnung mit
der Parteientschädigung von einem Zehntel für die Beschwerdeführerin auf
die verbleibende Differenz von Fr. 1'440.– beläuft. Diese ist von der Be-
schwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu leisten.
9.4 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige
Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung
gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1
MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Ingolstadt, Deutsch-
land. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor.
Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MwSt-pflichtig, weshalb die
Parteientschädigung sowohl im Beschwerdeverfahren als auch im vor-
instanzlichen Verfahren exklusive MwSt aufzufassen ist.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
B-234/2014
Seite 23
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
2.
Ziffer 2 der Verfügung vom 19. Dezember 2013 (Widerspruchsverfahren
Nr. 13228) ist im Sinne der Erwägungen dahingehend abzuändern, als
dass der Widerspruch auch hinsichtlich der mécanismes pour appareils à
prépaiement abgewiesen wird.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden zu Fr. 3'600.– der Beschwer-
deführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in Höhe von Fr.
4'000.– wird im Betrag von Fr. 3'600.– zur Bezahlung der Verfahrenskosten
verwendet. Der Restbetrag von Fr. 400.– wird der Beschwerdeführerin zu-
rückerstattet. Im Umfang von Fr. 400.– werden die Verfahrenskosten der
Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen
ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-
digung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 2'700.– (exkl.
MwSt) zu entrichten.
5.
Die Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 19. Dezember 2013
(Widerspruchsverfahren Nr. 13228) wird aufgehoben. Für das vorinstanzli-
che Verfahren hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine
Parteientschädigung von Fr. 1'440.– (exkl. MwSt) zu entrichten.
B-234/2014
Seite 24
6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeila-
gen zurück, Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein,
Beilagen zur Beschwerdeantwort zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13228 [Widerspruchsverfahren]; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Andrea Giorgia Röllin
Versand: 16. Juli 2015