Ur t e i l vom 2 9 . M ä r z 2 0 1 7
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
Parteien
ALLIANZ SE,
Königinstrasse 28, DE-80802 München,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Peter Schramm und lic. iur. Fortunat Wolf,
Meyerlustenberger Lachenal AG,
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Lanowa AG,
Oberebersol 63, 6276 Hohenrain,
vertreten durch Nicolas Schwarz, Rechtsanwalt,
Anwaltskanzlei Schwarz,
Kreuzplatz 1, Postfach 2016, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13847
IR 1'106'871 ALLIANZ/CH 660'028 ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung (fig.).
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung
B-2354/2016
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Sachverhalt:
A.
Am 16. April 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wort-/Bild-
marke CH 660'028 ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.)
bei der Vorinstanz. Die Anmeldung wurde am 16. Juni 2014 im offiziellen
Publikationsorgan Swissreg publiziert. Die Marke sieht wie folgt aus:
Sie ist unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; in-
dustrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; technische Planung
und Beratung im Baubereich, insbesondere bezüglich Energie- und Ge-
bäudetechnik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –soft-
ware.
B.
Am 16. September 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte ihren
vollständigen Widerruf für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der
Klassen 37 und 42. Sie stützte sich dabei auf die internationale Registrie-
rung ALLIANZ (IR-Nr. 1'106'871), welche unter anderem für folgende
Dienstleistungen geschützt ist:
Klasse 37: Building construction; installation services; vehicle breakdown
patrols, namely mobile patrols for the repair of vehicles; vehicle repair and
maintenance; repair of boats, buildings, dwellings, premises for commer-
cial or private use (including storages); construction supervision; installa-
tion, maintenance and repair of computers; maintenance and repair of
anti-theft alarms and remote surveillance apparatus; repair of electric
household appliances; home help for the sick, elderly or disabled, namely
household assistance in the field of household cleaning, ironing and home
maintenance work.
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Klasse 42: Scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research services; design and de-
velopment of computer hardware and software; housing audits, namely
quality control; consultancy in the field of computers; software program-
ming; design and development of computers and software; weather infor-
mation services; computer software design; installation and updating of
computer software; technical projects studies; engineering opinions; su-
pervision (quality check) of repair and maintenance services in the domes-
tic home.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, die zu vergleichenden
Dienstleistungen seien identisch oder mindestens gleichartig. Die ange-
fochtene Marke übernehme die Widerspruchsmarke vollumfänglich und
füge ihr einen Bildbestandteil aus untergeordnetem, rein figurativem Bei-
werk ohne jegliche Kreativität oder Originalität bei, weshalb er für die Be-
urteilung im Gesamteindruck zu vernachlässigen und eine Verwechslungs-
gefahr beider Zeichen festzustellen sei.
C.
Mit Stellungnahme vom 17. November 2014 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Die Marke "Allianz" sei eine
schwache Marke, deren Gehalt an der Grenze zum Gemeingut liege, führte
sie aus. Das Wort "Allianz" sei in jedem deutschen Wörterbuch zu finden.
Die angefochtene Marke unterscheide sich daher deutlich von der Wider-
spruchsmarke.
D.
Mit Replik vom 15. Mai 2015 und Duplik vom 23. November 2015 hielten
die Parteien an ihren Anträgen und Vorbringen fest.
E.
Mit Entscheid vom 2. März 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab.
Sie bejahte die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit sämtlicher angefochtener
Dienstleistungen mit jenen der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen
stimmten im Wortelement "Allianz" überein und seien sich darum schrift-
bildlich wie auch phonetisch ähnlich. Allerdings unterscheide sich die an-
gefochtene Marke aufgrund ihrer Grafik und des unterschiedlichen Sinnge-
halts, auch unter Berücksichtigung der ausgeprägten Nähe der Vergleichs-
dienstleistungen, genügend von der Widerspruchsmarke, um sowohl eine
direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
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Seite 4
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. April 2016
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegeh-
ren:
1. Der Entscheid des IGE vom 2. März 2016 im Widerspruchsverfahren
Nr. 13847 sei aufzuheben, der Widerspruch sei vollumfänglich gutzuheis-
sen und das IGE anzuweisen, die Marke CH 660'028 – ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung (fig.) für sämtliche beanspruchten
Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 zu löschen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen Ver-
fahren zu Lasten der Widerspruchsgegnerin und Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung führte sie insbesondere aus, der Widerspruchsmarke
komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter
Schutzumfang zu, welcher über das ursprüngliche Versicherungsgeschäft
hinausgehe. Es könne davon ausgegangen werden, dass es sich bei der
Marke "Allianz" um eine berühmte Marke gemäss Art. 15 MSchG handle.
Selbst wenn im Widerspruchsverfahren der gesetzliche Schutz der be-
rühmten Marke nicht zur Anwendung gelange, strahle ihre Bekanntheit
auch auf weitere Geschäftsbereiche aus.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 22. Juni 2016 und Vernehmlassung vom
4. Juli 2016 beantragten die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde.
H.
Am 5. Oktober 2016 wurde am Bundesverwaltungsgericht eine mündliche
und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der die Parteien an ihren Vor-
bringen festhielten.
I.
Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit
erforderlich und rechtserheblich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.
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Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges
Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwer-
deführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerde-
führerin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin erachtet die Dienstleistungen der beiden Zei-
chen als zumindest gleichartig. Die angefochtene Marke übernehme die
Widerspruchsmarke vollständig. Sie füge dieser auf der linken Seite ein
Bildelement hinzu, welches aufgrund seiner Banalität zu vernachlässigen
sei. Ferner würden neben dem Wort "ALLIANZ" die drei aneinandergereih-
ten Buchstaben T, G und A aufgeführt. Ab und unter dem "I" des Bestand-
teils "ALLIANZ" erscheine die rein beschreibende Bezeichnung "Techni-
sche Gebäudeausrüstung", die mit dem rechten Balken des Buchstabens
A von TGA ausgerichtet und in einer verschwindend kleinen, banalen
Schrift gehalten sei. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde
ungeachtet des simplen Bildelements und des rein beschreibenden, sehr
klein aufgeführten Wortzusatzes durch den Bestandteil "ALLIANZ" und die
Buchstabenfolge TGA charakterisiert, so dass eine Verwechslungsgefahr
bestehe.
2.2 Die Vorinstanz ging demgegenüber von der Gleichartigkeit bzw. Gleich-
heit sämtlicher angefochtenen Dienstleistungen aus, verneinte jedoch so-
wohl die Zeichenähnlichkeit als auch das Bestehen einer Verwechslungs-
gefahr.
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Seite 6
2.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die zu vergleichenden Dienst-
leistungen seien nicht gleichartig. Die genannten Dienstleistungen der Be-
schwerdeführerin würden von der Klasse 36 erfasst und nicht von den
Klassen 37 und 42. Baugarantien, Projektversicherungen und die
CombiRisk Business-Versicherung der Beschwerdeführerin fielen in die
Klasse 36. Andere Dienstleistungen wiederum würden in der Schweiz gar
nicht angeboten. Es liege sodann keine Zeichenähnlichkeit vor. Damit sei
eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen ausgeschlossen.
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99
E. 2.c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Ver-
kehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu be-
rücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay
[fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Mar-
kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
3.2
3.2.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit auf-
grund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist
(Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD
[fig.]"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Hand-
kommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3
N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren
und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungs-
kette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktüb-
liche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit glei-
chen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer
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B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300).
Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je un-
tereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien
von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2
"Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bone-
welding"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1,
2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).
3.2.2 In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben
Lehre und Rechtsprechung die folgenden Grundsätze entwickelt: Gleich-
artigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsver-
antwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinn-
vollen "Leistungspakets" geschaffen wird (vgl. hierzu und zum Folgenden:
Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 "Absolut und
Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute P [fig.]" mit zahlreichen
Hinweisen). Massgeblich ist der Registereintrag, nicht der tatsächliche Ge-
brauch. Das Kriterium einer physischen Herkunft aus demselben Unter-
nehmen tritt aufgrund der den Dienstleistungen naturgemäss fehlenden
Körperlichkeit in den Hintergrund. Die Frage nach der einheitlichen Verant-
wortung durch den Markeninhaber hat dagegen zentrale Bedeutung. Ord-
nen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kon-
trolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleich-
artigkeit auszugehen. Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörig-
keit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist,
als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist. Dienstleistungen teilen we-
sensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen als gleichartig
wahrgenommen zu werden. Hierzu gehören etwa das Element eines kun-
denorientierten, häufig persönlichen Umgangs mit dem Dienstleistungs-
nehmer. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung zwischen zwei Waren
oder Dienstleistungen darf darum als markenrechtliche Gleichartigkeit in-
terpretiert werden. Ob die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistun-
gen der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen, hängt na-
mentlich von der Art und dem Zweck der Dienstleistungen ab. Nicht zuletzt
ist der Ort entscheidend, wo die Dienstleistungen erbracht werden. Dage-
gen ist nicht ausschlaggebend, ob die von der Widerspruchsmarke bean-
spruchten Dienstleistungen auf einen Tätigkeitsschwerpunkt hindeuten.
Zwar ist der Schutzbereich einer Marke (unter Vorbehalt der gesetzlichen
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Seite 8
Ausnahmen) auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die sie
eingetragen ist ("Spezialitätsprinzip", Art. 13 Abs. 1 MSchG).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller") sowie, weil zwei Zeichen
meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erin-
nerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476
E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., Rz. 867). Dabei kommt dem
Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im
Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezem-
ber 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9
"Stenflex/Star Flex [fig.]").
3.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzel-
nen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält
eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den
Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-5179/
2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve").
Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc
"Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang
oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic!
2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Ausspracheka-
denz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch
die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge
(BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").
3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
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vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3
N. 22 f.). Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom
Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Ge-
brauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren
Ruf ausnützt oder ihn beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsver-
fahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen
oder gewährt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MschG
als Prüfungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Urtei-
le des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 "Red Bull" und
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista"). Hingegen
ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erhobene
Bekanntheit zu beachten (Urteile des BVGer B-7452/2006 vom 17. April
2007 E. 2 "Martini/martini [fig.]" und B-7447/2006 "Martini baby/martini
[fig.]" vom 17. April 2007). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke,
da starke Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (BGE 122 III
382 E. 2a "Kamillon/Kamillosan").
3.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer
Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechs-
lungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich
beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt,
der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des
BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]";
B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1.6 "Premium ingredients, s.l.
[fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]").
3.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
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(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"). Schwach sind insbeson-
dere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut
anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump
[fig.]/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/
H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hin-
weise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck
oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von
den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand
verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen
(BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012
vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der
Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff
umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetra-
gen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo";
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).
4.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch
stehenden Dienstleistungen zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestim-
mung der Verkehrskreise ist das Dienstleistungsverzeichnis der älteren
Marke (vgl. JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 49). Die Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke in Klasse 37, insbesondere Bau und Reparatur von Gebäu-
den, Fahrzeugen, Schiffen, Computern, Alarmanlagen, Überwachungsge-
räten sowie Haushaltshilfe für kranke, invalide oder alte Menschen werden
nicht nur von Fachleuten, sondern auch vom breiten Publikum nachgefragt.
Auch wenn sich diese beanspruchten Leistungen zum Teil an das breite
Publikum richten, ist diesbezüglich von einer erhöhten Aufmerksamkeit
auszugehen. Diese aufwändigen Dienstleistungen setzen nämlich – ähn-
lich wie die Dienstleistungen einer Bank – ein Vertrauensverhältnis zwi-
schen Anbieter und Abnehmer voraus (vgl. Urteil des BVGer B-1009/2010
vom 14. März 2011 E. 3.3.2 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]").
Die Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich wissenschaftliche und tech-
nologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleis-
tungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software,
richten sich demgegenüber an Fachleute/Professionelle. Wer diese Dienst-
leistungen in Anspruch nimmt, wird sich, auch wegen deren Kostspieligkeit,
sorgfältig seinen Vertragspartner auswählen. Es ist also insgesamt von ei-
nem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, mit dem die Dienstleis-
tungen der beiden Marken nachgefragt werden.
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Seite 11
5.
Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 37
und 42 werden auch von der Widerspruchsmarke erfasst und sind iden-
tisch. Der Beschwerdegegnerin ist zu widersprechen, wenn sie von einer
fehlenden Gleichartigkeit ausgeht, da sich die Gleichartigkeit anhand der
Einträge im Markenregister und nicht anhand des tatsächlichen Gebrauchs
bestimmt.
6.
Während die Beschwerdeführerin auch für die Klassen 37 und 42 den
Schutzumfang einer zumindest durchschnittlichen Marke beansprucht,
sieht die Beschwerdegegnerin darin ein schwaches Zeichen mit geringer
Schutzfähigkeit. Es gilt daher vorweg den Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke zu prüfen, wofür im Unterschied zur Gleichartigkeit auch auf
die tatsächlich erworbene Verkehrsgeltung dieser Marke abzustellen ist.
6.1 Allianz heisst 1. Bündnis, Vereinigung, Interessengemeinschaft; 2. (Völ-
kerrecht) Bündnis, Zusammenschluss von Staaten für defensive oder of-
fensive politische Zwecke oder zur Erhaltung einer bestimmten zwischen-
staatlichen Ordnung (Brockhaus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 2011,
S. 131). Allianz ist grundsätzlich beschreibend, da jede Verbindung von
Unternehmen gleich welcher Art, so bezeichnet werden kann. Die Allianz-
gruppe ist hauptsächlich im Versicherungsgeschäft tätig mit mehr als
78 Millionen Kunden in über 70 Ländern (Beschwerdebeilagen 3, 4). Die
Allianz Suisse ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in der
Schweiz (Beschwerdebeilage 4). Gemäss Beschwerdebeilage 6 bietet die
Beschwerdeführerin den Abschluss von Baugarantien an, welche privaten
Bauherren eine Sicherheit für Mängel und Verzögerungen im Rahmen der
Bauausführung bieten (Beschwerdebeilage 6). Unternehmens- und Privat-
kunden können bei der Beschwerdeführerin sodann Projektversicherungen
abschliessen, womit Sach- und Haftpflichtrisiken bei Bau- und Montagear-
beiten abgesichert werden (Beschwerdebeilage 7). Ausserdem bietet die
Beschwerdeführerin zahlreiche Varianten von Gebäudeversicherungen an,
wie etwa die kombinierte Geschäfts- und Gebäudeversicherung Combi-
Risk Business (Beschwerdebeilage 8). Zum Angebot der Beschwerdefüh-
rerin gehören auch verschiedene "Assistance-Dienstleistungen", zu denen
u.a. die klassischen Bau- und Reparaturdienstleistungen zählen. Ähnlich
wie die Automobilclubs TCS oder ADAC werden Dienstleistungen im Be-
reich "Fahrzeug-Assistance" angeboten. Diese beinhalten Pannenhilfs-,
Abschlepp- und Bergungsdienste sowie Reparaturleistungen (Beschwer-
debeilage 9). Die Beschwerdeführerin ist darüber hinaus auch im Bereich
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"Haus-Assistance" tätig, wozu Serviceleistungen im Zusammenhang mit
privaten Immobilien und Betriebsgebäuden zählen. Speziell im Immobilien-
bereich bietet die Beschwerdeführerin auch die laufende Instandhaltung
über den Allianz Handwerker-Service an (AHS). Im Rahmen dieses Ser-
vices, bei welchem auch bei der Beschwerdeführerin angestellte Handwer-
ker tätig sind, werden sowohl Instandhaltungs- als auch Reparaturmass-
nahmen übernommen (Beschwerdebeilage 10). Die Beschwerdeführerin
behauptet sodann, führend im sogenannten globalen Risk Management
und Risk Consulting zu sein, worunter Dienstleistungen zur systemati-
schen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von
Risiken gehören.
6.2 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad der
Widerspruchsmarke kann nach dem Gesagten allenfalls im Zusammen-
hang mit den von der Klasse 36 erfassten Dienstleistungen bejaht werden,
wird für diejenigen der Klassen 37 und 42 jedoch nicht belegt. Im Wider-
spruchsverfahren kann zudem der Schutz der berühmten Marke nicht an-
gerufen werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als
Prüfungsgegenstand nicht vorsieht (vgl. E. 3.5 hiervor). Auch hat eine er-
höhte Kennzeichnungskraft in einer Klasse keine Überdehnung der Klas-
sengrenzen zur Folge. Da "Allianz" für die Waren 37 und 42 direkt beschrei-
bend ist, ist von einer schwachen Kennzeichnungskraft des Zeichens aus-
zugehen.
6.3 Bei den zu vergleichenden Marken besteht Übereinstimmung lediglich
im gemeinfreien Element "Allianz". Wenn Marken jedoch nur in an sich
nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine marken-
rechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (Urteil des BVGer B-4026/
2015 vom 19. Juli 2016 E. 5.5 "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEI-
MAT.CH" / "die Heimat – eine Publikation der LZ Medien [fig.]"). Deshalb
schadet es der angefochtenen Marke im Hinblick auf die Verwechslungs-
gefahr auch nicht, wenn sowohl der Bildbestandteil, die Typographie der A,
sowie der Schriftzug unter dem Wort Allianz ("technische Gebäudeausrüs-
tung") eher belanglos und beschreibend sind.
7.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
abzuweisen.
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8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 6'000.– festzulegen.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Die Diffe-
renz von Fr. 1'500.– ist innert 30 Tagen zu bezahlen.
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kosten-
note eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands einschliesslich Ver-
tretung an der mündlichen Verhandlung erscheint eine Parteientschädi-
gung zugunsten der Beschwerdegegnerin von Fr. 5'000.– (inkl. MWST) an-
gemessen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 173.110]).
Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
B-2354/2016
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom
2. März 2016 bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird diesem Betrag angerechnet.
Die Differenz von Fr. 1'500.– ist innert 30 Tagen zu bezahlen.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-
entschädigung von Fr. 5'000.– (inkl. MWST) zulasten der Beschwerdefüh-
rerin zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein,
Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeant-
wortbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13847; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu-
rück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Karin Behnke
Versand: 31. März 2017