B-2419/2008 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung vom 13. März 2008 betreffend die Schutzv...

Abtei lung II
B-2419/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 2 . A p r i l 2 0 1 0
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Hans Urech, Richter Bernard Maitre,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
TMS Trademark-
Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH,
Oberhausener Strasse 6, DE-40472 Düsseldorf,
vertreten durch
Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 13. März 2008 betreffend die
Schutzverweigerung gegenüber der Marke IR 855'013
MADONNA (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2419/2008
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf eine deutsche Basiseintragung vom 22. April 2004 wurde
die Wortbildmarke IR 855'013 MADONNA (fig.) am 15. Dezember 2004
unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen
Register eingetragen und am 25. August 2005 von der Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke hat folgendes
Erscheinungsbild mit dem Farbanspruch dunkelrot und silbergrau:
Sie ist für folgende Waren registriert:
Klasse 3:
Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
Klasse 9:
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de trans-
formation, de stockage, de régulation ou de commande de l'électricité;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; machines à calculer, équipements de traitement de
données et ordinateurs; lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes.
Klasse 14:
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Klasse 18:
Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols
et cannes; sacs de plage.
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Klasse 20:
Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes)
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.
Klasse 21:
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de con-
struction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
Klasse 24:
Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couver -
tures de lit et de table.
Klasse 25:
Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures, couvre-
chefs, tricots (vêtements); ceintures (vêtements).
Klasse 26:
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la
chevelure.
Klasse 28:
Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
B.
Mit Notifikation vom 24. August 2006 eröffnete die Vorinstanz der TMS
Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft MbH (nachfolgend:
Hinterlegerin) einen Refus provisoire total (sur motifs absolus). Sie
machte geltend, dass das Zeichen MADONNA (fig.) als italienisches
Wort die Jungfrau Maria und Mutter Jesu bezeichne und daher
geeignet sei, die religiösen Gefühle der Konsumenten zu verletzen,
welche einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehören. Aufgrund
dieses Umstandes sei das Zeichen als gegen die guten Sitten und das
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moralische, religiöse und kulturelle Empfinden nicht unmassgeblicher
Bevölkerungskreise verstossend einzustufen und die Schutzgewäh-
rung daher zu verweigern.
C.
Mit Schreiben vom 24. Januar 2007 trat die Beschwerdeführerin dem
Refus provisoire total entgegen und machte geltend, das Wort "Ma-
donna" habe vielfältige andere Bedeutungen neben der Funktion als
Synonym für die Mutter Gottes wie zum Beispiel die Funktion eines
Vornamens, den unter anderem auch die weithin bekannte amerika-
nische Sängerin Madonna trage, aber auch die Bezeichnung von
Maria mit dem Jesuskind in der darstellenden und bildenden Kunst. In
der Schweiz werde heutzutage durch die kennzeichenmässige Ver-
wendung des Wortes "Madonna" niemand mehr in seinem religiösen
Empfinden verletzt. In der Schweiz gebe es Firmeneintragungen und
in Deutschland zahlreiche Markeneintragungen mit dem Bestandteil
MADONNA. Dieser Umstand müsse als Indiz zu Gunsten der Schutz-
gewährung Berücksichtigung finden.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 11. Oktober 2007 an ihren
Beanstandungen fest. Sie ergänzte ihre Ausführungen dahingehend,
dass für die Beurteilung des Zeichens, insbesondere beim Schutzhin-
dernis der guten Sitten, lediglich die schweizerische Auffassung
massgeblich und eine bestehende Gewöhnung des Publikums an die
Verknüpfung bestimmter Waren oder Dienstleistungen mit religiösen
Zeichen (wie die Verwendung von Heiligennamen für alkoholische
Getränke) in Rechnung zu stellen sei. Die schweizerische Bevölkerung
sei nicht an die Verwendung religiöser Motive für die beanspruchten
Waren gewöhnt mit der Folge, dass hierdurch das religiöse Empfinden
mindestens eines Teils der christlichen Bevölkerung der Schweiz ver-
letzt werden könne. Auch würden die Konsumenten die Bedeutung des
Wortes als Vornamen nicht erkennen, da das Wort in Alleinstellung
ohne Nachnamen nicht als Vorname wahrgenommen werde. Für eine
Markeneintragung gälten andere Voraussetzungen als für die Handels-
registereintragung einer Firma, weswegen die Verwendung des Wortes
"Madonna" als Bestandteil von Firmen für das vorliegende Verfahren
bedeutungslos sei. Ausländische Voreintragungen seien unbeachtlich,
wenn es um das Schutzhindernis der guten Sitten gehe.
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E.
Mit Schreiben vom 5. Dezember 2007 wendete sich die Beschwerde-
führerin insbesondere gegen die Feststellung der Vorinstanz, die Ver-
wendung des Zeichens würde in Bezug auf die beanspruchten Waren
als anstössig empfunden. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf
diverse Eintragungen im Schweizerischen Markenregister, welche die
Worte "Madonna", "Christ", "Maria" oder "Mönch" enthalten und für
vergleichbare Waren eingetragen seien. Auch die rechtswissenschaft-
liche Literatur rate wegen der gelockerten Sitten zur zurückhaltenden
Anwendung der Sittenwidrigkeit als absolutes Schutzhindernis. Der
schweizerische Konsument sei durch eine in sämtlichen Hennes &
Mauritz-Filialen der Schweiz vertriebene Modekollektion der Sängerin
Madonna und den Vertrieb der Waren der Markenanmelderin an die
Verknüpfung von Mode mit diesem Wort gewöhnt. Zu berücksichtigen
sei ausserdem, dass es sich bei der Madonna nicht um eine zentrale
Figur der Religion handle. Wenn schon eine Marke CHRIST einge-
tragen werden könne, müsse das erst recht für MADONNA gelten.
F.
Mit Verfügung vom 13. März 2008 bestätigte die Vorinstanz ihren
Refus provisoire total vom 24. August 2006. Zur Begründung führte sie
nebst vollumfänglichem Verweis auf ihre vergangenen Schreiben er-
gänzend aus, dass die Madonnenverehrung in der Schweiz Tradition
habe und in der christlichen Religion nicht nur der Name des Reli -
gionsgründers besonderen Schutz verdiene, weswegen durch die
Verwendung dieses Wortes als Marke ein Teil der christlichen Be-
völkerung der Schweiz in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden
könne. Eine Gewöhnung der Konsumenten an die Verwendung des
Wortes MADONNA im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
im Sinne der Ausführungen der Beschwerdeführerin sei zu verneinen.
Die schweizerischen Voreintragungen und internationalen Registrie-
rungen mit dem Bestandteil "Madonna" erachtet die Vorinstanz als zu
alt und aus anderen Gründen nicht mit dem streitgegenständlichen
Zeichen vergleichbar.
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 15. April 2008
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:
1. Die Verfügung des IGE vom 13. März 2008 betreffend Schutzver-
weigerung des Schutzausdehnungsgesuchs der IR-Marke Nr. 855013 für
die Schweiz sei aufzuheben, und das IGE sei anzuweisen, die vor-
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liegende Marke ins Markenregister für sämtliche beanspruchten Waren
zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen und gegenüber der inter-
nationalen Behörde WIPO die Aufhebung des Schutzverweigerungs-
bescheides mitzuteilen.
2. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen.
Zur Begründung wiederholt sie die im Rahmen der vorgerichtlichen
Korrespondenz erörterten Argumente. Die Beschwerdeführerin geht
davon aus, dass sittenwidrig nur Zeichen sind, welche einen rassis-
tischen, religionsfeindlichen oder sexuell anstössigen Inhalt haben. Zur
Beurteilung der Sittenwidrigkeit sei nicht nur auf die schweizerische
Bevölkerung, sondern auch auf die betroffene Religionsgruppe an
sich, vorliegend die Katholiken, abzustellen. Sie verweist auf eine
Gemeinschaftsmarke MADONNA, welche für vergleichbare Waren vom
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) ohne Beanstan-
dungen und mit Wirkung für Länder mit einem wesentlichen höheren
Anteil römisch-katholischer Gläubiger als die Schweiz, wie etwa Polen,
Italien, Spanien und Portugal, eingetragen wurde. Wenn Heiligenna-
men für alkoholische Getränke das religiöse Empfinden nicht verletz-
ten, dann müsse dies erst recht für die Kennzeichnung harmloserer
Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs mit dem Zeichen MADONNA
gelten.
H.
Mit Schreiben vom 2. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die
Begründung der Verfügung vom 3. Oktober 2007 die Abweisung der
Beschwerde.
I.
Mit Noveneingabe vom 28. August 2008 reichte die Beschwerde-
führerin einen Auszug aus dem Schweizerischen Markenregister ein,
wonach die Vorinstanz folgendes Zeichen (CH-Nr. 573405)
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für die Waren der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 eingetragen habe.
J.
Mit Schreiben vom 26. September 2008 begründete die Vorinstanz die
Eintragung des vorgenannten Zeichens damit, dass sich anders als
beim streitgegenständlichen Zeichen durch die farbliche Gestaltung
eine Aufspaltung des Wortes in "MA" einerseits und "DONNA" ande-
rerseits aufdränge. Daher fehle es an der für eine Gleichbehandlung
erforderlichen Vergleichbarkeit beider Zeichen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin auf Schutz-
ausdehnung der IR-Marke 855'013 auf die Schweiz ist die Beschwer-
deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
beschwert und deshalb zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz galt bislang das Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert
in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), sowie die
Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revi-
diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Im Verhältnis
Deutschlands und der Schweiz zueinander ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind
dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des MMA
(JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel"
und weitere Änderungen, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informa-
tions- und Wettbewerbsrecht [sic!] 7+8/2008 571 ff.) anzuwenden.
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Ohne Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich
nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in
Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, Rz. 326
f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften grundsätzlich mit
dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O.,
Rz. 327a mit Hinweisen). Die Vorschriften des MMP sind als Verfah-
rensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER,
Einleitung, in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Marken-
verfahrensrecht Bd. 1, München 2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf
die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die Ausnahme von dieser
Regel, wonach im Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht abgelaufene
Fristen nach altem Recht zu bestimmen sind (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
a.a.O., Rz. 327a), entfaltet vorliegend keine Bedeutung, da die
Vorinstanz ihre Erklärung, dass sie der Marke den Schutz in der
Schweiz verweigere (vgl. dazu der Entscheid Eidgenössischen
Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1/2006 S. 31
E. 2 Käfer [fig.]) fristgerecht, nämlich innerhalb der noch gemäss Art. 5
Abs. 2 MMA geltenden Jahresfrist und nicht nur innert der 18-
monatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP abgegeben hat.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstosse
(Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 3 PVÜ).
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. d des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).
Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden
(RKGE vom 5. Oktober 2000 in sic! 1/2001 31 [hiernach: RKGE
Siddhartha] E. 2).
2.3 Art. 2 Bst. d MSchG schliesst den Markenschutz für Zeichen aus,
welche gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen. Dabei wird gelegentlich auf die Rechtsprechung und
Lehre zu Art. 19 Abs. 2 des Obligationenrechts vom 30. März 1911
(OR, SR 220) verwiesen (MICHAEL NOTH in: Ders./Georg Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, [hier-
nach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 2 lit. d N. 5). DAVID geht noch davon
aus, dass es für die Kategorien in Art. 2 Bst. d MSchG den Oberbegriff
der sittenwidrigen Zeichen gebe (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modell-
gesetz, Basel 1999, [hiernach: David, MSchG-Kommentar] Art. 2
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N. 70). Diese Systematik entspricht indessen nicht mehr dem gel-
tenden Markenrecht. Vielmehr sind Rechtswidrigkeit, Ordnungswidrig-
keit und Sittenwidrigkeit drei nebeneinander stehende Kategorien
(Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geisti-
ges Eigentum [IGE] vom 1. Juli 2008, Teil 4 Ziff. 6 und 7; ebenso MATHIS
BERGER, Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, in: sic! Sonder-
nummer 2006, S. 41 ff.). Ordnungswidrig sind im Sinne eines Auffang-
tatbestands oder "Notventils" (EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach:
Marbach], N. 647) Zeichen, welche gegen die öffentliche Ordnung
verstossen (etwa eine Marke "Moritz Leuenberger"; MARBACH, a.a.O.,
N. 674 Fn. 878). Dabei geht es um den Schutz von Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens, aber auch der diplomatischen Beziehungen
(ANTIGERMAN für englische Desinfektionsmittel bei DAVID, MSchG-
Kommentar, N. 71 zu Art. 2 oder Maomint für Confiseriewaren, Beispiel
bei ERIKA SCHMIDT, Die neuere Markenpraxis des schweizerischen
Bundesamtes für geistiges Eigentum, in: Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht International [GRUR Int] 1980, S. 396, 402) oder um
Zeichen, die das friedliche Zusammenleben stören. Jedenfalls sitten-
widrig ist neben sexuell anstössigen Bezeichnungen die marken-
mässige Kommerzialisierung religiöser Symbole (NOTH, in: MSchG,
Art. 2 lit. d N. 24; die Eintragungsfähigkeit nur für Zeichen eindeutig
religionsfeindlichen Inhalts ausschliessend demgegenüber CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Marken-
recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 262). Verletzt das Zeichen über
die Tatsache der Kommerzialisierung hinaus das religiöse Empfinden
(Mohammed für alkoholische Getränke) oder wird es gar als reli -
gionsfeindlich bzw. diskriminierend wahrgenommen, wird in der Lehre
teilweise Sittenwidrigkeit angenommen (NOTH, in: MSchG, Art. 2 lit. d
N. 24; vgl. zum deutschen Recht PAUL STRÖBELE, in: Ders./Hacker/
Kirschneck/Knoll [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 9. Aufl., Köln
2009 [hiernach: Kommentar Markengesetz D], § 8, N. 502), wogegen
andere Lehrmeinungen diesfalls von einem Verstoss gegen die öffent-
liche Ordnung ausgehen (DAVID, MSchG-Kommentar, Art. 2 N. 71,
ebenso für das deutsche Recht KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl.,
München 2009, § 8 N. 586; vgl. zur Beschränkung des Sittenwidrig-
keitsbegriffs auf die "konsensfähige Konventionalethik" etwa ERNST
KRAMER, Berner Kommentar, Bd. VI, 1. Abt., Unterteilband 1a, Bern
1991, N. 174 zu Art. 19-20 OR; CLAIRE HUGUENIN, in: Basler Kommentar,
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OR I, 4. Aufl., Basel 2007, N. 32 f. zu Art. 19/20 OR, und BERGER,
a.a.O., S. 43 f.). So wurde der Marke STE MARIE für Leintücher die
Eintragung verweigert (SCHMIDT, a.a.O., GRUR Int 1980, S. 402). Sitten-
widrig ist nach dem Gesagten nicht erst die allenfalls problematische
Aussage (diese könnte bei Gefährdung des religiösen Friedens je
nach Konzeption auch ordnungswidrig sein), sondern schon die Wahl
des Zeichens zum Zwecke einer kommerziellen Verwendung als
solche (MARBACH, a.a.O., Rz. 663 mit Fn. 869; NOTH, in: MSchG, Art. 2
lit. d N. 24).
2.4 Mit der Sittenwidrigkeit als Tatbestandselement des Art. 2 Bst. d
MSchG wird vom Richter bei der Normanwendung eine Abschätzung
der Stimmungslage im massgebenden Teil der Bevölkerung zu einem
Zeichen verlangt (vgl. PETER SALADIN, Das Recht auf Werbung und seine
öffentlich-rechtlichen Schranken, Diss., Bern 1969, S. 236). Zugleich
hat er den freiheitlich-demokratischen Grundentscheidungen der Ver-
fassung Rechnung zu tragen (vgl. zur öffentlichen Sittlichkeit BGE 106
Ia 267 ff. E. 3, insbes. S. 274, und zum Ganzen PIERRE TSCHANNEN,
"Öffentliche Sittlichkeit": Sozialnormen als polizeiliches Schutzgut? in:
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, S. 563). Als Teil
der verfassungsmässigen Ordnung sind bei der Auslegung solch
generalklauselartiger Normen die berührten Grundrechte zu gewähr-
leisten. Vorliegend stehen dem religiösen Empfinden eines Teils der
Gesellschaft die durch die Wirtschaftsfreiheit geschützten Interessen
der Markenanmelder gegenüber (vgl. zum Schutzbereich der Wirt-
schaftsfreiheit und zur Abgrenzung derselben gegenüber der Mei-
nungsäusserungsfreiheit BGE 128 I 295 E. 5 S. 308 ff.). Verfassungs-
rechtlich ist die Abwägung der widerstreitenden Interessen im Sinne
der praktischen Konkordanz geboten (vgl. zu dieser Konzeption grund-
legend KONRAD HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundes-
republik Deutschland, 20. Aufl., Heidelberg 1999, N. 72 und N. 317 f.,
und für die Schweiz etwa ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008,
Rz. 319). Dies bedeutet, dass die anzuwendende Norm in einer Weise
zu interpretieren ist, mit welcher die verfassungsrechtlich geschützten
Rechtsgüter auf eine Art und Weise in Einklang gebracht werden, dass
jedes von ihnen bestmöglich verwirklicht wird.
2.5 Im Rahmen der Beurteilung der Sittenwidrigkeit eines Zeichens
darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die sittlichen Wertvorstel-
lungen nicht für alle Zeit festlegen lassen (NOTH, in: MSchG, Art. 2 lit. d
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N. 25 mit Hinweisen; vgl. in Bezug auf Art. 19 Abs. 2 OR etwa HUGUE-
NIN, a.a.O., Rz. 34 zu Art. 19/20 OR). DAVID führt etwa in Bezug auf das
Zeichen Stimul'Eve für Verhütungsmittel aus, dass die Toleranz-
schwelle heute etwas höher liegen dürfte (MSchG-Kommentar, N. 74
zu Art. 2 MSchG, vgl. MARBACH, a.a.O., N. 670 zu Art. 2 mit Fn. 875).
Auch NOTH stellt tendenziell eine allgemeine Liberalisierung fest (in:
MSchG, Art. 2. lit. d N. 25). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass
eine solche eher im sexuellen Bereich als in Bezug auf die religiösen
Zeichen und Symbole festzustellen ist (RKGE Siddhartha E. 3 mit Hin-
weisen). In der deutschen Doktrin wird demgegenüber von einer
gewissen Tendenz zur Lockerung religiöser Bindungen und zugleich
einer wachsenden Unkenntnis in diesem Bereich ausgegangen (STRÖ-
BELE, Kommentar Markengesetz D, § 8, N. 502). Insgesamt ergibt sich,
dass ältere Rechtsprechung und Praxis nicht unbesehen herange-
zogen werden können.
3.
3.1 Schweizerische Gerichte hatten bislang kaum über sittenwidrige,
das religiöse Empfinden verletzende Zeichen zu entscheiden. Im Zu-
sammenhang mit dem Zeichen SIDDHARTHA urteilte die Rekurskom-
mission unter Berufung auf die Zurückweisungspraxis der Vorinstanz
(RKGE Siddhartha, E. 4 mit Hinweis auf LADY BUDDHA für Uhren und
MOHAMMED für alkoholische Getränke, Beispiele bei DAVID, MSchG-
Kommentar, Art. 2 N. 72; ISLAM, MEKKA, MEDINA und DEUS für
Waren aller Art, Aus der Praxis des Amtes für Geistiges Eigentum, in:
Schweizerische Mitteilungen für Immaterialgüterrecht [SMI] 1951
S. 157; Bundesamt für Geistiges Eigentum [BAGE], in: SMI 1974,
S. 199 BUDDHA für Tee; SCHMIDT, a.a.O. ebenda JESUS CHRIST
SUPERSTAR ebenfalls für Schallplatten), dass es darauf ankomme,
ob die Angehörigen der betroffenen Religion in ihren religiösen Ge-
fühlen verletzt werden können, wobei auch den Zeichen religiöser
Minderheiten Respekt entgegen zu bringen sei (E. 7 ff.).
3.2 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen.
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 15). Es genügt, wenn ein Zeichen in einem einzigen Sprach-
gebiet als anstössig empfunden wird, um es als schutzunfähig zurück-
zuweisen (DAVID, MSchG-Kommentar, N. 76 zu Art. 2 MSchG; BERGER,
a.a.O., S. 44).
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3.3 In Bezug auf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit im Lichte von
Art. 2 Bst. d MSchG ist nicht auf das Verständnis der Abnehmer im
Sinne eines Verkehrskreises, sondern auf dasjenige der allgemeinen
Öffentlichkeit bzw. "weiter Volkskreise" abzustellen (EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, [hiernach: Marbach,
Verkehrskreise] S. 5; BERGER, a.a.O., S. 44 mit Fn. 32; DAVID, MSchG-
Kommentar, Rz. 73 zu Art. 2 MSchG). Die Bestimmung der relevanten
Sichtweisen hat hier eine etwas andere Funktion als im Rahmen von
Art. 2 Bst. a-c MSchG (vgl. dazu ausführlich NOTH, Art. 2 lit. d N. 7).
Dabei ist auch auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen (RKGE
Siddhartha, E. 7). Dazu ist in der Doktrin kritisch angemerkt worden,
dass das Empfinden übertrieben empfindlicher Randgruppen, bei-
spielsweise religiöser Fanatiker, nicht massgebend sein könne (WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 263). Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist demnach
bei der Beschränkung der Wirtschaftsfreiheit insoweit dem Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen und Art. 2 Bst. d MSchG
verfassungskonform auszulegen (vgl. dazu mutatis mutandis WOLFGANG
KAHL, Die Konkretisierung verwaltungsrechtlicher Sittlichkeitsklauseln,
in: Verwaltungsarchiv 4/2008, S. 451 ff., insbes. S. 459). In diesem
Sinne hält auch BERGER fest, dass es auf die Sensibilität des Durch-
schnittsangehörigen der entsprechenden Bevölkerungsgruppe (bzw.
Minderheit) ankommt (a.a.O., S. 44). MARBACH und BERGER wollen
ausserdem den Schutzausschluss in Bezug auf die Zeichen religiöser
Minderheiten nur insoweit zulassen, als jene breiten Verkehrskreisen
in der Schweiz geläufig sind (MARBACH, a.a.O., Rz. 666; BERGER, a.a.O.,
S. 44 f.; anders wohl die RKGE Siddhartha, a.a.O., E. 7; vgl. zu den
Sprachregionen E. 3.2 hiervor). Dasselbe Erfordernis müsste nach
dieser Konzeption wohl auch für Gottheiten und zentrale Persön-
lichkeiten einer Religion gelten, was im vorliegenden Fall angesichts
der unbestrittenen Bekanntheit des Begriffs "Madonna" indessen nicht
weiter zu erörtern ist.
3.4 Von einer Sittenwidrigkeit zum Schutze religiösen Empfindens
kann jedenfalls dann nicht die Rede sein, wenn das religiöse Gefühl
der betroffenen Religionsangehörigen wegen des lange währenden
Gebrauchs eines Zeichens und entsprechender Gewöhnung nicht
mehr angesprochen wird oder die Verwendung religiöser Zeichen für
bestimmte Waren historisch gewachsen ist (RKGE Siddhartha, E. 3)
wie dies bei Heiligennamen für alkoholische Getränke und Lebens-
mittel der Fall ist (SANKT PAUL für Fleischwaren als Bespiel bei ERWIN
MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der
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Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 70); weitere
Beispiele in der Vorauflage EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III, Kennzeichenrecht Basel 1996 [Marbach, Kennzeichen-
recht], S. 92, CH-Nr. 402 530 SANKT FLORIN, CH-Nr. 403 723 SAINT
YVES, CH-Nr. 401 722 SANTA TERESA; eintragungsfähig in Deutsch-
land: Entscheid des deutschen Bundespatentgerichts [BPatGE] 15,
230 Marie Celeste für Sherryweine und Rum, APOSTEL PAULUS für
Körper- und Schönheitspflegemittel, Deutsches Patentamt [DPA] in
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1954, 470).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, der Markenschutz
könne dem Zeichen MADONNA nur dann verweigert werden, wenn
sich der religionsfeindliche Inhalt des Zeichens geradezu aufdränge.
Dies sei aber nicht der Fall, da das Wort "Madonna" nichtreligiöse
Bedeutungen habe (Beschwerde S. 10 f.). Dieser Umstand allein be-
wirkt jedoch nicht, dass die die Sittenwidrigkeit der Eintragung nach
sich ziehende Bedeutung nicht im Vordergrund steht. Die Rekurskom-
mission hat in Bezug auf SIDDHARTHA entschieden, dass die Zweit-
bedeutung als Romantitel irrelevant sei, weil jedenfalls die Buddhis ten
in der Schweiz darunter den Religionsstifter verstünden (RKGE Sidd-
hartha E. 7). Auch in Bezug auf den Ausschlussgrund der Zugehörig-
keit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) ist anerkannt, dass die
Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemein-
gutcharakter nicht aufheben kann, wenn der beschreibende Sinn eines
Zeichens offen auf der Hand liegt (bezogen auf beschreibende Anga-
ben, Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2
we make ideas work; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 3.4 Chocolat Pavot I; RKGE vom 24. Mai 2000 in sic! 7/2000
592 E. 4 Clearcut). Nichts anderes kann für den Ausschlussgrund der
Sittenwidrigkeit gelten. Zu prüfen ist daher zunächst, ob die Verwen-
dung des Wortes "Madonna" zu kommerziellen Zwecken als sitten-
widrig zu beurteilen ist.
4.2 Die international registrierte Marke der Beschwerdeführerin,
MADONNA (fig.), ist ein aus den italienischen Wörtern "ma" (meine,
verkürzt von "mia) und "donna" (Herrin) zusammengesetztes Wort. In
der altitalienischen Literatursprache handelte es sich um die Anrede
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für eine gesellschaftlich hoch stehende Dame (auf französisch:
Madame) und bei den Dichtern des Dolce stil novo des 13. und 14. Jh.
um die geliebte Dame (SALVATORE BATTAGLIA, Grande Dizionario della
lingua italiana, Band 9, Turin 1975, S. 393 ff.). Der Begriff "Madonna"
ist bereits im 14. Jh. in den Schriften des Bernhardin von Siena als
Synonym (Antonomasie) für die Mutter Jesu gebraucht worden
(BATTAGLIA, a.a.O., S. 394).
4.3 Abhängig von der jeweiligen Sprache hat das Wort "Madonna"
heute unterschiedliche Bedeutungsinhalte bzw. rangieren diese je
nach Sprache an unterschiedlicher Rangstelle in Bezug auf das reli-
giöse Empfinden. Im Italienischen handelt es sich in erster Linie um
die Bezeichnung für Maria von Nazareth (nachgewiesen in den Laudes
des umbrischen Mystikers JACOPONE DA TODI (1230-1306), in: Mistici del
Duecento e del Trecento, A. Levasti [Hrsg.] Mailand 1935), welche
nach dem christlichen Glauben die Mutter Jesu ist (vgl. GIACOMO
DEVOTO/GIAN CARLO OLI, Dizionario della lingua italiana, elektronische
Version 2004/2005: "Epiteto di Maria di Nazareth, madre di Gesù
Cristo; il più diffuso anche nel campo del culto e dell'iconografia: invo-
care la M.; andare a messa alla (chiesa della) M. delle Grazie; una M.
di Raffaello; il mese della M., il mese di maggio dedicato al culto ma-
riano."). Französisch sprechende Konsumenten verstehen unter dem
französisierten Wort, "madone", die Darstellung der Jungfrau Maria in
der Kunst (Le Nouveau Petit Robert de la Langue Française, Paris
2009, S. 1500). Zur Bezeichnung bzw. Anrufung Marias ist im franzö-
sischen vielmehr "la sainte vierge" gebräuchlich (vgl. Langenscheidts
e-Handwörterbuch Deutsch-Französisch, Version 5.0). Ausweislich des
Duden Deutsches Universalwörterbuch (6. Aufl., Mannheim 2006,
S. 1102) und Multimedia Brockhaus (Version vom 15. Juli 2007) ist im
Deutschen ähnlich dem Italienischen unter "Madonna" neben der Pop-
Ikone zunächst die Maria, Mutter Jesu, und erst an zweiter Stelle die
Bezeichnung einer künstlerischen Darstellung Mariens.
4.4 Neben der religiösen Bedeutung des Wortes "Madonna" unmittel-
bar zur Anrufung Mariens wird dieses nicht nur zur Bezeichnung der
Darstellung Mariens in der Kunst, sondern, wenn auch sel ten, als
weiblicher Vorname oder als Nachname verwendet. Das Schweize-
rische Online-Telefonbuch, , verzeichnet rund
60 solcher Einträge. Weithin bekannt ist auch die amerikanische
Sängerin und Pop-Ikone, die ebenfalls Trägerin dieses Vornamens ist.
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B-2419/2008
4.5 Zunächst ist festzustellen, dass jedenfalls die schweizerischen
Konsumenten italienischer Muttersprache das Wort "Madonna" in
erster Linie als religiöse Bezeichnung, nämlich zur Anrufung der
Muttergottes, verwenden. Die Marienverehrung hat wie von beiden
Parteien übereinstimmend vorgetragen einen besonderen Stellenwert
für die Angehörigen der römisch-katholischen Kirche. Im italienischen
Sprachgebiet der Schweiz bzw. im Tessin sind gemäss der Volks-
zählung im Jahre 2000 rund 75 % Katholiken (CLAUDE BOVAY/RAPHAËL
BROQUETS, Eidgenössische Volkszählung 2000, Religionslandschaft in
der Schweiz, Bundesamt für Statistik [Hrsg.], Neuchâtel Dezember
2004, S. 18 f., Grafiken 1 und 2). Wie von der Vorinstanz belegt, befin-
den sich auch in den deutsch sprechenden Teilen der Schweiz Orte,
an denen Maria in Gestalt einer Madonna verehrt wird (so etwa
Schwarze Madonna von Einsiedeln – ,
Schwarze Madonna von Iddaberg im Toggenburg –
/ desktopdefault.aspx/tabid-432/, Schwarze Madonna von Pela-
giberg – . html, Madonna von Balm in
der Wallfahrtskirche Oberdorf/SO –
pfarr-_und_wallfahrtskirche.html). Der Umstand, dass der Begriff
ausserdem in der Kunstgeschichte sowie als Name und insbesondere
als Vorname einer weltberühmten Sängerin eine Rolle spielt, ist für die
Frage, ob der Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit eingreift, unerheb-
lich, da es ausreicht, wenn eine von mehreren Bedeutungen geeignet
ist, das religiöse Empfinden zu verletzen (sinngemäss zum beschrei-
benden Charakter vgl. E. 4.1 hiervor; RKGE Siddhartha E. 7 in Bezug
auf den gleichnamigen Roman von Hermann Hesse; Urteile des
BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 Chocolat Pavot I;
RKGE vom 24. Mai 2000, in sic! 7/2000 592 E. 2 Clearcut). Im vorlie-
genden Fall können demnach die anderen Sinngehalte vernachlässigt
werden. Die Bedeutung des Wortes als Name ist in der Schweiz ge-
ring, wie schon die wenigen Einträge im Schweizer Telefonbuch
zeigen. In Ermangelung eines den Vor- bzw. Nachnamen ergänzenden
Namens, welcher dessen Natur als Namen klar legen würde, kann
ohnehin nicht von einem Namen ausgegangen werden (vgl. in diesem
Sinne auch RKGE Siddhartha E. 11). Die Sängerin Madonna hat mit
Sicherheit einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert in der Unter-
haltungsbranche. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden,
dass die Sängerin die Verwendung des Begriffs zur Bezeichnung der
Muttergottes derart überlagert, dass der religiöse Bedeutungsgehalt,
insbesondere in den Gebieten der Schweiz mit italienisch sprechender
Bevölkerung, in den Hintergrund treten würde. Die kunstgeschichtliche
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Bezeichnung ist so eng mit der religiösen Bedeutung verknüpft, dass
sie jedenfalls in der italienischen Sprache kaum als eigenständiger
Bedeutungsgehalt, sondern eher als Ergänzung oder Fortentwicklung
der religiösen Bedeutung anzusehen ist.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verwendung des
Zeichens MADONNA (fig.) sei schon deswegen nicht sittenwidrig, weil
die Madonna, bzw. die Muttergottes keine Siddhartha, Buddha oder
Mohammed vergleichbare zentrale Position in der christlichen bzw. rö-
misch-katholischen Glaubenslehre einnehme. Es ist zutreffend, dass
sowohl Siddhartha und Buddha im Buddhismus als auch Mohammed
im Islam die zentrale Stellung einnehmen und im Sinne von "Zeichen
extra commercium" (in Anlehnung an das Konzept der res extra com-
mercium, vgl. dazu AMALIE WEIDNER, Kulturgüter als res extra commer-
cium im internationalen Sachenrecht, Diss., Berlin 2001, S. 14 ff.) wohl
generell nicht als Marken zur Verfügung stehen (vgl. insoweit die
Praxis der Vorinstanz, E. 2.5 hiervor, die erwähnte Rechtsprechung
der Rekurskommission zu SIDDHARTHA E. 11, und die Rechtspre-
chung im europäischen Ausland Decision of the Appointed Queens
Counselor on the appeal against the Decision of the English Trade
Mark Registry [E.T.M.R.] vom 18. Januar 2005 JESUS; BPatG vom
2. November 1993, in GRUR 1994, 377 MESSIAS für Bekleidungs-
stücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; BPatG 24 W [pat] 140/01
Beschluss vom 25. Juni 2002 Dalailama für Fungizide und Herbizide),
weswegen die Gesuche ohne Ansehen der jeweils im einzelnen bean-
spruchten Waren durch Eintragungsbehörden oder Gerichte abgelehnt
wurden. Eine gleichermassen abstrakte Beurteilung als sittenwidrig
haben die Schriften bzw. Bücher der sogenannten Schrift- oder Buch-
religionen erfahren (BPatGE 28,14 CORAN für Arzneimittel mit Hin-
weis auf die gleiche Stellung der Bibel im Christentum), sofern nicht
das Warenverzeichnis auf religiöse Themen, wie etwa bei Devotiona-
lien oder Literatur eingeschränkt ist (so jedenfalls die Vorinstanz in
Bezug auf die Marke CH-Nr. 568'972 THE BIBLE YOU CAN WEAR
[fig.]). Fraglich ist, ob auch das Zeichen MADONNA nicht eintragungs-
fähig ist, obwohl es sich bei der so bezeichneten Mutter Jesu weder
um die zentrale Person der christlichen Religion noch ihre heiligen
Schriften handelt.
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5.2 Es gibt ausser dem Christentum weitere monotheistische Religio-
nen, welche anderen Persönlichkeiten neben der Hauptperson eine
wichtige Rolle einräumen. So dürften zum Beispiel die Tochter des
Propheten Mohammed, Fatima (vgl. indessen die Eintragung FLEUR
DE FATIMA Nr. 406'612 für alkoholische Getränke), oder Moses im jü-
dischen Glauben einen nicht gänzlich zu vernachlässigenden Stellen-
wert haben. In diesem Sinne ist zu berücksichtigen, dass es sich
jedenfalls bei der Madonna nicht nur um eine Figur des Neuen Testa-
ments wie die Apostel handelt, sondern um eine Gestalt, die täglich für
sich genommen in Gebeten von Tausenden angerufen und der daher
räumlich durch besondere Altäre in den katholischen Kirchen ein
besonderer Platz eingeräumt wird. Der Umstand, dass die Madonna
nicht Teil der im Christentum zentralen Trinität ist, führt demnach nicht
schon dazu, dass die Sittenwidrigkeit der Kommerzialisierung ausge-
schlossen werden kann. Vielmehr legt die intensive Madonnenvereh-
rung, welche über die Verehrung gewisser Heiliger deutlich hinaus-
geht, eine für die Mehrheit der der katholischen Kirche zugehörigen
Christen zentrale Rolle nahe.
6.
Des Weiteren argumentierte die Beschwerdeführerin, wie auch jene im
Verfahren betreffend das Zeichen SIDDHARTHA (a.a.O., E. 10), dass
es darauf ankomme, wie die Angehörigen einer Religion und zwar im
vorliegenden nicht nur diejenigen auf schweizerischem Gebiet, son-
dern auch Italiener, Spanier, Portugiesen und Polen auf die Verwen-
dung des religiös besetzten Begriffes als Marke reagieren. Die
Beschwerdeführerin sieht die tolerante Haltung der Katholiken gegen-
über einer kommerziellen Verwendung des Wortes "Madonna" durch
die beanstandungslose Eintragung der Marke seitens des Harmonisie-
rungsamtes für den Binnenmarkt mit Wirkung für sämtliche EU-
Mitgliedsstaaten belegt. Während den Eintragungen ausländischer
Markenbehörden grundsätzlich nur Indizcharakter zukommt (BGE 129
III 229 E. 5.5 Masterpiece, BGE 114 II 174 E. 2c Eile mit Weile),
könnte die Einstellung der italienisch sprechenden Religionsangehöri-
gen in der Schweiz für die Frage der Sittenwidrigkeit von Bedeutung
sein. Schon die Rekurskommission hat anlässlich ihres Entscheids im
Verfahren betreffend das Zeichen SIDDHARTHA ausgeführt, dass die
Zurückweisung wegen Sittenwidrigkeit gerade ohne Stellungnahme
von betroffenen Personen verfügt werden darf (RKGE Siddhartha
E. 10). Dies entspricht der zuvor getroffenen Feststellung (E. 3.3 hier-
vor), wonach entscheidend ist, dass weite Bevölkerungsteile die Kom-
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merzialisierung religiöser Motive nicht billigen und ihnen ausserdem
das Zeichen MADONNA als religiöses Motiv der katholischen Christen
geläufig ist. Bezüglich der Schutzfähigkeit eines Zeichens kommt es
jedenfalls nicht darauf an, ob eine Religion tolerant ist oder nicht oder
ob sich ein neuer Trend zu Religiosität wahrnehmen lässt. Aus der
angeblich durch ausländische Voreintragungen nachgewiesenen
Toleranz ausländischer Katholiken, die ausserdem lediglich zu den
Tessiner Katholiken hinzutreten, kann die Beschwerdeführerin daher
jedenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten.
7.
Bei der Prüfung religiöser Motive ist neben der Stellung im jewei ligen
System und der Glaubensausübung (E. 5.1) zu berücksichtigen, dass
es für die wichtigen Personen einer Religion zahlreiche Synonyme
gibt, welche nicht alle in gleichem Masse geeignet erscheinen, bei
ihrer Verwendung als Marke das religiöse Empfinden zu verletzen. So
ist zu bedenken, dass Jesus von Nazareth ausserdem als Erlöser,
König, Christ, Gottessohn, Nazarener, Retter, Messias, Davidssohn,
Kyrios, Adonai, Jesses, Heiland etc. bezeichnet wird, ohne dass diese
Namen alle zwingend – mit Ausnahme von JESUS (Decision of the
Appointed Queens Counselor on the appeal against the Decision of
the English Trade Mark Registry [E.T.M.R.] vom 18. Januar 2005, der
indessen offen lässt, ob die Marke nicht in Bezug auf bestimmte
Waren doch schutzfähig sein könnte, Ziff. 26) und MESSIAS (BPatGE
vom 2. November 1993, in GRUR 1994, 377) – vom Markenschutz
ausgenommen werden müssen (zur eingetragenen Bezeichnung
CHRIST vgl. unten E. 10 ff.).
7.1 Wollte man die Eignung eines Zeichens, religiöses Empfinden zu
verletzen und damit die Sittenwidrigkeit als Zeichen extra commercium
zu begründen, veranschaulichen, so wären jedenfalls JESUS, SIDD-
HARTHA, DALAILAMA und MOHAMMED in ihrer Eigenschaft als Reli-
gionsstifter als abstrakt zur Verletzung geeignet in der innersten meh-
rerer konzentrischer Sphären zu plazieren. Nicht nur andere, weniger
zentrale Personen der jeweiligen Glaubenslehren, sondern auch selte-
ner verwendete Synonyme für die zentralen Personen mögen dagegen
in einer äusseren Sphäre anzusiedeln sein, in der von einer Sitten-
widrigkeit allenfalls im Zusammenhang mit den hierfür angemeldeten
Waren denkbar ist (mit dieser Differenzierung ebenfalls BERGER, a.a.O.,
S. 43). Es stellt sich vorliegend die Frage, welche Rolle der Bezeich-
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nung MADONNA als Synonym für Maria von Nazareth für katholische
Christen einzuräumen ist.
7.2 Im Italienischen wird die Muttergottes im Ave Maria und im
Katechismus (Teil 1, 2. Abschnitt, Kap. III, Art. 9, § 6) Maria, Madre di
Cristo, Madre di Dio, Madre della Chiesa, Santa Vergine, nuova Eva
genannt. Die Bezeichnung "Madonna" ist damit kein Begriff der katho-
lischen Glaubenslehre. Hinzukommt, dass in der heutigen italienischen
Sprache das Wort "Madonna" sehr viele, nicht religiöse Verwendungen
haben kann: z.B. als Ausruf "Madonna, che caldo!" oder als Verstär-
kungsausdruck "Un lavoro della Madonna". Als blosser Teil des Kultur-
guts müsste sich Madonna wie auch Marc Aurel als Werbeträger für
Rasierschaum einiges gefallen lassen (MARBACH, a.a.O., N. 673: "be-
rührt zwar peinlich, gilt jedoch markenrechtlich als unproblematisch").
Festzustellen ist somit einerseits, dass die italienisch sprechende
Bevölkerung den Begriff auch in nicht religiösen Zusammenhängen
gewohnheitsgemäss verwendet. Andererseits wird die Mutter Jesu, wie
bereits ausgeführt, auch unter der Bezeichnung Madonna im täglichen
Gebet angerufen. Die Ehrerbietung, welche der Muttergottes entge-
gengebracht wird, manifestiert sich unter anderem in der auch heute in
der Schweiz lebendigen Madonnenverehrung (insbes. Schwarze Ma-
donna von Einsiedeln – vgl. aber
auch Madonna degli Angeli von Scarpapè bei Giubiasco, Convento
Madonna del Sasso –
na_sasso.asp, Verehrung der Madonna di Re im nicht nur italienischen
Valle Vigezzo. sondern auch im angrenzenden Tessin –
//santuario_re.htm). Festzuhalten ist damit,
dass jedenfalls für einen überwiegenden Teil der katholischen
Christen, in der italienischen Schweiz (vgl. E. 4.3 hiervor), die Be-
zeichnung "Madonna" nicht bloss der Name einer religiösen Figur,
sondern vielmehr einen Ehrentitel (Invokation) wie "Allmächtiger",
"Messias" oder "Gott" darstellt. Die Ehrerbietung in "Madonna" unter-
scheidet den Begriff semantisch von blossen Vornamen. Solche
religiös-ehrerbietigen Invokationen zentraler Figuren (vgl. E. 5.2) sind
vom Markenschutz auszuschliessen.
8.
Die Beschwerdeführerin stützt sich schliesslich – unter Hinweis auf die
Üblichkeit von Heiligennamen für alkoholische Getränke (vgl. E. 3.4
hiervor) – darauf, bei der schweizerischen Bevölkerung sei eine
Gewöhnung bezüglich der Verwendung des Zeichens MADONNA für
Seite 19
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Bekleidungsstücke eingetreten, da sie diese Art von Waren bereits seit
ca. sieben Jahren in der Schweiz unter der Bezeichnung vertreibe und
ausserdem im Jahre 2007 bei dem Modegeschäft Hennes & Mauritz
eine Modekollektion der Pop-Sängerin Madonna unter dem Namen
lanciert worden sei (Beschwerde, S. 11). Gegen diese behauptete
Gewöhnung spricht indessen zweierlei: Zum einen handelt es sich bei
sieben Jahren um einen sehr überschaubaren Zeitrahmen, während
die Benennung alkoholischer Getränke mit Heiligennamen als Tradition
auf die Zeit vor der Markengesetzgebung zurückgehen dürfte. Zum
anderen ist nicht davon auszugehen, dass eine Gewöhnung in Bezug
auf ein einzelnes Zeichen überhaupt das Verdikt der Sittenwidrigkeit
aufheben könnte. Erforderlich erschiene vielmehr eine generelle Tradi-
tion, eine Warenkategorie mit religiösen Motiven zu bezeichnen, was
indessen in Bezug auf Bekleidungsstücke nicht festzustellen ist. Von
einer die Sittenwidrigkeit aufhebenden Gewöhnung der schweizeri-
schen Bevölkerung ist daher nicht auszugehen.
9.
Nach dem Gesagten gehört die Bezeichnung "Madonna" in der
Schweiz wegen ihrer Rolle in der Religionsausübung der Katholiken zu
denjenigen Zeichen, welche ohne Ansehen der beantragten Waren,
geeignet sind, die religiösen Gefühle der katholischen Christen zu ver-
letzen und dessen Eintragung in das Markenregister daher als sitten-
widrig im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG zurückzuweisen ist, falls nicht
andere Gründe die Sittenwidrigkeit aufzuheben vermögen. Die grafi-
schen Elemente sind in der Regel nicht geeignet, den sittenwidrigen
Charakter eines das religiöse Empfinden verletzenden Wortelementes
aufzuheben. Die Gestaltung des vorliegenden Zeichens, die im
Wesentlichen aus der Wahl von Schrift, Farbe und eines Hintergrundes
nebst Umrahmung besteht, gibt jedenfalls keinen Anlass zu einer ab-
weichenden Beurteilung des Zeichens. Damit ist die Beschwerde ab-
zuweisen, sofern nicht die Beschwerdeführerin mit dem geltend ge-
machten Gleichbehandlungsanspruch durchdringt, was im Folgenden
zu prüfen sein wird.
10.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung
geltend und verlangt, dass ihr Zeichen aufgrund der Eintragung der
vergleichbar lautenden Marke MADONNA, CH-Nr. 573'405, ihrem
Zeichen Schutz für die Schweiz zu gewähren sei.
Seite 20
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10.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu
behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei
rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erfor-
derlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen
identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher
abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls
fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten
Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-5659/2008 vom 27. Au-
gust 2009 E. 6.1 Chocolat Pavot Verpackungsabbildung [fig.] mit Hin-
weisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwal-
tungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht aus-
nahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer
rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen
gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen
gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September
2009 E. 4 UNOX [fig.]; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 9.1 Chocolat Pavot I [fig.]).
10.2 Die von der Beschwerdeführerin angeführte Eintragung CH-
Nr. 574'405 betrifft das Wortbildzeichen MADONNA. Anders als bei
dem streitgegenständlichen Zeichen sind jedoch die Wortbestandteile
MA einerseits und DONNA andererseits in unterschiedlichen Farben
gehalten, wobei das knallrote DONNA das fast weisse MA nahezu
völlig verdrängt. Zu Recht geht daher die Vorinstanz davon aus, dass
die Konsumenten das Wort auch ohne Leerschlag in MA und DONNA
aufspalten. Infolge dieser Auftrennung assoziieren die Konsumenten
gar keinen religiösen Sinngehalt, sondern gehen von der unmittel -
baren Bedeutung aus, welche ins Deutsche übersetzt "Meine Frau,
Dame oder Herrin" ist. Die graphische Gestaltung der streitgegen-
ständlichen Marke ohne farbliche oder sonstige Unterbrechung legt
eine Aufspaltung indessen gerade nicht nahe. Schon aufgrund dieses
Unterschiedes sind die zwei Marken nicht vergleichbar, so dass kein
Gleichbehandlungsanspruch besteht.
10.3 Weiter hat sich die Beschwerdeführerin auf den Umstand be-
rufen, dass in der Schweiz mehrere Marken mit dem Bestandteil
CHRIST mit der Begründung der Vorinstanz eingetragen worden
seien, es handle sich um einen Familiennamen. "Madonna" aber
werde auch als Name verwendet. Es sei nicht ersichtlich, warum
Seite 21
B-2419/2008
CHRIST das religiöse Empfinden nicht verletze, wohl aber MADONNA,
wenn es sich in beiden Fällen doch um Namen handle. Zu berück-
sichtigen ist indessen, dass der Nachname "Christ" sehr viel häufiger
anzutreffen ist, weswegen eine Vergleichbarkeit der beiden Zeichen zu
verneinen ist.
11.
Die Beschwerdeführerin hat sich weiter darauf gestützt, dass das
Zeichen durch die Eintragung als Gemeinschaftsmarke im Ausland
und sogar u.a. im vorwiegend katholischen Nachbarland Italien Schutz
geniesse. Das Bundesgericht lehnt eine grundsätzliche präjudizieren-
de Wirkung ausländischer Voreintragungen ab, sieht diese aber allen-
falls als Indiz für die Schutzfähigkeit in Grenzfällen an (BGE 129 III
225 E. 5.5 Masterpiece). Zum einen kann gemäss der schweizerischen
Praxis und Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit vorliegend nicht von
einem Grenzfall ausgegangen werden. Zum anderen kommt die Regel,
dass Zweifelsfälle einzutragen sind, im Falle von öffentlichen Inter -
essen – wie Irreführungsgefahr oder Sittenwidrigkeit – als Ausschluss-
grund nicht zur Anwendung (Urteile des Bundesgerichts in Schweizeri-
sches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1996 I 26 San Fran-
cisco 49ers und vom 2. August 1994 in PMMBl 1994, 76 Alaska; Urteil
des BVGer B-7408/2006 E. 2.2 bticino; MARBACH, a.a.O., N. 240).
12.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrie-
rung Nr. 855'013 MADONNA (fig.) im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG
gegen die guten Sitten verstösst, indem sie das religiöse Empfinden
verletzt. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
13.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteient-
schädigung ist ihr nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestim-
men (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). In Markeneintra-
gungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
Seite 22
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bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät-
zung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.--
und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundes-
gerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas work,
BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von
diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der stritti-
gen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- zu erheben, welche
der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ist und mittels des geleisteten
Kostenvorschusses zu decken ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.-- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.-- wird der
Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden
Urteils zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Seite 23
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 855'013 MADONNA (fig.); Gerichts-
urkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 20. April 2010
Seite 24