Abtei lung II
B-246/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 6 . S e p t e m b e r 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
X.______,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt
Dr. Sigmund Pugatsch,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Thomann Fischer,
Advokatur und Notariat,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung in Widerspruchsverfahren Nr. 8605
CH 320 294 RED BULL / CH 550 039 DANCING BULL
vom 28. November 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-246/2008
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke DAN-
CING BULL, die sie am 25. Juli 2006 beim Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") hinterlegt hatte und die im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt Nr. 186 vom 26. September 2006 veröf-
fentlicht worden war.
B.
Gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke P-320 294 RED BULL, die mit
Anmeldedatum vom 25. Mai 1982 für Spirituosen und Liköre (Waren-
klasse 33) registriert ist, erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorins-
tanz am 13. Dezember 2006 Widerspruch gegen diese Eintragung. Zur
Begründung berief sie sich zusätzlich auf ihre Marken BLACK BULL,
BLUE BULL, WHITE BULL und RED BULL SPICY und führte aus, die-
se zählten in der Schweiz seit Jahren namentlich zum gängigen Ver-
kaufssortiment von Cash+Carry-Märkten, grösseren Tankstellen und
Kiosken.
C.
Mit Stellungnahme vom 8. Februar 2007 bestritt die Beschwerdegeg-
nerin, dass die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren rechts-
erhaltend gebraucht worden sei. Überdies bezweifelte sie die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
D.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 14. Juni 2007 unter Beilage ei-
niger Gebrauchsbelege und hielt an ihrer Darstellung fest. Die Be-
schwerdegegnerin wiederholte ihre Argumente mit Duplik vom 2. Au-
gust 2007.
E.
Mit Entscheid vom 28. November 2007 verneinte die Vorinstanz, dass
die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden sei. Denn
soweit die Widerspruchsmarke auf den eingereichten Gebrauchsbele-
gen überhaupt zu sehen sei, stammten diese nicht aus dem relevanten
Zeitraum (fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs). Der
Widerspruch wurde abgewiesen.
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F.
Am 11. Januar 2008 führte die Beschwerdeführerin gegen diesen Ent-
scheid Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte die An-
träge:
1. Es sei festzustellen, dass die Widerspruchsmarke P-320'294 RED BULL
von der Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 8. Februar 2002 bis zum
8. Februar 2007 rechtsgenüglich gebraucht wurde.
2. Es sei der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 8605 vom 28. Novem-
ber 2007 aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorin-
stanz zurückzuweisen;
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegeg-
nerin.
Dabei legte sie zusätzliche Gebrauchsbelege in Form von Preislisten
und Lieferrechnungen vor und machte geltend, dass die Vorinstanz es
vor ihrem Entscheid pflichtwidrig unterlassen habe, den Gebrauch der
Marke vollständig abzuklären.
G.
Mit Stellungnahme vom 13. März 2008 verlangte die Beschwerdegeg-
nerin, die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Gebrauchsbele-
ge der Beschwerdeführerin seien aus dem Recht zu weisen, da es
nicht Sache der Vorinstanz gewesen sei, den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke abzuklären. Im Übrigen schloss sie auf Abweisung der
Beschwerde.
H.
Mit Schreiben vom 30. April 2008 verzichtete die Vorinstanz, nachdem
sie zuvor Einsicht in die neuen Gebrauchsbelege verlangt hatte, auf
eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die angefochte-
ne Verfügung, die Beschwerde abzuweisen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in-
nert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) einge-
reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Wi-
dersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Dass sie
vom Bundesverwaltungsgericht nicht die Löschung der angefochtenen
Marke, sondern eine Rückweisung an die Vorinstanz zur weiteren Prü-
fung ihrer Anträge begehrt, entspricht ständiger Praxis (vgl. Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 Dia-
cor/Diastor und B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 11 K-Swiss,
Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum (RKGE) vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 6
Syscor/Sicor, vom 24. Mai 2004, veröffentlicht in sic! 2004 S. 783 IP/IP
Services, und vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 Bos-
ca/Luigi Bosca). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art.
31 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11) setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren im Zusam-
menhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht
wird, ernsthaft gebraucht worden ist, bevor ihr Nichtgebrauch einrede-
weise geltend gemacht wurde (Art. 11 Abs. 1 und 32 MSchG, vgl. zur
Fristberechnung die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 Divo/Diva, B-7439/2006
vom 6. Juli 2007 E. 4 Kinder, sowie den Entscheid der RKGE vom 20.
November 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 106 E. 6.1 Genesys/Ge-
nesis). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige
Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
Damit ein ernsthafter Gebrauch in diesem Sinne bejaht werden kann,
verlangen Lehre und Rechtsprechung in materieller Hinsicht, dass zwi-
schen Kennzeichen und Ware bzw. Dienstleistung eine hinreichende
Nähe besteht, der Gebrauch im Inland erfolgt ist und allfällige Abwei-
chungen vom Registereintrag der Marke nicht wesentlich sind (vgl. Ur-
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teile des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008
E. 5.1 ff. Solvay/Solvexx zur Nähe, B-763/2007 vom 5. November 2007
E. 4 K-Swiss zum Inlandsgebrauch, B-4536/2007 vom 27. November
2007 E. 3.3 Salamander betreffend Abweichungen; zum Ganzen ERIC
MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zürich 2005, S. 41
ff., KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Bern 2008, S. 12 ff.). Quantitativ genügt eine minimale
Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin
ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem
die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage
zu entsprechen (Entscheide der RKGE vom 4. März 2003, veröffent-
licht in sic! 2004 S. 39 E. 5 Bosca/Luigi Bosca, und vom 26. Oktober
2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 3 Express/Express clothing).
Mit Bezug auf alkoholische Getränke wurde der Absatz von 109 Fla-
schen Weisswein im ersten Jahr ohne weiteren Vertrieb in den Folge-
jahren als ungenügend (Entscheid der RKGE vom 15. Mai 2000, veröf-
fentlicht in sic! 2001 S. 427 E. 3.2 Heidi/Heidi-Wii), ein jährlicher Ver-
trieb von einigen Hundert bis zu einigen tausend Flaschen Wein wäh-
rend mehrerer Jahre dagegen als hinreichend beurteilt (Entscheid der
RKGE vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 39 E. 6
Bosca/Luigi Bosca). Allerdings lassen sich derartige Mengenangaben
nicht isoliert auf andere Fälle übertragen. Sie sind vielmehr nach den
gesamten Umständen zu beurteilen (MEIER, a.a.O., S. 50), wofür je-
doch von objektiv messbaren Grössen, namentlich Verkaufszahlen,
ausgegangen werden kann (LORENZA FERRARI HOFER, Urteilsanmerkung,
sic! 2004, S. 109, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 39 ff.).
Formell muss der rechtserhaltende Gebrauch mit der ersten Stellung-
nahme vor der Vorinstanz vom Widerspruchsgegner bestritten werden,
worauf es dem Widersprechenden obliegt, ihn glaubhaft zu machen
(Art. 32 MSchG). Ein fehlender Gebrauch wird nicht von Amtes wegen
berücksichtigt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007
vom 12. November 2007 E. 4 Adwista/ad-vista), weshalb auch seine
Glaubhaftmachung der Verhandlungsmaxime untersteht (Art. 32
MSchG, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 6).
Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hätte es darum
vorliegend nicht der Vorinstanz oblegen, von Amtes wegen Recher-
chen zum Gebrauch der Widerspruchsmarke durchzuführen. Alle Ge-
brauchsbelege waren von der Beschwerdeführerin zu erbringen. Ent-
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gegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist die Einreichung von
neuen Beweismitteln im Widerspruchsbeschwerdeverfahren dagegen
zulässig (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192, Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 10 K-Swiss, Entscheid
der RKGE vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 E. 3 Bos-
ca/Luigi Bosca). Zunächst sind darum die von der Beschwerdeführerin
neu eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen.
3.
Im Unterschied zu den Gebrauchsbelegen aus dem vorinstanzlichen
Verfahren sind alle neu eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwer-
deführerin datiert und stammen die meisten aus dem massgeblichen
Zeitraum vom 9. Februar 2002 bis 8. Februar 2007, den die Vorinstanz
(ausser, dass sie den 8. Februar 2002 hinzuzählte) korrekt festgestellt
hat. Bei den Belegen, die im massgeblichen Zeitraum liegen, handelt
es sich um vier Sortiments-Preislisten verschiedener Jahre und um 32
Rechnungen für jährlich einige hundert bis tausend Flaschen "Red
Bull Vodka Likör", die in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006
an mehrere schweizerische Detailhandelsketten verkauft wurden. Die-
se Belege machen sowohl einen quantitativ genügenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke wie auch einen regelmässigen Gebrauch der
drei übrigen Marken der vom Widersprechenden angeführten Marken-
serie glaubhaft. Die ausgewiesenen Quantitäten lassen auch in Zu-
kunft einen regelmässigen Absatz erwarten. Sie sind schon deshalb
ausreichend, da an den Vertrieb von hochprozentigem Wodka niedri-
gere Anforderungen als an jenen von schwächeren alkoholischen Ge-
tränken zu stellen sind, die in grösseren Mengen als dieser konsumiert
werden. Der prominente Platz des roten Schriftzuges "Red Bull" über
dem weissen Wort "Vodka" in der Mitte der Flaschenetikette lässt an
der kennzeichnenden Bedeutung dieser Wörter, die im Übrigen von
der Beschwerdegegnerin auch nicht besonders in Frage gestellt wird,
keine Zweifel. Beide hinzugefügten Begriffe „Vodka“ und „Likör“ sind
für die in der Klasse 33 beanspruchten „Spirituosen und Liköre“ be-
schreibend und führen daher nicht zu einem von der Wortmarke RED
BULL abweichenden Gebrauch: Der einfache Schriftzug konkretisiert
den Registereintrag der Wortmarke, ohne im Sinne von Art. 11 Abs. 2
MSchG von ihm abzuweichen. Der rechtserhaltende Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke wird somit durch die neuen Gebrauchsbelege aus-
reichend glaubhaft gemacht.
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4.
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung
aufzuheben, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke
im Zeitraum vom 9. Februar 2002 bis zum 8. Februar 2007 zu bejahen
und die Angelegenheit zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs und
Neuverlegung der Kosten und Entschädigung an die Vorinstanz zu-
rückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten
grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG), doch hat die Beschwerdeführerin erst durch
ihre verspätete Einreichung der Gebrauchsbelege überhaupt zu die-
sem Beschwerdeverfahren Anlass gegeben. Die Vorinstanz war nicht
verpflichtet, von sich aus den Gebrauch der Widerspruchsmarke zu
prüfen (vgl. E. 2) oder ihren Entscheid, nachdem sie Einsicht in die
neuen Belege beantragt und erhalten hat, in Wiedererwägung zu zie-
hen, wozu an sich Anlass bestanden hätte (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Auf
der anderen Seite hätte sich die Beschwerdegegnerin auch über den
Gebrauch und die Marktdurchdringung der Marke der Beschwerdefüh-
rerin informieren und ihre Einrede des Nichtgebrauchs spätestens auf-
grund der Beschwerde zurückziehen können, was sie ihrerseits unter-
lassen hat. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.- sind
darum beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, und von der Zu-
sprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen (Entscheide der
RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 7
Syscor/Sicor und vom 4. März 2003 veröffentlicht in sic! 2004 S. 41
E. 9 Bosca/Luigi Bosca).
5.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 und 3 der Verfügung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. November
2007 (Widerspruchsverfahren 8605) werden aufgehoben und die Sa-
che im Sinne der Erwägungen zur Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.
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2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden beiden Parteien je zur
Hälfte auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin von Fr. 1'750.- wird
mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- verrechnet. Der
Restbetrag von Fr. 3'250.- wird dieser zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungs-
schein)
- die Vorinstanz (Ref.: WI Nr. 8605; Einschreiben; Verfahrensbeilagen
retour)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand: 30. September 2008
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