Abtei lung II
B-2514/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 5 . M a i 2 0 0 9
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
A._______,
vertreten durch Baker & McKenzie Rechtsanwälte,
Zollikerstrasse 225, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Verfügung vom 18. März 2008 betreffend
Schutzverweigerung gegenüber IR Marke Nr. 866'199
MAGNUM (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2514/2008
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf eine Basiseintragung mit Priorität in den Benelux-Staaten
vom 7. September 2005 wurde die Wortbildmarke IR 866'199
MAGNUM [fig.] am 12. Oktober 2005 unter anderem mit Schutzan-
spruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und
am 17. November 2005 von der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild mit
dem Farbanspruch gold:
Sie ist für folgende Waren registriert:
Klasse 29
Lait et produits laitiers.
Klasse 30
Cacao; pâtisseries et confiseries, desserts; glace de consommation; glaces
à l'eau; produits de confiserie congelés; glaces comestibles; préparations
destinées à la confection des produits précités, non comprises dans d'autres
classes.
Klasse 32
Boissons non-alcooliques; sirops et autres préparations pour faire les
boissons.
B.
Mit Notifikation vom 15. November 2006 eröffnete die Vorinstanz der
A._______ einen refus provisoire partiel (sur motifs absolus). Sie
machte geltend, dass das Zeichen MAGNUM (fig.) für die Güter der
Klassen 29 und 32 beschreibend sei. Darunter werde mindestens im
französischen Sprachraum eine grosse Flasche verstanden, welche
den Inhalt von zwei gewöhnlichen Flaschen zu fassen vermag. Die
Verkehrskreise verstünden die internationale Registrierung als Hinweis
auf die Produktaufmachung und nicht auf einen Hersteller. Aufgrund
des beschreibenden Sinngehalts fehle dem Zeichen die nötige Unter-
scheidungskraft, weshalb die Bezeichnung auch weiterhin der Kon-
kurrenz offen stehen müsse, welche diese Bezeichnung sonst nicht
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mehr benützen dürfe. Die nur geringfügige grafische Gestaltung des
Schriftzuges sei nicht geeignet, der internationalen Registrierung die
nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Demgegenüber genehmigte
die Vorinstanz die Eintragung für die Produkte der Klasse 30.
C.
Innert zweifach erstreckter Frist nahm die A._______ mit Schreiben
vom 17. September 2007 Stellung und bestritt die fehlende Unter-
scheidungskraft wie auch das Freihaltebedürfnis. Die Bezeichnung
"Magnum" werde laut Duden nur in Bezug auf alkoholische Getränke
als Hinweis auf das Fassungsvermögen der Flaschen verwendet und
bezeichne ausserdem Spezialpatronen. Bezüglich der Warenklassen
29 und 32 lasse sich allenfalls ein indirekter Bezug zwischen der
Bezeichnung und den zu kennzeichnenden Produkten herstellen,
weswegen insoweit die Schutzfähigkeit des Zeichens zu bejahen sei.
Im Übrigen verkaufe A._______ die Produkte der Klassen 29 und 32 in
regulären Flaschen. Die Einschätzung der Vorinstanz verstosse
ausserdem gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und widerspreche
der Eintragungspraxis ausländischer Markenämter.
D.
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer Zu-
rückweisung des Zeichens MAGNUM (fig.) in Bezug auf die bean-
spruchten Waren der Klassen 29 und 32 gemäss Art. 2 lit. a des
Markenschutzgesetzes fest. Es sei lexikografisch nachweisbar, dass
Mineralwasser in sogenannten Magnumflaschen dargereicht werde.
Wie aus einschlägigen Internetfundstellen hervorgehe, würden auch
andere nicht alkoholische Getränke wie Coca-Cola und Sirup in Fla-
schen dieses Fassungsvermögens und dieser Bezeichnung angebo-
ten. Da der Anwendungsbereich des Begriffes Magnum offenbar eine
Ausweitung erfahren habe, erkenne der Konsument in Verbindung mit
den beanspruchten Waren der Klasse 32 in MAGNUM ohne Fantasie-
aufwand die Grösse der angebotenen Flaschen und damit eine
Angabe, welche die Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren
unmittelbar beschreibe. Dies entspreche der langjährigen Praxis der
Vorinstanz. Der Schutzgewährung für die Waren der Klasse 29 stünde
ein zukünftiges Freihaltebedürfnis entgegen, da nicht auszuschliessen
sei, dass der Begriff Magnum auch auf andere Warensegmente aus-
gedehnt werde. Dies habe zur Folge, dass dem Zeichen für den Ober-
begriff Milchprodukte ebenfalls kein Schutz gewährt werden könne. Die
grafische Gestaltung mache das Zeichen nicht im Gesamteindruck
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unterscheidungskräftig. Die Praxis ausländischer Markenämter und die
Prüfung des Gleichbehandlungsgrundsatzes anhand der von der
A._______ angeführten Voreintragungen führe zu keinem anderen
Ergebnis.
E.
Nachdem die A._______ mit Schreiben vom 18. Februar 2008 um
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ersucht hatte, bestätigte
die Vorinstanz am 18. März 2008 den refus provisoire partiel vom
15. November 2006. Zur Begründung verwies sie auf ihr Schreiben
vom 17. Dezember 2007.
F.
Die A._______erhob gegen diese Verfügung am 18. April 2008
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:
1. Die Verfügung vom 18. März 2008 sei aufzuheben und die Beschwerde-
gegnerin anzuweisen, der Marke der Internationalen Registrierung
Nr. 866199 MAGNUM (fig.) in der Schweiz Schutz für sämtliche bean-
spruchten Waren der Klassen 29 und 32 zu gewähren.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerde-
gegnerin.
In der Beschwerdebegründung wiederholte sie die im Rahmen der mit
der Vorinstanz geführten Korrespondenz verwendeten Argumente.
Insbesondere vertrat sie den Standpunkt, dass die Flaschengrösse
Magnum bei nicht alkoholischen Getränken aussergewöhnlich und bei
Milchprodukten gar nicht gebräuchlich sei. Ein Freihaltebedürfnis sei
schon aufgrund des Begriffs MAGNUM nicht zu erkennen. Eventualiter
sei die Unterscheidungskraft jedenfalls aufgrund der Gestaltung des
Schriftzugs in Verbindung mit dem Farbanspruch gold gegeben. Den
ausländischen Voreintragungen käme eine gewisse Bedeutung zu, da
das Zeichen MAGNUM (fig.) in allen der Schweiz sprachverwandten
Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien) eingetragen
worden sei. Ausserdem liege eine Verletzung des Gleichbehandlungs-
gebotes vor.
G.
Mit Vernehmlassung vom 3. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte die Abweisung
der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
Seite 4
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H.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechts-
erheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid vom 29. Januar 2008 stellt eine Verfü-
gung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als
Rechtsmittelinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der
vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach
Art. 32 VGG vorliegt. Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren
vor der Vorinstanz teilgenommen hat, ist durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennen-
des Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur
Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und
-form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG). Auf die
Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zwischen den Benelux-Staaten und der Schweiz galt bislang das
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Mar-
ken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3),
sowie die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Im
Verhältnis der Benelux-Staaten und der Schweiz zueinander ist am
1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni
1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber
diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle
jener des MMA (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der
"Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008 571 ff.)
anzuwenden. Ohne Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen
grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen
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Verfügung in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf
2006, Rz. 326 f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften
grundsätzlich mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/
MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a mit Hinweisen). Die Vorschriften des
MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung
bei KARL-HEINZ FEZER, Einleitung, in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der
Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, Rn. 50 ff.)
und sind damit auf die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die
Ausnahme von dieser Regel, wonach im Zeitpunkt des Inkrafttretens
nicht abgelaufene Fristen nach altem Recht zu bestimmen sind
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a), entfaltet vorliegend keine
Bedeutung, da die Vorinstanz ihre Erklärung, dass sie der Marke den
Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. dazu Entscheid der RKGE in
sic! 2006 S. 31 E. 2 Käfer [fig.]) fristgerecht, nämlich innerhalb der
noch gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA geltenden Jahresfrist und nicht nur
innert der 18-monatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP
abgegeben hat.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder
in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutz-
landes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies
Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit
herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom
14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen).
3.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr
für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie
beansprucht werden.
3.1 Als Gemeingut sind die in Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten
Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit,
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Menge, Bestimmung etc.) der entsprechenden Produkte bezeichnen
und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen
dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimm-
te Betriebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas
David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [im
Folgenden: David, MSchG-Kommentar], Art. 2 N. 5). Der Begriff
Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sachbezeich-
nungen, beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare
Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis
oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni
2006 E. 3 Vuvuzela, B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 Leader; Ent-
scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort;
CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und interna-
tionalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Die Beurteilung ist
aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise vorzunehmen (BGE
128 III 451 E. 1.6 Première; BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto), wobei es
ausreicht, dass der beschreibende Charakter in Bezug auf die zu
kennzeichnenden Waren für einen erheblichen Teil der massgeblichen
Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008
E. 4.2 Peach Mallow). Fremdsprachige Ausdrücke können ebenfalls
Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmer-
kreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece; Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004
401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel and Adventure Channel; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2
Engineered for men, B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 4. Projob). Die
Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei
kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landes-
sprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4
Chocolat Pavot; RKGE vom 6. Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2
Levante; RKGE vom 18. August 2005 in: sic! 1/2005 21 E. 9 Gelactiv;
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
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Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Marbach,
Markenrecht], N. 214).
3.2 Zu den nicht schutzfähigen Angaben zählen auch Hinweise auf die
Verpackung, Produktaufmachung und Ausstattung der Ware (MARBACH,
Markenrecht, N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83, DAVID, MSchG-Kom-
mentar, Art. 2 N. 16), insbesondere, wenn sie Elemente aufnehmen,
die in diesem Bereich allgemein üblich sind (MARBACH, Markenrecht,
N. 313). In diesem Sinne wurde die Bezeichnung GOLDBAND für
Tabak als schutzunfähig angesehen, weil die Verzierung von Zigarren
und Tabakverpackungen mit goldenen Streifen weit verbreitet ist (Urteil
des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967, veröffentlicht in: Schweizeri-
sches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1967 I S. 37). Unvor-
teilhafte (CH-Nr. 399 992 Tetra Pak [fig.]) oder individuelle (CH-Nr.
307861 WC-Ente) Verpackungsformen wurden dagegen ohne weiteres
als Wortmarken eingetragen (MARBACH, Markenrecht, N. 315).
4.
4.1 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass sogenannte Magnum-
flaschen mit einem Fassungsvermögen von 1l oder 1,5l auch im
Segment nicht alkoholischer Getränke und von Sirup der Warenklasse
32 immer weitere Verbreitung finden. Sie verweist auf die lexiko-
grafisch dokumentierte Verwendung für Mineralwasser im französi-
schen Sprachraum und singuläre, ausländische Anwendungsnach-
weise. Diese haben zwei Internetfundstellen zum Gegenstand betref-
fend die Supermarktkette Coursengo aus Frankreich (für Coco-Cola)
und den über das Internet vertriebenen Yo Himbeer-Zitronen-Sirup aus
Österreich. Daher löse die Bezeichnung auch bei nicht alkoholischen
Getränken unmittelbar eine Assoziation mit der Flaschengrösse aus.
Soweit Milch und Milchprodukte betroffen sind, räumt die Vorinstanz
ein, dass übergrosse, als Magnumflaschen bezeichnete Behältnisse
bislang nicht vorgekommen sind.
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, dass Magnum-
flaschen für nicht alkoholische Getränke wenig gebräuchlich seien.
Ausserdem weist sie daraufhin, dass ihre Produkte nicht in Magnum-
flaschen vertrieben würden.
4.2 "Magnum" ist ursprünglich ein lateinisches Adjektiv, welches
"gross" bedeutet. Es handelt sich um die sächliche Form des Adjektivs
im Nominativ bzw. Akkusativ sowie die männliche Form im Akkusativ
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(HERMANN MENGE, Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, Teil 1,
Lateinisch-Deutsch, 25. Aufl., Berlin 1996, S. 454). Während Latein-
kenntnisse im Zweifel nicht als Bestandteil der Allgemeinbildung
vorausgesetzt werden dürfen (zu den Kenntnissen von Fachpersonen
vgl. dagegen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007 vom
24. April 2008, E. 3.2 Trabecular Metal), stimmen die Parteien jeden-
falls darin überein, dass die Bezeichnung MAGNUM für alkoholische
Getränke wie Champagner oder Wein beschreibend ist, weil der
Durchschnittskonsument MAGNUM unmittelbar mit 1,5 oder 1,75 Liter-
flaschen, gefüllt mit alkoholischen Getränken, in Verbindung bringt.
4.3 Das Wort "Magnum" hat in der deutschen Sprache gemäss dem
Deutschen Universalwörterbuch des Dudenverlags (6. Aufl., Mannheim
2007) folgende Bedeutung: "Etwas, was Übergrösse hat: 1. Wein- oder
Sektflasche mit doppeltem Fassungsvermögen. 2. waffentechnisch,
spezielle Patrone mit verstärkter Ladung."
Französischen Wörterbüchern lassen sich folgende Hinweise ent-
nehmen: Im Nouveau Petit Robert 2009 (Paris 2009, S. 1504) wird
zunächst festgehalten, dass das Wort dem Lateinischen entlehnt ist
und "grand" bedeutet. Der Eintrag lautet wie folgt: "Grosse bouteille
(de champagne, de vin, de l'eau de vie) contenant l'équivalent de deux
bouteilles normales, soit un litre et demi. Un magnum de bordeaux.
Par ext.: Magnum d'eau minérale." "Par ext." steht für "par extension"
und bedeutet gemäss dem Abkürzungsverzeichnis: "qui présente un
sens plus large; qui s'applique à de plus nombreux objets". Im Petit
Larousse (Paris 2009, S. 608) werden als Bedeutungen für "Magnum"
angegeben: "1. Grosse bouteille de vin contenant l'équivalent de deux
bouteilles ordinaires (1,5 litre). Un magnum de champagne. 2. Bouteille
de 1,5 ou de 2 litres d'eau minérale, de jus de fruits, etc."
Das italienische Pendant (GIACOMO DEVOTO/GIAN CARLO OLI, Dizionario
della lingua italiana, Florenz 2004) enthält zu Magnum folgenden
Eintrag: "1. Bottiglia della capacità di 1,5 litri, spec. per champagne e
whisky; Come agg., a proposito di oggetti di dimensioni considere-
volmente più grandi del consueto: una pizza m. 2. Tipo di cartuccia, a
carica potenziata, per rivoltella; estens., l'arma adatta a sparare
questo tipo di cartuccia (in questo senso, anche s.f.: per il delitto è
stata usata una m.). 3. Nome commerciale di un gelato da passeggio
(marchio reg.)."
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4.4 Für die Beurteilung, ob ein Zeichen als Hinweis auf die äussere
Ausstattung der Ware anzusehen ist, kommt es darauf an, ob ein
Begriff im Falle einer Vermarktung in der Schweiz mit einiger
Wahrscheinlichkeit adaptiert würde (bezogen auf Sachbezeichnungen
MARBACH, Markenrecht, N. 280). Eine Recherche im Online-Sortiment
der schweizerischen Supermarktketten Coop, Migros, Denner sowie
Aldi ergibt, dass diese zwar derzeit keine Produkte der Warenklasse
32 mit dem Zusatz "Magnumflasche" oder "Bouteille Magnum" führen.
Indessen kann nicht allein darauf abgestellt werden, wie häufig ein
Zeichen konkret verwendet wird, auch wenn die Üblichkeit eines
Begriffs in der Regel gegen dessen Unterscheidungskraft spricht (vgl.
oben E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom
19. Mai 2009 E. 2.4 A-Z; RKGE vom 8. Dezember 2004 in: sic! 5/2005
367 E. 2 Netto). Dass eine Angabe neuartig oder ungewohnt ist, sagt
noch nichts darüber aus, ob sie schutzfähig ist oder nicht.
Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den
Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der
Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften
der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesge-
richts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 in: sic! 9/2005 649 ff., E. 2
GlobalePost mit Hinweisen).
4.5 Die in Erwägung 4.3 vorgenommene Untersuchung des Sinn-
gehalts hat gezeigt, dass der Begriff "Magnum" in allen drei grossen
Landessprachen in erster Linie dazu verwendet wird, Flaschen alko-
holischen Inhalts mit einem über dem Gewöhnlichen liegenden Fas-
sungsvermögen zu bezeichnen. Indessen ist aufgrund der in Erwä-
gung 4.3 beschriebenen Wörterbucheinträge davon auszugehen, dass
jedenfalls die französisch- und italienischsprechenden Durchschnitts-
konsumenten das Zeichen MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf nicht
alkoholische Getränke der Klasse 32 nicht als Fantasienamen oder als
Hinweis auf einen grossartigen Geschmack deuten. Vielmehr wird der
unbestrittene Bezug zwischen (alkoholischen) Getränken und dem
übergrossen Fassungsvermögens der Flaschen auf nicht alkoholische
Getränke übertragen und damit MAGNUM als Hinweis auf das über-
grosse Behältnis und die darin enthaltene grössere Menge aufgefasst.
Gerade diese Hinweisfunktion wird durch die entsprechenden Lexika-
einträge (vgl. E. 4.3 hiervor) bestätigt. Damit kann offen bleiben, ob
nach dem Verständnis der Konsumenten dem Wortstamm "magn-"
generell die Bedeutung von Grösse zukommt oder ob mit dem
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Wortstamm "magn-" jeweils etwas Ausserordentliches und Positives
umschrieben werden soll.
4.6 Zu prüfen ist sodann, ob die Durchschnittskonsumenten die Be-
zeichnung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf Milch aus Warenklasse
29 als unmittelbaren Hinweis auf die Flaschengrösse bzw. deren Fas-
sungsvermögen verstehen. Die Vorinstanz hat eingeräumt, dass der
Begriff "Magnum" in Bezug auf Milch und Milchprodukte bislang
ungebräuchlich ist. Wie im Rahmen der Erörterungen zu den nicht
alkoholischen Getränken ausgeführt, ist dieser Umstand jedoch nicht
entscheidend. Vielmehr kann auf die Argumentation betreffend die
nicht alkoholischen Getränke (E. 4.4 f. hiervor) verwiesen werden.
Demnach wird "Magnum" jedenfalls im Zusammenhang mit Getränken
als Hinweis auf eine übergrosse Flasche und auf die grössere in ihr
enthaltene Menge verstanden, auch wenn für diese die Bezeichnung
MAGNUM, was auch die Vorinstanz anerkennt, bislang nicht üblich ist.
Der Umstand, dass Milch in der Schweiz nicht in Mehrwegglasflaschen
vertrieben wird, steht dem Charakter von MAGNUM als Hinweis auf
die Flaschengrösse nicht entgegen. Entscheidend ist, dass Milch-
flaschen entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (bei
weitem nicht nur als Babyflaschen) gebraucht werden. Es ist daher
damit zu rechnen, dass die Konsumenten in der Schweiz bei der Wahr-
nehmung des Wortes MAGNUM im Zusammenhang mit Milch von
einer übergrossen Flasche mit entsprechend grösserer Menge Milch
als Inhalt ausgehen. Daher ist der internationalen Registrierung
MAGNUM (fig.) vorbehaltlich einer die Unterscheidungskraft herbei-
führenden grafischen Gestaltung auch in Bezug auf Milch der Waren-
klasse 29 kein Schutz für die Schweiz zu gewähren.
4.7 Ein beschreibender Charakter des Zeichens muss entgegen der
Ansicht der Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die ebenfalls bean-
spruchten produits laitiers der Klasse 29 angenommen werden. Auch
Milchprodukte, nämlich Joghurt, Molke oder Rahm, können in Fla-
schen vertrieben werden. Es liegt daher nahe, dass der Konsument die
Bezeichnung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf Joghurt als Hinweis
auf die Flaschengrösse und die darin enthaltenen Menge versteht.
Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der
Rekurskommission ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten
Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den
entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai
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2009 E. 2.5.1 Total Trader, B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4
NanoBone; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c Source
Safe). Dies trifft auch auf das Zeichen MAGNUM zu. Damit ist im
Begriff MAGNUM auch für diese Produkte ein grundsätzlich nicht
markenschutzfähiger Hinweis auf die Ausstattung und Form der Ware
zu sehen.
4.8 Zum Gesamteindruck der Marke gehört indessen nicht nur der
Wortbestandteil, sondern auch die Grafik. Die Vorinstanz ist der
Meinung, die grafische Gestaltung der Schrift sei ungeeignet, dem
Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Beschwerdeführerin
vertritt dagegen die Auffassung, die zusätzlichen grafischen Elemente
sowie der Farbanspruch prägten den Gesamteindruck. Voraussetzung
für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente
den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Sie bedarf besonderer,
charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen
Zeichen den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 Chocolat
Pavot [fig.] mit Hinweisen). Je beschreibender oder üblicher die Wort-
elemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische
Ausgestaltung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 Basilea Pharmaceutica
[fig]). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen (RKGE
in: sic! 2005 649 E. Globalepost), z.B. sind übliche Schriftarten,
ebenso wie Handschriften (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 Chocolat Pavot [fig.]) nicht
geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen. Da das
Zeichen MAGNUM (fig.) - soweit Getränke betroffen sind - als Hinweis
auf die Menge bzw. der Behältergrösse verstanden wird, sind hohe
Anforderungen an die grafische Gestaltung zu stellen. Mit Ausnahme
der in symmetrischer Weise gestalteten, als Grossbuchstaben
gehaltenen Buchstaben M als Anfangs- und Endbuchstabe, welche in
am Ende der ersten Aufwärtsbewegung bzw. am Anfang der letzten
Abwärtsbewegung ein Häkchen nach aussen aufweisen, ist die von
der Beschwerdeführerin gewählte Schrift – ein klassizistisch-stilisierter
Schrifttyp – keinesfalls ungewöhnlich. Die Häkchen als Detail beein-
flussen den Gesamteindruck nicht wesentlich. Auch die Farbgebung
(gold mit goldbrauner Einfassung) fügt dem Gesamteindruck nichts
Ungewöhnliches hinzu, da es sich um Nuancierungen der gleichen
Farbe handelt. Die Vorinstanz hat der Grafik der internationalen
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Registrierung daher zu Recht keine Bedeutung im Hinblick auf die
Unterscheidungskraft beigemessen.
4.9 Nach dem Gesagten ist das strittige Zeichen aufgrund fehlender
Unterscheidungskraft – vorbehältlich der geltend gemachten Ver-
letzung des Gleichbehandlungsgebots und der dem IGE vorgewor-
fenen Missachtung ausländischer Eintragungen – vorläufig als nicht
eintragungsfähig zu beurteilen. Ob auch ein Freihaltebedürfnis in
Bezug auf die geltend gemachten Produkte besteht und inwieweit dies,
wie die Vorinstanz vorbringt, auch bereits mit Blick auf zukünftige Ent-
wicklungen im Bereich der Milchprodukte (bzw. der Verpackung der-
selben) bejaht werden darf, kann demnach offen bleiben.
5.
Die Beschwerdeführerinnen haben sich darauf berufen, im vorlie-
genden Fall seien ausländische Voreintragungen, insbesondere der
Umstand, dass die Marke in Frankreich eingetragen sei, zu ihren
Gunsten zu berücksichtigen. Ausländischen Voreintragungen kommt
grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zu (BGE 129 III 229 E. 5.5
Masterpiece, BGE 114 II 174 E. 2c Eile mit Weile). Sie können
allerdings in Grenzfällen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet
werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom
9. Januar 2008 E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Durch die klaren lexiko-
grafischen Hinweise auf den Gebrauch des Ausdrucks "Magnum" im
Sinne von übergrossen Flaschen mit dem doppelten oder jedenfalls
mehr Inhalt kann indessen nicht von einem Grenzfall gesprochen
werden.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen und
die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist.
7.
Angesichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteient-
schädigung kann nicht zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]). Bei Marken-
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eintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät-
zung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-
und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesge-
richts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas work, BGE
133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von diesem
Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels
Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke
ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- zu erheben, welche der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mittels des geleisteten Kosten-
vorschusses zu decken ist.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz
bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von
Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der
Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden
Urteils zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 866199; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 27. Mai 2009
Seite 16