B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-2521/2018
Ur t e i l vom 1 5 . J a nu a r 2 0 1 9
Besetzung
Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.
Parteien
Baumanagement Johannes Tribelhorn,
Alpenstrasse 7, 6300 Zug,
vertreten durch OK pat AG,
Industriestrasse 47, 6300 Zug,
Beschwerdeführerin,
gegen
Migros-Genossenschafts-Bund,
Limmatstrasse 152, Postfach, 8031 Zürich,
vertreten durch Swissberg AG,
Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15552;
CH 499'659 MICASA / CH 699'865 SWICASA.
B-2521/2018
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 14. März 2017 wurde die Schweizer Marke Nr. 699'865 SWICASA der
Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für
folgende Waren eingetragen:
Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen.
B.
Der Beschwerdegegner ist Inhaber der Schweizer Marke Nr. 499'659 MI-
CASA mit Hinterlegungsdatum 14. August 2000. Er erhob am 14. Juni
2017 gegen die Eintragung der Beschwerdeführerin teilweise, nämlich be-
treffend der obgenannten Waren, Widerspruch und ist unter anderem für
folgende Waren eingetragen:
Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.
C.
Mit Verfügung vom 26. März 2018 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut (Ziffer 1) und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke betref-
fend die Waren in Klasse 20 (Ziffer 2). Sie stellte fest, dass die Wider-
spruchsgebühr von Fr. 800.– beim Institut verbleibt (Ziffer 3) und die Wi-
derspruchsgegnerin dem Widersprechenden eine Parteientschädigung
von Fr. 3'200. – (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen hat (Ziffer 4).
Sie führte im Wesentlichen aus, die Zeichen seien schriftbildlich, klanglich
und im Sinngehalt ähnlich, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei.
Bei der Widerspruchsmarke handle es sich im Zusammenhang mit Möbeln
der Klasse 20 um eine institutsnotorisch bekannte Marke mit einer zumin-
dest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Unter Berücksichtigung der
Bekanntheit der Widerspruchsmarke, der Warengleichheit, der Zeichen-
ähnlichkeit und des normalen Aufmerksamkeitsgrades der Abnehmer be-
stehe die Verwechslungsgefahr trotz der Tatsache, dass das Zeichenele-
ment CASA in Alleinstellung zum Gemeingut gehöre. Der Widerspruch sei
deshalb gutzuheissen.
D.
Mit Eingabe vom 27. April 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte die Aufhebung der an-
gefochtenen Verfügung sowie die Bestätigung der Eintragung der ange-
fochtenen Marke.
B-2521/2018
Seite 3
Sie machte im Wesentlichen geltend, die kennzeichnungsrechtlichen An-
sprüche des Beschwerdegegners gegenüber der Beschwerdeführerin
seien verwirkt. Die beiden Marken hätten in der Schweiz seit 1996 friedlich
nebeneinander koexistiert und der Beschwerdegegner habe nie eine Mar-
kenrechtsverletzung geltend gemacht. Weiter behaupte die Vorinstanz
ohne Begründung, dass die Widerspruchsmarke institutsnotorisch bekannt
sei. Diese sei jedoch aufgrund ihres beschränkten Schutzumfanges kenn-
zeichnungsschwach. Die beiden Marken würden sich in der kennzeich-
nungskräftigen Vorsilbe unterscheiden und hätten unterschiedliche Sinn-
gehalte. Vor diesem Hintergrund bestehe keine Verwechslungsgefahr.
E.
Mit Eingabe vom 13. Juni 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Einrei-
chung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Be-
gründung im angefochtenen Entscheid, die Abweisung der Beschwerde.
F.
Mit Eingabe vom 13. Juli 2018 reichte der Beschwerdegegner die Be-
schwerdeantwort ein.
Er führte im Wesentlichen aus, es treffe bereits faktisch nicht zu, dass die
beiden Marken seit 1996 in der Schweiz koexistieren würden, da die Marke
der Beschwerdeführerin markenmässig nicht benutzt worden sei. Das
Rechtsinstitut der Verwirkung sei nicht Gegenstand des Widerspruchsver-
fahrens. Die hohe Bekanntheit der Marke MICASA sei notorisch und werde
von der Beschwerdeführerin nicht substantiiert bestritten. Aufgrund der
nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung sei im vorliegenden Fall zumin-
dest von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszu-
gehen. Vorliegend bestehe sowohl eine direkte als auch eine indirekte Ver-
wechslungsgefahr.
G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführe-
rin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48
B-2521/2018
Seite 4
Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, der Beschwerdegegner habe seine
kennzeichnungsrechtlichen Ansprüche verwirkt. Sie verkennt, dass das
Institut der Verwirkung nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sein
kann (vgl. Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 6.2.2
"Swiss Military/Swiss Military"). Der Verwirkung unterliegt der markenrecht-
liche Verbotsanspruch, wenn dessen Durchsetzung aufgrund der Vorge-
schichte als missbräuchlich erscheint (EUGEN MARBACH, in: von Büren/Da-
vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1567). Wie der Beschwerdegegner
zu Recht vorbringt, könnte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Ver-
fahren nur den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke nach Art. 32 des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) geltend
machen. Solches bringt sie aber nicht vor.
3.
3.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann
vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich
und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt
sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechs-
lungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren
Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistun-
gen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Ver-
schiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je
ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-
HÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wap-
penschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).
3.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-
terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Ra-
dion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41).
Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen
B-2521/2018
Seite 5
werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007
E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5
"Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der
Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom
29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeaus-
rüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel
zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wir-
kung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
3.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte
Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke
Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach
sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Cha-
rakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des
BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark
sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen
Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom
20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; MARBACH,
SIWR III/1, N. 979 m.H.).
Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab,
wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hin-
terlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger
hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit
des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad von den massgeblichen
Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella").
Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal
kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für
das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Ver-
wechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zei-
chen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaft-
liche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
B-2521/2018
Seite 6
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-
telbare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas";
BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Entscheid des BGer 4C.171/2001
vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]").
4.
Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt
voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).
Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die beanspruchten
Waren der Klasse 20 der zu vergleichenden Marken gleich sind. Das trifft
zu, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Die unbestrittene
Identität der Waren legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders
strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Ka-
millan").
5.
Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Ver-
kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar-
kenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestim-
mung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke
(GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).
Die Widerspruchsmarke wendet sich für Möbel, Spiegel und Bilder- und
andere Rahmen der Klasse 20 an ein breites Publikum. Hauptsächlich sind
erwachsene Personen angesprochen, die zu Privat- oder geschäftlichen
Zwecken nachfragen. Die Waren werden regelmässig nachgefragt, sind
aber keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs. Das angesprochene
Publikum erwirbt sie mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit.
6.
6.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG
setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).
6.2 Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die Zeichen seien schriftbildlich
und klanglich ähnlich. Zudem würden die Abnehmer in beiden Zeichen das
ihnen bekannte Wort CASA erkennen, weshalb auch Ähnlichkeiten im
Sinngehalt bestehen würden.
B-2521/2018
Seite 7
Die Beschwerdeführerin hingegen bringt zur Zeichenähnlichkeit vor, die
beiden Marken würden im gemeinfreien letzten Zeichenelement CASA
übereinstimmen. Im Übrigen würden sich die Marken im kennzeichnungs-
kräftigen Teil der Vorsilbe unterscheiden. Es bestehe sowohl eine unter-
schiedliche Konsonanten- als auch Vokalfolge und die Wörter hätten un-
terschiedlich viele Buchstaben. Es liege somit lediglich beim kennzeich-
nungsschwachen Markenbestandteil eine schriftbildliche Ähnlichkeit vor,
wohingegen beim Kern beider Marken keine solche vorliege. Da SWICASA
keine Bedeutung habe, würden die beiden Marken im Sinngehalt klar nicht
übereinstimmen.
Der Beschwerdegegner führt aus, die Zeichen seien sehr ähnlich. Dem
stummen Wortanfang „M“ respektive „SW“ folge die identische Endung „-
ICASA“. Entsprechend seien die Zeichen phonetisch sehr ähnlich. Eben-
falls sei die Betonung beider Marken gleich. Der identische Markenbe-
standteil „-ICASA“ suggeriere einen ähnlichen Sinngehalt. Die Aussage der
Beschwerdeführerin, dass die Sinngehalte beider Zeichen klar nicht über-
einstimmen würden, sei eine Schutzbehauptung.
6.3 Gegenüber stehen sich die beiden Wortmarken MICASA und SWI-
CASA. Die beiden Marken bestehen aus einem Wort und stimmen im Be-
standteil „-ICASA“ überein. Während die Widerspruchsmarke aus sechs
Buchstaben besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus sieben Buch-
staben zusammen. Trotz kleiner Unterschiede in der Wortlänge und dem
Wortanfang ist festzustellen, dass die beiden Marken schriftbildlich stark
übereinstimmen und sich ähnlich sind.
Gleiches gilt für die klangliche Komponente. Aufgrund der Übereinstim-
mung im Bestandteil „-ICASA“, der gleichen Silbenanzahl (MI-CA-SA bzw.
SWI-CA-SA), der gleichen Vokalfolge (I-A-A) und der lediglich minimalen
Unterscheidung im stummen Wortanfang („M“ bzw. „SW“) muss auch hier
von Ähnlichkeit ausgegangen werden.
Bezüglich Sinngehalt kommt den beiden Zeichen als Ganzes keine lexika-
lische Bedeutung zu. Jedoch erkennen die massgebenden Verkehrskreise
in beiden Zeichen den Bestandteil CASA. Das italienische Substantiv be-
deutet zu Deutsch „Haus“ oder „Zuhause“ (PONS Online Wörterbuch Itali-
enisch-Deutsch, , abgerufen am 19.12.18). Das Wort
des italienischen Grundwortschatzes dürfte für die deutsch- und franzö-
sischsprechenden Verkehrskreise ohne Weiteres in seiner Bedeutung er-
B-2521/2018
Seite 8
kannt werden. Der Bestandteil MI der Widerspruchsmarke wird vom Italie-
nischen auf Deutsch in Alleinstellung mit „mir“ oder „mich“ übersetzt“
(PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, , abge-
rufen am 19.12.18). Obwohl grammatikalisch nicht korrekt wird der aus den
Bestandteilen MI und CASA bestehenden Widerspruchmarke der Sinngeh-
alt „mein Haus“ zugeschrieben. Die französische Bedeutung von MI im
Sinne von „Mitte“ oder „Hälfte“ als Vorsilbe (PONS Online Wörterbuch
Französisch-Deutsch, , abgerufen am 19.12.18) ergibt
im Zusammenhang mit dem italienischen Wort CASA keinen Sinn. Dem
Bestandteil SWI der angefochtenen Marke kommt in keiner Landessprache
eine lexikalische Bedeutung zu. Indem beide Zeichen den Bestandteil
CASA enthalten, besteht auch bezüglich des Sinngehaltes Ähnlichkeit.
6.4 Die Zeichen sind nach Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt sehr ähn-
lich, so dass insgesamt von der Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.
7.
7.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der
angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem
Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).
7.2 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die Wider-
spruchsmarke sei aufgrund ihres Bedeutungsgehalts als originär nicht un-
terscheidungskräftig erachtet, aber als im Verkehr durchgesetzte Marke im
Register eingetragen worden. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich
im Zusammenhang mit Möbeln der Klasse 20 um eine institutsnotorisch
bekannte Marke. Im massgeblichen Warenbereich komme ihr daher zu-
mindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Obwohl das Zei-
chenelement CASA in Alleinstellung zum Gemeingut gehöre, sei die Ver-
wechslungsgefahr insgesamt zu bejahen.
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die beiden Marken würden
lediglich im gemeinfreien Zeichenelement CASA übereinstimmen sowie in
der Verwendung des Vokals „i“ in der Vorsilbe. Im Übrigen würden sie sich
im kennzeichnungskräftigen Teil der Vorsilbe unterscheiden. Da die Sinn-
gehalte der Zeichen nicht übereinstimmen würden, bestehe keine Ver-
wechslungsgefahr. Der Widerspruchsmarke komme ein beschreibender
Sinngehalt zu. Das Zeichenelement CASA sei in Alleinstellung direkt be-
schreibend, weshalb sich sein Schutzumfang nicht auf diesen Begriff in der
angefochtenen Marke zu erstrecken vermöge. Entsprechend komme der
B-2521/2018
Seite 9
Widerspruchsmarke nur ein schwacher Schutzumfang zu. Der Kern der
angefochtenen Marke (SWI) unterscheide sich deutlich von der Wider-
spruchsmarke und das übernommene Zeichenelement (CASA) erscheine
dermassen beschreibend, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwi-
schen den Vergleichsmarken vermutet würden. Eine mittelbare oder unmit-
telbare Verwechslung sei höchst unwahrscheinlich. Eine bloss entfernte
Möglichkeit einer Fehlzurechnung begründe noch keine Verwechslungsge-
fahr.
Der Beschwerdegegner führt aus, aufgrund der nachgewiesenen Ver-
kehrsdurchsetzung und der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei
zumindest von einem normalen Schutzumfang auszugehen. Die Frage ei-
ner angeblichen Kennzeichnungsschwäche stelle sich gar nicht mehr,
denn eine solche sei durch die Anerkennung der Durchsetzung im Verkehr
gerade überwunden worden. Aufgrund der ausserordentlich hohen Be-
kanntheit sei heute sogar von einer starken Marke mit einem erweiterten
Schutzumfang auszugehen. Im vorliegenden Fall liege sowohl eine direkte
als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr vor.
7.3 Die Widerspruchsmarke ist als durchgesetzte Marke im Markenregister
eingetragen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat, wohl zurückge-
hend auf den Entscheid BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillon, Ka-
millan", mehrfach erkannt, dass ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen
eine starke Marke sei (Urteil des BGer 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000
E. 4c/aa "Helvetic Tours"; BGE 126 III 315 E. 6c "Rivella"; BGE 127 III 160
E. 2b/cc "Securitas" sowie BGE 128 III 447 E. 2 "Premiere"). Etwas diffe-
renzierter erläutert das Bundesgericht in BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appen-
zeller", dass der Schutzumfang eines Zeichens umso stärker sei, je stärker
sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Diese Ansicht deckt sich
mit der in BGE 134 III 321 E. 2.3.5 "M/M-Joy (fig.)" geäusserten Auffas-
sung, wonach die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung eines Zeichens umso höher seien, je banaler das Zeichen erscheine.
Auch die jüngere Lehre vertritt die Auffassung, ein Automatismus in der
Annahme einer starken Marke sei abzulehnen, und bewegt sich hin zu ei-
ner Einzelfallbeurteilung, wobei eine durchgesetzte Marke von schwach
über normal bis stark sein könne (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 984 ff.;
DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2
lit. a Rz. 316 ff.; zumindest für eine Unterscheidung zwischen normaler und
starker Kennzeichnungskraft STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O.,
Art. 2 N. 230; vermittelnd ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im
B-2521/2018
Seite 10
schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 261 ff.). Insgesamt erscheint an-
gemessen, auf einen vermittelnden Ansatz abzustellen. Die Verkehrs-
durchsetzung eines Zeichens kann durchaus Auswirkungen auf den
Schutzumfang der durchgesetzten Marke haben; dieser Schutzumfang ist
aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad
der Banalität des Zeichens abhängig zu machen (vgl. Urteil des BVGer
B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 8.2 "Pupa/Fashionpupa").
7.4 Die Verkehrsdurchsetzung verleiht der originär nicht unterscheidungs-
kräftigen Widerspruchsmarke überhaupt erst eine Kennzeichnungskraft im
Verkehr. Die Widerspruchsmarke ist notorisch bekannt (vgl. hierzu die Bei-
lagen der Beschwerdeführerin in den vorinstanzlichen Akten [act. 3 und 7]).
Der Grad der Verkehrsdurchsetzung kann weder als besonders schwach
noch als besonders stark bezeichnet werden. Aufgrund ihrer Bekanntheit
kann der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft
zuerkannt werden. Damit ist ein normaler Schutzumfang zugrunde zu le-
gen bei der Beurteilung, ob sich aus der Zeichenähnlichkeit und der Wa-
rengleichheit eine Verwechslungsgefahr ergibt.
7.5 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung.
Entscheidend ist, dass die Zeichen der beiden Marken im gemeinfreien
Bestandteil „-CASA“ übereinstimmen, wodurch die Aufmerksamkeit der an-
gesprochenen Adressaten auf die erste Silbe der beiden Zeichen gelenkt
wird (vgl. Urteil des BVGer B-355/2016 vom 10. April 2018 "Rucocolor/Ro-
dacolor [fig.]"). Die Anfangssilbe „SWI“ der angefochtenen Marke schafft
einen deutlichen Zeichenabstand. Zum einen ist sie im Sprachgebrauch
eher ungewöhnlich. Sie wird als Wortanfang in allen Landessprachen sehr
selten verwendet und kommt praktisch nur in Wortformen vor, die ihren Ur-
sprung im Englischen haben. In einem entfernten Sinn mag sie sogar an
das internationale Kennzeichnen „SUI“ für die Schweiz erinnern. Auf jeden
Fall bleibt die Färbung durch die Anfangssilbe „SWI“ in der Erinnerung haf-
ten. Zum anderen liegen die Silben „SWI“ und „MI“ ziemlich weit auseinan-
der, zumal sich kurze Wortelemente leichter einprägen lassen. Dies führt
dazu, dass vergleichsweise geringfügige Modifikationen bereits einen ge-
nügenden Abstand gewährleisten können (BGE 121 III 377 E. 2b
"Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 8.1
"Zurcal/Zorcala" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 5.2 "Efe
[fig.]/Eve"). Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner zahlreiche Marken,
die mit der Silbe „MI“ beginnen, in seinem Portfolio hat (vgl. Beilagen 8-49
der Beschwerdeführerin). Der Markenauftritt spielt mit dieser Anfangssilbe
B-2521/2018
Seite 11
im Verkehr und entsprechend fällt die Verkehrserwartung aus. Die abwei-
chende Anfangssilbe „SWI“ der Widerspruchsmarke durchbricht die Auf-
merksamkeit und lässt auf eine andere betriebliche Herkunft schliessen,
was die Gefahr von Fehlzurechnungen bannt. Insgesamt ist deshalb davon
auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise bei durchschnittli-
cher Aufmerksamkeit trotz Warengleichheit und durchschnittlicher Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke die beiden Zeichen auseinander-
halten können. Eine Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.
8.
Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-
Ziffern 1, 2 und 4 der vorinstanzlichen Verfügung sind aufzuheben.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1
VwVG).
9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse
bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert
eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse
an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490
E. 3.3 „Turbinenfuss“). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfakto-
ren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'500.– festzulegen. Der
von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzu-
erstatten.
9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Vertretung der Beschwer-
deführerin hat eine Kostennote eingereicht und macht einen Aufwand von
Fr. 4'000.– (10h à Fr. 400.–) geltend. Die Kostennote listet den Aufwand
B-2521/2018
Seite 12
nicht im Detail auf. Daraus geht nicht hervor, worin der Aufwand bestand
und wie er sich auf die einzelnen Arbeiten verteilt. An den Detaillierungs-
grad der Kostennote sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit über-
prüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich not-
wendig und damit entschädigungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kosten-
note nicht nur ersichtlich sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind
und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch,
wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt
(Urteile des BVGer B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und
B-4637/2016 vom 17. März 2017 E. 7; vgl. MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Mül-
ler/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2008, Rz. 18 zu Art. 64). Die vorliegend erstellte Kosten-
note genügt diesen Anforderungen nicht, sondern führt pauschal einen
Aufwand für die Anwaltstätigkeit auf. Der notwendige Aufwand ist deshalb
aufgrund der Akten festzusetzen. Unter Berücksichtigung der massgeben-
den Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädi-
gung auf insgesamt Fr. 2'500.– festzusetzen.
9.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung
von Fr. 3'200.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. Angesichts des Verfahrens-
ausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch
mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten, wes-
halb sie dem Beschwerdegegner die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.–,
welcher dieser vorgeleistet hat, nicht zu ersetzen hat. Darüber hinaus ist
ihr für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von
Fr. 2'400.– zulasten des Beschwerdegegners zuzusprechen.
10.
Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege-
ben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.
B-2521/2018
Seite 13
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochte-
nen Verfügung werden aufgehoben und der Widerspruch wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdegegner auf-
erlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der
Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der
Gerichtskasse zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor
Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'500.– zu entschädigen.
5.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor
Vorinstanz mit Fr. 2'400.– zu entschädigen.
B-2521/2018
Seite 14
6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
– den Beschwerdegegner (Einschreiben;
Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 15552; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
Versand: 17. Januar 2019