Bundesverwal tungsger icht
T r ibunal administ rat i f fédéral
T r ibunale amminist rat ivo federale
T r ibunal administ rat iv federal
Abteilung II
B-259/2017
Ur t e i l vom 1 3 . M ä r z 2 0 1 9
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Conceptia Sàrl,
Felsenstrasse 41, 8832 Wollerau,
vertreten durch Maître Sébastien Fanti,
Rue de Pré-Fleuri 8B, Case postale 497, 1951 Sion,
Beschwerdeführerin,
gegen
Tesla Motors Inc.,
3500 Deer Creek Road, US-CA 94304 Palo Alto,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 14515 und 14516;
IR 1'162'462 TESLA, CH 679'255 POWERWALL /
CH 675'382 TESLA POWERWALL.
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Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin meldete die Schweizer Wortmarke CH 675'382
TESLA POWERWALL am 5. Mai 2015 bei der Vorinstanz zur Eintragung
an. Am 8. Juli 2015 wurde die Marke auf S publiziert. Sie ist für
folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs; distributeurs auto-
matiques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant élec-
trique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informa-
tions, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires.
37 Construction; réparation; services d'installation.
Gestützt auf ihre Registrierung IR 1'162'462 TESLA und ihre damals hän-
gige Anmeldung Nr. 59955/2015 und heutige Schweizer Marke
CH 679'255 POWERWALL erhob die Beschwerdegegnerin am 8. Okto-
ber 2015 doppelt vollumfänglich Widerspruch gegen diese Marke. Die Wi-
derspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen regis-
triert:
IR 1'162'462 TESLA (Widerspruch Nr. 14515; B-259/2017)
9 Batteries pour l'alimentation en électricité de moteurs de véhicules élec-
triques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules élec-
triques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de vé-
hicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d'applications
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mobiles pour la surveillance de l'état et du chargement électrique de véhi-
cules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables
sous forme de logiciels de système d'exploitation de véhicules.
12 Automobiles et leurs parties structurelles.
36 Financement en matière d'automobiles.
37 Fourniture de services pour la réparation et l'entretien d'automobiles.
CH 679'255 POWERWALL (Widerspruch Nr. 14516; B-266/2017)
9 Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung
von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-
richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle
der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte
zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-
rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung
für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von
Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen
Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Opti-
mierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung
von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.
36 Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur
Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von
Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batte-
riesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und
Stabilisierung von Elektrizität.
37 Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-
schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-
mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.
42 Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und
Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und
Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung,
Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-
tungsdienstleistungen.
Die Beschwerdeführerin nahm zu den Widersprüchen keine Stellung.
Die Vorinstanz hiess beide Gesuche am 28. November 2016 teilweise gut
und widerrief die angefochtene Marke für folgende Waren und Dienstleis-
tungen:
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Nur Widerspruchsverfahren Nr. 14515:
7 Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel-
lement.
Widerspruchsverfahren Nr. 14515 und 14516:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques;; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'infor-
mations, ordinateurs; logiciels.
37 Réparation; services d'installation.
Ausgehend von einer gewöhnlichen Kennzeichnungskraft mit entspre-
chend normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarken, der starken
Gleichartigkeit eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
sowie einer grossen Zeichenähnlichkeit infolge vollständiger Übernahme
der Marken TESLA bzw. POWERWALL bejahte sie, trotz teilweise erhöhter
Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, das Vorliegen einer Verwechslungs-
gefahr in beiden Verfahren.
Mit Schreiben vom 11. Januar 2017, versandt am 13. Januar 2017, erhob
die Beschwerdeführerin gegen beide Verfügungen Beschwerde ans Bun-
desverwaltungsgericht und stellte die Rechtsbegehren:
1. Le présent recours est admis ;
2. La décision du 28 novembre 2016 rendue par l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle dans la cause Tesla Motors Inc. (marque opposante) contre
Conceptia Sàrl (marque opposée) n°14515 – TESLA / n° 14516 – POWER-
WALL /// tesla powerwall est réformée dans le sens des présentes conclu-
sions ;
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3. La marque suisse n° 675 382 « tesla powerwall » est révoquée pour les pro-
duits est prestations suivants :
Classe 9 disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement nu-
mériques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ments pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels
Classe 37 réparation, services d'installation ;
4. Les frais de la décision sont à la charge de Tesla Motors Inc. ;
5. D'équitables dépens sont alloués à Conceptia GmbH selon un décompte
déposé en temps utiles.
Zur Begründung führte sie mit Bezug auf das Widerspruchsverfahren
Nr. 14515 aus, es bestehe weder Gleichartigkeit zwischen « Automobiles »
in Klasse 12 einerseits und nicht handbetätigten Landwirtschaftsfahrzeu-
gen und Maschinen in Klasse 7 anderseits, noch zwischen herunterladba-
rer Software in Form von Mobile-Apps zur Überwachung des Zustands, der
elektrischen Ladung und zur Fernbedienung von Fahrzeugen; herunterlad-
barer Software in Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs einer-
seits und Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten; wissenschaftli-
chen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wä-
ge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparaten und –instru-
menten (alle in Klasse 9) anderseits. Der Name NIKOLA TESLA, des Erfin-
ders des asynchronen Elektromotors, gelte beim durchschnittlichen Publi-
kum als beschreibende Angabe für Elektrotechnik und sei im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig. Die an-
gefochtene Marke hebe sich durch den zusätzlichen Bestandteil "Power-
wall" hinreichend von der Widerspruchsmarke TESLA ab. Da die Waren in
Klasse 9 mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt würden, sei eine Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen.
Im Widerspruchsverfahren Nr. 14516 bestehe keine Gleichartigkeit zwi-
schen Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung
der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von
elektrischen Batteriesystemen einerseits und Geräten zur Aufzeichnung,
Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträ-
gern, Schallplatten; wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, foto-
grafischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-,
Unterrichtsapparaten und -instrumenten (alle in Klasse 9) anderseits.
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Die Verfahren wurden am 17. Januar 2017 vereinigt und auf Begehren
beider Parteien vom 20. Februar bis 27. Juni 2017 sistiert.
Unter Hinweis auf ihre angefochtenen Entscheide, ohne weitere Ausfüh-
rungen, beantragte die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 28. August
2017, die Beschwerden seien abzuweisen.
Auch die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom
28. September 2017, die Beschwerden seien unter Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Sie ist der
Ansicht, die Marken seien kennzeichnungsstark und den Ausführungen
der Vorinstanz zur Gleichartigkeit der Waren sei zu folgen.
Mit unaufgeforderter "Spontanreplik" vom 16. Oktober 2017 reichte die
Beschwerdeführerin Wikipedia-Auszüge betreffend den Erfinder Nikola
Tesla und die Verwendung seines Namens zu den Akten.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder-
lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig
(Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG,
SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Be-
schwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz un-
terlegen ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG,
SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben
(Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig
geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
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2.
2.1 Die Beschwerdegegnerin hat gegen die ihre Anträge teilweise gutheis-
senden Verfügungen der Vorinstanz keine Beschwerde erhoben. Die an-
gefochtene Verfügung ist insoweit in Rechtskraft erwachsen, als die Be-
schwerdeführerin darin entweder obsiegt oder sich der Löschung ihrer Mar-
ke nicht widersetzt und auf ihre Anfechtung verzichtet hat.
Beschwerdeweise zu prüfen ist damit die Eintragung der Marke TESLA
POWERWALL in Klasse 7 für: "Machines; instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement", und in Klasse 9 für: "Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques".
2.2 Die Widerspruchsmarke CH 679'255 POWERWALL wurde vor Vorin-
stanz zwar später als die angefochtene Marke, aber mit Prioritätsanspruch
der gleichlautenden US-Anmeldung vom 29. April 2015 zur Eintragung an-
gemeldet. Sie gilt darum als ältere Marke (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 2
Bst. a MSchG, Art. 4 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ,
SR 0.232.04]). Die Vorinstanz ist zurecht auf den Widerspruch eingetreten,
was die Beschwerdeführerin auch nicht in Frage stellt.
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c
MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung ei-
ner jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr
beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zei-
chenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen,
für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouve-
nin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als
eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienst-
leistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zei-
chen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte
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sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3 Aufl.
2017, Art. 3 N. 154).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für das Bestehen gleicharti-
ger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Abnehmerkreisen
und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, ver-
wandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Ver-
hältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom
2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid"). Können die massgeblichen Ab-
nehmerkreise annehmen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken
angebotenen Waren oder Dienstleistungen in Anbetracht ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen
oder wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers her-
gestellt werden, ist eine Gleichartigkeit zu bejahen (Urteile des BVGer
B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris
[fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]", B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1
"fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCH-
BAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz-
und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 117). Gleichartig heisst
also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Er-
wartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen
betrifft (vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht,
Bern 2000, S. 210).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/
Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Das Erinnerungsvermögen der Verkehrskreise
hängt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Erwerb der in
Frage stehenden Waren gewöhnlich aufgewendet wird (BGE 121 III 377
E. 2a "Boss/Boks"). Bei Massenartikeln des täglichen Gebrauchs ist mit ei-
ner geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterschei-
dungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistun-
gen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/
Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook
Video [fig.]").
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3.4 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstim-
mung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit
genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN MARBACH,
in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.).
Wird eine ältere Marke vollständig übernommen, liegt grundsätzlich Zei-
chenähnlichkeit vor, wobei die Kombination mit einem Zusatz in der Regel
keine hinreichende Unterscheidbarkeit schafft. Die Übernahme einer älte-
ren Marke kann allerdings zulässig sein, wenn diese derart mit der neuen
Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualität verliert und nur noch
als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 134 m.w.H.; Urteile des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018
E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Okto-
ber 2017 E. 8.1 f. „Stingray/Roamer Stingray“).
3.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzumfang be-
urteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. In der Regel wird
eine originäre Unterscheidungskraft angenommen, es ist aber stets zu un-
tersuchen, ob besondere Umstände vorliegen, die die Annahme einer ur-
sprünglich geringeren oder erhöhten Kennzeichnungskraft rechtfertigen
(JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 84 f.). Für schwache Marken ist der geschützte
Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a
"Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasie-
haften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurch-
schnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Ur-
teil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars
[fig.]/Army tex [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 979).
3.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähn-
lichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurech-
nungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet,
dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen
zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge
zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile
des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/
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BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). Anspielungen und Anleh-
nungen an bekannte Marken schaffen keine Verwechslungsgefahr, wenn
sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren und
Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschränkt sind
(E. 3.2) oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben (E. 3.3).
4.
Als erstes sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marken, die
massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke
TESLA richtet sich an die Zwischen- und Endkäuferschaft von Automobi-
len, namentlich Elektrofahrzeugen, die Widerspruchsmarke POWERWALL
an Abnehmer elektrischer Batteriesysteme. Diese Verkehrskreise stimmen
jeweils auch mit den mitregistrierten Hilfsdienstleistungen der erforderli-
chen Installation, Reparatur und des Unterhalts (Kl. 37), des/der entspre-
chenden Leasing bzw. Finanzierung (Kl. 36) und, bei TESLA, der entspre-
chenden Überwachung und Beratung (Kl. 42) überein. Die Waren und
Dienstleistungen werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt.
5.
5.1 Zunächst ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.
5.1.1 Die Vorinstanz beurteilte die von der angefochtenen Marke bean-
spruchten Maschinen und nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte in
Kl. 7 als gleichartig mit "automobiles" in Kl. 12 und erwog in der angefoch-
tenen Verfügung zum Widerspruch Nr. 14515 gestützt auf die Erläuterun-
gen eines französischen Wörterbuchs, "automobiles" sei der Oberbegriff
aller motorgesteuerten, "auto-mobilen" (selbstbewegten) Maschinen und
Instrumente. Das Wort umfasse zugleich die Fahrzeuge der Kl. 12 wie die
landwirtschaftlichen Geräte, z.B. Dünge-, Pflug- und Sämaschinen, der
Kl. 7. Die Vorinstanz übersieht dabei, dass das Klassifizierungssystem des
Nizza-Abkommens die klassenübergreifende Auslegung einer Registrie-
rung ebenso wenig wie die Registrierung eines klassenübergreifenden Be-
griffs zulässt. Wäre "Automobiles" im vorgenannten Sinn zu verstehen,
könnte das Wort keiner Klasse abschliessend zugeordnet werden und
wäre im Rahmen der Markenprüfung zurückzuweisen. Es ist als eingetra-
gener Begriff notwendig unter Berücksichtigung der Klassengrenzen zu in-
terpretieren, so dass der vorinstanzlichen Auffassung nicht gefolgt werden
kann.
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5.1.2 Die amtliche Klassifikation der OMPI (11. Aufl. 2019) erwähnt unter
Seriennummer 120199 die Ware "Voitures / Automobiles"; vgl. www.wi-
/classifications/nice/en, besucht am 5. Februar 2019). Ihr entspricht
in der deutschen Übersetzung nach Art. 1 Abs. 6 NKA, an der auch die
Vorinstanz mitgewirkt hat, im Gegensatz zu jener weiten Interpretation, der
Ausdruck "Automobile" (vgl. /marken/klassifikation/wa-
ren_dienstleistungen/nizza/index.html, besucht am 5. Februar 2019). Für
die Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Maschinen und Automobilen
kommt es allerdings weniger darauf an, dass Automobile technisch und
begrifflich betrachtet, auch Maschinen sind (vgl. frz. / ital.: "machine", "mac-
china" für beides). Zu prüfen ist vielmehr, ob diese Waren im Kontext ihrer
Klassengrenzen in einem Substitutionsverhältnis zueinander stehen und
an gemeinsamen Vertriebskanälen partizipieren, die die Verwechslung von
sie kennzeichnenden Marken ermöglichen und begünstigen (vorstehend,
E. 3.2).
5.1.3 Die Kl. 7 enthält im Wesentlichen Maschinen und Werkzeugmaschi-
nen, Motoren und Triebwerke, ausgenommen Motoren und Triebwerke von
Schiffen, Flug- und Fahrzeugen. Anbieter von Maschinen wie die soge-
nannten Maschinenfabriken halten unterschiedliche Waren feil. Die Ma-
schinenfabrik Bern AG z.B. bietet Bereiterungsanlagen, Kapseltester, Kar-
ton-Aufrichtmaschinen, Horizontal-Kartoniermaschinen, Förderstrecken,
Rändelschneidapparate, Hahnenschlüssel und Werkstattwagen an
(, besucht am 5. Februar 2019), die Maschinenfabrik Fehl-
mann AG in Seon Bearbeitungszentren für Werkstücke-Bearbeitung, Fräs-
und Bohrmaschinen (, besucht am 5. Februar 2019)
und die Rieter Maschinenfabrik in Winterthur Faservorbereitungs- und
Spinnmaschinen (, besucht am 5. Februar 2019). Wie Mo-
toren, Triebwerke und nicht von Hand betätigte Landwirtschaftsmaschinen
der Kl. 7 richten sich diese Angebote an Industriebetriebe, die sie zur Be-
arbeitung ihrer Produkte einsetzen oder als Teile derselben weiterverwen-
den. Zu Kl. 7 zählen zwar auch Bohr- und Nähmaschinen, die auch Privat-
personen nachfragen, sie erfüllen aber auch für diese ein industrielles Fer-
tigungsbedürfnis, während Automobile, Schreib- und Maschinen anderer
Nizza-Klassen als Fertigprodukte andere Erwartungen ihrer Käuferschaft
erfüllen. Waren der Kl. 12 etwa dienen der Beförderung auf dem Lande, im
Wasser und in der Luft, wodurch der verwendete Begriff "automobiles" be-
reits klassierungshalber einzugrenzen ist.
5.1.4 Die funktionale Abgrenzung der Klassen 7 und 12 nach Marktstufen
und Warenbestimmung in E. 5.3 verunmöglicht zwar nicht jede Annahme
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einer Gleichartigkeit zwischen ihnen. In zweckgeprägten Bereichen sind
kombinierte Angebote wie Spezialgolfrasenmäher (Kl. 7) und Caddies
(Kl. 12) auf derselben Vertriebsstufe denkbar, und im Schnittbereich der
Motoren- und Antriebstechnik (z.B. "BMW-Turbine") mag eine übereinstim-
mende betriebliche Herkunft von Waren beider Klassen sogar regelmässig
erwartet werden. Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke aber Au-
tomobile, die weder zur Weiterverarbeitung durch den Zwischenhandel ge-
eignet noch auf ein spezialisiertes Fachpublikum beschränkt sind. Nach
der Lebenserfahrung erscheinen die Bedürfnisse des Maschinenbaus und
der Landwirtschaft einerseits und die Angebotspalette von Automobil-Mar-
ken anderseits trotz der beidseits verwendeten breiten Oberbegriffe weder
bezüglich Maschinen noch der nicht von Hand betriebenen Landwirt-
schaftsmaschinen ähnlich genug, dass dabei übereinstimmende Vertriebs-
wege bestehen oder erwartet werden. Wenn die Vorinstanz die Verwechs-
lungsgefahr mit einer klassenübergreifenden Definition von "automobiles",
beschränkt auf die technische Natur von Motoren und Autos, ihre landwirt-
schaftliche Verwendung und das dafür erforderliche Know-how, begründet,
verwendet sie einen unzutreffenden Begriff von Gleichartigkeit (vgl. E. 3.2).
5.1.5 Hinsichtlich machines; instruments agricoles autres que ceux ac-
tionnés manuellement ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwi-
schen den Marken TESLA und TESLA POWERWALL mangels Waren-
gleichartigkeit zu verneinen und die Beschwerde diesbezüglich gutzuheis-
sen.
5.2
5.2.1 Mit Bezug auf die im Streit stehenden Waren in Klasse 9 führte die
Vorinstanz aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de sig-
nalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment könnten oder müssten über ein Computerprogramm unterstützt wer-
den, was zu engen Berührungspunkten mit den Softwareprodukten der Wi-
derspruchsmarken hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-
Know-How führe; überdies erwarteten die Abnehmer eine "gemeinsame
Produktverantwortung" für die Hardwareprodukte bzw. Komponenten der
angefochtenen Marke und die Softwareprodukte der Widerspruchsmarken.
Für Hardware (ordinateurs) als nicht näher spezifizierte Warengruppe mag
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die Einschätzung der Vorinstanz zutreffen, wobei die Beschwerdeführerin
auf eine Anfechtung verzichtet hat. Eine Warengleichartigkeit mit zweckbe-
stimmter Software lässt sich aber nicht unbesehen für Hardware anneh-
men, die ihrerseits von der Software fernliegende, andere Zwecke erfüllt.
Die Widerspruchsmarke TESLA ist für herunterladbare Software in Form
von Mobile-Apps zur Überwachung des Zustands und elektrischen Aufla-
dens sowie zur Fernbedienung von Fahrzeugen, herunterladbare Software
in Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs, die Widerspruchs-
marke POWERWALL für Computersoftware zur Überwachung, Optimie-
rung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von
Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen registriert, die von Her-
stellern batteriebetriebener Fahrzeuge bzw. Elektro- und Elektronikgeräte
nachgefragt werden, um die Haltbarkeit der in ihren technischen Produkten
eingesetzten Batterien zu verlängern. Eine solche Software wird möglich-
erweise in Geräten für die Messung der Umgebung, zur Zeichensetzung,
Rettung oder zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild einschliesslich Magnetaufzeichnungsträgern eingesetzt, doch sind de-
ren Zweckbestimmung, Fertigungsstufen, Vertriebswege und ihr Abneh-
merkreis mit einer solchen Software grundverschieden, wird solche Hard-
ware doch vor allem ihrer Zuverlässigkeit und technischen Genauigkeit we-
gen erworben. Eine allenfalls nötige Steuerungssoftware muss darum be-
reits fest in solchen Geräten implementiert sein. Aus Sicht der beteiligten
Verkehrskreise und Vertriebswege ist darum eine Gleichartigkeit solcher
Geräte mit der erwähnten Batterieregelungssoftware nicht erkennbar;
umso weniger bei Schallplatten, deren Einordnung als Hardware durch die
Vorinstanz nicht gefolgt werden kann. Auch diesbezüglich ist die Be-
schwerde gutzuheissen.
5.2.2 Die weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique beurteilte die Vor-
instanz als gleichartig mit den von der Widerspruchsmarke POWERWALL
beanspruchten batteries pour l'alimentation en électricité de moteurs de
véhicules électriques und prises électriques pour le chargement de véhicu-
les électriques sowie den von der Widerspruchsmarke TESLA beanspruch-
ten elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Ver-
sorgung von Elektrizität. Die Waren verfügten über eine ähnliche Zweck-
bestimmung und stünden in einem Ergänzungsverhältnis. Diese Ausfüh-
rungen sind nicht zu beanstanden und wurden von der Beschwerdeführe-
rin, obwohl die entsprechenden Waren ihren Rechtsbegehren zufolge als
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angefochten gelten müssen, nicht bestritten, sodass eine Warengleichar-
tigkeit zu bejahen ist. Mit Bezug auf diese Waren ist nachfolgend die Zei-
chenähnlichkeit zu prüfen.
6.
6.1 Dass aus der integralen Übernahme der Widerspruchsmarke POWER-
WALL eine grosse Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und visueller Ebene
resultiert, die durch Hinzufügen des Elements "Tesla" in der jüngeren
Marke nicht aufgehoben wird (E. 3.4), bestreitet die Beschwerdeführerin
nicht. Sie verweist indessen auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrs-
kreise beim Erwerb der strittigen Waren in Kl. 9, die eine Verwechslungs-
gefahr ausschliesse. Dabei übersieht sie, dass eine markenrechtliche Ver-
wechslungsgefahr aus dem Zusammenspiel von Zeichenähnlichkeit und
Warengleichartigkeit resultiert (E. 3.1). Der Aufmerksamkeitsgrad der Ver-
kehrskreise hat Einfluss auf den Gesamteindruck der Marken im Erinne-
rungsbild, das mehr oder weniger verschwommen sein kann (E. 3.3; STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 40). Ein hoher Aufmerksam-
keitsgrad führt zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Un-
terschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht
aber die – vorliegend ausgeprägte – Zeichenähnlichkeit aufzuheben.
6.2 Der Widerspruchsmarke POWERWALL kommt kein Sinngehalt zu. Im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in Kl. 9 ist sie unterschei-
dungskräftig. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete erhöhte Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke vermochte jene nicht zu belegen, bezie-
hen sich doch die von ihr aufgeführten Pressemeldungen nicht auf die
Marke POWERWALL, sondern auf das amerikanische Unternehmen Tesla
bzw. die von diesem hergestellten Elektroautos und den Unternehmer Elon
Musk. Daher ist von einem gewöhnlichen Schutzumfang auszugehen. Un-
ter Berücksichtigung der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und der starken
Warenähnlichkeit ist, selbst bei einer erhöhten Aufmerksamkeit der Ver-
kehrskreise, eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
6.3 Damit erübrigt sich die Prüfung einer Verwechslungsgefahr gestützt auf
die Widerspruchsmarke TESLA.
7.
Die Beschwerden sind im Ergebnis bezüglich folgender Waren in Klasse 7
und 9 gutzuheissen:
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7 Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel-
lement,
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques,
und hinsichtlich folgender Waren abzuweisen:
9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant élec-
trique.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin un-
gefähr zu drei Vierteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'500.– festzulegen.
Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von
Fr. 1'375.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.–
entnommen; die Differenz von Fr. 4'125.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu
erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von
Fr. 4'125.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert
30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Ge-
richtskasse zu überweisen.
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8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten
festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands erscheint
eine reduzierte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Be-
schwerdeführerin von Fr. 2'600.– als angemessen.
8.3 In den vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise
unterlegen. An der dort verfügten, je hälftigen Kostenbeteiligung und den
wettgeschlagenen Entschädigungen ist festzuhalten.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 173.110).
Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der angefochte-
nen Verfügungen vom 28. November 2016 werden neu wie folgt gefasst:
2. Die Schweizer Marke Nr. 675 382 "tesla powerwall" wird für die folgen-
den Waren und Dienstleistungen widerrufen:
Klasse 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistre-
ment numériques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pements pour le traitement d'informations, ordinateurs, logiciels.
Klasse 37: Réparation, services d'installation.
2.
Soweit weitergehend, werden die Beschwerden abgewiesen.
3.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'500.– werden im Umfang
von Fr. 1'375.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleis-
teten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– entnommen; die Differenz von
Fr. 4'125.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Ver-
fahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4'125.– wird der Beschwerdegeg-
nerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vor-
liegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'600.– zulasten der Beschwerdegegnerin zugespro-
chen. Für das vorinstanzliche Verfahren wird keine Parteientschädigung
zugesprochen.
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5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W14515, W14516; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 18. März 2019