B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-2642/2012
U r t e i l v o m 7 . M a i 2 0 1 3
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Festina Lotus, S.A.,
Via Layetana, 20 4a, ES-08003 Barcelona,
vertreten durch
A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Caridar Watches (HK) Co. Limited,
Flat/RM 2606B 26/F, WELL FUNG IND BLDG, KWAI
CHUNG, 68 TA CHUEN PING STREET, HK- HONG KONG,
vertreten durch
reuteler & cie SA, Chemin de la Vuarpillière 29, 1260 Nyon,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 29. März 2012 betreffend Widerspruchsver-
fahren Nr. 11900 LOTUS (fig.)/LOTUSMAN (fig.).
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der kombinierten Wort-/Bildmarke
CH 556'117 Lotus (fig.), welche für folgende Waren Schutz beansprucht:
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-
strumente.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
Die kombinierte Wort-/Bildmarke CH 615'246 Lotusman (fig.) der Be-
schwerdegegnerin wurde am 12. Mai 2011 auf Swissreg veröffentlicht.
Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 14: Montres-bracelets; horloges; mouvements d'horlogerie; mon-
tres; coffrets à bijoux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; parures (bijou-
terie); breloques; colliers (bijouterie); bagues (bijouterie).
Die Marke hat folgendes Aussehen:
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am
11. August 2011 Widerspruch. Der Widerspruch richtete sich gegen alle
Waren, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist. Die Be-
schwerdeführerin begründete den Widerspruch mit dem Bestehen von
Verwechslungsgefahr.
Die Widerspruchsgegnerin reichte dazu keine Stellungnahme ein.
B.
Mit Verfügung vom 29. März 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise ab. Die Vorinstanz stellte in ihrem Entscheid fest, dass beide
Marken für gleiche oder gleichartige Waren registriert seien, dass insbe-
sondere aufgrund des gemeinsamen Elements "Lotus" Zeichenähnlich-
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keit bestehe und dass die übrigen Wort- und Grafikelemente der ange-
fochtenen Marke diese Zeichenähnlichkeit nicht aufhöben. Dennoch be-
stehe für einen Teil der eingetragenen Warenkategorien keine Verwechs-
lungsgefahr. So könnten die Waren montres-bracelets; horloges; montres;
parures (bijouterie); breloques; colliers (bijouterie); bagues (bijouterie) die
Form einer Lotusblume bzw. einen Lotus als schmückendes Motiv haben,
womit das Wortelement "Lotus" eine Sachbezeichnung oder Beschaffen-
heitsangabe darstelle. Entsprechend seien die Marken diesbezüglich
nicht kennzeichnungskräftig und verfügten nur über einen sehr geringen
Schutzumfang. Hingegen sei für die Waren mouvements d'horlogerie;
coffrets à bijou eine blumenförmige Ausgestaltung sehr unüblich, und die
Waren métaux précieux bruts ou mi-ouvrés seien unverarbeitete Rohwa-
ren, weshalb die Marken hierfür durchschnittlich kennzeichnungskräftig
seien. Entsprechend bestünde mit Bezug auf diese Waren eine Ver-
wechslungsgefahr.
C.
Am 15. Mai 2012 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der
Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Rechts-
begehren:
"1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 29. März 2012 sei insoweit aufzuhe-
ben, als der Widerspruch Nr. 11900 für die Waren "Montres-bracelets;
horloges; montres; parures (bijouterie); breloques; colliers (bijouterie);
bagues (bijouterie)" implizit abgewiesen wurde;
2. Der Widerspruch Nr. 11900 sei auch für die unter Ziffer 1. genannten
Waren und damit vollumfänglich gutzuheissen;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwer-
degegnerin."
In der Beschwerdebegründung hält die Beschwerdeführerin fest, dass der
Ansicht der Vorinstanz, wonach für die beiden Marken Warengleichartig-
keit bestehe, beizupflichten sei, und dass die Erwägungen der Vorinstanz
bezüglich der Zeichenähnlichkeit keines weiteren Kommentars bedürften.
Auch geht die Beschwerdeführerin mit der Auffassung der Vorinstanz ei-
nig, wonach sich die streitgegenständlichen Waren an einen breiten Ab-
nehmerkreis wendeten und daher bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr von einem durchschnittlich hohen Aufmerksamkeitsgrad aus-
zugehen sei.
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Seite 4
Hingegen widerspricht die Beschwerdeführerin der Einschätzung der Vor-
instanz, dass die Widerspruchsmarke mit Bezug auf bestimmte Waren
bloss über einen eingeschränkten Schutzumfang verfüge. Die Beschwer-
deführerin bestreitet, dass der Begriff "Lotus" ein Sachbegriff im Zusam-
menhang mit den fraglichen Waren sei. So seien insbesondere Uhren in
Form einer Lotusblume nach allgemeiner Wahrnehmung und Erfahrung
völlig unbekannt. Entsprechend sei das Wort "Lotus" für die fraglichen
Waren als fantasievoll anzusehen und zumindest durchschnittlich kenn-
zeichnungskräftig, was eine Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen
Marke nach sich zöge.
D.
Die Beschwerdegegnerin liess die ihr angesetzte Frist zur Einreichung ei-
ner Beschwerdeantwort unbenutzt verstreichen.
E.
Mit Vernehmlassung vom 20. August 2012 verzichtete die Vorinstanz auf
eine Stellungnahme und beantragt unter Hinweis auf die Begründung der
angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuwei-
sen.
F.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 14. Mai 2012 eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
B-2642/2012
Seite 5
2.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älte-
ren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 ([MSchG, SR 232.11]).
2.2 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die Individuali-
sierungsfunktion des besser berechtigten Zeichens schmälern
(BGE 127 III 166 E. 2a Securitas).
Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit sowie der Ähnlichkeit der Wa-
ren und Dienstleistungen für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS
JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der
Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte
sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Ba-
sel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird zudem auf den Gesamt-
eindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Ver-
kehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks,
119 II 473 E. 2d Radion). Wie die Marke im tatsächlichen Gebrauch dar-
gestellt und benutzt wird, ist dabei allerdings nicht entscheidend, relevant
ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom
12. November 2007 E. 3 Adwista mit Hinweisen, B-7475/2006 vom
20. Juni 2007 E. 5 Converse All Stars [fig.]/Army tex[fig.]).
2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt weiter auch vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 Plus/Plusplus
[fig.] mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache
Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Bei schwachen Mar-
ken genügen daher bereits geringere Abweichungen in der jüngeren Mar-
ke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor
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Seite 6
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere
Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben
(BVGE 2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aroma-
ta/Aromathera). Dagegen sind starke Marken das Ergebnis einer schöp-
ferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit (BGE 122 III 382 E. 2a Ka-
millosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Conver-
se All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hin-
weisen).
2.4 Für die Beurteilung von Marken ist der Gesamteindruck der Marke
massgebend. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Be-
standteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend
für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente,
während kennzeichnungsschwache Wort- oder Bildelemente diesen we-
niger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie
auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungsein-
druck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und
B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Di-
va Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.], je mit weiteren Hinweisen).
2.5 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen
überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2008
E. 9.3 KaSa/Biocasa; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 125 f., mit Hinweisen, CHRISTOPH WILLI, Kommentar Marken-
schutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3
N. 133 ff.).
3.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die beidseits bean-
spruchten Waren zu bestimmen.
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Seite 7
Gemäss Rechtsprechung richten sich die Waren Edelmetalle und deren
Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, so-
weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente der Klas-
se 14 regelmässig an das allgemeine Publikum (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-5779/2007 vom 3. November 2008 E. 4 Lancaster,
B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 4 DIAMONDS OF THE TSARS mit
Hinweisen), d.h. an den Endverbraucher, welcher bei der Nachfrage der
genannten Waren eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 21. Dezem-
ber 2011 E. 7 Bally/BALU [fig.], B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2
NAVITIMER/Maritimer).
4.
In einem nächsten Schritt gilt es zu prüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise
gleichartig sind.
4.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür-
den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der
Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unter-
nehmen hergestellt werden (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweize-
rischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit
sprechen unter anderem die gleiche gattungsmässige Zuordnung und die
spezifischen Eigenschaften der Waren (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7437/2006 E. 4 Old Navy/Old Navy; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 801).
4.2 Die Widerspruchsmarke ist hinterlegt für Edelmetalle und deren Le-
gierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwa-
ren, Edelsteine sowie Uhren und Zeitmessinstrumente. Die angefochtene
Marke ist für folgende Waren hinterlegt: Montres-bracelets; horloges;
mouvements d'horlogerie; montres; coffrets à bijoux; métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés; parures (bijouterie); breloques; colliers (bijouterie);
bagues (bijouterie).
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Seite 8
Die Bezeichnung Uhren stellt die deutsche Übersetzung der französi-
schen Bezeichnungen montres und horloges dar (Langenscheidt Hand-
wörterbuch Französisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York, 2006,
S. 1379) und die Bezeichnung Schmuckwaren kann im Französischen mit
parure (bijouterie) widergegeben werden (Langenscheidt Handwörter-
buch Französisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York, 2006,
S. 1281). Diesbezüglich kann daher Warenidentität festgestellt werden.
Die übrigen Warengattungen der Widerspruchsmarke können als Ober-
begriffe zu den für die angefochtene Marke hinterlegten Waren subsu-
miert werden. So bilden metaux précieux bruts ou mi-ouvrés eine Teil-
menge der Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren; breloques, colliers (bijouterie), bagues (bijou-
terie) und coffrets à bijoux bilden Präzisierungen der Gattung Juwelierwa-
ren und/oder Schmuckwaren; letztlich fallen montres-bracelets und mou-
vements d'horlogerie unter den Oberbegriff Uhren und Zeitmessinstru-
mente. Bei einer gattungsmässigen Zuordnung der Waren der angefoch-
tenen Marke als Unterbegriffe der Waren der Widerspruchsmarke kann
von Warengleichheit ausgegangen werden (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 3 Street Para-
de/Summer Parade; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 242 ).
5.
Weiter ist zu klären, ob Zeichenähnlichkeit vorliegt.
5.1 Der Gesamteindruck von Wort-/Bildmarken bestimmt sich einerseits
über den optischen und allenfalls begrifflichen Eindruck des Bildes, ande-
rerseits über den Wortklang, den Sinngehalt sowie das Schriftbild in der
konkreten Ausgestaltung des Wortbestandteils (vgl. GALLUS JOLLER , in:
Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 196).
5.2 Die Widerspruchsmarke besteht einerseits aus dem Wortelement "Lo-
tus", geschrieben in Grossbuchstaben in einer geometrischen, schnörkel-
losen Schriftart. Das Bildelement oberhalb der Schrift besteht aus einem
Dreieck, welches bis ca. zur Mitte des Wortelements reicht sowie einer
durchgezogenen Linie über die ganze Länge des Wortelements. Die an-
gefochtene Marke ist ebenfalls eine kombinierte Wort-/Bildmarke beste-
hend aus dem Wortelement "Lotusman", welches auch in Grossbuchsta-
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ben und in einer geometrischen aber etwas runder gehaltenen Schriftart
geschrieben ist. Das Bildelement befindet sich ebenfalls oberhalb des
Schriftzugs und erinnert entfernt an einen Anker. Im Zusammenhang mit
dem Wortelement "Lotus" kann das Bildelement die Assoziation mit einem
vertikalen Querschnitt einer Blumenblüte hervorrufen.
5.3 Augenfällig ist die Wiederholung des ganzen Wortelements der Wi-
derspruchsmarke in der angefochtenen Marke und der Ähnlichkeit der
benützten Schriftart. Das in der angefochtenen Marke hinzugefügte engli-
sche Worte "man" entspricht dem deutschen "Mann", welches in allen
Sprachregionen der Schweiz verstanden wird und als wenig prägender
Begriff angesehen werden muss. Dieser Zusatz verändert das Wortele-
ment der angefochtenen Marke nur wenig, zumindest aber nicht derart
stark, dass dieses gegenüber dem Wortelement der Widerspruchsmarke
eine gänzlich neue Individualität erhielte und der gemeinsame Wortteil
"Lotus" nur noch als untergeordnet erscheinen liesse (vgl. GALLUS JOL-
LER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 127 f. mit weiteren Hin-
weisen). Auch vermag der Zusatz "man" dem angefochtenen Zeichen
keinen neuen Sinngehalt zu verleihen, welcher den benötigten Abstand
zum älteren Zeichen herbeiführen könnte (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-5440/2008 E.7.4.2 jump [fig.]/JUMPMAN). Entsprechend
ist in Bezug auf die Wortelemente eine starke Zeichenähnlichkeit gege-
ben.
Die Bildelemente befinden sich beide jeweils oberhalb der Wortelemente
und stehen mehr ergänzend als dominierend zu den Wortelementen. Das
Bildelement der angefochtenen Marke erscheint zu einem gewissen Grad
fantasievoll und unterscheidet sich damit vom Bildelement der Wider-
spruchsmarke, welches aus eher banalen geometrischen Formen be-
steht. Mit dem unter E 5.2 erwähnten Anklang des Bildelements der ange-
fochtenen Marke an eine Blüte nimmt dieses zudem lediglich das im
Wortelement "Lotusman" bereits verwendete Motiv der Blume wieder auf.
Insgesamt machen daher beide Bildelemente eher einen dekorativen als
prägenden Eindruck.
Im Gesamtbild erscheinen somit die zu vergleichenden Zeichen trotz ge-
wisser Unterschiede in den Bildelementen aufgrund der vollständigen
Übernahme des Wortelements der Widerspruchsmarke in die angefoch-
tene Marke als ähnlich.
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Seite 10
6.
Im folgenden ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prü-
fen.
6.1 Vorliegend sieht die Vorinstanz das Wortelement "Lotus" als be-
schreibend für die Waren an, welche
"[…] die Form einer Lotusblume bzw. einen Lotus als schmückendes Motiv
haben können […]",
und spricht daher dem für beide Marken dominierenden Wortelement "Lo-
tus" die Kennzeichnungskraft in Bezug auf solche Waren ab. Entspre-
chend schliesst die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr für einen Teil der
Waren, für welche die angefochtene Marke hinterlegt wurde, aus. Die Be-
schwerdeführerin widerspricht dieser Einschätzung und bringt vor, dass
das Wortelement "Lotus" kaum als beschreibend angesehen werden
könne, da es sich beim Wort "Lotus" nicht um einen Sachbegriff im Zu-
sammenhang mit der entsprechenden Ware handle.
6.1.1 In der Tat ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass bei-
spielsweise Schmuck und Juwelierwaren in Form von Lotusblumen her-
gestellt werden und das Wort Lotus hernach für diese Waren beschrei-
bend wirken kann. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, sämtliche Wörter,
die Schmuck- und Juwelierwaren als Form dienen könnten, auch als für
Schmuck- und Juwelierwaren beschreibend anzusehen. Die Folge davon
wäre, dass für diese Art Waren nur noch Begriffe als kennzeichnungskräf-
tige Marken dienen könnten, welche sich nicht gegenständlich darstellen
lassen. Dies stellte eine überbordende Ausbreitung der Sphäre des Ge-
meingutes dar. Entsprechend muss ein Korrektiv die Begriffe, welche für
die in Frage stehenden Warenkategorien als beschreibend gelten, be-
grenzen. So können nur Begriffe als beschreibend gelten, bei welchen
zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware eine sachli-
che Beziehung besteht, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist
(vgl. BGE 103 Ib 274 3a RED & WHITE). Diese Rechtsprechung wurde
wiederholt angewandt in Fällen, bei welchen die Marke typischerweise
die Form der in Frage stehenden Waren bestimmte bzw. die Marke cha-
rakteristisch für die entsprechenden Waren war (vgl.
BGE 106 II 245 E. 2c Rotring und BGE 116 II 609 E. 2c Fioretto sowie
Entscheid der RKGE vom 15. Juli 2005 E. 4 Käfer [fig.], veröffentlicht in
sic! 2006 S. 31).
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Seite 11
6.1.2 Dass Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren der Klasse 14, Uhren und Zeitmessinstrumen-
te in Form von Lotusblumen oder mit Motiven derselbigen hergestellt
werden, ist nicht gänzlich auszuschliessen, erscheint aber weder typisch
noch charakteristisch. Entsprechend kann für diese Warenkategorie das
Argument, die Marke sei beschreibend, ausgeschlossen und die Kenn-
zeichnungskraft als mindestens durchschnittlich stark angesehen werden.
Auch für die Warenkategorien Juwelierwaren, Schmuckwaren und Edel-
steine erscheinen die Form der Lotusblume bzw. die Lotusblume als Mo-
tiv weder typisch noch charakteristisch. Zwar sind allgemeine florale Mus-
ter und Motive tatsächlich sehr beliebt und unter Umständen sogar ty-
pisch für Juwelier- und Schmuckwaren. Es ist allerdings bereits begriffs-
logisch offensichtlich, dass "Lotus" nicht für jedwelches Blumenmotiv bzw.
für alle möglichen Formen und Arten von Blumen als beschreibend gelten
kann. Eingegrenzt auf die spezifische Form bzw. das konkrete Motiv der
Lotusblume kann daher gesagt werden, dass bei Produkten dieser Wa-
renkategorie mit höherer Wahrscheinlichkeit das Motiv der Lotusblume
verwendet wird als bei vorgenannten Edelmetallen, Uhren und Zeitmess-
instrumente. Dennoch erreicht auch diese Wahrscheinlichkeit nicht den
Grad, welcher als typisch oder charakteristisch bezeichnet werden kann.
6.2 Weiter ist festzuhalten, dass der Begriff "Lotus" selber bereits mehr-
deutig ist. Denn "Lotus" wird als Bezeichnung für verschiedene Arten von
Pflanzen verwendet. So ist "Lotus" einerseits die lateinische Bezeichnung
des Hornklee, andererseits wird "Lotus" im allgemeinen Sprachgebrauch
auch als Synonym für die eigentlich als "Lotos" bezeichneten Blumen ge-
braucht, welche Seerosengewächse und Steinklee umfassen (vgl. Brock-
haus, WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 2011 Gütersloh/München,
9. Auflage, S. 959).
Ein Begriff mit einem breitgefächerten Sinngehalt vermag zwischen einer
diesen Begriff beinhaltenden Marke und der äusseren Aufmachung der
Ware, für welche diese Marke hinterlegt ist, keine sachliche Beziehung
herstellen, die ohne besondere Überlegung ersichtlich wäre (vgl.
E. 6.1.1). Somit kann festgehalten werden, dass der Begriff "Lotus" ent-
gegen der Auffassung der Vorinstanz für keine der streitgegenständlichen
Waren beschreibend ist und die Widerspruchsmarke daher mindestens
durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt.
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Seite 12
7.
In einer Gesamtbetrachtung ist daher festzuhalten, dass die streitgegen-
ständlichen Marken für gleiche Waren hinterlegt sind und sich die Zeichen
in hohem Masse ähneln. Zudem hat die Widerspruchsmarke eine durch-
schnittliche, nicht verminderte Kennzeichnungskraft für alle von ihr bean-
spruchten Warenkategorien. Daraus folgt, dass eine Verwechslungsge-
fahr nicht nur, wie die Vorinstanz annahm, für die Warenkategorien
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; mouvements d'horlogerie sowie
coffrets à bijou nicht auszuschliessen ist, sondern auch für die Warenka-
tegorien montres-bracelets; horloges; montres; parures (bijouterie); bre-
loques; colliers (bijouterie) sowie bagues (bijouterie) und somit für sämtli-
che Warenkategorien, für welche die angefochtene Marke hinterlegt ist.
Entsprechend ist die Verfügung der Vorinstanz gemäss Rechtsbegehren
aufzuheben und die Marke der Beschwerdegegnerin aus dem Register zu
löschen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist
sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die
Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG).
Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch wenn sie keine
Beschwerdeschrift mit eigenen Rechtsbegehren einreicht (vgl.
BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c; Entscheide der Eidgenössischen Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. Mai 2006 veröffent-
licht in sic! 2006 S. 480 E. 10 Hero[fig.]/Hello[fig.] ).
9.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In-
teresse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veran-
schlagen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu
den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-
ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei-
se verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streit-
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Seite 13
wert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.–
festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von
diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind auf
Fr. 3'500.– festzulegen. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden
auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der
Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Diese erstinstanzlichen
Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden Beschwerdegegne-
rin auferlegt.
10.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote fest-
zusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht wor-
den, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachse-
nen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2
Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der mass-
geblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung der Beschwerde-
gegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'000.– (exkl. MWST) für das
Beschwerdeverfahren angemessen. Die Vorinstanz sprach für das erstin-
stanzliche Verfahren keiner der Parteien eine Entschädigung zu. In Abän-
derung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädi-
gung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 1'000.– (exkl. MWST) zu-
gunsten der Beschwerdeführerin fest. Die Mehrwertsteuer ist nur für ent-
geltliche Dienstleistungen im Inland geschuldet, nicht jedoch im vorlie-
genden Fall, in dem die obsiegende Beschwerdeführerin ihren Sitz im
Ausland hat und die Dienstleistung ihrer Rechtsvertreterin somit nicht im
Inland erbracht wurde (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG,
SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE,
siehe auch Art. 112 MWSTG).
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
B-2642/2012
Seite 14
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziff. 1 des Entscheids des Eidgenös-
sischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 29. März 2012 wird dahin-
gehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich gutgeheissen
wird. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wird angewie-
sen, die Eintragung der CH-Marke Nr. 615 246 im Register zu widerrufen.
2.
Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 3'500.– werden der Be-
schwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab
Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Ziff. 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-
tum vom 29. März 2012 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat
die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Be-
schwerdeverfahren mit total Fr. 3'800.– (exkl. MWST) zu entschädigen.
4.
Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.– zurückerstattet.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Akten und Rück-
erstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr: Widerspruchsverfahren Nr. 11900; Einschrei-
ben; Beilagen: Akten)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
B-2642/2012
Seite 15
Versand: 15. Mai 2013