Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Abteilung II
B2687/2011
U r t e i l v om 2 0 . F e b r u a r 2 0 1 2
Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien Norma Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG,
Heisterstrasse 4, DE90441 Nürnberg,
vertreten durch RA Donald Schnyder, Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1077, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Verfügung vom 30. April 2011 betreffend IR Marke
Nr. 976'148 NORMA.
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 976'148 "NORMA" mit Ursprungsland Deutschland. Sie beansprucht
in der Schweiz Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in den
Klassen 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20 – 25, 28 – 36, 38, 39, 41 – 43.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 28. August
2009 eine vorläufige totale Schutzverweigerung ("Notification de refus
provisoire total [sur motivs absolus]"). Sie machte geltend, das Zeichen
entstamme dem italienischen Wort "norma" und bedeute "die Regel, die
Norm". Das Zeichen beinhalte daher einen direkten Hinweis für alle
Waren und Dienstleistungen, für die eine Norm existiere oder die normiert
sein könnten. Im Übrigen müsse das Zeichen allen zur freien Verfügung
stehen. Eine Norm sei ein Kriterium, ein Prinzip, auf welches sich jedes
moralische oder ästhetische Werturteil beziehe, oder eine Regel, die die
Art eines hergestellten Objekts oder die technischen
Produktionsbedingungen festlege. Das Zeichen sei banal und gehöre
somit für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum
Gemeingut, vor allem für die schweizerischitalienischen Adressaten.
Mit Eingabe vom 26. Januar 2010 beantragte die Beschwerdeführerin, die
vorläufige Schutzverweigerung für das Gebiet der Schweiz
zurückzunehmen und die Marke (uneingeschränkt) einzutragen. Zur
Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der Begriff "NORMA" könne
verschiedene Bedeutungen aufweisen. Er werde im vorliegenden
Zusammenhang durch die Schweizer Abnehmer in der Bedeutung als
Unternehmensnamen oder allenfalls noch im Sinne des bekannten
weiblichen Vornamens verstanden. Die Annahme, dass die
Abnehmerkreise das Zeichen "NORMA" im Sinne von "Norm" verstehen
könnten, sei völlig abwegig und werde bestritten. Beim Ausdruck
"NORMA" handle es sich deshalb um ein Fantasiezeichen, welches die
erforderliche Kennzeichnungskraft besitze. Im Übrigen wäre die Marke
"NORMA" selbst bei einem Verständnis im Sinne von "Norm" nicht direkt
beschreibend. Insbesondere handle es sich beim italienischen Wort
"norma" um ein Substantiv und nicht um ein Adjektiv. Zudem liege kein
Freihaltebedürfnis vor. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf
zahlreiche in und ausländische Eintragungen.
Am 27. April 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie
halte an der Beanstandung fest. Dem Begriff "NORMA" fehle für
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sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
Unterscheidungskraft. Er müsse zudem den anderen
Wirtschaftsteilnehmern zur Benutzung freigehalten werden. Es liege auch
keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vor.
Mit Eingabe vom 18. August 2010 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem
Antrag fest. Sie wies unter anderem darauf hin, dass es sich bei der
Markeninhaberin (und Beschwerdeführerin) um eines der grössten und
bedeutendsten Handelsunternehmen im LebensmittelDiscountBereich
handle. Zwar betreibe die Markeninhaberin bisher noch keine Filialen in
der Schweiz, dennoch sei sie im Schweizer Markt aktiv und hierzulande
bekannt. "NORMA"Filialen in Grenznähe zur Schweiz würden von einer
grossen Zahl Schweizer Kunden besucht. Somit sei für eine Vielzahl von
Schweizer Abnehmern, insbesondere solche in Grenznähe, der Name
und die Marke "NORMA" als Hinweis auf die gleichnamige
Discountsupermarktkette in Deutschland und Frankreich bekannt.
Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 9. November 2010 erneut, sie
halte an der Zurückweisung des Zeichens "NORMA" fest. Für sämtliche
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen existierten Normen.
Folglich sei das Zeichen für diese banal und ohne Unterscheidungskraft.
Da zudem bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft der
bereits erfolgte Gebrauch bzw. die Bekanntheit eines Zeichens keine
Rolle spiele, änderten auch die Ausführungen zur angeblichen
Bekanntheit des Zeichens nichts an der Banalität des in casu zu
prüfenden Zeichens. Die Annahme der Verkehrsdurchsetzung des
Zeichens "NORMA" sei sowohl gestützt auf Institutsnotorietät als auch
gestützt auf die eingereichten Belege zu verneinen.
Mit Entscheid vom 30. März 2011 verweigerte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung Nr. 976'148 "NORMA" für sämtliche
beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 10. Mai 2011
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
Beschwerde sei gutzuheissen, und der internationalen Registrierung
Nr. 976'148 "NORMA" der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu
erteilen. Zur Begründung führte sie aus, der Konsument müsse in einem
ersten Gedankenschritt die verschiedenen Bedeutungen von "NORMA"
interpretieren und das Resultat der Interpretation auf die Waren /
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Dienstleistungen anwenden, um auf die von der Vorinstanz geltend
gemachte Bedeutung zu kommen. Zudem werde das italienische
Substantiv "norma" ungewöhnlich verwendet; dadurch werde die direkte
Erkennbarkeit verhindert. Im Weiteren existierten weltweit sehr viele
verschiedene Normen, und diese Normenflut mache es selbst für die
jeweiligen Spezialisten schwierig, die richtige Ware / Dienstleistung der
richtigen Norm respektive Normenart zuzuteilen. Besonders
hervorzuheben sei der Umstand, dass das Wort "Norm" für sich allein
keine Aussage beinhalte. Normen würden mit Abkürzungen und
Nummern angegeben (z.B. als DIN 110 oder EN ISO 23457). Erst mit
diesen zusätzlichen Angaben bekomme sie eine Bedeutung. Damit sei
erstellt, dass die Marke "NORMA" kennzeichnungskräftig und somit
eintragbar sei, denn es seien zu viele Gedankengänge nötig, um zu dem
von der Vorinstanz geltend gemachten Resultat zu gelangen. Zudem
seien die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege geeignet, die
Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Schliesslich wies die
Beschwerdeführerin darauf hin, die strittige Marke müsse auf Grund des
Gleichbehandlungsgrundsatzes und ausländischer Registrierungen
eingetragen werden.
C.
Mit Vernehmlassung vom 29. August 2011 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung führt sie
aus, wenn sowohl ein sinnentleertes wie auch ein sinnergebendes
Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen möglich sei, würden die massgebenden Konsumenten
von Letzterem ausgehen. Dies sei vorliegend der Fall. Die Abnehmer
würden das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Norm,
Richtschnur, Standard" verstehen. Dass zahlreiche unterschiedliche
Arten von Normen existierten, ändere nichts an der Banalität des
Zeichens: Bei mit "NORMA" bezeichneten Produkten werde suggeriert,
dass es sich dabei um das Standard bzw. Regelprodukt dieser Gattung
handle, oder dass das Produkt einer im Warensegment gängigen Norm
entspreche. Auch im Zusammenhang mit Dienstleistungen erwecke die
Bezeichnung "NORMA" ohne Weiteres den Eindruck, dass sich diese auf
eine verbindliche Vorschrift stützen oder einfach nach im Sektor gängigen
Normen erbracht würden. Das Zeichen "NORMA" gebe somit in
Zusammenhang mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen lediglich
eine allgemeine Auskunft über deren Eigenschaften, nämlich dass sie
einer Norm / einem Standard entsprächen und werde nicht als Hinweis
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auf eine betriebliche Herkunft verstanden. Schliesslich ergebe die
Würdigung sämtlicher Belege, dass diese die Verkehrsdurchsetzung in
der Schweiz nicht glaubhaft darzulegen vermöchten. Die blosse
Bekanntheit des Unternehmens in gewissen Randgebieten der Schweiz
reiche nicht aus, ein banales Zeichen als in der Schweiz im Verkehr
durchgesetzte Marke einzutragen.
D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und
form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der
Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss dem
revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die
– wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP
als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung
von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.
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Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale
Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder
Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser
Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen des
Gemeinguts – sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben – vom Markenschutz
ausschliesst. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im
vorliegenden Fall herangezogen werden.
3.
Als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die
Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige
Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche
Kennzeichnungs und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dazu
gehören auch Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren
inhaltliche Aussage sich in einer reklamemässigen Selbstdarstellung
erschöpft. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom
angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in
einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Dass eine Angabe neuartig,
ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden
Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem
Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten
Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale
oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung
aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A_109/2010 vom 27.
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Mai 2010 E. 2.3.1 – terroir, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 –
Felsenkeller, BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece und BGE 128 III 447
E. 1.5 – Première).
4.
Die internationale Registrierung Nr. 976'148 beansprucht in der Schweiz
Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
assouplissants pour le linge et préparations de trempage, agents d'avivage
et produits colorants pour la lessive; amidon pour le linge; amidon (apprêt);
produits détachants (compris dans cette classe), sels détachants,
préparations après traitement pour la lessive, à savoir assouplissants et
adoucissants pour le linge; préparations pour nettoyer, polir, décaper,
dégraisser et abraser; préparations pour rincer et nettoyer à usage ménager;
produits pour nettoyer le bois, les métaux, le verre, les papiers peints, les
matières plastiques, la porcelaine, la faïence, l'émail, les matières textiles,
les vitres; savons; produits pour nettoyer et entretenir les sols, pâtes pour
nettoyer les moquettes et matières textiles; préparations pour nettoyer les
bâtiments; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, huiles
essentielles, huiles parfumées, cosmétiques et préparations cosmétiques
pour le soin de la peau, y compris fonds de teint, maquillage, correcteurs
d'imperfections, mascaras, ombres à paupières, crayons contour des yeux
et/ou crayons à sourcils, bâtons de rouge à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, poudres pour le visage, fards à joues,
produits hydratants, produits démaquillants, produits pour le soin des ongles,
vernis à ongles, poudres pour le corps à usage non médical, produits
cosmétiques pour le soin de la peau à usage non médical, en particulier
lotions, crèmes, produits nettoyants, peelings, masques, préparations pour le
soin des pieds; savons, savons pour la peau, gels de bain, huiles de bain,
sels de bain non à usage médical, perles de bain et préparations
cosmétiques pour le bain; préparations pour le soin et le coiffage des
cheveux, notamment shampooings, aprèsshampooings, lotions capillaires,
laques et gels pour les cheveux; lotions cosmétiques autobronzantes, huiles
de bronzage, crèmes de bronzage et lotions de bronzage (préparations
cosmétiques pour le bronzage); produits de toilette (compris dans cette
classe), déodorants à usage personnel (produits de parfumerie); produits de
rasage; dentifrices, préparations pour les soins dentaires, bains de bouche (à
usage non médical); pierre ponce; bâtonnets parfumés à brûler, potspourris
(senteurs) et sachets parfumés (senteurs); emplâtres à usage cosmétique;
produits en papier et/ou en cellulose (compris dans cette classe), notamment
lingettes à usage cosmétique, lingettes démaquillantes contenant de la
poudre, cotons démaquillants imprégnés de lotion, cotons hydrophiles,
bâtonnets de coton à usage cosmétique, disques de coton hydrophile;
trousses et coffretscadeaux contenant des produits cosmétiques, des
produits pour le soin de la peau et/ou des cheveux.
Klasse 5: Substances diététiques à usage médical et/ou pour les enfants et
les personnes handicapées (y compris aliments diététiques); aliments
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diététiques à usage médical, notamment produits de boulangerie diététiques,
confiseries diététiques, fruits diététiques conservés et confitures de fruits
diététiques, confitures diététiques, chocolat, pralines, bonbons et sucreries
pour diabétiques; compléments alimentaires à usage médical, à savoir
préparations utilisées pour compléter l'apport journalier recommandé en
nutriments essentiels, notamment vitamines, préparations de vitamines,
mineraux, oligoéléments, ainsi que levure de bière, fibres alimentaires,
agents de lest, également sous forme de comprimés, émulsions, gélules,
dragées, poudres, granulés, barres, lamelles et noyaux fibreux; préparations
médicales, pharmaceutiques et d'hygiène; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants; préparations pour la destruction
des animaux nuisibles; papiers antimites; fongicides, herbicides;
désodorisants d'intérieur, dispositifs de diffusion de parfums d'ambiance,
parfums d'intérieur; produits en papier et/ou en cellulose (compris dans cette
classe), notamment bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons
hygiéniques, protègeslips, couches hygiéniques pour personnes
incontinentes, slips hygiéniques.
Klasse 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement (compris
dans cette classe); coutellerie, fourchettes et cuillères, y compris couverts en
métaux précieux; armes blanches; rasoirs et instruments pour couper les
cheveux et instruments de rasage (instruments à mains), ainsi que coupe
ongles.
Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de distribution, de
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant
électrique, y compris batteries et accumulateurs, équipements de protection
contre les surtensions; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons et d'images, appareils électriques, électroniques et
optiques d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, de
retransmission, de stockage et de diffusion de messages, d'images, de
textes, de discours et de données, notamment ordinateurs, ordinateurs
blocsnotes et systèmes informatiques composés principalement des
éléments précités, périphériques d'ordinateurs, y compris moniteurs, claviers,
souris d'ordinateurs, imprimantes, supports de stockage (y compris supports
de stockage externes), y compris clés USB et notamment téléviseurs, postes
de radio, magnétoscopes, lecteurs CD, lecteurs DVD, lecteur MP3,
équipements et chaînes stéréo, téléphones, téléphones mobiles,
télécopieurs, modems, jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec
des récepteurs de télévision, agendas électroniques; supports de données
magnétiques, supports de données optiques, avec et sans disques
acoustiques, disques phonographiques, films (pellicules) impressionnés;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; semiconducteurs, composants
électriques et électroniques, commutateurs électriques et électroniques,
circuits imprimés et cartes de circuits imprimés (compris dans cette classe),
microprocesseurs, circuits intégrés, cartes à puce; logiciels, programmes
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informatiques (y compris systèmes d'exploitation) enregistrés sur des
supports de données, ainsi que systèmes de programmes, bases de
données et bibliothèques de programmes composés principalement des
éléments précités, programmes de jeux pour ordinateurs; extincteurs;
appareils d'alarme; lunettes, notamment lunettes de lecture et lunettes de
soleil, y compris étuis; fers à repasser électriques; tapis de souris; parties de
tous les appareils et instruments précités (comprises dans cette classe).
Klasse 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette
classe; produits en papier et/ou en cellulose (compris dans cette classe),
notamment papier hygiénique, papier toilette, essuie mains, torchons de
cuisine, mouchoirs, lingettes à usage cosmétique, serviettes, papiersfiltres,
couches pour bébés; produits imprimés; articles de reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour le conditionnement comprises dans
cette classe; matériel d'écriture et de dessin; caractères d'imprimerie et
clichés.
Klasse 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); peaux d'animaux; sacs (compris dans cette
classe), sacs à dos, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols (y
compris pieds de parasols) et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
Klasse 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non compris dans
d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; oreillers, matelas; matelas
pneumatiques non à usage médical.
Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); blaireaux de rasage et brosses à épousseter; balais,
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou miouvré (à l'exception du verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence compris dans cette classe; dessousdeplats
(ustensiles de table); gants pour le jardinage et le ménage; pinces à linge,
séchoirs à linge, étendoirs pour le linge, terrariums et aquariums d'intérieur.
Klasse 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et
sachets (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes; hamacs; sacs d'emballage en matières textiles.
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Klasse 23: Fils à usage textile.
Klasse 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table.
Klasse 25: Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.
Klasse 28: Jeux et jouets, jeux électroniques et jeux vidéo (autres que ceux
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision); articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations et
pieds pour arbres de Noël.
Klasse 29: Viande, saucisse, poisson (y compris coquillages, crustacés et
mollusques transformés), volaille et gibier; produits à base de viande,
saucisse, volaille, gibier et poisson; extraits de viande; fruits, légumes,
herbes aromatiques et pommes de terre conservés, séchés, cuits, congelés
ou transformés, y compris graines d'arachides, noix, amandes et noix de
cajou, y compris sous forme d'encas; produits de pommes de terre, à savoir
pommes de terre grillées, cuites, rissolées ou cuisinées, pommes frites,
croquettes de pommes de terre, beignets de pommes de terre, quenelles de
pommes de terre, pommes de terre sautées; encas sucrés et/ou salés,
composés principalement de fruits secs, noix, produits de pommes de terre,
graines d'arachides, amandes et noix de cajou; gelées de viande, saucisse,
poisson, fruits et légumes; marmelades et confitures; oeufs; lait, notamment
babeurre, lait aigre, lait caillé, conserves de lait et lait concentré; produits
laitiers, notamment beurre, beurre clarifié, fromages, caillebotte, conserves
de fromage, képhir, crème, yaourt (y compris yaourt avec adjonction de
fruits), lait en poudre pour l'alimentation; desserts, composés principalement
de lait, yaourt, caillebotte, gélatine et/ou crème; boissons lactées sans alcool
et boissons mélangées sans alcool à base de lait, y compris avec adjonction
de cacao, chocolat ou café; huiles et graisses alimentaires, y compris
margarine et saindoux; pâtes à tartiner, composées principalement de lait
et/ou matières grasses, graisses alimentaires et mélanges de graisses
alimentaires; huiles de cuisson, graisses de cuisson, huiles de séparation et
graisses de séparation pour la cuisson; conserves de viande, saucisse,
poisson, fruits et légumes; salades d'aliments de choix et aliments surgelés,
mélangés, semicuisinés (y compris garnitures) et plats cuisinés, y compris
plats conservés, tous les produits précités étant composés principalement de
viande, saucisse, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes préparés,
légumes secs, fromages, oeufs, pommes de terre, maïs et/ou produits de
pommes de terre; petits légumes au vinaigre; extraits de bouillons et autres
préparations à base de bouillons de viande, notamment bouillons de viande
en cubes; soupes instantanées, soupes concentrées; préparations pour la
confection de soupes, notamment viande et bouillon de légumes en cubes;
compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines,
matières grasses, acides gras, en complément de vitamines, minéraux,
oligoéléments, seuls ou combinés.
Klasse 30: Cafés, thés, cacao, sucres (y compris vanilline, sucre vanillé et
glucose pour l'alimentation), riz, tapioca, sagou, succédanés de café, extraits
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de café et de thé; poudre de cacao; boissons sans alcool à base de café,
thé, cacao et chocolat, y compris boissons instantanées; desserts de
poudings, crème anglaise en poudre et blancsmangers composés
principalement d'amidon; farine et préparations à base de céréales (autres
qu'aliments pour animaux); maïs grillé et éclaté, pétales de maïs (pour
l'alimentation); céréales pour l'alimentation humaine, notamment flocons
d'avoine ou autres flocons de céréales, notamment en tant qu' aliments pour
le petitdéjeuner, y compris les produits précités mélangés avec des fruits
secs (y compris noix), du sucre et/ou du miel; fécule de pomme de terre,
semoule; pâtes alimentaires, plats de pâtes alimentaires cuisinés et
conserves de pâtes; salades d'aliments de choix ainsi qu'aliments surgelés,
mélangés, semicuisinés (y compris garnitures) et plats cuisinés, y compris
plats conservés composés principalement de pâtes alimentaires, riz,
aliments farineux et/ou fécule de pommes de terre, y compris les produits
précités avec épices et sauces (y compris sauces à salade) et/ou combinés
avec du pain ou des petits pains; tourtes, à savoir tourtes à la viande, tourtes
garnies principalement de viande, poisson, fruits ou légumes, ainsi que fonds
de tourtes non garnis; pains, cookies, gâteaux et autres pâtisseries; encas
sucrés et/ou salés composés principalement de céréales, cacao, gâteaux,
chocolat, sucre, miel, fécule de pommes de terre et/ou pâtisseries; gâteaux
et pâtisseries de longue conservation (y compris avec garnitures sucrées ou
épicées), notamment pain suédois, pain d'épice et biscuits; pizzas, y compris
pizzas conservées; chocolat; confiseries, notamment produits à base de
chocolat et pralines, y compris confiseries fourrées aux fruits, café, liquides
non alcoolisés, vin et/ou spiritueux, ainsi qu'au lait ou produits laitiers,
notamment yaourt; glaces alimentaires, y compris sous forme de gâteaux à
la crème glacée et poudre pour glaces comestibles; friandises, notamment
bonbons (confiseries) et gommes à mâcher non à usage médical;
massepain; miels, crème de sucre inverti, sirops de fruits, sirop de mélasse;
produits à tartiner au cacao, pâtes à tartiner, composés principalement de
sucres, cacao et/ou nougat; levure, poudre à lever, essences pour la cuisine
(autres que les huiles essentielles); sel alimentaire, moutardes, poivre,
vinaigres, sauces (y compris sauces à salade), sauces en poudre et extraits
de sauces (y compris les produits précités pour les sauces à salade), sauces
à salade; mayonnaises; ketchups, épices et condiments; condiments,
assaisonnements de potages; glace à rafraîchir; compléments alimentaires à
usage non médical à base de protéines, matières grasses, acides gras, en
complément de vitamines, minéraux, oligoéléments, seuls ou combinés.
Klasse 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, y
compris bulbes de fleurs, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux;
malt; litières pour animaux.
Klasse 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
la confection de boissons.
Klasse 33: Boissons alcoolisées et boissons contenant de l'alcool (autres
que bières).
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Klasse 34: Tabac, tabac brut, cigarettes et autres produits à base de tabac;
articles pour fumeurs; allumettes, briquets; succédanés de tabac (non à
usage médical).
Klasse 35: Services de conseillers en marketing, promotion des ventes,
vente et achat (services de conseillers à la clientèle), services de conseillers
en matière d'organisation et d'activités commerciales pour la distribution de
marchandises; recherche et analyse de marchés; relations publiques;
recrutement de personnel; services de conseillers en matières d'activités
commerciales, d'organisation, de ressources humaines et d'activités
commerciales professionnelles; publicité, y compris publicité directe et
publipostage, documents publicitaires, services de conseillers en publicité,
conception d'annonces publicitaires, publicité sur Internet; services de
conseillers en matière de conception de magasins et de locaux
commerciaux, compris dans cette classe; décoration de vitrines; services de
mise à disposition d'informations et de savoirfaire dans les secteurs
d'activités commerciales et professionnelles, compris dans cette classe,
notamment dans le domaine de la vente au détail de produits alimentaires;
planification des ventes et prestation de conseils en matière de vente
(marketing); comptabilité, préparation de feuilles de paye, travaux de bureau;
négociation d'accords commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
d'achat et de vente de produits, ainsi que prestation de services pour des
tiers par le biais de chaînes de téléachat, les services précités étant compris
dans cette classe; traitement des commandes par le biais de services
d'assistance téléphonique et de centres d'appels; diffusion d'échantillons;
vente au détail et vente au détail en ligne, notamment vente au détail à prix
réduits, dans le domaine des produits de droguerie, produits de santé,
médicaments, préparations et appareils à usage thérapeutique, substances
diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements
pour le ménage, le jardin, la cuisine, la salle de bain, le camping et le
bricolage, composants de voitures, ordinateurs, équipements informatiques
et logiciels, supports d'enregistrement audio et vidéo, appareils électriques,
équipements électroniques, équipements hifi, cinéma à domicile dit "home
cinema", équipements de télécommunication et leurs garnitures,
équipements scientifiques, matériel photographique et optique, appareils et
équipements d'éclairage, produits en papier, en matières plastiques et en
cellulose, livres, produits imprimés, articles de bureau, articles de papeterie,
matériel pour l'école et les loisirs, matériel d'emballage, articles de
quincaillerie, produits en matière plastique, meubles, matières textiles,
vêtements, chaussures, articles de chapellerie (pour l'habillement), produits
pour bébés et enfants, textiles d'intérieur et articles de mercerie, accessoires
de mode, horloges et montres, bijoux et articles de bijouterie, lunettes, sacs,
vêtements en cuir et imitations de cuir, articles de voyage, parapluies, jeux,
jouets, matériel ainsi qu'équipements pour la pratique de la gymnastique et
les loisirs, produits alimentaires, épicerie fine, produits biologiques et
naturels, boissons, plantes, aliments pour animaux, produits pour animaux,
produits alimentaires de luxe, tabac, instruments de musique; organisation
de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition
d'informations sur Internet, à savoir prestation d'informations et de conseils
aux consommateurs dans le domaine du ménage et des matières textiles
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(informations sur les produits) et informations destinées aux services à la
clientèle concernant le droit au retour des produits, la fiabilité et la garantie
des produits, les services précités étant compris dans cette classe; services
de passation de commandes et de livraison, ainsi que gestion de factures, y
compris dans le cadre du commerce électronique; organisation de salons et
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; tous les services
précités étant également disponibles sur Internet.
Klasse 36: Assurances; affaires financières, notamment services de
conseillers en matière de finances et de crédits; affaires monétaires; services
de recouvrement de créances; affaires immobilières, notamment gestion et
location de biens immobiliers, gestion et location de maisons, bureaux et
magasins; services de négociation en matière de biens immobiliers et
d'hypothèques; créditbail; mise à disposition d'assurances pour des tiers;
gestion financière.
Klasse 38: Télécommunications, notamment fourniture d'accès à des bases
de données et des réseaux informatiques mondiaux, gestion de temps
d'accès à des bases de données, diffusion de programmes de télévision et
de radio, diffusion par satellite, services d'agences d'informations et
d'agences de presse, transmission électronique de messages et d'images,
services Internet, à savoir fourniture d'accès à des services Internet; mise à
disposition de portails sur Internet.
Klasse 39: Transport et logistique dans le domaine des transports, y compris
courtage et location de moyens de transport, de camions; emballage,
entreposage et livraison de marchandises; location de places de
stationnement et d'entrepôts; planification, préparation, réservation et
organisation de voyages, y compris à l'aide de dispositifs électroniques, mise
à disposition et organisation de moyens de transport (compris dans cette
classe), visites touristiques, accompagnement de voyageurs; informations
relatives aux transports et aux voyages, les services précités s'effectuant à
l'aide de dispositifs électroniques.
Klasse 41: Formation et formation complémentaire dans le domaine des
activités commerciales et professionnelles, y compris cours de management,
formation à la vente, formation technique relative aux produits;
divertissement; activités culturelles et sportives; location de films, vidéos
enregistrées, appareils cinématographiques, postes de radio, téléviseurs,
équipements sportifs; organisation et animation de conférences, congrès,
symposiums, réunions et séminaires.
Klasse 42: Développement, création, mise à niveau et maintenance
(amélioration et mise à jour) de programmes informatiques, de systèmes de
programmes informatiques, de bibliothèques informatiques et de logiciels
pour des bases de données, ainsi que location des éléments précités,
préparation d'analyses de systèmes électroniques de TD (traitement de
données) et essais de systèmes électroniques de TD; services de conseillers
techniques, services d'expertise technique, services d'ingénierie et de
programmation informatiques, location d'installations électroniques de
B2687/2011
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traitement de données; services d'assistance relatifs aux applications
(services de conseillers en matière de traitement de données) et planification
de solutions informatiques, les services précités étant compris dans cette
classe; conception de bases de données; gestion de bases de données
techniques; conception technique de systèmes de services à la clientèle et
de programmes de fidélisation de la clientèle; services informatiques pour la
gestion de communications en ligne, notamment dans le domaine des
services à la clientèle, des ventes et du marketing; services scientifiques et
technologiques, notamment analyse des produits alimentaires et des
produits d'utilisation courante, contrôle de la qualité; services de conseillers
dans le domaine de la protection de l'environnement; tous les services
précités se rapportent notamment aux domaines du commerce et de la
logistique.
Klasse 43: Réservation et préparation de chambres; services de restauration
(alimentation) et d'hébergement temporaire pour des hôtes, services de
restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire pour des hôtes dans
des hôtels et des restaurants, y compris préparation d'appartements de
vacances et de maisons de vacances.
Das Zeichen wird somit im Wesentlichen beansprucht für (vgl.
erläuternde Anmerkungen zur NizzaKlassifikation, Teil I, 9. Ausgabe
[gültig ab 1. 1. 2007]): Wasch und Reinigungsmittel, Parfümeriewaren,
Mittel zur Körper und Schönheitspflege (Klasse 3), diätetische
Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Verbandsmaterial,
Desinfektionsmittel, pharmazeutische Erzeugnisse, Mittel zur Vertilgung
von schädlichen Tieren, Hygieneartikel (Klasse 5), Werkzeuge, Besteck,
Rasierapparate (Klasse 8), diverse Apparate und Instrumente,
insbesondere für Wissenschafts, Büro und Unterhaltungszwecke
(Klasse 9), diverse elektrische Geräte, insbesondere für
Haushaltszwecke (Klasse 11), Papier(waren) und Büroartikel (Klasse
16), Leder und Reisebedarfsartikel (Klasse 18), Möbel (Klasse 20), Haus
und Küchengeräte, Geräte für die Körper und Schönheitspflege, Glas
und Porzellanwaren (Klasse 21), Seilerwaren, Zelte (Klasse 22), Garne
(Klasse 23), Webstoffe und Decken (Klasse 24), Bekleidungsstücke
(Klasse 25), Spiele, Spielzeug (Klasse 28), diverse Nahrungsmittel
(Klassen 29 bis 31), Getränke (Klassen 32 und 33), Tabak und
Tabakwaren (Klasse 34), Dienstleistungen im Bereich Werbung,
Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Detailhandel
(Klasse 35), Dienstleistungen im Versicherungs, Finanz und
Immobilienbereich (Klasse 36), Telekommunikation (Klasse 38),
Dienstleistungen im Bereich Transport, Logistik und Reisen (Klasse 39),
Dienstleistungen im Bereich Bildung, Kultur und Sport (Klasse 41),
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Seite 15
wissenschaftliche Dienstleistungen (Klasse 42) sowie Restaurations und
Beherbergungsdienstleistungen (Klasse 43).
Diese Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an das breite
Publikum als auch an die Fachkreise, wie die Vorinstanz zu Recht
geltend macht. Soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten
Zeichens geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die
Sichtweise dieser Verkehrskreise abzustellen (CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41). Für die Beurteilung eines
allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von
Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbieten,
massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44).
5.
Das strittige Wortzeichen besteht aus dem italienischen Wort "norma",
welches auf Deutsch gemäss dem Wörterbuch "Norm, Anweisung,
Vorschrift, Bestimmung, Gewohnheit" bedeutet (vgl. LANGENSCHEIDT e
Handwörterbuch ItalienischDeutsch 4.0).
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "norma" durch die Abnehmer
direkt und ohne Gedankenverbindung in diesem Sinne verstanden wird.
Sie bringt vor, "norma" könne auch stehen für einen weiblichen
Vornamen, für ein USFilmdrama, eine USMetalBand, eine Oper von
Bellini, ein Sternbild, ein Asteroid, einen Galaxienhaufen, eine Computer
SpeicherArchitektur, den Namen eines Teigwarengerichts, den Namen
verschiedener Unternehmen, einer Gemeinde in Frankreich sowie einer
kleinen Stadt in Italien.
Die meisten dieser von der Beschwerdeführerin genannten Bedeutungen
von "norma" kommen offenbar selbst für die Beschwerdeführerin nicht
ernsthaft in Frage, räumt sie in ihrer Stellungnahme vom 26. Januar 2010
an die Vorinstanz doch selbst ein, der Begriff "norma" werde im
vorliegenden Zusammenhang durch die Schweizer Abnehmer in der
Bedeutung als Unternehmensnamen oder allenfalls noch im Sinne des
bekannten weiblichen Vornamens verstanden.
5.1. Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist vom
Verständnis auszugehen, welches im Zusammenhang mit den konkret
beanspruchten Produkten nahe liegt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
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Seite 16
Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009
[nachfolgend: SIWR III/1], N. 306; DAVID ASCHMANN, in: Noth / Bühler /
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 136;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B6910/2007 vom 25.
Februar 2008 E. 4 – 2Light, und B386/2008 vom 10. März 2009 E. 8.5 –
GB).
5.1.1. Es gibt im vorliegenden Fall keinen Anhaltspunkt dafür, dass
insbesondere die italienischsprachigen Schweizer "norma" im Sinne einer
Firma verstehen. Weder die Beschwerdeführerin noch ein anderes in der
Beilage der Beschwerdeführerin genannten Unternehmen (vgl. Eingabe
vom 26. Januar 2010) mit dem Bestandteil "Norma" in der Firma ist in der
Schweiz angesiedelt, sondern in Estland, Schweden, Deutschland und
Österreich. Zwar ist die Beschwerdeführerin nach ihrer eigenen Aussage
eines der grössten und bedeutendsten Handelsunternehmen im
LebensmittelDiscountBereich. Sie räumt indessen ein, dass sie bisher
noch keine Filialen in der Schweiz betreibt. Sie sei jedoch im Schweizer
Markt aktiv und hierzulande bekannt. Die Filialen in Grenznähe zur
Schweiz in Deutschland und Frankreich würden von einer grosse Zahl
Schweizer Kunden besucht, welche zudem in Schweizer Franken
bezahlen können. Des Weiteren würden die grenznahen Filialen der
Beschwerdeführerin in der Schweiz intensiv beworben.
Da – wie noch in E. 6.2 zu zeigen sein wird – nur die Haushalte an der
Grenze zu Deutschland und Frankreich von diesen Aktivitäten der
Beschwerdeführerin in der Schweiz profitieren, ist anzunehmen, dass nur
diese – wenn überhaupt – "Norma" mit der Firma der Beschwerdeführerin
in Verbindung bringen.
5.1.2. Fraglich ist indessen, ob mit "Norma" gekennzeichnete Waren und
Dienstleistungen tatsächlich mit dem Frauennamen, wie die
Beschwerdeführerin annimmt, oder doch eher mit "Norm" in Verbindung
gebracht werden, wie die Vorinstanz vorbringt. Diesbezüglich gibt die
Beschwerdeführerin selbst zu bedenken, dass im Zusammenhang mit
Waren und Dienstleistungen eine grosse Anzahl von Normen (und
Normenarten) existiert.
Da im Bewusstsein der Bevölkerung zahlreiche Waren, z.B.
Nahrungsmittel und Getränke, Normen unterworfen sind (z.B. "deutsches
Reinheitsgebot" für Bier, Verbot von bestimmten Zusatzstoffen,
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Seite 17
Vorschriften zur Bezeichnung von Produkten), liegt angesichts der Fülle
von Regeln, die in immer mehr Lebensbereiche eindringen (vgl. hierzu:
MARKUS SCHOTT, "BürokratieStopp" – Bemerkungen zur
eidgenössischen Volksinitiative aus staats und verwaltungsrechtlicher
Perspektive, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011 S. 229 ff., S. 233; für den
Technikbereich vgl.: RKGE in sic! 1999 S. 272 E. 4 – Polynorm), die
Assoziation von anderen Waren und Dienstleistungen mit Normen auf der
Hand. Dass "Norma" von den angesprochenen schweizerischen
Abnehmerkreisen im Sinne eines Frauennamens verstanden wird, ist
zwar durchaus möglich, sind doch im elektronischen Telefonbuch
über 1209 Einträge für Privatpersonen zu finden, davon 62 im
Kanton Tessin (Stand: Oktober 2011). Der Name ist jedoch
beispielsweise im Vergleich zu Anna mit 18061 Einträgen für
Privatpersonen in der Schweiz (1512 im Kanton Tessin) eindeutig
seltener.
Mit der Vorinstanz ist daher dafür zu halten, dass das dem italienischen
Grundwortschatz zugehörige Wort "norma" mindestens im italienischen
Sprachgebiet, auf Grund der Ähnlichkeit zum deutschen Wort "Norm"
respektive zum französischen Begriff "norme" wohl aber in der ganzen
Schweiz, mehrheitlich im Sinne von "Norm" verstanden wird.
5.2. Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, selbst bei einem
Verständnis im Sinne von "Norm" wäre die Marke "Norma" nicht direkt
beschreibend. Einerseits handle es sich beim italienischen Wort "norma"
um ein Substantiv und nicht um ein Adjektiv. Zur Bejahung einer in Bezug
auf gewisse (technische) Waren allenfalls beschreibenden Art der Marke
wäre es notwendig, dass das Zeichen ein Adjektiv beinhalte, was
vorliegend eben gerade nicht der Fall sei. Der Begriff "Norm" könne nicht
mit dem Adjektiv "genormt" gleichgestellt werden; ein solcher würde in
Italienisch "standardizzato" oder "unificato" lauten. Andererseits
existierten weltweit sehr viele verschiedene Normen, und diese
Normenflut mache es selbst für die jeweiligen Spezialisten schwierig, die
richtige Ware / Dienstleistung der richtigen Norm respektive Normenart
zuzuordnen. SN ("Schweizer Norm"), ISO ("International Organization for
Standartization"), DIN ("Deutsche Industrienorm"), ASCII ("American
Standard Code for Information Interchange" und EN ("Europäische
Norm") seien alles Abkürzungen für Normen. Bei der Fülle von
Möglichkeiten werde klar, dass immer noch keine klare Aussage in Bezug
auf die Waren / Dienstleistungen gemacht werden könne. Besonders
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hervorzuheben sei der Umstand, dass das Wort "Norm" für sich allein
keine Aussage beinhalte. Normen würden mit Abkürzungen und
Nummern angegeben, z.B. als DIN 110 oder EN ISO 23457. Erst mit
diesen zusätzlichen Angaben bekämen sie eine Bedeutung.
5.2.1. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin können auch
Substantive beschreibend sein, indem zum Beispiel Adjektive in
Substantive "hineininterpretiert" werden. So erklärte das Bundesgericht
beispielsweise im Entscheid "Bionorm", es bedürfe keiner besonderen
Phantasie, um in der Wortverbindung "Bionorm" einen Hinweis darauf zu
erblicken, dass die damit versehenen Erzeugnisse als "biologisch
normierte", d.h. als natürliche, den natürlichen Begebenheiten und
Bedürfnissen des Lebens angepasste, der Gesundheit und Förderung
des Wohlbefindens dienende Heil oder Pflegemittel ausgegeben würden
(Urteil des BGer vom 29. März 1977 E. 3 – Bionorm, publiziert in:
Schweizerisches Patent, Muster und Markenblatt [PMMBl] 1977 S. 44).
Ebenfalls zum Gemeingut gezählt wurde, als weiteres von zahlreichen
möglichen Beispielen, "Avantgarde", da weite Kreise der Bevölkerung
sowohl in den deutschsprachigen als auch in den französischsprachigen
Landesteilen darin eine reklamehafte Anpreisung mit der augenfälligen
Werbebotschaft erblickten, das damit bezeichnete Erzeugnis sei der Zeit
voraus oder avantgardistisch (Urteil des BGer 4A.7/1997 vom 23. März
1998 E. 2 – Avantgarde, publiziert in: Zeitschrift für Immaterialgüter,
Informations und Wettbewerbsrecht [sic!] 1998 S. 397).
Der Umstand, dass "norma" zu den Substantiven und nicht zu den
Adjektiven zählt, schliesst somit nicht aus, dass dieser Begriff als
beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
qualifiziert wird.
5.2.2. Im Weiteren muss auch nicht klar sein, welche Norm mit "Norm"
gemeint ist. Namentlich muss unter Norm nicht unbedingt eine der von
der Beschwerdeführerin genannten IndustrieNormen verstanden werden.
Es reicht aus, dass die Adressaten der Auffassung sind, dass eine mit
"norma" gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung mit den
einschlägigen (staatlichen oder privaten) Bestimmungen oder Richtlinien
übereinstimmt. Eine solche Assoziation ist sehr wahrscheinlich, denn wie
dem obgenannten Fall "Bionorm" entnommen werden kann, kann eine
solche Bestimmung oder Richtlinie in einem sehr weiten Sinne
verstanden werden. Insofern vermögen die angesprochenen
Verkehrskreise hinter jeder Ware und Dienstleistung eine irgendwie
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Seite 19
geartete Norm zu erkennen. Hierzu brachte die Vorinstanz in der
Vernehmlassung vom 29. August 2011 überzeugende Beispiele vor: Die
Bezeichnung "NORMA" könne bei Möbeln und Kleidern auf eine
Standardgrösse, höhe oder –tiefe hinweisen, auf einem
pharmazeutischen Produkt, dass dieses einer offiziellen Vorschrift
genüge oder auf Esswaren, dass diese den geltenden Normen für
biologischen Anbau oder der gesetzlich vorgeschriebenen
Zusammensetzung entsprächen, und im Zusammenhang mit
Dienstleistungen, dass sich diese auf eine verbindliche Vorschrift stützen
oder einfach nach im Sektor gängigen Normen erbracht würden.
"Norma" kann auch als Mutilation von "normal" aufgefasst werden (vgl.
ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135, mit Verweis u.a. auf BGE 127 III
33, 35 – Brico [Brico ® Bricolage], BGer, sic! 2004, S. 325 – Integra /
Wintegra [integra ® integral] und BGE 95 I 477, 480 – Synchrobelt
[synchro ® synchron]), denn "normal" bedeutet "der Norm entsprechend,
vorschriftsmässig; gewöhnlich, üblich, durchschnittlich" (vgl. DUDEN, Die
deutsche Rechtschreibung, Mannheim 2009, S. 781) und ist insofern ein
von "Norm" abstammendes Adjektiv.
Sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv verstanden, gibt ein mit
"Norma" gekennzeichnetes Produkt respektive eine so angepriesene
Dienstleistung dem Konsumenten zu verstehen, dass er ein der Norm /
dem Standard entsprechendes Produkt vor sich hat, respektive dass er
eine der Norm / dem Standard entsprechende Dienstleistung erhält. Da
die Konsumenten von jedem Warenproduzenten und
Dienstleistungserbringer erwarten, dass sie der Norm entsprechende
Waren und Dienstleistungen liefern respektive erbringen, werden sie in
"Norma" weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis, als vielmehr ohne
speziellen Gedankenaufwand eine Ware oder Dienstleistung erkennen,
die mit den einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt. Somit
beschreibt "Norma" eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung,
weshalb dem strittigen Zeichen keine Unterscheidungskraft zukommt.
6.
Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren unter Verweis auf die bei der
Vorinstanz eingereichten Belege geltend, die Marke "Norma" habe sich
im Verkehr durchgesetzt.
6.1. Zeichen, die Gemeingut sind, können grundsätzlich nach Art. 2 Bst. a
MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und
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markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein
absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 – M / M
joy).
Ein Kennzeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem
erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als Hinweis auf ein
bestimmtes Unternehmen verstanden wird, ohne dass die namentliche
Kenntnis dieses Unternehmens erforderlich wäre (BGE 130 III 328 E. 3.1
– Swatch, BGE 128 III 441 E. 1.2 – Appenzeller, Urteil des BGer
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 – Post, je mit Hinweisen).
Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat dies zu
belegen (Urteil des BVGer B3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.1 –
Grand Casino Luzern, mit weiteren Hinweisen). Die
Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet
werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung
des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa
langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt
worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch
der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des
massgebenden Publikums (BGE 130 III 328 E. 3.1 – Swatch, Urteil des
BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 – Post, je mit
Hinweisen). Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz
einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III
441 E. 1.2 – Appenzeller, BGE 127 III 33 E. 2 – Brico). Die
Anforderungen sind umso höher, je banaler, schwächer oder
freihaltebedürftiger das Zeichen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M / Mjoy,
BGE 130 III 328 E. 3.4 – Swatch). In zeitlicher Hinsicht erwartet die
Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer
Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn
Jahren; in besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode
genügen (Urteil des BVGer B788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – traveltip
Das Magazin für Ferien [fig.]).
6.2. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Verkehrsdurchsetzung
mittels der eingereichten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht werden
kann. Auf den eingereichten Unterlagen erscheine das Zeichen NORMA
jeweils in Zusammenhang mit einer Grafik in Form von verschieden
dunklen bzw. farbigen Balken über und unter dem Wortelement, welche
insgesamt den Gesamteindruck wesentlich prägten. Zudem reiche die
blosse Bekanntheit des Unternehmens in gewissen Randgebieten der
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Schweiz nicht aus, ein banales Zeichen als in der Schweiz im Verkehr
durchgesetzte Marke einzutragen.
Unbestrittenermassen betreibt die Beschwerdeführerin bisher noch keine
Filialen in der Schweiz (vgl. Beilage 2 zur Stellungnahme vom 18. August
2010), sondern lediglich in Grenznähe zur Schweiz. So finden sich
gemäss Beilage 7 15 NormaFilialen in maximal 30 km Entfernung von
Konstanz (D), welches an das schweizerische Kreuzlingen / TG grenzt.
Eine weitere deutsche Filiale befindet sich in WaldshutTiengen (Beilage
8 zur Stellungnahme vom 18. August 2010) und ist somit nicht weit vom
schweizerischen Koblenz / AG entfernt. Schliesslich lieferte die
Suchanfrage der Beschwerdeführerin 5 deutsche NormaFilialen in
maximal 40 km Entfernung von Lörrach in der Nähe von Basel (Beilage
9). Auch in Frankreich existieren NormaFilialen (Beilagen 10a und 10b),
eine davon im nahe bei Basel gelegenen St Louis (vgl. Beilage 10c). Auf
Grund der von der Beschwerdeführerin genannten Umsätze in Schweizer
Franken ist anzunehmen, dass eine unbestimmte Anzahl in Grenznähe
zu Deutschland und Frankreich wohnhafter Schweizer einige dieser
Filialen frequentiert und / oder die Marke "Norma" anhand der verteilten
Handzettel kennt. Indessen hat die Beschwerdeführerin nicht zu belegen
vermocht, dass die Marke auch in weiter von der französischen oder
deutschen Grenze entfernten Regionen, etwa in der Innerschweiz, in
Graubünden und im Tessin, bekannt ist. Die schweizerische Website
www.norma (vgl. Beilage 11 zur Eingabe vom 18. August 2010)
liefert ausserdem keine auf die Schweizer Kunden zugeschnittenen
Informationen, und die Erwähnung eines Artikels von "Norma" in einer
Konsumentenzeitschrift (vgl. Beilage 14 zur Eingabe vom 18. August
2010) darf als beiläufig qualifiziert werden, abgesehen davon, dass
"Norma" dort lediglich firmenmässige Verwendung fand. Insofern gilt nicht
als glaubhaft gemacht, dass sich die internationale Registrierung Nr.
976'148 in der ganzen Schweiz durchgesetzt hat.
7.
Im Weiteren beruft sich die Beschwerdeführerin auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz.
7.1. Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "NORMA"
bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der
Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101])
sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt
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Seite 22
werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt,
wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden
Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in
Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer
vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis
auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B985/2009 vom 27. August
2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und B7412/2006 vom 1. Oktober
2008 E. 10 – AfriCola).
7.2. Hinsichtlich der Voreintragungen Nr. 377'344 "NORMA", IRNr.
581'264 "NORMA" sowie IRNr. 805'005 "NORMA" ist anzumerken, dass
die Beschwerdeführerin Inhaberin dieser Marke ist. Gegenüber sich
selbst kann sie indessen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen
(Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 – Discovery
Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c
– Elle, publiziert in sic! 1997, S. 159).
7.3. Die internationalen Registrierungen Nr. 687'528 "NORMA", 453'177
"NORMA" sowie 497'372 "NORMA" sind nach Ansicht der
Beschwerdeführerin als gleich zu behandelnde Voreintragungen
anzusehen.
Hinsichtlich der internationalen Registrierungen Nr. 687'528 "NORMA"
sowie Nr. 453'177 "NORMA" bringt die Vorinstanz vor, diese seien für
andere als die hier zu prüfenden Waren registriert. Bei der internationalen
Registrierung Nr. 497'372 "NORMA" merkte die Vorinstanz an, dass es
sich um eine Registrierung aus dem Jahr 1985 und somit um eine alte
Voreintragung handle.
Die internationale Registrierung Nr. 687'528 aus dem Jahre 1998 ist für
Waren der Klassen 6 und 17, die internationale Registrierung Nr. 453'177
aus dem Jahre 1980 für Waren der Klasse 6 und die internationale
Registrierung Nr. 497'372 aus dem Jahre 1985 für Waren und
Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 10, 12, 13, 35, 37, 40 und 42
eingetragen. Da "Norma" für alle Arten von Waren und Dienstleistungen
beschreibend ist (vgl. E. 5.2.2), darf die Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht mit dem Argument verneint werden,
die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien
verschieden. Dagegen handelt es sich bei allen drei Zeichen (sowie den
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in E. 7.2 genannten Registrierungen Nr. 377'344 "NORMA", IRNr.
581'264 "NORMA" sowie IRNr. 805'005 "NORMA") um ältere Marken,
welche die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht mehr
widerspiegeln dürfte (vgl. Urteile des BVGer B2052/2008 vom 6.
November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck, und B649/2009 vom 12.
November 2009 E. 4.3 – iOption, je mit Verweis auf RKGE in sic! 2004,
S. 573 E. 8 – Swiss Business Hub, gemäss welchem Entscheid eine vor
acht Jahren erfolgte Eintragung unter dem Aspekt der Gleichbehandlung
unbeachtlich ist).
Selbst wenn die von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen in
Bezug auf die beanspruchten Waren heute als beschreibend angesehen
werden müssten, wäre dies nicht von Relevanz, da einige wenige
vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen für eine
Gleichbehandlung im Unrecht nicht ausreichen und keine rechtswidrige
Praxis der Vorinstanz zu begründen vermögen (Urteile des BVGer B
649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 – iOption, und B4854/2010
vom 29. November 2010 E. 6.3 – Silacryl). Aus diesen Gründen kann
nicht gesagt werden, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt,
von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke. Die
Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw.
Gleichbehandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.
8.
Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das
vorliegende Zeichen "NORMA" und weitere IRWortmarken "NORMA" in
zahlreichen Ländern, unter anderem in Deutschland und Italien, registriert
worden sei.
Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle
Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit
ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein
(Urteile des BVGer B498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 –
Sprühflaschen, und B6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 – Corposana).
Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke haben
die ausländischen Voreintragungen indessen keine Indizwirkung für die
Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der
Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die
Eintragung geben könnte (Urteile des BVGer B498/2008 vom 23.
Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, und B4854/2010 vom 29. November
2010 E. 7 – Silacryl, je mit Verweisen). Dies gilt auch für das von der
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Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Urteil des "Tribunale Ordinario di
Bari" (Italien) vom Mai 2008 i.S. Norma / Norma Jean, worin erklärt
wurde, dass das Zeichen "Norma" fantasiehaft sei und hinsichtlich der
beanspruchten Waren keine Assoziationen hervorrufe.
Die Beschwerdeführerin kann daher aus der mehrfachen Eintragung des
Zeichens "NORMA" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.
9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Schutz beanspruchende
Zeichen "NORMA" für sämtliche beanspruchten Waren und
Dienstleistungen Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt.
Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IRMarke Nr.
976'148 "NORMA" insofern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP
i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ).
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist
abzuweisen.
10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE
133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500. werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500. verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (RefNr. 4017; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz und Polizeidepartement
(Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Kathrin Bigler Schoch
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 21. Februar 2012