B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-2791/2016
Ur t e i l vom 1 6 . Ap r i l 2 0 1 8
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.
Parteien
EWTO-Schulen Schweiz GmbH,
Gartenstrasse 21A, 8700 Küsnacht ZH,
vertreten durch Dr. Marco Bundi, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch Nr. 54588/2014 WingTsun.
B-2791/2016
Seite 2
Sachverhalt:
A.
A.a Mit Gesuch vom 15. April 2014 meldete die EWTO-Schulen Schweiz
GmbH (Beschwerdeführerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) die Wortmarke „WingTsun“ ohne Farbanspruch für die fol-
genden Waren und Dienstleistungen an:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-
anzüge;
Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthal-
ten sind; Kampfsport-Trainingsausrüstung;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-
tivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-
onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von
Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Produk-
tion, Veröffentlichung und Verleih von Lehr- und Unterrichtsmaterial; Veröffent-
lichung von Druckerzeugnissen (ausgenommen Werbetexte), insbesondere
von Zeitschriften und Büchern; Organisation und Durchführung von sportlichen
Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zurverfügungstellung von Informationen zu
Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und sportlichen Aktivitäten.
A.b Am 25. Juni 2014 teilte das IGE der Beschwerdeführerin mit, das Zei-
chen gehöre für einen Teil der Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut
und könne deshalb für diese nicht zum Markenschutz zugelassen werden.
Betroffen seien die folgenden Waren und Dienstleistungen:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-
anzüge;
Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthal-
ten sind; Kampfsport-Trainingsausrüstung;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten; Ausbildung und Un-
terricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrationsunterricht in praktischen
Übungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren,
Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisation und Durchführung von
sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zurverfügungstellung von Infor-
mationen zu Ausbildung, Schulung und sportlichen Aktivitäten.
A.c Mit Schreiben vom 8. Juli 2014 beantragte die Beschwerdeführerin,
das Zeichen sei für sämtliche Waren und Dienstleistungen zum Schutz in
der Schweiz zuzulassen.
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A.d Am 9. Oktober 2014 teilte das IGE der Beschwerdeführerin mit, es
habe das Zeichen nochmals geprüft und halte an der Zurückweisung der
strittigen Waren und Dienstleistungen fest. Es gab der Beschwerdeführerin
Gelegenheit zur Stellungnahme.
A.e Am 8. Dezember 2014 reichte die Beschwerdeführerin eine Stellung-
nahme ein und brachte vor, ihr Zeichen habe sich für sämtliche bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt, weshalb
es mit dem Vermerk „durchgesetzte Marke“ zum Schutz zuzulassen sei.
A.f Mit Schreiben vom 26. Februar 2015 hielt das IGE an seiner Zurück-
weisung für einen Teil der Waren und Dienstleistungen fest. Dem Zeichen
fehle es an der notwendigen Unterscheidungskraft, weshalb es zum Ge-
meingut gehöre. Zudem bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis. Das IGE
gab der Beschwerdeführerin erneut Gelegenheit zur Stellungnahme.
A.g Mit Schreiben vom 18. März 2015 führte die Beschwerdeführerin aus,
es bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis. Sie beantragte erneut die
Zulassung der Marke zum Schutz.
A.h Am 9. Juni 2015 hielt das IGE an seiner teilweisen Zurückweisung fest
und gab der Beschwerdeführerin erneut Gelegenheit, eine Stellungnahme
einzureichen.
A.i Am 14. Dezember 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin das IGE, die
Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen mit dem Vermerk „im Ver-
kehr durchgesetzt“ zum Schutz zuzulassen.
A.j Mit Verfügung vom 19. April 2016 wies das IGE das Markeneintra-
gungsgesuch der Beschwerdeführerin für die folgenden Waren und Dienst-
leistungen zurück:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-
anzüge;
Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthal-
ten sind; Kampfsport- und Trainingsausrüstung;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-
tivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-
onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von
Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisa-
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Seite 4
tion und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zur-
verfügungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung
und sportlichen Aktivitäten.
Zugelassen wurde die Marke für die folgenden Dienstleistungen:
Klasse 41: Produktion, Veröffentlichung und Verleih von Lehr- und Unterrichts-
material; Veröffentlichung von Druckerzeugnissen (ausgenommen Werbe-
texte), insbesondere von Zeitschriften und Büchern.
Zur Begründung führte das IGE aus, „WingTsun“ respektive „Wing Tsun"
seien die in Europa gängigen Transkriptionen der Bezeichnung eines chi-
nesischen Kampfsportstils, der als Unterform beziehungsweise als eine
bestimmte Lehre von Wing Chun bezeichnet werden könne. WingTsun
werde damit als Sachbezeichnung verwendet und nicht einem bestimmten
Anbieter zugeordnet. Die Waren der Klassen 25 und 28 könnten für die
Ausübung des mit WingTsun bezeichneten Kampfsportstils bestimmt sein,
weshalb das Zeichen als Hinweis auf deren Zweckbestimmung verstanden
würde. Unter die in Klasse 41 strittigen Ausbildungsdienstleistungen könn-
ten Kurse fallen, in welchen WingTsun gelehrt werde, womit das Zeichen
einen direkten Hinweis auf deren Thema respektive Inhalt darstelle. Unter
die beanspruchten sportlichen und kulturellen Aktivitäten könnten schliess-
lich Demonstrationen und Vorführungen der Kampfsportkunst WingTsun
fallen. Deshalb fehle es dem Zeichen an der notwendigen Unterschei-
dungskraft und es sei dem Gemeingut zuzurechnen. An der Bezeichnung
„WingTsun“ bestehe für die strittigen Waren und Dienstleistungen auch ein
absolutes Freihaltebedürfnis, da keine zahlreichen, gleichwertigen Alterna-
tiven für die Bezeichnung genau dieser Kampfsportkunst zur Verfügung
stünden. Eine Verkehrsdurchsetzung sei damit nicht möglich. Im Sinne ei-
nes obiter dictum ging das IGE trotzdem auf die bezüglich Verkehrsdurch-
setzung eingereichten Belege ein. Die von der Beschwerdeführerin ange-
führten Voreintragungen würden schliesslich keine Rückschlüsse auf die
Schutzfähigkeit des Zeichens im Sinne einer Gleichbehandlungspflicht zu-
lassen.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Mai 2016 Be-
schwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefoch-
tene Verfügung sei aufzuheben und das IGE anzuweisen, die Marke für
sämtliche Waren und Dienstleistungen – eventualiter mit dem Vermerk: „im
Verkehr durchgesetzt“ – zuzulassen. Subeventualiter sei die Verfügung
B-2791/2016
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aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das IGE zurückzuwei-
sen. In prozessualer Hinsicht beantragte die Beschwerdeführerin für den
Fall, dass die Verkehrsdurchsetzung geprüft werden müsse, die Sache zu
diesem Zweck an die Vorinstanz zurückzuweisen; eventualiter sei das feh-
lende absolute Freihaltebedürfnis in einem Zwischenentscheid festzuhal-
ten, und ihr eine Frist anzusetzen, um weitere Beweismittel einzureichen.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, WingTsun sei nicht ir-
gendeine Kampfsportart, sondern ein genau identifizierbarer und individu-
eller Stil einer einzigen Person namens Leung Ting, der diesen geprägt und
weiterentwickelt habe. WingTsun sei ein Markenzeichen, ein betrieblicher
Herkunftshinweis zu seiner Schule, das von den Verkehrskreisen gekannt
werde und mit dem Gründer respektive seinen Schulen in Verbindung ge-
bracht werde. Es handle sich um Dienstleistungen, die auf einem eigenen
Stil beruhten und sich damit vom „klassischen Wing Chun“ unterschieden.
Es handle sich bei WingTsun nicht um eine übliche Bezeichnung respektive
Schreibweise einer chinesischen Kampfsportart. WingTsun sei ein Marken-
zeichen der Beschwerdeführerin, das seit über 30 Jahren exklusiv von ihr
und der Europäischen WingTsun Organisation in der Schweiz verwendet
werde. Diese spezifische Schreibweise sei von ihr geschaffen worden, um
ihre eigene Schule von anderen abzugrenzen. Wer WingTsun höre oder
lese und sich mit Kampfsportkunst auskenne, bringe das Zeichen direkt mit
ihrer Schule in Verbindung. Das Zeichen sei originär unterscheidungskräf-
tig, da es von Leung Ting selbst für seinen eigenen Stil, den Leung-Ting-
Stil kreiert worden sei. Es handle sich deshalb nicht um eine Sachbezeich-
nung, sondern um einen ganz eigenen Kampfstil. Der Kampfsportstil werde
„Wing Chun“ geschrieben und auch anders ausgesprochen. Davon sei ihr
Zeichen ganz klar unterscheidbar, sowohl in optischer als auch in sprach-
licher Hinsicht. Die Vielfalt an Schreibweisen zeige, dass kein absolutes
Freihaltebedürfnis bestehe, da jeder Verein eine andere Schreibweise
wähle. Das Zeichen sei zudem mit sogenannten Fitness-Marken wie
„Tae Bo“, „Sypoba“, „Zumba“ oder „Bodypump“ vergleichbar, die alle in der
Schweiz Schutz beanspruchen würden.
Zudem macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Anspruchs auf
rechtliches Gehör geltend, da das IGE nicht auf ihre Argumente eingegan-
gen sei, die eingereichten Belege nicht wirklich geprüft habe und sich ge-
weigert habe, vom Inhalt diverser Bestätigungsschreiben Kenntnis zu neh-
men.
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Seite 6
C.
Den am 9. Mai 2016 vom Bundesverwaltungsgericht geforderten Kosten-
vorschuss von Fr. 3'000.– bezahlte die Beschwerdeführerin innert Frist.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 30. August 2016 beantragte das IGE die voll-
umfängliche Abweisung der Beschwerde. Es führte aus, es habe den An-
spruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör nicht verletzt, da
diese sich zur Frage des absoluten Freihaltebedürfnisses habe äussern
können. Die für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einge-
reichten Belege habe es grundsätzlich nicht prüfen müssen. Es habe die
Argumente und die eingereichten Belege dem rechtserheblichen Sachver-
halt entsprechend gewürdigt und seinen Entscheid hinreichend begründet.
E.
Am 31. August 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwer-
deführerin die Vernehmlassung zur freigestellten Stellungnahme innert
Frist zu.
F.
Am 16. September 2016 reichte die Beschwerdeführerin eine Stellung-
nahme ein, in der sie an ihren Rechtsbegehren festhielt.
G.
Am 19. September 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht dem IGE
die Stellungnahme der Beschwerdeführerin zur freigestellten Stellung-
nahme innert Frist zu.
H.
Am 25. Oktober 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass
diese Frist unbenutzt abgelaufen sei, weshalb kein weiterer Schriftenwech-
sel vorgesehen sei.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenanmelderin und Adressatin der
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angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese be-
schwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Än-
derung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1
i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG) und der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit ein-
zutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht in zweierlei Hinsicht Verletzungen ihres
Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz geltend: Diese sei
erstens nicht auf ihre Argumente eingegangen und habe zweitens einge-
reichte Belege nicht zur Kenntnis genommen oder nicht geprüft.
2.2 Der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26–33 VwVG kon-
kretisierte Grundsatz des rechtlichen Gehörs umfasst das Recht, mit eige-
nen Begehren angehört zu werden, Einblick in die Akten zu erhalten und
zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten Stellung nehmen zu
können. Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient einerseits der Sachauf-
klärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungs-
recht der Parteien dar. Er beinhaltet die Pflicht der Behörden, die Vorbrin-
gen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen sorgfältig und
ernsthaft zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen (Art. 32
Abs. 1 VwVG). Daraus folgt die grundsätzliche Pflicht der Behörden, sich
mit den wesentlichen Vorbringen des Rechtssuchenden zu befassen und
Entscheide zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Die Begründung eines
Entscheides muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn sachgerecht
anfechten kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegun-
gen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf die
sie ihren Entscheid stützt (BGE 136 V 351 E. 4.2 m.w.H.).
2.3 Mit dem Vorbringen, die Vorinstanz sei nicht auf ihre Argumente einge-
gangen, dringt die Beschwerdeführerin nicht durch: Sie konkretisiert nicht,
welche ihrer Argumente die Vorinstanz angeblich nicht angemessen ge-
würdigt habe, und es ist für das Gericht auch nicht ersichtlich, auf welche
Argumente sich die Beschwerdeführerin im Einzelnen bezieht. Das Vor-
bringen, die Vorinstanz habe die von ihr eingereichten Belege nicht zur
Kenntnis genommen oder nicht geprüft, bezieht sich auf Belege, welche
die Beschwerdeführerin bezüglich der Frage der Verkehrsdurchsetzung bei
der Vorinstanz eingereicht hatte. Diese Frage war jedoch vor der Vor-
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instanz nicht entscheidrelevant, da diese die Möglichkeit einer Verkehrs-
durchsetzung der Marke aufgrund eines absoluten Freihaltebedürfnisses
verneint hatte. Entsprechend waren die Vorbringen und Belege der Be-
schwerdeführerin bezüglich Verkehrsdurchsetzung nicht entscheidwesent-
lich, weshalb die Vorinstanz nicht verpflichtet war, sich damit auseinander-
zusetzen.
2.4 Die Vorinstanz hat den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtli-
ches Gehör damit nicht verletzt. Im Übrigen wird in der angefochtenen Ver-
fügung (Rz. 25 ff.) im Sinne einer Eventualbegründung unter Bezugnahme
auf die eingereichten Belege ausgeführt, dass die Verkehrsdurchsetzung
ohnehin nicht hätte glaubhaft gemacht werden können.
3.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, so-
fern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie bean-
sprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a
MSchG).
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individua-
lisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirt-
schaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine ge-
wisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2010/32
E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400").
3.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere,
wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Ge-
genstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in ei-
ner anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Master-
piece"). Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung
muss derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand erkennbar ist. Bloss ent-
fernte gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den Gemein-
gutcharakter einer Marke zu begründen (BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securi-
tas" m.w.H.). Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgebenden Verkehrskreise (Urteil
des BVGer B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 "Radio Suisse Romande").
Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen
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Grenzfall darstellen, werden eingetragen (BVGE 2013/41 E. 3.5 "Die
Post").
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammenge-
setzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermit-
teln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck
ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständli-
cher Sinn ergibt (Urteil des BVGer B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2
"Peach Mallow").
Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei
kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgebenden Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteil des BVGer
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]").
Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist es unerheblich, ob ein Wort be-
reits gebräuchlich ist oder nicht. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt
oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht
aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den
Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der
Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der
gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des
BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen" und
4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 "American Beauty"; Urteil
des BVGer B-3000/2015 vom 14. Dezember 2016 E. 3.4 "AFFILIATED MA-
NAGERS GROUP"). Besteht die Marke aus Wörtern einer anderen als ei-
ner schweizerischen Landessprache, ist auf die Sprachkenntnisse der an-
gesprochenen Verkehrskreise abzustellen (BGE 120 II 144 E. 3.b.bb "Yeni
Raki").
3.3 Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternati-
ven im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind
(MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar,
3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter
Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prü-
fen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio
Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen ange-
nommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen
sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314
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Seite 10
E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009
E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein ab-
solutes Freihaltebedürfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirt-
schaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst,
wenn die Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des
in Frage stehenden Zeichens haben und keine zahlreichen gleichwertigen
Alternativen bestehen (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember
2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei Zeichen mit ei-
nem absoluten Freihaltebedürfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem re-
lativen Freihaltebedürfnis, nicht möglich (BGE 134 III 314 E. 2.3.2
"M/M-Joy").
Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf
die Sichtweise von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen,
die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE
139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar
2012 E. 4.2 "Luminous"). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung
Rechnung getragen werden (Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni
2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen
sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Inte-
resse an deren Mitverwendung besteht (vgl. EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 279). Bei Sach-
bezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von
einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (BGE 64 II 244 E. 1 "Wol-
len-Keller"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008
E. 5 "Post").
4.
4.1 Die Eintragung des Zeichens „WingTsun“ ist für die folgenden Waren
und Dienstleistungen strittig:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-
anzüge;
Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthal-
ten sind; Kampfsport- und Trainingsausrüstung;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Ak-
tivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-
onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von
Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisa-
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Seite 11
tion und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zur-
verfügungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung
und sportlichen Aktivitäten.
4.2 Vorab sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Die in
Frage stehenden Waren und Dienstleistungen richten sich einerseits, wie
die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, an Fachleute, das heisst, an
Personen, die chinesischen Kampfsport und insbesondere den von der Be-
schwerdeführerin unterrichteten Stil WingTsun betreiben, und – soweit bei-
spielsweise Bekleidungsstücke, Schuhwaren sowie Turn- und Sportartikel
betroffen sind – an Fachleute wie Verkaufspersonal und Zwischenhändler.
Gleichzeitig richten sich die Waren und Dienstleistungen aber auch an die
schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Dies gilt nicht nur für die Wa-
ren der Klassen 25 und 28, sondern auch für die Dienstleistungen der
Klasse 41. Diese richten sich nicht nur an Personen, die bereits eine
Kampfsportart betreiben, sondern auch an ein breites Publikum als poten-
tielle Endkonsumenten. Da es sich bei den Endkonsumenten, die keinen
chinesischen Kampfsport betreiben, um die grösste Gruppe des relevanten
Abnehmerkreises handelt, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft
des Zeichens insbesondere auf deren Verständnis abzustellen (Urteile des
BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen";
B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegen-
über die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Wa-
ren und Dienstleistungen anbieten, massgebend (BGE 139 III 176 E. 2
"You"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Lumi-
nous").
5.
5.1 Die im Streit stehende Wortmarke besteht aus dem Zeichen
„WingTsun“. Es ist zu prüfen, ob es sich bei WingTsun um einen bestimm-
ten Kampfsportstil handelt und das Zeichen beschreibend ist.
5.2 Zum Bedeutungsgehalt respektive zum Verständnis des Zeichens
„WingTsun“ in der Schweiz führt die Beschwerdeführerin aus, das Zeichen
sei nicht einfach eine Kampfkunst aus China, sondern ein individueller
Kampfstil, der von einer Person, nämlich von Leung Ting, erfunden, ge-
prägt und bis heute weiterentwickelt worden sei. Dieser Kampfstil unter-
scheide sich vom klassischen Wing Chun. Wer WingTsun höre oder lese,
bringe dieses Zeichen direkt mit der Schule der Beschwerdeführerin in Ver-
bindung. Sie benutze das Zeichen „WingTsun“ seit über zehn Jahren in der
B-2791/2016
Seite 12
Schweiz sehr intensiv, es sei besonders in der Kampfsportwelt praktisch
jedem aktiven Sportler ein Begriff.
5.3 Die Vorinstanz führt aus, Wing Tsun beziehungsweise WingTsun sei die
in Europa gängige Transkription der Bezeichnung eines chinesischen
Kampfkunststils. Es handle sich um eine Form des Kung Fu und könne als
eine Art Unterform beziehungsweise als eine bestimmte Lehre von Wing
Chun bezeichnet werden. WingTsun werde als Sachbezeichnung verwen-
det und verstanden.
5.4
5.4.1 Gemäss Wikipedia ist das Zeichen „WingTsun“ eine eigene – das
heisst im Vergleich zur offiziellen Romanisierung leicht abgeänderte –
Schreibweise der chinesischen Schriftzeichen 詠春 / 咏春, die in etwa
„schöner Frühling“, „ewiger Frühling“ oder „Ode an den Frühling“ bedeuten,
und die „yŏng chūn“ (Pinyin; Hochchinesisch) oder „wing chun“ (Kantone-
sisch) ausgesprochen werden. Wing Chun ist ein (süd)chinesischer
Kung Fu-Stil und WingTsun eine Stilrichtung von Wing Chun (
/wiki/Wing_Chun> und
Tsun-Organisation>, , alle besucht am
6. April 2018).
5.4.2 In Bezug auf südchinesische Kampfsportstile ist insbesondere zwi-
schen „Wing Chun“, „Ving Tsun“ und „WingTsun“ zu unterscheiden. Soweit
die Entwicklung dieser Kampfsportstile historisch nachvollziehbar ist, geht
zumindest der öffentliche Unterricht der südchinesischen Kampfsportart
Wing Chun, die bis dahin hauptsächlich Familien- respektive Clan-intern
weitergegeben worden war, offenbar auf Yip Man zurück, der mit diesem
Unterricht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Hongkong begann.
„Wing Chun“ dient heute in der Schweiz als Oberbegriff für verschiedene
südchinesische Kampfsportstile, die alle auf Yip Man zurückgehen; gleich-
zeitig verwenden verschiedene Nachfolger von Yip Man diese Romanisie-
rung der entsprechenden chinesischen Zeichen heute für ihren spezifi-
schen Kampfsportstil. Die Romanisierung „Ving Tsun“ wurde von Yip Man
selbst verwendet und wird heute ebenfalls von einigen (anderen) seiner
Schüler verwendet. „WingTsun“ (oder „Wing Tsun“, die Schreibweise vari-
iert) steht für den (eigenen) Stil von Leung Ting – angeblich dem letzten
Schüler von Yip Man –, den dieser entwickelte und in Europa verbreitete
(vgl. ,
tsun/geschichte>, , besucht am 6. Ap-
ril 2018). WingTsun zeichnet sich als eigener Stil innerhalb der Wing Chun-
B-2791/2016
Seite 13
„Familie“ offenbar insbesondere durch eine starke Fokussierung auf
Selbstverteidigungsaspekte und ein besonderes Lehrkonzept aus
(vgl. , besucht am 6. April
2018).
5.4.3 Dass der Kampfsportstil WingTsun – wie die Beschwerdeführerin vor-
bringt – von einer einzigen Person, Leung Ting, entwickelt wurde, der ihn
seit über 40 Jahren lehrt und ausübt, und der seine erste Schule (in Hong-
kong) so nannte, schliesst nicht aus, dass das Zeichen heute in der
Schweiz einen beschreibenden Charakter im Sinne des Namens eines
Kampfsportstils hat.
Auf der Webseite der Beschwerdeführerin wird WingTsun als „einer von
ca. 400 verschiedenen Kung Fu-Stilen und wohl die logischste Kampfkunst
überhaupt“ () oder als ein Selbst-
verteidigungs-System (
pdf>) beschrieben. Als Ziel der EWTO (Europäische WingTsun-Organisa-
tion) wird angegeben, diese sei ein „institutionelles Dach zur Verbreitung
und Pflege von WingTsun in Europa, einem bis dahin vollkommen unbe-
kannten chinesischen Kampfkunstsystem“ (
206>, alle besucht am 6. April 2018). Auch in ihrer Beschwerde bezeichnet
die Beschwerdeführerin WingTsun als einen „identifizierbaren und ebenso
individuellen Stil“. Die Beschwerdeführerin verwendet den Begriff
„WingTsun“ damit als eine Sachbezeichnung.
Darauf, dass es sich bei WingTsun um einen bestimmten Kampfsportstil
handelt, weist auch der Umstand hin, dass in der Schweiz auch diverse
Schulen Unterricht in WingTsun anbieten, die nicht der Beschwerdeführerin
angehören. Dazu gehören zum Beispiel die „IWTOA WingTsun Kung-Fu
D.B.“ mit acht Standorten (), die „WingTsun Schulen Andy
Börsig“ mit fünf Standorten (), die „wing tsun
KungFuSystem Schulen Schweiz GmbH“ mit zwei Standorten
() sowie die „Wing Tsun Schule Münchenstein“
() und die „Wing Tsun Akade-
mie Rüti ZH“ mit je einem Standort (; alle besucht am
6. April 2018). Der Kampfsportstil WingTsun ist damit auch unabhängig von
der Beschwerdeführerin in der Schweiz verbreitet.
Auch diverse Online-Artikel bezeichnen WingTsun wahlweise als ein
„Kampfsport“ (), eine „Kampfkunst“
(
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Seite 14
eine-junge-urdorferin-nepalesischen-kindern-bildung-ermoeglicht-
131915644>), eine Variante von Kung Fu (
2008/3/lq-0803-05-b-WingTsun-im-Wachkoma.pdf>) oder eine „Selbstver-
teidigungstechnik“ (
Koepfchen-statt-Kraft;art307315,4499925>, alle besucht am 6. April 2018).
Auch wenn einige Artikel die Beschwerdeführerin und/oder die ihr ange-
schlossenen Schulen erwähnen, so bringen doch die soeben erwähnten
Artikel den Begriff WingTsun – entgegen der Behauptung der Beschwerde-
führerin – nicht oder jedenfalls nicht ausschliesslich mit der Beschwerde-
führerin in Verbindung; sie sehen WingTsun grundsätzlich als einen Kampf-
sportstil unter anderen an, unabhängig von einer bestimmten Schule.
5.4.4 Den von der Beschwerdeführerin eingereichten drei Schreiben von
Personen aus der Schweizer Kampfsport-Szene, die (alle im gleichen
Wortlaut) ausführen, dass nur die Beschwerdeführerin das Zeichen
WingTsun verwende, kommt diesbezüglich keine Beweiskraft zu. Ebenso
wenig vermag die Beschwerdeführerin zu ihren Gunsten aus dem Umstand
abzuleiten, dass im Jahr 1982 die Marke Nr. 2P-319552 „Wing Tsun“ im
Markenregister eingetragen wurde. Diese Eintragung ist vor über 30 Jah-
ren erfolgt und der strittige Begriff war damals deutlich weniger verbreitet.
Damit kann offen bleiben, ob es insoweit auch relevant ist, dass die Marke,
auf welche sich die Beschwerdeführerin beruft, für andere Waren (Unter-
richtsbücher für Sport) eingetragen ist.
5.4.5 Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass es sich bei WingTsun
(oder Wing Tsun) um einen bestimmten chinesischen Kampfsportstil han-
delt. Der Begriff ist, wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu
Recht ausführt, für die strittigen Waren und Dienstleistungen deshalb
grundsätzlich beschreibend, da er einen Hinweis auf deren Zweckbestim-
mung respektive auf deren Inhalt darstellt.
5.5
5.5.1 Die Vorinstanz geht implizit und ohne Begründung davon aus, dass
die relevanten Verkehrskreise in der Schweiz das Zeichen „WingTsun“ als
Name eines Kampfsportstils verstehen. Die Beschwerdeführerin äussert
sich dazu nicht.
5.5.2 WingTsun ist weder Teil des deutschen, noch des französischen oder
des italienischen Wortschatzes. Dies schliesst einen beschreibenden Cha-
rakter des Zeichens zwar nicht aus. Ein Zeichen kann jedoch nur einen
beschreibenden Charakter aufweisen, wenn die relevanten Verkehrskreise
B-2791/2016
Seite 15
in der Schweiz das Zeichen tatsächlich verstehen. Es ist deshalb zu prüfen,
ob das Zeichen „WingTsun“ in der Schweiz als Name eines chinesischen
Kampfsportstils, und damit als beschreibend, verstanden wird.
5.5.3 Personen, die WingTsun oder einen ähnlichen chinesischen Kampf-
sportstil betreiben, oder die auf andere Weise damit in Berührung gekom-
men sind, dürfte das Zeichen WingTsun als Name eines chinesischen
Kampfsportstils bekannt sein. Bezüglich der Verbreitung von WingTsun in
der Schweiz ist folgendes festzustellen: Die Beschwerdeführerin betreibt
gemäss ihrer Webseite in der Schweiz 30 Schulen (plus zwei im grenzna-
hen, deutschen Ausland), in denen WingTsun unterrichtet wird. In der Be-
schwerde gibt sie an, sie habe über 2'500 Schüler. Dazu kommen einige
von der Beschwerdeführerin unabhängige Schulen (vgl. E. 5.4.3), die
ebenfalls WingTsun unterrichten. Damit ist zwar nicht von einer in der
Schweiz weitgehend unbekannten Sportart auszugehen, trotzdem ist die
direkte Bekanntheit auf einen relativ kleinen Kreis von Personen be-
schränkt.
5.5.4 Hingegen spricht wenig dafür, dass Personen, die keinen Kontakt zu
(chinesischen) Kampfsportarten haben – das allgemeine Publikum also –,
unter dem Zeichen „WingTsun“ eine chinesische Kampfsportart verstehen.
Personen ohne Kontakt zu chinesischen Kampfsportarten dürften, wenn
sie das Zeichen „WingTsun“ nur lesen, nicht einmal ohne Weiteres verste-
hen, dass es sich dabei um die Romanisierung chinesischer Schriftzeichen
handelt. Selbst soweit das Zeichen als Romanisierung chinesischer
Schriftzeichen erkannt wird, ist in keiner Weise gesagt, dass das Zeichen
als Sachbezeichnung einer Kampfsportart erkannt wird.
Personen ohne Kontakt zu chinesischen Kampfsportarten kommen zwar
unter Umständen auf die Idee, es könnte sich bei WingTsun um den Namen
eines Kampfsportstils handeln, wenn sie das Zeichen im Zusammenhang
mit einer entsprechenden Demonstration oder einem Bild sehen. Dies ge-
nügt jedoch nicht, um einen beschreibenden Charakter des Zeichens an-
zunehmen. Das Zeichen muss zwar in Bezug auf die dafür registrierten
Waren und Dienstleistungen beschreibend sein. In diesem Sinne kann ins-
besondere bei Mehrdeutigkeit von fremdsprachigen Ausdrücken die be-
schreibende Bedeutung erst im Zusammenhang mit den registrierten Wa-
ren und Dienstleistungen klar werden (vgl. bspw. Urteil des BVGer
B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.1 [recte: 2.3.3] "Volume Up"). Trotz-
dem muss die relevante Bedeutung in jedem Fall auch ohne den Bezug zu
den Waren und Dienstleistungen bekannt sein. Dass der beschreibende
B-2791/2016
Seite 16
Inhalt erst erkannt wird, wenn das Zeichen im Zusammenhang mit den ent-
sprechenden Waren und Dienstleistungen gebracht wird, genügt nicht.
Zudem kommt es zwar vor, dass der fremdsprachige Name einer Sportart
Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch in der Schweiz findet; dies ist
etwa bei Karate oder Judo der Fall, und trifft insbesondere auf englische
Bezeichnungen für Sportarten wie Rugby, Cricket, Snowboard oder Beach-
volleyball zu (vgl. Urteil des BVGer B-5531/2007 E. 7 "Apply-Tips"). Die
Medienberichte bezüglich WingTsun, auf welche die Beschwerdeführerin
verweist, sind jedoch nicht zahlreich genug, um eine allgemeine Bekannt-
heit der Sportart nahezulegen. Zudem ist die Sportart nicht olympisch und
es werden soweit ersichtlich keine öffentlichen Wett- oder Schaukämpfe
ausgetragen, die zu einer weiteren Bekanntheit beitragen würden.
Schliesslich ist auch bei den geltend gemachten Werbebemühungen keine
grosse Breitenwirkung belegt oder anzunehmen. Die Bekanntheit von
WingTsun in der Schweiz ist als bedeutend geringer einzuschätzen als bei-
spielsweise diejenige von Karate oder Judo. Es ist zwar nicht ausgeschlos-
sen, dass das Zeichen „WingTsun“ in Zukunft in der Schweiz in einem sol-
chen Masse bekannt werden könnte, dass auch Personen ohne Kontakt
zu chinesischen Kampfsportarten wissen, dass es sich dabei um einen be-
stimmten Kampfsportstil handelt. Zum hier grundsätzlich relevanten Zeit-
punkt des vorliegenden Urteils ist dies jedoch nicht der Fall und konkrete
Anhaltspunkte für eine solche Entwicklung liegen ebenfalls nicht vor (Urteil
des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela").
Ob und in welchem Umfang Kinofilme über Yip Man (z.B. „The Grandmas-
ter“, vgl. , besucht am 6. April
2018) den Ausdruck Wing Chun in der Schweiz einem breiteren Publikum
bekannt gemacht und damit auch zur Bekanntheit von WingTsun beigetra-
gen haben, kann hier mit Blick auf das in E. 6 Auszuführende letztlich offen
bleiben.
Es ist deshalb insgesamt davon auszugehen, dass Personen in der
Schweiz ohne gewisse Kenntnisse von (chinesischen) Kampfsportarten
nicht wissen, was das Zeichen „WingTsun“ bedeutet, das Zeichen für sie
also nicht beschreibend ist.
5.6 Angesichts des Umstandes, dass der grösste Teil des relevanten Ver-
kehrskreises – das allgemeine Publikum – das Zeichen „WingTsun“ nicht
versteht, kann nicht von einem beschreibenden Charakter des Zeichens in
der Schweiz ausgegangen werden. Zu prüfen bleibt jedoch, ob aus Sicht
der (potentiellen) Mitanbieter ein Freihaltebedürfnis besteht.
B-2791/2016
Seite 17
6.
6.1 Als betroffene Mitanbieter sind Anbieter von Unterricht im Kampfsport-
stil WingTsun und von mit dem Kampfsportstil im Zusammenhang stehen-
den Bekleidungsstücken und Ausrüstungsgegenständen anzusehen.
6.2 Die Umstände des vorliegenden Falles sind mit Fällen vergleichbar, in
denen ein terminus technicus aus einem Fachjargon oder ein üblicher
Sprachgebrauch der Anbieter für diese unentbehrlich ist, obwohl er von
den relevanten Verkehrskreisen kaum verwendet oder nur vage verstan-
den wird und darum unterscheidungskräftig wirkt (vgl. BVGE 2010/32
E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des BVGer B-5390/2009 vom
17. August 2010 E. 5.6 "Orphan Europe [fig.]/Orphan International";
B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.4 "Street-One/Streetbelt"; DAVID
ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Art. 2
lit. a, N 222). Im vorliegenden Fall verhält es sich ähnlich: Das Zeichen
„WingTsun“ wird nur von den Anbietern und einem kleinen Teil des relevan-
ten Verkehrskreises als Name eines bestimmten Kampfsportstils verstan-
den. Jedoch haben die Mitanbieter ein Interesse daran, den Begriff als
Sachbezeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Dies
umso mehr, als derjenige Teil des relevanten Verkehrskreises, der den Be-
griff versteht – Personen, die chinesischen Kampfsport betreiben –, für den
Vertrieb ihrer Waren und Dienstleistungen besonders relevant ist. Dieses
Interesse ist aus marktwirtschaftlicher Sicht legitim. Deshalb ist es vorlie-
gend gerechtfertigt, ein legitimes und wesentliches Interesse der Mitanbie-
ter an der Verwendung des Zeichens „WingTsun“ anzunehmen und ent-
sprechend von dessen Freihaltebedürftigkeit auszugehen.
6.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, nur sie sei in der Schweiz vom Be-
gründer des Kampfsportstils WingTsun, Leung Ting, persönlich legitimiert,
WingTsun zu lehren, was dieser in einer schriftlichen Eingabe an das Ge-
richt bestätige. Nicht in diesem Sinne legitimierte Personen würden jedoch
unberechtigterweise ebenfalls WingTsun in der Schweiz unterrichten.
In gewissen Sonderkonstellationen ist das Freihaltebedürfnis an einer
Marke zu verneinen, wenn aufgrund einer faktischen Alleinstellung des An-
melders einer Marke oder aufgrund regulatorischer Gegebenheiten diese
Marke auch in Zukunft nur mit dieser Person in Verbindung gebracht wer-
den kann, so dass niemand durch eine Schutzgewährung behindert wird
(Urteile des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 6.3.2 "Grand
Casino Luzern" m.H. auf B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3
"The Royal Bank of Scotland"; B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2
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Seite 18
"Swiss Army"; vgl. auch BGE 73 II 126 E. 2a "Cigarettes françaises"). Bei-
spielsweise wurde an der Verwendung des Zeichens „Swiss Army“ für ty-
pische Armeeaufgaben durch die Schweizer Armee ein Freihaltebedürfnis
anderer Sicherheitsunternehmen verneint (Urteil des BVGer B-3553/2007
vom 26. August 2008 E. 7.2 "Swiss Army") und im Fall eines königlichen
Privilegs ein Alleinanspruch bejaht (Urteil des BVGer B-7426/2006 vom
30. September 2008 E. 3.3 "The Royal Bank of Scotland"). Die Anforde-
rungen an das Vorliegen einer solchen Sonderkonstellation sind relativ
hoch (Urteil des BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 5.4 "Qa-
tar Airways"). Die Beschwerdeführerin hat weder faktisch noch rechtlich ein
Monopol auf den Unterricht des Kampfsportstils WingTsun. Das Schreiben
des Begründers des Kampfsportstils legt zwar nahe, dass er in der Schweiz
nur die Beschwerdeführerin als zum Unterricht von WingTsun berechtigt
anerkennt. Eine faktische Alleinstellung ergibt sich daraus jedoch nicht, da
diese Anerkennung potentielle Konkurrenten nicht davon abhalten kann,
ihrerseits (mit oder ohne Anerkennung durch den Begründer) Unterricht in
WingTsun anzubieten. Dies anerkennt implizit auch die Beschwerdeführe-
rin, wenn sie vorbringt, die Marke müsse eingetragen werden, damit poten-
tielle Mitanbieter in der Schweiz keinen Unterricht in WingTsun anbieten
könnten. Das Markenrecht dient aber nicht der Sicherung des ausschliess-
lichen Gebrauchs der mit der Marke verbundenen Waren und Dienstleis-
tungen, sondern (lediglich) des ausschliesslichen Gebrauchs der Marke als
Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen. Eine Sonderkonstellation,
in der aufgrund einer faktischen Alleinstellung des Anmelders einer Marke
ein Freihaltebedürfnis zu verneinen wäre, liegt damit nicht vor. Dies wäre
im Übrigen auch bei einer Anmeldung der Marke durch den Begründer sel-
ber nicht der Fall.
6.4 Bezüglich der Frage, ob ein absolutes Freihaltebedürfnis an der Ver-
wendung des Zeichens „WingTsun“ für die strittigen Marken bestehe, bringt
die Beschwerdeführerin vor, es bestünden verschiedene Möglichkeiten,
die chinesischen Schriftzeichen 詠春 / 咏春 zu romanisieren, weshalb ge-
nügend alternative Zeichen zur Bezeichnung des entsprechenden Kampf-
sportstils und damit zusammenhängender Waren und Dienstleistungen zur
Verfügung stünden (Wyng Tjun, Ving Tsun, Wing Tzun etc.). Dieses Vor-
bringen verfängt jedoch nicht: Anbietern von Unterricht im spezifischen
Kampfsportstil WingTsun – in Abgrenzung zu Wing Chun oder Ving Tsun
(vgl. E. 5.4.2) – muss es möglich sein, ihr Angebot mit dem Namen ihres
Kampfsportstils (WingTsun oder Wing Tsun) zu bezeichnen. Abgeänderte
Schreibweisen stellen keine gleichwertigen Alternativen dar. Auch der Ver-
weis der Beschwerdeführerin auf den Wikipedia-Eintrag über „Wing Chun“,
B-2791/2016
Seite 19
in dem darauf verwiesen wird, es seien aus markenrechtlichen Gründen
zahlreiche Schreibweisen gebräuchlich (
Chun>, besucht am 6. April 2018), ändert daran nichts. Es würde eine un-
zulässige Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung von Mitanbietern
bedeuten, wenn sie ihren Kampfsportstil nicht mit dem korrekten Namen,
sondern nur mit einer abgeänderten Schreibweise bezeichnen dürften. In-
sofern ist die vorliegende Situation von derjenigen im Verfahren „ASV“ zu
unterscheiden, in dem das Gericht davon ausging, das Zeichen „ASV“ sei
nicht unentbehrlich, da gleichwertige Alternativen zur Verfügung stünden
(Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 10 "ASV"): Vorlie-
gend stehen gerade keine gleichwertigen Alternativen zur Verfügung, da
das Zeichen „WingTsun“ eine Sachbezeichnung ist und nicht bloss ein Hin-
weis auf den Verwendungszweck, wie dies bei „ASV“ der Fall war
(vgl. B-6629/2011 E. 8.3). Die Verwendung des Zeichens „WingTsun“ ist für
die Mitanbieter deshalb unentbehrlich, weshalb ein absolutes Freihaltebe-
dürfnis besteht. Das Freihaltebedürfnis bezieht sich auf alle strittigen Wa-
ren und Dienstleistungen, da diese in einem engen Verhältnis zum entspre-
chenden Kampfsportstil stehen, weshalb die Verwendung des Zeichens für
potentielle Mitanbieter freizuhalten ist. Gerade auch vor diesem Hinter-
grund können die von der Beschwerdeführerin angeführten, im Ausland
eingetragenen Marken (IR84559 „Weng Chun“, EM10837292 „Wing Tjun“
und EM00512491 „Ving Chun“) nicht als Indiz für die Eintragbarkeit der hier
strittigen Marke dienen. Denn nicht nur begründet eine ausländische Ein-
tragung gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts weder einen An-
spruch auf Eintragung in der Schweiz noch hat ein ausländischer Entscheid
präjudizielle Wirkung (Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar
2016 E. 5.5.2 "[bouton] [fig.]"). Vielmehr liegt vorliegend auch kein Grenz-
fall vor, weshalb der Hinweis auf ausländische Entscheide an der Beurtei-
lung nichts ändert (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010
E. 4.1 "V" [fig.]).
6.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass am Zeichen „WingTsun“ für die
strittigen Waren und Dienstleistungen ein absolutes Freihaltebedürfnis be-
steht. Auf den Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückweisung der Sache
an die Vorinstanz zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung respektive auf
Ansetzung einer Frist zur Einreichung weiterer diesbezüglicher Beweismit-
tel ist damit nicht weiter einzugehen. Im Übrigen ist der Vorinstanz zuzu-
stimmen, wenn sie im Sinne eines Eventualstandpunkts – unter der An-
nahme, es bestünde lediglich ein relatives Freihaltebedürfnis – eine Ver-
kehrsdurchsetzung des Zeichens „WingTsun“ für die strittigen Waren und
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Seite 20
Dienstleistungen aufgrund der eingereichten Belege nicht als glaubhaft ge-
macht beurteilt hat.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin weist schliesslich darauf hin, dass sogenannte
„Fitness-Marken“ wie die Marken Nr. P-475726 „Tae Bo“, Nr. 602119 „Sy-
poba“, Nr. 592959 „Zumba“ oder IR Nr. 695915 „Bodypump“ in der Schweiz
zum Schutz zugelassen worden seien. Diese könnten im Sinne eines ei-
gens entwickelten Stils mit WingTsun verglichen werden. Angesichts dieser
Registrierungen erachte sie die Zurückweisung ihres Markengesuchs als
Ungleichbehandlung und verlange dessen Gleichbehandlung.
7.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt,
dass rechtlich relevante Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit
gleich zu behandeln sind. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzel-
ten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte
– Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben
müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahms-
weise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechts-
anwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass
sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE
139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni
2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; Urteil des BVGer B-2419/2008 vom 12. April
2010 E. 10.1 "Madonna", nicht publiziert in: BVGE 2010/47). Im Marken-
recht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewen-
det, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die
Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar
sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können
(Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; BVGE
2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots
müssen im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch
die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben
(BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären").
7.3 Bezüglich der von der Beschwerdeführerin angeführten Marken
„Tae Bo“ und „Bodypump“ ist festzustellen, dass diese vor über acht Jahren
(nämlich 1999 respektive 1998) eingetragen wurden, weshalb bezüglich
dieser Marken kein Gleichbehandlungsanspruch mehr geltend gemacht
werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014
E. 5.2.2 "couronné" m.w.H.). Das gleiche gilt im Übrigen für die von der
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Seite 21
Beschwerdeführerin angeführte Eintragung der IR-Marke Nr. 684230 „VC-
Ving Chung“, die 1997 eingetragen wurde. Die Marken „Zumba“ (eingetra-
gen 2009) und „Sypoba“ (eingetragen 2010) sind zwar heute ebenfalls
schon ältere Marken, ihre Hinterlegung lag jedoch zum Zeitpunkt der Hin-
terlegung der vorliegend strittigen Marke 2014 noch nicht allzu weit zurück.
Beim Zeichen „Sypoba“ handelt es sich um ein Akronym („System Power
in Balance“), das im Zusammenhang mit den registrierten Waren und
Dienstleistungen nicht beschreibend ist. Zudem ist „Sypoba“ im Wesentli-
chen für Turn-, Sport- und Gymnastikgeräte (Klasse 28) und für Ausbildung
sowie Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops und
Ausstellungen in verschiedenen Bereichen (Klasse 41) und damit für Wa-
ren und Dienstleistungen registriert, die nur beschränkt mit denjenigen der
hier strittigen Marke vergleichbar sind. „Zumba“ ist – neben Bekleidungs-
stücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25) – vor allem für
Unterweisung auf den Gebieten Tanz, Körperfitness und Training
(Klasse 41) registriert. Auch diese Waren und Dienstleistungen sind nur
beschränkt vergleichbar. Beim Zeichen „Zumba“ handelte es sich zudem
ursprünglich, das heisst zum relevanten Zeitpunkt seiner Eintragung ins
Markenregister, um einen Fantasienamen, was beim Zeichen „WingTsun“
gerade nicht der Fall ist. Eine Vergleichbarkeit ist somit nicht gegeben. Im
Übrigen würden diese zwei Eintragungen auch nicht genügen, um eine
klare (rechtswidrige) Eintragungspraxis der Vorinstanz zu belegen. Die
Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehand-
lungsgebot verletzt, stösst damit ins Leere.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der
Marke für die strittigen Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 4.1) zu Recht
verweigert hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist
abzuweisen.
9.
9.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel
der unterliegenden Partei nach Massgabe ihres Unterliegens (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Par-
teien; sie beträgt in vermögensrechtlichen Streitigkeiten maximal
Fr. 50'000.– (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b VwVG). Art. 4 des Reglements des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE,
B-2791/2016
Seite 22
SR 173.320.2) sieht bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten – und als sol-
che gelten markenrechtliche Beschwerdeverfahren – vor, dass sich die Ge-
richtsgebühr nach dem Streitwert richtet. Die Schätzung des Streitwertes
hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist
(BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert
ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten
auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Angesichts des Verfahrensausgangs sind die
Kosten vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr
in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Ge-
richtskosten zu verwenden.
9.2 Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).
(Dispositiv nächste Seite)
B-2791/2016
Seite 23
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in der gleichen Höhe ist zur Be-
zahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 54588/2014; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Marc Steiner Tobias Grasdorf
B-2791/2016
Seite 24
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 1. Mai 2018