B-279/2010 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Internationale Registrierung Nr. 903 118 - Paris R...

B-279/2010
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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-279/2010
Urteil vom 3. Februar 2011
Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
Parteien X._______, ,
vertreten durch Dr. iur. Thierry Calame, Lenz & Staehelin
Rechtsanwälte, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Internationale Registrierung Nr. 903 118 - Paris Re.
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 903'118 "Paris Re" mit Ursprungsland Frankreich. Sie beansprucht in
der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 35: Gestion de fichiers informatiques, recueil de données
météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central,
systématisation de ces données dans un fichier central, gestion des affaires
commerciales, consultations professionnelles d'affaires.
Klasse 36: Affaires financières, analyse financière; investissements de capitaux,
gestion d'actifs, courtage, estimations et expertises financières, services
d'assurances, services de réassurance.
Klasse 42: Conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la
météorologie et à l'hydrométéorologie, reconstitution de bases de données
relatives aux événements climatiques, recherches techniques dans le domaine
de la météorologie et de l'hydrométéorologie, conception et élaboration de
programmes informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 27. November 2007 eine vorläufige vollständige
Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte geltend, das Zeichen "Paris Re" bedeute "Paris
réassurance" (Paris Rückversicherung), und sei somit aus einer geografischen Herkunftsbezeichnung und
einem beschreibenden Element zusammengesetzt. Die Kombination gehöre daher im Zusammenhang mit
den beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut; zudem müsse sie freigehalten werden.
In ihrem Schreiben vom 27. August 2008 vertrat die Beschwerdeführerin die Ansicht, das Zeichen "Re"
werde in der Schweiz nicht als Abkürzung des Begriffes "Rückversicherung" verstanden, und das erste
Element "Paris" im Zeichen "Paris Re" werde von den relevanten Verkehrskreisen nicht als geografische
Herkunftsangabe wahrgenommen. Es entspreche im Rückversicherungsgeschäft einer verbreiteten
Tradition, den Ort des historischen Sitzes der Gesellschaft in deren Firma und Hauptmarke aufzunehmen.
Im Weiteren habe sich das Zeichen "Paris Re" in den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz
durchgesetzt. Schliesslich wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass "Paris Re" namentlich in
Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien und Irland eingetragen worden sei.
Am 28. November 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass sie an der
Schutzverweigerung der internationalen Registrierung für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen
35, 36 und 42 vollumfänglich festhalte. Insbesondere habe die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft machen
können, dass sich die Marke "Paris Re" durchgesetzt habe, da die eingereichten Durchsetzungsbelege
entweder undatiert seien, ein Datum nach der internationalen Registrierung (21. September 2006)
aufwiesen oder keine markenmässige Verwendung der Angabe "Paris Re" dokumentierten.
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Mit Schreiben vom 9. Januar 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer
beschwerdefähigen Verfügung.
Unter Hinweis auf die in der Festhaltung vom 28. November 2008 genannten Gründe verweigerte die
Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" mit Verfügung vom 26. November 2009
für alle beanspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. Januar
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben, die internationale Registrierung
Nr. 903'118 "Paris Re" sei in allen beanspruchten Dienstleistungsklassen
zur Eintragung zuzulassen, und es sei eine öffentliche Parteiverhandlung
durchzuführen. Unter anderem macht sie unter Einreichung zahlreicher
neuer Durchsetzungsnachweise geltend, dass auch Belege nach dem
21. September 2006 zu berücksichtigen seien.
C.
Mit Stellungnahme vom 22. April 2010 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie
auf ihr Schreiben vom 28. November 2008. Ergänzend hält sie unter
anderem fest, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von
Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums auf einen allfälligen späteren Zeitpunkt nicht
möglich sei.
D.
Mit Verfügung vom 22. Oktober 2010 ordnete das
Bundesverwaltungsgericht die von der Beschwerdeführerin beantragte
öffentliche Verhandlung an.
Am 3. November 2010 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie ziehe ihren
Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung zurück.
Wie von der Beschwerdeführerin beantragt, annullierte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom
5. November 2010 die auf den 30. November 2010 angesetzte Parteiverhandlung.
E.
Mit Schreiben vom 12. November 2010 zeigte die Beschwerdeführerin
dem Bundesverwaltungsgericht an, dass sie per 1. Oktober 2010
aufgelöst und durch Absorptionsfusion von der Partner Reinsurance
Europe Limited (Dublin, Irland) übernommen worden sei.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet
(Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.2. Gemäss Art. 17 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947
über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273), der auf Grund von Art. 4
VwVG anwendbar ist, gilt die Rechtsnachfolge auf Grund von
Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen
nicht als Parteiwechsel.
Wie sich aus dem Auszug des französischen Amtsblattes "La Loi" Nr. 199 – 27 vom 6. Oktober 2010 ergibt,
übernahm die X._______ mit Sitz in Y._______ (Irland) gemäss Fusionsvertrag vom 15. Juni 2010 auf dem
Wege der Absorption die Paris Re, welche die Beschwerde eingereicht hat, und wurde folglich deren
Gesamtnachfolgerin (vgl. BGE 106 II 346 E. 1). Die X._______ ist daher anstelle von Paris Re als
Beschwerdeführerin in das Verfahren eingetreten; das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist auf ihren
Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der internationalen Registrierung "Paris Re" (vgl. Art. 17 Abs. 4
MSchG) ist diese durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine Verfügungsadressatin
beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-127/2010
vom 29. März 2010 E. 1 - V [fig.]).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Irland. Zwischen der Schweiz
und Irland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am
14. Juli 1967 revidierten Fassung). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein
Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur
verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre
Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft
gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die
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Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich
sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst.
a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der
Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis
zu diesen Normen können damit herangezogen werden.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens
jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach
insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie
beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern
solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand
verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 –
akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und
BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen
Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts [BGer]
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle
einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
3.
Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
Verbraucher, für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit dagegen die
Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend
(CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweize-
rischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1
[nachfolgend: Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 248).
Die internationale Registrierung "Paris Re" wird beansprucht für:
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Klasse 35:
- Gestion de fichiers informatiques (Datenverwaltung)
- recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier
central (Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in
einer zentralen Datei)
- systématisation de ces données dans un fichier central (Systematisierung
dieser Daten in einer zentralen Datei)
- gestion des affaires commerciales (Geschäftsführung)
- consultations professionnelles d'affaires (Unternehmensberatung).
Klasse 36:
- Affaires financières (Finanzgeschäfte)
- analyse financière (Finanzanalyse)
- investissements de capitaux (Kapitalanlagen)
- gestion d'actifs (Vermögensverwaltung)
- courtage (Maklergeschäft)
- estimations et expertises financières (Finanzbewertungen und –expertisen)
- services d'assurances, services de réassurance (Versicherungs- und
Rückversicherungsdienstleistungen).
Klasse 42:
- Conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie
et à l'hydrométéorologie (Planung von Informatiksystemen und Software
bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie)
- reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques
(Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse)
- recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de
l'hydrométéorologie (technische Recherchen im Bereich Meteorologie und
Hydrometeorologie)
- conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à la
météorologie et à l'hydrométéorologie (Planung und Ausarbeitung von
Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie).
Als Abnehmer der genannten Dienstleistungen kommen einerseits Versicherungsunternehmen in Frage,
bezüglich der "services de réassurance" (Klasse 36) sogar ausschliesslich. Andererseits sind auch
Unternehmen im Allgemeinen angesprochen, welche die Dienstleistungen Datenverwaltung,
Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Klasse 35) und die übrigen Dienstleistungen der Klasse 36
nachfragen. Letztere Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich richten sich auch an
Privatpersonen. Die Dienstleistungen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie (Klassen 35 und 42)
sind schliesslich auch für die öffentliche Verwaltung von Interesse, wenn es etwa um den Schutz der
Bevölkerung oder von Gebäuden vor Naturgefahren geht.
3.1. Bei der aus den Wörtern "Paris" und "Re" zusammengesetzten
internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" handelt es sich um
eine Wortneuschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke
können nach ständiger Rechtsprechung beschreibend sein, wenn sie
nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften
der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-985/2009 vom 27. August 2009
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E. 4.2.1 – Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des
Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 –
American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 –
Discovery Travel & Adventure Channel). Es genügt, wenn das Wort heute
zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für die
Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (LUCAS DAVID,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter
Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesestz, Basel 1999, Art. 2, N.
9).
3.2. Das erste Zeichenelement "Paris" ist der Name der Hauptstadt und
grössten Stadt Frankreichs (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort
"Paris"). Das zweite Zeichenelement "Re" kann als Abkürzung für viele
Begriffe stehen, unter anderem für "Reference", "Real Estate",
"Regarding" und für die englische Bezeichnung von "Rückversicherung",
nämlich "reinsurance" (vgl. ).
Die Vorinstanz nimmt an, die Abnehmerkreise würden der Wortkombination "Paris Re" die Bedeutung
"Paris Reinsurance" entnehmen, da die Bedeutung "reinsurance" als Abkürzung für "Re" im
Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe. Dies setzt voraus, dass
die beanspruchten Dienstleistungen solche sind, welche üblicherweise von einem
Rückversicherungsunternehmen angeboten werden, was die Beschwerdeführerin bestreitet. Sie hält dafür,
sämtliche beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der "services d'assurances und services de
réassurance" in Klasse 36, könnten entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht ohne weiteres unter den
Begriff "Versicherungs-/Rückversicherungsdienstleistungen" subsumiert werden.
3.3. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich um
Dienstleistungen im Bereich Datenverwaltung, Unternehmensverwaltung
und -beratung. Die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen sind
diverse Finanz-, Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen.
Schliesslich betreffen die genannten Dienstleistungen der Klasse 42
technische Dienstleistungen im Bereich der Meteorologie und
Hydrometeorologie.
In der Tat handelt es sich bei diesen Dienstleistungen nicht nur um solche, welche als typische
Versicherungs-/ Rückversicherungsdienstleistungen bezeichnet werden können. Auch Informatik-, Meteo-,
Unternehmensberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen sowie Banken können die
beanspruchten Dienstleistungen (teilweise) anbieten. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass
Rückversicherer den Versicherungsunternehmen respektive Erstversicherern nicht nur die typische
Rückversicherung anbieten, um diese vor den Auswirkungen existenzbedrohender Schäden zu schützen.
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Sie stehen den Erstversicherern auch in verschiedenen Bereichen (wie Risikobeurteilung und -tarifierung,
Problemlösungen bei Schadenerledigungen oder -verhütung, technische Weiterbildung, betriebliche
Organisation, Buchführung, Informatik etc.) als Beratungsstelle zur Seite. Schliesslich bieten
Rückversicherer den Erstversicherern auch Finanzdienstleistungen an und erhöhen durch geeignete
Rückversicherungsverträge die finanzielle Stabilität und Sicherheit der Erstversicherer (vgl.
[Rückversicherung]; [Was ist Rückversicherung?]; [Grundlagen der
Rückversicherung]). Die Dienstleistungen eines Rückversicherers erfüllen somit entweder eine
versicherungstechnische, eine Finanz- oder eine Service-/Beratungsfunktion (vgl.
[Rückversicherung]).
3.4. Nachstehend werden die zu beurteilenden Dienstleistungen im
Einzelnen untersucht:
3.4.1. "Datenverwaltung" (Klasse 35) ist eine Dienstleistung, welche –
sofern sie sich an Dritte richtet und daher nicht vom eigenen
Unternehmen durchgeführt wird – hauptsächlich von
Informatikunternehmen angeboten wird. Insofern fehlt ein direkter Bezug
zu Versicherungsanbietern. Dies gilt auch für die Dienstleistungen
"Geschäftsführung" und "Unternehmensberatung" (Klasse 35), welche
von diesbezüglich spezialisierten Unternehmen erbracht werden.
3.4.2. Die Dienstleistungen "Sammlung von meteorologischen und
hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei",
"Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei" (beide Klasse
35), "Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer
Ereignisse" (Klasse 42) und "technische Recherchen im Bereich
Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sind als typisch für die
Angebotspalette eines Rückversicherers zu bezeichnen. Denn
Rückversicherer betreiben auch aktiv Risikoforschung, um Auswirkungen
von Naturkatastrophen (Stürme, Erdbeben, Flut etc.) festzustellen, auf
künftige Katastrophen vorbereitet zu sein und passende Prämien
verlangen zu können (vgl. Artikel vom 22. April 2005 "Wetterfrösche mit
Weitblick dringend gesucht", abrufbar auf: ;
Presseinformation der Münchener Rück vom 27. Februar 2009
"GeoRisiko-Forschung: Sturmflut wichtiger Schadentreiber 2008",
abrufbar auf: ). So bietet beispielsweise die Munich
Re ein Downloadcenter für Statistiken über Naturkatastrophen an
( [NatCatSERVICE]).
Auf Grund der vorgenannten Dienstleistungen ist es den
Rückversicherern auch möglich, Versicherungsunternehmen bezüglich
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klimatischer Risiken zu beraten und entsprechende Informatiklösungen
anzubieten, mit Hilfe derer die Versicherungsunternehmen ihren Kunden
risikoadäquate Policen anbieten können (vgl. etwa.
[NATHAN]).
Dagegen sind die "Planung von Informatiksystemen und Software
bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) und
"Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich
Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) Dienstleistungen,
welche Versicherungsunternehmen nicht von Rückversicherern, sondern
von Informatikunternehmen respektive Ingenieurbüros erwarten.
3.4.3. Rückversicherungsunternehmen sind auch als Finanzdienstleister
für Versicherungsunternehmen (vgl. etwa:
[Rückversicherung Finanzrisiken]; [FAQ – Was
ist Rückversicherung – Innovativer Finanzdienstleister]) und
Vermögensverwalter tätig (vgl. [Corporate
Responsibility – Nachhaltige Kapitalanlagen – Assetmanagement]).
Daher gehören ebenfalls "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse",
"Finanzbewertungen und –expertisen", "Kapitalanlagen" und
"Vermögensverwaltung" (Klasse 36) zur Angebotspalette eines
Rückversicherers. Daran ändert nichts, dass
Rückversicherungsunternehmen üblicherweise einen Zusatz wie "Asset
Management" verwenden, soweit sie im Bereich der
Vermögensverwaltung tätig sind, wie die Beschwerdeführerin geltend
macht. Denn dieser Zusatz betrifft gemäss den von der
Beschwerdeführerin in Ziffer 19 der Beschwerdeschrift zitierten
Beispielen die Firma (Swiss Re Asset Management [Switzerland] AG;
Meag Munich Ergo Asset Management GmbH"). Zudem wäre es den
angesprochenen Versicherungsunternehmen dank ihrer Kenntnisse über
die verschiedenen Arten von Dienstleistungen eines Rückversicherers
auch ohne diesen oder einen ähnlichen Zusatz möglich, direkte
Rückschlüsse auf ein Rückversicherungsunternehmen zu machen.
3.4.4. Bei den "Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen"
(Klasse 36) ist der Bezug zu Rückversicherungsunternehmen
offensichtlich, da es sich um deren Grunddienstleistungen handelt.
3.4.5. Schliesslich ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung
"Maklergeschäft" (Klasse 36) anzumerken, dass Rückversicherer zwar
mit Maklern zusammenarbeiten, um Rückversicherungsverträge
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abzuschliessen (vgl. etwa: [Konzerngeschäftsbericht
2009, S. 90 "Vertrieb"]; [Grundlagen der Rückversicherung –
Maklergeschäft und direkte Rückversicherung]). Es ist aber nicht
ersichtlich, inwiefern das Maklergeschäft eine von einem
Rückversicherungsunternehmen typischerweise angebotene
Dienstleistung sein sollte.
3.5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Dienstleistungen
"Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in
einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Systematisierung dieser Daten in
einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse",
"Finanzbewertungen und –expertisen", "Kapitalanlagen" und
"Vermögensverwaltung" (alle Klasse 36), "Versicherungs- und
Rückversicherungsdienstleistungen" (Klasse 36), "Wiederherstellung von
Grundlagen von Daten bezüglich klimatischer Ereignisse" (Klasse 42)
sowie "technische Recherchen im Bereich Meteorologie und
Hydrometeorologie" (Klasse 42) zu den typischen
Rückversicherungsdienstleistungen zu zählen sind. Demzufolge steht im
Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen "Re" in der Bedeutung von
"reinsurance" und insofern eine für die Adressaten beschreibende
Angabe im Vordergrund.
Die übrigen Dienstleistungen "Datenverwaltung" (Klasse 35), "Geschäftsführung" und
"Unternehmensberatung" (Klasse 35), das "Maklergeschäft" (Klasse 36), "Planung von Informatiksystemen
und Software bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sowie "Planung und
Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezüglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42)
stellen keine typischen Rückversicherungsdienstleistungen dar. Die vorgenannte Bedeutung von "Re" ist
somit bezüglich dieser Dienstleistungen nicht direkt ersichtlich.
3.6. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es sich beim zweiten
Element "Paris" um eine Ortsbezeichnung handelt. Sie macht indessen
geltend, es handle sich im vorliegenden Fall nicht um eine
Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG, weil sich die
Verwendung einer Ortsbezeichnung zur Kennzeichnung von
Rückversicherungsdienstleistungen im Rückversicherungsgeschäft
durchgesetzt habe.
3.6.1. Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1
MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von
Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die
Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft
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zusammenhängen. Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen
nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von
den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden,
namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 ("Yukon"-Entscheid)
definierten Fallgruppen zählen. Nach diesem Urteil ist eine
Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen
hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen
wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der
bezeichnete Ort sich offensichtlich nicht als Produktions-, Farbrikations-
oder Handelsort eignet, (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt,
(5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu
einer Gattungsbezeichnung geworden ist (Urteil des BVGer vom 21. Juni
2010 B-6959/2009 E. 2.3 – Capri, mit Verweis auf BGE 135 III 416 E. 2.6
– Calvi).
3.6.2. Mit ihrem Argument, die Verwendung einer Ortsbezeichnung zur
Kennzeichnung von Rückversicherungsdienstleistungen habe sich im
Rückversicherungsgeschäft durchgesetzt, spricht die Beschwerdeführerin
die fünfte "Yukon"-Fallgruppe (Verkehrsdurchsetzung) an. Mit der
Vorinstanz ist jedoch dafür zu halten, dass die Anrufung der
Verkehrsdurchsetzung (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG) nicht dazu verhilft,
Kennzeichnungsgewohnheiten in der Rückversicherungsbranche
darzutun. Denn selbst wenn die Schützbarkeit von Ortsbezeichnungen
als Marken für eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppe
gewohnheitsrechtlich anerkannt wäre, müsste eine allfällige
Verkehrsdurchsetzung der Marke geprüft werden (vgl. BGE 117 II 321 E.
3b und 3c – Valser, mit Verweis auf BGE 82 II 346 E. 3a –
Weissenburger; zur Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke vgl.
nachfolgende E. 4 ff.).
3.6.3. Im Übrigen ist festzuhalten, dass Paris als Wirtschaftsmetropole
Frankreichs, in der der Dienstleistungsbereich von grösster Bedeutung ist
(DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort "Paris"), den
angesprochenen Verkehrskreisen offensichtlich bekannt ist und auch als
Erbringungsort für die beanspruchten Dienstleistungen in Frage kommt.
Zudem bestehen keine Anzeichen dafür, dass Paris als Fantasiezeichen
oder Typenbezeichnung aufgefasst wird oder zu einer
Gattungsbezeichnung geworden ist. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin handelt es sich daher beim ersten Wortelement der
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strittigen Marke um eine geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne
von Art. 47 Abs. 1 MSchG.
3.6.4. Die internationale Registrierung "Paris Re" stellt somit, wie die
Vorinstanz treffend festgehalten hat, eine Kombination von geografischer
Herkunftsangabe und Gemeingut dar. Die primär angesprochenen
Versicherungsunternehmen werden wegen ihrer zumindest im Bereich
"Versicherungswesen" erhöhten Englischkenntnisse und angesichts der
in der Rückversicherungsbranche häufig gepflegten Gewohnheit, die
Firma und / oder Hauptmarke mit einer Ortsbezeichnung und einem
nachgestellten "Re" zu bilden (vgl. auch Ziff. 33 f. der Beschwerdeschrift),
dem Zeichen "Paris Re" somit die Bedeutung von "Paris réassurance",
"Paris Reinsurance" respektive "Paris(er) Rückversicherung" entnehmen
und ohne speziellen Gedankenaufwand erkennen, dass "Paris Re" die
Anbieterin der so gekennzeichneten Dienstleistungen beschreibt.
Somit stellt das Schutz beanspruchende Zeichen "Paris Re" für die
Dienstleistungen "recueil de données météorologiques et
hydrométéorologiques dans un fichier central", "systématisation de ces
données dans un fichier central" (beide Klasse 35), "affaires financières",
"analyse financière", "investissements de capitaux", "gestion d'actifs",
"estimations et expertises financières", "services d'assurances, services
de réassurance" (alle Klasse 36), "reconstitution de bases de données
relatives aux événements climatiques" sowie "recherches techniques
dans le domaine de la météorologie et de l'hydrométéorologie" (beide
Klasse 42) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar (vgl. DAVID
ASCHMANN, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. a, N. 176).
Für die übrigen Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques",
"gestion des affaires commerciales", "consultations professionnelles
d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de
systèmes informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à
l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes
informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide
Klasse 42) wirkt das Schutz beanspruchende Zeichen für die Adressaten
nicht beschreibend, weshalb "Paris Re" für diese Dienstleistungen
Markenschutz beanspruchen kann.
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4.
Die Beschwerdeführerin bringt im Weiteren vor, die Marke "Paris Re"
habe sich im Verkehr durchgesetzt.
4.1. Zeichen, die Gemeingut sind, können grundsätzlich nach Art. 2 Bst. a
MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und
markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein
absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 5 – Post, mit Verweis auf BGE 134 III 314 E. 2.3.2
– M / M-joy).
Das Zeichen "Paris Re" ist nicht der Kategorie der absolut freihaltebedürftigen Zeichen zuzuordnen, zumal
es weder ein Ausdruck darstellt, der für den allgemeinen Sprachgebrauch unentbehrlich wäre, noch eine
Angabe ist, die unmittelbar zur Bezeichnung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen benötigt
wird, mithin kein elementares Zeichen ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 150 und 164 f.; ASCHMANN, a.a.O.,
Art. 2 Bst. a, N. 241). Davon geht implizit auch die Vorinstanz aus, indem sie sogleich zur Prüfung der
eingereichten Durchsetzungsbelege vorangeschritten ist, ohne vorgängig die Frage nach der absoluten
Freihaltebedürftigkeit zu beantworten.
4.2. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem
erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis
auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (Urteil des BGer
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 – Post, mit Verweis auf BGE
131 III 121 E. 6 – Smarties, und BGE 130 III 328 E. 3.1 – Swatch-
Uhrenarmband sowie BGE 128 III 441 E. 1.2 – Appenzeller). Dies setzt
voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter
wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der
produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein
unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der
Marke (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 –
S).
4.3. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen
abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die
Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu
gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen
getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist
aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des
massgebenden Publikums (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1.
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Dezember 2008 E. 6.2 – Post, mit Verweis auf BGE 131 III 121 E. 6 –
Smarties und BGE 130 III 328 E. 3.1 – Swatch-Uhrenarmband).
4.4. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin richtet sich die
Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren nach
dem Zeitpunkt der Hinterlegung (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom
29. September 2008 E. 6.1 – S; Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in:
Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
1997 S. 161 E. 2b – bienfait total; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 190; ASCHMANN,
a.a.O., Art. 2 Bst. a, N. 224). Die Massgeblichkeit des
Hinterlegungszeitpunktes ergibt sich aus der mit dem Eintragungsprinzip
verbundenen, in Art. 6 MSchG kodifizierten Hinterlegungspriorität (Urteil
des BVGer B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 10 – Oerlikon
Corporation, mit Verweisen).
Die Vorinstanz hat zudem ausführlich dargelegt, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von
Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf einen allfälligen
späteren Zeitpunkt nicht möglich ist: Nach Art. 44 Abs. 2 MSchG gelten für internationale Marken die
gleichen Bestimmungen wie für nationale Marken, soweit sich nichts Abweichendes aus den Art. 44 – 46
MSchG, dem MMA oder dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) ergibt (WILLI, a.a.O., Art. 44, N. 1; LARA DORIGO, in:
Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 44, N. 1).
Diesbezüglich zieht die Vorinstanz zu Recht Art. 4 Abs. 1 MMA heran, wonach die Marke in jedem der
beteiligten Vertragsländer vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an geschützt ist. Weder das
MMA, das MMP noch die Gemeinsame Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen
(GAFO; SR 0.232.112.21 [insbesondere Regel 15 "Datum der internationalen Registrierung"]) sehen vor,
dass eine Vertragspartei – im vorliegenden Fall die Schweiz – das Hinterlegungsdatum ändern kann. Die
nationalen Behörden können nach Art. 5 Abs. 1 MMA lediglich erklären, dass sie einer Marke den Schutz
verweigern (dazu vgl. E. 2). Entsprechend kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf die schweizerische
Praxis berufen, wonach sich das Hinterlegungsdatum auf den Zeitpunkt verschiebt, an dem das Vorliegen
einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen wird (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in
Markensachen vom 1. Januar 2010, Kapitel 4, Ziff. 10.1.6).
4.5. Auf Grund dieser Ausführungen müsste sich das umstrittene Zeichen
bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung, in casu der
21. September 2006, im Verkehr durchgesetzt haben. Somit können
sämtliche von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege, welche
undatiert sind oder ein späteres Datum als den 21. September 2006
aufweisen, nicht berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um die vor
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der Vorinstanz eingereichten Beilagen Nr. 13 bis 22, mit Ausnahme der
letzten drei Zeitungsartikel der Beilage 22, welche vom 6. und 7. Juni
2006 sowie vom 7. April 2006 datieren, sowie sämtliche vor dem
Bundesverwaltungsgericht zusätzlich eingereichten Durchsetzungsbelege
(Beschwerdebeilagen Nr. 17 bis 29).
Thema der grundsätzlich zu berücksichtigenden Artikel der "Frankfurter Allgemeinen" vom 7. Juni 2006 und
der "Wirtschaftswoche" vom 7. April 2006 und 6. Juni 2006 (alle Teil der Beilage 22) ist die Übertragung
des Rückversicherungsgeschäfts vom Versicherungskonzern Axa auf die "Paris Re Holdings". Somit wird
das Zeichen "Paris Re" ausschliesslich firmenmässig gebraucht, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat.
Aus diesem firmenmässigen Gebrauch lässt sich nichts zu Gunsten der behaupteten
Verkehrsdurchsetzung von "Paris Re" als Wortmarke für die beanspruchten Dienstleistungen ableiten.
Damit kann offen bleiben, ob im vorliegenden Fall auf Grund der geltend gemachten notorischen
Bekanntheit der Axa Gruppe von der allgemeinen Regel der Vorinstanz, wonach die Annahme der
Verkehrsdurchsetzung einen zehnjährigen Markengebrauch voraussetzt (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in
Markensachen vom 1. Januar 2010, Teil 4, Ziff. 10.1.5), abgewichen werden kann.
5.
Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Marke
"Paris Re" in Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien, Irland,
Ägypten, Island, Marokko, Monaco, in der Ukraine und in der Türkei
eingetragen worden sei.
5.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen
Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters
grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu (Urteil des BGer
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf
BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece). Es ist entgegen der Ansicht der
Beschwerdeführerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine
Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen
rechtfertigen könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E.
6.1 – Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung).
5.2. Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des
Zeichens "Paris Re" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" den Markenschutz in der Schweiz
für die Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques", "gestion des
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affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle
Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systèmes
informatiques et de logiciels relatifs à la météorologie et à
l'hydrométéorologie" und "conception et élaboration de programmes
informatiques relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" (beide
Klasse 42) zu Unrecht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher
bezüglich dieser Dienstleistungen gutzuheissen. Im Übrigen ist die
Beschwerde abzuweisen.
7.
Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Im
entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse
zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Spruchgebühr, welche
mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen ist, ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art.
63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die
Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr.
50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III 490
E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke.
Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene
notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die
Parteientschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 2'500.- festzusetzen (Art. 8 und 14
Abs. 2 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die
internationale Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" betreffende Verfügung
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des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. November
2009 wird so weit aufgehoben, als das Institut angewiesen wird, der
internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" auch für "gestion de
fichiers informatiques", "gestion des affaires commerciales",
"consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage"
(Klasse 36) sowie "conception de systèmes informatiques et de logiciels
relatifs à la météorologie et à l'hydrométéorologie" und "conception et
élaboration de programmes informatiques relatifs à la météorologie et à
l'hydrométéorologie" (beide Klasse 42) in der Schweiz definitiv Schutz zu
gewähren.
1.2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.− werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.− verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 2'000.−
nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse
zurückzuerstatten.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.− (exkl.
MWSt) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 903 118; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
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Maria Amgwerd Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 10. Februar 2011