Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2828/2010
Urteil vom 2. April 2011
Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.
Parteien Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, Postfach
333, LI-9494 Schaan,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. Peter Schramm,
meyerlustenberger Rechtsanwälte, Postfach 1432,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Verfügung vom 10. März 2010 betreffend die Internationale
Registrierung Nr. 909 545 – "roter Koffer" (3D).
B-2828/2010
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 909 545 mit Ursprungsland Liechtenstein, die von der Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 27. Dezember 2007
notifiziert wurde. Es handelt sich um eine dreidimensionale Marke, die die
Beschwerdeführerin als "roten Koffer" bezeichnet.
Die Marke sieht wie folgt aus (mit Farbanspruch rot für den Koffer und schwarz für Griff und Verschlüsse):
Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für die folgenden Waren:
Klasse 06: Eléments de fixation, d'assemblage et de montage tels que
goujons filetés, clous, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets,
anneaux, colliers, équerres, rails de montage, éléments de suspension,
tous les produits précités étant en métal.
Klasse 07: Outils et instruments, y compris outils électriques, mécaniques,
pneumatiques, à gaz ou à combustion, outils et instruments fixes ou à
main, tels qu'outils et instruments destinés aux goujons filetés et clous,
tournevis, perceuses, marteaux perforateurs, perforateurs-burineurs,
burineurs, machines de forage et de tronçonnage au diamant, marteaux-
burineurs, scies, appareils de refendage et de coupe, machines à
meuler, aspirateurs; outils conçus pour doser, poser, appliquer et injecter
des produits liquides, pâteux et solides; pièces détachées et accessoires
des outils et instruments précités, y compris forets, trépans à diamant,
couronnes de carottage, scies, disques à refendre et à couper, disques à
meuler, mèches (forets).
B-2828/2010
Seite 3
Klasse 08: Outils et instruments entraînés manuellement, destinés
notamment au dosage, à la pose, à l'application et à l'injection de
produits liquides, pâteux et solides; pièces détachées et accessoires des
outils et instruments précités.
Klasse 09: Appareils et instruments de commande, de détection, de
positionnement, d'alignement, de contrôle (inspection), de signalisation
et de mesure électriques, électroniques, magnétiques et/ou laser, y
compris accessoires, tels que pieds, supports, viseurs et pièges à
faisceau, casques en matières plastiques, goulottes de câblage.
Klasse 17: Eléments de fixation, d'assemblage et de montage, tous les
produits précités étant en plastique; matériaux d'étanchéité et d'isolation.
Gegen die Schutzausdehnung für die Schweiz erliess die Vorinstanz am 3. November 2008 eine
"notification de refus provisoire total". Die Form des rot-schwarzen Koffers sei als übliche Verpackung
sowie Aufmachung für die beanspruchten Waren zu qualifizieren. Die strittige Marke gehöre zum
Gemeingut, sie verfüge nicht über die notwendige Unterscheidungskraft.
Mit Schreiben vom 3. August 2009 entgegnete die Beschwerdeführerin, die beanspruchten Waren bildeten
einen speziellen, sehr engen Bereich, da sie für den professionellen Bereich zugeschnitten und nicht in
üblichen Heimwerkergeschäften zu finden seien. Es handle sich nicht um ein banales Zeichen, sondern um
eine Kombination von Form und Farbe, die aufgrund der Gewohnheiten und Erwartungen der
massgeblichen Verkehrskreise – bestehend aus professionellen Fachleuten aus der Baubranche – als
Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren geeignet sei. Auch andere Hersteller der beanspruchten
Waren benutzten unterschiedliche Farben, um ihre Produkte von anderen zu unterscheiden; die Farbe
gelte im Bausektor gar als Hauptunterscheidungsmerkmal. Der ästhetische Zweck der Farbe trete in den
Hintergrund.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 26. Oktober 2009 an ihrer provisorischen Schutzverweigerung fest.
Sie führte zudem aus, dass wenn das Fachpublikum als Teil der massgeblichen Verkehrskreise einen
farblich ausgestalteten Werkzeugkoffer mit einem Unternehmen in Verbindung bringe, aufgrund des
Wiedererkennungseffekts die Unterscheidungsfunktion einer Marke gegeben sei. Diese sei jedoch von
einem betrieblichen Unternehmenshinweis zu unterscheiden.
Die Beschwerdeführerin bestätigte daraufhin mit Schreiben vom 21. Dezember 2009 ihre bisherige Ansicht.
Von den relevanten Verkehrskreisen würde die kombinierte Marke als Unternehmenshinweis für die
spezifischen Produkte wahrgenommen, was die Vorinstanz in ihrem letzten Schreiben bestätigt habe. In
diesem Zusammenhang verwies sie als Vergleich auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer
Marke "Outperform.Outlast.", die das Bundesverwaltungsgericht zu beurteilen hatte (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-684/2009 vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast.).
Am 3. März 2010 verfügte die Vorinstanz die Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. 909
545 "dreidimensionale Marke" (roter Koffer) in der Schweiz für alle beanspruchten Waren. Mit seiner nicht
B-2828/2010
Seite 4
abschliessend formulierten Aufzählung der beanspruchten Waren sei das Warenverzeichnis breit gefasst,
womit auch auf Durchschnittskonsumenten abzustellen sei. Zudem sei es üblich, für diese Waren einen
Koffer als Verpackungsmittel einzusetzen. Auch die Griffausgestaltung gehöre zum gewöhnlichen
Formengut und die längs über den Koffer verlaufende Kante sei als minimales, ästhetisch bedingtes
Ausgestaltungsmerkmal einzustufen. Der geltend gemachte Farbanspruch ändere daran nichts. Der bereits
erfolgte Gebrauch des Zeichens spiele ausserdem keine Rolle für die (ursprüngliche)
Unterscheidungskraft. Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens würde nicht glaubhaft dargelegt.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 22. April 2010
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei der Marke für alle
beanspruchten Waren der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu
gewähren – unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung
bringt sie im Wesentlichen wie gegenüber der Vorinstanz vor, die Marke
"roter Koffer" – bestehend aus der Kombination einer bestimmten Form
mit einer bestimmten farblichen Aufmachung – sei von Anfang an
geeignet, für die massgeblichen Verkehrskreise einen betrieblichen
Herkunftshinweis für die vorliegend beanspruchten Waren abzugeben.
Die beanspruchten Waren bildeten einen speziellen, sehr engen
Warenbereich, dessen Abnehmerkreis sich nicht aus
Durchschnittsverbrauchern, sondern aus professionellen Fachleuten der
Baubranche zusammensetze. Die Beschwerdeführerin zieht das Urteil
des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast. bei, in
welchem ein grösstenteils identisches Warenverzeichnis betroffen
gewesen sei und das Gericht den massgeblichen Verkehrskreis auf
Baufachleute festgelegt habe. Diese würden die Farbe insbesondere im
Zusammenhang mit Werkzeugkoffern als Unternehmenskennzeichen für
die im Bausektor verwendeten spezifischen Produkte wahrnehmen.
C.
Mit Stellungnahme vom 7. Juli 2010 beantragt die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der
Beschwerdeführerin. Sie verweist vorwiegend auf ihre Ausführungen in
der angefochtenen Verfügung. Bezüglich jeder beanspruchten
Warengruppe würde man Produkte finden, die üblicherweise auch vom
handwerklich interessierten Durchschnittskonsumenten in Anspruch
genommen würden, was die Vorinstanz mit verschiedenen
Webseitenausdrucken unterstreicht.
B-2828/2010
Seite 5
D.
Am 21. September 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre auf die
Frage der massgeblichen Verkehrskreise beschränkte Replik ein. Die in
Art. 8 BV statuierte Gleichbehandlungspflicht verbiete eine
unterschiedliche Beurteilung der massgeblichen Verkehrskreise im
Vergleich zur Marke "Outperform.Outlast." (Urteil des BVGer B-684/2009
vom 24. Juni 2009), zumindest was die wortlautgleich beanspruchten
Waren der Klassen 6, 7, 8 und 9 angehe. Dass die Waren theoretisch
auch von Privatpersonen erworben werden können, dürfe für die
Bestimmung des Verkehrskreises nicht ausschlaggebend sein. Für den
Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht das vorliegende
Warenverzeichnis für zu weit formuliert erachte, erkläre sich die
Beschwerdeführerin rein hilfsweise zu gewissen Einschränkungen bereit.
E.
Mit Duplik vom 25. Oktober 2010 hält die Vorinstanz am Rechtsbegehren
auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde und ihre vorangehenden
Ausführungen fest. Selbst in Bezug auf den hilfsweise gestellten Antrag
der Beschwerdeführerin würden immer noch Waren beansprucht, die sich
nicht einzig an professionelle Fachleute aus der Baubranche richteten.
F.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung wurde
stillschweigend verzichtet.
G.
Soweit sie rechtserheblich erscheinen, ist auf die vorgebrachten
Argumente und Beweismittel in den nachfolgenden Erwägungen
einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
B-2828/2010
Seite 6
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein
schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das
geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Neben dieser
Unterscheidungsfunktion kommt der Marke eine Herkunftsfunktion zu, die
als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen
verstanden wird (MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Michael
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern
2009, Art. 1 N. 28 ff.). Marken können unter anderem in einer
dreidimensionalen Form in Kombination mit einer Farbe bestehen (Art. 1
Abs. 2 MSchG).
Bei dreidimensionalen Marken wird zwischen "Formmarken" und "übrigen dreidimensionalen Marken"
unterschieden. Bei Formmarken besteht das Zeichen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung
selbst, bei den übrigen dreidimensionalen Marken tritt das Zeichen als selbständige Kennzeichenform
physisch neben Ware oder Verpackung (BVGE 2010/31 Kugelschreiber E. 2.3 S. 433 mit Verweis u.a. auf
BGE 129 III 514 E. 2.1 Lego und BGE 120 II 307 E. 2a The Original).
3.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Liechtenstein. Gemäss dem
revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(MMP, SR 0.232.112.4; vgl. AS 2009 287) findet in den Beziehungen
zwischen Staaten, die – wie Liechtenstein und die Schweiz –
Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens
über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3;
in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das
MMP Anwendung.
Ohne Übergangsbestimmungen entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor
Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
B-2828/2010
Seite 7
UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, N. 326 f.). In Abweichung davon sind
Verfahrensvorschriften in der Regel mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
a.a.O., N. 327a). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die
Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER, Einleitung, in: ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis,
Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, N. 50 ff.).
3.1. Die am 1. September 2008 in Kraft getretene Änderung des
Art. 9sexies MMP hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der
Schutzverweigerung: Eine eventuelle Schutzverweigerung hat die
Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP – wie bereits nach Art. 5
Abs. 2 MMA – vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl. JULIE POUPINET,
Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere
Änderungen, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2008 571, 572). Zwar hat die Schweiz gestützt
auf Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP erklärt, die Frist von einem Jahr werde durch
18 Monate ersetzt, diese Erklärung hat aber keine Wirkung zwischen
MMA-Mitgliedern (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP; LARA DORIGO,
Internationale Markenregistrierung, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
a.a.O., Vorbemerkungen Art. 44-46a N. 18).
Die internationale Registrierung Nr. 909 545 wurde noch vor Inkrafttreten der Neufassung des MMP am
27. Dezember 2007 notifiziert und die Vorinstanz erklärte die provisorische Schutzverweigerung am
3. November 2008. Die Vorinstanz hat die Jahresfrist auf jeden Fall gewahrt, weshalb vorliegend auf
weitergehende Ausführungen zu übergangsrechtlichen Fragestellungen verzichtet wird.
3.2. Sowohl unter Geltung des Art. 5 Abs. 1 MMP wie auch gemäss Art. 5
Abs. 1 MMA darf einer international registrierten Marke der Schutz
verweigert werden, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04; in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten
Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden
kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder
Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im MSchG
vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts – sofern sie sich nicht im
B-2828/2010
Seite 8
Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
durchgesetzt haben – vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a
MSchG). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen
werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon).
4.
Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht
als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und
damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die
aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl.
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR]
Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR], CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
4.1. Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache
geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren
Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten
abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer
nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 Trapezförmiger
Verpackungsbehälter mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 Lego).
Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen
Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers
sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6
Panton-Stuhl, und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 Behälter für
Körperpflegemittel, je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke
im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen
Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Internationaler Teil [GRUR Int.] 193, 200, vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF,
Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen
genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist,
anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen
Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder
Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der
Verpackung selber sehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006
vom 13. Dezember 2006 E. 5 Wellenflasche mit Hinweis auf BGE 130 III
334 E. 3.5 Swatch). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder
B-2828/2010
Seite 9
Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte
hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts
oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des
Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE
120 II 310 E. 3b The Original; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF,
Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form
wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn
sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder
Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung
im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was
insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in
der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 Panton-Stuhl, BGE
133 III 346 E. 3.3 Trapezförmiger Verpackungsbehälter). Farben bilden
grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind
(MARBACH, SIWR, N. 348).
4.2. Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem
Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb
vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien
Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als
Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien
Elementen geprägt wird (WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis
auf BGE 120 II 310 The Original). Die Originalität muss bei einer aus
gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der
Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie
Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (Urteil des BGer
4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c Runde Tablette,
vgl. das Urteil des BGer 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 Lindor-
Kugel und das Urteil des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007
E. 3.3 Minitoilette mit Hinweisen).
Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. MARBACH, SIWR, N. 485,
WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 125, NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hinweisen). Mit der
Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von
ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen
(E. 4.1) ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal
wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem
nicht mit einer Individualisierung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (vgl. MARBACH, SIWR, N. 488 f.).
In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen,
bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden
Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt,
B-2828/2010
Seite 10
muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke
in ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden.
4.3. Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die
Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes
Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an
(BGE 134 III 551 E. 2.3.1 Panton-Stuhl mit weiteren Hinweisen;
MARBACH, SIWR, N. 212).
5.
Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu
bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic!
2007 3 [zit. Marbach, Verkehrskreise]). Im vorliegenden Fall beansprucht
die Marke Nr. IR 909 545 "roter Koffer" im Wesentlichen Schutz für
verschiedene Montageelemente aus Metall oder Kunststoff, elektrische
und handbetätigte Werkzeuge und Geräte einschliesslich deren
Einzelteile und Zubehör, verschiedene Apparate und Geräte
einschliesslich deren Zubehör sowie Dichtungs- und Isoliermaterial in den
Klassen 6-9 und 17.
5.1. Die Beschwerdeführerin führt aus, die beanspruchten Waren wiesen
eine spezielle, für den professionellen Gebrauch zugeschnittene
Konstruktion auf und seien als solche auch nicht in üblichen
Heimwerkergeschäften zu finden. Das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis des vorliegenden Zeichens sei "fast identisch"
mit jenem der Marke "Outperform.Outlast.", in welchem Fall das
Bundesverwaltungsgericht aufgrund eines schmalen Warenbereichs in
erster Linie Baufachleute und Handwerker als relevante Verkehrskreise
definiert habe (Urteil des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009
Outperform.Outlast. E. 4). Die Beschwerdeführerin macht damit eine
Gleichbehandlungspflicht geltend, die im Vergleich zur Marke
"Outperform.Outlast." eine unterschiedliche Beurteilung der
massgeblichen Verkehrskreise verbiete.
Nach Ansicht der Vorinstanz ist der vorliegend beanspruchte Warenbereich mit Formulierungen wie "tels
que, y compris, notamment" als breit zu qualifizieren. Es sei davon auszugehen, dass alle Waren auch vom
Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen würden.
5.2.
B-2828/2010
Seite 11
5.2.1. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische
Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999, BV, SR 101). Die gleiche Behörde darf nicht ohne
sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte
unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28).
Die Beschwerdeführerin ist selbst Inhaberin der von ihr beigezogenen Voreintragung "Outperform.Outlast."
(Marken Nr. IR 913 596). Hierbei gilt vorab festzuhalten, dass der Markeninhaber nach bundesgerichtlicher
Praxis gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung hat (dazu PHILIPP DANNACHER, Die
Bedeutung der Rechtsgleichheit für das schweizerische Markenprüfungsverfahren, in: Jusletter
20. Dezember 2010, N. 17 mit Hinweis auf die Praxis des BVGer in N. 71). Unabhängig davon sind die
Warenverzeichnisse der beiden Zeichen der Beschwerdeführerin lediglich bezüglich der Klasse 9 identisch.
In den anderen sich überschneidenden Klassen (6, 7 und 8) beansprucht die Marke "Outperform.Outlast."
weitere Produkte und führt zusätzlich Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 1, 13, 20 und 37 auf.
Dass für die Marke "Outperform.Outlast." ein eher schmaler Warenbereich belegt sei und sich die
massgeblichen Verkehrskreise in erster Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammensetze,
folgerte das Bundesverwaltungsgericht aus der mehrfachen Erwähnung im Verzeichnis, die Waren seien
zur Verwendung für gewerbliche Zwecke vorgesehen ("usage commercial", Urteil des BVGer B-684/2009
vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast. E. 4). Eine derartige Einschränkung wird beim vorliegend strittige
Zeichen "roter Koffer" jedoch nicht erwähnt, so dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke
"Outperform.Outlast." enger gefasst ist. Es handelt sich entsprechend nicht um vergleichbare Fälle, womit
die Beschwerdeführerin aus dem Urteil B-684/2009 vom 24. Juni 2009 Outperform.Outlast. nichts für sich
ableiten kann.
5.2.2. Das vorliegend beanspruchte Warenverzeichnis, insbesondere
bestehend aus Montageelementen wie Nägeln, Schrauben, Dübeln,
Aufhängern usw. oder Werkzeugmaschinen wie Bohrmaschinen,
Bohrhämmern, Sägen, Schleifmaschinen usw., wird wie gezeigt nicht
weiter eingeschränkt und richtet sich damit nicht nur an ein Fachpublikum
sondern auch an Heimwerker. Dass Hobby-Handwerker die aufgeführten
grösseren und teureren Werkzeuge oder Vermessungsinstrumente
weniger häufig kaufen (sondern vermehrt mieten) als Baufachleute,
ändert nichts daran, dass auch das handwerklich interessierte
Durchschnittspublikum zum Abnehmerkreis der entsprechenden Produkte
gehört.
Die Verkehrskreise sind anhand normativ objektivierter Produkte zu bestimmen (MARBACH, SIWR, N. 182,
DERS., Verkehrskreise, S. 9). Unerheblich ist dabei, dass die Beschwerdeführerin selbst ihre
Produktepalette, die wesentlich aus der beanspruchten Warenliste besteht, vor allem online ()
und über eigene Hilti Center, nicht aber in üblichen Heimwerkergeschäften vertreibt. Lediglich ergänzend
B-2828/2010
Seite 12
ist hier anzufügen, dass sich die Produkte der Beschwerdeführerin über Internet-Plattformen wie
oder vorwiegend unter der Kategorie "Heimwerker" bzw. "Handwerk & Garten" finden lassen
(vgl. www. und www. > Suchbegriff "Hilti", besucht am 23. März 2011).
5.3. Rein hilfsweise erklärte sich die Beschwerdeführerin bereit, ihr
Warenverzeichnis insoweit zu beschränken, als die verwendeten Begriffe
"tels que", "y compris" und "notamment" durch "à savoir" ersetzt oder
gestrichen werden. Damit würde an Stelle einer offenen Aufzählung der
einzelnen Befestigungselemente, Werkzeuge und Instrumente in den
Klassen 6-9 eine abschliessende Liste derselben treten. In Bezug auf die
massgeblichen Adressaten der beanspruchten Waren änderte sich nach
den oben stehenden Ausführungen jedoch nichts.
5.4. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass sich die
massgeblichen Verkehrskreise für die Produkte, wie sie im
beanspruchten Verzeichnis definiert sind, nicht nur aus Baufachleuten
sondern auch aus Hobbyhandwerkerinnen und -handwerkern
zusammensetzen.
6.
Wie die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen "roter Koffer"
verstehen und welchen Sinn sie ihm beilegen, ist nicht abstrakt, sondern
im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und
mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche
das Zeichen beansprucht wird (MARBACH, SIWR, N. 209). Die
Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des
Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a The Original,
Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic!
2006 264 E. 5 Tetrapack).
6.1. Die Internationale Registrierung, um deren Schutz in der Schweiz
ersucht wird, stellt eine Verpackungsform für die beanspruchten Waren
und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a
The Original mit Hinweisen). Konkret zeigt die abgebildete Form einen
Koffer. Dieser hat eine rechteckige Form mit glatter Fläche. Die
abgerundeten Längskanten oben und unten lassen auf eine
Hartschalenform schliessen. Die Farbe seines Rumpfes ist rot. In der
Mitte oben ist ein schwarzer Griff in der Kofferform integriert. Auf beiden
Seiten davon lassen sich zwei schwarze Verschlüsse erkennen. Der
Koffer ist mit einer abgesetzter Kante versehen, die sich auf Griffhöhe in
Längsrichtung über den ganzen Koffer zieht.
B-2828/2010
Seite 13
6.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Bausektor würde die
Farbe – insbesondere im Zusammenhang mit Werkzeugkoffern – als
Unternehmenskennzeichen wahrgenommen. Schriftzüge und Logos
würden wegen Schmutz und Staub auf der Baustelle verblassen und der
ästhetische Zweck der Farbgestaltung trete in den Hintergrund, zumal die
Baufachleute darauf keinen Wert legen. Die Vorinstanz bestreitet das
Vorliegen einer Unterscheidungskraft des Zeichens "roter Koffer".
6.3. Die vorliegend umstrittene Form stellt einen gebräuchlichen Koffer
dar, wie er als Verpackung für Waren wie die beanspruchten üblich sowie
funktional bedingt ist und entsprechend erwartet wird. Weder die Griffe
noch die Verschlüsse oder Kanten und Liniengebungen sprechen für eine
Abweichung vom bekannten Formenschatz. Die Form bestimmt den
Gesamteindruck nicht wesentlich mit und ist nicht stark kennzeichnend.
Das Zeichen enthält keinen besonderen Effekt wie beispielsweise einen
Schriftzug oder einen Bildzusatz, der im Gesamteindruck einen Bezug zur
betrieblichen Herkunft der Ware erkennen lassen würde (vgl. BVGE
2007/35 Goldrentier E. 5 S. 440). Es fragt sich deshalb, ob das
Freihaltebedürfnis der Kofferform hier durch die Kombination mit den
Farben Rot und Schwarz genügend reduziert wird, dass das Zeichen vom
Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird.
Im Gegensatz zur schwarzen sticht die rote Farbgebung hervor und bewirkt beim Publikum einen
Wiedererkennungseffekt (siehe auch die Webseite der Beschwerdeführerin unter , wo auf
schwarz-weissen Fotos bestimmte Elemente wie bspw. Werkzeugkoffer mit roter Farbe eingefärbt sind und
so visuell hervortreten). Bei den angesprochenen Verkehrskreisen – die entgegen der Meinung der
Beschwerdeführerin nicht rein aus Fachleuten der Baubranche bestehen (vgl. E. 5) – steht die Farbe Rot
des Koffers jedoch als Gestaltungs- und nicht als Unterscheidungsmittel im Vordergrund. Eine allfällige
Unterscheidungskraft würde entsprechend eher anhand der – hier wie gesehen als banal zu
qualifizierenden – Form oder aber an einem Schriftzug bzw. Logo erwartet, das vielleicht nicht im Schmutz
und Staub auf der Baustelle, wohl aber beim Erwerb der Produkte sichtbar sein dürfte.
Schliesslich hat die – meist in leuchtendem Ton verwendete – Farbe eines Werkzeugkoffers auch auf einer
Baustelle vordergründig eine rein praktische Funktion, indem sie spezifisches Werkzeug bzw. dessen
Verpackung und Aufbewahrungsort auffällig kennzeichnet. Dies mag beispielsweise wichtigere oder
wertvollere Maschinen vor Diebstahl oder anderem Verlust schützen, es ist damit aber keinem Gebrauch
im markenrechtlichen Sinn gedient.
Im Gesamteindruck dient das Zeichen allenfalls der Unterscheidung einzelner Produkte von anderen und
wird als Hinweis auf das im Koffer befindliche Werkzeug, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis
B-2828/2010
Seite 14
wahrgenommen. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt damit vorliegend noch zu keinem
markenmässigen Verständnis des Zeichens.
6.4. Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "roter Koffer" wurde nicht
geltend gemacht und ist daher nicht zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer vom
24. November 2009 B-6430/2008 IPHONE E. 3.5 mit Hinweisen). Sie
wäre ausserdem bereits deshalb zu verneinen, weil das Zeichen nicht wie
in der Notifikation dargestellt, sondern stets mit der Aufschrift "HILTI" in
dicker weisser Schrift und mit waagrechten Rillen ausgestattet gebraucht
wird (vgl. > Produkte > Schraubtechnik > Zubehör > Koffer,
besucht am 23. März 2011).
7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale
Marke als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zu qualifizieren
ist. Die Vorinstanz hat ihr zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.
Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des
Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die
Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III
490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marken.
Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
B-2828/2010
Seite 15
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.− werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.− verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 909 545; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Sibylle Wenger Berger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren,
deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu
enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit
sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art.
42 BGG).
B-2828/2010
Seite 16
Versand: 8. April 2011