B-2844/2009 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 9787 SAP / ;asap (fig.)

Abtei lung II
B-2844/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 8 . M a i 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
A._______,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. Iur. Ursula Sury,
Beschwerdeführerin,
gegen
S._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Peter Heinrich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9787 SAP / ;asap (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2844/2009
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 15. November 1999
aufgrund einer deutschen Basismarke eingetragenen internationalen
Registrierung Nr. 726'890 SAP. Das Zeichen beansprucht in der
Schweiz Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Supports de données exploitables par machine en tous
genres munis de programmes; programmes informatiques et logiciels
en tous genres; supports magnétiques, notamment bandes magné-
tiques, disques, plaquettes et cartes.
Klasse 16: Documentation pour logiciels et programmes de traitement
de données, notamment manuels, catalogues, manuels d'exploitation
et modes d'emploi.
Klasse 35: Services Internet, notamment préparation et mise à dispo-
sition de données et d'informations sur le réseau Internet en matière
de développement, de programmation, de production, de performance,
de vente, de distribution, d'emploi, d'utilisation, de fonctionnement, de
manipulation, de modification, de maintenance, de location, de mise à
jour, de conception et d'externalisation de programmes et logiciels in-
formatiques.
Klasse 41: Formation à la programmation, à la conception, au déve-
loppement, à l'utilisation et aux applications de programmes et logi -
ciels informatiques ainsi qu'au traitement électronique de données.
Klasse 42: Création, développement et conception de programmes et
logiciels informatiques, notamment dans le cadre de domaines de
fonctionnement interne tels que la gestion financière et la gestion de
contrôles, la gestion de production et de matériaux, la gestion de la
qualité et la maintenance d'installations, les ventes et la distribution, la
gestion des ressources humaines et la gestion de projets, travaux de
bureau courants tels que traitement de textes, courrier électronique et
archivage; mise en place, location, mise à jour, externalisation et
maintenance de programmes et logiciels informatiques; prestation de
conseils en matière de programmation, de conception, de
développement, d'utilisation et d'applications de programmes et
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logiciels informatiques; recherche dans le domaine des programmes et
logiciels informatiques.
B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 11. Juli
2008 gegen die am 25. April 2008 für Telekommunikation in Klasse 38
und wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und
Entwicklung von Computerhardware und -software in Klasse 42 ein-
getragene und am 14. Mai 2008 veröffentlichte Schweizer Marke
Nr. 570'876 ;asap (fig.) bei der Vorinstanz Widerspruch. Das an-
gefochtene Zeichen sieht wie folgt aus:
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin
aus, dass das jüngere Zeichen in der Widerspruchsmarke enthalten
sei, weshalb eine visuelle und phonetische Verwechselbarkeit bestehe.
Auch seien die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen beider
Marken weitgehend identisch und müsse das ältere Zeichen als be-
rühmt oder zumindest notorisch bekannt eingestuft werden.
C.
Mit Stellungnahme vom 14. November 2008 bestritt die Beschwerde-
führerin die Verwechselbarkeit der Marken, die weitgehende Identität
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie die Berühmtheit
bzw. notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke und beantragte,
den Widerspruch abzuweisen.
D.
Mit Verfügung vom 17. März 2009 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief die angefochtene Marke. Zur Begründung
führte sie aus, dass bezüglich der Waren und Dienstleistungen eine
Gleichartigkeit und hinsichtlich der Zeichen eine Verwechselungs-
gefahr vorliege. Auch wenn die Parteien Dienstleistungen in unter-
schiedlichen Sektoren des Softwarebereiches anböten, sei für die
Prüfung der Gleichartigkeit einzig der Registereintrag massgebend.
Dabei gälten Softwareprodukte als gleichartig zu den entsprechenden
Programmierungsdienstleistungen und seien Internetdienstleistungen
und Telekommunikation eng miteinander verbunden. Beim Zeichen-
vergleich könnten die minimalen grafischen Elemente der an-
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gefochtenen Marke vernachlässigt werden. Durch die integrale Über-
nahme der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen entstehe die
Gefahr des Überlesens bzw. Verhörens. Die vorhanden Unterschiede
seien nicht geeignet, das Gesamtbild der angefochtenen Marke
wesentlich zu beeinflussen und eine Verwechslungsgefahr zu be-
seitigen.
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Mai 2009
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den an-
gefochtenen Entscheid, unter Kosten- und Entschädigungsfolge, auf-
zuheben und die Eintragung ihrer Marke zu bestätigen. Zur Be-
gründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass zwar beide
Parteien Schutz für Dienstleistungen gemäss Klasse 42 be-
anspruchten, ihre Haupttätigkeiten jedoch unterschiedlich gelagert
seien. Während bei der Beschwerdeführerin der Schwerpunkt in der
Entwicklung und dem Vertrieb von Software liege, befinde er sich bei
ihr in wissenschaftlichen und technischen Forschungsdienstleistungen.
Auch habe sie sich, anders als die Beschwerdeführerin, welche be-
triebswirtschaftliche Gesamtlösungen anbiete, auf die elektronische
Zutrittsorganisation, welche insbesondere die Identifikation mittels
Funkchiptechnologie und Biometrie beinhalte, spezialisiert. Eine
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen müsse deshalb ver-
neint werden. Ferner würden sich die beiden Marken im Er-
scheinungsbild wesentlich voneinander unterscheiden. Das an-
gefochtene Zeichen sei entscheidend länger, verwende ausschliesslich
Kleinbuchstaben und enthalte ein Semikolon, wobei das Satzzeichen
sowie der zusätzliche Buchstabe aufgrund der Platzierung am
Zeichenbeginn besonders gut wahrgenommen würden. Anders als die
Widerspruchsmarke würde ihr Zeichen in einem Zug ausgesprochen.
Im Übrigen würde es nicht mit dieser, sondern allenfalls mit der Ab-
kürzung „as soon as possible“, assoziert.
F.
Mit Vernehmlassung vom 19. Juni 2009 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis
auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde
unter Kostenfolge abzuweisen.
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G.
Mit Beschwerdeantwort vom 14. August 2009 beantragte die Be-
schwerdegegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte sie im
Wesentlichen vor, dass sich die Tätigkeitsbereiche der Parteien laut
der Firmenzwecke weitestgehend deckten. Ebenfalls gleichartig seien
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Insbesondere bildeten
Internetdienstleistungen in Klasse 35 und Telekommunikation in
Klasse 38 keinen Gegensatz, stelle das Internet doch eine Form der
Telekommunikation dar. Auch seien sich die beiden Marken phonetisch
und visuell ähnlich, wobei die Abkürzung „as soon as possible“ den
meisten Schweizer Konsumenten nicht geläufig sei. Im Übrigen ge-
niesse die Widerspruchsmarke für die umstrittenen Dienstleistungen
hohe Bekanntheit.
H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er -
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens-
gesetz, VwVG; SR 172.021) am 1. Mai 2009 eingereicht. Der verlangte
Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den
Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde
legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungs-
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gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Marken-
schutzgesetz, MSchG; SR 232.11]).
2.1 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz
aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung
bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch
gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können
schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehl-
zurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekenn-
zeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser be-
rechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten
Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die
Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber
auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, ins-
besondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien
des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich mit-
einander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146
E. 2a VW; BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; BGE 127 III 160 E. 2a
Securitas).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann,
und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382
E. 1 Kamillosan).
2.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlich-
keitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen
daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere
Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber
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Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen
oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a
Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).
2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Ver-
wechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom
älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein be-
sonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für
weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind
(BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan).
Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden
pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise
Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen
als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder
weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt
(BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan;
Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3
Yello).
3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten
Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der
Abnehmerkreise gleichartig sind.
3.1 Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmer-
kreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üb-
lichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unter-
nehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines
gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, Kommentar
zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel
1999, Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen
Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren,
dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebs-
kanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der
Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche techno-
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logische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und
Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom
17. April 2007 E. 5 Martini Baby; RKGE in sic! 2004, S. 863
Harry/Harry's Bar; RKGE in sic! 2006, S. 36 Käserosette). Gegen das
Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle
innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware
oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5
Martini Baby; RKGE in sic! 2004 S. 863 Harry/Harry's Bar; EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 817 ff.).
3.2 Vorliegend beanspruchen beide Zeichen Schutz für Dienst-
leistungen der Klasse 42 – die Widerspruchsmarke für die Ent-
wicklung, Beratung sowie Forschung im Bereich von Computer-
programmen, die angefochtene Marke für Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen sowie die Entwicklung von Hard- und Software. Ana-
lysedienstleistungen sind mit Beratungstätigkeiten eng verwandt,
stellen erstere gewöhnlich doch eine unabdingbare Voraussetzung der
letzteren dar. Ebenfalls besteht eine enge Beziehung zwischen
Computerhardware und -software. Die eine kann nicht ohne die andere
funktionieren. Häufig bieten Computerunternehmen sowohl Hard- als
auch Software an, zu denken ist dabei etwa an Hardwarehersteller
welche eine für ihre Erzeugnisse optimierte Software mitliefern. Aus
Sicht des betroffenen Verkehrskreises, zu welchem insbesondere
mittelständische Betriebe und Grossunternehmungen zählen, die
Studien in Auftrag geben oder für ihr Geschäft eine mass-
geschneiderte Informatiklösung benötigen, liegt demnach offensicht-
lich eine Dienstleistungsgleichartigkeit vor. Unbehelflich ist der Hinweis
der Beschwerdeführerin, dass sich die Parteien in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen spezialisiert – sie sich im Bereich der Forschung und
der elektronischen Zutrittsorganisation, die Beschwerdegegnerin sich
auf dem Gebiet der betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen – hätten,
ist vorliegend doch einzig die Eintragung im Markenregister mass-
gebend. Ausserdem sei darauf hingewiesen, dass die meisten
grösseren Softwarehäuser über eigene Forschungsabteilungen ver-
fügen und somit auch für externe Forschungsaufträge bestens ge-
rüstet wären, und dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in
naher Zukunft die Organisation der Zutrittsberechtigungen mittels
Identifikation per Funkchip oder Biometrie ein gewöhnlicher Bestand-
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teil von betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen darstellen wird.
Überdies lässt sich der Homepage der Beschwerdeführerin
entnehmen, dass diese neben Systemlösungen im Sicherheitsbereich
auch andere Dienstleistungen, insbesondere Software für „Business
Intelligence, Knowledge Management, Collaboration und betriebs-
wirtschaftliche Gesamtlösungen“ entwickle (
application/index.html). Das angefochtene Zeichen beansprucht ferner
Schutz für Telekommunikation in Klasse 38, wohingegen die Wider-
spruchsmarke unter anderem noch für Internetdienstleistungen in
Klasse 35 ins Markenregister eingetragen ist. Unter Tele-
kommunikation bzw. Fernmeldewesen werden sämtliche Formen der
elektronischen Informationsübermittlung über grössere Distanzen
hinweg verstanden, worunter auch der Datenaustausch über das
Internet fällt. Letzterer erfolgt gewöhnlich über die vorhandenen Tele-
fon- und Fernsehleitungen, weshalb die meisten Telefonunternehmen
und Fernsehprovider auch Internetdienstleistungen anbieten.
Andererseits wird das Internet vermehrt auch zum Telefonieren und
Fernsehen verwendet. Aufgrund dieser engen Verknüpfung zwischen
Internet und sonstiger Telekommunikation liegt aus Sicht des be-
troffenen Abnehmerkreises, zu welchem heutzutage jedermann und
damit auch der Durchschnittsverbraucher zählt, offensichtlich eine
Dienstleistungsgleichartigkeit vor.
Es lässt sich demnach festhalten, dass die beanspruchten Dienst-
leistungen der sich gegenüberstehenden Marken gleichartig sind.
4.
Ausgehend von dieser Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es nun in
einem zweiten Schritt die beiden Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit
und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen.
4.1 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss; MARBACH, a.a.O.,
N. 864 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67). Beim Zeichenvergleich ist
von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475
E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das an-
gesprochene Publikum die Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor
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sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die
Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (RKGE in sic!
2006, S. 673 O [fig.]). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig
eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., N. 867 f.),
wobei es wesentlich durch die kennzeichnungskräftigen Marken-
elemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache
oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Be-
urteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden
(WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober
2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006, S. 90). Die unver-
änderte Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene
Marke schafft in der Regel eine Verwechslungsgefahr, solange nicht
neue kennzeichnungskräftige Bestandteile zu einem kenn-
zeichnungsschwachen Element der älteren Marke hinzugefügt
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2006 vom
6. November 2007 E. 2 Swing, B-439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 7.1.1.
Kinder).
4.2 Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das
Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III
160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan). Dabei kann
bereits die Nähe auf einer dieser Beurteilungsebenen genügen, um
auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (MARBACH, a.a.O., N. 875). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aus-
sprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das
Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buch-
staben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a
Kamillosan; BGE 119 II 473 E. 2c Radion). Bei aus Wort- und Bild-
elementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach
ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die
prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-
schwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger be-
einflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie
auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck
gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte; RKGE in
sic ! 2005, S. 807 DVT Technisches Fernsehen [fig.]/DVT; WILLI, a.a.O.,
Art. 3 N. 143).
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4.3 Vorliegend stehen sich eine Wortmarke und eine Wort-/Bildmarke
gegenüber. Die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens ist
jedoch nicht geeignet, dessen Gesamteindruck massgebend zu be-
einflussen, handelt es sich doch um eine verkehrsübliche Schrift. Ein
eigentlicher Bildbestandteil fehlt gänzlich. Im Folgenden gilt es daher
die beiden Zeichen wie Wortmarken hinsichtlich des Schriftbilds, des
Klangs sowie des Sinngehalts miteinander zu vergleichen.
4.3.1 Das Schriftbild der beiden Zeichen präsentiert sich unterschied-
lich. Während die Widerspruchsmarke aus drei Grossbuchstaben be-
steht, sind es bei der angefochtenen Marke fünf Schriftzeichen – ein
Semikolon sowie vier Kleinbuchstaben. Erstere Marke wirkt kurz und
hoch, letztere dagegen lang und schmal. Auch wird die Wider-
spruchsmarke im angefochtenen Zeichen nicht erkannt, zumal sich der
Zeichenanfang stark unterscheidet. Sie ist mit den beiden zusätzlichen
Schriftzeichen zu einer Einheit verschmolzen. Soweit aus dem
jüngeren Zeichen drei Buchstaben herausstechen sollten, dürfte dies
aufgrund der symmetrischen Anordnung sowie der Lage in der
Zeichenmitte der Bestandteil „asa“ sein.
4.3.2 Hinsichtlich des Klangs lässt sich anmerken, dass zwar die
Tendenz besteht, längere sowie in Kleinbuchstaben geschriebene
Zeichen in einem Fluss auszusprechen, kürzere sowie in Grossbuch-
staben verfasste dagegen zu buchstabieren, diesbezüglich aber keine
verbindlichen Regeln existieren. Die Marken können folglich „S-A-P“
bzw „Sap“ und „A-S-A-P“ bzw. „Asap“ ausgesprochen werden. Beim
jüngeren Zeichen dürfte in beiden Varianten die natürliche Betonung
auf dem Anfangsbuchstaben „A“ liegen. Das am Zeichenanfang
stehende Semikolon kommt dagegen akustisch nicht zur Geltung.
Klanglich wird die Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen nicht
wahrgenommen, sondern verschmilzt mit dem davorstehenden Vokal
zu einer Einheit. Auch wenn die Gefahr des Überhörens des Zeichen-
anfangs nicht ganz ausgeschlossen werden kann, so ist diese im Be-
reich der Dienstleistungen der Klasse 42 doch, insbesondere unter
Berücksichtigung des qualifizierten Abnehmerkreises, gering. Aber
auch bezüglich der sich an einen breiteren Verkehrskreis richtenden
Telekommunikations- bzw. Internetdienstleistungen hält sich das Risiko
des Verhörens im zulässigen Rahmen.
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4.3.3 Die beiden Marken lassen keinen Sinngehalt erkennen. Auch
wenn einem Teil des Abnehmerkreises die Abkürzung „asap“ für „as
soon as possible“ bekannt sein sollte, so wird diese Bedeutung kaum
mit dem angefochtenen Zeichen in Verbindung gebracht. Ebensowenig
dürfte in seinem Anfangsbuchstaben „a“ eine negierende Vorsilbe er-
kannt werden, zumal es sich bei „sap“ um kein Adjektiv handelt.
Dagegen dürften die Verkehrsteilnehmer in den beiden Kurzmarken
Akronyme unbestimmten Inhalts erblicken. Da das angefochtene
Zeichen sowohl vom Schriftbild als auch vom Klang her als eine Ein-
heit wahrgenommen wird, sollte es insbesondere auch nicht als eine
Serienmarke der Beschwerdegegnerin aufgefasst werden.
4.4 Auch wenn die Beifügung oder Weglassung eines Buchstabens
bei Wortmarken in aller Regel den Gesamteindruck nicht nachhaltig zu
verändern vermag, so gilt dies nicht ohne weiteres bei Akronymen, die
meistens Kurzzeichen sind. Solche werden phonetisch und visuell
leichter erfasst, so dass sich auch deren Unterschiede, selbst wenn
sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis ein-
prägen (RKGE in sic! 2005, S. 476 SMI/RSMI mit Hinweis auf
BGE 121 III 377 E. 2b BOSS/BOKS; MARBACH, a.a.O., N. 895 f.). Dies
gilt insbesondere dann, wenn der unterschiedliche Buchstabe sich am
Anfang des Akronyms befindet, da Akronyme sich häufig nur durch
ihren ersten Buchstaben voneinander unterscheiden und das Publikum
deshalb besonders auf diesen achtet (RKGE in sic! 2005, S. 476
SMI/RSMI; RKGE in sic! 2001, S. 325 SFS/TFS). Vorliegend führen die
unterschiedliche Anzahl von Schriftzeichen und die daraus folgende
unterschiedliche Wortlänge, insbesondere aber die deutliche Ver-
schiedenheit des Zeichenanfangs in bildlicher und klanglicher Hinsicht
dazu, dass eine unmittelbare Ähnlichkeit der beiden Marken zu ver-
neinen ist. Ebensowenig liegt eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor,
setzt eine solche doch voraus, dass das betreffende mit der älteren
Marke übereinstimmende Element der jüngeren Marke überhaupt als
solches erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamteindruck auf -
geht. Akronyme werden indessen in aller Regel als einheitliche Ge-
bilde aufgefasst, es sei denn sie würden mittels Trennstrich oder
anderer grafischer Mittel unterteilt (RKGE in sic! 2005, S. 477
SMI/RSMI). In casu liegt weder eine solche Aufteilung vor, noch steht
die umstrittene Buchstabenfolge „sap“ am Anfang des angefochtenen
Zeichens, wo ihr eine höhere Bedeutung zukäme. Im Übrigen ändert
der Umstand, dass die vorliegend zur Diskussion stehenden Kurz-
marken auch in einem Fluss gelesen werden können, nichts an einer
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Vergleichbarkeit mit den beiden als nicht verwechselbar befundenen
Zeichen SMI und RSMI, kommt der unterschiedliche Zeichenanfang
der jüngeren Marke doch bei beiden Lesearten genügend zur Geltung.
Bezüglich der Gefahr des Überhörens des Anfangsbuchstabens des
angefochtenen Zeichens sei angemerkt, dass selbst bei weitgehend
identischen Waren die blosse, entfernte Möglichkeit einer Ver-
wechslung noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1
lit. c MSchG begründet. Davon kann vielmehr erst die Rede sein, wenn
wahrscheinlich ist, dass das Publikum einer Verwechslungsgefahr
unterliegt (BGE 121 III 377 E. 2a BOSS/BOKS).
4.5 Die Beschwerdegegnerin brachte im Übrigen vor, dass die Wider-
spruchsmarke für die umstrittenen Dienstleistungen hohe Bekanntheit
geniesse. Ob es sich dabei jedoch um eine berühmte oder notorisch
bekannte Marke handelt, welcher ein erhöhter Schutzumfang zuzu-
billigen ist, kann in casu dahingestellt bleiben, würde eine Ver-
wechslungsgefahr doch auch diesfalls voraussetzen, dass das mit der
älteren Marke übereinstimmende Element der jüngeren Marke über-
haupt als solches erkannt wird und nicht in einem neuen Gesamtein-
druck aufgeht. Wie bereits in der vorangehenden Erwägung erläutert,
spricht nichts dafür, dass die in der angefochtenen Marke enthaltene
Buchstabenfolge „sap“ als ein separates Element wahrgenommen und
in Verbindung mit der Beschwerdegegnerin gebracht wird. Stattdessen
wird das Zeichen als ein einheitliches Gebilde aufgefasst.
4.6 Mangels Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr im
Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen. Die Beschwerde
erweist sich demzufolge als begründet, womit sie gutzuheissen und
die angefochtene Verfügung der Vorinstanz aufzuheben ist. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kostenpflichtig
und es steht der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Parteient-
schädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
5.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht vom 21.Februar 2008 [VGKE; SR 173.320.2]). Im Be-
schwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren
Seite 13
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besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden
im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es
würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streit-
wert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001,S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht,
Basel 1998, S. 29 f.).
6.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für
die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren er-
scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die
Beschwerdeführerin von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) für das erstinstanz-
liche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren angemessen.
7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG; SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
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B-2844/2009
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1, 2 und 4 des Entscheids
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 17. März
2009 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen der
Schweizer Marke Nr. 570'876 vollumfänglich Schutz zu gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vor-
liegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 5'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erst-
instanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total
Fr. 3'000.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebei-
lagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungs-
schein)
- die Vorinstanz (Wspr.-Nr. 9787; Einschreiben; Vernehmlassungsbei-
lagen zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Versand: 31. Mai 2010
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