B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 03.03.2017 (4A_389/2016)
Abteilung II
B-2894/2014
Ur t e i l vom 1 3 . M a i 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
Parteien
Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG,
Kronenstrasse 5-7, DE-42699 Solingen,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Gregor Wild
und Dr. iur. Simone Brauchbar Birkhäuser,
Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
IR 776'691 Taschenlampe mit Löchern (Positionsmarke).
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 776'691 für die Waren lampes de poche (Klasse 11) mit Basiseintra-
gung in Deutschland. Sie beantragt für dieses Zeichen auch Schutz in der
Schweiz.
Die Eintragung enthält den Hinweis:
"La Protection est sollicitée pour les 8 trous d'alésage figurant sur la couche de
protection de la tête de lampe d'une lampe torche ou lampe cylindrique respec-
tives, en l'occurrence de celle d'une lampe de poche; les autres volumes ou
formes de la reproduction ne font pas partie des prérogatives de la présente
demande d'enregistrement de marque."
Die Marke sieht wie folgt aus:
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der Bestimmungsländer
am 12. Juli 2012 notifiziert.
B.
Die Vorinstanz erliess am 8. Juli 2013 eine provisorische Schutzverweige-
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rung mit der Begründung, das Zeichen sei Gemeingut, es mache das We-
sen der Ware aus bzw. sei technisch notwendig und sei unklar wiederge-
geben.
C.
Mit Eingabe vom 22. Oktober 2013 machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, die Marke verbinde ein gleichbleibendes Zeichenelement mit seiner
Position auf der Ware und konstanten Grössenverhältnissen ("Positions-
marke"). Sie beanspruche nicht die Bohrlöcher an sich als Marke, sondern
die Positionierung von acht mantelseitigen Bohrungen in gleichem Abstand
am Lampenkopf. Diese runden Bohrungen würden beim Anschalten der
Lampe zu Lichtquellen entgegen der Hauptstrahlrichtung, was zu einem
speziellen und raffinierten Effekt führe, der den Wiedererkennungswert der
Positionsmarke ausmache. Dieser Effekt sei nicht technisch bedingt und
mache nicht das Wesen der Ware aus. Es gebe eine Vielfalt von Möglich-
keiten, den Kopf einer Taschenlampe zu gestalten und diesen mit klar po-
sitionierten Elementen als Positionsmarke zu kennzeichnen. Die Schutz-
verweigerung verletze zudem das Prinzip der Gleichbehandlung.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 13. Dezember 2013 an ihrer provi-
sorischen Schutzverweigerung fest. Die kreisförmige Anordnung der acht
Bohrungen, bei welcher es sich um eine einfache Verbindung von banalen
geometrischen Formen handle, sei dem Gemeingut zuzurechnen sowie
ästhetisch bzw. funktional bedingt. Die Position werde naturgemäss im be-
anspruchten Warensegment für das Anbringen von ästhetischen oder funk-
tionalen Elementen und nicht von Marken verwendet. Auch seien die Vo-
raussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht nicht er-
füllt.
E.
Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Eingabe vom 21. Januar 2014 auf
eine erneute Stellungnahme und ersuchte um Wiedererwägung und Zulas-
sung der Marke oder um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.
F.
Mit Verfügung vom 17. April 2014 verweigerte die Vorinstanz der Marke
IR Nr. 776'691 den Schutz für Taschenlampen in der Schweiz. Zur Begrün-
dung verwies sie auf die Erwägungen ihrer Festhaltung vom 13. Dezember
2013.
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G.
Die Beschwerdeführerin erhob am 26. Mai 2014 gegen diese Verfügung
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt:
1. Die Verfügung des IGE vom 17. April 2014 betreffend Rückweisung der
Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 776'691 auf die Schweiz sei aufzuhe-
ben.
2. Der IR-Marke Nr. 776'691 sei für alle beanspruchten Waren der Klasse 11
Schutz in der Schweiz zu gewähren.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerde-
gegnerin.
Zur Begründung führt sie aus, Positionen seien unterscheidungskräftig, so-
bald diese Markierungsstelle bei den beanspruchten Produkten den ange-
sprochenen Verkehrskreisen als ungewöhnlich und auffallend erscheine.
Die Taschenlampen der Beschwerdeführerin würden mit erhöhter Aufmerk-
samkeit erworben, wobei eine Marke am Taschenlampenkopf häufig vor-
komme. Acht äquidistante Bohrungen am Lampenkopf seien weder typisch
noch eine Dekoration, sondern würden als Kennzeichen wahrgenommen,
zumal sie keine technische Funktion erfüllten. Entgegen ihren früheren
Ausführungen seien die Bohrungen nicht durchgehend, so dass aus ihnen
kein Licht strahle.
H.
Mit Vernehmlassung vom 26. September 2014 beantragt die Vorinstanz die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Ergänzend führt sie aus, am
Kopf von Taschenlampen seien unterschiedlichste Verzierungen, Muste-
rungen und Symbole zu finden. Die vereinzelte Verwendung von Wortmar-
ken lasse keine Rückschlüsse auf Kennzeichnungsgewohnheiten im Wa-
renbereich und die Wahrnehmung durch die Abnehmer zu. Nicht abstrakt,
sondern im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sei zu beurtei-
len, wie die massgeblichen Verkehrskreise die kreisförmige Anordnung der
Löcher verstünden.
I.
Mit Replik vom 28. November 2014 hielt die Beschwerdeführerin an ihren
Anträgen vollumfänglich fest.
J.
Die Vorinstanz verzichtete auf die Erstattung einer Duplik.
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Seite 5
K.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Parteien
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs.4 VwVG) und der Vertreter hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4)
findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die − wie Deutschland und
die Schweiz − Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3)
sind, nur das MMP Anwendung.
2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro
gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf
von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit
der provisorischen Schutzverweigerung vom 8. Juli 2013 eingehalten.
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2.3 Die Vorinstanz hat die strittige Marke dabei nicht nur aus dem Zurück-
weisungsgrund ihrer fehlenden Unterscheidungskraft, sondern auch mit
den Begründungen beanstandet, (1) die wiedergegebene Form mache das
Wesen der Ware aus oder sei technisch notwendig und (2) die Marke wer-
de in der Eintragung ungenügend wiedergegeben. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP
darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz
nur aus einem in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fas-
sung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Grund verweigern ("telle-quelle-
Schutz"; vgl. auch Art. 6quinquies Bst. A Ziff. 1 PVÜ; LARA DORIGO in
Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 46
Rz. 12; MARTIN W. METZ, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: INGRES
[Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 371 und 379 ff.). Es erscheint
fraglich, ob diese Beanstandungen, namentlich die nicht auf absolute Aus-
schlussgründe, sondern auf Art. 1, Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutz-
gesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) und Art. 10 der Mar-
kenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) ge-
stützte Beanstandung der Markenwiedergabe, in Art. 6quinquies Bst. B PVÜ
rechtsgenüglich "genannt" sind (vgl. Urteil des BVGer B-681/ 2011 vom
3. Dezember 2011 E. 3 "Tokyo by Kenzo"). Doch kann vorliegend offen
bleiben, wie es sich damit verhält, da die Beschwerde bereits aus anderen
Gründen abzuweisen ist.
3.
Die Vorinstanz macht im Hauptpunkt geltend, die Marke entbehre im Sinne
von Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ jeder Unterscheidungskraft. Dieser Zu-
rückweisungsgrund entspricht inhaltlich Art. 2 Bst. a MSchG. Lehre und
Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III
454 E. 2 "Yukon" mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").
3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienst-
leistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebe-
dürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki", 118 II 183 E. 3c
"Duo", 117 II 321 E. 3 "Valser"). Andererseits werden auch Hinweise auf
Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbe-
stimmung oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die
Marke beansprucht wird, zum Gemeingut gezählt (BGE 129 III 227 E. 5.1
"Masterpiece", 128 III 450 E. 1.5 "Premiere"). Gleiches gilt für Zeichen,
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welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine be-
triebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung auffas-
sen, sei es, dass sie als Dekoration, Sach- oder Produktbezeichnung ver-
standen werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig
wirken (BGE 118 II 181 E. 3 "Duo", 106 II 247 f. E. 2b "Rotring"). Entschei-
dend ist der Gesamteindruck, den ein Zeichen bei den massgeblichen Ver-
kehrskreisen hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Panton-Stuhl"). Aus der
Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen, das ge-
meinfreie Bestandteile enthält, nicht schon deretwegen vom Markenschutz
ausgenommen ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Gesamteindruck
von gemeinfreien Elementen geprägt wird (CHRISTOPH WILLI, Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-
rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 2 N. 21).
3.2 Als Formen des Gemeinguts gelten einfache geometrische Grundele-
mente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombi-
nation vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Ori-
ginalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345
E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE
129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Entscheidend ist die Frage, ob der Konsument
im fraglichen Zeichen originär einen Hinweis zur Identifikation des Produkt-
herstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008
E. 6 "Panton-Stuhl", und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter
für Körperpflegemittel", je mit Verweis auf MARKUS INEICHEN, Die Form-
marke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizeri-
schen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht Internationaler Teil [GRUR Int.] 193, 200, vgl. MAGDA STREULI-
YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797).
Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale
aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen
Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpa-
ckungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung
selber sehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006 vom 13. De-
zember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5
"Swatch"). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpa-
ckungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus:
Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen
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der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) er-
wartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b
"The Original"; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produkt-
formen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im
Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im be-
anspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Ent-
scheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig
unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im bean-
spruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4
"Panton-Stuhl", BGE 133 III 346 E. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbe-
hälter"). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr
freihaltebedürftig sind (MARBACH, SIWR, N. 348).
3.3 Positionsmarken wie die hier beanspruchte sind Marken, deren Schutz-
gegenstand aus der spezifischen Positionierung eines oder mehrerer zwei-
oder dreidimensionaler Zeichenelemente an der Ware, Hilfsware oder ei-
nem Teil solcher Ware hervorgeht (vgl. IRMGARD KIRSCHNECK, in: Paul
Ströbele et al. [Hrsg.], Markengesetz, 10. Aufl., Köln 2012, § 3 Rz. 70). Die
Unterscheidungskraft einer Positionsmarke ist im Gesamteindruck ihrer
Position auf der Ware mit dem oder den zusätzlichen Zeichenelementen
zu bestimmen.
Eine Marke ist dann als Positionsmarke zu prüfen, wenn ihre Wiedergabe
eine bestimmte Position auf der Ware oder Hilfsware bezeichnet. Wie die
Vorinstanz zurecht betont, muss zudem die für die Positionierung wieder-
gegebene Warenform mit der Ware oder Dienstleistung übereinstimmen,
für die das Zeichen beansprucht wird. Weiter ist die Marke in der Anmel-
dung als Positionsmarke zu bezeichnen oder es muss sich zumindest aus
den Umständen ergeben, dass die Position Teil der Marke sein soll, zumal
eine entsprechende Festlegung und daraus folgende Beschränkung des
Schutzumfangs damit einhergeht.
Die Positionsmarke folgt den für zweidimensionale Marken geltenden Kri-
terien, wenn neben ihrer Position auf der Ware zweidimensionale Marken-
elemente überwiegen. In diesem Fall verhindert die Position eine von der
Ware getrennte Wahrnehmung als Marke nicht und wäre eine Anwendung
der strengeren Prüfkriterien für Formmarken nicht gerechtfertigt. Dass die
zur Festlegung der Position erforderliche Darstellung gewisse dreidimensi-
onale Elemente impliziert, schadet diesfalls nicht, vorausgesetzt dass ihr
Beitrag zur Unterscheidungskraft im Gesamteindruck des Zeichens unter-
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geordnet bleibt. Hingegen unterliegt die Positionsmarke den für Formmar-
ken geltenden Kriterien (vgl. E. 3.2), wenn sie im Wesentlichen aus der
Form einer Ware oder eines Warenteils besteht. Denn diese Prüfkriterien
können nicht dadurch umgangen werden, dass eine Warenform mit einer
bestimmten Position kombiniert wird (vgl. Urteil BVGer B-6219/2013 vom
27. April 2016 E. 3.1.2 "Louboutin", Urteil BVGer B-86/2012 E. 3.3.2 vom
11. März 2013 "Fünf Streifen"; a.M. MAGDA STREULI/DANIEL ZIMMERLI, Der
Schutz von "Teilformmarken", in: Kunz/Herren/Cottier/Matteotti, Wirt-
schaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland v. Büren, Basel 2009, S. 408
f.).
3.4 Indem ein Zeichen mehrere Kennzeichnungsmittel, z.B. Bild und Posi-
tion, Farbe und Form kombiniert, kann es unter Umständen den Gemein-
gutcharakter eines oder mehrerer dieser Elemente im Gesamteindruck re-
lativieren (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 153 f.). So können kennzeichnungs-
schwache Bestandteile in Kombination mit anderen sinnentfremdend wir-
ken oder gar einen neuen Sinngehalt aufweisen. Allerdings muss eine sol-
che Kombination um Schutz zu erlangen derart originell sein, dass sie im
Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (Urteil des BVGer B-7379/2006
vom 17. Juli 2007 E. 4.3 "Leimtube [3D]" mit Verweis auf Urteil des BGer
4A.6/1999 vom 14. Oktober E. 3c "Runde Tablette [3D]").
4.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die strittige
Marke ist für Taschenlampen ("lampes de poche") eingetragen.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Taschenlampen zeichneten
sich durch ein hohes Mass an Innovation aus; ihre Modellreihen seien auf
besondere Bedürfnisse abgestimmt und würden daher vor allem von Tech-
nikliebhabern mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben. Sie übersieht, dass
die Marke nach ihrer Eintragung und nicht nach ihrer tatsächlichen Ver-
wendung zu beurteilen ist (Urteile des BVGer B-3331/2010 vom 3. Novem-
ber 2010 E. 6.1 "Paradies"; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3
"Park Avenue"). Taschenlampen werden in unzähligen technischen For-
men und Preislagen als Gegenstände des täglichen Gebrauchs durch
Fachleute aus dem Sicherheitsbereich wie auch durch erwachsene und ju-
gendliche Private erworben und verwendet. Sie sind, ohne die Fachleute
aus den Augen zu verlieren, deshalb insbesondere aus Sicht der grössten
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Gruppe von Abnehmern, den privaten Verbrauchern zu beurteilen (Urteil
des BVGer B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 4.1 "Radiant Apricot").
5.
Die Marke kombiniert acht senkrechte, kurze Löcher oder Bohrungen, die
in geringem Abstand vom Kopf einer gleichförmig zylindrischen Taschen-
lampe seitlich um diesen herumführen. Die Grössenverhältnisse der Lam-
penlänge zu ihrer Breite und zur Breite des Lochsaums sind nach der ein-
schränkenden Anmerkung in der Eintragung nicht Teil der Marke. Hingegen
zählt das Grössenverhältnis zwischen dem abgebildeten Lochdurchmes-
ser und den Abständen von Loch zu Loch zur Marke dazu.
5.1 Die Vorinstanz hat das strittige Zeichen zurecht als Positionsmarke ge-
prüft, da es in der deutschen Basiseintragung als solche bezeichnet wird,
auch wenn das Madrider System diese Markenbezeichnung nicht kennt
und die internationale Registrierung es, wie die Vorinstanz ausführt: be-
helfsmässig, als dreidimensionale Marke bezeichnet. Das regelmässige
Lochband an der Kopfseite der Taschenlampe, das die Marke verkörpert,
wird allerdings nicht wie eine umlaufende Schrift von eingravierten Kreis-
symbolen, sondern aufgrund seiner dreidimensionalen Natur, auffälligen
Lochtiefe, haptischen und ästhetischen Wirkung als Gestaltung des Lam-
penkopfs selbst und damit der Ware aufgefasst, so dass die Marke nach
den für Formmarken geltenden Kriterien zu beurteilen ist.
5.2 Die Bohrungen erfüllen eine mehrheitlich ästhetische und nicht-techni-
sche Wirkung. Selbst wenn man einen technischen Zweck darin sähe, die
Lampe bei nassem Wetter besser an den Löchern festhalten zu können
oder ihretwegen auch seitlich erkennen zu können, wo der Kopf der Lampe
ist, verbleibt ihnen ein erheblicher ästhetischer Überschuss, der die Lam-
penform eigenwillig prägt (vgl. Urteil des BVGer B-3273/2007 vom 11. März
2008 E. 3.4 "Knetfamilie"). Wie die Vorinstanz einlässlich ausführt, ist die
Auffälligkeit und kennzeichnende Wirkung der eher kleinen und runden Lö-
cher in einer maschinell gefertigten Lampe, auch wenn sie in regelmässi-
gen Abständen wiederholt werden und damit die Lampenform umgeben,
allerdings zu gering, um über ihre ästhetische Eigenwilligkeit als Warenge-
staltung hinaus als Marke wahrgenommen zu werden. Die Auswahl von
Taschenlampengestaltungen in der von der Vorinstanz präsentierten
Google-Bildrecherche zeigt vielmehr deutlich, dass die Taschenlampe aus
der Markeneintragung sich eher durch ihre vollkommen zylindrische Form
charakterisiert, die nach der Eintragungsanmerkung nicht Teil der Marke
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Seite 11
ist, mit der sie sich aber von der grossen Menge von Taschenlampenmo-
dellen unterscheidet, die am Kopf auffällig breiter werden, und viel weniger
durch die kleinen Bohrungen, welche neben den üblichen Oberflächenfor-
men wie Griffrillen, Knöpfen, Manschetten und Verzierungen unauffällig
wirken und im Gesamteindruck der Ware verschwinden.
5.3 Auch die Position der Löcher am Lampenkopf vermag nichts Unge-
wöhnliches oder Unerwartetes zur Unterscheidungskraft der Marke beizu-
tragen, da technisch bedingte Griffrillen und Knöpfe wie auch Verzierungen
und zweidimensionale Marken sowohl am Kopf wie in der Mitte von Ta-
schenlampen häufig sind. Auch aus der Kombination der Formelemente
mit der Position ergibt sich damit keine Unterscheidungskraft als Marke
(vgl. Urteil des BVGer B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 11 "Gitarrenkopf").
6.
Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, mit der Zurückweisung
der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz sei der Gleichbehand-
lungsgrundsatz verletzt worden.
6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz der Positionsmarke IR-Nr.
776'691 bundesrechtskonform die Schutzausdehnung auf die Schweiz ver-
weigert hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden,
nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts
wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise an-
erkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwenden-
den Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in
Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundes-
gerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteil
des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 "Paradies [fig.]").
Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu
beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Be-
zug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen ver-
gleichbar ist (B-3331/2010 E. 8.1). Was schliesslich das Alter der Vorein-
tragungen anbelangt, auf die sich ein Anspruch auf Gleichbehandlung stüt-
zen lässt, kann deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz nicht
länger als acht Jahre zurückliegen (Urteil des BVGer B-6959/2009 vom
21. Juni 2010 E. 5 "Capri").
6.2 Die nationalen Markeneintragungen, auf welche die Beschwerdefüh-
rerin ihren Anspruch auf Gleichbehandlung stützen möchte, sind bis auf die
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Seite 12
Marke CH-Nr. 611'566 (fig.) allesamt älter als acht Jahre. Ein Anspruch auf
Gleichbehandlung scheitert daher bei vier Eintragungen bereits am Alter
der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Voreintragungen. Was
die Voreintragung CH-Nr. 611'566 (fig.) anbelangt, ist diese für Artikel der
Klasse 8 eingetragen und damit mit der vorliegenden strittigen Marke nicht
vergleichbar.
7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Re-
gistrierung Nr. 776'691 den Schutz in der Schweiz zu Recht versagt hat,
weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1VwVG) und mit dem geleis-
teten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichts-
gebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtspre-
chung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.−
und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur-
binenfuss [3D]"). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit
Fr. 2'500.− zu beziffern. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Par-
teientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und nach Rechtskraft dieses Urteils dem erhobenen Kostenvor-
schuss von insgesamt Fr. 2'500.– entnommen.
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Seite 13
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 776691; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Karin Behnke
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 17. Mai 2016