B-2937/2010 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Schweizerisches Markeneintragungsgesuch 51741/2009...

Abtei lung II
B-2937/2010/wep/egp/rut
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 4 . J u l i 2 0 1 0
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.
Maestro Tequilero S.A. de C.V.,
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20,
Col. San Jose Insurgentes, MX-D.F. CP. 03900,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Matthias Bebi,
Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schweizerisches Markeneintragungsgesuch 51741/2009
GRAN MAESTRO.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-2937/2010
Sachverhalt:
A.
Am 17. Februar 2009 ersuchte Maestro Tequilero S.A. de C.V. (nach-
folgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung der Wort-
marke 51741/2009 GRAN MAESTRO für folgende Waren der
Klasse 33:
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Agavenspirituosen mit
der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila'; Liköre auf Basis von
Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung
'Tequila'; alkoholische Cocktailmischungen.
Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben
vom 4. Mai 2009. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre für die be-
anspruchten Waren zum Gemeingut. GRAN MAESTRO sei eine be-
schreibende Angabe bezüglich der grossartigen Qualität der be-
anspruchten Waren und daher nicht unterscheidungskräftig.
Mit Eingabe vom 6. Juli 2009 bestritt die Beschwerdeführerin den
Gemeingutcharakter des Zeichens mit Hinweis darauf, dass es sich
um eine spanische Wortkombination handle. Im Italienischen sei die
Wortkombination unüblich, weshalb italienischsprachige Abnehmer-
kreise deren Sinngehalt nur mit gewisser Denkarbeit erkennen
könnten. Zudem sei die Praxis der Vorinstanz in Bezug auf die Ein-
tragung des Zeichens "Master" nicht einschlägig, da "maestro" nicht
mit "Master" gleichzusetzen sei. Im Übrigen sei die Verwendung des
Begriffs "Meister" im Rahmen der Herstellung von alkoholischen Ge-
tränken unüblich. Die Beschwerdeführerin verwies zudem auf eine
Reihe eingetragener Marken mit dem Bestandteil "maestro" und ver-
langte gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot die Eintragung des
angemeldeten Zeichens. Das Zeichen sei im Übrigen als Gemein-
schaftsmarke eingetragen worden.
Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Be-
anstandung fest. Sie machte ergänzend geltend, das Zeichen GRAN
MAESTRO stelle eine im Italienisch korrekt gebildete Wortkombination
dar. Zudem sei gestützt auf die Rechtsprechung der Begriff "maestro"
mit "master", "Meister" und "maître" gleichzusetzen. Diese Be-
zeichnungen seien für Personen in der Herstellung alkoholischer Ge-
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tränke durchaus üblich. Festzuhalten sei im Weiteren, dass keine Ver-
letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliege und aus-
ländischen Entscheiden keine präjudizielle Wirkung zukomme.
Am 7. Dezember 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz
um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
Mit Verfügung vom 9. März 2010 wies die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch 51741/2009 GRAN MAESTRO für die beanspruchten
Waren der Klassen 33 zurück. Zur Begründung machte sie geltend,
GRAN MAESTRO sei eine grammatikalisch regelkonform gebildete
italienische Wortkombination, der die Bedeutung "grosser Meister"
zukomme. In Verbindung mit den Waren der Klasse 33 stelle das
Zeichen für die massgeblichen italienischsprachigen Abnehmerkreise
eine werbemässig anpreisende Angabe in Bezug auf deren Qualität
dar. Die Begriffe "maestro", "Meister", "master" und "maître" seien üb-
liche Elemente von Berufsbezeichnungen im Zusammenhang mit der
Herstellung der beanspruchten alkoholischen Getränke. Die Verkehrs-
kreise würden daher ohne Weiteres verstehen, dass die Waren von
einem "grossen Meister" hergestellt worden seien. Es fehle dem
Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 an
der notwendigen Unterscheidungskraft. Das Zeichen sei zudem
freihaltebedürftig. Die angeführten Voreintragungen würden nicht die
aktuelle Eintragungspraxis widerspiegeln und seien daher unter dem
Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich. Eintragungen im Ausland
kämen im Übrigen keine präjudizielle Wirkung zu.
B.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 26. April 2010
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt,
die Verfügung der Vorinstanz vom 9. März 2010 sei aufzuheben und
die Vorinstanz sei anzuweisen, die Markenanmeldung 51741/2009
GRAN MAESTRO für alle angemeldeten Waren im Markenregister
einzutragen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die
italienischen Begriffe "gran" und "maestro" seien auf Deutsch einer-
seits mit "gross" und andererseits mit "Herr", "Meister", "Lehrer" oder
"meisterhaft" zu übersetzen. Die Kombination der beiden Elemente
werde jedoch nicht als "grosser Meister" verstanden. Dies würde
allenfalls für die Wortkombination "grande maestro" gelten, nicht
jedoch für die verkürzte Ausnahmeform "gran maestro". Der
Kombination GRAN MAESTRO komme vielmehr die eigenständige
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Bedeutung "Grossmeister" oder "Hofmeister" zu. Es handle sich dabei
um einen historischen Titel für hohe Beamte. Die inoffiziellen Staats-
oberhäupter der italienischen Städte und hohe Beamte der
französischen Krone hätten diesen Titel getragen. Die italienisch-
sprachigen Durchschnittsabnehmer würden zunächst diesen eigen-
ständigen Sinngehalt der Wortkombination erkennen, der im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren nicht beschreibend sei.
Erst in einem zweiten Schritt und nach einem Denkvorgang komme
der Betrachter allenfalls noch auf den Sinngehalt "grosser Meister".
Auch dieser Sinngehalt sei jedoch für die beanspruchten Waren nicht
beschreibend, da kein direkter Bezug zu Berufsbezeichnungen von
Personen bestehe, die bei der Herstellung der Waren eine spezielle
Rolle einnehmen würden. Bei der Bezeichnung dieser Personen werde
der Begriff "Meister" und die entsprechenden Übersetzungen nicht in
Kombination mit der Grösse, sondern immer mit anderen Elementen
gebraucht. Das Zeichen sei daher höchstens eine Anspielung. An der
Bezeichnung GRAN MAESTRO bestehe im Übrigen auch kein Frei-
haltebedürfnis. Da die Vorinstanz mehrere vergleichbare Marken mit
dem Element "maestro" eingetragen habe, müsse dem Zeichen ge-
stützt auf das Gleichbehandlungsgebot Markenschutz gewährt
werden. Bei Vorliegen eines Zweifelsfalls habe die Vorinstanz das
Zeichen einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter
zu überlassen. Zu berücksichtigen sei weiter, dass das in Frage
stehende Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen sei, was ein
Indiz für seine Schutzfähigkeit darstelle.
C.
Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 10. Juni 2010 vernehmen.
Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen
Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzu-
weisen. Sie bringt ergänzend vor, auf das Verständnis von GRAN
MAESTRO habe die grammatikalisch korrekt verwendete Kurzform
"gran" anstelle von "grande" keinerlei Auswirkungen. Den Wort-
kombinationen "gran maestro" und "grande maestro" käme daher die
gleiche Bedeutung zu. Das Zeichen werde zwar auch als "Gross-
meister" übersetzt, womit der höchste hierarchische Grad in der Frei-
maurerei bezeichnet werde, und stehe weiter für den historischen Titel
"Hofmeister". Jedoch sei nicht dargelegt, dass die massgebenden
Abnehmer im Zeichen GRAN MAESTRO in Verbindung mit den be-
anspruchten Waren der Klasse 33 zuerst den Titel des Grossmeisters
in der Freimaurerei oder den historischen Titel eines hohen Beamten
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erkennen würden. Der Sinngehalt "grosser Meister" stelle das einzig
sinnmachende und naheliegende Verständnis des Zeichens in Ver-
bindung mit alkoholischen Getränken dar. Die Angaben "Meister",
"master", "maestro" und "maître" seien zudem in Berufsbezeichnungen
im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken übliche Elemente.
Dass diese Bezeichnungen jeweils mit anderen Elementen kombiniert
seien, spreche dafür, dass die Kombination GRAN MAESTRO ohne
Weiteres als Hinweis auf den grossen Meister seines Fachs ver-
standen werde. Ein direkter Bezug zwischen dem Sinngehalt der
strittigen Angabe und den Berufsbezeichnungen könne somit nicht in
Abrede gestellt werden. Die Angaben "master", "Meister", "maestro"
und "maître" würden weiter praxisgemäss in Alleinstellung und in
Kombination mit beschreibenden Elementen grundsätzlich als an-
preisende Qualitätsangaben zurückgewiesen. An dieser Praxis ändere
der Entscheid der ehemaligen Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum in Bezug auf das Zeichen PROTEOMASTER
nichts.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und
52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich aus-
gewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
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ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr
durchgesetzt.
2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts-
verkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die
Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247;
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2,
N. 34 ). Zu Letzteren gehören unter anderem beschreibende Angaben.
Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegen-
stand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigen-
schaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware
machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind,
im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität,
Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Her-
stellungsort aufgefasst zu werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 –
Masterpiece I, BGE 118 II 182 E. 3b – Duo, mit weiteren Hinweisen).
2.2 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienst -
leistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Ge-
meingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen
Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen
Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 –
Première; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 2003 S. 495
E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesgerichts vom 10. September
1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline).
2.3 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zu-
sammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Be-
standteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Ver-
bindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung be-
schreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des
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Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 –
After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach
Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der
Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische
Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts
und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen
(DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a,
N. 100 ff.).
2.4 Sobald die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil einer
Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen erkennen, ist zu
prüfen, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein be-
schreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt
wird, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen
die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Ent-
scheide der RKGE in sic! 2003 S. 496 E. 4 – Royal Comfort und in sic!
2000 S. 592 E. 4 – Clearcut; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 – Vuvuzela und B-7427/2006 vom
9. Januar 2008 E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]).
2.5 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen.
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke
aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer
Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern
(BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 128 III 447 E. 1.5 –
Première, BGE 127 III 160 E. 2b.aa – Securitas).
3.
3.1 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der
Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die
Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120,
N. 577). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
sind in erster Linie Abnehmer und Endkonsumenten entsprechender
Waren massgeblich (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 22; MARBACH,
a.a.O., N. 180). Neben der Sicht der Abnehmerkreise ist auch die
Wahrnehmung von Zwischenhändlern und anderen Fachleuten zu
berücksichtigen. An Fachleute und Endkonsumenten zugleich
vertriebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten
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markterfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu
beurteilen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 25; MARBACH, a.a.O., N. 266).
Die beanspruchten Waren der Klasse 33 (Alkoholische Getränke
[ausgenommen Biere]; Agavenspirituosen mit der geschützten Ur-
sprungsbezeichnung 'Tequila'; Liköre auf Basis von Agavenspirituosen
mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila'; alkoholische
Cocktailmischungen) richten sich sowohl an Fachleute der Getränke-
branche als auch an Durchschnittskonsumenten, die über 16 resp. 18
Jahre alt sind (Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Bundesgesetzes über die ge-
brannten Wasser vom 21. Juni 1932 [Alkoholgesetz, SR 680]; Art. 11
Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom
23. November 2005 [LGV, SR 817.02]). Für die Beurteilung der Unter -
scheidungskraft des Zeichens ist daher vom Verständnis der über 16
resp. 18 Jahre alten Durchschnittskonsumenten auszugehen.
3.2 Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die
Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit der sie das zu
beurteilende Zeichen wahrnehmen. Da es sich bei den beanspruchten
Waren der Klasse 33 um Konsumgüter handelt, werden sie von den
massgeblichen Verkehrskreisen mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit
eingekauft (vgl. BGE 134 III 547 E. 2.3.3 – Freischwinger Panton II,
BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).
4.
4.1 Das angemeldete Zeichen besteht aus einer Kombination der
beiden Wortelemente "gran" und "maestro". Vorliegend ist unbestritten,
dass es sich bei den zwei Wortelementen um italienische Begriffe
handelt, die zumindest in der italienischsprachigen Schweiz ohne
weiteres verstanden werden. Der Zeichenbestandteil "maestro" stellt
ein Substantiv der italienischen Sprache dar, dem die Bedeutung
"Meister", "Lehrmeister", "Lehrer" zukommt (Langenscheidts Hand-
wörterbuch Italienisch, Berlin etc. 2003, S. 499). Ein "maestro"
zeichnet sich – wie die über denselben Wortstamm verfügenden
Übersetzungen "Meister", "maître" und "master" – durch eine be-
sondere Befähigung, Vorbereitung oder Geschicklichkeit in einer be-
stimmten Tätigkeit aus (Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana,
Bologna 2004, S. 1032). Der Zeichenbestandteil "gran" wird in der
italienischen Sprache als Kurzform des Adjektivs "grande" verwendet,
das mit "gross", "wichtig", "grossartig" übersetzt wird (Langenscheidts
Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 392). Diese Kurzform findet
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Anwendung, wenn das auf das Adjektiv folgende Substantiv nicht mit
einem z, gn, x, ps oder von einem s gefolgt von einem Konsonanten
und einem Vokal (= s impura) beginnt (Lo Zingarelli, a.a.O., S. 811;
Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 392; Dizionari
Sansoni, Tedesco-Italiano, Firenze 1985, S. 299). Da das vorliegend
auf das Adjektiv folgende Substantiv "maestro" nicht unter diese
Kategorie fällt, ist die Kurzform "gran" grammatikalisch korrekt ge-
bildet.
4.2 Strittig ist demgegenüber die Frage, welcher Sinngehalt der
Kombination der beiden Elemente "gran" und "maestro" zukommt. Die
wörtliche Übersetzung der beiden Begriffe ergibt die Bedeutung
"grosser Meister". Dabei handelt es sich um eine für den mass-
gebenden Durchschnittskonsumenten geläufige Wortkombination der
Alltagssprache, die eine sinnvolle Einheit bildet. Daran vermag die
Verwendung der Kurzform "gran" anstelle von "grande" nichts zu
ändern, da es sich um eine regelkonform gebildete Form mit gleicher
Bedeutung handelt (E. 4.1). Der Sinngehalt "grosser Meister" als Be-
zeichnung für eine Person, die besonders grossartige Fähigkeiten in
einer bestimmten Tätigkeit oder in einem bestimmten Fach besitzt,
stellt daher – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin –
für den Durchschnittskonsumenten ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand eine naheliegende Bedeutung des Zeichens
GRAN MAESTRO dar (vgl. auch Lo Zingarelli, a.a.O., S. 811).
Der Beschwerdeführerin ist zwar zuzugeben, dass in den gängigen
Wörterbüchern die Wortkombination GRAN MAESTRO auch mit dem
Begriff "Grossmeister" (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch,
a.a.O., S. 392; Dizionari Sansoni, a.a.O., S. 386) und "Hofmeister"
übersetzt wird (Pons, Italienisch-Deutsch, online-Version). Die von der
Beschwerdeführerin als primärer Sinngehalt bezeichnete Bedeutung
von "Grossmeister" oder "Hofmeister" als historischer Titel für hohe
Beamte in italienischen Städten und am französischen Königshof stellt
hingegen für die massgebenden Durchschnittskonsumenten ein zeit -
lich nicht aktueller Sinngehalt dar und ist daher wenig geläufig. Die als
"Grossmeister" oder "Hofmeister" betitelten hohen Beamten waren
Erscheinungen der Fürsten- und Königshäuser in Italien, Frankreich
und Deutschland (Meyer's Grosses Universallexikon, Bd. 6, Mannheim
1982, S. 524; Der Brockhaus, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007,
Brockhaus Duden Neue Medien GmbH, ), die
jedoch spätestens mit der Aufgabe der monarchischen Regierungs-
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formen in diesen Ländern im 19. resp. 20. Jahrhundert verschwanden.
Es handelt sich dabei dementsprechend – wie selbst die Beschwerde-
führerin anerkennt – lediglich um historisch relevante Titel. Bei der
Beurteilung einer Marke werden jedoch veraltete Sinngehalte, die den
massgeblichen Verkehrskreisen mittlerweile überwiegend unbekannt
sind, nicht berücksichtigt (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 103). Der
von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Sinngehalt ist für den
massgebenden Durchschnittskonsumenten auch örtlich nicht nahe-
liegend, da die Bezeichnung "Grossmeister" oder "Hofmeister" für
einen hohen Beamten lediglich in den monarchisch regierten
politischen Systemen in Italien, Frankreich und Deutschland, nicht
jedoch in der Schweiz Geltung hatte.
4.3 Wird das Zeichen GRAN MAESTRO weiter in Bezug auf die be-
anspruchten Waren der Klasse 33 betrachtet, so ist die Interpretation
des Zeichens als unmittelbarer Hinweis auf die Qualität des Produkts
naheliegend. Das Zeichen GRAN MAESTRO beansprucht für folgende
Waren der Klasse 33 Markenschutz: Alkoholische Getränke (aus-
genommen Biere), Agavenspirituosen mit der geschützten Ur-
sprungsbezeichnung 'Tequila', Liköre auf Basis von Agavenspirituosen
mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila' und alkoholische
Cocktailmischungen. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, kommt der
Begriff "maestro" und die entsprechenden Übersetzungen "Meister",
"maître" und "master" bei Berufsbezeichnungen von Personen, die mit
der Herstellung von alkoholischen Getränke betraut sind, häufig vor. Im
Rahmen der Weinherstellung sorgt der "Kellermeister" resp. der
"maître caviste", "maître de chai" oder "cellar master" als Fachmann
für die Behandlung der Weine in der Kellerei bis zu ihrer Abfüllung in
Flaschen (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim
2006, S. 946). Auch bei der Herstellung von Spirituosen wirken
Personen mit, in deren Berufsbezeichnungen sich das Element
"Meister" und die entsprechenden Übersetzungen finden. Bei der
Produktion von Whisky kommen dem "still master" und dem "master
blender", der im Italienischen als "maestro distillatore" bezeichnet
wird, wichtige Rollen zu. Mit der Herstellung von Grappa ist zudem der
"maestro distillatore" und in der Produktion von Tequila der "still
master" beschäftigt. Den Abnehmern der beanspruchten alkoholischen
Getränke ist der Begriff "maestro" und die entsprechenden Über-
setzungen im Zusammenhang mit Personen, die in der Herstellung der
alkoholischen Getränke tätig sind, daher durchaus vertraut. Auch wenn
diese Berufsbezeichnungen lediglich den Wortbestandteil "maestro"
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umfassen und keinen Bezug zum Element "gran" aufweisen, wird
durch das Zeichen GRAN MAESTRO bei den massgebenden Durch-
schnittskonsumenten dennoch unmittelbar die Erwartung geweckt,
dass ein "grosser Meister" die mit diesem Zeichen versehenen
alkoholischen Getränke produziert oder bei deren Herstellung mit-
gewirkt hat. Die massgebenden Verkehrskreise werden im Zeichen
daher ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand
eine reklamehafte Anpreisung mit der augenfälligen Werbebotschaft
erblicken, dass die damit bezeichneten Produkte der Klasse 33 von
besonders hoher Qualität sind. Setzt man GRAN MAESTRO somit mit
den beanspruchten Waren der Klasse 33 in Beziehung, stellt das
Zeichen ein klarer Hinweis auf die Qualität des Produkts dar, womit
sich der beschreibende Charakter des Zeichens zweifelsfrei unmittel-
bar erkennen lässt. Dem Zeichen kommt daher in Bezug auf die be-
anspruchten Waren der Klasse 33 keine Unterscheidungskraft zu. Es
ist dementsprechend zum Gemeingut zu zählen. Die Möglichkeit
weiterer, weniger naheliegender Deutungen von GRAN MAESTRO
vermag die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut nicht aufzu-
heben (E. 2.4).
4.4 Nach dem Gesagten ist das Zeichen GRAN MAESTRO für die
beanspruchten Waren der Klasse 33 nicht unterscheidungskräftig und
gehört daher zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG.
4.5 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die
geltend gemachten Produkte besteht, kann vorliegend offen gelassen
werden, da es ihm bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt
(Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7424/2006 vom 12. November
2007 E. 3.5 – Bona; RKGE in sic! 2004 S. 403 E. 4 –
Finanzoptimierer).
5.
Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragung des Zeichens
GRAN MAESTRO als Gemeinschaftsmarke im Europäischen
Harmonisierungsamt und führt diese als Indiz für die Schutzfähigkeit
des Zeichens in der Schweiz an. Massgeblich für die absoluten Aus-
schlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz.
Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Prä-
judizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 – Montessori, BGE
129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Lediglich in Grenzfällen sind sie als
Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des Bundesver-
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waltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat
Pavot [fig.]). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von GRAN
MAESTRO handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall.
Ausländische Voreintragungen haben daher keine Indizwirkung für die
Schweiz. Da keine Zweifel an der Schutzunfähigkeit des Zeichens be-
stehen, ist die Marke im Übrigen auch nicht einzutragen, um die end-
gültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz
der Gleichbehandlung. Da die Vorinstanz mehrere vergleichbare
Marken mit dem Wortelement "maestro" eingetragen habe, müsse dem
Zeichen GRAN MAESTRO Schutz in der Schweiz gewährt werden.
Dies umsomehr, als keine einheitliche Praxis in Bezug auf die
Eintragung von Zeichen mit dem Wortbestandteil "Master" und seinen
Übersetzungen bestehe.
6.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachver-
halte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs.
1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
18. April 1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne
sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte
unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 –
Stencilmaster). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der
Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister
eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne
weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Ein-
tragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund be-
steht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die
Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –
Firemaster). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann
aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung
im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige
gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt
und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von
dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts
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4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008
E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 –
Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot
[fig.]). Ältere Voreintragungen widerspiegeln grundsätzlich nicht die
aktuelle Praxis und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung un-
beachtlich (vgl. RKGE in sic! 2004, S. 575 – Swiss Business Hub;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November
2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.]).
6.3 Die von der Beschwerdeführerin genannte Marke CH 2P-293544
MAESTRO sowie die Marken IR 600 198 MAESTRO, IR 619 837
MAESTRO, IR 648 934 MAESTRO und IR 648 934A MAESTRO
wurden in den Jahren 1978 bis 1998 eingetragen. Der Vorinstanz ist
darin zuzustimmen, dass diese Einträge aufgrund ihres Alters nicht die
aktuelle Praxis zu widerspiegeln vermögen und daher mit Blick auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz unbeachtlich sind.
Die Marken CH 529206 RESERVA DEL MAESTRO und CH 529207
DEL MAESTRO wurden im Jahre 2003 eingetragen. Auch diese Vor-
eintragungen geben jedoch nach den schlüssigen Ausführungen der
Vorinstanz nicht die zum jetzigen Zeitpunkt geltende Praxis wider,
nach der die Angaben "master", "Meister", "maestro" und "maître" in
Alleinstellung und in Kombination mit beschreibenden Elementen
grundsätzlich als anpreisende Qualitätsangaben zurückgewiesen
werden. Diese Praxis entspricht der Rechtsprechung des Bundes-
gerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BGE 129 III 225 –
Masterpiece I, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25.
November 2004 – Firemaster; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 – Masterpiece II und B-7204/2007
vom 1. Dezember 2008 – Stencilmaster, mit weiteren Hinweisen). Im
jüngsten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts wurde bestätigt,
dass der Begriff "Meister" und die englische Übersetzung "Master" in
der Werbung oft als Schlagwort zur Anpreisung von Waren oder
Dienstleistungen als Spitzenprodukte verwendet werden (Entscheid
des Bundesverwaltungsgericht B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E.
8 – Stencilmaster). Daraus folgt, dass Zeichen mit diesen Wort -
bestandteilen häufig – wenn auch nicht zwingend – beschreibenden
Charakter aufweisen und daher nicht unterscheidungskräftig sind. Wie
in der Rechtsprechung und der Praxis der Vorinstanz klar festgehalten
wird, ist für eine abschliessende Beurteilung das Zeichen nicht
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abstrakt, sondern immer in Bezug auf diejenigen Waren und Dienst -
leistungen zu beurteilen, für die es konkret beansprucht wird (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 –
Firemaster; Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Januar 2010,
Ziffer 3.3, S. 60).
6.4 Aus dem Entscheid PROTEOMASTER des Bundesverwaltungs-
gerichts ergibt sich in Bezug auf die vorerwähnte Praxis nichts
Gegenteiliges. Das Zeichen enthält zwar nach einer abstrakten Be-
trachtungsweise den Wortbestandteil "Master". Wird das Zeichen
jedoch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 1
"Reagenzien für Proteinexpression für den Gebrauch in der
molekularbiologischen Forschung" betrachtet, so können die an-
gesprochenen Fachleute dem Zeichen keine unmittelbare Aussage
über die Qualität der beanspruchten Produkte entnehmen. Nach dem
erwähnten Urteil gibt es "weder gute noch schlechte, geschweige
denn meisterhafte Proteine" und auch keine "meisterhaften
Reagenzien" (RKGE in sic! 2007, S. 446 – Proteomaster). Das
Zeichen ist für die angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die
beanspruchten Produkte daher nicht beschreibend und als Marke
einzutragen.
Einer analogen Argumentation kann in Bezug auf das vorliegende
Zeichen GRAN MAESTRO jedoch nicht gefolgt werden. Da es durch-
aus gute, schlechte und auch meisterhafte alkoholische Getränke gibt,
ist das Zeichen für die massgebenden Verkehrskreise ein direkter
Hinweis auf die Qualität der beanspruchten Waren der Klasse 33. Dem
Zeichen fehlt es an der konkreten Unterscheidungskraft, und es gehört
daher zum Gemeingut (E. 4).
6.5 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass auf Grund der Eintragung
einzelner Zeichen, die heute möglicherweise in Bezug auf die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibend an-
gesehen werden müssten, noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht geltend gemacht werden kann. Einige wenige vergleich-
bare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen reichen noch nicht
aus, um eine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu be-
gründen (E. 6.2).
6.6 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die Vorinstanz nicht
in ständiger, gesetzeswidriger Praxis Zeichen mit den Wortbestand-
teilen "master", "Meister", "maestro" oder "maître", die in Bezug auf
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die beanspruchten Waren beschreibend sind, als Marken einträgt. Es
besteht daher kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht.
7.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung
der Marke GRAN MAESTRO zu Recht zurückgewiesen hat. Die Be-
schwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundes-
behörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.– verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.51741/2009; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Patricia Egli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 19. Juli 2010
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