B-2999/2011 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung vom 8. April 2011 betreffend Markenhinte...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l



Abteilung II
B-2999/2011


U r t e i l v o m 2 2 . F e b r u a r 2 0 1 3
Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Barbara Schroeder De Castro Lopes.



Parteien

Die Schweizerische Post, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern,
vertreten durch Fürsprecher Stephan Beutler, Robert M.
Stutz, Muriel Künzi und Senta Willi, Beutler Künzi Stutz,
_____________,
Beschwerdeführerin,



gegen


Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 8. April 2011 betreffend Markenhinterle-
gungsgesuch Nr. CH 58849/2008 DIE POST.


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Sachverhalt:
A.
A.a
Am 15. Juli 2008 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Wortzeichen
"DIE POST" bei der Vorinstanz zum Schutz verschiedener Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 und 45.
Klasse 9:
Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte;
magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zah-
lungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten;
Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informa-
tionszwecken; Einrichtung für die Überprüfung von Frankierungen; Zeit
und Datumserfassungsgeräte; Briefwaagen.
Klasse 14:
Uhren, Wecker.
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren,
Prospekte und andere Publikationen; Papeteriewaren, Schreibwaren,
Briefständer; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmateria-
lien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hül-
len, Tüten, Folien; Verpackungstauschen aus Papier oder Kunststoff;
Briefmarken; Vorfrankierte Couverts, Postkarten und Pakete; Grusskar-
ten; Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.
Klasse 18:
Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen;
Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise-
und Handkoffer, Rucksäcke.
Klasse 20:
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Verpackungs-, Transport- und Lagerbehälter sowie Container, aus Kunst-
stoff, Holz und anderen Materialien, soweit in Klasse 20 enthalten.
Klasse 22:
Verpackungsbeutel aus textilem Material.
Klasse 25:
Bekleidungsstücke; T-Shirts; Kopfbedeckungen.
Klasse 28:
Spiele; Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell-
Poststellen; Spielkarten; geldbetätigte Spielautomaten.
Klasse 35:
Erstellung von Rechnungsauszügen, Lohn- und Gehaltsabrechnung,
Buchführung; Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbe-
fläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen
zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwer-
bung; Verteilen von Werbemitteln; Marketing, Marktforschung; Unterneh-
mensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unter-
nehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäfts-
führung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektro-
nische Kanäle (auch Internet); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsge-
schäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; Verwaltung von Kunden-
adressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Ver-
vielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten
in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts-
und Finanzabläufen; Dateienverwaltung in Computerablagen; Beratungs-
dienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vor-
genannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf
dem Gebiet der Datenverarbeitung.
Klasse 36:
Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewäh-
rung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassoge-
schäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten
zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Un-
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ternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenann-
ten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elekt-
ronische Kanäle.
Klasse 37:
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
Klasse 38:
Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung;
Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unter-
nehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über
elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Da-
ten und Informationen mittels Telekommunikation über elektronische Ka-
näle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call-
Centers; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Teleko-
pier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von
Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Ver-
mieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung); entgelt-
liches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank,
zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken
oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Ge-
biet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern und Infor-
mationen; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von
Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikati-
on, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienst-
leistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 39:
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis
(Car-Sharing, Car-Pooling); Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförde-
rung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen
sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen,
Waren und andere Güter; Frankieren von Postsendungen; Beförderung
von Personen sowie beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen,
Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeigen, Schienenbahnen, Schiffen
und Flugzeugen; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen
sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen Gütern; Vermittlung
von Beförderungsleistungen; Kurierdienste; Veranstaltung, Vermittlung,
Management und Durchführung von Reisen; Lagerung von beweglichen
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Sachen wie Briefe, Briefsendungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und
andere Güter, Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Do-
kumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeige; Vermietung
von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Pla-
nung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güter-
verkehr; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienst-
leistungen.
Klasse 40:
Druckarbeiten.
Klasse 41:
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbe-
sondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Per-
sonen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz- und
Geldgeschäften aller Art, kulturelle Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, Un-
terhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe
(Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen (Audioge-
räten, Filmgeräten, Videokameras und Filmzubehör).
Klasse 42:
Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Be-
triebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Ver-
mietung von Computersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und
Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte
(Hosting); Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren,
von Webseiten für Dritte; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vor-
genannten Dienstleistungen.
Klasse 43:
Vermietung von Versammlungsräumen für Ausbildungszwecke.
Klasse 45:
Rechtsberatung; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Lizenzvergabe
von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten.
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A.b Mit Schreiben vom 4. August 2008 beanstandete die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch für einen grossen Teil der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22, 28, 35, 26, 38, 39,
40, 41, 42 sowie 45 und schlug der Beschwerdeführerin gleichzeitig die
Sistierung des Markeneintragungsverfahrens bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Beschwerdeverfahrens betreffend die Eintragung der Wort-
marke "POST" (Gesuch 0319/2000, Schweizer Marke P-585603) vor.
Mit Verfügung vom 18. August 2008 sistierte die Vorinstanz das Eintra-
gungsverfahren.
A.c Am 20. August 2009 hob die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens
antragungsgemäss auf und setzte der Beschwerdeführerin eine Frist zur
Stellungnahme hinsichtlich der Beanstandung vom 4. August 2008.
Mit Stellungnahme vom 21. Dezember 2009 vertrat die Beschwerdeführe-
rin die Ansicht, das Zeichen sei originär unterscheidungskräftig und daher
ins Markenregister einzutragen, eventualiter mit dem Disclaimer "Schutz
beansprucht in Grossbuchstaben". Subeventualiter beantragte sie, das
Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen, sofern das Zeichen als
nicht unterscheidungskräftig beurteilt würde, subsubeventualiter wieder-
um mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben". Zum
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wurde eine im Frühjahr 2008 durch-
geführte demoskopische Umfrage zu den Akten gereicht.
A.d Mit Schreiben vom 31. Mai 2010 hielt die Vorinstanz an ihrer in der
ersten Beanstandung geäusserten Ansicht fest. Das Zeichen sei für die
zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend und
daher nicht originär unterscheidungskräftig. Die eingereichte Umfrage
betreffe nur Dienstleistungen der Klasse 39, für welche ein absolutes
Freihaltebedürfnis bestehe, so dass der Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung von vornherein ausgeschlossen sei. Eine Institutsnotorietät der Ver-
kehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens lehnte sie ab.
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2010 hielt die Beschwerdeführerin an
ihren Ansichten fest und verlangte den Erlass einer beschwerdefähigen
Verfügung.
B. Mit Verfügung vom 8. April 2011 liess die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch für folgende Waren und Dienstleistungen zu (vgl. Ziffer 2
des Dispositivs):
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Klasse 14:
Uhren, Wecker.
Klasse 16:
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.
Klasse 18:
Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen;
Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise-
und Handkoffer, Rucksäcke.
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, T-Shirts, Kopfbedeckungen.
Klasse 37:
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
Klasse 39:
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis
(Car-Sharing, Car-Pooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller
vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 41:
Sportliche Aktivitäten, Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportli-
che und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Aus-
bildungsanlagen (Audiogeräten, Filmgeräten, Videokameras und Filmzu-
behör).
Klasse 43:
Vermietung von Versammlungsräumen für Ausbildungszwecke.
Klasse 45:
Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Pa-
tenten.
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Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies die
Vorinstanz das Gesuch zurück (vgl. Ziffer 1 des Dispositivs).
C.
C.a Zur Begründung führte die Vorinstanz zuerst an, das Wortzeichen
"DIE POST" bestehe aus den beiden Begriffen "die" und "Post". "Die" sei
gemäss dem einschlägigen Nachschlagewerk (Duden – Deutsches Uni-
versalwörterbuch, umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache, 6., überarbeitete Auflage, Mannheim, Leipzig, Wien,
Zürich, Dudenverlag 2007) einer von drei der deutschen Sprache bekann-
ten bestimmten Artikeln. Unter "Post" würde gemäss der Entscheidung
des Bundesgerichtes (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – Post)
sowohl ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen, welches Ge-
genstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr
abwickle, als auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete etc.) verstanden.
C.b Hinsichtlich des massgeblichen Verkehrskreises erklärte die Vorin-
stanz, dass sich die strittigen Waren und Dienstleistungen sowohl an
Durchschnittskonsumenten als auch an Spezialisten (Philatelisten, Spedi-
tionsverantwortliche, Verantwortliche im Versand, Finanzwesen etc.) rich-
teten. Entsprechend zähle ein breites Publikum, welches Durchschnitts-
konsumenten und spezialisierte Fachkreise als Abnehmer der betroffenen
Waren und Dienstleistungen umfasse, zum massgeblichen Verkehrskreis.
C.c Das strittige Zeichen sei für sämtliche strittigen Waren und Dienstleis-
tungen beschreibend, da es sich in einem direkten Hinweis bezüglich des
Erbringers, Bestimmungszwecks, des thematischen Inhalts bzw. des dar-
gestellten Objekts, der Eigenschaften oder Verkaufs- bzw. Erbringungsort
erschöpfe.
C.d Mit Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41
und 42 führte die Vorinstanz zudem aus, dass es sich hierbei um Dienst-
leistungen handle, die typischerweise von einem im Postbereich tätigen
Unternehmen erbracht würden bzw. im Falle der Klassen 35, 40, 41 und
45 in einem engen Zusammenhang mit demselben stünden. Dies treffe
entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch auf die Dienstleistung
"Rechtsberatung" der Klasse 45 zu, da aufgrund der Rechtsfragen im zu-
nehmend liberalisierten Bereich des Postmarktes das Wortzeichen einer
möglicherweise erfolgenden Rechtsberatung für im Postbereich tätige
Unternehmen direkt beschreibend sei.
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C.e Nach Ansicht der Vorinstanz vermag weder die Tatsache, dass sich
das Zeichen aus zwei Wörtern zusammensetzt noch dessen durchge-
hende Grossschreibung an der fehlenden Unterscheidungskraft etwas zu
ändern. Ob das Zeichen in dieser Ausgestaltung überdies auch noch frei-
haltebedürftig wäre, könne aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut
mangels Unterscheidungskraft offen gelassen werden. Auch vermag nach
Ansicht der Vorinstanz der bestimmte Artikel "DIE" an dieser Schlussfol-
gerung nichts zu ändern, da die Abgrenzungsfunktion des bestimmten Ar-
tikels nicht bloss im Verhältnis zu anderen Betriebsstätten, welche ver-
gleichbare Waren und / oder Dienstleistungen erbringen, sondern auch zu
einer beliebig anderen Betriebsstätte ("nicht die Metzgerei, die Post") ste-
hen. Folgte man der Argumentation des Beschwerdeführers, müssten
auch Begriffe wie "DAS BROT" für Brot oder "DAS AUTO" für Autos ge-
schützt werden können.
C.f Ebenso schlage das Argument der Beschwerdeführerin fehl, wonach
es sich bei der Aussage des Bundesgerichtes im zitierten Entscheid Post
("Nur schon der Begriff "Die Post" besitze in der Schweiz erheblich höhe-
re Unterscheidungskraft als einfach nur "Post". Dem ist beizupflichten.")
um eine rechtskräftige, für die Vorinstanz verbindliche Feststellung hand-
le. Hierbei handle es sich lediglich um ein obiter dictum, welches gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Rechtskraft entfalten könne.
Zudem besage das erwähnte Zitat lediglich, dass "Die Post" unterschei-
dungskräftiger sei als "Post", womit jedoch noch keine Aussage darüber
gemacht sei, ob hiermit die gesetzlichen Anforderungen an die Unter-
scheidungskraft zur Überwindung der absoluten Ausschlussgründe erfüllt
wären. Ohnehin beziehe sich das Zitat auf die Ausführungen zur Ver-
kehrsdurchsetzung, nicht jedoch zur Unterscheidungskraft.
C.g Ebenso wenig könne anhand einer abstrakten Trefferzahl in Internet-
Suchmaschinen oder –Enzyklopädien sowie entsprechenden Hinweisen
auf den Markenauftritt der Schweizerischen Post mit "DIE POST" auf eine
allgemein übliche Zeichenverwendung geschlossen werden. Auch die
Nähe des hinterlegten Zeichens mit dem Firmennamen sei aufgrund der
Unabhängigkeit des Marken- und Firmenrechts nicht von Bedeutung.
C.h Das Zeichen sei zudem auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der
Dienstleistungen aus Klasse 39 sogar absolut freihaltebedürftig. Der Beg-
riff "DIE POST" bezeichne einerseits den Erbringer von Postzustelldienst-
leistungen im Sinne eines beliebigen Unternehmens, welches Nachrich-
ten, Briefe, Pakete usw. befördere, andererseits stehe der Begriff für den
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Gegenstand dieser Dienstleistungen im Sinne einer beförderten Nach-
richt, eines Briefes, Paketes oder einer Postkarte. Einem Mitkonkurren-
ten, welcher diese Zustell- und Beförderungsdienstleistungen gegenwär-
tig oder inskünftig ebenfalls erbringen wolle, stünden keine zahlreichen
gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung seiner Dienstleistungen
zur Verfügung, weshalb er auf die Verwendung der Bezeichnung "DIE
POST" angewiesen sei. Die fehlende allgemeine Verwendung des Beg-
riffs "DIE POST" durch Konkurrenzunternehmen schliesse in diesem Falle
das Vorliegen eines absoluten Freihaltebedürfnisses nicht aus. Diese Si-
tuation sei durch den Umstand begründet, dass die Schweizerische Post
von Gesetzes wegen jahrzehntelang eine Monopolstellung inne gehabt
habe.
C.i Hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, die
Bezeichnung POST sei für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39
absolut freihaltebedürftig und für diese Dienstleistungen könne sich das
Zeichen nicht durchsetzen. Aus Gründen der Rechtsicherheit sei eine
Verkehrsdurchsetzung aufgrund einer Gerichts- bzw. Institutsnotorietät
nur mit grösster Zurückhaltung zu akzeptieren und vorliegend ohnehin zu
verneinen. Die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingereichte
und im Frühjahr 2008 durchgeführte demoskopische Umfrage betreffe je-
doch genau diejenigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 39, für die
von einem absoluten Freihaltebedürfnis ausgegangen werde. Da die Ver-
kehrsdurchsetzung sich nicht auf einen anderen Waren- und Dienstleis-
tungsbereich als für denjenigen, für welchen sie glaubhaft gemacht wer-
de, erstrecken könnte, sei auch nicht mit dem Beschwerdeführer nach
dem Prinzip a maiore a minus anzunehmen, die für Brief- und Paket-
transport glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung zöge erst recht auch
den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sämtlicher anderer strittiger Wa-
ren und Dienstleistungen nach sich. Auch die Ausführungen der Be-
schwerdeführerin zur zentralen, teilweise marktbeherrschenden Stellung,
welche allesamt deren Bekanntheit betreffen, würden nichts zum Nach-
weis der Verkehrsdurchsetzung mittels markenmässigen Gebrauchs bei-
tragen.
C.j Hinsichtlich der ausländischen Voreintragungen der Zeichen "DIE
POST" in Deutschland und "LA POSTE" in Frankreich führt die Vorinstanz
aus, dass aufgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft wie
auch aufgrund der Freihaltebedürftigkeit ein klarer Fall vorliege und somit
auch eine blosse Indizienwirkung des ausländischen Entscheides nicht
zum Tragen komme.
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D.
D.a Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 24. Mai
2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter
Kosten- und Entschädigungsfolgen, die Aufhebung von Ziffer 1 des
Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zei-
chens "DIE POST" als Marke für alle beanspruchten Waren- und Dienst-
leistungen im Markenregister. Eventualiter sei das Zeichen "DIE POST"
als durchgesetzte Marke einzutragen. Subeventualiter sei das Zeichen
"DIE POST" mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchsta-
ben" einzutragen. Subsubeventualiter sei das Zeichen als durchgesetzte
Marke mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben" ein-
zutragen.
D.b Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin zunächst an, dass der
Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise nicht vollständig bei-
zupflichten sei, da gewisse der strittigen Waren und Dienstleistungen sich
nicht an beide Publikumsgruppen (Spezialisten und Durchschnittskonsu-
menten), sondern nur an Fachleute richteten. Zudem müsse die Eintra-
gungsfähigkeit einer Marke nach dem Gesamteindruck beurteilt werden.
Daher liessen sich die Erwägungen aus dem Verfahren "POST" nicht
ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen.
D.c Hinsichtlich des Sinngehaltes beanstandet die Beschwerdeführerin,
dass die Vorinstanz den bundesgerichtlich bestimmten Sinngehalt von
"POST" mit demjenigen von "DIE POST" gleichsetzte. Dem zusätzlichen
Markenelement "DIE" sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz sehr
wohl eine Bedeutung zuzumessen, da der bestimmte Artikel "DIE" zu ei-
ner klaren Zuordnung führe, und "DIE POST" insofern nicht eine beliebi-
ge, sondern eine konkret bestimmbare Betriebsstätte, hier diejenige der
Beschwerdeführerin, sei. Gemäss dem von der Vorinstanz zitierten Du-
den-Eintrag bedeute der vorangestellte Artikel "DIE" auch etwas Einmali-
ges.
Wie die Ergebnisse der demoskopischen Umfrage weiterhin belegten,
würde "DIE POST" als Herkunftshinweis verstanden und zu einem gros-
sen Teil der Beschwerdeführerin zugeordnet. Dies belege die auch nach
der Liberalisierung erhalten gebliebene Ausstrahlung der Herkunftsfunkti-
on des Zeichens.
Dass der vorangestellte Artikel "DIE" den Gesamteindruck des Zeichens
"DIE POST" massgeblich beeinflusse, belege auch die Abweisung der
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Löschungsklage gegen die deutsche Marke "DIE POST" durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das deutsche Bundespa-
tentgericht. Dort sei hierzu ausgeführt worden, dass der bestimmte Arti-
kel "DIE" ausreichend sei, um das Schutzhindernis fehlender Kennzeich-
nungskraft zu überwinden.
Weiterhin beanstandet die Beschwerdeführerin die Würdigung der Inter-
netsuchergebnisse in den einschlägigen Suchmaschinen. Die Beschwer-
deführerin habe dabei nicht – wie von der Vorinstanz angenommen – die
Unterscheidungskraft anhand der grossen Trefferzahl belegen wollen.
Vielmehr werde damit aufgezeigt, dass "DIE POST" inhaltlich der Be-
schwerdeführerin zugeordnet werde. Zudem begründe die Vorinstanz
nicht hinreichend, weshalb der beigebrachte Wikipedia-Auszug nicht von
Bedeutung sei.
Aus den aufgeführten Argumenten lasse sich schliessen, dass DIE POST
in seiner Unternehmensbedeutung von den relevanten Verkehrskreisen
als Herkunftshinweis wahrgenommen und von der überwiegenden Mehr-
heit sogar direkt der Beschwerdeführerin zugeordnet werde.
D.d Hinsichtlich der weiteren Bedeutung des Zeichens im Sinne des be-
förderten Gutes verstehe die Vorinstanz dieses zu befördernde Gut in ei-
nem zu weiten Sinne. Einträge in (online) Enzyklopädien bestätigten,
dass die Post als physische Post und nicht unkörperliche Nachrichten-
dienste verstanden würde. Moderne Kommunikationsdienstleistungen
würden demnach nicht vom Begriff "befördertes Gut" erfasst werden,
weshalb der Einwand fehlender Unterscheidungskraft mit Hinweis auf
diese Bedeutung des Begriffes für die entsprechenden Dienstleistungen
von Vornherein nicht greife.
Aufgrund der dargelegten dominanten betrieblichen Herkunftsbedeutung
könne das Zeichen nicht als zum Gemeingut gehörend qualifiziert wer-
den. Sollte dennoch das Zeichen nicht in dominanter Weise als Hinweis
auf die Beschwerdeführerin, sondern auch in seinem Bedeutungsinhalt
"befördertes Gut" verstanden werden, so sei zu beachten, dass die Vorin-
stanz den Sinngehalt "befördertes Gut" in unzulässiger Weise ausdehne.
Eine solche Ausdehnung des Sinngehalts gehe über die Prüfung einer all-
fälligen beschreibenden Aussage des Zeichens über die strittigen Waren
und Dienstleistungen hinaus. Die Beschwerdeführerin beanstandet aus-
serdem, dass die von der Vorinstanz aufgeführten Belege mehrheitlich
von ausländischen Websites stammten. Insbesondere die englischspra-
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chigen Websites könnten nicht als Nachweis des Verständnisses der
schweizerischen Verkehrskreise dienen.
D.e Die Beschwerdeführerin erachtet das Argument der Vorinstanz, ge-
mäss dem das Zeichen DIE POST für die strittigen Waren aus Klasse 9
einen Hinweis auf das Einsatzgebiet und den Bestimmungszweck der
Waren enthalte, für zu kurz gegriffen. Dies würde bedeuten, dass generell
keine Marken (mehr) registriert werden könnten, welche einen Sinngehalt
aufwiesen, denn jeder dieser Sinngehalte würde direkt auf das Einsatz-
gebiet bzw. den Bestimmungszweck hinweisen wie dies beispielsweise
bei den eingetragenen Marken "PASTACLUB", "ELITE SPORTS CARS",
"Broadband", "Video Interactive", "Golden Poker", "MONEY IN THE
BANK", "INTERNETSENSOR", "KV BILDUNG", "BUREAU COMPLET",
"CONCERTO", "NAVIGATOR" der Fall sei. Gestützt auf diese Beispiele
macht die Beschwerdeführerin zudem eine Verletzung des Anspruchs auf
Gleichbehandlung geltend. Auch das Argument, gemäss dem es sich bei
den strittigen Waren der Klasse 9 um solche mit einem direkten Zusam-
menhang zu Postdienstleistungen handle, greift nach der Auffassung der
Beschwerdeführerin aufgrund der erwähnten unzulässigen Erweiterung
des Sinngehaltes des Zeichens nicht. Zudem fehle für die meisten Waren
der Klasse 9 der konkrete Nachweis, dass die Bezeichnung DIE POST für
die betroffenen Waren beschreibend im Sinne eines Bestimmungszwecks
sein solle.
D.f Auch hinsichtlich der in Ziffer 6 der Verfügung der Vorinstanz bean-
standeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 28 würden die
Argumente des IGE die Registrierung von Marken, die einen Sinngehalt
aufwiesen, verbieten. Dies gilt beispielsweise für Marken wie "Schweize-
rische Rettungsflugwacht" (als Hinweis auf einen REGA-
Spielzeughelikopter), "Zuger Kantonalbank direkt" (als Hinweis auf
Finanzspiele wie "Monopoly", "MUSTANG" (als Hinweis auf Tierspiele-
oder Figuren), "SOCCER TIME" (als Hinweis auf jede Art von Spielen in
Zusammenhang mit Fussball), "Arrows" (als Hinweis auf Bogenschies-
sen), "LAC" (als Hinweis auf alle Spiele und Spielgeräte im Zusammen-
hang mit Wasser), "GOLDEN POKER" (als Hinweis auf ein Kartenspiel),
"The Bookshop" (als Hinweis auf Druckartikel wie Bücher), "QUIZ SAFA-
RI" (als Hinweis auf ein Quizspiel). Auch gestützt auf diese Beispiele
macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Anspruchs auf
Gleichbehandlung geltend.
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D.g Bezüglich der in den Ziffern 7 und 8 der Verfügung des IGE genann-
ten Waren der Klassen 16, 20 und 22 hindere der Hinweis auf einen Ver-
kaufsort vorliegendenfalls nicht die Eintragung des Zeichens als Marke,
da der Verkaufsort direkt in Bezug zu einer bestimmten Betriebsstätte
bzw. zur Beschwerdeführerin gesetzt werde. Folgte man der Vorinstanz,
seien auch bereits registrierte Marken wie "The Bookshop", "werkhaus",
"TAXCENTER", "CITIZEN OFFICE" nicht eintragungsfähig. Auch hier
macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Anspruchs auf
Gleichbehandlung geltend.
D.h Hinsichtlich der Beanstandung des IGE bei den strittigen Dienstleis-
tungen der Klassen 36, 38, 39 und 42 bemängelt die Beschwerdeführerin
wiederum die Ausdehnung des Sinngehaltes "befördertes Gut", das Ab-
stellen auf den nicht weiter konkretisierten Begriff "Postdienstleistungen"
sowie Beweismittel mit einem ausschliesslichen Bezug auf Sachverhalte
im Ausland.
D.i Zudem beanstandet die Beschwerdeführerin bezüglich den in den
Klassen 35, 40 und 41 beanspruchten Dienstleistungen einen Wider-
spruch zwischen Ziff. 9 und 10 der Verfügung hinsichtlich der Qualifikation
als typische Postdienstleistungen. Gemäss Auffassung der Beschwerde-
führerin handle es sich hierbei nicht um Dienstleistungen zur Beförderung
von postalischem Gut, weshalb die Marke DIE POST hierfür einzutragen
sei.
D.j Hinsichtlich der Qualifikation der Dienstleistungen der Klassen 35, 36,
38, 39, 40, 41 und 42 als traditionelle Postdienstleistungen bzw. als
Dienstleistungen mit einem engen Zusammenhang zu denselben komme
die Vorinstanz unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
ihrer Begründungspflicht nicht nach. Gemäss den in der Rechtsprechung
und den IGE-Richtlinien verankerten Grundsätzen über die absoluten
Ausschlussgründe aufgrund Zugehörigkeit zum Gemeingut sei das Zei-
chen als Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 41 einzu-
tragen.
D.k Ebenso fehle für die Behauptung der Vorinstanz bezüglich des be-
schreibenden Charakters des Zeichens für die strittigen Dienstleistungen
der Klasse 45 jegliche Begründung. Wolle man der Begründung der Vor-
instanz bezüglich der Dienstleistung Rechtsberatung folgen, so könnten
in Zukunft nie Marken für Rechtsberatungsdienstleistungen mit einem
auch nur entfernten Sinngehalt (wie beispielsweise DIE TOMATE für
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Rechtsdienstleistungen im Lebensmittelbereich) eingetragen werden.
Hinsichtlich entsprechender kürzlich erfolgter Markeneintragungen ("SKA
Schweizer Kompetenzzentrum für Akkupunktur", Easy Sana Krankenver-
sicherung", "LICHT-KRISTALL", "Websoft" sowie "privatinvest" macht die
Beschwerdeführerin daher eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbe-
handlung geltend. Es genüge zudem nicht, dass das Angebot einer
Rechtsberatung für im Postbereich tätige Unternehmen lediglich "denk-
bar" sei. Vielmehr sei der beschreibende Charakter im Bezug auf die
konkreten Dienstleistungen nachzuweisen. Inwiefern Sicherheitsdienst-
leistungen in einem engen Zusammenhang zu traditionellen Postdienst-
leistungen stünden, sei nicht ersichtlich. Gemäss dem in der Rechtspre-
chung und den IGE-Richtlinien verankerten Grundsatz, wonach ein Zei-
chen nur dann vom Markenschutz ausgeschlagen werden darf, wenn
zwischen dem Zeichen und der Dienstleistung ein so unmittelbarer und
konkreter Zusammenhang besteht, dass das Zeichen ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft
der konkret zu beurteilenden Dienstleistung schliessen lässt, sei das Zei-
chen als Marke für die Dienstleistungen der Klassen 45 einzutragen.
D.l Das Argument der Vorinstanz gemäss im Falle einer Markeneintra-
gung von DIE POST auch DAS BROT für Brot, DAS AUTO für Autos oder
DER APFEL für Äpfel eingetragen werden müssten, ginge am Kern der
Sache vorbei, da die Marke DIE POST gerade nicht für die Ware Post,
sondern eine Vielzahl von Dienstleistungen, deren Inhalt und Bezug zum
Zeichen zumindest eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zulas-
se.
Was die Zuordnung des erwähnten Zitates des Bundesgerichts über die
höhere Unterscheidungskraft des Zeichens DIE POST zum Thema Ver-
kehrsdurchsetzung anbelangt, so ergebe eine solche gemäss der Be-
schwerdeführerin im entsprechenden Kontext keinen Sinn. Zudem bringe
das Bundesgericht seine Aussage in direkten Bezug zum Thema "Unter-
scheidungskraft", weshalb eben davon auszugehen sei, dass das Bun-
desgericht dem Zeichen DIE POST eine erhöhte originäre Unterschei-
dungskraft gegenüber dem Zeichen POST zuordne.
D.m Die Beschwerdeführerin verweist auf die ausländischen Eintragun-
gen DIE POST im Namen der Deutschen Post AG in Deutschland wie
auch LA POSTE (=DIE POST) in Frankreich. Sie ist der Ansicht, dass die
Vorinstanz diese zu Unrecht nicht berücksichtige.
B-2999/2011
Seite 16
Zudem handle es sich vorliegend zumindest um einen Grenzfall, welcher
gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen wäre.
D.n Hinsichtlich der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit des Zeichens
macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Exklusivität der Nutzung
des Zeichens "DIE POST" durch die Schweizerische Post bereits seit
Jahrzehnten ohne negative Folgen für einen funktionierenden Wettbe-
werb bestehe. Zahlreiche Konkurrenten wie DPD, UPS, DHL, FedEx etc.
hätten sich bereits erfolgreich auf dem schweizerischen Markt etabliert.
Auch das Monopolargument sei hier nicht relevant, da der grösste Teil der
vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen gar nie unter das Post-
monopol fielen und die noch vorhandene Monopolstellung sich auf einen
sehr kleinen Bereich (einen Teil der Briefpost) beschränke. Die erfolgrei-
che Etablierung der besagten Konkurrenten auch in ehemals typischen
Monopolbereichen (Brief- und Paketpost) zeige deutlich, dass ein Freihal-
tebedürfnis nicht bestehe und auch künftig nicht mehr entstehen könne.
Auch in Deutschland und Frankreich liessen sich keine negativen volks-
wirtschaftliche Auswirkungen aufgrund der Eintragung feststellen. Zumin-
dest sei ein Freihaltebedürfnis im Zusammenhang mit elektronischen
(Telekommunikations-)Dienstleistungen ausgeschlossen, da diese nicht
vom Sinngehalt "befördertes Gut" erfasst seien.
D.o Hinsichtlich des Eventualbegehrens, gemäss dem sich das Zeichen
DIE POST für die strittigen Waren und Dienstleistungen im Verkehr
durchgesetzt habe und entsprechend einzutragen sei, weist die Be-
schwerdeführerin darauf hin, dass sie in der Schweiz in zahlreichen Zu-
gangspunkten und Filialien, in vielen, schweizweit laufenden Werbekam-
pagnen, Sponsoringanlässen etc. sowie nicht zuletzt ihrer Aktivitäten im
Bereich der Vermögensverwaltung (84 Milliarden Franken per Ende 2010)
omnipräsent sei. Es sei daher von einer gerichtsnotorisch bekannten
Durchsetzung des Zeichens auszugehen. Zudem sei die Post seit Jahren
unter den wertvollsten und bekanntesten Marken der Schweiz klassiert.
Es sei zudem nicht ersichtlich, weshalb die durchgeführte demoskopische
Umfrage von der Vorinstanz nicht berücksichtigt wurde. Obwohl die Um-
frage für die Dienstleistungen "Brief- und Pakettransport" durchgeführt
wurde, für welche gemäss der Vorinstanz das Zeichen wegen seines an-
geblich beschreibenden Charakters am wenigsten Unterscheidungskraft
aufweisen bzw. freihaltebedürftig sein soll, gehe deutlich hervor, dass die
Unternehmens – bzw. Kennzeichenbedeutung des Begriffes DIE POST
im Vordergrund stehe. Entgegen der Ansicht des IGE sei das Zeichen
B-2999/2011
Seite 17
daher selbst für die Dienstleistungen "Brief- und Paketpost" unterschei-
dungskräftig.
Mit dem Hinweis auf die Quasi-Identität von Firma (Die Schweizerische
Post) und Marke (DIE POST) der Beschwerdeführerin werde entgegen
der Ansicht der Vorinstanz nicht behauptet, Marken- und Firmenrecht sei-
en nicht zu unterscheiden. Es werde lediglich geltend gemacht, dass die
Bekanntheit der Firma der Beschwerdeführerin (auch in ihrer abgekürzten
Form "Die Post") Auswirkungen auf das Verkehrsverständnis des Schwei-
zer Publikums habe. Letzteres sei wiederum für die Beurteilung der Ver-
kehrsdurchsetzung relevant. Diese Quasi-Übereinstimmung von Marke
und Zeichen sowie die grosse Bekanntheit der Beschwerdeführerin sei
ein weiterer Hinweis auf die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchset-
zung. An diese Glaubhaftmachung seien zudem keine zu hohen Anforde-
rungen zu stellen.
D.p Die Beschwerdeführerin beanstandet die Begründung für die Vernei-
nung der Instituts- bzw. Gerichtsnotorietät der Marke, welche lediglich mit
dem Hinweis auf die Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit erfolge. Von
der Beschwerdeführerin werde gerade nicht geltend gemacht, dass allein
gestützt auf die Resultate der demoskopischen Umfrage auf die Ver-
kehrsdurchsetzung auf Dienstleistungen ausserhalb des Brief-und Paket-
transports geschlossen werden könne. Dieser Schluss ergebe sich aber
aus der Kombination mit den besonderen Umständen des Einzelfalls,
namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von "DIE POST". Auch
das Argument des IGE, gemäss dem die Bekanntheit der Marke noch
nichts über deren markenmässigen Verwendung aussage, schlage fehl,
da die demoskopische Umfrage gerade das Gegenteil beweise, nämlich
nicht nur den Bekanntheitsgrad des Zeichens, sondern auch die Wahr-
nehmung als Marke durch einen grossen Teil der Schweizer Verkehrs-
kreise. Schliesslich gelte auch bei den durchgesetzten Marken der
Grundsatz, wonach sie im Zweifelsfalle einzutragen und die endgültige
Entscheidung dem Zivilrichter überlassen sei.
D.q Hinsichtlich der Frage eines allfälligen absoluten Freihaltebedürfnis-
ses, wie diese von der Vorinstanz für (bestimmte) Dienstleistungen der
Klasse 39 angenommen werde, macht die Beschwerdeführerin geltend,
dass entgegen der Ansicht des IGE für Konkurrenten alternative Bezeich-
nungen zum Begriff "DIE POST" zur Verfügung stünden. Dies zeigten
allein die bereits genannten Beispiele. Zudem könnten seit dem erwähn-
ten Bundesgerichtsurteil in Sachen "POST" die Konkurrenten das Zei-
B-2999/2011
Seite 18
chen "POST" frei verwenden. Von dieser Möglichkeit habe bis anhin
jedoch niemand Gebrauch gemacht. Zudem sei das Institut der absoluten
Freihaltebedürftigkeit in der Lehre sehr umstritten, was für eine enge Aus-
legung spräche.
D.r Was den Subeventualantrag betrifft, so macht die Beschwerdeführerin
geltend, dass die Praxis bis anhin noch keine Schutzeinschränkung mit-
tels eines ausdrücklichen Disclaimers für andere Schreibweisen zu beur-
teilen hatte. In Analogie zu der bis anhin zulässigen Möglichkeit der
Schutzeinschränkungen im Bereich der farblichen Gestaltung von Mar-
ken, müsse auch eine Schutzeinschränkung bezüglich einer konkreten
Schreibweise bzw. konkreten Schriftgrössen zulässig sein. Die genaue
Qualifikation der Marke spiele dabei keine Rolle. Für den vom IGE gel-
tend gemachten beschreibenden Charakter im Bezug auf die strittigen
Waren und Dienstleistungen mache es jedoch sehr wohl einen Unter-
schied, ob die Schreibweise "DIE POST" oder "die Post" bzw. "Die Post"
verwendet werde. Die ausschliessliche Verwendung der Grossbuchsta-
ben sei aussergewöhnlich und betone die kennzeichenmässige Verwen-
dung des Zeichens. Dies belege auch die demoskopische Umfrage. Zu-
dem verkenne die Vorinstanz, dass der vorliegende Antrag noch nicht
Gegenstand der bundesgerichtlichen Beurteilung gewesen sei. Das Urteil
des Bundesgerichts in Sachen "POST" könne daher auch nicht herange-
zogen werden.
D.s Hinsichtlich des Subsubeventualantrages macht die Beschwerdefüh-
rerin schliesslich geltend, dass bei einer reinen Verwendung des Zei-
chens in Grossbuchstaben weder ein relatives noch ein absolutes Frei-
haltebedürfnis erkannt werden könne, da es den Konkurrenten jederzeit
freigestellt wäre, die Begriffe "Die Post" oder "die Post" frei zu verwenden.
Insofern könne die Eintragung als durchgesetzte Marke nicht verweigert
werden.
E.
E.a Mit Stellungnahme vom 11. August 20 hielt die Vorinstanz an der an-
gefochtenen Verfügung und deren Begründung vollumfänglich fest. Sie
führt erneut aus, dass laut höchstrichterlicher Entscheidung das Zeichen
"POST" in einem doppelten Sinne als das beförderte Gut sowie auch als
ein beliebiges Unternehmen im Postbereich direkt beschreibend sei und
für nahezu die identischen Waren und Dienstleistungen wie das vorlie-
gend strittige Zeichen zurückgewiesen wurde. Wie auch die Praxis des
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Seite 19
Bundesverwaltungsgerichts festhalte (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richt B-7426/2006- THE ROYAL BANK OF SCOTLAND), könne der be-
stimmte Artikel "DIE" nicht zur Unterscheidungskraft führen. Zudem habe
die höchstrichterliche Rechtsprechung wiederholt bestätigt, dass ein ab-
solutes Freihaltebedürfnis bei der Prüfung des Ausschlussgrundes von
Art. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zu berücksichtigen sei.
E.b Die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege 11-18 der
Beschwerdeführerin seien aus verschiedenen Gründen nicht geeignet,
die Verkehrsdurchsetzung für die übrigen strittigen Waren und Dienstleis-
tungen glaubhaft zu machen. Hinsichtlich der Belege 11, 12, 13, 14 und
18 kritisiert die Vorinstanz, dass sie in zeitlicher Hinsicht für den Nach-
weis nicht geeignet seien, da sie auf einen Zeitpunkt nach dem Hinterle-
gungsdatum (15. Juli 2008) datiert seien. Was die Belege 15, 16, 17 und
18 betrifft, beanstandet das IGE den fehlenden Bezug zu den strittigen
Waren und Dienstleistungen. In der Beilage 18 werde zudem nicht die
reine Wortmarke "DIE POST" abgebildet, sondern ein mit weiteren Ele-
menten versehenes kombiniertes Zeichen. Schliesslich ist nach der Auf-
fassung der Vorinstanz nicht davon auszugehen, dass die deutschspra-
chigen Belege ohne weitere Indizien geeignet seien, eine landesweite
Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen.
E.c Hinsichtlich des Subeventualiter- und des Subsubeventualiter-
Antrages bemerkt die Vorinstanz, dass die Zeichen so zu beurteilen seien
wie sie hinterlegt wurden. Es sei höchstrichterlich festgehalten worden,
dass in der Wahrnehmung der Adressaten bezüglich der "Markenart" kei-
ne Unterschiede folgten. Angewandt auf das hier strittige Zeichen sei bei
einer "Schutzbeanspruchung in Grossbuchstaben" ebenfalls nicht von ei-
ner anderen Wahrnehmung durch die Abnehmer auszugehen. Das Zei-
chen sei unabhängig von der Schriftweise daher aus der Sicht der Ab-
nehmer nicht unterscheidungskräftig und zudem für den Konkurrenten
freizuhalten.
F. Mit Verfügung vom 18. August 2011 wurde der Schriftenwechsel unter
Vorbehalt allfälliger weiterer Parteieingaben vom Instruktionsrichter abge-
schlossen.
G. Auf die vorgebrachten Argumente wie auch auf weitere im Verlaufe
des erstinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens von beiden Seiten
B-2999/2011
Seite 20
vorgebrachte Argumente wird soweit erforderlich in den untenstehenden
Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 8. April 2011 stellt eine Verfügung nach
Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezem-
ber 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur
Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorin-
stanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die
Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen,
ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert
und hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Auf-
hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1
VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf
die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung.
Ziffer 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist in Rechtskraft
erwachsen. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren bildet demnach
nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die Waren und Dienstleis-
tungen gemäss Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung das
Markeneintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen hat.
3.
Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die aus anderen Gründen für
den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen,
denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des
Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
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Seite 21
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Basel 2009, N. 247 [in der Folge MARBACH SIWR]; CHRISTOPH WILLI, in
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34 [in der Folge WILLI, Kommentar MSchG).
3.1 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zeichen ohne Unter-
scheidungskraft insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeich-
nungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaf-
fenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, so-
fern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht
in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akusti-
sche Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE
129 III 514 E. 4.1 – Lego und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Ge-
meingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Quali-
tätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des
Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas
work, BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece).
3.2 Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen
(WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar-
kenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 ff. [in der Folge MARBACH Verkehrskreise]).
Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen
die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der
betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers
(WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44; MARBACH Verkehrskreise, a.a.O., S. 6). Zur
Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der
Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet
(RKGE vom 28. Juni 1999, in: sic! 5/1999 S. 557 E. 4 – Pedi-Med, mit
Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge-
setz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [in der Folge DAVID, Kom-
mentar MSchG], Art. 2 N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 – S und
RKGE vom 7. Mai 2003, in: sic! 10/2003 S. 806 E. 4 – SMArt, je mit Ver-
weis auf DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 18).
Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung
der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu beurteilende Zei-
B-2999/2011
Seite 22
chen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Be-
darfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit eher geringer oder
durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft. Dagegen ist bei teuren und
seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten
von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (DAVID ASCHMANN, in:
GREGOR BÜHLER, MICHAEL NOTH, FLORENT THOUVENIN (HRSG), Kommen-
tar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 26 mit Verweis auf
BGE 134 III 547, 552 – Freischwinger Panton II, BGE 122 III 382, 388 –
Kamillosan sowie BGE 84 II 441, 445 – Xylokain).
3.3 Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens
zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von
mehreren Bedeutungen dominiert und dies zu einer Unbestimmtheit des
Aussagegehalts des Zeichens führt (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post und B-2125/2008 vom
15. Mai 2009 E. 2.3 – Total Trader; RKGE vom 14. Juni 2006, in: sic!
4/2007 S. 269 E. 4 – Royal). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn
ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall
kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den
Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – Post und 4A_492/2007
vom 14. Februar 2008 E. 3.4 – Gipfeltreffen). Schliesslich erfüllt ein Zei-
chen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche
Sinnvarianten des Zeichens letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeu-
tung hinauslaufen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008
vom 23. Januar 2009 E. 5.2.1 – After hours und B-958/2007 vom 9. Juni
2008 E. 4.5 – Post).
An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutig-
keit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Cha-
rakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware
oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004
vom 25. November 2004, in: sic! 4/2005, 279 E. 3.3 – Firemaster). Im Fal-
le mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prüfen, welche Bedeu-
tung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung aus-
schlaggebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2006
vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 – Gipfeltreffen; RKGE vom 27. Januar 2004,
in: sic! 9/2004 S. 671 E. 7 – Europac).
B-2999/2011
Seite 23
3.4 Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in einer Be-
zeichnung stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein
Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt
aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen
des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fan-
tasienamen ausgeht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008
vom 6. November 2008 E. 3.3 – SWISTEC). Bei Wortverbindungen oder
aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist deshalb
zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu
prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware
oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn
ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Ja-
nuar 2009 E. 3 – After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2
– Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile
der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische
Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und
die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen
(ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 100 ff.). Eine zergliedernde, analytische
Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, z.B. wenn die Aufgliede-
rung für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom
17. Juli 1999, in: 5/1999 S. 559 – Dystar).
3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der
Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige
Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece).
4.
Die Beschwerdeführerin kritisiert die von der Vorinstanz erfolgte Definition
der relevanten Verkehrskreise. Es sei der Schlussfolgerung der Vorin-
stanz, gemäss der sich die strittigen Waren und Dienstleistungen an ein
breites Publikum, d.h. sowohl an Spezialisten als auch an Durchschnitts-
konsumenten richten, nicht vollständig beizupflichten, da sich gewisse
strittige Waren und Dienstleistungen wie Verkaufsautomaten oder die
Verwaltung von Kundenadressdateien ausschliesslich an Fachleute rich-
ten würden. Welche konkreten (unterschiedlichen) Rechtsfolgen die Be-
schwerdeführerin aus dieser Definition der Verkehrskreise bei dem stritti-
gen Zeichen, welches in sprachlicher Hinsicht keine besonderen Anforde-
rungen stellt (vgl. hierzu, MARBACH, Verkehrskreise, S. 4 mit Hinweis auf
BGE 120 II 144 - Yeni Raki), konkret ableitet, legt sie jedoch nicht dar.
B-2999/2011
Seite 24
Obwohl, wie im Folgenden gezeigt werden soll, die nuancierte Definition
der Verkehrskreise für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht
oder kaum ausschlaggebend sein dürfte, legt das Bundesverwaltungsge-
richt anknüpfend an die strittigen Waren und Dienstleistungen die präzi-
sierte Definition der Beschwerdeführerin seiner Beurteilung zugrunde.
5.
Zunächst ist der Sinngehalt des Zeichens "DIE POST" zu ermitteln, bzw.
zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch die Vorinstanz rech-
tens ist.
5.1 Strittig ist hierbei nicht der Sinngehalt der einzelnen Elemente des
Zeichens, sondern insbesondere, welche Bedeutung dem zusätzlichen
Markenelement "DIE" im Gesamteindruck und im Unterschied zum
höchstrichterlichen Urteil "Post" (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember
2008 - Post) zukommt bzw. ob der bestimmte Artikel "DIE" ausreicht, um
aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen ein be-
stimmtes, im Postbereich tätiges Unternehmen zuzuordnen und nicht nur
lediglich ein beliebiges derartiges Unternehmen darunter zu verstehen.
Gemäss der Vorinstanz vermag der bestimmte Artikel "DIE" an der man-
gelnden Unterscheidungskraft und der Zugehörigkeit des Zeichens zum
Gemeingut nichts zu ändern (vgl. o. Sachverhalt, Bst. C.e). Die Gleichung
"bestimmter Artikel = bestimmte Betriebsstätte" greife zu kurz. Auch bele-
ge das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 – The Royal
Bank of Scotland, E. 3.2, dass durch das (anpreisende) Hinzufügen des
bestimmten Artikels gerade kein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft
geschaffen werden könne. Die Aussage des Bundesgerichts zum Begriff
"Die Post" im Urteil BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – Post sei
lediglich als obiter dictum ohne Verbindlichkeit im Bezug auf die Vorin-
stanz zu werten (vgl. o. Sachverhalt, Bst. C.f).
Es ist an dieser Stelle in allgemeiner Hinsicht anzumerken, dass die Ein-
tragungspraxis naturgemäss sehr kasuistisch ist und selbst geringe Un-
terschiede der Zeichen von erheblicher Bedeutung sein können
(MARBACH SIWR, N. 233 mit weiteren Hinweisen). Insofern ist der Be-
schwerdeführerin beizupflichten, wenn sie rügt, dass die Vorinstanz die
Konsequenzen dieses Zusatzes auf die Unterscheidungskraft des Zei-
chens nicht ausreichend gewürdigt hat.
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Seite 25
In diesem Zusammenhang ist jedoch auch klarzustellen, dass die Aussa-
ge in Erwägung 6.4.2 im zitierten Urteil "Post" den vorliegendem Ent-
scheid nicht dahingehend zu präjudizieren vermag, dass von der Eintra-
gung des strittigen Zeichens zwingend auszugehen wäre. Auch wenn
"DIE POST" als unterscheidungskräftiger als "POST" angesehen wurde,
ist damit noch keine bindende Aussage über die Frage erfolgt, ob das
Zeichen "DIE POST" die gesetzlich geforderte Unterscheidungskraft für
die Eintragungsfähigkeit im Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleis-
tungen zu erreichen vermag.
5.2 Ohne Weiteres kommt aber entgegen der Ansicht der Vorinstanz dem
bestimmten Artikel "die" vorliegend eine individualisierende Funktion zu
(vgl. auch Beilage 1 zur angefochtenen Verfügung, Auszug aus dem Du-
den-Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswör-
terbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6. überarbeitete Auflage,
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, Dudenverlag 2007). Demnach handelt es
sich bei der von der Beschwerdeführerin angeführten Argumentation nicht
lediglich um eine verkürzte Gleichung im Sinne "bestimmter Artikel = be-
stimmtes Unternehmen", sondern es dürfte sogar als gerichtsnotorische
Tatsache anerkannt werden, dass mit dem Zeichen "DIE POST" von
allen betroffenen Verkehrskreisen nur ein bestimmtes Unternehmen,
nämlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges, im
Postbereich tätiges Unternehmen (wieder)erkannt wird. Dass die Schwei-
zerische Post diesen Zuordnungseffekt zumindest auch teilweise einer
jahrzehntelangen Monopolstellung zu verdanken hat, muss aus marken-
rechtlicher Sicht unbeachtlich bleiben. Zwar ist es die Aufgabe der abso-
luten Ausschlussgründe, eine überschiessende Zeichenmonopolisierung
pro futuro zu verhindern, jedoch kann es Gegebenheiten wie den soeben
beschriebenen Zuordnungseffekt, der unter anderem aus einer früheren
Monopolstellung herrühren mag, nicht ungeschehen machen.
Auch kann der bestimmte Artikel "die" entgegen der Ansicht der Vorin-
stanz vorliegend nicht wie im Beispiel "die schweizerische Bank" (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 – The Royal Bank of
Scotland, E. 3.2) als lediglich anpreisendes Hinzufügen verstanden wer-
den. Die grosse Anzahl "schweizerischer" oder "Schweizer" Banken, zu
denen die Grossbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Kantonalban-
ken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Börsen-, Effekten-, Vermögensver-
waltungsbanken etc. zählen, verunmöglichen in dem genannten Beispiel
einen klaren Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft und der be-
stimmte Artikel "die" vermag keine Zuordnung, sondern lediglich einen
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Seite 26
anpreisenden Effekt zu bewirken. Die bis anhin nach Ansicht des Bun-
desverwaltungsgerichts überschaubare Liste (altrechtlich) konzessionier-
ter und meldepflichtiger, oftmals ausländischer, schwerpunktmässig im
Geschäftskundenbereich tätiger und zumindest dem Durchschnittskon-
sumenten teilweise nicht oder kaum bekannter Postunternehmen (vgl. bis
am 30. September 2012 auf der Internetseite der ehemaligen Postregula-
tionsbehörde [PostReg] einsehbare Liste [];
gemäss telefonischer Auskunft bei der Nachfolgebehörde Eidgenössische
Postkommission [PostCom] derzeit in Überarbeitung) erlaubt hingegen in
casu eine solche Zuordnung mittels des bestimmten Artikels, weshalb die
Aussage des Bundesverwaltungsgerichts im soeben zitierten Fall The
Royal Bank of Scotland nicht auf die vorliegende Konstellation übertrag-
bar ist. Sofern sich das Zeichen an Fachkreise und Geschäftskunden
richtet, ist davon auszugehen, dass diese die Marktverhältnisse gut ken-
nen und im strittigen Zeichen a fortiori ein bestimmtes Unternehmen er-
kennen. Das Zeichen "DIE POST" verweist insofern auf das Unterneh-
men "Die Schweizerische Post" und nicht zugleich auf andere Postfirmen
wie Aramex, DHL, DPD, Federal Express Europe (FedEx), TNT Swiss
Post und United Parcel Service (UPS), welche ebenfalls über ein schwei-
zerisches Verteilnetz verfügen (vgl. bis am 30. September 2012 auf der
Internetseite der ehemaligen Postregulationsbehörde [PostReg] einseh-
bare Information [ >Aktuell>News]).
Auch wenn bei der Würdigung von Internetrecherchen im Eintragungsver-
fahren zu Recht eine angemessene Zurückhaltung geboten ist, so ist der
Beschwerdeführerin dennoch darin zuzustimmen, dass die von ihr einge-
reichten Internetsuchergebnisse immerhin als weiteres Indiz zu Gunsten
der Zuordnung des strittigen Zeichens zu einem bestimmten Unterneh-
men zu werten sind (vgl. o., Sachverhalt, Bst. D.c).
5.3 Nichtsdestotrotz ist auch das Wortzeichen "DIE POST" mehrdeutig
und weist unbestrittenermassen ebenso auf "das beförderte Gut" (Briefe,
Pakete etc.) hin. Auch wenn die Mehrdeutigkeit eines Zeichens an sich
kein Schutzausschlussgrund darstellt (vgl. o. E. 3.3), kann letztlich ent-
sprechend dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur im Bezug auf
die konkreten Waren und Dienstleistungen und aus der Sicht der betrof-
fenen Verkehrskreise ermittelt werden, ob eine Bedeutung und falls ja,
welche, dominiert und für die Beurteilung ausschlaggebend ist: die indivi-
dualisierende, unternehmensbezogene Bedeutung des Zeichens oder die
Sachbezeichnung "das beförderte Gut".
B-2999/2011
Seite 27
5.4 Bei der Beantwortung der Frage, ob im Hinblick auf die einzelnen
strittigen Waren und Dienstleistungen die unternehmensbezogene Be-
deutung oder die Sachbezeichnung des Zeichens ausschlaggebend ist,
vermag – wie von der Beschwerdeführerin gefordert - vorab eine Klärung
des Begriffs "Postdienstleistungen" eine Hilfestellung zu geben, da hiermit
die Nähe dieses Begriffs zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" zu-
nächst in allgemeiner Weise ermittelt werden kann.
Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe diesen Begriff nicht
spezifiziert und weit über den ermittelten Sinngehalt "das beförderte Gut"
ausgedehnt und beispielsweise auch die Beförderung nicht physischer
Güter darunter verstanden.
Die Beschwerdeführerin selbst verwendet den Begriff "Postdienstleistun-
gen" in ihren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gen>>" selbst (Ausgabe 2012; on-line einsehbar auf der Internetseite
konsultiert am 12. Februar 2013). Auch wenn der Gel-
tungsbereich dieser AGB in Art. 1 auf das gesamte Produkt- und Dienst-
leistungsangebot, welches in den Broschüren umschrieben ist, verweist,
erscheinen die AGB dennoch lediglich auf Beförderungsdienstleistungen
von Briefen, Paketen etc. zugeschnitten zu sein, nicht jedoch auf andere
von der Schweizerischen Post angebotene Dienstleistungen.
Die Enzyklopädie Brockhaus (DER BROCKHAUS, Multimedia-Edition,
Mannheim 2010, Eintrag zu "Postwesen, Post") führt hingegen unter dem
Stichwort "Postwesen, Post" aus, dass es sich dabei um den Zweig des
Sektors Dienstleistungen handelt, der die Bereiche Nachrichten-, Güter-,
Zahlungs- und Personenverkehr (Postbus) umfassen kann; Kernbereiche
des Postwesens sind der Brief- und der Paketdienst.
Insgesamt erscheint es jedoch angebracht, bei der Begriffsbestimmung
der "Postdienstleistungen" die gesetzliche Definition der "Postdienste" im
neuen Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0) als Interpre-
tationshilfe für die vorliegende markenrechtliche Beurteilung heranzuzie-
hen. Die Totalrevision der Postgesetzgebung wurde vom Parlament am
17. Dezember 2010 verabschiedet und ist am 1. Oktober 2012 in Kraft
getreten. Die entsprechende, in dieser Form in der bisherigen Gesetzge-
bung noch nicht enthaltene Definition erläutert den Begriff "Postdienste"
in Art. 2 PG wie folgt:

B-2999/2011
Seite 28
Art. 2 Begriffe
In diesem Gesetz bedeuten:
a. Postdienste: das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von
Postsendungen;
b. Postsendungen: adressierte Sendungen in der endgültigen Form, in der sie von ei-
ner Anbieterin von Postdiensten übernommen werden, namentlich von Briefen, Pake-
ten sowie Zeitungen und Zeitschriften;
c. Briefe: Postsendungen von maximal 2 cm Dicke und maximal 2 kg Gewicht;
d. Pakete: Postsendungen von mehr als 2 cm Dicke und bis zu einem Gewicht von 30
kg;
e. Zeitungen und Zeitschriften: regelmässig erscheinende Publikationen in Papier-
form, welche einer breiten Leserschaft zugestellt werden.
[f. ….].
Soweit die Frage der Marktöffnung im Postwesen auch im Markenrecht
von Bedeutung ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-958/2007 vom 9. Juni 2008 – Post, E. 6.1.2, B-741/2006 vom 16. März
2007 – Yeni Raki/Yeni Efe, E.6), ist an dieser Stelle ausserdem zu er-
wähnen, dass in Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG verankert wird, dass das Gesetz
insbesondere die Rahmenbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb
beim Erbringen der Postdienste schaffen soll.
Zusammenfassend kann demnach auch unter Heranziehung der (neuen)
gesetzlichen Definition der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Argumen-
tation, wonach der Begriff "Postdienstleistungen" lediglich in einem enge-
ren Sinne, d.h. nur in Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie
Briefe, Pakete etc. und somit in einem engen Zusammenhang zur Sach-
bezeichnung "das beförderte Gut" zu verstehen ist, zugestimmt werden.
Eine solche enge Umschreibung dürfte zudem durchaus weder im Wider-
spruch zum erwähnten Brockhaus-Eintrag stehen, gemäss dem der
Kernbereich des Postwesens der Brief-und Paketdienst sind, noch zur ei-
genen Aussage der Beschwerdeführerin, wonach das Standardgeschäft
mit Briefen und Paketen nach wie vor das logistische Kerngeschäft und
Haupteinnahmequelle der Schweizerischen Post ist und bleibt (vgl.
on-line einsehbare Information auf der Internetseite
B-2999/2011
Seite 29
> Konzern >Publikationen > Dossiers > Logistische Kundenlösungen;
konsultiert am 11. Oktober 2012). Auch die betroffenen Verkehrskreise
dürften sogar mit den Postdienstleistungen in erster Linie die genannten
Beförderungsdienstleistungen in Verbindung bringen. Dass die Post
daneben auch - traditionellerweise oder nicht – weiter Dienstleistungen
anbietet, kann im Zusammenhang mit "dem beförderten Gut" keine Rolle
spielen.
Wie bereits angekündigt (vgl. o. E. 5.3), ist im Folgenden zu prüfen, ob in
Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen die Sach- oder die
Unternehmensbezeichnung ausschlaggebend ist.
6.
6.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 sind in der Tat
für Dienstleistungen im Postbereich bestimmt. Anknüpfend an die obigen
Aussagen hinsichtlich des Begriffs der "Postdienstleistungen" bzw. der
"Postdienste" ist bezüglich des beschreibenden Charakters des Zeichens
zu differenzieren.
6.1.1 Einrichtungen für die Überprüfung von Frankierungen, Zeit- und Da-
tumserfassungsgeräte sowie Briefwaagen sind lediglich dazu bestimmt,
die Abwicklung der Beförderung von Postsendungen zu erleichtern, womit
der Zusammenhang zu dem "beförderten Gut" und somit die Dominanz
der beschreibenden Sachbezeichnung nicht von der Hand zu weisen ist.
Ja es kann sogar davon ausgegangen werden, dass den genannten Wa-
ren keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt und sie
lediglich als Hilfswaren zur Erbringung von Postdienstleistungen zu quali-
fizieren sind.
6.1.2 Hingegen sind die weiteren Waren dieser Klasse, namentlich Auto-
maten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informati-
onszwecken sowie die mit Zahlungsmitteln betätigten Automaten nach
der Abschaffung der Briefmarkenautomaten (vgl. hierzu NZZ vom
12. Februar 2011; online einsehbar unter
schweiz/willkommen-buero-kabine-adieu-briefmarkenautomat-1.9485636;
konsultiert am 26. September 2012)
nicht für Postdienstleistungen im oben umschriebenen Sinne bestimmt.
Es ist auch kein anderer Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das be-
förderte Gut" feststellbar, weshalb der mit dem Zeichen verbundene Hin-
weis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen und nicht irgendein beliebi-
B-2999/2011
Seite 30
ges (Post-)Unternehmen als Erbringer dieser Zahlungsdienstleistungen
zweifelsohne überwiegt. Dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, für
welchen die genannten Waren zumindest teilweise bestimmt sind, zu den
weiteren "traditionellen" Postdienstleistungen zählt, ist somit unerheblich
(vgl. o. E. 5.4).
6.1.3 Die verbleibenden Waren dieser Klasse, die Programme für elektro-
nische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte sowie die magnetischen
und optischen Datenträger, besitzen ein sehr breites Anwendungsspekt-
rum. Sie können zur Abwicklung der oben umschriebenen Postdienstleis-
tungen, die einen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte
Gut" aufweisen, wie auch zur Abwicklung anderer (Post-)Dienstleistungen
eingesetzt werden. Diese Konstellation führt dazu, dass das strittige Zei-
chen im Bezug auf diese Waren einen unbestimmten Aussagegehalt auf-
weist, da nicht auszumachen ist, ob die Sachbezeichnung oder die Un-
ternehmensbezeichnung vorherrschend ist. Gemäss konstanter Praxis
(vgl. o., E. 3.3 mit weiteren Hinweisen) kann demnach dem Zeichen die
Schutzfähigkeit diesbezüglich nicht abgesprochen werden.
6.1.4 Da sich das Bundesverwaltungsgericht in den vorangegangen Er-
wägungen zu den Waren der Klasse 9 im Sinne der Beschwerdeführerin
an der Bedeutung "das beförderte Gut" orientiert, erübrigt sich eine Prü-
fung des in diesem Zusammenhang geltend gemachte Verletzung des
Anspruchs auf Gleichbehandlung. Der Vollständigkeit halber sei hierzu
noch erwähnt, dass der Antrag der Beschwerdeführerin nicht so verstan-
den werden kann, dass sich die Prüfung der Unterscheidungskraft des
Zeichens einerseits am Sinngehalt "das beförderte Gut" zu orientieren hat
und gleichzeitig die Eintragung des Zeichens für Waren, welche in einem
engen Zusammenhang zu eben diesem Sinngehalt stehen, erfolgen
muss (vgl.o., Sachverhalt Bst. D.d).
6.2 Auch bezüglich der Waren der Klasse 16 gilt es zu differenzieren.
6.2.1 Die beanspruchten "Druckererzeugnisse, einschliesslich Bücher,
Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen" dieser
Klasse besitzen ein ähnlich breites Anwendungs- und Themenspektrum
wie die soeben genannten (elektronischen) Datenträger der Klasse 9.
Entsprechend vermag die Mehrdeutigkeit, die für das Zeichen auch im
Bezug auf diese Waren besteht, dessen Schutzfähigkeit nicht zu beein-
trächtigen. Dasselbe hat auch für die Papeterie- und Schreibwaren der-
selben Klasse zu gelten. Der gegebenenfalls im Zeichen mit enthaltene
B-2999/2011
Seite 31
Hinweis auf den Verkaufsort schadet der Schutzfähigkeit des Zeichens
nicht, da der Verkaufsort einem ganz bestimmten Unternehmen zugeord-
net werden kann. Eine Prüfung der im Bezug auf diese Waren geltend
gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich
daher.
6.2.2 Hinsichtlich weiterer Waren der Klasse 16, namentlich den Papier-
waren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton);
Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien
sowie den Briefmarken, vorfrankierten Couverts oder Paketen sowie den
Grusskarten ist der Zusammenhang zu dem beförderten Gut sowie zu
den Postdienstleistungen im engeren Sinne allerdings offensichtlich, da
die Bezeichnung "DIE POST" im Sinne von "das beförderte Gut" bzw.
"das Paket" oder "der Brief" untrennbar mit dessen Verpackung verbun-
den ist. Erst eine entsprechende Verpackung und Frankierung ermöglicht
dessen Beförderung. Auch in Bezug auf diese Waren erscheint es ange-
bracht, von einer Qualifikation derselben als Hilfswaren auszugehen (vgl.
Urteil der RKGE vom 5. Februar 2002 – Die Post, E. 5 in sic! 2002, 242
ff). Die Unternehmensbedeutung des Zeichens vermag daher hier nicht
durchzudringen. Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des An-
spruchs auf Gleichbehandlung im Bezug auf eingetragene Marken wie
"The Bookshop" (CH602075), "werkhaus" (CH 595946), "TAXCENTER"
(CH 606565), "CITIZEN OFFICE" (CH 611910), die einen Hinweis auf
den Verkaufsort beinhalten, vermag die Beschwerdeführerin nicht durch-
zudringen, da vorliegend nicht der Hinweis auf den Verkaufsort, sondern
die Dominanz der Sachbezeichnung für die mangelnde Unterscheidungs-
kraft ausschlaggebend ist.
6.2.3. Bei den Briefständern ist deren Bestimmungszweck als Aufbewah-
rungsort für beförderte Briefe unverkennbar und das Zeichen auch hierfür
nicht unterscheidungskräftig.
6.3 Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Verpackungsmaterialien der
Klassen 20 und 22 gilt das unter 6.2.2 Gesagte.
6.4 Was die Spiele, das Spielzeug, insbesondere die Postautomodelle
oder die Modell-Poststellen etc. der Klasse 28 betrifft, ist kein Bezug zu
den Postdienstleistungen im engeren Sinne ersichtlich. Der Hinweis auf
das dargestellte Objekt vermag die Schutzfähigkeit des Zeichens für die-
se Waren insofern nicht zu beeinträchtigen als es einen Bezug zu einem
bestimmten Unternehmen darstellt. Eine Prüfung der im Bezug auf diese
B-2999/2011
Seite 32
Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehand-
lung erübrigt sich daher.
6.5 Hinsichtlich der umfassenden und vielfältigen Dienstleistungen der
Klassen 35, 36, 38 und 42 ist ein direkter Bezug zur Sachbezeichnung
"das beförderte Gut" bzw. zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne
nicht ersichtlich. Sollte ein solcher Bezug beispielsweise bei den Dienst-
leistungen mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum wie dem Sam-
meln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, der Dateien-
verwaltung in Computerablagen (Klasse 35) oder dem Erarbeiten von Da-
tenverarbeitungsprogrammen, dem Design von Webseiten etc. (Klasse
42) gegeben sein, so erscheint er jedoch nicht als derart dominant, dass
damit der Unternehmenshinweis des Zeichens verdrängt wird. Das Zei-
chen ist somit für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig.
6.6 Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 40, 41 und
45 gilt ähnliches. Während bei den kulturellen Aktivitäten klarerweise
nicht von einem Zusammenhang zu den Postdienstleistungen weder im
engeren noch im weiteren Sinne gesprochen werden kann, liegt bei den
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung auf
dem Gebiet der Beförderung von Waren und Gütern allenfalls ein Grenz-
fall vor, welcher praxisgemäss einzutragen ist (vgl. o. E. 3.5 mit weiteren
Hinweisen). Der Gegenstand der Rechtsberatung hingegen kann wieder-
um sehr breit gefächert sein, weshalb von einer Dominanz der Sachbe-
zeichnung nicht ausgegangen werden kann. Das Zeichen ist somit auch
für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Eine Prüfung der im
Bezug auf diese Dienstleistungen geltend gemachten Verletzung des An-
spruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher.
6.7. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 ist jedoch zu differen-
zieren.
6.7.1 Bei den Beförderungsdienstleistungen wie der Lieferung, Lagerung,
Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von
Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie
Dokumente, Wertsachen, Waren und anderer Güter; Frankieren von
Postsendungen; Kurierdiensten etc. liegt es auf der Hand, dass es sich
dabei eben um die Postdienstleistungen im oben beschriebenen engeren
Sinne handelt und daher ein enger, ja ein engster Bezug zur Sachbe-
zeichnung "das beförderte Gut" vorliegt, womit das Zeichen für diese
Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.
B-2999/2011
Seite 33
6.7.2 Was hingegen die übrigen strittigen Dienstleistungen dieser Klasse
betrifft, namentlich die blosse Vermittlung von Beförderungsleistungen;
Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen;
Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente,
Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von La-
gercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung
(Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterver-
kehr, erscheint die Sachbezeichnung nicht als derart dominant, dass dem
Zeichen hierfür die Eintragung verweigert werden müsste. Hinsichtlich der
Planung von Verkehrslösungen für den Güterverkehr liegt maximal ein
Grenzfall vor, welcher nach der ständigen Praxis ebenfalls einzutragen ist
(vgl. o. E. 3.5 mit weiteren Hinweisen).
6.8 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass auch das Zeichen
"DIE POST" für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 nicht unterscheidungskräftig
ist. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45 ist das Zeichen hingegen einzutra-
gen.
7.
Die Vorinstanz hat das Zeichen im Bezug auf die vorliegend noch verblei-
benden strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22
und 39 und soweit sie dieses als direkt beschreibende Angabe auffasst,
zu Recht als freihaltebedürftig erachtet.
7.1. Die Vorinstanz erachtet das Zeichen zudem in Bezug auf denjenigen
Teil der Dienstleistungen der Klasse 39, für den das Zeichen soeben als
nicht unterscheidungskräftig eingestuft wurde (vgl. o. E. 6.7.1), als abso-
lut freihaltebedürftig. Die Beschwerdeführerin weist unter anderem darauf
hin, dass das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit umstritten und
in der Doktrin nicht unkritisiert geblieben ist. Nichtsdestotrotz handelt es
sich hierbei um ein in der Praxis des Bundesgerichts etabliertes Rechts-
institut (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 - Post, BGE
4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 - Lindor-Kugel, BGE 84 II 221 vom 3.
März 1958 – Trois plants, weitere Hinweise in: MARBACH SIWR, N. 452),
weshalb diese Frage auch vorliegend zu prüfen ist. Auch eine von der
Beschwerdeführerin nicht vorgebrachte andersartige Spruchpraxis der
Behörden der EU vermag an der geltenden Rechtslage, gemäss der die
Schweiz eine hiervon unabhängige Markenpraxis führt, nichts zu ändern
(BGE AA_261/2010 vom 5. Oktober 2010 - V, E. 4.2).
B-2999/2011
Seite 34
7.2 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihaltebe-
dürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind
(DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2, N. 6, 38 und 40; WILLI, Kommentar
MSchG, Art. 2N. 149-151 ad Art. 2). So sind Zeichen, die zur unmittelba-
ren Aussage in Bezug auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden
sowie jene Zeichen, auf deren Verwendung der Verkehr zwingend ange-
wiesen ist, nicht durchsetzungsfähig (MARBACH, SIWR. N. 448 ff. mit wei-
teren Hinweisen). Gemäss der Botschaft zum MSchG wird ein absolutes
Freihaltebedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen
Ausdrucks sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20). In der Regel wird ein ab-
solutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sein, wenn ein langjähriges staatli-
ches Monopol aufgehoben wird und bisher gesetzlich vorbehaltene Be-
zeichnungen freigegeben werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7491/2006 vom 16. März 2007, E.6 – Yeni Raki/Yeni Efe mit Hinweisen
auf die Rechtsprechung der RKGE sowie B-958/2007 vom 9. Juni 2008,
E. 6.1.2 – POST). Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts will
der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des Monopols
regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen, weshalb das
Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden soll.
7.3 Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach der grösste Teil der
strittigen Waren und Dienstleistungen niemals dem Postmonopol unter-
standen habe, verfängt zumindest für die hier in Frage stehenden Dienst-
leistungen der Klasse 39 nicht. Mit dem per 1. Oktober 2012 in Kraft ge-
tretenen neuen Postgesetz wird zwar der Rahmen für eine vollständige
Öffnung des Postmarktes, welches den Wegfall des bisherigen Beförde-
rungsmonopols für Briefe bis 50 g umfasst, geschaffen. Ziel des Gesetzes
ist gemäss Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG zudem die Gewährleistung der Rah-
menbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb bei der Erbringung
von Postdienstleistungen. Jedoch wurde mit den parlamentarischen Bera-
tungen der Zeitpunkt der vollständigen Liberalisierung auf unbestimmte
Zeit verschoben. Es erscheint daher angemessen, an dieser Stelle fest-
zuhalten, dass das Markenrecht den nicht zuletzt aufgrund der verblei-
benden Monopolstellung noch zögerlich spielenden Wettbewerb im
Briefmarkt (vgl. Geschäftsbericht 2011 Postregulationsbehörde [PostReg],
noch on-line einsehbar auf der Internetseite des Eidgenössichen Depar-
tementes für Umwelt, Energie und Verkehr
>Organisation >Regulierungsbehörden >PostCom >Berichte, konsultiert
am 06.02.2013) nicht ex post zu korrigieren vermag. Andererseits kann
im Sinne einer umfassenden Interessensabwägung wohl zu Recht davon
ausgegangen werden, dass das Markenrecht zeitlich unbestimmte, aber
B-2999/2011
Seite 35
dennoch wohl nicht ausserhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit liegende
künftige Liberalisierungsschritte und eine entsprechende Entwicklung der
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht unnötig erschweren soll.
Nebenbei sei bemerkt, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin,
gemäss der der Wettbewerb in Ländern wie Deutschland und Frankreich,
wo das Zeichen "DIE POST" bzw. "LA POSTE" eingetragen wurde, prob-
lemlos spiele und sich die Konkurrenz etabliert habe, wohl nicht vollum-
fänglich zutreffen dürfte. Trotz vollständiger (formaler) Liberalisierung der
Briefmärkte stellt das Sondergutachten 62 der deutschen Monopolkom-
mission vom Dezember 2011 unter Kapitel 2.3 Randziffer 23 fest, dass
die Wettbewerbsentwicklung im Briefmarkt insgesamt stagnierend sei und
noch kein funktionierender Wettbewerb bestünde (Gutachten on-line ein-
sehbar auf der Internetseite der deutschen Monopolkommission
>Aktuell >SG Post, konsultiert am
06. Februar 2013). Den Wettbewerbern scheint es offenbar nicht gelun-
gen zu sein, hier Marktanteile hinzuzugewinnen. In Frankreich war die
vollständige Marktöffnung für den 1. Januar 2011 vorgesehen. Eine Eva-
luation der hierdurch allenfalls veränderten Wettbewerbssituation liegt
nach dem Kenntnisstand dieses Gerichts noch nicht vor. Für die mit der
Schweiz vergleichbaren Rahmenbedingungen im Briefmarkt vor der voll-
ständigen Liberalisierung stellt die Botschaft des Bundesrates vom
20. Mai 2009 zum neuen Postgesetz (BBl 2009, S. 5161 ff) auf S. 5193
fest, dass in der Zustellung von adressierten Sendungen im Inland so gut
wie kein Wettbewerb bestehe, im grenzüberschreitenden Briefverkehr,
Paket- und Expressmarkt hingegen eine relativ hohe Wettbewerbsintensi-
tät herrsche. Auch wenn sich nicht feststellen lässt, ob und inwiefern die
jeweiligen Markeneintragungen zu einer Wettbewerbsstagnierung beige-
tragen haben, lässt sich andererseits die Behauptung, dass in den Län-
dern mit diesen Eintragungen der Wettbewerb problemlos verlaufe, nicht
aufrecht erhalten.
7.4 In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin ist hingegen festzu-
halten, dass seit dem Urteil des Bundesgerichts in Sachen "POST" die
Verwendung des Zeichens "POST" allen Mitbewerbern der Beschwerde-
führerin frei zur Verfügung steht. Es ist daher der Frage nachzugehen, ob
die Möglichkeit der freien Verwendung des Zeichens "POST" ein absolu-
tes Freihaltebedürfnis am Zeichen "DIE POST" auszuschliessen vermag.
Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang ausserdem
geltend, dass seit der freien Verwendung des Zeichens "POST" scheinbar
keiner der Mitkonkurrenten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
B-2999/2011
Seite 36
hat. Bereits im zitierten Urteil "POST" hielt das Bundesverwaltungsgericht
jedoch in Erwägung 6.1.2 fest, dass es nicht massgebend sei, dass die
Bezeichnung "POST" von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht
werde, sondern, dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Beg-
riffe in der deutschen Sprache zur Verfügung stehen, mithin dass der
Sprachgebrauch zur Umschreibung der entsprechenden Waren und
Dienstleistungen potentiell stark eingeschränkt wäre. Es ist vorliegend
auch nicht ersichtlich, inwiefern an diesem Mangel an gleichwertigen Al-
ternativen der bestimmte Artikel "die" etwas zu ändern vermag, weshalb
das Interesse des Wirtschaftsverkehrs an der freien Kommunikation auch
in diesem Falle stärker gewichtet werden muss als das Risiko, dass der
von einem Unternehmen geschaffene Goodwill in ausbeuterischer Weise
mitverwendet werden kann (vgl. MARBACH SIWR, N. 261).
7.5 Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass das von
der Vorinstanz angenommene absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil
der Dienstleistungen der Klasse 39 nachvollziehbar ist. Mit anderen Wor-
ten entziehen sich die betroffenen Dienstleistungen dem Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGE 134 III 314 vom 11. März 2008, E. 2.3.2
- M/M-joy), selbst wenn das eingereichte demoskopische Gutachten, wel-
ches sich lediglich auf eben diese Dienstleistungen bezieht, arte legis er-
stellt sein sollte.
8. Für die übrigen noch strittigen Waren der Klassen 9, 16, 20 und 22
könnte sich das Zeichen jedoch im Verkehr durchgesetzt haben.
Ausgehend von der obigen Klassifizierung der betroffenen Waren als
Hilfswaren (vgl. o. E. 6.1.1, 6.2.2, 6.3) für die Erbringung von Postdienst-
leistungen im engeren Sinne der Klasse 39, für die das Zeichen "DIE
POST" absolut freihaltebedürftig ist, ist jedoch fraglich, ob für diese Wa-
ren ein selbständiger Durchsetzungsbeweis möglich wäre. Zumindest
wurde ein solcher von der Rekurskommission für Geistiges Eigentum
(RKGE vom 5. Februar 2002 – Die Post, E. 5 in sic! 2002, 242 ff) für die
Waren der Klassen 16 und 20 abgelehnt. Die Waren der Klassen 9 und
22 standen in dem soeben zitierten Fall nicht zur Debatte. Ausgehend
von der obigen Feststellung, dass es sich bei all den noch strittigen Wa-
ren um Hilfswaren handelt, erübrigt sich demnach eine weitere Prüfung
der Verkehrsdurchsetzung, welche somit mangels selbständiger Durch-
setzungsmöglichkeit weder glaubhaft gemacht noch gerichtsnotorisch
angenommen werden kann.
B-2999/2011
Seite 37
Selbst wenn die betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 nicht als Hilfs-
waren zu qualifizieren wären, so scheint die Kritik der Vorinstanz (vgl.o.
Sachverhalt, Bst. E.b) an den von der Beschwerdeführerin zum Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung ins Recht gelegten Belegen 11-18 im Lichte
der bisherigen Praxis (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 – Post mit weiteren Hinweisen und
B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - traveltip) nicht zu beanstanden.
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips ist es zudem ebenso
nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz die Anerkennung einer Art "Auswei-
tung" der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für die anderen
strittigen Dienstleistungen verweigert. Die Beschwerdeführerin wendet
dagegen ein, dass sich die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung vor-
liegend aus der Kombination mit den besonderen Umständen des Einzel-
falls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von "DIE POST" für
alle strittigen Waren und Dienstleistungen ergebe. Auch wenn das Bun-
desgericht im von der Beschwerdeführerin zitierten Fall Smarties (BGE
131 III 121) eine Kombination von verschiedenen Tatsachen und Elemen-
ten zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung zulassen mag, so
betraf in diesem Falle jedoch keines der Elemente ein absolut freihalte-
bedürftiges Zeichen.
Von der unstrittigen Omnipräsenz der Beschwerdeführerin kann auch
nicht pauschal auf die gerichtsnotorische markenmässige Verwendung
des Zeichens "DIE POST" im Bezug auf sämtliche verbleibenden stritti-
gen Waren und Dienstleistungen geschlossen werden. Bei den vorliegend
noch zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 9 und 22 handelt es
sich beispielsweise um Frankiermaschinen und Verpackungsmaterialien
aus Textil. Von Gerichtsnotorietät dürfte hier nicht gesprochen werden
können.
Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass das Zeichen "DIE
POST" auch hinsichtlich der verbliebenen strittigen Waren der Klassen 9,
16, 20 und 22 der Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich ist, da es sich
hierbei um Hilfswaren zur Erbringung derjenigen Dienstleistungen han-
delt, für welche das Zeichen als absolut freihaltebedürftig erachtet wurde.
Selbst wenn die Qualifikation der betroffenen Waren der Klassen 9 und
22 als Hilfswaren, für welche noch keine Praxis vorliegt, anders ausgefal-
len wäre, so entsprechen die Belege zur Glaubhaftmachung der Ver-
kehrsdurchsetzung nicht den Anforderungen der Rechtsprechung (Urteile
B-2999/2011
Seite 38
des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 –
Post mit weiteren Hinweisen und B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - tra-
veltip). Auch kann hinsichtlich der betroffenen Waren nicht von einer Ge-
richtsnotorietät des Zeichens gesprochen werden.
9. Im Subeventualantrag der Beschwerdeführerin, welcher lediglich in
Bezug auf die verbliebenen strittigen Waren und Dienstleistungen eines
Teils der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu prüfen
ist, macht diese geltend, dem Zeichen komme bei einer Schreibweise
ausschliesslich in Grossbuchstaben originäre Unterscheidungskraft zu.
Gleichzeitig sei bis anhin die Konstellation einer Schutzeinschränkung bei
Wortmarken auf eine bestimmte Schreibweise in Form eines Disclaimers
noch nie Gegenstand einer (höchst)richterlichen Überprüfung gewesen.
Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts erscheint die Figur
des Disclaimers vorliegend obsolet. Eine Marke ist als Ganzes und unter
Einbezug aller Gestaltungselemente zu prüfen. Führt erst die Verbindung
zur Unterscheidungskraft, so geniesst jedoch selbstverständlich auch
einzig die Gesamtgestaltung markenrechtlichen Schutz, während das Ba-
siselement als solches durch die Registrierung nicht gesperrt wird
(MARBACH, SIWR, N. 480)
Auch führt nicht jede grafische Gestaltung automatisch zur Eintragungs-
fähigkeit. Vielmehr muss dieselbe so ausgeprägt sein, dass das Erschei-
nungsbild der Marke vom schutzunfähigen Basiselement klar differiert. So
verlangt das Bundesgericht, die Gestaltung müsse eigenwillig sein bezie-
hungsweise aus dem üblichen Rahmen deutlich herausfallen (BGE
4A.13/1995 vom 20. August 1996 - Elle; MARBACH, SIWR, N. 482 mit wei-
teren Hinweisen). Analog zu den Vorgaben im Hinblick auf die grafische
Gestaltung ist im Bezug auf die Schreibweise einer Marke davon auszu-
gehen, dass auch diese aussergewöhnlich zu sein hat. Entgegen der An-
sicht der Beschwerdeführerin trifft dies auf eine Schreibweise des Zei-
chens in Grossbuchstaben jedoch nicht zu, handelt es sich doch hierbei
um ein äusserst banales Gestaltungselement, das zur Unterscheidungs-
kraft des Zeichens hinsichtlich der verbleibenden strittigen Waren und
Dienstleistungen nichts beizutragen vermag. Auch das Zeichen "DIE
POST" in Grossbuchstaben bleibt mehrdeutig und kann sich in seiner Un-
ternehmensbedeutung im Bezug auf die verbleibenden strittigen Waren
und Dienstleistungen nicht gegenüber der Sachbezeichnung durchset-
zen.
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10. Subsubeventualiter macht die Beschwerdeführerin schliesslich gel-
tend, dass sich das Zeichen mit der Schreibweise in Grossbuchstaben im
Verkehr durchgesetzt habe. Aufgrund der festgestellten Banalität der be-
anspruchten Gestaltung des Zeichens ist auch nicht ersichtlich, inwiefern
die Schreibweise in Grossbuchstaben an der absoluten Freihaltebedürf-
tigkeit des Zeichens für die genannten Dienstleistungen der Klasse 39
etwas zu ändern vermag, selbst wenn so die Schreibweisen "Die Post"
oder "die Post" frei verwendet werden dürften. Auch kann die Schreibwei-
se in Grossbuchstaben die eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung im Bezug auf die verbleibenden Waren, sofern
der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in diesen Fällen überhaupt mög-
lich ist (vgl. o. E. 8), nicht verbessern. Eine eingehendere Prüfung des
Subsubeventualantrages erübrigt sich daher.
11. Schliesslich sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die von der Be-
schwerdeführerin geltend gemachte Indizienwirkung der ausländischen
Eintragungen des Zeichens "DIE POST" in Deutschland bzw. des Zei-
chens "LA POSTE" in Frankreich vorliegend nicht weiter von Bedeutung
sein kann. Eine solche Indizienwirkung kommt praxisgemäss nur in einem
Grenzfall zum Tragen (BGE AA_261/2010 vom 5. Oktober 2010, "V", E.
4.2). Hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, bei denen ge-
mäss der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ein solcher Grenz-
fall vorliegt, hat sich dieses Gericht bereits zugunsten der Eintragung ent-
schieden. Weitere Grenzfälle sind nach der hier vertretenen Ansicht
nicht ersichtlich. Der Vollständigkeit halber kann in Bezug auf Deutsch-
land noch bemerkt werden, dass die Eintragung des Zeichens dort nur in
Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 39 erfolgt ist und Deutschland –
wie übrigens auch Frankreich – das Institut der absoluten Freihaltebedürf-
tigkeit nicht bzw. unter dem Einfluss der Rechtsprechung des EuGH nicht
mehr kennen (vgl. RAINER IBEL, Schutzvoraussetzungen und Schutzum-
fang im deutschen und französischen Markenrecht, Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Wien, 2007, S. 130 ff., S. 162
ff.).
12. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung
des Zeichens "DIE POST" in Bezug auf einen Teil der Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu
Recht gestützt auf die fehlende konkrete Unterscheidungskraft, auf die
fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung sowie auf das abso-
lute Freihaltebedürfnis verweigert hat. Für die übrigen strittigen Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45
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Seite 40
ist das Zeichen hingegen einzutragen. Somit vermag sich die Beschwer-
deführerin hinsichtlich des Markenschutzes für eine grossen Teil der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen durchzusetzen. Hiervon ausge-
nommen bleibt jedoch der Bereich, welcher das Kerngeschäft der Be-
schwerdeführerin bildet. Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzu-
heissen.
13. Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise, das
heisst in etwa zur Hälfte. Im entsprechenden Umfang sind die Verfah-
renskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die
Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögens-
interessen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwi-
schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE
133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Vor diesem Erfah-
rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, wobei jedoch
der vergleichsweise erhöhte Aufwand und ein deutlich höherer Streitwert
zu berücksichtigen ist. Insgesamt erscheint daher eine Gebühr von
Fr. 5'000.- als angemessen. Die von der Beschwerdeführerin teilweise
geschuldete Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- ist mit dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– zu verrechnen.
14. Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine entsprechend
gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und ver-
hältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der
Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführerin
hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung auf-
grund der Akten und nach pflichtgemässem Ermessen festgesetzt wird
(Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die eingereichte Beschwerdeschrift ist mit über 30
Seiten relativ umfangreich. Angesichts der relativen Komplexität der
Streitsache erscheint gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE ein Stundenansatz
von Fr. 300.- als angemessen. Im Umfang ihres Obsiegens wird daher
eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MwSt.) als angebracht er-
achtet.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Zeichen wird für fol-
gende Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zugelassen:
Klasse 9:
Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte;
magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zah-
lungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten;
Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informa-
tionszwecken.
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren,
Prospekte und andere Publikationen; Papeteriewaren, Schreibwaren.
Klasse 28:
Spiele; Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell-
Poststellen; Spielkarten; geldbetätigte Spielautomaten.
Klasse 35:
Erstellung von Rechnungsauszügen, Lohn- und Gehaltsabrechnung,
Buchführung; Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbe-
fläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen
zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwer-
bung; Verteilen von Werbemitteln; Marketing, Marktforschung; Unterneh-
mensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unter-
nehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäfts-
führung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektro-
nische Kanäle (auch Internet); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsge-
schäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; Verwaltung von Kunden-
adressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Ver-
vielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten
in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts-
und Finanzabläufen; Dateienverwaltung in Computerablagen; Beratungs-
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dienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vor-
genannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf
dem Gebiet der Datenverarbeitung.
Klasse 36:
Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewäh-
rung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassoge-
schäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten
zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Un-
ternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenann-
ten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elek-
tronische Kanäle.
Klasse 38:
Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung;
Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unter-
nehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über
elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von
Daten und Informationen mittels Telekommunikation über elektronische
Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call-
Centers; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Teleko-
pier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von
Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Ver-
mieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung); entgelt-
liches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank,
zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken
oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Ge-
biet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern und Infor-
mationen; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von
Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikati-
on, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienst-
leistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 39:
Vermittlung von Beförderungsleistungen; Veranstaltung, Vermittlung,
Management und Durchführung von Reisen; Vermietung von Lagerraum
für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere
Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von
Auskünften über Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik) von Verkehrs-
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lösungen für Personen- und Güterverkehr; Beratungsdienstleistungen be-
züglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 40:
Druckarbeiten.
Klasse 41:
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbe-
sondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Per-
sonen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz- und
Geldgeschäften aller Art, kulturelle Aktivitäten.
Klasse 42:
Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Be-
triebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Ver-
mietung von Computersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und
Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte
(Hosting) ; Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren,
von Webseiten für Dritte; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vor-
genannten Dienstleistungen.
Klasse 45:
Rechtsberatung; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.
Soweit weitergehend, wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwer-
deführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 5'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin wird nach Eintritt der
Rechtskraft dieses Urteils der Betrag von Fr. 2'500.- aus der Gerichtskas-
se zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte
Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.

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4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-
formular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 58849/2008 - DIE POST; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro
Lopes

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift
ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 26. Februar 2013