B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3000/2015
Ur t e i l vom 1 4 . D e z embe r 2 0 1 6
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Beatrice Badilatti.
Parteien
Affiliated Managers Group, Inc.,
600 Hale Street, US-MA 01965 Prides Crossing,
vertreten durch Dr. iur. Lorenza Ferrari Hofer
und/oder Dr. iur. Michael Reinle,
Pestalozzi Rechtsanwälte AG,
Löwenstrasse 1, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung Nr. 1125708
"AFFILIATED MANAGERS GROUP".
B-3000/2015
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Affiliated Managers Group, Inc. (domiziliert in den Vereinigten Staaten
von Amerika; nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der interna-
tional registrierten Marke Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS
GROUP", welche sich auf eine in den Vereinigten Staaten eingetragene
Basismarke stützt. Im Sinne einer nachträglichen Benennung wurde der
Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED
MANAGERS GROUP" auch auf die Schweiz für folgende Dienstleistungen
der Klasse 36 ausgedehnt:
Klasse 36: Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de
placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour
des tiers ; services d’investissement dans des fonds communs de placement.
B.
B.a Das Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) erliess
am 7. April 2014 eine "notification de refus provisoire total (sur motifs
absolus)" mit der Begründung, dass das Zeichen in der Bedeutung von
"filiale se composant de managers" den Dienstleistungserbringer und seine
Eigenschaften direkt beschreibe.
B.b Am 4. September 2014 machte die Beschwerdeführerin gegenüber
der Vorinstanz geltend, dass das Zeichen "AFFILIATED MANAGERS
GROUP" als Marke eintragungsfähig sei. Bei der englischen Wortkombi-
nation handle es sich nicht um ein beschreibendes Zeichen, da die Marke
unter anderem unbestimmte und gleichzeitig verschiedene Assoziationen
hervorrufen würde. Ausserdem würden zahlreiche Eintragungen der Marke
"AFFILIATED MANAGERS GROUP" im Ausland existieren.
B.c Mit Schreiben vom 27. November 2014 hielt die Vorinstanz an der Zu-
rückweisung der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED
MANAGERS GROUP" für alle beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 36 fest. Das vorliegend als "Gruppe konzernverbundener Manager"
verstandene Zeichen beschreibe die Art und den Erbringer der Dienstleis-
tungen sowie dessen Eigenschaften direkt, womit es dem Gemeingut zu-
zuordnen sei.
B-3000/2015
Seite 3
B.d Mit Stellungnahme vom 26. Januar 2015 an die Vorinstanz betonte die
Beschwerdeführerin weiterhin die Schutzfähigkeit der internationalen Re-
gistrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP". Der Gesamt-
eindruck spreche gegen den beschreibenden Charakter des Zeichens.
C.
Am 9. April 2015 verfügte die Vorinstanz, dass der internationalen Regist-
rierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" der Schutz in der
Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 verweigert
wird, da das Zeichen die Art und den Erbringer der Dienstleistungen der
Klasse 36 sowie deren Eigenschaften direkt beschreibe.
D.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2015
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbe-
gehren:
"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE)
betreffend internationale Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED
MANAGERS GROUP" vom 9. April 2016 sei aufzuheben und der interna-
tionalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP"
sei der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen in
Klasse 36 zu erteilen.
2. Eventualiter: Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (IGE) betreffend internationale Registrierung Nr. 1125708
"AFFILIATED MANAGERS GROUP" vom 9. April 2016 sei aufzuheben
und die Streitsache sei zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen des
Bundesverwaltungsgerichts an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass es sich bei der eng-
lischen Wortkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" um kein
beschreibendes Zeichen handle. Der Bezug zwischen "MANAGERS",
"AFFILIATED" und "GROUP" und Finanzdienstleistungen sei nicht unmit-
telbar und ausschliesslich. Ausserdem würden die Zeichenelemente keine
typische Beziehungsnähe herstellen. Zudem handle es sich bei der Kom-
bination der Zeichenelemente "AFFILIATED" und "GROUP" um Begriffe,
die für viele wirtschaftliche Bereiche verwendet würden. Auch die Zei-
chenkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" als Ganzes sei
nicht beschreibend. Schliesslich weist sie auf verschiedene Eintragungen
der Marke "AFFILIATED MANAGERS GROUP" in englisch- und nicht-
englischsprachigen Ländern hin.
B-3000/2015
Seite 4
E.
Mit Eingabe vom 26. Juni 2015 reichte die Vorinstanz die Vorakten ein und
beantragt, unter Verzicht auf eine Vernehmlassung und Hinweis auf die
Begründung der angefochtenen Verfügung die Abweisung der Be-
schwerde.
F.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Parteien im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-
gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten-
vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die
Rechtsvertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
Abs. 2 VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide
Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,
SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP,
SR 0.232.112.4). Gemäss der Fassung des Protokolls vom 1. September
2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, re-
vidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) unterzeichnet
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Seite 5
haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach
dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Ver-
bindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die USA das Madrider
Abkommen nicht unterzeichnet haben, gilt vorliegend eine Frist von 18 Mo-
naten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die Notifikation der inter-
nationalen Marke IR 1037958 bzw. der nachträglichen Benennung im
Sinne einer Schutzausdehnung vom 10. April 2013 erfolgte am 9. Mai
2013. Mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 7. April 2014 hat die
Vorinstanz folglich die genannte Frist gewahrt.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zei-
chen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts,
des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5
Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwi-
schenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu
dieser Norm können somit herangezogen werden (BGE 135 III 359 E. 2.5.1
["akustische Marke"]; 128 III 454 E. 2 "YUKON").
3.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, so-
fern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie bean-
sprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2
Bst. a MSchG).
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Indivi-
dualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderli-
che Unterscheidungskraft fehlt, wobei beide Fallgruppen eine gewisse
Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "YOU"; BVGE 2010/32
E. 7.3 "PERNATON/PERNADOL 400"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 und N. 249;
CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis
B-3000/2015
Seite 6
wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich
sind (MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 42). Ist ein Zeichen
sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314
E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom
30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande" und 4A_370/2008
vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post").
Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesge-
richts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse
Romande"). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke
hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D]"). Die
Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht
der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren und Dienstleistungen
zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 "Première"), wobei es ausreicht, dass
der beschreibende Charakter vom Publikum ohne besondere Denkarbeit
und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar ist (Urteil des Bundes-
gerichts 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 "Magnum"). Die
Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu be-
urteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44).
3.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere,
wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Ge-
genstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in
einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1
"Masterpiece", 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"). Der gedankliche Zusammen-
hang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der beschrei-
bende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar
ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen "Securitas"). Bloss entfernte
gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den Gemeingutcharakter
einer Marke zu begründen (BGE 116 II 609 E. 1c "Fioretto", 114 II 371 E. 1
"alta tensione"). Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 mit
Hinweisen "Radio Suisse Romande"). Gemäss der Rechtsprechung
werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts
einen Grenzfall darstellen, eingetragen (BVGE 2013/41 E. 3.5 "Die Post").
3.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
B-3000/2015
Seite 7
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 mit Hinweisen
"terroir [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 214).
3.4 Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist es für die Beurteilung der
Schutzfähigkeit unerheblich, ob ein Wort bereits gebräuchlich ist oder nicht.
Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst
ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zei-
chen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von
den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über be-
stimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder
Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des Bundesgerichts 4A_492/2007
vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen" und 4A_265/2007 vom 26. Sep-
tember 2007 E. 2.1 "American Beauty"; Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.3 "Snowsport (fig.)";
MARBACH, a.a.O., N. 285 mit Hinweisen auf die entsprechende Praxis der
RKGE).
3.5 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228
E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom
22. Dezember 2003, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 "Discovery
Travel & Adventure Channel"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.6 "EQUIPMENT"), es sei denn sie
werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden,
was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum
Grundwortschatz gehört (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 "DIAMONDS OF THE TSARS";
vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen zum
Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 "Delight Aromas (fig.)",
in sic! 2008, 485). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute
Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank", Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "S" und
B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"). Fremdwörter
können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert ha-
ben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistun-
gen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/2007 vom
12. Dezember 2008 E. 7 "Apply-Tips" und B-600/2007 vom 21. Juli 2007
E. 2.3.3 "Volume up").
B-3000/2015
Seite 8
4.
Die Dienstleistungen der Klasse 36, für welche die Beschwerdeführerin
Schutz beantragt hat, richten sich an schweizerische Durchschnittskonsu-
menten, aber auch an spezialisierte Fachkreise aus dem Finanzsegment,
was die Beschwerdeführerin nicht in Abrede stellt (Verfügung vom 9. April
2015, S. 2 und Beschwerde vom 8. Mai 2015, Rz. 15). Für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft des Zeichens ist deshalb vom Verständnis dieser
Verkehrskreise auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 4 "GREEN PACKAGE"). Die Dienst-
leistungen der Klasse 36 werden in der Regel mit grosser Sorgfalt und nicht
alltäglich ausgewählt. Für den Erwerb solcher Dienstleistungen kann ent-
sprechend eine hohe Aufmerksamkeit erwartet werden.
5.
5.1 Zum Bedeutungsgehalt bzw. zum Verständnis des Zeichens
"AFFILIATED MANAGERS GROUP" führt die Beschwerdeführerin aus,
dass dieser für die Vorinstanz selbst nicht klar verständlich sei. So sei sie
zuerst von "Konzern bestehend aus Managern" und im Rahmen des
Schreibens vom 27. November 2014 bzw. der angefochtenen Verfügung
von "Gruppe konzernverbundener Manager" ausgegangen. Der schweize-
rische Abnehmer werde "MANAGERS" im Sinne von Manager oder
Geschäftsführer verstehen. Die entsprechende Bedeutung habe mit die-
sem Bedeutungsgehalt Eingang in den schweizerischen Sprachgebrauch
gefunden. Die Ansicht der Vorinstanz, dass nicht auf die deutsche Bedeu-
tung des Wortes "MANAGERS" abgestellt werden könne, sei nicht korrekt.
Die Bedeutung der Ursprungssprache sei nach Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts bei der Markenprüfung nicht mehr primär rele-
vant, wenn das entsprechende Wort Eingang in die deutsche oder franzö-
sische Sprache gefunden hat. Gemäss Duden werde Manager als "mit
weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestat-
tete, leitende Persönlichkeit eines Großunternehmens" verstanden. Im all-
gemeinen Sprachgebrauch werde unter Manager ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter eines Unternehmens verstanden.
5.2 Die Vorinstanz führt in Zusammenhang mit dem Zeichenbestandteil
"MANAGERS" aus, dass es sich dabei um eine Person handle, die etwas
managt ("one that manages"). Das Verb "to manage" verstehe sich unter
anderem als "to take care of and make decisions about (someone's time,
money etc.)". Somit könne im Englischen jede Person, die etwas managt,
B-3000/2015
Seite 9
als Manager qualifiziert werden. Es sei nicht nur auf die deutsche Bedeu-
tung abzustellen. Der Begriff "manager" sei nicht nur im Bereich der
Klasse 35 (Geschäftsführung der Werbung; Geschäftsführung; Unterneh-
mensverwaltung; Büroarbeiten) anzutreffen, sondern sei auch im Finanz-
bereich als gängig einzustufen.
5.3 Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei "AFFILIATED MANAGERS
GROUP" um eine englische Wortkombination handelt, welche so zwar
grammatikalisch korrekt, jedoch eher unüblich ist. Üblicher sind etwa die
Kombinationen „affiliated company“ (Tochtergesellschaft; Langenscheidt
Online Wörterbuch Deutsch-Englisch, abrufbar unter
/, [nachfolgend: Langenscheidt], zuletzt besucht am 4. Oktober
2016; vgl. auch Duden Online Wörterbuch Deutsch-Englisch, abrufbar
unter [nachfolgend
Duden Wörterbuch], zuletzt besucht am 4. Oktober 2016), "affiliated group"
(Konzernverbund, Konzern; Langenscheidt, a.a.O.) oder "affiliated society"
(Zweiggesellschaft; Langenscheidt, a.a.O.). Das Online Wörterbuch
L gibt weitere Kombinationen an, wie etwa "affiliated bank" (Filial-
bank), "affiliated hospital" (angeschlossenes Spital) oder "affiliated institu-
tions" (angeschlossene Institute; vgl. Leo Online Wörterbuch Deutsch-
Englisch, abrufbar unter , zuletzt
besucht am 4. Oktober 2016).
5.4
5.4.1 Das Wort "affiliated" wird mit "assoziiert" oder "(konzern)verbunden"
übersetzt (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter
, [nachfolgend: PONS Englisch-Deutsch], zuletzt be-
sucht am 4. Oktober 2016). Dem dazugehörenden Verb "to affiliate" kommt
die Bedeutung "sich jdm/etw anschliessen" oder "jdn (als Mitglied) aufneh-
men" zu. "Manager" lässt sich mit "Geschäftsführer; Leiter; Manager; oder
Trainer" übersetzen (PONS Englisch-Deutsch, a.a.O.). Der Begriff "Group"
wird mit "Gruppe; Personenkreis" sowie "Konzern; Unternehmensgruppe"
übersetzt (PONS Englisch-Deutsch a.a.O.).
5.4.2 Der englische Bestandteil "MANAGERS" ist ohne Weiteres für den
schweizerischen Durchschnittskonsumenten verständlich. Im Übrigen hat
sich der Begriff "Manager" wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht
auch im deutschen bzw. schweizerischen Sprachgebrauch durchgesetzt.
Gemäss Duden kommt dem Manager einerseits die Bedeutung "mit weit-
gehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete,
B-3000/2015
Seite 10
leitende Persönlichkeit eines Großunternehmens" und andererseits die Be-
deutung "geschäftlicher Betreuer von Künstlern, Berufssportlern o. Ä." zu
(vgl. Duden Online, abrufbar unter , [nachfolgend:
Duden Online], zuletzt besucht am 4. Oktober 2016). Ein Manager wird im
deutschen Sprachgebrauch indessen nicht nur als leitende Persönlichkeit
verstanden, welche in einem Grossunternehmen tätig ist. So gibt es ver-
schiedene Bereiche, auch in kleinen und mittleren Unternehmen, in wel-
chen Manager – auch ohne über eine weitgehende Verfügungsgewalt zu
verfügen – tätig sein können. Dabei handelt es sich etwa um Marketingma-
nager (in einem Unternehmen für das Marketing verantwortlicher Manager,
vgl. Duden Online, a.a.O.), IT-Manager (für den IT-Bereich in einem Unter-
nehmen, einer Organisation verantwortlicher Manager, Duden Online,
a.a.O.) oder Salesmanager (Verkaufsleiter in einem Unternehmen, Duden
Online, a.a.O.). Auch der Begriff "facility manager" ist in der Schweiz ein
immer häufiger verwendeter Begriff (vgl. etwa in diesem Zusammenhang
die Ausbildung zum "facility manager":
studium/bachelor/bachelor-in-facility-management/, zuletzt besucht am
4. Oktober 2016). Mit anderen Worten kommt dem Manager wie im engli-
schen, auch im deutschen Sprachgebrauch nicht nur die Bedeutung eines
Geschäftsführers eines Grossunternehmens mit leitender Funktion zu. Ob
darunter in der Schweiz auch jede Person fällt, die in einem weiteren Sinn
etwas managt, wie dies die Vorinstanz mit Verweis auf den englischen Be-
deutungsgehalt geltend macht, kann vorliegend offen bleiben. Ebenfalls
offen bleiben kann, ob auf den deutschen oder den englischen Begriff ab-
gestellt werden muss (vgl. E. 6.3 hiernach). Massgeblich ist, dass sowohl
der deutsche wie auch der englische Begriff des "Managers" grundsätzlich
die Funktion der Person in einem Unternehmen beschreibt, nicht jedoch
den Tätigkeits- bzw. Verantwortlichkeitsbereich, in welchem sie tatsächlich
arbeitet.
Jedenfalls was die Fachleute im Finanzbereich betrifft (vgl. E. 4 hiervor),
die grundsätzlich über gute Englischkenntnisse verfügen (vgl. E. 3.5 hier-
vor), kann sowohl "AFFILIATED" als auch "GROUP" (im Sinne von Kon-
zern) als verständlich erachtet werden. Das ist aber vorliegend nicht ent-
scheidend. Denn auch die Französisch und Italienisch sprechenden Durch-
schnittskonsumenten verstehen den Begriff ohne Weiteres, weil die Nähe
zwischen "AFFILIATED" bzw. dem Verb "to affiliate" und der französischen
Übersetzung "affilié à" bzw. "affilier" (PONS Online Wörterbuch Englisch-
Französisch, abrufbar unter , [nachfolgend: PONS
Englisch-Französisch]; zuletzt besucht am 14. Dezember 2016) sowie der
italienischen Übersetzung "affiliato a" bzw. "affiliare" (PONS Online
B-3000/2015
Seite 11
Wörterbuch Englisch-Italienisch, abrufbar unter , [nach-
folgend: PONS Englisch-Italienisch]; zuletzt besucht am 14. Dezember
2016) auf der Hand liegt. Auch der Bestandteil "GROUP" wird von den
Französisch und Italienisch sprechenden Durchschnittskonsumenten im
Sinne von Konzern verstanden, da die fast identischen Begriffe "groupe"
bzw. "gruppo" ebenfalls mit Konzern übersetzt werden (vgl. PONS Eng-
lisch-Französisch und PONS Englisch-Italienisch, a.a.O.). Indem zwei
Sprachgruppen die Bestandteile "AFFILIATED" und "GROUP" (im Sinne
von Konzern) verstehen (vgl. E. 3.3 hiervor), kann offen bleiben, ob die
Deutsch sprechenden Durchschnittskonsumenten die Bedeutung dieser
Begriffe ebenfalls erkennen.
5.4.3 Die Vorinstanz nimmt an, dass die in Frage stehende Wortkombina-
tion "AFFILIATED MANAGERS GROUP" als "Gruppe konzernverbundener
Manager" verstanden werde. Der Zeichenbestandteil "AFFILIATED" be-
zieht sich laut Vorinstanz auf "MANAGERS", die sich als "GROUP" zusam-
mengeschlossen hat. Diesem Verständnis des Zeichens ist zu folgen. Die
Beschwerdeführerin weist im Zusammenhang mit der Bedeutung des Zei-
chens lediglich darauf hin, dass die Vorinstanz dem Zeichen im Rahmen
der angefochtenen Verfügung, im Vergleich zum Schreiben vom 7. April
2014, eine neue Bedeutung zuspricht. Aus diesem Umstand (vgl. E. 5.1
hiervor) kann die Beschwerdeführerin indessen nichts für sich ableiten, da
die Vorinstanz nicht auf ihrer ersten Äusserung, wonach es sich um eine
"filiale se composant de managers" handle, behaftet werden kann. Gegen
die soeben beschriebene Bedeutung des Zeichens gemäss angefochtener
Verfügung macht die Beschwerdeführerin denn auch keine Einwände gel-
tend. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Wortkombination
"AFFILIATED MANAGERS GROUP", obwohl diese Kombination eher un-
üblich bzw. eine Neuschöpfung ist (vgl. dazu E. 3.4 hiervor), vom Abneh-
merkreis verstanden wird.
6.
6.1 Im Folgenden ist die Frage zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 dem Gemein-
gut zuzurechnen ist.
6.1.1 Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, dass es sich
bei der englischen Wortkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP"
um kein beschreibendes Zeichen handle. Die Vorinstanz versuche die un-
mittelbar beschreibende Natur damit zu begründen, dass "MANAGERS"
B-3000/2015
Seite 12
im Sinne von Bank Manager oder Asset Manager verstanden werde. Zwar
hätten Finanzdienstleistungsunternehmen auch Geschäftsführer, doch
gelte dies für jegliche Arten von Unternehmen. Der Bezug zwischen
"MANAGERS" und Finanzdienstleistungen sei daher nicht unmittelbar und
ausschliesslich. Auch die Zeichen "AFFILIATED" und "GROUP" würden im
Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen keine typische Beziehungs-
nähe darstellen. Es handle sich um einen Begriff der für viele Wirtschafts-
bereiche verwendet werde. Auch die Zeichenkombination "AFFILIATED
MANAGERS GROUP" als Ganzes sei nicht beschreibend. In der Annahme
des Bedeutungsgehalts "Gruppe konzernverbundener Manager" könne
nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Sinngehalt für Finanz-
dienstleistungen begriffsnotwendig sei. Die Beschwerdeführerin weist da-
rauf hin, dass die Marke unbestimmte und gleichzeitig verschiedene Asso-
ziationen hervorrufe. "AFFILIATED MANAGERS GROUP" möge zwar
grammatikalisch korrekt sein, doch handle es sich dabei weder im engli-
schen noch im schweizerischen Sprachgebrauch um eine gebräuchliche
Wortverbindung, womit auch kein klarer Bedeutungsgehalt angenommen
werden könne.
6.1.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, dass das Zeichen die Art und den
Erbringer der Dienstleistungen der Klasse 36 sowie deren Eigenschaften
direkt beschreibe. Im vorliegenden Fall liege eine sprachregelkonform
gebildete und im Gesamteindruck bezüglich des Bedeutungsinhalts nicht
zu interpretierende Zeichenkombination vor; dies werde zumindest von
den Finanzkreisen im Sinn von "Gruppe konzernverbundener Manager"
verstanden. In dieser Bedeutung sei das Zeichen direkt beschreibend. Die
Konsumenten würden erwarten, dass die beanspruchten Dienstleistungen
durch eine Gruppe von Managern erbracht werde, die an einen Konzern
gebunden seien und nicht eigenständig agierten. Schliesslich beschränke
sich die Verwendung des Begriffs "MANAGERS" nicht nur auf den Bereich
der Geschäftsführung, weshalb es angesichts der Waren- und Dienstleis-
tungsliste naheliegend sei, dass es sich in casu beim Dienstleistungs-
erbringer um eine Person aus dem Finanzsektor handle.
6.2 Der Umstand, dass das Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, begründet nicht Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang
mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der
beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der
schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder be-
sonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5
B-3000/2015
Seite 13
"Felsenkeller", BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; vgl. E. 3.2 hiervor). Als
Gemeingut schutzunfähig sind jedoch nicht nur spezifisch auf bestimmte
Waren oder Dienstleistungen zugeschnittene Sachbezeichnungen, son-
dern auch Angaben, die sich in allgemeiner Weise auf Angebote verschie-
dener Art beziehen können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8117/2010 vom 3. Februar 2010 E. 6.1 "GREEN PACKAGE"; MICHAEL
RITSCHER, Beschaffenheitsangaben sind Bezeichnungen, bei welchen der
gedankliche Zusammenhang mit der Ware [oder Dienstleistung] derart ist,
dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder be-
sonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist, in: Binsenwahrheiten des Im-
materialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 138). Aus-
serdem können auch ungebräuchliche Kombinationen an sich bekannter
Elemente oder neue, sprachunübliche oder regelwidrig gebildete Ausdrü-
cke beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch von den be-
teiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der
Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (vgl. E. 3.4 hiervor). Die Be-
urteilung, ob ein Zeichen beschreibend ist, geschieht gemäss Spezialitäts-
prinzip immer auch unter Berücksichtigung der für die Marke hinterlegten
Waren und Dienstleistungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
1646/2013 vom 5. November 2013 E. 5.1 "TegoPort"; MICHAEL NOTH, in:
Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. c N. 15, mit Hinweisen).
6.3 Wie in E. 5.3 hiervor festgehalten, handelt es sich beim vorliegend zu
beurteilenden Zeichen "AFFILIATED MANAGERS GROUP" um eine eher
ungebräuchliche Wortkombination, welche übersetzt wird mit "Gruppe kon-
zernverbundener Manager". Die Unüblichkeit des Zeichens schliesst je-
doch den beschreibenden Charakter eines Zeichens nicht per se aus.
Wenn dem Zeichen eine Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware
oder Dienstleistung zu entnehmen ist, kann es dennoch dem Gemeingut
zugeordnet werden. Mit anderen Worten ist auch eine ungebräuchliche
Wortkombination beschreibend, wenn sie eine Aussage über bestimmte
Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung macht (vgl. E. 3.4 und E. 6.2
hiervor). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin widerspricht dies
auch nicht der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts. Eine ungebräuchli-
che Wortkombination ist nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie derart
weit von den Waren und Dienstleistungen entfernt ist, dass sich den betei-
ligten Verkehrskreisen ohne Zuhilfenahme der Fantasie keine beschrei-
bende Bedeutung ergibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5518/2007 vom 18. April 2008 E.7.2 "PEACH MALLOW").
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Des Weiteren ist das Zeichen, insbesondere mit Blick auf den Zeichenbe-
standteil "MANAGERS", nicht als mehrdeutig zu qualifizieren, was von der
Beschwerdeführerin auch nicht vorgebracht wird (vgl. zur Bedeutung von
"MANAGERS" E. 5.4 hiervor). Sie bringt vielmehr vor, dass die einzelnen
Bestandteile des Zeichens in sämtlichen Wirtschaftsbereichen anzutreffen
seien und sich nicht nur auf das Finanzwesen beziehen würden. Dies trifft
sowohl auf die englische, wie auch auf die deutsche Bedeutung des Be-
griffs "MANAGERS" zu (vgl. E. 5.4 hiervor). Ob das von der Beschwerde-
führerin mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom
15. Mai 2009 E. 4.1.2 "TOTAL TRADER") geltend gemachte Vorbringen,
dass nur vom deutschen und nicht vom englischen Begriff des
"MANAGERS" ausgegangen werden muss, gerechtfertigt ist, kann deshalb
offen bleiben. Ein Manager kann zahlreichen Bereichen zugeordnet wer-
den und ist als solcher ein Oberbegriff für eine Funktion in einem Unter-
nehmen (vgl. E. 5.4 hiervor). In welchem Umfeld bzw. in welchem Aufga-
ben- und Verantwortungsbereich ein Manager tätig ist, ergibt sich aus dem
jeweiligen Kontext. Werden die Durchschnittskonsumenten bzw. die Fach-
leute auf die beanspruchte Dienstleistung, vorliegend auf Dienstleistungen
der Klasse 36, aufmerksam gemacht, wird der Zusammenhang zwischen
Managern und Finanzdienstleistungen offensichtlich. Sowohl der Durch-
schnittskonsument als auch der Fachmann kommt ohne grossen Fantasie-
aufwand zum Schluss, dass vorliegend von Managern die Rede ist, welche
im Finanzbereich tätig sind bzw. damit in Verbindung stehen. Jedenfalls
der französisch- und italienischsprachige Durchschnittskonsument und der
Fachmann gehen demnach davon aus, dass die Dienstleistungen von ei-
ner Gruppe konzernverbundener Finanzmanagern erbracht werden. Wie
die Beschwerdeführerin zwar zu Recht ausführt, sind Manager grundsätz-
lich in verschiedenen Wirtschaftsbereichen anzutreffen; doch ist im vorlie-
genden Fall gleichwohl davon auszugehen, dass die in Frage stehende
Bedeutung des Zeichens für das Publikum ohne Fantasieaufwand unmit-
telbar erkennbar ist.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, das Zeichen sei von di-
versen anderen Staaten zum Markenschutz zugelassen worden. Insbeson-
dere die Registrierung in einem englischsprachigen Land wie den USA sei
als gewichtiges Indiz für die Schutzfähigkeit auch in der Schweiz zu be-
rücksichtigen.
B-3000/2015
Seite 15
7.2 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizi-
elle Wirkung (MARBACH, a.a.O., S. 30). In Zweifelsfällen kann jedoch die
Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintra-
gungsfähigkeit sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6291/2007
vom 28. Mai 2008 E. 9 "Corposana" und B-1165/2012 vom 5. Februar 2014
E. 7). Die Beurteilung nach schweizerischem Recht fällt, wie die Vorinstanz
zu Recht festhält, eindeutig aus. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall,
bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis bzw. Recht-
sprechung den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5
"Behälterform [3D]" mit weiteren Hinweisen).
8.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin aus-
drücklich bestreitet, sich auf das Gleichbehandlungsgebot berufen zu ha-
ben. Aufgrund dessen ist darauf nicht weiter einzugehen.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verweigerung der Eintragung der
internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS
GROUP" durch die Vorinstanz für die beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 36 rechtmässig war. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
10.
10.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des
Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit
der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht
es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich
nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat
sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis
zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist
(BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert
ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf
Fr. 2'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfah-
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rensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbe-
zahlte Kostenvorschuss in derselben Höhe ist zur Bezahlung der Verfah-
renskosten zu verwenden.
10.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-
führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 und 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfah-
renskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR1125708; Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Beatrice Badilatti
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 16. Dezember 2016