B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3005/2014
Ur t e i l vom 3 . No vembe r 2 0 1 5
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
Parteien
Unilever N.V.,
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam,
vertreten durch Rechtsanwältin Eva-Maria Strobel,
Baker & McKenzie,
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Beiersdorf AG,
Unnastrasse 48, DE-20253 Hamburg,
vertreten durch Bovard AG Patent- und Markenanwälte,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13194
IR 1'121'751 NIVEA STRESS PROTECT /
CH 646'623 STRESS DEFENCE.
B-3005/2014
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Wortmarke CH 646'623 STRESS DEFENCE der Beschwer-
deführerin wurde am 28. März 2013 hinterlegt und am 29. Juli 2013 auf
veröffentlicht. Sie beansprucht Markenschutz für fol-
gende Waren:
3 Deodorants; Antitranspirantien für den persönlichen Gebrauch.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin beim Eidgenössi-
schen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am
21. August 2013 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale
Marke IR 1'121'751 NIVEA STRESS PROTECT mit Schutzausdehnung in
der Schweiz seit 17. Oktober 2012, die für folgende Waren registriert ist:
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la
transpiration à usage personnel, lotions capillaires.
Zur Begründung führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus,
beide Marken seien hochgradig ähnlich und die beanspruchten Waren
identisch. Die Begriffspaare STRESS PROTECT und STRESS DEFENCE
lösten im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren vergleichbare,
wenn nicht identische Gedankenassoziationen aus. Der übereinstimmende
Sinngehalt führe zu einem weitgehend identischen Gesamteindruck im Ge-
dächtnis der Abnehmer, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe.
C.
Die Widerspruchsgegnerin bestritt in ihrer Stellungnahme vom 24. Februar
2014 das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit. Sie brachte vor, der Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke beschränke sich auf den Bestandteil
NIVEA, während die Bestandteile STRESS und PROTECT im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren der Klasse – insbesondere Deodo-
rants – eine reine Beschaffenheitsangabe darstellten. Die alleinige Über-
einstimmung der Marken im beschreibenden Bestandteil STRESS be-
gründe keine Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Entscheid vom 1. Mai 2014 hiess die Vorinstanz den Widerspruch voll-
umfänglich gut. Sie bejahte sowohl eine Zeichenähnlichkeit auf klanglicher
und schriftbildlicher Ebene als auch eine Gleichartigkeit der beanspruchten
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Seite 3
Waren. Die Übereinstimmungen im Gesamteindruck seien durch die un-
veränderte Übernahme des Elements STRESS im angefochtenen Zeichen
sowie die Warengleichheit derart gross, dass das hinzugefügte Element
DEFENCE im angefochtenen Zeichen die Verwechslungsgefahr nicht zu
beseitigen vermöge.
E.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 2. Juni 2014 Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter
Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Las-
ten der Beschwerdegegnerin abzuweisen; eventualiter sei die Angelegen-
heit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Zur Begrün-
dung führte sie im Wesentlichen aus, zwischen den Marken bestehe auf-
grund klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Unterschiede keine Zei-
chenähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke be-
schränke sich auf den Bestandteil NIVEA, während die Bestandteile
STRESS und PROTECT für die beanspruchten Waren beschreibend
seien. Entsprechend begründe die Übernahme lediglich des kennzeich-
nungsschwachen Elements STRESS in der angefochtenen Marke trotz
Gleichartigkeit der Waren keine Verwechslungsgefahr.
F.
Unter Verweis auf die eingereichten Vorakten verzichtete die Vorinstanz mit
Schreiben vom 17. Juli 2014 auf eine Vernehmlassung und beantragte die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juli 2014 beantragte die Beschwerdegeg-
nerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des
angefochtenen Entscheids vom 1. Mai 2014. Sie brachte vor, die Be-
schwerdeführerin habe selbst diverse Marken mit dem Bestandteil
STRESS in der Klasse 3 registrieren lassen, weshalb ihr Vorbringen, dieser
gehöre für entsprechende Waren zum Gemeingut, widersprüchlich sei. Die
Bestandteile STRESS und PROTECT seien für die beanspruchten Waren
nicht beschreibend und prägten den Gesamteindruck entscheidend mit.
Die Produktlinie STRESS PROTECT sei den schweizerischen Verbrau-
chern bekannt und werde von diesen trotz und auch ohne Nennung der
Dachmarke NIVEA als betrieblicher Hinweis verstanden. Folglich be-
schränke sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht nur auf den
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Seite 4
Bestandteil NIVEA. Die Übernahme des Bestandteils STRESS in der an-
gefochtenen Marke führe zu ähnlichen Gedankenassoziationen und be-
gründe eine Verwechslungsgefahr.
H.
Replicando und duplicando hielten die Parteien an ihren Begehren fest.
I.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Verhandlung.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art.
31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin
am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefoch-
tene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG,
SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erho-
ben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss recht-
zeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzu-
treten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99
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Seite 5
E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen
"Gallo/Gallay [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schwei-
zerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit auf-
grund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Ur-
teil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD
[fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Hand-
kommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3
N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren
und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungs-
kette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktüb-
liche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit glei-
chen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300).
Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je un-
tereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien
von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2
"Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1
"Bonewelding"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR]
Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11)
sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden,
basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a
"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in
der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften
bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5
"Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star
Flex [fig.]").
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2.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzel-
nen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält
eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den
Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer
B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]";
B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve").
Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc
"Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang
oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic!
2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Ausspracheka-
denz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch
die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge
(BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").
2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3
N. 22 f.).
2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
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wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechs-
lungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich
beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt,
der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des
BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]";
B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1.6 "Premium ingredients, s.l.
[fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]").
2.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/
Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/
Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Ei-
genschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wir-
kungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Ver-
kehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstan-
den werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135
II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom
13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel
schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfass-
ten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind
(Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo";
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).
3.
Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, die
massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren
zu bestimmen. Bei den beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukten
handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Zu den massge-
benden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit geringerer
Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen (vgl. BGE 122
III 382 E. 3b "Kamillosan").
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Seite 8
4.
Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3
– Deodorants und Antitranspirantien – werden auch von der Widerspruchs-
marke erfasst, weshalb unbestrittenermassen Warenidentität besteht.
5.
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen und zu klären, welche
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt.
5.1 Die Vorinstanz bejaht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der
Begründung, es bestehe sowohl eine Gleichartigkeit der Waren als auch
eine Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene durch
die Übernahme des Bestandteils STRESS, welcher in beiden Zeichen als
eigenständiges Element erkennbar sei, den Gesamteindruck massgeblich
präge und über eine normale Kennzeichnungskraft verfüge.
Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, die blosse Übereinstim-
mung beider Zeichen im Element STRESS begründe keine Zeichenähn-
lichkeit, da dieses in der angefochtenen Marke keine eigenständig kenn-
zeichnende Wirkung habe, sondern mit dem Bestandteil DEFENCE zu ei-
nem Gesamtbegriff verschmelze. Wegen des unterschiedlichen Wort-
klangs, Schriftbilds und Sinngehalts sei eine Zeichenähnlichkeit zu vernei-
nen. Die Bestandteile STRESS und PROTECT der Widerspruchsmarke
seien für die beanspruchten Waren beschreibend und entbehrten jeglicher
Unterscheidungskraft. Die Verkehrskreise erblickten darin eine werbeübli-
che Sachangabe, wonach die beanspruchten Waren vor stressbedingtem
Schwitzen schützten. Eine Vielzahl eingetragener Marken für gleichartige
Waren der Klasse 3 mit den Bestandteilen STRESS und PROTECT belege
zudem die Verwässerung der Widerspruchsmarke. Der Schutzumfang der
Widerspruchsmarke sei folglich äusserst gering und beschränke sich auf
den Bestandteil NIVEA. Entsprechend begründe die fehlende Übernahme
des starken Bestandteils NIVEA und die alleinige Übereinstimmung im
kennzeichnungsschwachen Bestandteil STRESS in der angefochtenen
Marke weder direkte noch mittelbare Verwechslungsgefahr.
Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass sich der Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke auf den Bestandteil NIVEA beschränke. Die erfolgreiche
Produktlinie STRESS PROTECT sei den schweizerischen Verbrauchern
seit Januar 2013 bekannt und werde von diesen trotz und auch ohne Nen-
nung der Dachmarke NIVEA als betrieblicher Hinweis verstanden. Der Be-
griff STRESS sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein
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gemeinfreies Element, da kosmetische Produkte nicht vor Stress schützten
und diesen weder verteidigten noch hervorriefen. Somit seien die Bestand-
teile STRESS und PROTECT für die beanspruchten Waren nicht kenn-
zeichnungsschwach, sondern prägten den Gesamteindruck entscheidend
mit. Angesichts der Warenidentität komme ihnen beim Zeichenvergleich
deshalb eine erhebliche Bedeutung zu. Die Übernahme des Bestandteils
STRESS in der angefochtenen Marke führe zu ähnlichen, wenn nicht iden-
tischen Gedankenassoziationen und begründe eine Verwechslungsgefahr.
5.2 Vorliegend stehen sich zwei aus mehreren Bestandteilen zusammen-
gesetzte Marken gegenüber. Mit zwei Bestandteilen ist das angefochtene
Zeichen kürzer als die aus drei Bestandteilen bestehende Widerspruchs-
marke. Die Zeichen weisen zudem eine unterschiedliche Vokalfolge und
eine ungleich grosse Silbenzahl auf; während die Widerspruchsmarke über
sechs Silben verfügt, ist die angefochtene Marke dreisilbig. Hinzu kommt
mit NIVEA gegenüber STRESS ein unterschiedlicher Zeichenanfang der
beiden Marken, sodass sie im Wortklang und Schriftbild voneinander ab-
weichen.
"Nivea" bildet die weibliche Form des lateinischen Begriffs "niveus", wel-
cher mit "schneeweiss" oder "aus Schnee bestehend" übersetzt wird (Lan-
genscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 1992). Wie die Vorin-
stanz zutreffend ausführt, dürfte diese Bedeutung den schweizerischen Ab-
nehmern unbekannt sein, sodass der Bestandteil NIVEA als Fantasiebe-
griff wahrgenommen wird. Die Begriffe "stress", "protect" und "defence" ge-
hören zum Grundwortschatz der englischen Sprache und werden von den
Abnehmern ohne Gedankenaufwand verstanden (Urteil des BVGer
B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.5.1 "Intel Inside/Galdat Inside"). Wäh-
rend "Stress" im Deutschen und Englischen dieselbe Bedeutung hat, wird
das Verb "protect" mit "(be)schützen vor/gegen", das Substantiv "protec-
tion" mit "Schutz" und das Substantiv "defence" mit "Verteidigung, Schutz,
Abwehr" übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005). Da
sich die Begriffe "protect" und "defence" sinngehaltlich auf eine Bedrohung
oder ein Problem beziehen, werden sie die Abnehmer ohne Weiteres mit
dem unmittelbar vorangehenden und in beiden Marken enthaltenen Be-
standteil "Stress" in Verbindung setzen, um den Zeichen einen Sinn zu ver-
leihen. Darin sind sich die Parteien einig. NIVEA STRESS PROTECT wird
entsprechend als "Nivea schützt vor Stress" oder "Nivea Stress-Schutz",
die angefochtene Marke STRESS DEFENCE als "Schutz vor Stress" oder
"Verteidigung/Abwehr gegen Stress" verstanden. Die semantischen Unter-
schiede zwischen "Verteidigung gegen" und "Schutz vor" sind, entgegen
B-3005/2014
Seite 10
den Ausführungen der Beschwerdeführerin, derart klein, dass sie keinen
unterschiedlichen Sinngehalt zu begründen vermögen, insbesondere da
sowohl DEFENCE als auch PROTECT/ION mit "Schutz" übersetzt werden
können. Durch den Bestandteil "Nivea" weicht die Widerspruchsmarke je-
doch begrifflich von der angefochtenen Marke ab, indem in ihr zum Aus-
druck kommt, "Nivea Stress Protect" schütze vor Stress. Der Sinngehalt
beider Marken ist somit nicht identisch, doch sind die hervorgerufenen Ge-
dankenassoziationen ähnlich, aber insoweit unmittelbar beschreibend. Die
Zeichenähnlichkeit ist damit insgesamt gering.
6.
6.1 Die Berücksichtigung von berühmten Marken und Serienmarken durch-
bricht aus Gerechtigkeitsüberlegungen das Konzept der Verwechslungs-
gefahr, soweit dieses auf der Wahrnehmung, Erwartung und Aufmerksam-
keit der Verkehrskreise aufbaut. So wird bekannten Marken zum Schutz
der durch aktive und aufwändige Kommunikation erworbenen Kennzeich-
nungskraft selbst dann ein erweiterter Schutzumfang gewährt, wenn die
überdurchschnittliche Wiedererkennung ihrer Marke eine rein wahrneh-
mungsbezogene Verwechslung mit dem anderen Zeichen gerade verhin-
dert und die Bekanntheit somit eigentlich ein Argument gegen und nicht für
die Annahme einer unmittelbaren Verwechslung darstellen würde (BGE
122 III 387 E. 2b "Kamillosan"; 127 III 170 E. 3b/dd "Securitas"). Diese
erhöhte Schutzwirkung lässt sich aber nicht zum Nachteil eines wenig be-
kannten Markenbestandteils der Widerspruchsmarke umkehren, der mit
dem bekannten Bestandteil kombiniert wird. Die allfällige Bekanntheit von
"NIVEA", welche die Parteien vorliegend allerdings nicht geltend machen,
würde für den Inhaber ansonsten zur unerwünschten Belastung. Bei Mar-
ken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekannten Be-
standteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte
Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekannten Bestandteil betrifft,
nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist
vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf
ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen (vgl. Urteile des BVGer B-6103/2013
vom 14. November 2014 E. 7.2 "TUI Holly/HollyStar"; B-4753/2012 vom
18. April 2013 E. 7 "Connect/Citroën Business Connected").
6.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke beschränke sich auf den Bestandteil NIVEA, während die
Beschwerdegegnerin vorbringt, er erstrecke sich auch auf die übrigen Mar-
kenelemente. In Übereinstimmung mit den Parteien ist dem Bestandteil
B-3005/2014
Seite 11
NIVEA eine hohe Kennzeichnungskraft zuzusprechen. Dieser steht nicht
nur am besonders prägenden Zeichenanfang, sondern wird von den Ver-
kehrskreisen auch als Fantasiebegriff aufgefasst, dem für die beanspruch-
ten Waren keinerlei beschreibende Bedeutung zukommt. Demgegenüber
wird das Wortpaar STRESS PROTECT von den Abnehmern unwillkürlich
aufeinander bezogen und in der Bedeutung von "Schutz vor Stress" als
Hinweis auf die Wirkungsweise und Zweckbestimmung der beanspruchten
Waren verstanden, haben Deodorants doch zum Zweck, zuverlässig ge-
gen – unter anderem durch Stress verursachtes – Schwitzen zu schützen.
Damit kommt dem Wortpaar aufgrund dessen beschreibenden und bana-
len Charakter ein äusserst geringer Schutzumfang zu. Die Behauptung der
Beschwerdegegnerin, die Produktserie STRESS PROTECT erfreue sich
unter den Abnehmern in der Schweiz grosser Bekanntheit und funktioniere
auch trotz und ohne die Dachmarke NIVEA als betrieblicher Hinweis, blieb
mangels Nachweises eines intensiven Gebrauchs oder einer Bewerbung
der Markenbestandteile STRESS PROTECT ohne die Dachmarke NIVEA
unbelegt. Somit ist davon auszugehen, dass NIVEA den stärksten Be-
standteil der Widerspruchsmarke bildet. Folgerichtig zieht die Wider-
spruchsmarke, deren Gesamteindruck vom Bestandteil NIVEA geprägt
wird, aus diesem ihre Kennzeichnungskraft (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 79).
Durch den starken Zeichenanfang NIVEA ist der Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke nicht ganz geringfügig, erreicht jedoch aufgrund des bana-
len Charakters der Bestandteile STRESS PROTECT, was diese Bestand-
teile betrifft, nicht die Schwelle einer normal kennzeichnungskräftigen
Marke. Der von der Warenidentität geforderte grosse Abstand zwischen
den Zeichen wird durch den geringen Schutzumfang der Widerspruchs-
marke sowie die schwache Zeichenähnlichkeit erheblich relativiert, sodass
keine erhöhten Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der angefochte-
nen Marke gestellt werden.
6.3 Bei aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marken sind nicht alle
Elemente gleich zu gewichten. Für den Gesamteindruck entscheidend sind
die kennzeichnungskräftigen Elemente, die dem Zeichen seine Individuali-
tät verleihen. Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck zwar
mit beeinflussen, bleiben für sich allein aber schutzlos. Stimmen zwei Mar-
ken ausschliesslich in zum Gemeingut gehörenden Elementen überein, ist
eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach ständiger Praxis zu ver-
neinen (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges
Eigentum [RKGE] vom 14. Oktober 2004, in: sic! 2005 S. 131 ff. E. 4
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Seite 12
"Marché Möwenpick (fig.)/Place du Marché (fig.)"; vgl. Entscheid RKGE
vom 12. Dezember 2006, in: sic! 2007 S. 537 ff. E. 12 "Swissair/swiss
(fig.)"; Urteil des BVGer vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean
(fig.)"). Ähnlich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die sich gegenüber-
stehenden Marken stimmen lediglich im beschreibenden Bestandteil
STRESS und in der ähnlichen Gedankenassoziation im Zusammenhang
mit dem auf diesen bezugnehmenden, phonetisch und schriftbildlich je-
doch unterschiedlichen Bestandteil – DEFENCE bzw. PROTECT – über-
ein. Ein ähnlicher Sinngehalt führt jedoch nicht ohne Weiteres zum Bejahen
einer Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer vom 13. November 2008
E. 6.3 "Red Bull/Stierbräu"). Die fehlende Übernahme des prägenden,
kennzeichnungsstarken Bestandteils NIVEA und das unterschiedliche Zei-
chenende begründen eine hinreichende Abweichung im Gesamteindruck
der Marken. Eine direkte Verwechslungsgefahr liegt somit nicht vor. Man-
gels Übernahme der Dachmarke NIVEA besteht auch keine Gefahr, dass
die Abnehmer im angefochtenen Zeichen eine Variante der Widerspruchs-
marke vermuten und damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusam-
menhänge schliessen, sodass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr
zu verneinen ist.
6.4 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Entscheid der
Vorinstanz vom 1. Mai 2014 aufzuheben, soweit er den Widerspruch gegen
die Eintragung der angefochtenen Marke gutheisst.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig, während der Vorinstanz keine Verfahrenskos-
ten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
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binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen
und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist
der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.
7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro-
chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei-
entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere
notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten-
note festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Das von der Beschwerde-
führerin geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 8'000.– erscheint
für das Beschwerdeverfahren trotz des doppelten Schriftenwechsels als
zu hoch und ist auf 20 Stunden sowie den üblichen Ansatz von Fr. 300.–
herabzusetzen (Art. 10 Abs. 2 VGKE; vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010
vom 2. Mai 2012 E. 8.4 "View/Swissview [fig.]"). Somit resultiert eine an-
gemessene Parteientschädigung von Fr. 6'000.– (ohne Mehrwertsteuer,
welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs.
1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c
VGKE).
7.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu
gelten. Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin die Wider-
spruchsgebühr von Fr. 800.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine
Parteientschädigung von Fr. 1'800.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. In Um-
kehrung dieser Regel sind die vorinstanzlichen Kosten der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen. Da sie die Widerspruchsgebühr bereits vorgeleistet
hat, verbleibt diese gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der
Vorinstanz. In Aufhebung von Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids wird
die von der Vorinstanz auf Fr. 1'000.– festgelegte Parteientschädigung der
Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 des Entscheids der Vorinstanz
vom 1. Mai 2014 im Widerspruchsverfahren Nr. 13194 wird dahingehend
abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
4.
Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin für das
Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– zu leisten.
5.
In Aufhebung von Ziffer 3 des Entscheids der Vorinstanz vom 1. Mai 2014
wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, der Beschwerdeführerin für das
erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu ent-
richten.
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6.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular sowie Beschwerdebeilagen)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein
sowie Beschwerdebeilagen)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 13194; Einschrei-
ben; Beilage: Vorakten)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Agnieszka Taberska
Versand: 11. November 2015