Abtei lung II
B-30/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 8 . A p r i l 2 0 1 0
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.
Swissincense Trading AG, Seestrasse 780,
8706 Meilen,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur.
Stephan Feierabend, c/o Gloor & Sieger, Rechtsanwälte,
Postfach 581, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch 50537/2008 ALVARO
NAVARRO.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-30/2009
Sachverhalt:
A.
Am 31. Januar 2008 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vor-
instanz das Wortzeichen ALVARO NAVARRA für: "Seifen; Parfümerie-
waren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haar-
wässer; Zahnputzmittel" in Klasse 3 zur Eintragung als Marke.
B.
Die Vorinstanz beanstandete am 6. Februar 2008 diese Hinterlegung,
da diese den Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und dem Spanischen Staat über den Schutz von Herkunftsan-
gaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen vom
9. April 1974 (im Folgenden: "V E-CH", SR 0.232.111.193.32) verletze
und das Zeichen überdies als Marke irreführend sei. Navarra heisse
eine spanische Provinz und Region, deren Namen aufgrund des
genannten Staatsvertrags nur für Waren aus dieser Provinz bzw.
Region in Marken verwendet werden dürfe. Aus diesem Grund sei die
Marke auch geografisch irreführend, sofern sie nicht auf Waren aus
genannter Provinz bzw. Region eingeschränkt werde.
C.
Mit Schreiben vom 19. März 2008 änderte die Beschwerdeführerin das
hinterlegte Zeichen in die Wortfolge ALVARO NAVARRO. Sie ersuchte
unter Berufung auf zwei Drittmarken mit dem Bestandteil "Navarro" um
Eintragung als Marke.
D.
Am 4. April 2008 hielt die Vorinstanz auch gegenüber der geänderten
Formulierung der Marke an ihrer Beanstandung fest. Auch ALVARO
NAVARRO sei mit der geschützten Herkunftsbezeichnung "Navarra"
verwechselbar. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragun-
gen seien über zehn Jahre alt und mit der vor liegenden Hinterlegung
nicht zu vergleichen.
E.
Die Beschwerdeführerin verwies mit Schreiben vom 21. April 2008 auf
den Gesamteindruck des Zeichens und entgegnete, ALVARO NAVAR-
RO werde als Vor- und Nachname einer Person aufgefasst und schaffe
darum zur Region Navarra keinen Bezug. 45 europäische Gemein-
schaftsmarken seien mit dem Bestandteil "Navarro" und Wirkung für
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Spanien eingetragen worden; ein Grund, in der Schweiz ein Freihalte-
bedürfnis dafür anzunehmen, bestehe darum nicht.
F.
Auch in einem letzten Schriftenwechsel vom 18. Juli und 10. Septem-
ber 2008 hielten beide Seiten an ihren Ansichten fest.
G.
Am 20. November 2008 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der
Markenanmeldung Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO für alle ange-
meldeten Waren. Das Zeichen sei erstens rechtswidrig, da es mit der
staatsvertraglich geschützten Herkunftsangabe "Navarra" eine Ver-
wechslungsgefahr schaffe. Es gelange keine Ausnahmebestimmung
des Staatsvertrags zur Anwendung. Zweitens sei das Zeichen irrefüh-
rend. Die Eintragung europäischer Gemeinschaftsmarken führe zu kei-
nem anderen Ergebnis.
H.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar
2009 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte:
1. Die Verfügung des Beschwerdegegners vom 20. November 2008 sei auf-
zuheben.
2.a Der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Marke "ALVARO NAVARRO"
gemäss Eintragungsgesuch Nr. 50537/2008 (geänderte Version gemäss
Bestätigung des Beschwerdegegners vom 25. März 2008) im schweizeri-
schen Markenregister einzutragen.
2.b eventualiter:
Der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Marke "ALVARO NAVARRO"
gemäss Eintragungsgesuch Nr. 50537/2008 (geänderte Version gemäss
Bestätigung des Beschwerdegegners vom 25. März 2008) mit der Ein-
schränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen
Markenregister einzutragen.
3. Der Beschwerdeführerin sei eine Entschädigung im Sinne von Art. 64
Abs. 1 VwVG zuzusprechen."
Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin, dass ihre Marke
von den massgeblichen Verkehrskreisen als Personennamen aufge-
fasst werde, nicht irreführend wirke und zum Schutz zuzulassen sei.
I.
Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 bekräftigte die Vorinstanz
ihren Standpunkt, eine Verwechslungsgefahr zwischen dem isolierten
Markenbestandteil "Navarro" und der geschützten Herkunftsbezeich-
nung "Navarra" genüge, um der Marke den Schutz zu verweigern. Die
europäischen Eintragungen hätten auf die Beurteilung der Marke kei-
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nen Einfluss. Sie sei einverstanden, die Marke mit der eventualiter be-
antragten Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft einzutragen.
Da die Beschwerdeführerin zuvor nie einen solchen Antrag gestellt
habe, seien ihr diesfalls die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Be-
schwerdeführerin hielt dem nach Abschluss des Schriftenwechsels mit
Schreiben vom 27. März 2009 entgegen, dass die Vorinstanz nie auf
die Möglichkeit einer solchen Einschränkung hingewiesen habe.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsver-
fahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und
der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die
angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt
und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist darum einzu-
treten.
2.
Zeichen, die geltendes Recht verletzen, geniessen keinen Marken-
schutz und sind als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, 30 Abs. 2
Bst. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Hierzu zählen
unter anderem Zeichen, deren Verwendung ein für die Schweiz ver-
bindlicher Staatsvertrag untersagt (EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 658 ff.; MICHAEL G. NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2
Bst. d, N 31 ff.).
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3.
3.1 Von 1967 bis 1979 schloss die Schweiz mit Deutschland, Frank-
reich, Spanien, Portugal, Ungarn, Tschechien und der Slowakei ähn-
lichlautende bilaterale Staatsverträge zum Schutz von Herkunftsanga-
ben. Diese definieren zwei Schutzniveaus für bestimmte, in den An-
hängen zu den Staatsverträgen namentlich aufgelistete Bezeichnun-
gen. Ein "absoluter" Schutz, unabhängig von den Waren und Dienst -
leistungen, für die eine Bezeichnung verwendet wird, gilt für die Na-
men der Vertragsstaaten und ihrer Regionen, Provinzen bzw. Kantone.
Die übrigen aufgelisteten Bezeichnungen sind, unter Vorbehalt gewis-
ser Ausnahmen, nur "relativ" im Zusammenhang mit entsprechenden
Waren geschützt (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24.
September 2002, publiziert in sic! 2003, 337 E. 1.1 f. Schlumpagner).
Hierbei handelt es sich vor allem um geografische Namen traditioneller
landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Vertragsstaaten.
3.2 In dieser Reihe von Staatsverträgen wurde am 9. April 1974 zwi-
schen der Schweiz und Spanien der Vertrag über den Schutz von Her-
kunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnun-
gen geschlossen ("V E-CH", SR 0.232.111.193.32). In Art. 2 Abs. 1
V E-CH ist der "Grundsatz der Staatenreservierung" niedergelegt. Da-
nach sind die im Anhang zum Staatsvertrag aufgezählten Namen der
spanischen Regionen und Provinzen im Gebiet der Eidgenossenschaft
ausschliesslich spanischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten.
Der Vertrag schützt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grund-
satz der Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwend-
bar (SIMON HOLZER, in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Vorbem. Art. 47-
51, N 46; LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben,
Diss. Bern 2003, S. 226; zum ähnlichlautenden, deutsch-schweizeri-
schen Abkommen: HERMANN-JOSEF OMSELS, Geografische Herkunftsan-
gaben, München 2007, N. 881).
Nach Art. 2 Abs. 1 V E-CH gilt zudem der "Grundsatz der Schutz-
rechtsübernahme": Geschützte spanische Bezeichnungen dürfen in
der Schweiz nur unter denselben Voraussetzungen benutzt werden,
wie sie in der Gesetzgebung des Spanischen Staates vorgesehen
sind. Diese Verweisung auf das Recht im Herkunftsland macht eine
Ausnahme vom Territorialitätsprinzip, das immaterialgüterrechtlichen
Schutzanforderungen gewöhnlich zugrunde liegt (FLORENT THOUVENIN/MI-
CHAEL G. NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Einleitung N 82). Der
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Staatsvertrag kann dennoch über den Schutz im Herkunftsland hin-
ausgehen: Der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme kann neben
dem Grundsatz der Staatenreservierung widerspruchsfrei nur gelten,
wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist als die Staatenre-
servierung oder ausnahmsweise eine ganz bestimmte Gebrauchsform
explizit erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen
Recht des Herkunftslands, obwohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag
geschützt wird, kann der Grundsatz der Schutzrechtsübernahme dem
Grundsatz der Staatenreservierung im anderen Vertragsstaat nicht
vorgehen, da die Staatenreservierung sonst gar nie zur Anwendung
gelangte, ist also nicht das mildere Recht des Herkunftslands anzu-
wenden (HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N 48).
3.3 Die spanischen Regionen- und Provinznamen geniessen den von
der Art der Produkte unabhängigen, absoluten Schutz (Art. 2 Abs. 2
V E-CH). Dieser setzt entgegen den Darlegungen der Beschwerdefüh-
rerin im vorinstanzlichen Verfahren und im Unterschied zu bestimmten
traditionellen, spanischen Warenbezeichnungen keine Interessenkol li-
sion mit spanischen Unternehmen und keine Beeinträchtigung des
Rufs oder der Werbekraft dieser Bezeichnungen voraus (Urteil des
Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, veröffentlicht
in sic! 2007, 275 E. 3.1 Champ). Ob Spanien den Vertrag selbst be-
folgt oder vielmehr schweizerische Herkunftsangaben in Spanien als
Marken zulässt, was zum Teil in der Literatur gerügt wird (vgl. SÉBASTIEN
VITALI, La protection internationale des indications géographiques, Diss.
Zürich 2007, S. 43), spielt für die Anwendung ebenfalls keine Rolle.
Enthalten Marken unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende
Angaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Ei-
genschaften der Erzeugnisse oder Waren, für die sie benutzt werden,
ist diese Benutzung "durch alle gerichtlichen oder behördlichen Mass-
nahmen einschliesslich der Beschlagnahme" zu unterdrücken, die
nach der massgeblichen Gesetzgebung in Betracht kommen (Art. 4
Abs. 1 und 5 Abs. 1 V E-CH).
3.4 Eine geschützte Bezeichnung kann auch unter den Staatsvertrag
fallen, wenn sie in abweichender Form und nicht genau wie in dessen
Anhang verwendet wird. Der V E-CH unterscheidet sich mit Bezug auf
die Formulierung dieser Regel leicht von den übrigen bilateralen Ver-
trägen zum Schutz von Herkunftsangaben. Sein verbindlicher, franzö-
sischer Wortlaut wird in seiner amtlichen deutschen Übersetzung un-
genau wiedergegeben. Nach Art. 4 Abs. 2 V E-CH gelangt der Staats-
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vertrag zur Anwendung, wenn abgewandelte Bezeichnungen entweder
(a) Übersetzungen von geschützten Bezeichnungen darstellen, (b)
einen Hinweis auf die tatsächliche Herkunft der Ware mit einer ge-
schützten Bezeichnung kombinieren, (c) Zusätze wie "Art"; "Typ", "Fas-
son", "Nachahmung", "Rival-", "Qualität" oder dergleichen mit einer ge-
schützten Bezeichnung kombinieren oder (d) eine andere abgewandel-
te Form ("forme modifiée") einer vom Staatsvertrag geschützten Be-
zeichnung darstellen und überdies in diesem letzten Fall zwischen
ihnen und der geschützten Bezeichnung eine Verwechslungsgefahr
besteht. Die übrigen bilateralen Staatsverträge verlangen dieses Be-
stehen einer Verwechslungsgefahr auch für die Spielarten (a) bis (c).
Art. 5 Abs. 1 V E-CH macht deutlich, dass der Begriff der "forme mo-
difiée" nicht eng gemeint, sondern Art. 4 Abs. 2 V E-CH auch auf Fälle
anzuwenden ist, in welchen Marken falsche oder irreführende An-
gaben über Herkunft, Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Erzeug-
nisse oder Waren bloss enthalten ("contiennent") und mit anderen Be-
standteilen kombinieren (vgl. auch Fallgruppe [b]). Erst mittelbare Her-
kunftsangaben wie Namen oder Abbildungen von Orten, Gebäuden,
Denkmälern eines Vertragsstaats etc., die nach der überwiegenden
Verkehrsauffassung indirekt auf diesen Staat hinweisen, sind zulässig
(Art. 5 Abs. 2 V E-CH). Eine abgewandelte Form eines namentlich ge-
schützten Kennzeichens kann somit auch in der Kombination einer
geografisch falschen oder irreführenden Angabe mit anderen Bestand-
teilen bestehen. Der V E-CH ist auf eine solche abgewandelte Form
anwendbar, wenn zusätzlich eine Verwechslungsgefahr mit der ge-
schützten Bezeichnung besteht.
3.5 Der Begriff der Verwechslungsgefahr gilt im ganzen Kennzeichen-
recht möglichst einheitlich (vgl. BGE 135 III 455 E. 6.3.4 Maltesers/Kit-
Kat, BGE 128 III 151 E. 2c Securitas; EUGÈNE BRUNNER, Die Verwechs-
lungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck unter Berück-
sichtigung des Adressatenkreises, Warenabstandes, Schriftbildes,
Sinngehaltes und Bekanntheitsgrades – Und das Gesetz?, in: Binsen-
wahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift Lucas David, Zürich
1996, S. 79 mit weiteren Hinweisen). Er bedeutet, dass ein Kennzei-
chen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen,
Gegenstände, Staaten oder staatlicher Körperschaften durch gleiche
oder ähnliche Zeichen gefährdet wird (Urteil des Bundesgerichts
Nr. 4A_101/2007 vom 28. August 2007, veröffentlicht in sic! 2008, 54
E. 3.3 Doppeladlerwappen). Kennzeichen sind mit Herkunftsangaben
verwechselbar, wenn sie geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen
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über die geografische Herkunft der Ware zu wecken (BGE 125 III 201
E. 1b Budweiser). Eine Verwechslungsgefahr kann sich aus Überein-
stimmungen im Wortklang, im Schriftbild und im Sinngehalt ergeben,
wobei es grundsätzlich ausreicht, dass nach einem dieser Kriterien
eine solche Gefahr besteht (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002
vom 24. September 2002, publiziert in sic! 2003, 339 E. 2.1 Schlum-
pagner m.w.H.).
Übereinstimmungen im geografischen Sinngehalt können somit neben
Übereinstimmungen in der Buchstaben- oder in der Klangfolge der
Zeichen eine allfällige Verwechslungsgefahr verstärken. Zwei der im
V E-CH erwähnten Spielarten abgewandelter Formen im Schutzbe-
reich von Art. 4 Abs. 2 V E-CH, Übersetzungen und Eigenschafts-
wörter, charakterisieren sich in diesem Sinne sogar eher durch Sinn-
verwandtschaft als durch äusserliche Ähnlichkeit mit der geschützten
Bezeichnung. Zum Beispiel "Grison" als französische Übersetzung und
"Bündner" als Eigenschaftswort der geschützten Bezeichnung "Grau-
bünden" fallen trotz wesentlicher Unterschiede in der Buchstaben- und
Klangfolge beispielhaft unter den Staatsvertrag (vgl. Art. 4 Abs. 2 V E-
CH; Ziff. 4 des Protokolls zum V E-CH). Das Bundesgericht erklärte in
einem Fall, der den Vertrag zwischen der Schweiz und der Französi-
schen Republik über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbe-
zeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom
14. Mai 1974 ("V F-CH", 0.232.111.193.49) betraf, adjektivische Fas-
sungen geschützter Bezeichnungen sogar als selbständig geschützte
Bezeichnungen, nicht nur als abgewandelte Formen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts Nr. 4C.34/2002 vom 24. September 2002, publiziert in
sic! 2003, 338 E. 1.3 Schlumpagner, Urteil des Bundesgerichts
Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006, publiziert in sic! 2007, 276
E. 3.3 Champ), stützte diese Auslegung allerdings auf einen Brief-
wechsel des schweizerischen Aussenministers mit dem französischen
Botschafter am Tag der Vertragsunterzeichnung, der ein solches Ver-
ständnis andeutet (0.232.111.193.49). Mit Bezug auf den V E-CH und
gegenüber dem spanischen Botschafter ist kein solcher Briefwechsel
bekannt. Ziff. 4 des Protokolls zum V E-CH bestimmt vielmehr klar,
dass aus geschützten Bezeichnungen abgeleitete Eigenschaftswörter,
wie "Bündner" für Graubünden, unter den gewährleisteten Schutz ("la
protection accordée") von Art. 4 Abs. 2 V E-CH fallen und damit als ab-
gewandelte Formen geschützter Bezeichnungen gelten.
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3.6 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 4 Abs. 2
V E-CH ist die Vorinstanz von einem isolierten Vergleich der geschütz-
ten Bezeichnung mit dem abgewandelten Markenbestandteil in der be-
anstandeten Marke ausgegangen, wogegen die Beschwerdeführerin
verlangt, dass alle Bestandteile im Gesamteindruck des Marken-
zeichens in die Beurteilung mit einzubeziehen seien.
Ob eine Marke im Gesamteindruck beurteilt wird, ist für Schutznormen
in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG nach dem jeweiligen Schutz-
zweck individuell zu beantworten. Im Regelfall, zum Beispiel wenn der
Hoheitszeichenschutz die Verwendung staatlicher Wappen verbietet,
sind die in der Marke zusätzlich verwendeten Zeichenbestandteile in
die Beurteilung mit einzubeziehen (Urteil des Bundesgerichts
Nr. 4A_101/2007 vom 28. August 2007, veröffentlicht in sic! 2008, 54
E. 3.3 Doppeladlerwappen). Verbietet dagegen eine Norm wie z.B. das
Rotkreuzgesetz (SR 232.22) jegliche Verwendung des geschützten
Zeichens in einer Marke ohne auf das Bestehen einer Verwechslungs-
gefahr abzustellen, erfolgt die Beurteilung des Markenbestandteils iso-
liert (BGE 134 III 411 E. 5.2 Verband schweizerischer Aufzugsunter-
nehmen). Im vorliegenden Fall entscheidet das Vorliegen einer Ver-
wechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH über die Unter-
stellung der Marke als abweichende Form einer geschützten Her-
kunftsangabe unter den V E-CH (HOLZER, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51,
N 43). Eine solche Abweichung kann nicht nur in einer Veränderung
von Buchstaben, sondern auch in einer Hinzufügung von Wörtern oder
Wortteilen zu den geschützten Bezeichnungen bestehen, in deren
Kontext diese mit ihrem geografischen oder einem anderen Sinngehalt
wahrgenommen werden. Solche Wörter können in die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr aber nur einfliessen, wenn das Markenzeichen
als Ganzes beurteilt wird. Dies folgt unter anderem aus der Eintragung
von Bezeichnungen wie derjenige der spanischen Region und Provinz
"León" – die denselben absoluten Schutz geniesst wie "Navarra" – in
Wortzusammensetzungen wie CH 559'556 LEON MOUTTET oder
CH 549'751 LEON HATOT durch die Vorinstanz. Nachvollziehbarerwei-
se verstand auch sie den Bestandteil "León" im Gesamteindruck die-
ser Marken als Vornamen und nicht als Herkunftsangabe und liess sie
sich in dieser Interpretation von den nachgestellten Wörtern beein-
flussen. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist darum auch im
vorliegenden Fall aufgrund des ganzen angemeldeten Zeichens im
Gesamteindruck zu prüfen.
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3.7 Eine andere Frage ist, nach welchen örtlichen Verhältnissen sich
das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bestimmt. Auch hier stehen
der Grundsatz der Staatenreservierung und der Grundsatz der Schutz-
rechtsübernahme zueinander im Widerstreit. Auf die örtlichen Verhält -
nisse des Herkunftslandes abzustellen hätte den Vorzug einer kompe-
tenteren Verkehrswahrnehmung der massgeblichen Kreise, wenn eine
geschützte Herkunftsangabe im Herkunftsland, nicht aber im Schutz-
land, Bekanntheit geniesst. Es liesse sich damit vorliegend das Argu-
ment der Beschwerdeführerin weiter untermauern, dass der Marken-
bestandteil "Alvaro" als Vornamen verstanden wird, denn dieser Vor-
name ist in Spanien bekannter als in der Schweiz (vgl. E. 5.1).
Indessen kann eine Verwechslungsgefahr erst aufgrund der tatsächli-
chen Benutzung eines Zeichens und nicht schon im Herkunftsland der
geschützten Bezeichnung auftreten. Auch unter dem V E-CH wird sie
darum nach den Umständen und Gegebenheiten im Schutzland be-
stimmt (HIRT, a.a.O., S. 227). Deshalb erkannte das Bundesgericht,
dass der umfassende Schutz des Abkommens über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geo-
graphischen Bezeichnungen zwischen der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik und der Schweiz (SR 0.232.111.197.41) nicht
davon abhängig sei, ob die massgeblichen schweizerischen Verkehrs-
kreise die Bedeutung der geschützten Bezeichnungen tatsächlich
kennen. Vielmehr sei die Verwechslungsgefahr fiktiv aus der Sicht
schweizerischer Konsumenten zu beurteilen, welchen die streitige
Herkunftsbezeichnung als solche bekannt sei. Es bejahte darum das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Herkunftsangabe
"Budweiser" und der Marke "Bud" trotz wesentlicher Unterschiede
dieser Wörter, ohne nach der tatsächlichen Bekanntheit der Stadt
Budweis in der Schweiz zu fragen. Zur Begründung liess es genügen,
dass die Marke "Bud" fiktiv geeignet erschien, bei zwar schweizeri-
schen aber geografisch informierten Verkehrskreisen Fehlvorstellun-
gen über die Herkunft von amerikanischem Bier hervorzurufen (BGE
125 III 201 E. 1b Budweiser). Die Unterstellung einer Marke unter den
Staatsvertrag nach Art. 4 Abs. 2 V E-CH in Verbindung mit Art. 2 Bst. d
MSchG ist somit nach den örtlichen Verhältnissen in der Schweiz zu
prüfen. Der Einwand, dass die Herkunftsangabe den massgeblichen
Verkehrskreisen mit ihrem geografischen Sinngehalt nicht bekannt sei
(vgl. BGE 128 III 459 E. 2.1.1 Yukon, BGE 135 II 421 E. 2.6.1 Calvi),
ist unter Art. 2 Bst. d MSchG dagegen nur zulässig, wenn der ent-
sprechende Staatsvertrag dies vorsieht.
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3.8 Der Zweck der bilateralen Staatsverträge zum Schutz von Her-
kunftsangaben geht weiter als der Schutz ortsansässiger Produzenten
vor der ungerechtfertigten Monopolisierung ihrer Herkunftsangaben im
Ausland und der Schutz der Abnehmerkreise vor der Irreführung über
die Herkunft erworbener Waren und Dienstleistungen. Die Verträge
sollen überdies verhindern, dass sich die geschützten Bezeichnungen
im jeweiligen anderen Land zu Gattungsbezeichnungen entwickeln
können. Wo diese Bezeichnungen bereits als Gattungsbezeichnung
verstanden werden, sollen sie sogar eine Rückentwicklung zum Ver-
ständnis als Herkunftsangabe ermöglichen (HOLZER, a.a.O., Vorbem.
Art. 47-51, N 47; BGE 125 III 201 E. 1b Budweiser). Aufgrund dieser
weiten Zwecksetzung geht die Ausschlusswirkung der bilateralen Ver-
träge gegenüber Marken mit geografischen Bestandteilen über die-
jenige von Art. 2 Bst. a und c MSchG hinaus (HIRT, a.a.O., S. 227;
OMSELS, a.a.O., N. 875, 880; zu Art. 2 Bst. a und c MSchG vgl. BGE 128
III 457 E. 2 Yukon, BGE 135 III 418 E. 2 Calvi). Eine Verwechslungs-
gefahr setzt keine Herkunftserwartung und keinen bestimmten Sinn-
gehalt der zu prüfenden Marke voraus (vgl. zu mehrdeutigen Marken
den Entscheid des Bundesgerichts Nr. 4A.14/2006 vom 7. Dezember
2006, publiziert in sic! 2007, 277 E. 3.3.4 Champ). Der auf den staats-
vertraglichen Schutz von Herkunftsangaben übertragene Begriff der
Verwechslungsgefahr umfasst vielmehr auch Fälle einer "mittelbaren"
Verwechslungsgefahr, in welchen den angesprochenen Verkehrskrei-
sen zwar bewusst ist, dass die zu prüfende Marke nicht unmittelbar die
geschützte geografische Region benennt, sie aber doch den Eindruck
gewinnen, dass damit auf dem Umweg über eine vorangestellte Sinn-
aussage indirekt eine geografische Herkunft der gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen mitgeteilt und ohne notwendige Zuhilfe-
nahme der Fantasie zum Ausdruck gebracht wird (vgl. GALLUS JOLLER, in
Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 3, N 23; MARBACH, a.a.O., N. 961 ff.,
LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3
N. 6).
3.9 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH ist
somit zu bejahen, wenn durchschnittliche schweizerische Käufer/in-
nenkreise von Kosmetika in fiktiver Kenntnis der spanischen Provinz
und Region Navarra einen inhaltlichen Bezug auf dieses Gebiet in der
Marke ALVARO NAVARRO in ihrem Gesamteindruck erblicken und die
Marke dadurch geeignet erscheint, Fehlvorstellungen über die Her-
kunft damit gekennzeichneter Kosmetikwaren auszulösen, ohne dass
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die Marke deshalb als direkte Herkunftsangabe verstanden zu werden
braucht.
3.10 Art. 2 Abs. 4 und 5, Art. 4 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 2 V E-CH neh-
men bestimmte, hier nicht interessierende Fälle von der Anwendung
des Staatsvertrags aus, ohne dabei aber eine Ausnahme von der Fik-
tion zu machen, dass die Region Navarra den schweizerischen Ver-
kehrskreisen bekannt sei (E. 3.7). Für den vorliegenden Fall weiter von
Bedeutung ist damit nur Art. 2 Abs. 4 V E-CH, wonach eine Person
ihren Namen oder ihre Firma, wenn eine vom V E-CH geschützten
Herkunftsangabe darin vorkommt und schützenswerte Interessen be-
stehen, kennzeichenmässig in einer Marke benutzen darf.
4.
Auch Art. 10 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967
("PVÜ"), Art. 1 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die Unterdrü-
ckung falscher oder irreführender Herkunftsangaben, revidiert in Lissa-
bon am 31. Oktober 1958 ("MHA") und Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens
über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
(Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorgani-
sation vom 15. April 1994 ["TRIPS"]) dienen dem Schutz vor der Ver-
wendung von Herkunftsangaben in Marken. Voraussetzung ist bei die-
sen Bestimmungen, dass den massgeblichen Verkehrskreisen der
geografische Sinngehalt der Marke bekannt ist und sie daher irreführt.
5.
Die Bezeichnung Navarra ist aufgrund von Art. 2 Abs. 1 V E-CH als
Name einer spanischen Region und zugleich als Name einer spani -
schen Provinz geschützt (Ziff. 6 des Protokolls zum V E-CH). Da die zu
prüfende Marke nicht bloss "Navarra" lautet, ist festzustellen, ob zwi-
schen "Alvaro Navarro" und "Navarra" eine Verwechslungsgefahr be-
steht (vgl. E. 3.4-3.7).
5.1 Álvaro ist ein vor allem in Spanien und Portugal häufiger, männli-
cher Vorname (Duden, Das grosse Vornamenlexikon, 3. Aufl. Mann-
heim 2007, S. 51). In Spanien soll er, nach der Häufigkeitsstatistik
einer internationalen Elternberatungsorganisation, zu den zehn am
häufigsten vergebenen Vornamen der letzten Jahre gehören
( /pregnancy/nombres/nombres_por_decadas ,
besucht am 15. Januar 2010). Auch in der Schweiz ist der Vorname
"Alvaro" gebräuchlich. Das elektronische Telefonbuch nennt 318 Träger
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dieses Namens, die Hälfte davon in den Kantonen Genf, Waadt und
Tessin ( , besucht am 18. März 2010). Häufiger an-
zutreffen ist der damit verwandte spanische Nachname "Alvarez". Na-
varro ist das reguläre spanische Adjektiv zu Navarra, kann also mit
"navarrenisch" übersetzt werden (Langenscheidts Handwörterbuch
Spanisch, 8. Aufl. München 1987, S. 432). Mit Bezug auf Navarro als
einzelnes Wort müsste das Bestehen einer Verwechslungsgefahr also
bejaht werden (vgl. E. 3.5). Für eine Übereinstimmung zur geschützten
Bezeichnung Navarra besteht nicht nur in der ähnlichen Buchstaben-
folge des zweiten Markenworts, sondern ebenso im verwandten Sinn-
gehalt als Eigenschaftswort eine Grundlage (E. 3.5). Allerdings ist die
Marke "Alvaro Navarro" in ihrem Gesamteindruck zu prüfen (E. 3.6).
Navarro ist zugleich ein in Spanien häufiger Nachname, der auch in
der Schweiz vorkommt und in 190 Einträgen im elektronischen Tele-
fonbuch der Schweiz erwähnt wird ( , besucht am 18.
März 2010, vgl. z.B. auch
navarro.pdf ).
Hintereinandergestellt erwecken die Markenbestandteile "Alvaro Na-
varro" aufgrund ihres Gleichklangs, ihrer Übereinstimmung in Silben-
zahl und Vokalfolge (a – a – o) und wegen ihrer Ähnlichkeit mit be-
kannten Personennamen wie "Alberto", "Alvarez" und "Pizarro" den
Eindruck eines Vor- und Nachnamens. Personen mit Namen "Alvaro
Navarro" figurieren denn auch an mehreren Orten im elektronischen
Telefonbuch in der Schweiz.
5.2 Allerdings kann nicht damit gerechnet werden, dass die der Marke
begegnenden Verkehrskreise sie mit einer Person namens Alvaro
Navarro, die sie kennen, in Verbindung bringen und dass dieser Sinn-
gehalt die Marke damit unter Ausschluss jeder Verwechslungsgefahr
von der geschützten Bezeichnung Navarra unterscheidet. Dass "Alvaro
Navarro" als Personenname aufgefasst wird, schliesst das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr mit dieser geschützten Bezeichnung nicht
aus. Da davon auszugehen ist, dass die Verkehrskreise die Provinz
Navarra kennen (vgl. E. 3.7), werden sie auch die spanische Herkunft
dieses Personennamens ohne Weiteres bemerken. Neben den Sinn-
gehalt als Personenname kann, da in Personennamen häufig eine
regionale Herkunft zum Ausdruck kommt, gleichzeitig auch ein ge-
danklicher Bezug zu Spanien treten. Damit wird zwar keine konkrete
Herkunftserwartung begründet, doch ist dies für die Annahme einer
Verwechslungsgefahr mit der geschützten Bezeichnung Navarra auch
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nicht erforderlich (E. 3.8). Das Wort "Navarro" als solches ist kenn-
zeichnungskräftig und prägt die Marke Alvaro Navarro ähnlich stark
wie das vorangehende "Alvaro". Sein als bekannt vorausgesetzter geo-
grafischer Sinngehalt schwächt seine Kennzeichnungskraft – im Unter-
schied zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen einer
Markenkollision (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich
vom 23. August 1999, publiziert in sic! 2000, 598 ff. Helvetic Tours/Hel-
vetia Airlines AG) – vorliegend nicht, sondern stärkt sie eher im Ver-
gleich zum vorangehenden Bestandteil, da es durch seinen Doppel-
sinn als Personenname im Gesamteindruck und als geografisches Ei-
genschaftswort als Einzelwort in der Erinnerung besser haften bleibt.
Es hat zu keinem anderen Wort der Alltagssprache einen naheliegen-
den Sinnbezug. Eine Verwechslungsgefahr kann schon bejaht werden,
wenn nur eines der Merkmale des geschützten Zeichens verwendet
wird, es für sie charakteristisch und für ihren Gesamteindruck be-
stimmend ist (vgl. BGE 96 II 403 E. 2 Men's Club/Eden Club, BGE 93
II 260 ff. Brisemarine/Blue Marine; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007, publiziert in sic! 2007, 747
E. 8 Yeni Raki/Yeni Efe und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 diva
Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.), Entscheide der Eidg. Re-
kurskommission für geistiges Eigentum/RKGE vom 4. Mai 2000, publi-
ziert in sic! 2000, 388 ff. Blue Jeans Gas (fig.)/Gas Station und vom
13. November 1997, publiziert in sic! 1998, 195 Secret Plea-
sures/Private Pleasures). Auch wenn die Marke Alvaro Navarro als
Personenname verstanden wird, besteht mithin ein Bezug zu einer
spanischen Provinz bzw. Region, der für die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr genügt. Sie ist darum in ihrem Gesamteindruck als
abweichende Form von Navarra im Sinne von Art. 4 Abs. 2 V E-CH zu
qualifizieren.
6.
Die Marke untersteht damit grundsätzlich den Voraussetzungen von
Art. 2 Abs. 1 V E-CH. Ein schützenswertes Interesse der Beschwerde-
führerin am Gebrauch ihres eigenen Namens (vgl. E. 3.10) hat diese
nicht geltend gemacht. Es ist auch nicht ersichtlich, da es sich beim
angemeldeten Zeichen offenbar nicht um ihren Namen handelt. Auch
für die Anwendbarkeit weiterer Ausnahmebestimmungen bestehen vor-
liegend keine Anzeichen.
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7.
Die Vorinstanz begründete ihren angefochtenen Entscheid alternativ
damit, die Marke verletze auch Art. 2 Bst. c MSchG, da sie über die
geografische Herkunft der gekennzeichneten Ware irreführe. Als geo-
grafisch irreführend gelten allerdings nur Zeichen, die eine direkte
geografische Angabe enthalten und den Adressaten zur Annahme
verleiten, die gekennzeichnete Ware stamme aus einem Land oder
dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in
Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b Alpina, BGE 135 III 418
E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen). Wie dargelegt, wird die Marke
Alvaro Navarro im Verkehr vor allem als Personenname verstanden,
was zwar nicht ihrer Verwechslungsgefahr mit der geschützten Be-
zeichnung "Navarra" im weiten Sinne des V E-CH, wohl aber der An-
nahme einer direkten Herkunft aus Spanien entgegensteht. Der Aus-
schlussgrund von Art. 2 Bst. c MSchG ist in diesem Fall darum nicht
erfüllt.
8.
Die Beschwerdeführerin machte vor der Vorinstanz geltend, in Spanien
seien über 200 nationale Marken mit dem Bestandteil "Navarro", und
im Gemeinschaftsmarkenregister der Europäischen Union 45 Gemein-
schaftsmarken mit Schutzwirkung unter anderem für Spanien mit dem
Bestandteil "Navarro" eingetragen worden. Sie belegte diese Angabe
durch Auszüge aus den betreffenden amtlichen Registern und bestritt
damit das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses an der angemeldeten
Marke. Allerdings unterliess es die Beschwerdeführerin, allfällige spe-
zifische gesetzliche Grundlagen des spanischen und/oder europäi-
schen Rechts für diese offenbar staatsvertragswidrige Eintragungspra-
xis darzutun. Mangels besonderer und ausdrücklicher Ausnahmebe-
stimmungen des Herkunftslandes ist dem Grundsatz der Staatenreser-
vierung, der auf die angeführten Vergleichsmarken offensichtlich keine
Anwendung gefunden hat, vor demjenigen der Schutzrechtsübernah-
me der Vorrang zu geben. Es ist darum davon auszugehen, dass kein
besonderes Sachrecht, sondern das faktische, überwiegende Ver-
ständnis des Ausdrucks Navarro als Personenname in Spanien zur
Eintragung jener Marken geführt hat, der Grundsatz der Staatenreser-
vierung im vorliegenden Fall also über die milderen Eintragungsvor-
aussetzungen im Herkunftsland hinausgeht. Als Folge des weiten
Schutzzwecks des V E-CH hat die Beschwerdeführerin dies hinzu-
nehmen (E. 3.2). Präjudizierende Wirkung im Sinne eines Anspruchs
auf Gleichbehandlung im Unrecht haben ausländische Markeneintra-
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gungen ohnehin nicht (BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece, Urteil des
Bundesgerichts Nr. 4A.5/2004 vom 25. November 2004, publiziert in
sic! 2005, 279 f. E. 4.3 firemaster).
9.
Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptpunkt abzuweisen. Eventuali-
ter beantragt die Beschwerdeführerin, die Marke "Alvaro Navarro" sei
mit der Einschränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im
schweizerischen Markenregister einzutragen. Die Vorinstanz hat sich
diesem Antrag, der nach dem Gesagten auch Art. 2 Abs. 2 V E-CH
entspricht, konsequenterweise nicht widersetzt.
Die Beschwerde ist daher im Eventualstandpunkt gutzuheissen, Ziff. 1
der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz an-
zuweisen, die Marke Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO mit der Ein-
schränkung "sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizeri-
schen Markenregister einzutragen.
10.
10.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei
aufzuerlegen. Einer obsiegenden Partei dürfen Verfahrenskosten auf-
erlegt werden, die sie unter Verletzung von Verfahrenspflichten verur-
sacht hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Die angefochtene Verfügung wird auf-
gehoben, den Beschwerdeanträgen aber nur im Eventualstandpunkt
stattgegeben. Im vorinstanzlichen Verfahren wurde die Verwendung
lediglich Waren aus der Provinz bzw. Region Navarra vorbehalten, ein
Hinweis auf die Möglichkeit der Beschränkung im Sinne des eventuali -
ter Beantragten hat die Vorinstanz jedoch unterlassen. Es ist deshalb
nicht dargetan, dass die Beschwerdeführerin die Eintragung der Marke
bereits im vorinstanzlichen Verfahren im Eventualstandpunkt hätte er-
langen können.
Der Umfang des Obsiegens im Eventualstandpunkt wird vom Gericht
auf einen Viertel festgelegt, womit drei Viertel der Verfahrenskosten
von insgesamt Fr. 2'500.-, ausmachend Fr. 1'875.-, der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen sind. Die Vorinstanz hat keine Kosten zu tragen
(Art. 63 Abs. 2 VwVG).
10.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteient-
schädigung im Umfang der ihr erwachsenen, notwendigen Kosten aus-
zurichten (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädi -
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gungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7414/2006 vom 7. März
2007 E. 11 Doppeladler). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine
Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf
Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Anbetracht der teil -
weisen Gutheissung der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin
teilweise Anspruch auf Parteientschädigung. Das Gericht erachtet eine
entsprechend gekürzte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 500.-
(inkl. MWSt) als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2,
Art. 9 und Art. 14 VGKE).
10.3 Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf Par-
teientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom
20. November 2008 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen,
die Marke Nr. 50537/2008 ALVARO NAVARRO mit der Einschränkung
"sämtliche Waren spanischer Herkunft" im schweizerischen Marken-
register einzutragen.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden im Umfang von Fr. 1'875.-
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'625.- wird
der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden
Urteils zurückerstattet.
4.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung
von Fr. 500.- zu bezahlen.
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5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 50537/2008; Gerichtsurkunde; Beilage:
Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2009)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Sibylle Wenger Berger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 9. April 2010
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