Cour II
B-3030/2010
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech,
Claude Morvant, juges,
Olivier Veluz, greffier.
EBI SA,
représentée par P&TS Marques SA,
recourante,
contre
Touring Club Suisse (TCS),
représenté par Bugnion SA,
intimé,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 10'444
CH P-414'166 "ETI" / CH 582'870 "E.B.I.".
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-3030/2010
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 582'870
E.B.I.
(marque attaquée), déposée par EBI SA, a été publié dans Swissreg
le 11 février 2009. Dite société revendiquait la protection de sa marque
pour les produits suivants de la classe 36 : assurances ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; affacturage ;
agences de recouvrement de créances ; consultation et informations
en matière d'assurances ; consultation et informations en matière
financière ; analyse financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ; services de financement ; cote en Bourse ;
émission de bons de valeur ; courtage ; courtage en assurances ;
courtage en Bourse ; banque directe (home-banking) ; émission de
cartes de crédit ; services de cartes de crédits ; services de cartes de
débits ; vérification des chèques ; transfert électronique de fonds ;
constitution de fonds ; placement de fonds ; dépôt de valeurs ; dépôt
en coffres-forts ; épargne ; assurance sur la vie ; gérance de fortunes ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; garanties et
cautions ; services de liquidation d'entreprises (affaires financières) ;
prêt sur nantissement ; prêt (finances) ; agences de crédit ; crédit ;
crédit-bail ; opérations de change ; opérations de change et de
compensation ; opérations monétaires ; transactions et opérations
financières ; services fiduciaires ; paiement par acomptes ; parrainage
financier.
Le 11 mai 2009, le Touring Club Suisse (TCS) a formé opposition
totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque
suisse antérieure n° P-414'166
ETI
(marque opposante), protégée en relation avec les produits suivants
des classes 36, 39, 40 et 42 : toutes prestations d'assurance et
d'assistance à l'étranger aux personnes, à savoir assurance
d'annulation de voyage, recherche et sauvetage, rapatriement
sanitaire, assurance vol ; toutes prestations d'assurance et
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d'assistance à l'étranger, liées à l'utilisation d'un véhicule, à savoir
dépannage, remorquage, envoi de pièces détachées, réparation du
véhicule, rapatriement du véhicule, dédouanement du véhicule ;
assurance de protection juridique de circulation à l'étranger, à savoir
démarches amiables, couverture de frais d'expertise, d'honoraires
d'avocats, de frais de justice, en matière civile, pénale et
administrative.
Par écritures du 23 juillet 2009, EBI SA a conclu, avec suite de frais et
de dépens, au rejet de l'opposition formée par le TCS. Dite société a
contesté la similarité des marques opposées ainsi que l'existence d'un
risque de confusion.
B.
Par décision du 25 mars 2010, l'Institut fédéral a admis, avec suite de
frais et de dépens, l'opposition formée par le TCS contre
l'enregistrement de la marque attaquée. Dite autorité a en bref
considéré que les marques opposées étaient enregistrées pour des
services identiques et similaires et que dites marques étaient
similaires. Estimant que la marque opposante bénéficiait d'un champ
de protection normal, l'Institut fédéral a par conséquent admis qu'il
existait un risque de confusion entre les marques opposées.
C.
Par écritures du 28 avril 2010, mises à la poste le même jour, EBI SA
(ci-après : la recourante) recourt contre la décision de l'IPI du 25 mars
2010 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite
de frais et de dépens, à son annulation, au rejet de l'opposition et à la
confirmation de l'enregistrement de la marque suisse n° 582'870
"E.B.I.".
Pour motifs, la recourante conteste en partie l'appréciation de l'autorité
inférieure s'agissant de la similarité et de l'identité des services en
cause. Elle estime en effet que ces derniers ne sont qu'en partie
similaires, à savoir seulement pour les assurances, consultations et
informations en matière d'assurance, estimations financières
(assurances), courtage en assurance et assurance sur la vie.
S'agissant de la similarité des marques en présence, la recourante fait
valoir que ces dernières se distinguent sur les plans visuel et auditif. Il
y aurait donc lieu de nier l'existence d'un danger de confusion entre
ces marques.
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D.
Dans sa réponse du 21 juin 2010, le TCS (ci-après : l'intimé) conclut
au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. A l'appui de ses
conclusions, l'intimé renvoie pour l'essentiel aux considérants de la
décision attaquée. Pour le surplus, il estime que la marque opposante
mérite d'être mise au bénéfice d'une sphère de protection plus élevée
que la moyenne, dans la mesure où elle est présente depuis un demi-
siècle sur le marché et où elle fait l'objet d'un effort publicitaire intensif.
E.
Dans ses écritures du 21 juin 2010, l'Institut fédéral propose le rejet du
recours, renonce à présenter des remarques et des observations et
renvoie aux motifs de sa décision.
F.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la
recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la protection des marques du
28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les
signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits
ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque
antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il
en résulte un risque de confusion (let. b) et les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c).
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3.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits ou des
services pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait
que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que
les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que
les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet
que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être
exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les
produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de
confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de
l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008
consid. 3 Emotion).
S'agissant du cercle des destinataires déterminant, il faut, selon la
doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les
circonstances, en particulier la capacité de perception des
destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en
situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain
marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on
est en présence de produits ou de services pour lesquels il est
d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition,
on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un
risque de confusion. Et si le public est composé de spécialistes dont
on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait
faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008
consid. 7.2 Nasacort ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; IVAN CHERPILLOD,
Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH,
in : Roland Von Büren/Lukas David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd.,
Bâle 2009, nos 995 ss).
En l'espèce, l'autorité inférieure a implicitement considéré que les
services revendiqués par les marques opposées s'adressaient au
consommateur moyen. Avec raison, les parties ne contestent pas
cette appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-137/2009
du 30 septembre 2009 consid. 5.2.3 Diapason).
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4.
La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante,
celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-8052/2008 du 29 octobre 2009
consid. 7.2 G-Star). L'aire de protection d'une marque dépend de sa
force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que
pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à
créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les
marques dont les éléments essentiels dérivent des notions
descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche
fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans
le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un
patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une
protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles
sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009
consid. 6 Sky ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).
4.1 Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures
géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube,
pyramide, sphère) (DAVID, op. cit., n° 45 ad art. 2 ; sic! 2007 736
consid. 4 et les réf. cit. Karomuster farbig), de lettres de l'alphabet
(voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 X-Pressure), de chiffres,
de couleurs de base, de signes de ponctuation ou de signes
mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un signe peut
toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (sic! 2004 853
consid. 4 Formes répétitives [3D] ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72).
Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait
un caractère descriptif.
Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une
autre la marchandise concernée. On peut distinguer les désignations
génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou
de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications
sur les caractéristiques du produit ou du service. Les indications
relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont
descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa
matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le
cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de
vente, son prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre
descriptifs les indications portant sur une composante particulière du
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produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui
décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008
consid. 7.1 et les réf. Booster). Un élément de la marque n'exerce
toutefois un effet descriptif que si cette acception se comprend
facilement par le consommateur moyen sans effort d'imagination
(ATF 114 II 371 consid. 2 Alta tensione, ATF 108 II 216 consid. 2
Less). Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un
rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc
pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive.
Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de
déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la
combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant
être compris par les milieux intéressés comme une dénomination
descriptive sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1171/2008 du 3 juin 2008
consid. 8.1.3 Orthofix ; voir également en ce sens : arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6770/2009 du 9 juin 2008 consid. 8.1 et 8.2
Nasacort).
4.2 En l'espèce, la marque opposante est formée du terme "eti".
Avec l'autorité inférieure, il sied de reconnaître que "eti" n'a pas de
signification déterminée ou générique en relation avec les services
pour lesquels la marque opposante est protégée. Au demeurant, les
parties ne le contestent pas. Dans ces conditions, la marque
opposante jouit d'une force distinctive à tout le moins normale.
L'intimé abonde dans ce contexte en soutenant que la marque
opposante devrait bénéficier d'une aire de protection étendue, dans
la mesure où elle fait l'objet depuis plus de quarante ans d'un usage
continu et intensif. 700'000 polices d'assurance "ETI" auraient été
conclues en Suisse en 2010 et la marque serait l'objet d'un effort
publicitaire soutenu. A l'appui de ses allégations, l'intimé a produit un
extrait de son site internet relatant son histoire ainsi qu'un tableau
recensant le nombre de polices d'assurance "ETI Europe" conclues
au cours des dix dernières années. Il est vrai que ce dernier
document démontre que les polices d'assurance proposées par
l'intimé ont un certain succès. Cependant, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le consommateur moyen garde
davantage en mémoire le nom de son assureur que celui de la police
d'assurance spécifique à laquelle il souscrit. Si le document retraçant
l'histoire du TCS mentionne quant à lui que le "Livret ETI" fut la
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grande innovation des années 60 et qu'il s'agit encore aujourd'hui
d'un produit d'assurance phare, il ne démontre pas que le public
suisse, confronté au terme "eti", le comprend comme un signe
distinctif renvoyant au TCS. On doit donc bien reconnaître que ce
dernier n'a fourni aucun moyen de preuves qui permettrait de
démontrer que la marque opposante "ETI" serait connue du public
suisse et bénéficierait ainsi d'un champ de protection élargi. Il sied
par conséquent de reconnaître à ladite marque une force distinctive
normale (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid 6.2.3 et les réf. Sky ; cf. ég. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-8052/2008 du 29 octobre 2009
consid. 7.8 s. G-Star). Au demeurant, l'appréciation du risque de
confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont
enregistrées et non dans la forme utilisée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 9 Targin ;
sic! 2004 927 consid. 6 Ecofin). Or, c'est associé aux termes "livret"
en français (Livret ETI), "libretto" en italien (Libretto ETI) et
"Schutzbrief" en allemand (ETI Schutzbrief) que le mot "eti" est en
général reconnu par le public suisse comme un produit d'assurance
de l'intimé.
5.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque
sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de
cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible
(ATF 119 II 473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion
lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive
d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre
que les milieux intéressés seront induits en erreur par la
ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou
l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque
de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public
distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent
différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou
d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion
indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 122 III 382
Kamillosan).
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La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes
simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre,
qui a été vue dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister
dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante
(ATF 121 II 377 consid. 2a Boss). Pour déterminer si deux marques
se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de
prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique ou
encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en
principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste
sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17 ad
art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi
que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que
l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des
particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de
même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une
accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes
intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc
Securitas, ATF 122 III 382 Kamillosan).
5.1 En l'espèce, les marques en présence sont, d'une part, "ETI"
(marque opposante) et, d'autre part, "E.B.I." (marque attaquée).
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a estimé que les
marques opposées étaient similaires sous les angles visuel et auditif.
La consonne "b" au lieu de "t" et les trois points de la marque
attaquée ne permettraient pas de distinguer cette dernière de la
marque opposante. Le critère sémantique ne serait par ailleurs pas
pertinent, les marques opposées ayant une signification
indéterminée. Selon l'Institut fédéral, un risque de confusion
résulterait de cette similarité.
La recourante soutient que l'apparence visuelle qui se dégage des
marques opposées est clairement différente. La lettre "t" se
distinguerait indiscutablement de la lettre "b". A cela s'ajouterait les
trois points de la marque "E.B.I.", cette dernière apparaissant ainsi
plus longue et moins compacte que la marque opposante "ETI". Sous
l'angle auditif, la recourante fait valoir que la marque opposante sera
"prononcée d'une traite, en deux syllabes /e-ti/". En revanche, les
points de la marque attaquée impliquerait que cette dernière soit
perçue comme un acronyme et qu'elle soit prononcée une lettre à la
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fois, en trois syllabes distinctes. La recourante expose en outre que
les lettres "t" et "b" constituent des phonèmes incontestablement
différents.
L'intimé défend pour sa part en bref que les différences qui
caractérisent les marques opposées sont insuffisantes pour bannir
un risque de confusion.
5.2 Il s'agit donc dans un premier temps d'examiner si les marques
opposées, telles qu'elles figurent au registre, présentent des
similitudes sous les angles visuel, auditif et sémantique.
5.2.1 D'un point de vue visuel, la marque opposante est une marque
verbale composée du terme "eti", à savoir trois lettres – deux
voyelles et une consonne. La marque attaquée est quant à elle
formée de six caractères, à savoir trois lettres "e", "b" et "i", chacune
d'elles étant suivie d'un point, sans espace : "E.B.I.".
Il appert de ce qui précède que, d'une part, la marque attaquée est
plus longue de trois caractères. D'autre part, la présence des points
qui suivent les lettres "e", "b" et "i" espacent ces dernières, donnant
à la marque attaquée une impression visuelle plus aérée que celle de
la marque opposante "ETI", dépourvue de tout signe de ponctuation.
De surcroît, alors que cette dernière apparaît comme une marque
formée d'un mot, les points de la marque attaquée indiquent
visuellement qu'il s'agit d'un acronyme. Aussi faut-il déjà admettre
que les marques opposées sont visuellement distinctes, bien qu'elles
aient en commun les lettres "e" et "i". Au demeurant, il en va de
même s'il est fait abstraction des trois points de la marque attaquée,
que le consommateur moyen peut ne pas garder en mémoire. En
effet, la consonne "t" de la marque opposante est angulaire, en
particulier en majuscule, et se distingue ainsi clairement de la
consonne "b" de la marque attaquée, caractérisée par des lignes
arrondies (voir dans le même sens : ATF 121 III 377 consid. 3b
Boss).
5.2.2 Sous l'angle phonétique, la marque opposante est formée de
deux syllabes é-ti ou è-ti, suivant la manière dont sera prononcée la
lettre "e" initiale. La marque attaquée, du fait de la présence des
points, est constituée de trois syllabes e-b-i, prononcée telle quelle
ou, en allemand notamment, é-b-i. Ainsi donc, si les marques
opposées ont en commun leurs deux voyelles, celle attaquée a une
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cadence différente de celle opposante, plus brève.
A cela s'ajoute que les lettres "t" et "b" sont des phonèmes distincts,
comme le relève avec raison la recourante. Un phonème se définit
comme la plus petite unité de langage parlé, dont la fonction est de
constituer les signifiants et de les distinguer (Le nouveau Petit Robert
de la langue française 2007, Paris 2006, p. 1887). La lettre "t" est en
effet une consonne occlusive dentale. Elle est ainsi formée par le
contact de la langue sur les dents. La lettre "b" est pour sa part une
consonne occlusive bilabiale sonore, formée par le contact des
lèvres associé à la vibration des cordes vocales (sur les
caractéristiques phonétiques de ces deux lettres : Cours de
phonétique en ligne de la section de linguistique de la Faculté des
Lettres de l'Université de Lausanne, Description des consonnes,
Occlusives orales, in : /ling/page13338.html). Ainsi donc,
le phonème formé par la lettre "b" est plus rond et sonore que celui
de la lettre "t". Dans ces conditions, il n'est pas possible, sur le plan
phonétique, de confondre "tag" et "bague" ou "trimer" et "brimer". Il
sied d'ajouter dans ce contexte que le Tribunal fédéral a jugé que, sur
le plan phonétique notamment, les marques "BOSS" et "BOKS"
n'étaient pas similaires. La Haute Cour a en effet considéré qu'à
l'évidence, ces marques avaient une sonorité analogue, mais qu'elles
avaient des phonèmes globalement différents, la marque "BOSS"
possédant un son rond alors que la marque "BOKS" avait quelque
chose de haché en raison du groupe "-ks" qui se prononce comme
"x". Ainsi, selon le Tribunal fédéral, la dissimilitude des marques
"BOSS" et "BOKS" ne sera pas négligée, d'autant plus qu'il s'agit de
mots brefs (ATF 121 III 377 consid. 3a). En conséquence, s'il est en
l'espèce fait abstraction des points de la marque "E.B.I." de sorte
qu'elle se trouvera prononcée "é-bi" ou "è-bi", on ne saurait nier
qu'elle se distingue phonétiquement de la marque opposante "ETI".
Force est donc d'admettre que les marques opposées ne sont pas
similaires sur le plan phonétique.
5.2.3 Sur le plan sémantique enfin, il y a lieu de relever que la
marque opposante est formée du terme fantaisiste "eti" qui n'a de
signification ni en français, ni en allemand, ni en italien. On ne peut
au demeurant exclure qu'il s'agisse d'un sigle, au sens toutefois
inconnu, partant à caractère fantaisiste. Quant à la marque attaquée,
comme nous l'avons remarqué ci-dessus, la présence des points qui
suivent chacune des lettres qui la forment indique qu'il s'agit d'un
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acronyme. Aucun élément au dossier ne permet cependant de
déterminer à quels termes se rapportent les lettres "e", "b" et "i" de
l'acronyme de la marque attaquée. Le consommateur y verra ainsi un
acronyme fantaisiste. Dans ces circonstances, à savoir en présence
de deux signes fantaisistes, le critère sémantique n'est pas pertinent.
5.3 Il ressort de ce qui précède que les marques opposées se
distinguent l'une de l'autre sur les plans visuel et auditif. En
conséquence, ces marques ne peuvent pas être confondues.
6.
Compte tenu du fait qu'un risque de confusion doit être exclu sous
l'angle de la comparaison des marques en présence, point n'est
besoin d'examiner la question de la similarité des services en relation
avec lesquels elles sont protégées.
7.
Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée ne porte pas
atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante. Partant,
bien fondé, le recours formé par EBI SA doit être admis, les chiffres
1, 2 et 4 du dispositif de la décision de l'Institut fédéral du 25 mars
2010 doivent être annulés et l'opposition n° 10'444 doit être rejetée.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière
d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation
de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au
maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas
les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir
un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la
procédure de première instance. Faute d'autres pièces quant à la
valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs
empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3).
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En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et
mis à la charge de l'intimé qui succombe. L'avance de frais de
Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à cette dernière.
7.2 La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée
par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels
autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de
représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat
(art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF).
En l'espèce, la recourante a demandé que les dépens de la première
et de la seconde instance soient mis à la charge de l'intimé.
S'agissant des dépens de la présente procédure de recours, elle a
produit une note d'honoraires de Fr. 2'250.- (TVA comprise).
Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, cette somme lui est allouée à
titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la
charge de l'intimé. A ce montant s'ajoute une indemnité de Fr. 1'000.-
(TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité
inférieure, également mise à la charge de l'intimé.
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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B-3030/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la
décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 25 mars
2010 sont annulés et l'opposition n° 10'444 est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de l'intimé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante est restituée à
cette dernière.
3.
Des dépens, d'un montant total de Fr. 3'250.- (TVA comprise), sont
alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
- à l'intimé (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W10444-sth/bs ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 5 novembre 2010
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