Abtei lung II
B-3052/2009
{T 1/2}
U r t e i l v o m 1 6 . F e b r u a r 2 0 1 0
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Fabergé Limited, Walker House, Po Box 908GT,
Mary Street, KY-George Town,
vertreten durch Fürsprecher lic. iur Marc R. Büttler,
Holenstein Rechtsanwälte AG, Utoquai 29/31,
8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch CH Nr. 62175/2007
DIAMONDS OF THE TSARS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3052/2009
Sachverhalt:
A.
Die Hinterlegerin meldete am 31. Oktober 2007 (Nr. 62175/2007) die
Wortmarke DIAMONDS OF THE TSARS beim Eidgenössischen Insti-
tut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) zur Eintragung für folgende
Waren und Dienstleistungen an:
Klasse 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder
damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitinstru-
mente; horologische und chronometrische Instrumente; rohe und halb-
gefertigte Edelsteine; geschliffene Edelsteine; künstliche Edelsteine
und Halbedelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für
den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren; Nachahmungen
von Juwelierwaren; Modeschmuck; Manschettenknöpfe; Schmuck-
waren aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen
oder Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus
Edelsteinen; Silberwaren, Besteck.
B.
Die Vorinstanz beanstandete die Markenanmeldung mit Schreiben
vom 3. April 2008 wegen materieller Verstösse gegen Art. 2 lit. a und c
des Markenschutzgesetzes. Das Zeichen DIAMONDS OF THE TSARS
sei für die beanspruchte Warenklasse beschreibend, da Abnehmer –
auch Fachleute im Schmuckbereich – es unmittelbar als Hinweis
darauf verstünden, dass es sich um Diamantenschmuck aber auch
Uhren der Zaren handle, die aus Diamanten bestehen oder damit
besetzt sind. Ein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sei dagegen
nicht erkennbar. Eine offensichtliche Irreführungsgefahr ergebe sich
namentlich daraus, dass das Zeichen auch für künstliche Edelsteine,
Halbedelsteine, sowie Nachahmungen von Juwelierwaren der Klasse
14 beansprucht worden sei, welche aber zwingend gar keine echten
Diamanten enthielten.
C.
Mit Schreiben vom 4. Juni 2008 wendete sich die Hinterlegerin gegen
den beschreibenden Charakter als auch die von dem Zeichen ausge-
hende Täuschungsgefahr. Sie macht zunächst in Bezug auf Diaman-
ten geltend, dass der Zusatz OF THE TSARS für eine genügende
Seite 2
B-3052/2009
Individualisierung sorge und das Zeichen somit in seiner Gesamtheit
auch für Diamanten aus dem Gemeingutcharakter heraushebe. Der
Vorwurf der unmittelbaren Beschreibung könne nicht auf horologische
und chronometrische Instrumente, Manschettenknöpfe, Figuren, Figür-
chen, Silberwaren und Besteck übertragen werden, da diese nicht dem
Schmuck- und schon gar nicht dem Edelstein- bzw. Diamantenbereich
zuzuordnen seien.
Im Hinblick auf die Irreführungsgefahr wandte die Hinterlegerin ein,
dass das Zeichen geeignet sein müsse, einen erheblichen Teil der
Abnehmer zu täuschen. Das Warensortiment sei keinesfalls an breite
Schichten der Bevölkerung, sondern ausschliesslich an äusserst über-
durchschnittlich begüterte Abnehmer gerichtet, welche die erforder-
liche Aufmerksamkeit aufbrächten, so dass keine Irreführung zu
befürchten sei. Entscheidend sei jedoch, dass das Zeichen in seinem
Sinngehalt keinen Hinweis auf die Echtheit der Waren führe. Des
Weiteren verwies die Hinterlegerin auf zahlreiche, für Klasse 14 einge-
tragene Marken, die den Bestandteil DIAMONDS enthalten, welche sie
als mit dem hinterlegten Zeichen vergleichbar erachtet.
D.
Die Vorinstanz teilte der Hinterlegerin mit Schreiben vom 5. September
2008 erneut mit, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren der
Klasse 14 mit Ausnahme von Edelmetallen und deren Legierungen
nicht schutzfähig sei. Die Vorinstanz wies weiter darauf hin, dass ihres
Erachtens zum Verkehrskreis für künstliche Edelsteine und Schmuck-
waren auch Durchschnittskonsumenten zu rechnen seien. Im Übrigen
gehe sie davon aus, dass Durchschnittskonsumenten und äusserst
überdurchschnittlich begüterte Abnehmer das Zeichen in gleicher
Weise interpretierten. Sie würden es als Hinweis darauf betrachten,
dass die Waren aus dem Besitz der Zarenfamilie stammten oder deren
Schmuck nachempfunden seien. Der wie DIAMONDS dem englischen
Grundwortschatz zugehörige Zusatz OF THE TSARS beziehe sich nur
auf die Diamanten, die er genauer beschreibe, ohne indessen den
beschreibenden Charakter des Wortes DIAMONDS aufzuheben oder
ihm einen gewissen Fantasiecharakter zu verleihen. An ihren früheren
Ausführungen zur Irreführungsgefahr bezogen auf künstliche Edel-
steine, Halbedelsteine und Modeschmuck hielt sie fest und lehnte es
ab, die Irreführungsgefahr wegen einer erhöhten Aufmerksamkeit des
angeblich auf Begüterte eingeschränkten, relevanten Verkehrskreises
zu verneinen. Einen Gleichbehandlungsanspruch wies sie mangels
Seite 3
B-3052/2009
Vergleichbarkeit der genannten Zeichen zurück.
Schliesslich beanstandete sie das Warenverzeichnis in formeller Hin-
sicht, weil es nicht den Anforderungen von Art. 11 der Markenschutz-
verordnung entspreche. Silberwaren könnten nicht undifferenziert in
Klasse 14 eingetragen werden. Es könne sich entweder um Tafelsilber
(Klasse 8) oder Silberschmuck (Klasse 14) handeln. Besteck müsse
jedenfalls in Klasse 8 umklassiert werden.
E.
Die Hinterlegerin reichte mit Schreiben vom 6. Januar 2009 ihre Stel-
lungnahme ein. Sie machte geltend, dass TSARS nicht dem engli-
schen Grundwortschatz zuzurechnen sei. Das Zeichen sei sogar nach
Prüfung in englischer Sprache vor dem Europäischen Harmonisie-
rungsamt für den Binnenmarkt (HABM) dessen Schutzniveau dem der
Schweiz entspreche, zur Eintragung gelangt. Es treffe in Bezug auf
keine der beanspruchten Waren eine unmittelbare Aussage. Insbe-
sondere sei dies jedoch bei Uhren, Zeitinstrumenten, horologischen
und chronometrischen Instrumenten, Manschettenknöpfen, Figuren,
Figürchen und Silberschmuck nicht der Fall. Jedenfalls für diese Waren
müsse das Zeichen eingetragen werden. Nur weil das hinterlegte
Zeichen den Bestandteil DIAMONDS enthalte, könne nicht davon aus-
gegangen werden, dass die Waren solche enthielten. Ausserdem sei
der besonderen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise beim
Erwerb von Investitionsgütern im hohen Preissegment Rechnung zu
tragen. Der Umstand, dass auch Modeschmuck beantragt sei, stehe
dem nicht entgegen. Vom Durchschnittskonsumenten sei jedenfalls
nicht auszugehen. Keinesfalls würden die Abnehmer annehmen, dass
sie Gegenstände aus dem Zarenschatz erwürben. Ihnen sei bekannt,
dass es sich um Raritäten handle, die kaum Gegenstand eines
Massenvertriebs seien, welcher unter Verwendung einer Marke erfol-
ge. Da es keine Zaren mehr gebe, sei der Zusatz OF THE TSARS
geeignet, individualisierend zu wirken. Eine Irreführung komme nicht in
Betracht, da die angesprochenen Abnehmer hinreichend über wirk-
liche Beschaffenheit der Waren aufgeklärt seien, bzw. spätestens bei
der Auswahl und dem Kaufentscheid aufgrund der Preischarakteristik
die notwendigen Kenntnisse erlangten.
F.
Mit Schreiben vom 7. Januar 2009 erklärte die Beschwerdeführerin zu
den formellen Beanstandungen der Vorinstanz, dass Besteck
Seite 4
B-3052/2009
gestrichen werden könne und der Schutz nur für Silberschmuck in
Klasse 14 begehrt werde.
G.
Mit Verfügung vom 7. April 2009 wies die Vorinstanz mit Ausnahme von
Edelmetallen und deren Legierungen sowie rohen Edelsteinen als
nicht eintragungsfähig zurück. Sie stützte sich zum einen darauf, dass
das Zeichen für die beanspruchten Waren bzw. ihre Ausstattung be-
schreibend sei. OF THE TSARS wirke nicht individualisierend, sondern
lediglich in Bezug auf Diamanten präzisierend. Der Umstand, dass es
sich bei Schmuck aus dem Besitz der Zaren um Raritäten handle,
lasse nicht den von der Hinterlegerin gezogenen Schluss zu, es gebe
insoweit keinen Massenbetrieb, weshalb das Zeichen nicht beschrei-
bend sei. Vielmehr reiche es aus, dass ein entsprechender Markt
existiere. Ausserdem bestehe ein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen,
etwa für Auktionshäuser. Zum anderen weist sie erneut auf die Irre-
führungsgefahr in Bezug auf die Waren hin, welche zwingend keine
Diamanten enthalten.
H.
Gegen Verfügung erhob die Hinterlegerin am 11. Mai 2009
Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht Sie beantragt:
"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 7. April 2009 betreffend die Zurückweisung des Markeneintra-
gungsgesuchs Nr. 65175/2007 DAIMONDS OF THE TSARS für aus
Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte
Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitinstrumente;
horologische und chronometrische Instrumente; halbgefertigte Edel-
steine; geschliffene Edelsteine; künstliche Edelsteine und Halbedel-
steine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für den Gebrauch in
der Herstellung von Juwelierwaren; Nachahmungen von Juwelierwaren;
Modeschmuck; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder
Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren,
Figürchen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck sei
aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch sei vollumfänglich
gutzuheissen und ins Schweizerische Markenregister einzutragen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer
zum Satz von 7,6% zu Lasten der Beklagten."
Zur Begründung wiederholt sie die in der Korrespondenz mit der Vor-
instanz vorgebrachten Argumente und stützt sich ergänzend darauf,
das Zeichen sei wegen seiner Mehrdeutigkeit eintragungsfähig. Des
Weiteren weist sie die Behauptung der Vorinstanz zurück, es sei üb-
lich, dass auch Uhren, Zeitinstrumenten, horologischen und chrono-
Seite 5
B-3052/2009
metrischen Instrumenten, Manschettenknöpfen, Figuren, Figürchen
und Silberschmuck mit Diamanten geschmückt bzw. ausgestattet
seien.
I.
Mit Vernehmlassung vom 3. Juli 2009 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist
auf die Begründung der Verfügung vom 7. April 2009 und führt weiter
aus, dass der Umstand der Mehrdeutigkeit eines Zeichens noch nicht
die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens herbeiführe. Vielmehr reiche
es aus, wenn eine der Bedeutungen den Schutzausschlussgrund der
beschreibenden Angabe erfülle. Selbst neuartige oder ungewohnte
Angaben könnten zum Gemeingut gehören.
J.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechts-
erheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Marken-
schutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die
Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Ver-
kehr durchgesetzt. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sam-
melbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geogra-
fische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen
Seite 6
B-3052/2009
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-1364/2008 vom
26. August 2009 E. 3.1 On the Beach). Der beschreibende Charakter
einer Bezeichnung kann sich unter anderem dadurch ergeben, dass
diese auf die Beschaffenheit, bzw. die Art der Produkte unmittelbar
hinweist (Urteil des Bundesgerichts 4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004
in sic! 5/2005 366 E. 2.4 Micropor; Urteile des BVGer B-7427/2006
vom 9. Januar 2008 E. 4.3 f. Chocolat Pavot I [fig.]; B-6070/2007 vom
24. April 2008 E. 3.3.2 Trabecular Metal; EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hier-
nach: Marbach], N. 291; DAVID ASCHMANN in: Michael Noth/Georg Bühler/
Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG]), [hiernach:
Bearbeiter, in: MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 155).
2.2 Anpreisende Bestandteile einer Marke, die dieser ausser einer
Verstärkung keinen weiteren Sinngehalt hinzufügen, wirken in der
Regel nicht unterscheidungskräftig (Urteil des BVGer B-2125/2008
vom 15. Mai 2009 E. 5.3 Total Trader nicht unterscheidungskräftig in
Bezug auf das Wertschriftengeschäft; Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar
2003 in sic! 6/2003, 495, E. 3 Royal Comfort für Verbandmaterial und
Hygienepapier; mit weiteren Hinweisen MARBACH, a.a.O., N. 311 f.;
ASCHMANN, in: MSchG, Art. 2 lit. a N. 163 ff.).
2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen.
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke
aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer
Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern
(Urteile des BVGer B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.2 Magnum
[fig.], B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 Chocolat Pavot; RKGE
vom 6. Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2 Levante; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 15; MARBACH, a.a.O., N. 214). Auch englische Ausdrücke
können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 5/2004,
401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel), es sei denn
sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht
verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum
Grundwortschatz gehört (Urteile des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni
2009 E. 3.2 OUTPERFORM. OUTLAST. mit Hinweisen, B-2125/2008
vom 15. Mai 2009 E. 4.2 Total Trader; vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak
Seite 7
B-3052/2009
English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-
804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in sic! 6/2008, 485).
2.4 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen von der
Eintragung ausgenommen. Ein Zeichen ist irreführend, wenn es geeig-
net ist, falsche Vorstellungen über die geografische Herkunft, die sach-
lichen Eigenschaften oder die geschäftlichen Verhältnisse der mit der
Marke gekennzeichneten Waren zu wecken (WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 216, N. 244 ff.). Assoziiert eine Marke qualitative Eingenschaften,
so ist sie irreführend, wenn die entsprechend gekennzeichneten Pro-
dukte dieser Erwartung nicht genügen (Urteil des Bundesgerichts vom
24. Oktober 1986 vom in PMMBl 1987, 11 Golden Race täuschend für
Waren aus Goldimitation; BGE 93 I 573 E. 2 Diamalt nur zulässig für
malzhaltige Lebensmittel, 82 I 49 E. 2 Novelin nur für Gewebe aus
Leinen; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.5 und
5.5 terroir [fig.]; RKGE vom 18. Oktober 2006 in sic! 6/2007, 443 E. 10
Titan täuschend für Waren ohne Titan; MARBACH, a.a.O., N. 603 mit Hin-
weis auf die abweichende Einschränkungspraxis des IGE). Eine Irre-
führungsgefahr entfällt immer dann, wenn jeder sachliche Bezug zu
den konkret beanspruchten Produkten fehlt. In anderem Zusammen-
hang wirken sachliche Begriffe vielmehr fantasiehaft und werden als
Marke identifiziert (MARBACH, a.a.O., N. 612 mit Hinweis auf BGE 23 I
643 Telephon für Zigarren).
3.
Zunächst ist zu untersuchen, ob und wie das Zeichen verstanden wird.
Es besteht aus den englischen Worten DIAMONDS OF THE TSARS.
Das Wort DIAMONDS gehört einerseits zum englischen Grundwort-
schatz und wird andererseits wegen seiner Nähe zum deutschen Wort
"Diamant" und dem französischen "diamant" auch ohne Englischkennt-
nisse als Wort für einen kostbaren, sehr harten, fast farblosen Edel-
stein (Langenscheidts Wörterbuch Englisch Deutsch, Elektronische
Version 5.0) verstanden. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. Zu
Recht hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass in engli-
schen Wörterbüchern neben dem Edelstein auch die Raute als geo-
metrische Form und die Spielkartenfarbe Karo als "diamond" bezeich-
net werden (Langenscheidts Wörterbuch Englisch Deutsch, Elektroni-
sche Version 5.0).
Der weitere Bestandteil, OF THE TSARS, verweist mit einer Genitiv-
konstruktion auf die Zaren. Zar war der Titel vor allem russischer Herr-
Seite 8
B-3052/2009
scher bis 1917, wurde aber auch in Serbien und Bulgarien zeitweise
den Herrschern verliehen (Brockhaus Multimedia premium 2008). Die
Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass das Wort TSARS nicht
dem englischen Grundwortschatz zugehörig sei und dessen Sinnge-
halt sich dem schweizerischen Abnehmer nicht ohne weiteres er-
schliesse (Schreiben vom 6. Januar 2009, S. 2). Sie sieht ihre Position
durch den Umstand gestützt, dass die Vorinstanz bei Hinterlegung per
E-Mail vom 6. November 2007 nachfragte, ob es sich um einen Tipp-
fehler handle und nicht DIAMONDS OF THE STARS geschützt werden
solle. Wie das Institut zu Recht geltend macht, kann aus dieser Nach-
frage nicht geschlossen werden, dass der Zeichenbestandteil den
Konsumenten unbekannt ist. Fraglich ist vielmehr, ob und wie das Wort
TSARS von den schweizerischen Abnehmern verstanden wird. Da die
französische Bezeichnung der Zaren im Plural, "tsars" mit der engli-
schen identisch ist, muss davon ausgegangen werden, dass – unab-
hängig von der Zugehörigkeit des Wortes zum englischen Grundwort-
schatz der französisch sprachige Konsument – jedenfalls in der Kombi-
nation mit "Diamonds" (angefochtene Verfügung S. 4) – in der Lage ist,
das Wort zu verstehen. Eine Verwechslung mit "STARS" ist aufgrund
des Wortklangs ausgeschlossen. Neben französisch sprechenden
Konsumenten dürften indessen auch solche mit deutscher Mutter-
sprache das Wort als Hinweis auf die Zaren verstehen, sei es in
Kenntnis des englischen Wortes oder aufgrund der klanglichen Nähe
zum deutschen Wort "Zar". Nach dem Gesagten ist entgegen der An-
sicht der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass das Zeichen wenigs-
tens von französisch sprechenden Konsumenten als "Diamanten der
Zaren" verstanden wird.
4.
Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch zurückgewiesen, weil sie
der Ansicht ist, das Zeichen sei für die beanspruchten Waren beschrei-
bend und daher im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG nicht unterschei-
dungskräftig bzw. im Hinblick auf einige der Waren sachlich irreführend
(Art. 2 Bst. c MSchG). Die Beschwerdeführerin ist dem unter anderem
wiederholt mit dem Argument entgegengetreten, dass es sich bei der
Abnehmerschaft nicht um Durchschnittskonsumenten, sondern um
"ausschliesslich äusserst überdurchschnittlich begüterte Käufer" hand-
le (Eingabe vom 4. Juni 2008, S. 5; Eingabe vom 6. Januar 2009, S. 3;
in diesem Sinne ebenfalls Beschwerde S. 5 f.), welche einerseits etwa
am Preis zu erkennen vermöchten, ob die Waren echte Diamanten
enthielten und andererseits wüssten, dass der Schmuck der Zaren nur
Seite 9
B-3052/2009
in seltensten Fällen gehandelt werde und daher das Zeichen insoweit
nicht als beschreibend, sondern als fantasiehaft begriffen. Die Vorin-
stanz hat diese Bestimmung des relevanten Verkehrskreises zu Recht
zurückgewiesen. Der relevante Verkehrskreis ist in Funktion der inter-
essierenden Fragestellung zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 [hiernach: Marbach Ver-
kehrskreise], S. 4 f. insbes. S. 6). Geht es um die Frage der Unter-
scheidungskraft oder der Täuschungsgefahr, so ist gleichermassen auf
das Verständnis der durchschnittlichen Abnehmer abzustellen (MAR-
BACH, Verkehrskreise, S. 6). Zur Festlegung der Abnehmerschaft ist vom
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen. Diesbezüglich
nimmt die Beschwerdeführerin offenbar an, dass die von ihr beantrag-
ten Waren der Klasse 14 nur von besonders kenntnisreichen, begüter-
ten Personen nachgefragt werden. Für alle der in Klasse 14 bean-
spruchten Waren existieren Produktvarianten, welche auch für Durch-
schnittskonsumenten erschwinglich sind und daher, wenn auch even-
tuell nur für besondere Gelegenheiten (Trauring etc.), von diesen
nachgefragt werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 4 ff.). Im Übrigen
kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf eine Einschränkung des
Warenverzeichnisses auf besonders hochpreisige Waren berufen, da
diese dem Register nicht zu entnehmen ist. Nur eng umschriebene
Warenangaben ermöglichen eine präzise Bestimmung der Verkehrs-,
namentlich der Abnehmerkreise (ASCHMANN/NOTH, in: MSchG, Art. 2
N. 18 ff., 20). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist
daher vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrskreis
auszugehen.
5.
Aus der Sicht des relevanten Verkehrskreises, zu dem nach dem
Gesagten auch die Durchschnittskonsumenten zählen, ist nunmehr zu
prüfen, ob diese das Zeichen in Bezug auf die zu kennzeichnenden
Waren als Hinweis auf die betriebliche Herkunft derselben aufgefasst
werden oder wegen Zugehörigkeit zum Gemeingut als schutzunfähig
zurückzuweisen sind.
5.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, ein Zeichen sei vom
Markenschutz ausgeschlossen, wenn der Sinngehalt in einer direkten
Beschreibung bestehe und dem Zeichen ausschliesslich diese Bedeu-
tung zukomme. Keine der Waren würde durch das Zeichen direkt be-
schrieben. Dies ergebe sich schon aus der Mehrdeutigkeit des Wortes
DIAMONDS, das auch Raute oder Karo bedeuten könne. Die Vorin-
Seite 10
B-3052/2009
stanz hält dem entgegen, dass es ausreiche, wenn eine der möglichen
Bedeutungen des Zeichens den Schutzausschlussgrund der beschrei-
benden Angabe erfülle.
5.1.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein
Zeichen schon dann vom Markenschutz ausgeschlossen werden,
wenn einer der Bedeutungsgehalte in Bezug auf die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist
(Urteile des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 in
sic! 10/2008 732 E. 3.3 Gipfeltreffen für der Dienstleistungen Organi-
sation von Kongressen, Fachtagungen etc. sowie Urteil vom 20. Au-
gust 1996 in sic! 2/1997, 159, 160 E. 4b Elle als Unterarmknochen
oder als französisches Wort für "sie"; Urteil des BVGer B-2514/2008
vom Mai 2009 E. 4.5 Magnum [fig.] für Getränke; ASCHMANN, in: MSchG,
Art. 2 Bst. a, N. 136; MARBACH, a.a.O., N. 305 f.). Die Überprüfung, ob
eine lexikalische Mehrdeutigkeit vorliegt, ist entgegen der Auffassung
der Beschwerdeführerin nur eine erste Vorfrage. Sind mehrere Bedeu-
tungsgehalte festzustellen, ist zweitens zu klären, ob eine der Bedeu-
tungen eine gewisse Nähe zu den zu kennzeichnenden Produkten
aufweist. In einem dritten Schritt ist schliesslich zu prüfen, ob der vor-
rangige Bedeutungsgehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren
anspielend oder mit der Folge der Schutzunfähigkeit beschreibend ist.
5.1.2 In Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 14
weist aus Sicht der Konsumenten die Bedeutung Diamant als Be-
schreibung des Materials, aus dem die Waren gemacht sind bzw. mit
denen sie verziert sein können, die grösste Produktnähe auf. Dagegen
ist die Vorstellung, dass Schmuckstücke oder Gegenstände aus Edel-
metall rautenförmig oder mit dem Symbol der Spielkartenfarbe Karo
besetzt sein könnten, weitaus weniger naheliegend. Die grösste
Produktnähe ist somit dem Sinngehalt "Diamant" im Sinne eines
Edelsteins zuzuerkennen. Zu klären bleibt, ob dieser vorrangige Be-
deutungsinhalt für alle der beanspruchten Produkte beschreibend ist.
5.1.3 Bei der Prüfung, ob DIAMONDS mit der Bedeutung Diamant
(Edelstein) im Hinblick auf die Waren beschreibend ist, muss zwischen
den verschiedenen Warenkategorien differenziert werden.
5.1.3.1 Die Beschwerdeführerin geht in Übereinstimmung mit der Vor-
instanz davon aus, dass künstliche Edelsteine und Halbedelsteine;
Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren definitions-
gemäss keine Diamanten enthalten und das Zeichen diesbezüglich
Seite 11
B-3052/2009
jedenfalls nicht beschreibend ist. Ob insoweit eine Irreführung über
das Vorhandensein von Diamanten anzunehmen ist, wird nachfolgend
zu prüfen sein (vgl. hiernach E. 6).
Nach Auffassung der Vorinstanz bestehen alle weiteren Warenkatego-
rien aus Diamant (Edelsteine; rohe und halbgefertigte Edelsteine;
geschliffene Edelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen
für den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren) oder können
mit solchen ausgestattet sein (Edelmetalle und deren Legierungen
sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren;
Uhren und Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instru-
mente; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edel-
steinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figür-
chen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck, Be-
steck). Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass die Mehrzahl
der auf dem weltweiten Markt erhältlichen Uhren nicht mit Diamanten
geschmückt seien. Diese Feststellung treffe auf alle Waren des im
Gesuch enthaltenen Verzeichnisses zu, insbesondere aber auf horolo-
gische und chronometrische Instrumente; Manschettenknöpfe; Figu-
ren, Figürchen; Silberschmuck. Die Beschwerdeführerin beanstandet
im Besonderen, dass sich die Vorinstanz auf Werbung für diaman-
tenbesetzte "Rolex-Uhren" stützt um nachzuweisen, dass es für alle
der oben genannten Waren üblich sei, mit Diamanten besetzt zu sein.
5.1.3.2 Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, dass alle
oder wenigstens eine Mehrheit der auf dem Markt befindlichen Waren,
für welche sie Schutz ihres Zeichens beansprucht, mit Diamanten be-
setzt sein müssten, damit von einem beschreibenden Charakter des
Zeichens ausgegangen werden kann. Diese Auffassung ist insoweit
rechtsfehlerhaft als nicht vom einem tatsächlichen Warenangebot aus-
zugehen ist, sondern von der Vorstellung, die der Konsument bildet,
wenn er auf DIAMONDS in Verbindung mit den vorgenannten Waren
stösst. Soweit Edelsteine; rohe und halbgefertigte Edelsteine; geschlif-
fene Edelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen für den
Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren betroffen sind, wird
DIAMONDS zweifelsohne als Materialbeschreibung verstanden. Bei
den weiteren Waren (Edelmetalle und deren Legierungen sowie
daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren;
Uhren und Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instru-
Seite 12
B-3052/2009
mente; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edel-
steinen; Behälter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figür-
chen und Kunstgegenstände aus Edelsteinen; Silberschmuck), ist
mangels anderer sinnvoller Bedeutungsgehalte die Vorstellung von der
Verzierung der genannten Waren mit Diamanten ebenfalls sehr nahe-
liegend und deswegen DIAMONDS auch für diese Waren beschrei-
bend. Der Konsument bildet mangels anderer sinnhafter Zusammen-
hänge zwischen dem Wort DIAMONDS und den beanspruchten Waren
unmittelbar diese Vorstellung.
5.1.4 Damit ist festzuhalten, dass der Zeichenbestandteil DIAMONDS
für alle von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren mit Aus-
nahme der künstlichen Edelsteine und Halbedelsteine; Modeschmuck
und Nachahmungen von Juwelierwaren beschreibend ist.
5.2 Die Beschwerdeführerin hat weiter vorgebracht, das Zeichen
erfahre jedenfalls durch den Zusatz OF THE TSARS eine Individuali-
sierung und werde dadurch geeignet, als betrieblicher Herkunftshin-
weis zu dienen. Der Adelstitel eines Zaren habe sich genauso verselb-
ständigt wie z.B. jener einer Prinzessin und werde von den relevanten
Abnehmern nicht grundsätzlich i.e.S. seines Begriffsinhaltes verstan-
den. Die Vorinstanz geht demgegenüber davon aus, dass auch der
Zusatz OF THE TSARS beschreibend sei, weil Juwelen der Zaren-
familie existierten und, wenn auch nur in geringem Umfang, gehandelt
würden. Der Zusatz OF THE TSARS, welcher vom schweizerischen
Durchschnittskonsumenten als "der Zaren" ohne Probleme verstanden
wird (vgl. E. 3 hiervor), kann wie von den Parteien aufgezeigt in ver-
schiedener Weise verstanden werden. Zu prüfen ist nun, welchem Ver-
ständnis der Vorrang einzuräumen ist und ob dieses als beschreibend
in Bezug auf die beanspruchten Waren anzusehen ist.
5.3 Der Zusatz OF THE TSARS wäre nur dann geeignet, als betrieb-
licher Herkunftshinweis zu dienen, wenn er, wie die Beschwerdefüh-
rerin behauptet, individualisierend wirkt. Der Vorinstanz ist zuzugeben,
dass sie den Nachweis geführt hat (Beilagen 6-9 zur Verfügung), dass
Schmuckstücke aus dem ursprünglichen Besitz des Zaren nach wie
vor Gegenstand von Auktionen sind und mithin gehandelt werden.
Ebenfalls zu Recht weist indessen die Beschwerdeführerin darauf hin,
dass der Durchschnittskonsument als der relevante Verkehrskreis über
diesen Umstand kaum informiert sein dürfte. Im Ergebnis kommt es
jedoch nicht darauf an, ob wirklich Schmuckstücke aus dem Zaren-
Seite 13
B-3052/2009
schatz gehandelt werden. Ausreichend ist insoweit die Vorstellung des
Konsumenten, dass dies der Fall sein könnte. Unabhängig davon kann
der Wortbestandteil OF THE TSARS, nicht nur, aber insbesondere von
denjenigen, denen die Seltenheit zaristischer Präzisionen bewusst ist,
als anpreisender Zusatz verstanden werden (vgl. zu ROYAL oben
E. 2.2). In Ermangelung genauerer Kenntnisse liegt es nahe, dass der
Konsument OF THE TSARS auch als anpreisenden Hinweis auf die
Schönheit und Kostbarkeit der Gegenstände begreift, namentlich auf
besonders grosse, besonders seltene, besonders hochkarätige und
besonders kunstvoll geschliffene Steine, nicht aber als Hinweis auf
eine betriebliche Herkunft versteht. Würde doch auch ein Zusatz OF
THE MAHARADJAS, als anpreisender Hinweis auf die verschwende-
rische Verzierung der Schmuckstücke mit Diamanten verstanden, der
jedoch den beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes DIA-
MONDS nicht zu verdrängen oder zu überlagern vermag. Anders als
etwa im Fall PARK AVENUE (vgl. Urteil des BVGer B-2642/2008 vom
30. September 2009 E. 5.5) bedarf es vorliegend keines Fantasieauf-
wandes, um den Gehalt der Anpreisung in Bezug auf die beanspruch-
ten Waren zu erkennen.
5.4 Zusammengesetzte Zeichen sind im Gesamteindruck zu beurtei-
len (vgl. ASCHMANN, in: MSchG, Art. 2 Bst. a N. 27 ff.). Bei Zeichen mit
Sinngehalt ist zeitliche, örtliche und semantische Nähe sowie die Pro-
duktnähe jedes Bestandteils zu beachten (DERS., ebenda, N. 30). Ent-
scheidend ist ausserdem, welcher Bestandteil das Zeichen prägt. Die
Wortfolge des streitgegenständlichen Zeichens enthält keine sinnge-
haltlichen Brüche oder Anspielungen. Prägend ist DIAMONDS gegen-
über OF THE TSARS trotz des beschreibenden Charakters des
Wortes. Die Stellung des Wortes am Anfang und die geringere Beach-
tung, die allgemein einer Genitivkonstruktion wie OF THE TSARS
geschenkt wird, führen dazu, dass das Zeichen auch im Gesamt-
eindruck nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern auf
die Beschaffenheit der beanspruchten Waren aufgefasst wird.
5.5 Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass das Wortzeichen
DIAMONDS OF THE TSARS als im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG un-
mittelbar beschreibend und demzufolge nicht eintragungsfähig anzu-
sehen ist, soweit folgende Waren betroffen sind: Edelmetalle und
deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte
Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelier-
waren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitinstrumente; horologische und
Seite 14
B-3052/2009
chronometrische Instrumente; Manschettenknöpfe; Schmuckwaren
aus Edelmetall oder Edelsteinen; Behälter aus Edelmetallen oder
Edelsteinen; Figuren, Figürchen und Kunstgegenstände aus Edel-
steinen; Silberschmuck.
6.
6.1 Die Vorinstanz ist gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG davon ausge-
gangen, dass das Markeneintragungsgesuch auch für künstliche Edel-
steine und Halbedelsteine; Modeschmuck und Nachahmungen von
Juwelierwaren zurückzuweisen sei, weil andernfalls die Konsumenten
irrtümlich annehmen könnten, dass auch diese Waren mit echten Edel-
steinen besetzt seien oder aus diesen bestünden. Die Beschwerde-
führerin hält dem entgegen, dass den Konsumenten betreffend des
Modeschmucks schon aufgrund des Preises verdeutlicht werde, dass
es sich nicht um echte Diamanten handeln könne. Das mag auf den
von der Beschwerdeführerin angenommenen Verkehrskreis der "aus-
schliesslich äusserst über durchschnittlich begüterten Käufer" zu-
treffen. Auch Modeschmuck – ob aus nicht sehr wertvollem oder wert-
vollem Material – hat seinen Preis, weswegen nicht von vornherein
ausgeschlossen werden kann, dass der Durchschnittskonsument als
relevanter Verkehrskreis in Unkenntnis der Preisstruktur davon aus-
gehen könnte, die Imitationen enthielten echte Diamanten.
6.2 Eine Irreführung über die sachlichen Eigenschaften der bean-
spruchten Waren im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG liegt vor, wenn
eine Marke qualitative Eigenschaften assoziiert, die entsprechend ge-
kennzeichneten Produkte dieser Erwartung aber nicht genügen (oben
E. 2.4). Da Diamanten Edelsteine sind, ist die Verwendung der
Bezeichnung von DIAMONDS jedenfalls für Halbedelsteine irrefüh-
rend. Nämliches gilt auch für Modeschmuck, der lexikographisch als
"modischer Schmuck aus nicht sehr wertvollem Material" bezeichnet
wird (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim
2007, S. 1159). Diamanten gelten unabhängig von ihrer Grösse als
wertvoll, weswegen grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden
kann, dass Modeschmuck echte Diamanten enthält. Die Verwendung
des Wortes DIAMONDS für Modeschmuck begründet daher eine Irre-
führungsgefahr. Auch Nachahmungen von Juwelierwaren werden in
der Regel keine echten Diamanten enthalten. Damit gilt diesbezüglich,
das zum Modeschmuck Ausgeführte. In Bezug auf künstliche Edel-
steine muss, wie von der Vorinstanz vorgebracht, davon ausgegangen
Seite 15
B-3052/2009
werden, dass zwar möglicherweise synthetische Edelsteine die
Bezeichnung "Diamant" für sich in Anspruch nehmen können. Der hier
relevante Durchschnittskonsument differenziert indessen nicht
zwischen natürlichen und synthetischen Diamanten. Aufgrund der
durch den Zeichenbestandteil (DIAMONDS) hervorgerufenen Erwar-
tung, es handle sich um echte Diamanten, ist das Zeichen auch in
Bezug auf die Warenkategorie der künstlichen Edelsteine täuschend.
6.3 Die weiteren Wortbestandteile "OF THE TSARS" sind nicht geeig-
net die von dem Bestandteil DIAMONDS geweckten Erwartungen
hinsichtlich der sachlichen Eigenschaften der Ware zu beseitigen. Das
Zeichen DIAMONDS OF THE TSARS ist daher in Bezug auf künstliche
Edelsteine und Halbedelsteine; Modeschmuck und Nachahmungen
von Juwelierwaren als sachlich irreführend und daher insoweit nicht
schutzfähig anzusehen.
7.
In der Beschwerdeschrift wurde die im Verfahren vor der Vorinstanz
vorgebrachte Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
nicht aufrecht erhalten. Damit erübrigen sich diesbezüglich weitere
Ausführungen.
Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, dass das Harmoni-
sierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) bei einer Prüfung in
englischer Sprache die Marke als unterscheidungskräftig angesehen
habe. Es könne nicht sein, dass ausländische Entscheidungen im
Rahmen des Markeneintragungsverfahrens per se keine Rolle spielten.
Dazu ist festzuhalten, dass ausländischen Voreintragungen grundsätz-
lich keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGE 129 III 229 E. 5.5
Masterpiece, BGE 114 II 174 E. 2c Eile mit Weile). Sie können, in
Grenzfällen, als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet werden
(Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 Chocolat
Pavot [fig.]). Ein solcher Grenzfall liegt indessen nach Auffassung des
Gerichts nicht vor, da DIAMONDS die beanspruchten Waren unmittel-
bar beschreibt und die weiteren Zeichenbestandteile nicht geeignet
sind durch eine Anspielung oder andere, semantische oder grafische
Mittel im Gesamteindruck die Unterscheidungskraft herbeizuführen.
Auf eine eigenständige Prüfung in der Schweiz kann schon aufgrund
der Mehrsprachigkeit derselben nicht verzichtet werden, insbesondere
wenn Zeichen wie vorliegend TSARS einen Bestandteil enthalten, der
Teil einer der Landessprachen ist.
Seite 16
B-3052/2009
8.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfü-
gung der Vorinstanz zu bestätigen.
9.
Angesichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteient-
schädigung wird nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]). Bei Markenein-
tragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr be-
misst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung
des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfah-
rungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-
tenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas work, BGE 133 III
492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streit-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke ist eine
Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.– zu erheben, welche der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen und mittels des geleisteten Kostenvorschusses
zu decken ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3500.– verrechnet. Die Differenz von Fr. 1'000.– wird der Beschwer-
deführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.
Seite 17
B-3052/2009
3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 62165/2007; Gerichtsurkunde)
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der ange-
fochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 17. Februar 2010
Seite 18