Abtei lung II
B-3118/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 . N o v e m b e r 2 0 0 7
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
M._______,
vertreten durch TMS Trademark Service AG,
Mellingerstrasse 2a, Postfach 20706, 5402 Baden,
Beschwerdeführerin,
gegen
N._______,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Entscheide vom 04. April 2007 in den
Widerspruchsverfahren Nr. 8527 und 8530 IR 384'754
SWING / CH 547'737 SWING RELAXX (fig.), CH
548'183 SWING & RELAXX
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3118/2007
Sachverhalt:
A.
Am 20. Juli 2006 und am 4. August 2006 wurde die Eintragung von
zwei Schweizer Marken der Beschwerdeführerin im Schweizerischen
Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Es handelte sich um die
Wort-/Bildmarke SWING RELAXX (fig.) (Nr. 547'737) und die Wortmar-
ke SWING & RELAXX (Nr. 548'183). Beide Marken beanspruchten die
Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen in Klasse
25 sowie weitere Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 28, 39,
41 und 44. Die Wort-/Bildmarke CH 547'737 hat folgendes Aussehen:
B.
Die Beschwerdegegnerin erhob mit Datum vom 19. Oktober 2006 und
24. Oktober 2006 zwei Teilwidersprüche gegen die beiden Marken der
Beschwerdeführerin, soweit sie Waren in Klasse 25 beanspruchen. Die
Beschwerdegegnerin stützte ihre Widersprüche auf die internationale
Marke IR 384'754 SWING mit Schutzland Schweiz, welche am 1. De-
zember 1971 für die Waren bas, chaussettes et collants, vêtements
tissés à mailles et tricotés (Strumpfhosen, Socken und Strümpfe, ge-
wobene und gestrickte Kleidungsstücke) in Klasse 25 registriert wor-
den war.
C.
Am 6. Dezember 2006 nahm die Beschwerdeführerin in beiden Wider-
spruchsverfahren Stellung. Sie bestritt das Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr.
D.
Die Vorinstanz erliess am 4. April 2007 zwei Verfügungen, in denen sie
beide Widersprüche guthiess.
E.
Mit Datum vom 4. Mai 2007 focht die Beschwerdeführerin die Ent-
scheide vor dem Bundesverwaltungsgericht an und stellte die folgen-
den Anträge:
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in einer ersten Beschwerde (Widerspruchsverfahren Nr. 8527):
"1. Es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 04.04.2007 im Widerspruchs-
verfahren Nr. 8527 vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch abzuweisen.
3. Es seien die Kosten des Verfahrens vor der Vorinstanz der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen, und es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflich-
ten, die Beschwerdeführerin für die im vorinstanzlichen Verfahren ent-
standenen Parteikosten in richterlich genehmigter Höhe zu entschädi-
gen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin in diesem Beschwerdeverfahren."
in einer zweiten Beschwerde (Widerspruchsverfahren Nr. 8530):
"1. Es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 04.04.2007 im Widerspruchs-
verfahren Nr. 8530 vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch abzuweisen.
3. Es seien die Kosten des Verfahrens vor der Vorinstanz der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen, und es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflich-
ten, die Beschwerdeführerin für die im vorinstanzlichen Verfahren ent-
standenen Parteikosten in richterlich genehmigter Höhe zu entschädi-
gen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin in diesem Beschwerdeverfahren."
Zur Begründung beider Beschwerden führte die Beschwerdeführerin
an, da es auf den Gesamteindruck ankomme, schliesse das Wortele-
ment "RELAXX" eine Zeichenähnlichkeit aus. Die Widerspruchsmarke
selbst sei zudem kennzeichnungsschwach. Schliesslich würden sich
die Marken an unterschiedliche Verkehrskreise richten, welche beim
Einkauf von Waren ausserhalb des täglichen Bedarfs erhöhte Auf-
merksamkeit walten liessen. Aus diesen Gründen sei in beiden Fällen
keine Verwechslungsgefahr gegeben. In der Beschwerde im Wider-
spruchsverfahren Nr. 8527 machte die Beschwerdeführerin zudem gel-
tend, eine Verwechslungsgefahr sei auch aufgrund des verhältnismäs-
sig grossen Bildelements in ihrer Marke ausgeschlossen.
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F.
Mit einer Verfügung vom 9. Mai 2007 vereinigte das Bundesverwal-
tungsgericht die beiden Beschwerden zu einem Verfahren.
G.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 21. Juni 2007 un-
ter Verweis auf die in ihren Verfügungen vom 4. April 2007 enthaltenen
Begründungen die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.
H.
Die Beschwerdegegnerin stellte in ihrer Beschwerdeantwort vom
23. August 2007 die Anträge, die Beschwerden seien vollumfänglich
abzuweisen und die Entscheide der Vorinstanz in den Widerspruchs-
verfahren Nr. 8527 und Nr. 8530 seien in vollem Umfang zu bestätigen,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-
führerin. Sie begründete ihre Anträge damit, dass die Waren gleich(-
artig) seien. Beidseits seien dieselben Verkehrskreise, nämlich Durch-
schnittskonsumenten betroffen. Die Widerspruchsmarke besitze einen
"normalen" Schutzumfang. Beim typographischen Element "&", bezie-
hungsweise dem Bildelement, handle es sich um blosses Beiwerk. Es
bestehe die Gefahr, dass die angefochtenen Marken der Beschwerde-
führerin in der Erinnerung für eine Variante der Widerspruchsmarke
gehalten würden. Aus diesen Gründen läge eine Verwechslungsgefahr
vor.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Die Beschwerden wurden innerhalb
der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Ver-
waltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensge-
setz, VwVG; SR 172.021) am 4. Mai 2007 eingereicht, und der Kosten-
vorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist
durch die angefochtenen Verfügungen besonders berührt und durch
die Entscheide beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerden ist
deshalb einzutreten.
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2.
Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älte-
ren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr richtet sich nach dem Ähnlichkeitsgrad der Zeichen im Er-
innerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II
473 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen
den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen Ele-
menten besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zei-
chen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Pro-
dukte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID in: Kommentar zum Schweize-
rischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz,
Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8).
Damit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist, müssen aber
noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist nämlich, ob
aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, wel-
che das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunkti-
on beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 Securitas). Zu be-
rücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die
Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kenn-
zeichnungskraft, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich
bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.;
BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 Kamillosan). Für schwache Marken ist
der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwache
Marken gelten insbesondere Marken, deren Bestandteile sich eng an
Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BGE 122
III 382 E. 2a, S. 385 Kamillosan).
Die Frage der Freihaltebedürftigkeit der Widerspruchsmarke ist nicht
Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Entsprechend kann sie
nicht widerklageweise geltend gemacht werden. Allerdings ist die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfah-
ren vorfrageweise zu prüfen. Anders wäre nicht feststellbar, ob eine
angefochtene Marke in ihren Schutzbereich eingreift oder nicht (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 Quad-
rat, Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) in sic! 2000
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S. 104 E.3 Craft).
Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme
einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt
der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere
Marke nicht verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen
Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (RKGE in sic! 2006
S. 269 E.6 Michel (fig.)/Michel Compte Waters; sic! 2005 S. 757 E.6
Boss/Airboss; sic! 2005 S. 571 E.6 CJ Cavalli Jeans (fig.)/ Rocco Ca-
valli (fig.); sic! 2003 S. 907 E.5 Kiss/Soft-Kiss; sic! 2003 S. 904 E.7
7Seven(fig.)/Seven Pictures (fig.); sic! 2001 S. 813 E.7 VIVA/CoopVI-
VA (fig.), mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E.5 DK/dk Daniel Kramer
Cosmetics [fig.]). Nur wenn zu einer schwachen Marke Elemente hin-
zukommen, die zu einem neuen Gesamteindruck führen, und sich die-
ser dem Bewusstsein unwillkürlich und ohne weitere Gedankenarbeit
aufdrängt kann die Verwechslungsgefahr oder gegebenenfalls bereits
die Zeichenähnlichkeit entfallen. Die Abnehmer erkennen die Wider-
spruchsmarke in diesen Fällen nicht mehr als solche (RKGE in sic!
2001 S. 135 E.5 Kraft/NaturKraftWerke).
3.
Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund des Gesamteindrucks be-
urteilt (RKGE in sic! 2006 S. 478 E.4 Hero/Hello). Beim Zeichenver-
gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II
473 E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das Publikum
die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb
ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den
Marken bewahren (RKGE in sic! 2006 S. 673 E. 6 O (fig.)/O (fig.)). Die-
sem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwom-
menheit an (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III,
Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hiernach: MARBACH, Kom-
mentar], S. 116). Es wird wesentlich durch das Erscheinungsbild der
kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt (BGE 122 III 382
E. 2a S. 386 Kamillosan), doch dürfen schwache oder gemeinfreie
Markenbestandteile bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht
einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. RKGE
in sic! 2006 S. 90 E. 6 f. Mictonorm).
Bei Wortzeichen wird die Ähnlichkeit durch das Klangbild, den allfälli-
gen Sinngehalt und die Bildwirkung bestimmt (MARBACH, Kommentar,
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S. 118). Grundsätzlich genügt es zur Annahme einer Verwechslungs-
gefahr, wenn nur unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit vorhan-
den ist (DAVID, a. a. O., Art. 3, N 17). Auch in Kollisionsfällen, in wel-
chen die Ähnlichkeit von Wort-/Bildmarken beurteilt werden muss, ist
für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Da-
bei kommt weder dem Bild- noch dem Wortbestandteil prinzipiell mehr
Gewicht zu. Vielmehr ist die Unterscheidungskraft der einzelnen Ele-
mente sowie deren Einfluss auf den Gesamteindruck im Einzelfall zu
prüfen (RKGE in sic! 2005 S. 807 E.8 DVT Technisches Fernsehen
(fig.)/DVT). Es gilt aber die Erfahrungsregel, wonach Wörter die ein-
fachste Kommunikationsart für den Geschäftsverkehr darstellen und
deshalb eher im Gedächtnis haften bleiben (WILLI, a.a.O., Art. 3, N.
143/144, mit Hinweisen).
4.
Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die Waren oder Dienstleistungen, die
unter Verwendung ähnlicher Marken angeboten werden, würden ange-
sichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben
Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle eines ge-
meinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35).
Für die Gleichartigkeit zwischen Waren sprechen dabei insbesondere
Übereinstimmungen zwischen deren Herstellungsstätten, dem fabrika-
tionsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den
Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Sub-
stituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbe-
reiche und das Verhältnis von Hauptware zu Zubehör (RKGE in sic!
2004 S. 864 E. 6 Harry (fig.), sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Eher
gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebs-
kanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von
Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE
in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry (fig.); EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein
markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für
Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 264 ff.). Massgeblich für die
Beurteilung der Gleichartigkeit ist nicht der tatsächliche Gebrauch der
Marken sondern der Registereintrag (WILLI, a. a. O., Art. 3, N. 37).
5.
Vorfrageweise sind die Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH,
Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 3, hiernach: MARBACH,
Verkehrskreise, Ziff. I. 1.). Ausgangspunkt hierzu bildet das Waren- und
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Dienstleistungsverzeichnis (MARBACH, Verkehrskreise, Ziff. III. 1.).
Bei Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, welche
übereinstimmend von den angegriffenen Marken in Klasse 25 bean-
sprucht werden, handelt es sich um Alltagsgegenstände, welche
grundsätzlich von den Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden,
wenngleich es sich bei Kleidern (wie auch bei Schuhwaren und Kopf-
bedeckungen) nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt
(BGE 121 III 377 E. 3d Boss/Boks). Die Beschwerdeführerin macht
geltend, bei den massgeblichen Verkehrskreisen handle es sich "in
erster Linie" aber nicht um Durchschnittskonsumenten, sondern um
"Menschen aus dem medizinischen und sportlichen Bereich, das
heisst zum Beispiel Fitnesstrainer, Sporttherapeuten, medizinische Kli-
niken und Praxisassistenten, Pharmaassistentinnen, Rückengymnas-
ten, Krankenschwestern und Sportlehrer", die bei der Nachfrage der
Produkte eine erhöhte Aufmerksamkeit walten liessen. Als Begrün-
dung führt sie an, die Produkte würden dazu dienen, das "präventiv-
medizinische Erlebnis-Präventionskonzept" der Beschwerdeführerin zu
unterstützen, und es handle sich insofern bei den Waren der angegrif-
fenen Marken in Klasse 25 nicht um Massenartikel des täglichen Be-
darfs, sondern um Spezialprodukte. Zwar ist davon auszugehen, dass
die beanspruchten Waren mitunter auch von den genannten Spezialis-
ten aus den Bereichen Sport und Gesundheit nachgefragt werden. Die
im Register eingetragenen Warenbezeichnungen bieten aber keine
Grundlage dazu, andere Personen als die Durchschnittsverbraucher
als massgebliche Verkehrskreise zu betrachten. Eine andere Frage ist
es, ob der Durchschnittsverbraucher diese Waren täglich oder mit ge-
ringerer Frequenz einkauft.
Analog verhält es sich auf Seiten der Widerspruchsmarke: Die Durch-
schnittskonsumenten bilden die massgeblichen Verkehrskreise für die
beanspruchten Waren.
6.
Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden
Marken zu prüfen.
6.1 Im ersten Fall stehen sich das Zeichen SWING und das Zeichen
SWING & RELAXX gegenüber. Kennzeichnungskraft besitzt auf Seiten
der Marke SWING & RELAXX im Wesentlichen bloss das Wortelement
SWING. Denn hinter dem Element RELAXX werden die Verkehrskreise
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sofort das englische Verb "relax" (ausruhen, entspannen) erkennen.
Dies ungeachtet des verdoppelten "X" am Ende von RELAXX, da der
Konsument sich aktuell einer intensiven Verwendung des Buchstaben
"X" zu Marketingzwecken ausgesetzt sieht (vgl. Neue Zürcher Zeitung
vom 23. Dezember 2006: "Helvetische Varianten der Akte X / Wie ein
Buchstabe den privaten Bereich markiert") und er die Verdoppelung
des Schlussbuchstabens höchstens als gestalterisches Element wahr-
nehmen wird. Im Zusammenhang mit den Waren Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen wirkt das Zeichen RELAX(X) direkt
beschreibend. Die Durschnittskonsumenten werden hinter dem Ele-
ment einen Hinweis auf bequeme Freizeitmode sehen, zumal eine
überwiegende Mehrheit der Konsumenten um das "präventiv-medizini-
sche Erlebnis-Präventionskonzept" der Beschwerdeführerin nicht
weiss. Einem "&"-Zeichen kommt als solchem weder relevante Kenn-
zeichnungskraft zu, noch verbindet es die beiden Wortelemente zu ei-
ner untrennbaren Einheit. Zu wenig stichhaltig erscheint in diesem Zu-
sammenhang die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Verkehrs-
kreise nähmen die angegriffene Marke SWING & RELAXX als Einheit
wahr, da es sich um einen stehenden Begriff handle. Die Beschwerde-
führerin vergleicht ihre Marke etwa mit dem (aus der Informationstech-
nologie stammenden) Ausdruck "drag & drop". Begriffen wie "drag &
drop" ("schleppen/ziehen und fallen lassen") liegt allerdings eine ge-
danklich enge Verbindung zu Grunde: Die eine, erste Tätigkeit ist be-
griffliche Voraussetzung der anderen. Dies lässt den Begriff zu einer
Einheit verschmelzen. Nicht so bei SWING & RELAXX: SWING (eng-
lisch "schaukeln, der Schwung, die Schaukel, Swingmusik", vgl. Lan-
genscheidt, Handwörterbuch Englisch, Teil I, Berlin, München, Wien,
Zürich, New York, 2001, 2005, S. 598) steht nicht in einem vergleichbar
nahen sachlogischen Zusammenhang mit RELAX (ausruhen, entspan-
nen). Kennzeichnungskräftig und damit prägend für den Gesamtein-
druck, wie er in der Erinnerung haften bleibt, erscheint daher vorrangig
das Wortelement SWING. In Anbetracht des bloss geringfügigen Ein-
flusses der übrigen Elemente auf den Gesamteindruck der Marke
SWING & RELAXX wie auch der sinnfälligen Übereinstimmung zwi-
schen "SWING" und "SWING" in klanglicher, semantischer und schrift-
bildlicher Hinsicht sind die hier verglichenen Zeichen als ähnlich zu be-
urteilen.
6.2 Im zweiten Widerspruchsfall ist die Ähnlichkeit der Widerspruchs-
marke mit der Marke SWING RELAXX (fig.) zu beurteilen. Zu diesem
Zweck ist der Einfluss des figurativen Elements auf den Gesamtein-
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druck der Marke SWING RELAXX (fig.) im Verhältnis zu den Wortele-
menten zu bestimmen. Das zweiteilige Bildelement besteht aus einer
rechts drehenden Spirale (so die Beschwerdeführerin) beziehungswei-
se einem (Wasser-)Wirbel (Vorinstanz). Es ist in der Marke zwischen
den beiden Wortelementen "SWING" und "RELAXX" platziert. Das Ar-
gument der Beschwerdeführerin, das Bildelement werde "in den Far-
ben blau und orange (warm/kalt)" gebraucht, fällt nicht ins Gewicht.
Denn massgeblich ist einzig der Registereintrag der Marke. Dieser
schliesst keinen Farbanspruch ein, weshalb der Beurteilung des Bil-
delements keine besondere Farbgebung zugrundezulegen ist. Das Bil-
delement mag zwar in einem gewissen Grad fantasievoll erscheinen,
doch prägt es den Gesamteindruck nicht dominant. Es handelt sich um
eine relativ einfache, runde Figur. Das graphische Element wirkt damit
viel eher dekorativ denn als eigenständiges, prägendes Element. Die
Verbindung zwischen dem Element "SWING" und dem Element "RE-
LAXX", die das Bildelement visualisieren soll, vermag die beiden Wort-
elemente ebenso wenig zu einer begrifflichen Einheit zu verschmelzen
wie im vorigen Fall das "&"-Zeichen. Um einen Fachausdruck, der den
Abnehmerkreisen bekannt wäre, handelt es sich wie bereits dargelegt
bei "SWING RELAX(X)" nicht. Angesichts der schwachen Kennzeich-
nungskraft des graphischen Elements im Gesamteindruck der Marke
und der schwachen Kennzeichnungskraft des Wortes "RELAX(X)" für
die beanspruchten Waren ist die Zeichenähnlichkeit analog zum vori-
gen Fall zu bejahen. Nicht zuletzt vermag auch das figurative Element
die Ähnlichkeit im Gesamteindruck deshalb nicht aufzuheben, weil sich
das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den
Wortelementen der Marke orientiert.
7.
In einem weiteren Schritt ist die Warengleichartigkeit in beiden Ver-
gleichsfällen zu prüfen. Da auch die Waren, die von der Widerspruchs-
marke beansprucht werden, unter den Begriff Bekleidungsstücke (wie
in den angegriffenen Marken) gehören und diesen Begriff nicht we-
sentlich einschränken, besteht insoweit Warenidentität. Kopfbedeckun-
gen werden heute in den gleichen Verkaufsstätten angeboten wie Klei-
der. Häufig bestehen auch Waren, die als "Kopfbedeckung" bezeichnet
werden, aus gestricktem oder gewobenem Material, weshalb sie eine
enge Berührung zu gewobenen und gestrickten Kleidungsstücken auf-
weisen. Auch Kopfbedeckungen dienen dem Zweck der Bekleidung. In
Anlehnung an die Rechtsprechung ist diesbezüglich von Gleichartig-
keit auszugehen (unpublizierter Entscheid der RKGE im Wider-
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spruchsverfahren MA-WI 29/01 Kanz/Kazz Independent (fig.) E. 4).
Zwischen gewobenen und gestrickten Kleidungsstücken und Schuh-
waren ist die Warenähnlichkeit zwar nicht offensichtlich. Gestützt auf
die bisherige Praxis der RKGE muss sie aber ebenfalls bejaht werden
(RKGE in sic! 2001 S. 649 E. 3 Woodstone/Moonstone; unpublizierter
Entscheid der RKGE im Widerspruchsverfahren MA-WI 29/01
Kanz/Kazz Independent (fig.) E. 4). Dafür, dass es sich bei den Waren
auf Seiten der Beschwerdeführerin um Spezialprodukte handelt, wie
sie geltend macht, gibt es in den beiden Registereinträgen keinerlei
Anhaltspunkte. Es ist demnach von Warengleichartigkeit, teilweise von
-identität auszugehen.
8.
Abschliessend sind die weiteren Elemente der Verwechslungsgefahr
zu prüfen.
Die Beschwerdeführerin vertritt unter Verweis auf das Urteil des Bun-
desgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 Yello (abgedruckt in
sic! 2005, S. 123 [E. 3.4]) die Ansicht, der Widerspruchsmarke eigne
bloss eine geringe Kennzeichnungskraft, da sie einzig aus einem Wort
des englischen Sprachschatzes bestehe, das die Beschwerdegegnerin
unverändert übernommenen habe. Zudem sei das Wort SWING einem
grossen Teil der Bevölkerung bekannt, da es sich um einen bekannten
Musikstil handle. Dies verringere den Schutzumfang, den die Marke
verdiene. Hinsichtlich des Aufmerksamtkeitsgrades, den die massgeb-
lichen Abnehmerkreise walten lassen, behauptet die Beschwerdefüh-
rerin, dieser sei aus einem zweifachen Grund besonders hoch: Erstens
weil es sich bei ihren Waren um therapeutische Spezialprodukte hand-
le, zweitens weil es jedenfalls nicht um Massenartikel des täglichen
Bedarfs gehe.
Der Beschwerdeführerin kann in diesen Ausführungen nur teilweise
gefolgt werden. Das Zeichen SWING beschreibt die von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten Waren nicht direkt. Die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke ist mit der Kennzeichnungskraft des Zei-
chens "YELLO(W)" als englische Bezeichnung des Grundfarbtons
Gelb nicht vergleichbar. Im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil
des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 Yello ging es
zwar um Dienstleistungsmarken, sowohl Waren wie auch Dienstleis-
tungen werden aber stets durch Leistung geformter Gegenstände ge-
liefert oder erbracht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
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B-7393/2006 vom 21. März 2007 Weihnachtsmann, E. 3, mit Hinwei-
sen). Diese geformten Gegenstände können ohne weiters gelb gefärbt
sein, und das Zeichen YELLO(W) kann insofern beschreibenden Cha-
rakter gewinnen. Ein ähnlich naher Zusammenhang zwischen der Wi-
derspruchsmarke SWING und Bekleidung im weitesten Sinne ist nicht
erkennbar. Hingegen gilt der Grundsatz, wonach die unveränderte
Übernahme einer älteren Marke unter Ergänzung durch kaum kenn-
zeichnungskräftige eigene Elemente zu einer Verwechslungsgefahr
führt, wenn gleichartige, teilweise gar identische Waren im Spiel sind.
Mindestens einen solchen Schutzumfang verdient auch die Wider-
spruchsmarke dieses Verfahrens [vgl. RKGE in sic! 2001 S. 137 E. 7
Junior (fig.)/Junior TV (fig.)]. Spezialprodukte, welche mit erhöhter Auf-
merksamkeit nachgefragt würden, liegen ausserdem keine vor (vgl.
oben E. 7). Zwar ist der Beschwerdeführerin mit Blick auf die bundes-
gerichtliche Rechtsprechung darin beizupflichten, dass Kleider keine
Massenartikel des täglichen Bedarfs sind. Die Waren, welche letztlich
alle dem Zweck der Bekleidung dienen, werden von den Abnehmer-
kreisen nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (BGE 121 III 377 E. 3d
Boss/Boks). Dennoch ist davon auszugehen, dass die involvierten Wa-
ren von den Durschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Re-
gelmässigkeit nachgefragt werden. Schliesslich gibt es im Registerein-
trag keinerlei Indizien dafür, dass es sich vorliegend um Waren eines
höheren Preissegments handelt. Aus diesen Gründen ist es nicht ge-
rechtfertigt, von einem derart hohen Aufmerksamkeitsgrad der Abneh-
merkreise auszugehen, dass die übrigen Indizien einer Verwechs-
lungsgefahr dadurch wettgemacht würden.
9.
Im Ergebnis erscheint die Widerspruchsmarke durch die angefochte-
nen Marken in ihrer Individualisierungsfunktion beeinträchtigt und be-
steht somit eine Verwechslungsgefahr. Die beiden jüngeren Marken
der Beschwerdeführerin sind aus dem Register zu löschen. Die Ent-
scheide der Vorinstanz sind zu bestätigen und die Beschwerden abzu-
weisen.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen. Sie ist zudem zur Zahlung einer angemessenen
Parteientschädigung an die Beschwerdegegnerin zu verpflichten.
Seite 12
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11.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu-
setzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. De-
zember 2006 (VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), der im Widerspruchsverfahren vor allem im Scha-
den der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die
angefochtene Marke besteht. Es würde aber zu weit führen und könnte
im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Ver-
fahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete
Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter An-
gaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 55'000.-
festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und
Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in
Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff.;
LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).
12.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen er-
wachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14
Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der
massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung der Be-
schwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 3'000.- (inkl. all-
fällige MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.
13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom
17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110]). Es ist daher
rechtskräftig.
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B-3118/2007
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden abgewiesen. Die Entscheide des Eidgenös-
sischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. April 2007 werden be-
stätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 6000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1000.- wird der Be-
schwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung von Fr. 3'000.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; mit Beilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; mit Beilagen)
- die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8527 und Nr. 8530;
Einschreiben; mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand: 7. November 2007
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