B-3138/2013 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Verfügung des IGE vom 30. April 2013 betreffend Wi...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-3138/2013


U r t e i l v o m 3 . O k t o b e r 2 0 1 4
Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi,
Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Michael Tschudin.



Parteien

Novartis AG,
4002 Basel,
vertreten durch Schneider Feldmann AG,
Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,



gegen


Desitin Arzneimittel GmbH,
Weg beim Jäger 214, DE-22335 Hamburg,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Stefan Schröter und/oder Dr. Michael Ritscher,
Meyerlustenberger Lachenal (Zürich),
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung des IGE vom 30. April 2013 betreffend Wider-
spruchsverfahren Nr. 12023 TRILEPTAL / Desileptal.

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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 9. Mai 2011 von der Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) international regist-
rierten Wortmarke Nr. 1 081 439 "Desileptal" mit einer deutschen Marke
als Basiseintragung. Für diese Marke wurde mittels Notifikation vom
7. Juli 2011 (Publikation der Notifikation am 14. Juli 2011) die Schutzaus-
dehnung für die Waren "Préparations pharmaceutiques contre des mala-
dies liées au système nerveux central" der Klasse 5 für die Schweiz be-
ansprucht.
B.
Am 31. Oktober 2011 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz
Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung und beantragte den Wider-
ruf der "Eintragung des Schweizer Teils der internationalen Marke
Nr. 1 081 439" für alle Waren der Klasse 5. Sie stützte sich dabei auf ihre
Schweizer Wortmarke Nr. 2P-305 613 "TRILEPTAL", welche für die Wa-
ren "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische
Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Veterinärprodukte" der
Klasse 5 am 15. August 1980 eingetragen wurde.
C.
Mit Widerspruchsantwort vom 20. März 2012 bestellte die Beschwerde-
gegnerin einen schweizerischen Vertreter. Sie berief sich auf die Einrede
des Nichtgebrauchs, wobei sie vorbrachte, die Widerspruchsmarke sei
lediglich für ein Anti-Epileptikum zugelassen. Weil eine für ein ganz be-
stimmtes Arzneimittel zugelassene Marke nicht auch für andere Arznei-
mittel verwendet werden dürfe, sei erwiesen, dass die Widerspruchsmar-
ke für alle anderen "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische
und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Vete-
rinärprodukte" nicht benutzt worden sei. Anti-Epileptika würden nur nach
ärztlicher Verschreibung abgegeben. Entsprechend sei in Bezug auf den
relevanten Verkehrskreis auf ein ausgesprochen aufmerksames und ge-
schultes Fachpublikum abzustellen. Die prägenden Anfangssilben "TRI"
und "Desi" würden sich deutlich voneinander unterscheiden, weshalb
auch selbst bei einem grösseren Verkehrskreis keine Verwechslungsge-
fahr bestehen würde.


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D.
Nach weiteren Schriftenwechseln wies die Vorinstanz den Widerspruch
der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. April 2013 mit folgendem
Dispositiv ab:
"1. Der Widerspruch Nr. 12023 wird abgewiesen.
2. Die internationale Registrierung Nr. 1 081 439 "Desileptal" wird voll-
umfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration
d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle
18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteient-
schädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
5. [Eröffnung]"
Die Vorinstanz begründete dies im Wesentlichen mit Folgendem: In Be-
zug auf die Einrede des Nichtgebrauchs sei festzuhalten, dass der
Gebrauch für ein Anti-Epileptika von beiden Parteien übereinstimmend
vorgebracht worden sei und dies das Institut binde. Der Gebrauch für an-
dere Waren sei dagegen nicht glaubhaft gemacht worden, weshalb für die
Prüfung der Verwechslungsgefahr lediglich auf die Warenbezeichnung
"Anti-Epileptika" abzustützen sei. Die hier interessierenden Waren wur-
den als hochgradig gleichartig qualifiziert. Hinsichtlich Zeichenähnlichkeit
wurde festgehalten, die Schriftbilder würden sich ähnlich sehen. Jedoch
führe der unterschiedliche Wortanfang "TRI-" bzw. "Desi-" zu einer abwei-
chenden Vokal- bzw. Konsonantenfolge, einer anderen Silbenzahl und
damit zu einer unterschiedlichen Kadenz. Das Widerspruchszeichen
"TRILEPTAL" stelle eine Wortschöpfung dar und habe vorliegend keinen
eindeutigen Bedeutungsinhalt. Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Be-
deutung beigemessen werden. Dieser Umstand vermöge die festgestellte
Ähnlichkeit in den Schriftbildern für sich alleine nicht zu kompensieren.
Auch das angefochtene Zeichen "Desileptal" sei eine Wortschöpfung.
Die Verwechselbarkeit wurde schliesslich verneint, da die Kadenz der Sil-
ben beider Marken deutlich verschieden und auch der Zeichenanfang, auf
den besonders Gewicht zu legen sei, unterschiedlich sei. Deshalb könn-
ten Fehlzurechnungen im Lichte der Pharma-Rechtsprechung ausge-
schlossen werden.
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Seite 4
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
3. Juni 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellt fol-
gende Anträge:
"1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Geis-
tiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12023 vom 30. April
2013 – TRILEPTAL // Desileptal sei aufzuheben und der Widerspruch
aus der Schweizer Marke Nr. 305613 – TRILEPTAL gegen die Inter-
nationale Marke Nr. 1081439 – Desileptal sei gutzuheissen.
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin."
Die Beschwerdeführerin macht geltend, es handle sich um identische Wa-
ren, welche sich auch an die gleichen Abnehmerkreise richten würden,
nämlich sowohl an ein breites Publikum (Endverbraucher) als auch an ein
Fachpublikum (Ärzte, Apotheker). Ob ihre Marke tatsächlich für rezept-
pflichtige oder für rezeptfreie Medikamente gebraucht würde, spiele bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Rolle. Die Beschwerde-
führerin macht ausserdem eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke
geltend, da sie intensiv gebraucht worden sei.
Die gegenüberstehenden Marken würden in den letzten sieben Buchsta-
ben übereinstimmen. Deshalb bestehe eine Verwechslungsgefahr, selbst
wenn Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden.
F.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben vom 8. August 2013
aus wirtschaftlichen Gründen darauf, eine Beschwerdeantwort einzurei-
chen. Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 28. August 2013 eben-
falls auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hin-
weis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde
sei unter Kostenfolge abzuweisen.
G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).


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Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzli-
chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid be-
schwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]).
2.1
Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegen-
teil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenver-
gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu
beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist,
hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderer-
seits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegen-
überstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1, "Kamillo-
san/Kamillan").
2.2
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar-
ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen
und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben,
um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Mass-
stab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren
oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechsel-
barkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und
Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise
gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Be-
darfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Un-
terscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezial-
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produkten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen
mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt
bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004,
E. 2.3, "Yello/Yellow", BGE 126 III 315, E. 6b/bb, "Rivella/Apiella"; BGE
122 III 382, E. 3a, "Kamillosan/Kamillan").
2.3
Als massgeblicher Verkehrskreis bei Fällen, bei welchen ein Zeichen all-
gemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, erscheint zunächst
die Sichtweise der Endverbraucher entscheidend, zumal sich in solcher
Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum richten (vgl.
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013,
E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2, "Se-
vikar/Sevcad"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 5.2, "Levane/Levact").
Das Verständnis der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Ver-
kehrskreis bei Heilmitteln von untergeordneter Bedeutung, da die Ver-
wechslungsgefahr bei entsprechend geschulten Personen in der Regel
kleiner sein dürfte, als aus der Perspektive des Endverbrauchers. Nicht
entscheidend für die Berücksichtigung eines zusätzlichen Verkehrskrei-
ses ist dagegen, ob dieser mengenmässig kleiner ist als das breite Publi-
kum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A-6/2013 vom 16. April 2013,
E. 3.2.1).
Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss Praxis indessen ausschliesslich
die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise massgebend, weil bei
solchen Heilmitteln davon ausgegangen werden darf, dass eine Ver-
schreibungspflicht besteht und sie somit stets von Fachpersonen bestellt
und eingekauft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-4070/2007
vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact"). Dabei ist nicht entscheidend,
ob effektiv eine Verschreibungspflicht besteht. Vielmehr muss sich dieser
Umstand aus dem Registereintrag direkt (z.B. da das Heilmittel in der
Warenbezeichnung als verschreibungspflichtig spezifiziert wird – vgl. da-
zu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4070/2007 vom 8. April
2008, E. 8, "Levane/Levact", in welchem der Eintrag auf Heilmittel "sur
prescription médicale obligatoire" eingeschränkt wurde) oder indirekt (wie
im Beispiel der Warenbezeichnung "schwere Schmerzmittel") ergeben.
2.4
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die
Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlas-
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Seite 7
sen (BGE 121 III 377, E. 2a, "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 864;
LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 11 und 15
zu Art. 3; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 63 und 67 zu Art. 3).
2.5
Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas";
BGE 121 III 377, E. 2b, "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme
der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht
wird (RKGE, in sic! 2006, S. 761, E. 4, "McDonald's/McLake"; EUGEN
MARBACH, a.a.O., N 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die
Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale
bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische
Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortan-
fang respektive der Wortstamm in der Regel grössere Beachtung findet
als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben
(BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5a, "Kamillo-
san/Kamillan"; BGE 119 II 473, E. 2c, "Radion/ Radomat"; RKGE, in sic!
2002, S. 101, E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]").
2.6
Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken,
die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung
schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer
End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 2.5,
"Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 6, "Gado-
vist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 7, "Levane/Levact";
RKGE, in sic! 2003, S. 345 ff., "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2005,
S. 576 ff., "Silkis/Sipqis"; RKGE, in sic! 2003, S. 500 ff., "Rivotril/Rimostil";
RKGE in sic! 2000, S. 704 ff., "Nasobol/Nascobal"; RKGE, in sic! 1999,
S. 650 ff., "Monistat/Mobilat").
Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder
hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur
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schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor
allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben
von der widersprochenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32,
E. 7.4, "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3369/2013, vom 12. März 2014, E. 2., "Xolair/Bloxair"; B-953/2013 vom
15. Oktober 2013, E. 2.5, "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März
2013, E. 6, "Gadovist/Gadogita"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010,
E. 3.5, "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7,
"Oscillococcinum/Anticoccinum"; RKGE, in sic! 2006, S. 337, E. 3 ff.,
"BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]"; RKGE, in sic! 2003,
S. 346, E. 5, "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2000, S. 608 ff., "Tas-
mar/Tasocar"; RKGE, in sic! 1997, S. 295 ff.; "Exosurf/Exomuc", RKGE, in
sic! 1997, S. 294, E. 2, "Nicopatch/Nicoflash"). Dabei kommt dem Wortan-
fang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er in der Regel besser
im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas";
BGE 122 III 382, E. 5, "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-4664/2013 vom 8. Mai 2014, E. 2.3, "Sto-
ne/Contimilestone"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7.2.1,
"Oscillococcinum/Anticoccinum").
3.
Nachfolgend sind die Gleichartigkeit der Waren, die Verkehrskreise, die
Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und
die Verwechslungsgefahr zu prüfen.
Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass der Gebrauch der Marke nach der
angefochtenen Verfügung einzig in Bezug auf Anti-Epileptika (durch An-
erkennung der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren) dar-
getan ist. Die Beschwerdeführerin rügt den eingeschränkten Gebrauch ih-
rer Widerspruchsmarke in ihrer Beschwerde nicht. Somit sind der folgen-
den Prüfung nicht die im Register eingetragenen Waren zu Grunde zu le-
gen, sondern in Bezug auf die Widerspruchsmarke einzig auf die Waren-
bezeichnung "Anti-Epileptika" abzustellen.
3.1
Die Vorinstanz geht von hochgradiger Warengleichheit zwischen der für
Anti-Epileptika gebrauchten Widerspruchsmarke und die für "Préparations
pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central"
verlangte Schutzausdehnung (beide Klasse 5) aus. Die Beschwerdefüh-
rerin ist der Meinung, es bestehe sogar Warenidentität, weil ein Anti-
Epileptika ein Pharmazeutikum gegen die Erkrankung des zentralen Ner-
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vensystems sei. Die sich gegenüber stehenden Pharmazeutika würden
bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen
bzw. sehr ähnlichen Technologien hergestellt. Pharmazeutische Präpara-
te würden deshalb ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als
hochgradig gleichartig gelten.
Angesichts der Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich,
warum Warenidentität bestehen soll. Zumal sie selbst neben Identität in
ihrer Beschwerde auch von hochgradiger Gleichartigkeit spricht und die
Beschreibungen der Waren nicht vollständig deckungsgleich sind. Dem-
nach ist von der Qualifikation der Vorinstanz auszugehen, wonach vorlie-
gend hochgradige Warengleichheit besteht.
3.2
Weiter sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Unstreitig ist,
dass der Registereintrag keinen Zusatz enthält, wonach die Marke nur für
den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten genutzt würde.
Deshalb ist vorliegend zu prüfen, ob immerhin indirekt von einer Ver-
schreibungspflicht – und damit einer Einschränkung des Vertriebs in Be-
zug auf geschulte Fachkreise – ausgegangen werden darf.
Die Umschreibung "Anti-Epileptika" deutet auf ein Medikament für
schwerwiegende Indikationen hin, wie Erkrankung des zentralen Nerven-
systems. Ähnlich wie bei schweren Schmerzmitteln ist davon auszuge-
hen, dass Medikamente für solche Indikationen nur auf ärztliche Ver-
schreibung bezogen werden dürfen. Dementsprechend erscheint der
Verkehrskreis der medizinisch geschulten Fachpersonen als massge-
bend.
3.3
Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin über-
prüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken "TRILEPTAL" und "Desilep-
tal" gegenüber. Die angefochtene Wortmarke "Desileptal" übernimmt un-
verändert die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILEP-
TAL". Demnach weisen die beiden Marken in optischer, wie auch klangli-
cher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit auf. Jedoch unterscheiden sich die
beiden Marken in Bezug auf den Wortanfang und die Silbenzahl.
3.3.1
Der Wortanfang "TRI" unterscheidet sich optisch von der Buchstabenfol-
ge "Desi" deutlich. Insbesondere der Wortanfang ist unterschiedlich. Op-
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Seite 10
tisch lässt sich das "T" von einem "D" einfach unterscheiden. Abgesehen
vom letzten Buchstaben "i" unterscheiden sich alle weiteren Buchstaben
der beiden Wortanfänge. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheidet sich
zunächst das harte "t" vom weichen "d". Ferner ist das klanglich auffällige
"r" nur in der Silbe "TRI" enthalten, welche kurz und hart ausgesprochen
wird. Demgegenüber wird die Buchstabenfolge "Desi" durchwegs weich
ausgesprochen, da sie neben weichem "d" auch den weichen Zischlaut
"s" enthält.
Ausserdem ist festzuhalten, dass das kurz ausgesprochene "TRI" aus ei-
ner Silbe mit einem Vokal, die Buchstabenfolge "Desi" dagegen aus zwei
Silben mit insgesamt zwei Vokalen besteht. Dies führt zu einer unter-
schiedlichen Aussprachekadenz, welche insbesondere deshalb im Ge-
dächtnis bleiben dürfte, da sie am Wortanfang steht.
3.3.2
In Bezug auf den Bedeutungsinhalt der beiden Marken ist auf die Fest-
stellung der Vorinstanz hinzuweisen, welche das Widerspruchszeichen
"TRILEPTAL" als Wortschöpfung ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt
qualifizierte. Gleich verhalte es sich mit dem angefochtenen Zeichen "De-
sileptal". Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Bedeutung beigemessen
werden. Die Vorinstanz leitet daraus ab, dass die Bedeutung von "TRI"
für sich alleine noch nicht die festgestellte Ähnlichkeit im Schriftbild zu
kompensieren vermöge.
Die Feststellungen der Vorinstanz zum Bedeutungsinhalt wurden von den
Parteien im Beschwerdeverfahren nicht bestritten.
3.3.3
Als Zwischenfazit erscheinen die beiden Marken insofern ähnlich, als die
angefochtene Wortmarke "Desileptal" die letzten beiden Silben der Wi-
derspruchsmarke "TRILEPTAL" unverändert übernimmt. Die optische und
klangliche Ähnlichkeit ist zwar dadurch vermindert, dass der Wortanfang
anders lautet und über eine verschiedene Silbenanzahl verfügt. Diese
Unterschiede vermögen die grundsätzliche Ähnlichkeit jedoch nicht völlig
aufzuheben.
3.4
Die Vorinstanz liess die Frage nach der Kennzeichnungskraft der einzel-
nen Zeichenelemente offen. Im Ergebnis kam sie zum Schluss, dass
selbst bei Annahme einer schwachen Kennzeichnung des Bestandteils
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Seite 11
"LEP" bzw. "LEPTAL" aufgrund seines Charakters als Gemeingut – wie
von der Beschwerdegegnerin vorgebracht – eine Verwechslungsgefahr
ausgeschlossen werden könne.
Die Beschwerdeführerin bringt im Rahmen der Beschwerde erstmals vor,
der Marke "TRILEPTAL" komme als Ganzes eine erhöhte Kennzeich-
nungskraft zu, weil sie seit dem 1. Februar 1995 in der ganzen Schweiz
für Anti-Epileptika in Gebrauch sei. Die intensive Nutzung sei durch die
Verkaufszahlen der letzten fünf Jahre und auch durch mehrere Erwäh-
nungen in verschiedenen Presseartikeln belegt. Aus diesem Gebrauch
schliesst die Beschwerdeführerin darauf, dass ihre Marke nicht nur den
Fachärzten, sondern auch einem breiten Publikum bekannt sei.
Vor dem Hintergrund der vorliegenden engen Qualifikation des massge-
benden Verkehrskreises (vgl. oben E. 3.2) ist die Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke für das breite Publikum irrelevant. Eine erhöhte Bekannt-
heit in Bezug auf die Fachärzte wird nicht geltend gemacht. Selbst wenn
man von einer starken Marke ausgehen würde, änderte sich an der nach-
folgenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nichts.
3.5
Es ist nun in einer Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den
hier gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3
Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.
Wie erwähnt, ist vorliegend von hochgradiger Warengleichheit auszuge-
hen. Die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken ist grundsätzlich ge-
geben, weil beide Zeichen die Silben "leptal" enthalten. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Wortan-
fang bestehen. Diese Unterschiede dürften vom massgebenden Ver-
kehrskreis, der sich aus medizinisch geschulten Fachpersonen zusam-
mensetzt, erkannt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeit des massge-
benden Verkehrskreises sind die Wortanfänge "TRI(-LEPTAL)" und "De-
si(-leptal)" derart unterschiedlich, dass eine markenrechtlich relevante
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen Wortan-
fänge der beiden Marken bleiben stark in Erinnerung, weshalb selbst
dann keine Verwechslungsgefahr drohen würde, wenn von einer erhöhten
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen würde.
Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.

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Seite 12
4.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge-
bühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro-
zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs.
4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-
tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf
(BGE 133 III 492, E. 3.3, "Turbinenfuss [3D]", mit Hinweisen; Urteil des
Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1, "we make ideas
work", mit Hinweis).
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien
auf Fr. 3'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdefüh-
rerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher
Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
5.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene
Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu ent-
richten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Wird keine Kos-
tennote eingereicht, so setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2
Satz 2 VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest.
Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwal-
tungsgericht keine Kostennote eingereicht. Ihr ist auch nur ein geringer
Aufwand erwachsen, da sie auf eine ausführliche Stellungnahme verzich-
tete. Demnach scheint in Würdigung der Aktenlage eine Parteientschädi-
gung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 400.–
(exkl. MWST) als angemessen.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-
sonen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung
gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer
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wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18
Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Hamburg,
Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt
nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MwSt-pflichtig,
weshalb die Parteientschädigung exklusiv MwSt aufzufassen ist.
6.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 3'500.– werden der Beschwerde-
führerin auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird
zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 400.– (exkl.
MwSt) zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter, z.H. Céline Schwarzenbach;
Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12023; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Michael Tschudin
Versand: 7. Oktober 2014