B-3268/2007 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 8330 betr. MBR / MR (fig...

Abtei lung II
B-3268/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 5 . J a n u a r 2 0 0 8
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 8330 betr. MBR / MR (fig.);
Verfügung des IGE vom 4. April 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3268/2007
Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdegegner ist Inhaber der internationalen Marke
Nr. 729'582 "MBR", welche am 1. März 2000 in das internationale Re-
gister eingetragen worden war. Sie geniesst Schutz für Waren der
Klasse 5, sowie insbesondere für:
Klasse 3: Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-
tiques; lotions capillaires.
B.
Gestützt auf diese Marke erhob der Beschwerdegegner am 3. Juli
2006 teilweise Widerspruch gegen die internationale Marke
Nr. 873'589 MR (fig). der Beschwerdeführerin, welche am 13. Oktober
2005 – unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 21. Ap-
ril 2005 – für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18 und 25 in das
internationale Register eingetragen und am 2. März 2006 in der "Ga-
zette OMPI des marques internationales" Nr. 4/2006 veröffentlicht wor-
den war. Der Widerspruch bezog sich auf sämtliche Waren der Klasse
3:
Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques
pour les soins du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
Zur Begründung des Widerspruchs führte er aus, die angefochtene
Marke beanspruche gegenüber der Widerspruchsmarke in der Klasse
3 identische Waren. Zudem habe sie sowohl Anfang als auch Ende der
Widerspruchsmarke identisch übernommen. Dies führe sowohl auf der
phonetischen als auch auf der visuellen Ebene zu massgeblichen
Übereinstimmungen. Der mittlere Buchstabe der Widerspruchsmarke
könne bei der Aussprache leicht überhört werden. Auf der Ebene des
Sinngehalts ergäben sich keine Anhaltspunkte, die für die Unter-
scheidbarkeit der Marken sprechen könnten. Daher sei unzweifelhaft
eine Verwechslungsgefahr gegeben.
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C.
Mit Verfügung vom 13. Juli 2006 erliess die Vorinstanz eine provisori-
sche teilweise Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen in-
ternationalen Registrierung. Die Schutzverweigerung bezog sich auf
sämtliche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der
Klasse 3.
D.
Am 29. September 2006 beantragte die Beschwerdeführerin, die provi-
sorische Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Bildmar-
ke 873'589 aufzuheben und dieser auch in der Schweiz Schutz zu ge-
währen. Zur Begründung führte sie aus, das Widerspruchszeichen be-
stehe aus einer sehr kurzen Folge von Buchstaben in gewöhnlicher
Druckschrift; die angefochtene Marke weise lediglich zwei dieser
Buchstaben auf, die miteinander verbunden seien. Diese grafische Ge-
staltung bewirke Eigenständigkeit und Originalität: Die interessierten
Verkehrskreise nähmen die angegriffene Marke nicht vokal, sondern
als Bild wahr. Dies treffe nicht auf das Widerspruchszeichen zu, das
offensichtlich aus den Anfangsbuchstaben der ursprünglichen Hinterle-
gerin Medical Beaty Research bestehe und als Wortmarke eingetragen
worden sei. Wenn sich wie im vorliegenden Fall äusserst kurze Zei-
chen gegenüber stünden, sei der markenrechtlich relevante Abstand
durch deutliche, wenn auch geringe Abweichungen gewährleistet. Die-
se Voraussetzung sei hier erfüllt, denn die angefochtene Marke enthal-
te den mittleren Buchstaben "B" nicht, durch das Ineinanderschmelzen
der Buchstaben M und R präsentiere sie sich indessen als Bildzei-
chen, das sich genügend von der gewöhnlichen Buchstabenfolge MBR
abhebe.
E.
Mit Verfügung vom 4. April 2007 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut und verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 873'589
"MR" (fig.) definitiv den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der
Klasse 3. Zur Begründung hielt sie fest, bezüglich der Waren könne
von Gleichheit ausgegangen werden, mit Ausnahme der Zahnpasten,
die in Bezug auf Kosmetika immerhin als gleichartig zu betrachten sei-
en. Die grafische Darstellung der angefochtenen Marke erschöpfe sich
in einer direkten Aneinanderschreibung der Grossbuchstaben "R" und
"M" und der Abbildung der Buchstabenkombination in vergrösserter
Darstellung. Weil dadurch die Buchstabenkombination "MR" als solche
nicht in den Hintergrund gerückt werde, könne nicht davon ausgegan-
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gen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als
Bildzeichen wahrnähmen. Die Bildelemente spielten demnach eine un-
tergeordnete Rolle, weshalb die Vergleichszeichen nach den Kriterien
für Wortmarken zu vergleichen seien. In schriftbildlicher Hinsicht stün-
den sich kurze Zeichen, auf klanglicher Ebene das dreisilbige
"EM – BE – ER" und das zweisilbige "EM – ER" gegenüber. Die ange-
fochtene Marke unterscheide sich lediglich durch das Weglassen der
Mittelsilbe "BE" von der Widerspruchsmarke; dieser Mittelsilbe komme
im Verhältnis zu den identischen Anfangs- und Endsilben und der fast
identischen Vokalfolge wenig Gewicht zu. Dieser geringfügige Unter-
schied drohe zudem im mündlichen Verkehr unterzugehen. Somit sei,
insbesondere in klanglicher Hinsicht, eine ausgeprägte Ähnlichkeit
zwischen den Vergleichszeichen festzustellen. Auch auf der Ebene des
Sinngehalts sei keine rechtsgenügliche Abweichung zu erkennen. Ins-
besondere ohne Hintanstellung eines Namens könne nicht davon aus-
gegangen werden, dass das angefochtene Zeichen "MR" bei den be-
teiligten Verkehrskreisen Assoziationen zur Abkürzung für die engli-
sche Bezeichnung "Mister" zu wecken vermöge. Im Weiteren sei fest-
zustellen, dass der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzumfang
eigne. Wie sich nämlich aus den Abkürzungsnachschlagewerken erge-
be, habe die Widerspruchsmarke in Verbindung mit Waren der Klasse
3 keinen direkt erkennbaren und damit auch keinen beschreibenden
Sinngehalt. In Anbetracht der festgestellten Warengleichheit respektive
hochgradigen Warengleichartigkeit und der ausgeprägten klanglichen
Nähe der Vergleichszeichen bestehe die Gefahr, dass die Unterschie-
de überhört oder übersehen würden, und damit die Gefahr von Fehlzu-
rechnungen. Weiter falle auch ins Gewicht, dass es sich bei den Ver-
gleichswaren um Massenartikel des täglichen Bedarfs handle, weshalb
mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unter-
scheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen sei.
F.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 11. Mai
2007 Verwaltungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be-
antragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, unter Kosten-
und Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdegegners. Zur Be-
gründung bringt sie vor, entgegen der Meinung der Vorinstanz werde
die angefochtene Marke vom Publikum primär als Bild, und nicht als
Buchstabenabfolge gesehen. Der Betrachter, der die Marke als Buch-
stabenfolge lesen wolle, müsse sich verschiedene mögliche Buchsta-
benkombinationen überlegen. Zudem werde in der Literatur überzeu-
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gend dargestellt, dass bei kombinierten Wort-/Bildmarken das Bildele-
ment überwiegend betrachtet werde. Werde die angefochtene Marke
aber als Bild erfasst, ergebe sich per se eine genügende Unterschei-
dung zur Wortmarke "MBR". Dasselbe Resultat erhalte man aber
auch, wenn die beiden Marken als Wortmarken miteinander verglichen
würden. Der Umstand, dass sich im vorliegenden Fall kurze Zeichen
gegenüber stünden, erhöhe die Unterscheidungskraft wesentlich. In
klanglicher Hinsicht seien deutliche Unterschiede feststellbar. Die Vor-
instanz gehe zudem in keiner Weise auf die grafische Gestaltung
(Schriftbild) der Marken ein. Besonders bei einer geringen Wortlänge
komme dem optischen Eindruck eine grosse Bedeutung zu. Im vorlie-
genden Fall seien die Akronyme "MR" und "MBR" hinreichend optisch
voneinander zu unterscheiden, zumal es sich um Marken von zwei re-
spektive drei Buchstaben handle und die angefochtene Marke
"MR" (fig.) zusätzlich in sehr auffälliger Art und Weise gleichsam ei-
nem Symbol aneinandergeschrieben sei.
G.
Mit Eingabe vom 13. Juli 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die
Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter
Kostenfolge abzuweisen.
H.
Der Beschwerdegegner beantragt mit Stellungnahme vom 17. August
2007, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu
Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Begründung bringt er
vor, auf Grund der Warenidentität sei die Verwechslungsgefahr streng
zu prüfen. Dabei sei von einer unterdurchschnittlichen Aufmerksamkeit
der relevanten Konsumenten auszugehen und an die Verschiedenheit
der Marken entsprechend hohe Anforderungen zu stellen. Beide Mar-
ken seien sodann (im Wortbestandteil) kennzeichnungskräftig und ver-
fügten über einen normalen Schutzumfang. Die Marken stimmten im
Wortanfang und -ende überein. Überdies wiesen sie eine praktisch
identische Vokalfolge auf, zumal bei der Widerspruchsmarke der zwei-
te und dritte Buchstaben bei der Aussprache leicht miteinander ver-
schmölzen. Damit bestünden zwischen den sich vorliegend gegen-
überstehenden Marken ausgeprägte Ähnlichkeiten auf der klanglichen
Ebene. Daraus ergebe sich die Gefahr, dass die Marken im massgebli-
chen verschwommenen Erinnerungsbild der Konsumenten verwechselt
würden.
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I.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Partei-
en stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über
das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]).
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilge-
nommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt.
Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legiti-
miert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und
-form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat
sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), und der Kostenvor-
schuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzge-
setz, MSchG, SR 232.11]).
Die Widerspruchsmarke wurde am 1. März 2000 in das internationale
Register eingetragen, die angefochtene Marke am 13. Oktober 2005,
unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 21. April 2005.
Die Vorinstanz hat demnach zu Recht festgestellt, dass die Wider-
spruchsmarke respektive die Marke des Beschwerdegegners älter ist
als die angefochtene Marke respektive die Marke der Beschwerdefüh-
rerin.
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2.1 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz
aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung
bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch glei-
che oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können
schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnun-
gen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten
Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen
individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner
können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar ausein-
ander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zu-
sammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die
verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von
mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kenn-
zeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a - VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Appen-
zeller, BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Um-
stände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit an-
zulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab,
dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und
anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 -
Kamillosan).
2.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeits-
bereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher
schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemei-
nen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken,
die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber
sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillo-
san, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello).
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2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs-
lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders
strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend
identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III
315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan). Im Weite-
ren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren
richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pfle-
gen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Le-
bensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem gerin-
geren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei
Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III
315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des
Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello).
2.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss; EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel
und Frankfurt a. M. 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 116; LUCAS
DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modell-
gesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3 N. 11
und 15; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwei-
zerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).
Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das
Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III
160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan). Dabei
genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf
nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprache-
kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild
durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE
127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan,
BGE 119 II 473 E. 2c - Radion).
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Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzel-
nen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Ent-
scheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während un-
terscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck
weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische
Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungsein-
druck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 19. Dezember 2007 [B-7500/2006] E. 6.4 - Diva Cravatte; Ent-
scheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeit-
schrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic !]
2005 S. 807 E. 8 - DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; MARBACH,
SIWR III, S. 122 f.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143).
3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise
gleichartig sind.
3.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkrei-
se auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identi-
scher oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistun-
gen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigs-
tens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von ver-
bundenen Unternehmen hergestellt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3
N. 35; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 6 - Targa / Targa [fig.] et al. II,
RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]). Für die
Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungs-
stätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Ver-
triebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnli-
chen Verwendungszweckes (RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 - Smirnoff
[fig.]/Smirnov [fig.], vgl. auch RKGE in sic! 2004 S. 863 E. 6 - Harry
[fig.]/Harry's Bar Roma [fig.], RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 5 - Longlife
Valdalpone [fig.]/Longlife developed by Dr. Tork [fig.]).
3.2 Soweit hier interessierend, wird die Widerspruchsmarke für "Sa-
vons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions
capillaires" (Klasse 3), die angefochtene Marke für "Savons, produits
de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques pour les soins
du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices" (Klasse 3)
beansprucht.
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Offensichtlich sind die Vergleichsmarken für die identischen Waren ein-
getragen, was "Savons", "produits de parfumerie" und "huiles essenti-
elles" betrifft. Wie die Vorinstanz im Weiteren zu Recht festgestellt hat,
handelt es sich bei den "produits cosmétiques pour les soins du corps
et de beauté", die von der angefochtenen Marke beansprucht werden,
lediglich um eine andere Formulierung der Waren "cosmétiques" der
Widerspruchsmarke, da Kosmetika immer der Körper- und Schönheits-
pflege dienen. Auch die von der angefochtenen Marke beanspruchten
"lotions pour les cheveux" entspricht, in etwas anderer Formulierung,
den "lotions capillaires" der Widerspruchsmarke. Bezüglich dieser Wa-
ren ist somit Warenidentität gegeben. Hinsichtlich "dentifrices" (Zahn-
pasten) der angefochtenen Marke und "cosmétiques" der Wider-
spruchsmarke ist von Warengleichartigkeit auszugehen, da beide Wa-
ren dem gleichen Verwendungszweck, nämlich der Körperpflege, die-
nen (vgl. RKGE in sic! 1997 S. 298 E. 3 - Neutrogena / Neutria).
4.
Im vorliegenden Fall ist die Widerspruchsmarke "MBR" mit der ange-
fochtenen Wort-/Bildmarke "MR" zu vergleichen.
4.1 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Akronym, wel-
ches aus den Buchstaben M, B und R zusammengesetzt ist.
Auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, MBR stehe für "Medical
Beauty Research", was auf den damit versehenen Produkten jeweils
prominent angezeigt werde, ist nicht weiter einzugehen. Denn das Wi-
derspruchsverfahren ist – wie der Beschwerdegegner zu Recht betont
– ein rein registerrechtliches Verfahren. Massgebend für die Beurtei-
lung einer Markenkollision ist demnach der Eintrag im Markenregister.
Die weiteren Begleitumstände, wie das Präsentationsumfeld, nicht zur
Marke gehörende Hinweise, Aufdrucke oder Verpackungsbesonderhei-
ten, sind somit nicht zu berücksichtigen (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 58 f.;
MARBACH, SIWR III, S. 115; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 12;
RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 4 - SMI /RSMI, RKGE in sic! 2001 S. 324
E. 6 - SFS / TFS).
4.2 Die angefochtene Marke besteht aus den Grossbuchstaben "M"
und "R", wobei der zweite vertikale Strich des "M" zugleich den einzi-
gen vertikalen Strich des "R" bildet. Die Buchstaben sind fett geschrie-
ben, weisen aber ansonsten keine prägnanten Züge auf. Das Bildele-
ment beschränkt sich somit auf das Ineinanderfliessen der Buchstaben
"M" und "R" sowie auf die fette Schreibweise.
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Nach der Beschreibung der Vorinstanz erschöpft sich die grafische
Darstellung der angefochtenen Marke in einer direkten Aneinander-
schreibung der Grossbuchstaben "R" und "M" und der Abbildung der
Buchstabenkombination in vergrösserter Darstellung. Die Bildelemente
spielten im Gesamteindruck eine untergeordnete Rolle. Insofern er-
weist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz gehe in
keiner Weise auf die grafische Gestaltung der Marken ein, als unbe-
gründet. Auch soweit die Beschwerdeführerin unter grafischer Gestal-
tung das Schriftbild versteht, stösst die Rüge ins Leere, hat die Vorins-
tanz doch auf Grund der festgestellten Anzahl Buchstaben geschlos-
sen, dass sich kurze Zeichen gegenüberstünden.
Die Auffassung der Vorinstanz, dass die Bildelemente der angefochte-
nen Marke im Gesamteindruck eine untergeordnete Rolle spielten,
wird von der Beschwerdeführerin kritisiert. Sie hält dafür, die ange-
fochtene Marke werde vom Publikum primär als Bild respektive als
Symbol, und nicht als Buchstabenabfolge gesehen. Der Betrachter, der
die Marke als Buchstabenfolge lesen wolle, müsse sich verschiedene
mögliche Buchstabenkombinationen überlegen, nebst "M" und "R"
auch diejenige der aneinandergereihten Buchstaben "I" (und zwar in
den Varianten gross "I" und klein "L"), "v" und "R". Schon aus diesem
Grund werde die angefochtene Marke primär als Bild gesehen. Zudem
werde in der Literatur überzeugend dargestellt, dass bei kombinierten
Wort-/Bildmarken das Bildelement überwiegend betrachtet werde.
Theoretisch ist es möglich, im angefochtenen Zeichen nicht nur die
Buchstabenfolge "MR", sondern auch die von der Beschwerdeführerin
dargelegten Buchstabenkombinationen zu lesen. Da indessen das "v",
welches im ersten Teil des Zeichens gelesen werden kann, nicht auf
die Grundlinie reicht, ist es wenig wahrscheinlich, dass der Betrachter
statt des "M" ein "I" und ein "v" liest und sich deshalb verschiedene
mögliche Buchstabenkombinationen überlegen muss. Somit ist die
Buchstabenfolge "MR" klar erkennbar, und das angefochtene Zeichen
wird angesichts der wenig prägnanten Bildelemente primär als Wort-
zeichen, genauer gesagt als Akronym, angesehen.
4.3 Das Widerspruchszeichen unterscheidet sich vom angefochtenen
Zeichen lediglich durch den zusätzlichen mittleren Buchstaben "B".
4.3.1 Die Beifügung oder Weglassung eines Buchstabens bei Wort-
marken vermag in aller Regel den Gesamteindruck nicht nachhaltig zu
verändern. Dies gilt indessen nicht ohne weiteres bei Akronymen, die
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meistens Kurzzeichen sind. Kurzzeichen werden phonetisch und visu-
ell leichter erfasst, sodass sich auch deren Unterschiede, selbst wenn
sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis ein-
prägen (RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 5 - SMI / RSMI, mit Verweis auf
BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks; MARBACH, SIWR III, S. 120).
4.3.2 Auf der Ebene des Schriftbildes ist festzuhalten, dass die ange-
fochtene Marke aus zwei, das Widerspruchszeichen aus drei Buchsta-
ben besteht. Mit dem zusätzlichen Buchstaben "B" ist das Wider-
spruchszeichen um einen Drittel länger als das angefochtene Zeichen.
Festzuhalten ist auch, dass sich zwei kurze Zeichen gegenüber ste-
hen. Dieser Umstand erhöht, wie die Beschwerdeführerin zu Recht
festhält, grundsätzlich die Unterscheidungskraft.
4.3.3 Da die Vergleichsmarken je aus Konsonanten bestehen, werden
sie vom Publikum als Akronyme erkannt und entsprechend als einzel-
ne Buchstaben ausgesprochen (LUCAS DAVID, Das Akronym im Firmen-
und Markenrecht, in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgü-
terrecht [SMI] 1991 S. 329; vgl. auch RKGE in sic! 2006 S. 268 E. 11 -
IXS / IKKS). Das Widerspruchszeichen wird dem entsprechend
deutsch "EM – BE – ER", französisch davon leicht abweichend
"ÈM – BÉ – ÈR" ausgesprochen. Die Vokalfolge ist demnach
"E – E – E" (deutsch) respektive "È – É – È" (französisch). Demgegen-
über ist die Aussprache des angefochtenen Zeichens im Deutschen
"EM – ER" und im Französischen "ÈM – ÈR", was die Vokalfolge
"E – E" (deutsch) respektive "È – È" ergibt. Die Vergleichszeichen wei-
sen somit in der deutschen Aussprache dieselben, aber nicht gleich
viele Vokale auf; im Französischen wird der mittlere Buchstabe "B" des
Widerspruchszeichens zudem etwas anders ausgesprochen als die
Konsonanten "M" und "R", welche es mit dem angefochtenen Zeichen
gemeinsam hat.
Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass "MBR" nicht als
"EM – BE – ER", sondern englisch (d.h. "EM – BI – AR") ausgespro-
chen werde, da die Marke ein Akronym für "Medical Beauty Research"
sei. Da im vorliegenden Verfahren jedoch unerheblich ist, welcher Aus-
druck dem Akronym zu Grunde liegt (vgl. E. 4.1), spielt es auch keine
Rolle, welcher Sprache dieser Ausdruck entstammt. Wesentlich ist, wie
die Buchstabenfolge selbst von dem massgeblichen Verkehrskreisen
ausgesprochen wird (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 268 E. 9 - IXS / IKKS).
Dass "MBR" tatsächlich englisch ausgesprochen wird, ist nicht auszu-
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schliessen; weit wahrscheinlicher ist indessen die deutsche respektive
französische Aussprache, zumal schweizerische Verkehrskreise ange-
sprochen sind, welchen der sprachliche Ursprung dieser Marke kaum
bekannt sein dürfte.
Selbst bei deutscher Aussprache der Silben überwiegen nach Auffas-
sung der Beschwerdeführerin aber die Unterschiede gegenüber den
Ähnlichkeiten deutlich: Im vorliegenden Fall gehe es um Marken mit
zwei respektive drei Buchstaben, weshalb auch kleine Unterscheidun-
gen als deutliche Abhebung wahrgenommen würden. So habe die Re-
kurskommission für Geistiges Eigentum die Vergleichsmarken Birko-
Tex/Biotex als nicht verwechselbar betrachtet, weil die bei der Marke
"BirkoTex" eingefügten Konsonanten "rk" gegenüber der Marke "Bio-
tex" einen deutlich verschiedenen Höreindruck und ein prägnant ver-
schiedenes Schriftbild bewirke. Halte man diesem Markenpaar das
Klangbild "EM – BE – ER"/"EM – ER" gegenüber, falle der Höreindruck
ebenfalls deutlich verschieden aus, was durch das unterschiedliche
Schriftbild zusätzlich unterstrichen werde. Im Weiteren teilt die Be-
schwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz nicht, wonach die Mit-
telsilbe leicht überhört werden kann. Bei derart kurzen Markennamen
– wie beispielsweise FDP, PTT, SBB und KPT – würden in der Regel
alle Silben gleichmässig betont.
Der Beschwerdegegner hält dagegen, die von der Beschwerdeführerin
genannten Beispiele (FDP, PTT, SBB, KPT) enthielten als dritten Buch-
staben einen Konsonanten, dessen Aussprache – anders als bei der
Widerspruchsmarke – nicht mit einem E, sondern mit dem Konsonan-
ten selbst beginne. Deshalb könnten anders als bei den von der Be-
schwerdeführerin vorgebrachten Beispielen bei der Aussprache der
Widerspruchsmarke der zweite und dritte Buchstabe leicht miteinander
verschmelzen.
Die angefochtene Marke weist im Vergleich zum Widerspruchszeichen
keine Mittelsilbe auf. Sie unterscheidet sich daher durch das Fehlen
der Silbe "BE" von diesem. In der Widerspruchsmarke schliesst sich
an die Silbe "BE" die "ER" ausgesprochene Endsilbe an. Die Gefahr,
dass bei hastiger (deutscher) Aussprache der Widerspruchsmarke die-
se beiden Silben zu einem "BER" verschmelzen, ist daher nicht ausge-
schlossen. Doch ist zu bedenken, dass selbst bei einer derartigen Aus-
sprache die Stimme zum Schlusskonsonanten hin etwas angehoben
werden muss. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Beispiele
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FDP, PTT, SBB und KPT sind aus dem vom Beschwerdegegner ge-
nannten Grund nicht ohne Weiteres mit der Widerspruchsmarke ver-
gleichbar. Dennoch stellt sich bei der (nicht hastigen) Aussprache von
"MBR" dank der zusätzlichen Mittelsilbe ähnlich wie bei den genann-
ten Beispielen ein gewisser Sprechrhythmus ein, während ein solcher
bei der angefochtenen Marke angesichts ihrer Kürze nicht oder kaum
feststellbar ist. Insofern gibt der mittlere zusätzliche Buchstabe "B" res-
pektive die mittlere Silbe "BE" der Widerspruchsmarke im Vergleich zur
angefochtenen Marke einen deutlichen Akzent, wenn auch dieser we-
niger klar zum Ausdruck kommt als etwa bei der Einfügung der Konso-
nanten "rk" zwischen die Buchstaben "i" und "o" im von der Beschwer-
deführerin zitierten Fall BirkoTex/Biotex (vgl. RKGE in sic! 1997
S. 568).
Die beiden Vergleichszeichen unterscheiden sich somit auch in klangli-
cher Hinsicht.
4.3.4 Auf der Ebene des Sinngehaltes stellte sich die Vorinstanz die
Frage, ob das angefochtene Zeichen Assoziationen zur Abkürzung für
die englische Bezeichnung "Mister" zu wecken vermöge. Sie verneinte
diese Frage im Wesentlichen mit der Begründung, ohne Hintanstellung
eines Namens könne nicht davon ausgegangen werden, dass die be-
teiligten Verkehrskreise unmittelbar die englische Bedeutung für "Herr"
erkannten.
Zwar kann "Mr" respektive "Mr." auch ohne Hintanstellung eines Na-
mens gebraucht werden, im Sinne von "(mein) Herr!", "Meister!" oder
"Chef!" (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/Mün-
chen/Wien/Zürich/New York 2005, S. 380), doch dürfte diese Bedeu-
tung für die angesprochenen Verkehrskreise kaum nahe liegend sein.
Auch "MBR" weist keinen Sinngehalt auf, der sich beim Lesen dieses
Akronyms aufdrängen würde.
5.
Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob
eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
Da die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren zum grössten
Teil identisch, mindestens aber gleichartig sind (vgl. E. 3.2), ist in Be-
zug auf den Zeichenabstand ein besonders strenger Massstab anzule-
gen (vgl. E. 2.3). Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die von der
angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Wa-
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ren Produkte des täglichen Bedarfs sind, welche sich an ein breites
Publikum richten, von dem für die Prüfung der Markenunterschiede
keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. BGE 96 II
400 E. 2 - MEN'S CLUB/EDEN CLUB betreffend Kosmetika).
Hinsichtlich des Schutzumfangs des Widerspruchzeichens ist
schliesslich auszuführen, dass nach Lehre und Praxis Akronyme
grundsätzlich gleich zu behandeln sind wie andere Marken. Es ist da-
her bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten
Schutzumfang auszugehen (RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 4 - SMI /
RSMI, RKGE in sic! 2001 S. 651 E. 3 - MPC by Tenson [fig.] / MDC;
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 22). Doch ist wiederum zu beden-
ken, dass sich das Publikum Akronyme respektive Kurzzeichen gut
einprägt (vgl. hierzu bereits E. 4.3.1; DAVID, Das Akronym im Firmen-
und Markenrecht, a.a.O., S. 335), was die Verwechslungsgefahr min-
dert (BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks, mit Verweis auf J. DAVID
MEISSER ET AL., Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchs-
verfahren, in: SMI 1994 S. 167 ff., S. 176).
Dass "MBR" eine Sachbezeichnung oder sonst eine beschreibende
Angabe für die Waren darstellen würde, welche vom Widerspruchszei-
chen beansprucht werden, lässt sich weder aus den von der Vorins-
tanz zitierten Abkürzungsverzeichnissen ( -
tom ; ) noch aus den gängigen Wörterbüchern
schliessen. Der Bezeichnung "MBR" kommt daher ein normaler
Schutzumfang zu.
Wie in E. 4.3.2 f. festgestellt wurde, unterscheiden sich die Zeichen so-
wohl auf der Ebene des Schriftbildes als auch in klanglicher Hinsicht.
Durch das fehlende "B" unterscheidet sich die angefochtene Marke,
welche mit zwei Konsonanten äusserst kurz ist, somit genügend deut-
lich von der aus drei Konsonanten bestehenden Widerspruchsmarke.
Angesichts dieser Umstände besteht daher entgegen der Meinung der
Vorinstanz keine Gefahr von Fehlzurechnungen.
6.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.
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7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 11. De-
zember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veran-
schlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im-
materialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.),
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2.
Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).
7.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund
der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden
Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Ent-
schädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Ak-
ten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der relativ knap-
pen Stellungnahme im Widerspruchsverfahren und der umfangreiche-
ren Beschwerde erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.--
(inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerde-
verfahren angemessen.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. April
2007 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Inter-
nationalen Registrierung Nr. 873'589 MR (fig.) vollumfänglich Schutz
zu gewähren.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdegegner
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.-- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
4.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das erstins-
tanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'500.--
(inkl. MWSt) zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Eingeschrieben; Beschwerdebeilagen zu-
rück)
- den Beschwerdegegner (Eingeschrieben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 8330; Eingeschrieben; Vernehmlas-
sungsbeilagen zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand: 31. Januar 2008
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