B-3269/2009 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Verfügung vom 31. März 2009 betreffend das Markene...

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-3269/2009
Urteil vom 25. März 2011
Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Parteien Kursaal-Casino AG Luzern, Haldenstrasse 6, 6006 Luzern,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller und
Rechtsanwalt Silvan Meier, Schweizerhofquai 2, Postfach,
6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand Verfügung vom 31. März 2009 betreffend das
Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006
GRAND CASINO LUZERN.
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Sachverhalt:
A.
Am 5. Dezember 2006 meldete die Beschwerdeführerin bei der
Vorinstanz mit dem Gesuch Nr. 60897/2006 die Wortmarke GRAND
CASINO LUZERN zur Eintragung an. Die Marke wurde für die folgenden
Waren und Dienstleistungen hinterlegt:
Klasse 9: Bespielte CDs, CD-ROMs, DVDs, Audio- und Videokassetten;
herunterladbare elektronische Publikationen.
Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Flyers; Stickers, Aufkleber
(Papeteriewaren); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; alle vorgenannten Waren
schweizerischer Herkunft.
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten
Waren schweizerischer Herkunft.
Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Spielkarten, Spielwürfel, Spieltische,
Spielteppiche; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Klasse 36: Ausgabe von Gutscheinen; Geldgeschäfte.
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitäten; Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums; Betrieb eines
Spielcasinos und einer Spielhalle, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder
Unterricht); Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Nachtclubs, Betrieb
eines Variététheaters, Betrieb eines Konzertsaals; Organisation,
Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen,
Symposien, Seminaren und Workshops; Organisation, Veranstaltung und
Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke;
Theateraufführungen; Musikdarbietungen (Orchester); Durchführung von
Live-Veranstaltungen; Produktion und Veranstaltung von Shows;
Veranstaltung von Bällen; Glücksspiele; online angebotene
Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Dienstleistungen
bezüglich Freizeitge-staltung; Party-Planung (Unterhaltung);
Künstlervermittlung; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von
Radio- und Fernsehsendungen; Platzreservierungen für unterhaltende
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und kulturelle Veranstaltungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte), Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in
elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen
Publikationen (nicht herunterladbar); Informationen und Beratung im
Zusammenhang mit unterhaltenden, sportlichen und kulturellen
Aktivitäten und Veranstaltungen; Bereitstellung von interaktiven
Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet
bereitgestellt, über unterhaltende, sportliche und kulturelle Aktivitäten und
Veranstaltungen.
Klasse 43: Verpflegung von Gästen in Restaurants, Bars und Cafés;
Catering; Vermietung von Versammlungs- und Restaurationsräumen;
Vermietung von Sälen, Räumen und Terrassen für unterhaltende und
kulturelle Veranstaltungen.
B.
In einer Beanstandung vom 1. Februar 2007 antwortete die Vorinstanz,
die Marke GRAND CASINO LUZERN wirke für die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen direkt beschreibend und sei freihaltebedürftig. Da
die Marke mit dem Element LUZERN den Namen der Hauptstadt des
gleichnamigen Kantons verwende, könne die Marke überdies irreführend
sein und sei auch deshalb zurückzuweisen. In einem weiteren Schreiben
vom 13. Februar 2007 liess die Vorinstanz die Beanstandung, es gehe
von der hinterlegten Marke eine Irreführungsgefahr aus, fallen. Mit Bezug
auf die Beanstandung des Gemeingutcharakters des Zeichens präzisierte
sie, inwiefern ein solcher mit Bezug auf die in den Klassen 9, 16, 28, 36,
41 und 43 beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliege.
C.
In einem Schreiben vom 26. Juni 2007 vertrat die Beschwerdeführerin die
Auffassung, dass das hinterlegte Zeichen unterscheidungskräftig sei und
kein Freihaltebedürfnis daran bestehe.
D.
In einer weiteren Beanstandung vom 18. September 2007 hielt die
Vorinstanz grösstenteils an ihrer bisherigen Auffassung fest. Das Zeichen
GRAND CASINO LUZERN beschreibe einen beliebigen Anbieter
entsprechender Dienstleistungen in Luzern. Im Gegensatz zur ersten
Beanstandung stufte sie die Marke für die Dienstleistungen Erziehung;
sportliche Aktivitäten; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von
Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Informationen und Beratung im
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Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen;
Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus
Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über sportliche
Aktivitäten und Veranstaltungen in Klasse 41 als markenschutzfähig ein.
Es sei davon auszugehen, dass das strittige Zeichen für die
Dienstleistungen Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle;
Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem
Computernetzwerk) in Klasse 41 sogar absolut freihaltebedürftig sei.
E.
Dem hielt die Beschwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 25. März 2008
entgegen, es fehle vorliegend an einem künftigen relativen oder
absoluten Freihaltebedürfnis, weil auf absehbare Zeit niemand auf die
Verwendung des strittigen Zeichens angewiesen sei. Die Bedenken der
Vorinstanz, es könnten mehrere Betreiber eines Spielkasinos am
Standort in der Stadt oder im Kanton Luzern Konzessionen erhalten oder
der Beschwerdeführerin könnte die Konzession nicht erneuert oder
entzogen werden, gingen an der Realität dieses staatlich regulierten
Marktes vorbei. Zudem spräche die fehlende allgemeine Verwendung
eines Zeichens sowie das Vorliegen zahlreicher gleichbedeutender
Alternativen gegen dessen Unentbehrlichkeit. Dies müsse erst recht für
eine Marke gelten, die aus einer Kombination mehrerer Elemente
bestehe. Nach dem Spielbankengesetz hätten die Spielkasinos freie
Wahl, wie sie ihnen gesetzlich vorgegebene Bezeichnungen wie etwa
"GRAND CASINO" mit weiteren Elementen individualisieren. Die
Beschwerdeführerin hielt auch an ihrer Auffassung fest, dass das Zeichen
auch nicht sonst wie zum Gemeingut gehöre. Auch einem Zeichen, das
aus Elementen des Gemeinguts zusammengesetzt sei, könne im
massgeblichen Gesamteindruck Unterscheidungskraft zukommen. Für
den Fall, dass die Vorinstanz weiterhin an ihrer Auffassung festhalte,
mache die Beschwerdeführerin zusätzlich deren Verkehrsdurchsetzung
geltend. Die Beschwerdeführerin sei der Auffassung mit den früher und
neu eingereichten Beilagen, die Verkehrsdurchsetzung für alle durch die
Vorinstanz beanstandeten Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu
machen. Überdies könne die Spielbank Luzern auf eine mehr als
hundertjährige Geschichte zurückblicken.
F.
In ihrer Festhaltung vom 11. Juni 2008 wiederholte die Vorinstanz die
Beanstandung und deren Begründung. Die fehlende allgemeine
Verwendung der Marke durch Konkurrenzunternehmen schliesse ein
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absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus, denn diese könne in tatsächlichen
Verhältnissen begründet liegen. Es bestünden keine zahlreichen
gleichwertigen Alternativen zur Bezeichnung eines Casinos mit einer "A-
Konzession" in Luzern. Eine Konzession würde in der Regel für 20 Jahre
erteilt, könne einem Betreiber aber wieder entzogen werden. Es sei nicht
undenkbar, dass ein anderer Spielbankenbetreiber an die Stelle der
Beschwerdeführerin trete. Die Vorinstanz habe die von der
Beschwerdeführerin eingereichten Durchsetzungsbelege geprüft und sei
zum Schluss gekommen, dass diese nicht ausreichten. Aufgrund des für
einzelne Dienstleistungen festgestellten absoluten Freihaltebedürfnisses
habe sie die Durchsetzungsbelege in diesem Bereich nicht geprüft. Die
Belege liessen bloss auf einen Gebrauch im Bereich der üblichen
Tätigkeiten eines Spielkasinos schliessen, also im Bereich der in den
Klassen 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen.
G.
Am 3. März 2009 informierte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin
telefonisch darüber, dass ihrer Auffassung nach die hinterlegte Marke für
alle in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen zurückgewiesen
werden müsste, und räumte ihr vor dem Erlass der von ihr verlangten
beschwerdefähigen Verfügung das rechtliche Gehör ein. Die
Beschwerdeführerin nahm keine Stellung.
H.
Mit Verfügung vom 31. März 2009 hielt die Vorinstanz fest, das Zeichen
beschreibe direkt den thematischen Inhalt der in den Klassen 9 und 16
beanspruchten Waren. Für die Waren in Klasse 28 beschreibe es direkt
deren Zweckbestimmung sowie deren Verkaufsort. Für die
Dienstleistungen, die von der Hinterlegung in den Klassen 36, 41 und 43
beansprucht werden, beschreibe das Zeichen direkt den
Dienstleistungserbringer sowie den Ort, an dem diese erbracht würden.
Das Zeichen sei auch für die folgenden Dienstleistungen nicht
schutzfähig: Erziehung; sportliche Aktivitäten; Organisation,
Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für
Unterrichtszwecke; Informationen und Beratung im Zusammenhang mit
sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen; Bereitstellung von
interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im
Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen.
Diese Dienstleistungen liessen sich nämlich kaum von den "Ausbildungs-
und Unterhaltungsdienstleistungen" trennen. Im Übrigen hielt die
Vorinstanz an ihren früheren Beanstandungen und deren Begründung
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fest, insbesondere auch im Hinblick auf das zum Teil bestehende
(absolute) Freihaltebedürfnis am Zeichen. Im Ergebnis wies die
Vorinstanz die Markenhinterlegung ausser für die in den Klassen 18 und
25 beanspruchten Waren zurück.
I.
Am 18. Mai 2009 reichte die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung
der Beschwerdeführerin vom 31. März 2009 beim
Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde ein, in der sie die folgenden
Anträge stellte:
1. Ziff. 1 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 31. März
2009 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006 GRAND
CASINO LUZERN sei aufzuheben und es sei das Eidg. Institut für geistiges
Eigentum anzuweisen, die Marke GRAND CASINO LUZERN auch für die Waren
und Dienstleistungen
[Auflistung aller von der Marke in den Klassen 9, 16, 28 36, 41 und 43
beanspruchten Waren und Dienstleistungen. vgl. E. A, vorstehend]
im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Eventualiter sei das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, das
Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006 GRAND CASINO LUZERN für alle
vom Eidg. Institut für Geistiges Eigentum mit Verfügung vom 31. März 2009
zurückgewiesenen, unter Ziff. 1 vorstehend aufgeführten Waren und
Dienstleistungen als durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister
einzutragen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidg. Institutes für
Geistiges Eigentum.
Zur Begründung verwies sie auf die früheren Schreiben, reichte allerdings
neue Belege und Beweismittel ein. Einlässlich stellte sie nochmals die
spezifische Situation im regulierten schweizerischen Spielbankenmarkt
und das im Spielbankengesetz vorgesehene Konzessionssystem dar, um
zu erklären, dass die einzelnen Markträume durch die heute bestehenden
Anbieter weitgehend abgedeckt seien. Was die von der
Beschwerdeführerin eingereichten Durchsetzungsbelege anbelangt, hielt
die Beschwerdeführerin Folgendes fest: Die im vor-instanzlichen
Verfahren eingereichten Belege machten eine Verkehrsdurchsetzung
bereits glaubhaft. Wenn die Vorinstanz Belege nicht berücksichtigen
wolle, die entweder die Marke in Kombination mit Bildelementen oder
ausschliesslich die Wortelemente CASINO LUZERN einschlössen,
verfolge sie angesichts der einschlägigen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung und Lehre eine zu strenge Praxis. Auch in Kombination
mit den grafischen Elementen seien die Wortelemente GRAND CASINO
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LUZERN dominant. Die Unterdrückung des Wortelements GRAND auf
gewissen Belegen sei unschädlich, da die massgeblichen Verkehrskreise
auch das Zeichen CASINO LUZERN unweigerlich und ausschliesslich mit
der Beschwerdeführerin in Verbindung brächten.
J.
In ihrer Stellungnahme vom 23. September 2009 beantragte die
Vorinstanz in materieller Hinsicht, die Beschwerde sei im Haupt- wie im
Eventualantrag kostenpflichtig abzuweisen. Prozessual beantragte sie
eine Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen des Entscheids des
Bundesgerichts im Verfahren mit der Nummer 4A_434/2009 betreffend
die Marke RADIO SUISSE ROMANDE. Zur Begründung ihrer materiellen
Anträge verwies sie weitgehend auf den Inhalt der angefochtenen
Verfügung. Die diversen zur Glaubhaftmachung der
Verkehrsdurchsetzung eingereichten Merchandisingartikel liessen weder
auf einen langjährigen noch auf eine schweizweiten Gebrauch des
Zeichens schliessen. Die Waren belegten ohnehin keinen
markenmässigen Gebrauch des Zeichens. Schliesslich seien alle
eingereichten Artikel, mit Ausnahme von zwei Kugelschreibern zusätzlich
mit grafischen Elementen versehen. Mit Bezug auf die beanspruchten
Dienstleistungen seien bislang keine oder ebenfalls bloss ungenügende
Belege zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung eingereicht
worden.
K.
Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 erklärte sich die Beschwerdeführerin
mit der von der Vorinstanz beantragten Sistierung einverstanden. Mit
Verfügung vom 8. Oktober 2010 sistierte das Bundesverwaltungsgericht
das vorliegende Verfahren bis zur Erledigung des zum damaligen
Zeitpunkt vor dem Bundesgericht hängigen Verfahrens mit der Nummer
4A_434/2009. Mit Verfügung vom 5. Januar 2010 wurde die Fortsetzung
des Verfahrens angeordnet und den Beteiligten Gelegenheit gegeben, zu
dem inzwischen ergangenen Urteil des Bundesgerichts im genannten
Verfahren Stellung zu nehmen.
L.
Die Beschwerdeführerin äusserte sich in ihrer Stellungnahme vom
4. Februar 2010 dahingehend, das Bundesgericht sei im Urteil
4A_434/2009 zu recht zum Schluss gekommen, dass das Zeichen
RADIO SUISSE ROMANDE für die in den Klassen 38 und 41
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beanspruchten Rundfunkdienstleistungen nicht absolut freihaltebedürftig
sei.
M.
Die Vorinstanz machte in ihrer Stellungnahme vom 5. Februar 2010
geltend, das genannte Urteil führe aus, dass an Herkunftsangaben in
Alleinstellung oder in Kombination mit einer weiteren beschreibenden
Bezeichnung grundsätzlich ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Die
nicht standortgebundenen Dienstleistungen, auf die sich die generelle
Aussage des Bundesgerichts über ein solches Freihaltebedürfnis
bezogen habe, seien aber mit den vorliegend zu beurteilenden
Dienstleistungen nicht vergleichbar, da letztere standortgebunden seien.
N.
Mit Datum vom 23. April 2010 reichte die Beschwerdeführerin
unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. In dieser machte sie
geltend, der Bundesrat habe die Öffentlichkeit am 24. März 2010 darüber
informiert, dass er nach Kenntnisnahme eines Berichts der ESBK zur
"Casinolandschaft Schweiz" plane, zwei neue Spielbankenkonzessionen
in die Stadt Zürich und die Region Neuenburg zu vergeben. Die
Vorgehensweise des Bundesrates, bei der nur Orte mit einem noch
vorhandenen Marktpotential berücksichtigt worden seien, zeige auf, dass
an der strittigen Marke kein Freihaltebedürfnis bestehe.
O.
In einer entgegnenden Stellungnahme vom 27. Mai 2010 machte die
Vorinstanz zu diesem neuen Vorbringen geltend, der Bericht der ESBK
zeige auf, dass der Bundesrat bei der Vergabe von
Spielbankenkonzessionen über einen Handlungsspielraum verfüge. Es
könne nicht ausgeschlossen werden, dass je nach Marktsituation in
Luzern eine weitere Konzession an ein Unternehmen für diesen Standort
erteilt werde. Im Jahre 2022 werde über die der Beschwerdeführerin
erteilte Konzession neu verhandelt.
P.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
mündlichen Verhandlung verzichtet.
Q.
Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird im Laufe des Verfahrens,
soweit erforderlich, im Rahmen der Urteilserwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.
Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die verwaltungsgerichtliche Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Marken, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen
im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2
Bst. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [Markenschutzgesetz, MSchG;
SR 232.22]).
2.1. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die
für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des
Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom
17. Februar 2003, veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-,
Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 Royal
Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel
2009, N. 247). Zu den Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft zählen
u.a. Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die
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Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, den Zeitpunkt
der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen,
für die das Zeichen hinterlegt wurde (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première;
BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas; Entscheid der RKGE vom 17.
Februar 2003, veröffentlicht in sic! 2003 S. 495 E. 2 Royal Comfort, mit
Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März
1998, veröffentlicht in sic! 1998 S. 397 ff. E. 1 Avantgarde). Ein
Freihaltebedürfnis besteht an Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr
wesentlich oder gar unentbehrlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI,
a.a.O., Art. 2, N. 42). Ist ein Zeichen unentbehrlich in diesem Sinne ist
das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320 M/M-Joy;
Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1
Radio Suisse Romande und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1
Post). Das Fehlen der Unterscheidungskraft beurteilt sich aus der Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande, m.w.H).
Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu
beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42). Das Freihaltebedürfnis an einer
Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom
30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Romande). Die Beurteilung der
Schutzfähigkeit einer Marke unter dem Gesichtspunkt der fehlenden
Unterscheidungskraft oder demjenigen eines Freihaltebedürfnisses fällt
regelmässig gleich aus (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 249). Bloss entfernte
gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den
Gemeingutcharakter einer Marke zu begründen (BGE 116 II 609 E.1c
Fioretto, 114 II 371 E.1 S. 373 alta tensione).
2.2. Die Vorinstanz begründet teilweise unterschiedlich, inwiefern das
Zeichen GRAND CASINO LUZERN für die strittigen Waren und
Dienstleistungen zum Gemeingut gehöre. Ihrer Auffassung nach
beschreibt das Zeichen direkt den thematischen Inhalt der in den Klassen
9 und 16 beanspruchten Waren. Beim Inhalt entsprechend
gekennzeichneter Waren im Sinne des Inhalts von Medien gehe es in den
Augen der massgeblichen Verkehrskreise um ein "grosses Casino" oder
ein "Grand Casino" in Luzern. Für die in Klasse 28 beanspruchten Waren
beschreibe die hinterlegte Marke direkt deren Zweckbestimmung,
nämlich, dass diese für ein grosses oder "Grand" Casino in Luzern
bestimmt seien. Gleichzeitig beschreibe die Marke den Verkaufsort dieser
Waren. Mit Bezug auf die Dienstleistungen, die mit der
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Markenhinterlegung in den Klassen 36, 41 und 43 beansprucht werden,
beschreibe das Zeichen direkt einen beliebigen Erbringer entsprechender
Dienstleistungen sowie den Ort, an dem diese erbracht würden. Im
Hinblick auf die Dienstleistungen "Betrieb eines Spielcasinos und einer
Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von
einem Computernetzwerk)" in Klasse 41 bestehe sogar ein (absolutes)
Freihaltbedürfnis an dem Zeichen.
2.3. Anders beurteilt die Beschwerdeführerin die Frage nach dem
Gemeingutcharakter der strittigen Markenhinterlegung. Aufgrund des
Konzessionssystems für Spielbanken verfüge sie über ein von den
Behörden beabsichtigtes, faktisches Monopol in der Stadt Luzern.
Zusammen mit dem Wissen der massgeblichen Verkehrskreise um den
langjährigen Betrieb eines Spielkasinos am Standort wirke die Marke im
Gesamteindruck auch für die strittigen Waren und Dienstleistungen
ursprünglich unterscheidungskräftig. Eine Kombination aus mehreren, an
sich zum Gemeingut gehörenden Elementen in einer Marke könne
unterscheidungskräftig wirken. GRAND CASINO LUZERN weise nicht auf
ein beliebiges Grand Casino mit sogenanntem Grand Jeu, sondern auf
den einen aktuell und auf unabsehbare Zeit einzigen
Dienstleistungserbringer in der Stadt Luzern hin, nämlich auf die
Beschwerdeführerin. Durch das Zeichen GRAND CASINO LUZERN
würden insbesondere die zurückgewiesenen Dienstleistungen der
Klassen 36, 41 und 43, die nach Auffassung der Beschwerdeführerin
allesamt dem üblichen Dienstleistungsangebot eines Grand Casinos
zugeordnet werden können, im Sinne einer Marke individualisiert. Wieso
die Vorinstanz die Unterscheidungskraft der Marke für die Waren der
Klassen 18 und 25 einerseits und für die Waren der Klasse 28
andererseits unterschiedlich beurteilt habe, sei nicht nachvollziehbar.
Dass es unter den in Klasse 28 beanspruchten Waren solche gebe,
deren Zweck in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise darauf
beschränkt sei, in einem Grand Casino in Luzern verwendet zu werden,
gehe an der Realität vorbei. Die Besucher eines Spielcasinos könnten
aus Sicherheitsgründen ohnehin nicht selbst gekaufte Spielwürfel, -karten
und ähnliche mitgeführte Artikel verwenden. Die Käufer entsprechend
gekennzeichneter Waren würden diese nicht mit einem unbestimmten
Verkaufsort, sondern mit Erinnerungen an den Besuch beim Grand
Casino Luzern der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen. Auch für
die Waren in den Klassen 9 und 16 sei die Marke ursprünglich
unterscheidungskräftig, weil das schweizerische Publikum und
insbesondere informierte Besucher von Spielkasinos wüssten, dass sich
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solchermassen gekennzeichnete Waren auf das Grand Casino in Luzern
bezögen.
3.
3.1. Der schweizerische Spielbankenmarkt ist staatlich reguliert. Für die
Errichtung und den Betrieb von Spielkasinos braucht es nach dem
schweizerischen Recht eine Standort- beziehungsweise eine
Betriebskonzession (vgl. Art. 10 des Bundesgesetzes über Glücksspiele
und Spielbanken vom 18. Dezember 1998 [Spielbankengesetz, SBG; SR
935.52]). Art. 8 Abs. 1 SBG definiert als "Grand Casino" eine Kategorie
von Spielbanken, nämlich diejenige, bei der die Spielbank sowohl
Tischspiele als auch Spiele an Glücksspielautomaten anbieten und die
Spiele innerhalb der Spielbank sowie mit Spielen anderer Spielbanken
vernetzen darf, insbesondere zur Bildung sogenannter Jackpots. Für
diese Art Spielkasino bedarf es nach Art. 8 Abs. 1 SBG einer "A-
Konzession". Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht
im Urteil B-6937/2007 vom 29. September 2008 entschieden, die Casino
Locarno SA dürfe mangels einer solchen A-Konzession den Zusatz
"Grand" in "Grand Casino Locarno" nicht führen. Dieses Urteil wurde
bestätigt im Urteil des Bundesgerichts 2C_796/2008 vom 12. März 2009.
Die Spielbanken sind laut Art. 9 SBG auf die interessierten Regionen
ausgewogen zu verteilen. Gänzlich verboten ist die
telekommunikationsgestützte Durchführung von Glücksspielen,
insbesondere diejenige mittels Internet (Art. 5 SBG). Zweck des SBG ist
es, einen sicheren Spielbetrieb zu gewährleisten, kriminelle
Machenschaften zu verhindern und sozialschädlichen Auswirkungen des
Betriebs von Spielkasinos vorzubeugen. Der Betrieb von Spielkasinos soll
dem Staat zu Einnahmen verhelfen und den Tourismus fördern (Art. 2
SBG). Die Tätigkeit der Spielbanken untersteht der Aufsicht der ESBK
(Art. 46 ff. SBG). Derzeit verfügen in der Schweiz sieben Spielbanken
über eine A-Konzession und 12 Spielbanken über eine B-Konzession.
Grand Casinos bestehen in den Orten Baden, Basel, Bern, Lugano,
Luzern, Montreux, St. Gallen (vgl. ). Spielkasinos
bieten nicht ausschliesslich Glücksspiele an, sondern bekanntlich auch
einen Rahmen mit gastronomischen und Unterhaltungsdienstleistungen
(vgl. etwa oder ).
Laut einer Information der Eidgenössischen Spielbankenkommission
(ESBK) hat der Bundesrat am 24. März 2010 beschlossen, für die Stadt
Zürich und die Region Neuenburg Konzes-sionsvergabeverfahren (eine
A-Konzession in Zürich und eine B-Konzes-sion in der Region
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Neuenburg) auszuschreiben. Bis zum 31. Dezember 2010 sind für die
Stadt Zürich fünf Gesuche eingereicht worden (
"Themen" / "Konzessionsverfahren 2010/2011", besucht am 9. März
2011).
3.2. Unter Bezugnahme auf die Besonderheiten dieses regulierten
Marktes hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, der Bundesrat habe ihr
eine nicht übertragbare Spielbankenkonzession ("A-Konzession ") für 20
Jahre erteilt. Die ESBK sei in einem Bericht aus dem Jahre 2006 zum
Schluss gekommen, dass der schweizerische Spielbankenmarkt über
Jahre hinaus als gesättigt erscheint. Auch das Justiz- und
Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern habe in einer
Stellungnahme zu Handen der ESBK im Namen der Luzerner Regierung
festgehalten, es sähe kein Bedürfnis für die Vergabe einer zusätzlichen
Spielkasino-Konzession im Raum der Zentralschweiz. Die
Beschwerdeführerin machte mehrfach geltend, dass der schweizerische
Casinomarkt gesättigt und insbesondere in und um Luzern auf lange
Sicht nicht mit der Vergabe von Konzessionen für ein weiteres
Spielkasino zu rechnen sei.
4.
Um zu prüfen, ob und inwiefern die Marke GRAND CASINO LUZERN für
die strittigen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend wirkt, sind
als erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
präsentieren sich die massgeblichen Verkehrskreise als die Massen
erwachsener Privatpersonen unterschiedlichen Alters und aus allen
Gesellschaftsschichten in der Schweiz. Bei den unter anderem in Klasse
41 beanspruchten Dienstleistungen "Betrieb eines Kultur- und
Kongresszentrums; Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle,
Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht) Betrieb einer
Diskothek, Betrieb eines Nachtclubs, Betrieb eines Variététheaters,
Betrieb eines Konzertsaals; Organisation, Veranstaltung und
Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Symposien, Seminaren und
Workshops; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von
Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Produktion von
Shows; Künstlervermittlung; Film- und Videofilmproduktion; Produktion
von Radio- und Fernsehsendungen" sowie "Herausgabe von Texten
(ausgenommen Werbetexte), Druckereierzeugnissen und Fotografien,
auch in elektronischer Form" stehen Unternehmen und damit
spezialisierte Verkehrskreise als Nachfrager solcher Dienstleistungen im
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Vordergrund (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2009
E. 3.1 Gipfeltreffen). Hierbei geht es einerseits um Unternehmen, die
Dritte damit betrauen, in einer entsprechenden Lokalität die genannten
Einrichtungen aus dem Kultur- und Unterhaltungsbereich zu führen
("Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums", Betrieb eines
Spielcasinos und einer Spielhalle, etc.), andererseits um Nachfrager von
Dienstleistungen im Bereich von Kongressen, Seminaren und Ähnlichem,
von Ausstellungen, eines Künstleragenten, von
Produzentendienstleistungen für diverse Medien und den
Dienstleistungen eines Herausgebers von Medien. Es sind nicht
überwiegend Privatpersonen, die solche Dienstleistungen nachfragen,
sondern Unternehmen.
5.
5.1. Nach dem Nachschlagewerk Lexikonredaktion des Bibliographischen
Instituts (Hrsg.): MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON in 15
Bänden, Band 7, Mannheim 1983, S. 494 wird unter einem "Kasino" bzw.
einem "Casino" allgemein ein Gebäude mit Räumen für gesellige
Zusammenkünfte und speziell ein Gebäude mit Einrichtungen für
Glücksspiele (sogenannte Spielkasinos) verstanden. Laut DUDEN
handelte es sich bei einem Casino oder "Kasino" (vgl. DUDEN, Die
deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich
2006, S. 282, Stichwort "Casino") ursprünglich um einen Speiseraum (für
Offiziere) und handelt es sich heute um die Kurzform für "Spielkasino"
oder "Spielbank" (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl.,
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, S. 566, Stichwort "Kasino" sowie
Langenscheidt Redaktion (Hrsg.): Handwörterbuch Französisch,
Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2006, S. 122, Stichwort "casino").
In der Schweiz existieren einige als "Casino" bezeichnete kommerzielle
Veranstaltungsorte für gesellschaftliche Zusammenkünfte wie Bankette,
Seminare, Kongresse etc., die keine Spielkasinos sind. Als Beispiele
dienen: das "Casino" in der Stadt Bern, das sog. Stadtcasino, das
"Gundeli Casino" und das "Sommercasino" in der Stadt Basel, das
Kongresszentrum "Schaffhauser Park Casino" in Schaffhausen, "das
Casino Theater Burgdorf" in Burgdorf, das "theater casino zug" in Zug
und "Le Restaurant Casino" in Morges. Diese Beispiele belegen, dass im
Sprachgebrauch der massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise
auch der allgemeinere Sinngehalt von "Casino" bzw. "Kasino" als
Gebäude mit Räumen für gesellige Zusammenkünfte aktuell vorhanden
ist. Erhellend ist in diesem Zusammenhang die Geschichte des "Casinos"
B-3269/2009
Seite 15
in der schweizerischen Stadt Baden: Mit einer Umbenennung des
"Kursaals", der ursprünglich aus einem zentralen Konzert- und Ballsaal,
einem Restaurant, zwei Damensalons sowie einem Billardzimmer
bestand, in "Stadtcasino" änderte sich auch dessen Funktion: Heute wird
das Gebäude, ausser für Feste, auch für Kongresse und Tagungen, als
Spielcasino und als Restaurant genutzt (vgl.
).
"Grand" bedeutet auf Französisch "gross" (Langenscheidt Redaktion
(Hrsg.): Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München
2006, S. 339). Gleichzeitig ist "Grand Casino" auch ein Fachausdruck aus
der Spielbankenbranche (vgl. oben E. 3.1).
Bei Luzern handelt es sich um einen Kanton im Schweizer Mittelland, am
Nordrand der Alpen. Gleichzeitig gibt es einen Bezirk "Luzern" innerhalb
des gleichnamigen Kantons. Die Hauptstadt des Kantons heisst ebenfalls
Luzern (Lexikonredaktion des Bibliographischen Instituts (Hrsg.):
MEYERS GROSSES UNIVERSAL LEXIKON in 15 Bänden, Band 8,
Mannheim 1983, S. 647 ff.).
Aufgrund der Stellung der einzelnen Elemente innerhalb der Marke,
deren Sinngehalt und des Umstands, dass die Elemente "GRAND" und
"CASINO" beide der französischen Sprache zugeordnet werden können,
werden die massgeblichen Verkehrskreise darin eher eine Einheit
erblicken und das Element "Luzern" nicht direkt mit "GRAND" oder
"CASINO" in Verbindung bringen. Demnach steht die Bedeutung
"grosses Spielkasino" / "Luzern" und bei den Teilen der massgeblichen
Verkehrskreise, die den Fachausdruck kennen, "Grand Casino" / "Luzern"
im Vordergrund. Angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist
davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise "Luzern" mit
der Hauptstadt des gleichnamigen Kantons und nicht primär mit dem
Kanton oder dem ebenfalls gleichnamigen Bezirk in Verbindung bringen
(BGE 128 III 401 E. 6 ). In einem nächsten Schritt ist zu prüfen,
welchen Sinngehalt die massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen
"GRAND CASINO LUZERN" zuordnen, wenn sie sich im Kontext der
einzelnen strittigen Waren und Dienstleistungen mit dem Zeichen
konfrontiert sehen.
5.2.
B-3269/2009
Seite 16
5.2.1. Bezüglich der in den Klassen 9 und 16 strittigen Waren gilt es zu
beachten, dass gemäss der Rechtsprechung bei einigen Waren als Wert
nicht deren äussere Merkmale im Vordergrund stehen, sondern deren
geistiger Inhalt. Zu diesen Waren zählen vor allem Medien. Hier
versuchen die massgeblichen Verkehrskreise die Marke insbesondere im
Hinblick auf den möglichen Inhalt und nicht bloss auf die äusseren
Merkmale der Waren zu deuten (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1
Park Avenue, mit Verweis auf B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3
Pirates of the Carribean). Diese Rechtsprechung ist auch im vorliegenden
Fall heranzuziehen: Was die in den Klassen 9 und 16 beanspruchten,
strittigen Waren anbelangt, interpretieren die massgeblichen
Verkehrskreise die Marke GRAND CASINO LUZERN als Hinweis darauf,
dass es bei diesen Medien (CDs, DVDs, Druckereierzeugnisse,
Aufkleber, etc.) inhaltlich um ein grosses (Spiel-)Kasino oder ein GRAND
CASINO in der Stadt Luzern geht. Die Marke wirkt insofern direkt
beschreibend für den Inhalt dieser Waren. Es wäre damit kaum zu
vereinbaren, gleichzeitig anzunehmen, dass die massgeblichen
Verkehrskreise der Marke auch Hinweise auf äussere Merkmale der
Waren wie etwa auf den Produktions- oder Vertriebsort derselben
entnehmen würden. Gegen den wie dargestellt beschreibend wirkenden
Charakter der Marke für die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16
würde selbst das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argument
nichts ausrichten, die Marke sei ursprünglich unterscheidungskräftig, weil
das schweizerische Publikum und insbesondere informierte
Spielbankenbesucher wüssten, dass sich solchermassen
gekennzeichnete Waren auf das Grand Casino in Luzern bezögen. Die
Marke bliebe für den Inhalt der Medien beschreibend. Ob es sich
tatsächlich so verhält, kann deshalb dahingestellt bleiben.
5.2.2. Im Kontext mit den Waren Spiele, Spielzeug, Spielkarten,
Spielwürfel, Spieltische, Spielteppiche; alle vorgenannten Waren
schweizerischer Herkunft in Klasse 28 erweist sich die strittige Marke
ebenfalls als beschreibend, insofern der Verwendungszweck im Einsatz
in einem "Grand Casino" oder "grossen Kasino" in "Luzern" liegt, aber
auch in dem Sinn, dass die Waren von einem nicht näher bestimmten
Grand Casino in der Stadt Luzern vertrieben werden. Dass es nach
Meinung der Beschwerdeführerin angesichts der immensen
Sicherheitserfordernisse realitätsfremd sei anzunehmen, die Gäste einer
Spielbank könnten selbst mitgeführte entsprechende Artikel beim Spiel
einsetzen, steht zu dieser Auslegung nicht im Widerspruch. Insbesondere
B-3269/2009
Seite 17
die Möglichkeit, dass ein Grand Casino in Luzern entsprechende Waren
vertreibe, sagt nichts darüber aus, wo diese Waren nach dem Erwerb
Verwendung finden. Ebenso ist es für die Beurteilung der originären
Unterscheidungskraft unmassgeblich, welche Erinnerungen Personen,
die mit der streitgegenständlichen Markenhinterlegung gekennzeichnete
Waren in den Lokalitäten der Beschwerdeführerin gekauft haben, mit den
entsprechenden Waren verbinden. Abzustellen ist insoweit einzig auf die
Sicht aller (unvoreingenommenen) Individuen der massgeblichen
Verkehrskreise. Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, dass nicht
ersichtlich sei, weshalb die Vorinstanz die Marke für die Waren in den
Klasse 18 und 25, nicht aber für diejenigen in Klasse 28 zum
Markenschutz zugelassen habe, ist unbehelflich. Denn die
Schutzfähigkeit einer Marke ist grundsätzlich für alle beanspruchten
Waren und Dienstleistungen einzeln zu beurteilen, sodass aus der
Schutzfähigkeit eines Zeichens für bestimmte Waren oder
Dienstleistungen nichts zu Gunsten von dessen Schutzfähigkeit für
andere Waren oder Dienstleistungen abgeleitet werden kann (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2009 vom 18. Oktober 2007 E. 5.1.1
Gipfeltreffen).
5.2.3. Was die strittigen Dienstleistungen der Klassen 36 und 43
anbelangt, so gehören diese zum üblichen Angebot eines
Dienstleistungserbringers der Spielkasinobranche, deren
Wirtschaftsteilnehmer in der Regel auch Unterhaltungsdienstleistungen
und gastronomische Dienstleistungen anbieten. Es ist insoweit mit der
Vorinstanz davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise
die strittige Marke dahingehend auffassen, diese beschreibe einen
beliebigen entsprechenden Dienstleistungserbringer in Luzern bzw. eine
Lokalität in Luzern, wo diese Dienstleistungen erbracht werden. Die
Marke ist für diese Dienstleistungen daher originär beurteilt direkt
beschreibend. Die Beschwerdeführerin zählt alle strittigen
Dienstleistungen und damit auch die soeben genannten Dienstleistungen
in den Klassen 36 und 43 zum üblichen Dienstleistungsangebot eines
"Grand Casinos", zieht aber daraus nicht den Schluss, die Marke wirke
direkt beschreibend, sondern leitet daraus ab, dass sie angesichts des
regulierten Spielbankenmarktes und der exklusiven Stellung, die die
Beschwerdeführerin aufgrund der Regulierung in absehbarer Zukunft in
Luzern unweigerlich geniessen werde, auf sie selbst verweise.
Regulatorisch erleichterte Marktbedingungen bedeuten indessen noch
keine Bekanntheit an sich, und zukünftige, hypothetische Verhältnisse
vermögen die Markenbeurteilung nicht zu beeinflussen. Deshalb ist
B-3269/2009
Seite 18
davon auszugehen, dass die Marke gerade für die üblichen
Dienstleistungen eines Spielkasinos, die vorliegend in den Klassen 36
und 43 beansprucht sind, originär beschreibend wirkt.
5.2.4. Einige Dienstleistungen der Klasse 41, für welche die Marke
beansprucht wird, werden in einem Spielkasino aufgrund seiner auf hohe
Ansprüche ausgerichteten Dienstleistungsstruktur typischerweise
angeboten und naturgemäss erwartet, nämlich: "Ausbildung;
Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Spielcasinos und einer
Spielhalle, Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Betrieb
einer Diskothek, Betrieb eines Nachtclubs, Betrieb eines Variététheaters,
Musikdarbietungen (Orchester); Durchführung von Live-Veranstaltungen;
Produktion und Veranstaltung von Shows; Glücksspiele; online
angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk);
Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Party-Planung
(Unterhaltung)". Andere Dienstleistungen gehören in einem "Casino" als
Haus für gesellschaftliche Zusammenkünfte zum naheliegenden und
gängigen Angebot. Dies gilt für die Dienstleistungen: "Betrieb eines
Kultur- und Kongresszentrums; Betrieb eines Konzertsaals; Organisation,
Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen,
Symposien, Seminaren und Workshops; Organisation, Veranstaltung und
Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke;
Theateraufführungen; Veranstaltung von Bällen; Künstlervermittlung;
Platzreservierungen für unterhaltende und kulturelle Veranstaltungen;
Bereitstellung von interaktiven Informationen, online aus
Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über unterhaltende,
kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen." Demgegenüber können in
den Augen der angesprochenen Verkehrskreise weder als erwartetes
Angebot eines Spielkasinos noch als Angebot eines Hauses für
gesellschaftliche Zusammenkünfte die Dienstleistungen "Erziehung;
sportliche Aktivitäten; Film- und Videofilmproduktion; Produktion von
Radio- und Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte), Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in
elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen
Publikationen (nicht herunterladbar); Informationen und Beratung im
Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten; Bereitstellung von
interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im
Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen"
gezählt werden. Mit Bezug auf diese dritte Gruppe hat die Vorinstanz
das Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft somit zu Unrecht verneint.
Auch das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses zu Gunsten der
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Seite 19
Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der Marke GRAND CASINO
LUZERN ist im Bereich dieser dritten Gruppe nicht ersichtlich. In diesem
Umfang gehört die Marke somit nicht zum Gemeingut.
5.3. Das Zeichen zählt damit für alle von der Vorinstanz
zurückgewiesenen Waren der Klassen 9, 16 und 28 und alle
zurückgewiesenen Dienstleistungen in den Klassen 36, 41 und 43 mit
Ausnahme der Dienstleistungen "Erziehung; sportliche Aktivitäten; Film-
und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und Fernsehsendungen;
Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte)
Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in elektronischer Form; zur
Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht
herunterladbar); Informationen und Beratung im Zusammenhang mit
sportlichen Aktivitäten; Bereitstellung von interaktiven Informationen,
online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt, über
sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen" (Klasse 41) zum Gemeingut,
weil es, originär beurteilt, nicht konkret unterscheidungskräftig wirkt. Das
faktische Monopol der Beschwerdeführerin in der Stadt Luzern vermag
daran nichts zu ändern, bzw. führt nicht dazu, dass ein erheblicher Teil
der massgeblichen Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf ein einziges
Unternehmen betrachten würde.
6.
6.1. Nach Art. 2 Bst. a MSchG kann sich ein Zeichen, das zum
Gemeingut gehört, für Waren oder Dienstleistungen im Verkehr
durchsetzen und auf dieser Basis Markenschutz geniessen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 5.1 Radio
Suisse Romande).
6.2. Keine Verkehrsdurchsetzung ist möglich, wenn an einem Zeichen ein
absolutes Freihaltebedürfnis bestehet (Urteil des Bundesgerichts
4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande). Ein
absolutes Freihaltebedürfnis an einem Zeichen kann insbesondere
verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger
Alternativen zur Verfügung steht (Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2010
vom 12. Januar 2011 E.3.3, mit Verweis auf BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S.
321 M/M-Joy, 131 III 121 E. 4.4 S. 130 Smarties; Urteil des
Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.5.1 Post). Bei
der Beurteilung der Unentbehrlichkeit ist nicht nur auf die Bedürfnisse der
aktuellen Konkurrenten abzustellen, sondern auch auf diejenigen der
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Seite 20
potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5
Vuvuzela). Schliesslich hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung
festgehalten, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis für Herkunftsangaben
im Zusammenhang mit Dienstleistungen mit grösserer Zurückhaltung
anzunehmen sei als bei Waren, da Dienstleistungserbringer ein weniger
ausgeprägtes Bedürfnis hätten als die Hersteller und Vertreiber von
Waren, auf die Herkunft ihrer Dienstleistungen hinzuweisen (Urteil des
Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 Radio
Suisse Romande).
In der Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde unter anderem ein
absolutes Freihaltebedürfnis bejaht an den Wörtern Post für
Dienstleistungen der Klasse 39 (Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008
vom 1. Dezember 2008 E.5.2 ff. Post), Suave für Parfum und parfümierte
Erzeugnisse (Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 1975 E. 3b,
veröffentlicht in Schweizerisches Patent- Muster- und Markenblatt
[PMMBl] 1976 I S. 24 f.), an "beau", "bel" und "belle" (BGE 100 Ib 250 E.1
Sibel), an trois plants für Wein (BGE 84 II 221 E. 2b trois plants).
Abgelehnt wurde die Annahme eines absoluten Freihaltbedürfnisses in
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dagegen beispielsweise für die
Wörter BIONORM für Schlankheitsmittel zur Erhaltung der Gesundheit
(Urteil des Bundesgerichts vom 29. März 1977 E. 3, veröffentlicht in
PMMBl, 1977 I S. 44 f. Bionorm) oder Grand Amour für Weine (Urteil des
Bundesgerichts vom 6. November 1990 E.2, veröffentlicht in
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1991 S. 91
f. Grand Amour). In den beiden letztgenannten Urteilen hat das
Bundesgericht andererseits festgehalten, dass die Verbindung aus zwei
an sich zum Gemeingut gehörenden Elementen eine schutzfähige Marke
bilden könne (Urteile des Bundesgerichts vom 29. März 1977 E.3,
veröffentlicht in PMMBl 1977 I S. 44f. Bionorm und vom 6. November
1990 E. 2b, veröffentlicht in SMI 1991 S. 91 f. Grand Amour).
Entsprechend kann die Kombination zweier an sich absolut
freihaltebedürftiger Elemente im Einzelfall dazu führen, dass ein
absolutes Freihaltebedürfnis an der entsprechend zusammengesetzten
Marke zu verneinen ist, es sei denn, dieses ergebe sich gerade aus dem
Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt. Mit Bezug auf das Zeichen
luzern bzw. LUZERN hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung die
Frage offen gelassen, ob ein absolutes Freihaltebedürfnis an dem Wort
bestehe (BGE 128 III 401 E.6 ). Als nicht absolut
freihaltebedürftig, sondern einer Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich
B-3269/2009
Seite 21
zugänglich hat das Bundesgericht dagegen die direkten schweizerischen
Herkunftsangaben Appenzeller für Käse (BGE 128 III 441 E. 1.1
Appenzeller) und Valser für Mineralwässer (BGE 117 II 321 E 3.a Valser)
beurteilt. Schliesslich hat es im Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009
vom 30. November 2009 E. 3.2 Radio Suisse Romande für
Rundfunkdienstleistungen zwar das Zeichen RADIO als absolut
freihaltebedürftig qualifiziert, nicht aber das Zeichen RADIO SUISSE
ROMANDE im Gesamteindruck, obwohl es davon ausgegangen ist, dass
die übrigen mit der betreffenden Markenhinterlegerin konkurrierenden
lokalen und regionalen Radiosender grundsätzlich in der Lage sein
müssten, auf den Ort ihrer Tätigkeit hinzuweisen.
6.3. Für welche der beanspruchten, noch strittigen Waren und
Dienstleistungen allenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis an dem
Zeichen GRAND CASINO LUZERN besteht, ist damit vor der Frage der
besonderen Verkehrsgeltung zu prüfen.
6.3.1. Die Vorinstanz hat geltend gemacht, an der Marke GRAND
CASINO LUZERN bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis für die
Dienstleistungen Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle;
Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem
Computernetzwerk)" in Klasse 41. Die Beschwerdeführerin geniesse
nämlich keine zeitlich unbefristete gesetzlich bedingte Monopolstellung,
die ausschliessen würde, dass Konkurrenten am Markt auftreten, die auf
die Verwendung des Zeichens angewiesen seien. Die fehlende
allgemeine Verwendung der Marke durch Konkurrenzunternehmen
schliesse ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus, denn diese könne in
faktischen Verhältnissen begründet liegen. Ferner fehlten zahlreiche
gleichwertige Alternativen zur Bezeichnung eines Spielkasinos mit einer
A-Konzession in Luzern. Wenn auch die Vorinstanz die Ansicht der
Beschwerdeführerin teile, wonach in naher Zukunft wahrscheinlich keine
weiteren Spielkasinos in Luzern eröffnet würden, würde eine Konzession
in der Regel bloss für eine beschränkte Dauer von 20 Jahren erteilt. Sie
könne einem Betreiber wieder entzogen werden. Der einmal erlangte
Markenschutz lasse sich hingegen beliebig lange perpetuieren.
Demgegenüber schliesst die Beschwerdeführerin ein (absolutes)
Freihaltebedürfnis an der Marke im Umfang der genannten Waren und
Dienstleistungen insbesondere angesichts ihrer exklusiven Marktstellung
in Luzern aufgrund des regulierten Spielbankenmarkts aus. Es fehlt ihrer
Ansicht nach nicht bloss an einem aktuellen, sondern auch an einem
B-3269/2009
Seite 22
künftigen Freihaltebedürfnis, weil auf absehbare Zeit keine Konkurrenten
auf die Verwendung des strittigen Zeichens angewiesen seien. Selbst
wenn wider Erwarten die Situation eintreten sollte, dass mehrere
Betreiber eines Casinos am Standort in der Stadt oder im Kanton Luzern
Konzessionen oder "A-Konzessionen" erhalten sollten, bleibe es Dritten
unbenommen, bei einem ordentlichen Gericht auf die Löschung der
Marke der Beschwerdeführerin zu klagen. Zudem sprächen die fehlende
allgemeine Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen "Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle;
Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem
Computernetzwerk)" sowie das Vorliegen zahlreicher gleichwertiger
Alternativen gegen die Unentbehrlichkeit des Zeichens, wobei das
absolute Freihaltebedürfnis der bundesgerichtlichen Rechtsprechung an
einem Wort bereits entfalle, wenn eine einzige Möglichkeit der
Alternativbenennung bestehe.
6.3.2. Die Rechtsprechung hat in einigen Urteilen das Vorliegen eines
absoluten Freihaltbedürfnisses für bestimmte Marken angesichts von
Sonderverhältnissen verneint. So wurde am entsprechenden Markt ein
absolutes Freihaltebedürfnis an dem Zeichen SWISS ARMY für
bestimmte Waren und Dienstleistungen verneint, weil die schweizerische
Armee Staatsaufgaben erfülle und angesichts der daraus entstehenden
Sicherheitsrisiken und Effizienzeinbussen mit der Bildung weiterer
schweizerischer Armeen in Zukunft nicht gerechnet werden könne (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3535/2007 vom 26. August 2008 E.
7.2 Swiss Army). In ähnlicher Weise wurde ein Freihaltebedürfnis an dem
Zeichen The Royal Bank of Scotland für einschlägige Dienstleistungen
verneint, weil die betreffende Markenhinterlegerin dieses Zeichen
aufgrund eines königlich eingeräumten und gesetzlich verankerten
Privilegs seit rund 280 Jahren exklusiv benutzen dürfe (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3
The Royal Bank of Scotland).
Mit diesen Konstellationen lässt sich der vorliegende Fall jedoch nicht
vergleichen, auch wenn zwischen den Verfahrensbeteiligten weitgehend
Einigkeit darüber besteht, dass mit der Eröffnung eines neuen
Spielkasinos (mit einer A-Konzession) in Luzern in absehbarer Zeit nicht
zu rechnen ist, und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der
Beschwerdeführerin ihre Konzession in naher Zukunft entzogen wird und
ein anderes Unternehmen an ihre Stelle tritt.
B-3269/2009
Seite 23
6.4. Wenn auch die hier interessierenden Dienstleistungen zum
Kernbereich der Tätigkeit eines Spielkasinos gehören und dies auf ein
absolutes Freihaltebedürfnisses hindeutet, ist zu beachten, dass die
insofern besonders zentralen, branchenwichtigen Elemente GRAND und
CASINO im Gesamteindruck durch das Element LUZERN ergänzt
werden. Die Marke ist daher gesamthaft im Lichte der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. oben E. 6.2), namentlich mit
Blick auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November
2009 Radio Suisse Romande zu untersuchen. Das Argument der
Vorinstanz, die Fälle seien nicht vergleichbar, weil es im vorliegenden Fall
um eine Marke für standortgebundene Dienstleistungen, in jenem aber
um eine Marke für nicht standortgebundene Dienstleistungen ging, greift
dabei zu kurz. Denn das Bundesgericht hat auch in jenem Fall das
Bedürfnis der betreffenden Konkurrenten, auf den Ort ihrer Tätigkeit
hinzuweisen, grundsätzlich anerkannt, wobei es allerdings gleichzeitig
das entsprechende Bedürfnis von Dienstleistungserbringern als
insgesamt geringer eingestuft hat, als dasjenige von Warenherstellern
und -vertreibern, auf die Herkunft ihrer Waren hinzuweisen (Urteil des
Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 Radio
Suisse Romande). Die beiden Fallkonstellationen sind daher entgegen
der Auffassung der Vorinstanz weitgehend vergleichbar. Wie bei der
Marke RADIO SUISSE ROMANDE für einschlägige Dienstleistungen ist
aber im Gesamteindruck auch vorliegend jedenfalls kein absolutes
Freihaltbedürfnis an der Marke GRAND CASINO LUZERN für die
strittigen Waren und Dienstleistungen erkennbar. Im Lichte der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Zeichen Luzern (vgl. BGE 128
III 401 E.6 ) kann nicht davon ausgegangen werden, dass
ausserhalb der Stadt Luzern allenfalls eines Tages tätige Konkurrenten
auf die Marke GRAND CASINO LUZERN unverzicht- und -substituierbar
angewiesen sein könnten. In mittlerer Zukunft innerhalb der Stadt Luzern
tätige potentielle Konkurrenten werden aber durch eine Registrierung der
vorliegenden Marke durch die Beschwerdeführerin nicht daran gehindert,
auf den Ort ihrer Tätigkeit hinzuweisen. Insbesondere hat die
Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz eine Reihe
gleichwertiger Alternativen als Marken für entsprechende
Dienstleistungsanbieter dargetan ("Luzerner Grand Casino", "Grand
Casino Stadt Luzern", und "Grand Casino Leuchtenstadt"). Im Ergebnis
handelt es sich bei GRAND CASINO LUZERN auch mit Bezug auf die
Dienstleistungen Betrieb eines Spielcasinos und einer Spielhalle;
Glücksspiele; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem
Computernetzwerk)" in Klasse 41 im Gesamteindruck nicht um ein
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Seite 24
absolut freihaltebedürftiges, sondern um ein einer Verkehrsdurchsetzung
zugängliches Zeichen.
7.
Damit ist zu prüfen, ob sich die Marke für die Waren und
Dienstleistungen, für welche ihr konkrete Unterscheidungskraft fehlt (vgl.
oben E. 5.3), im Verkehr durchgesetzt hat.
7.1. Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem
erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder
Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Urteil
des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 Post;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember
2010 E.2 Stuhl [3D], m.w.H.). Nicht erforderlich ist dabei, dass die
massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen
(BGE 128 III 441 E. 1.2 Appenzeller). Zwar ist die Verkehrsdurchsetzung
ein Rechtsbegriff; bei der Frage, ob ihre Voraussetzung einer besonderen
Verkehrsgeltung konkret erfüllt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage
(Urteil des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.
6.1 Post). Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat
dies zu belegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom
3. Dezember 2010 E.4.1 Stuhl [3D]). Im Eintragungsverfahren nimmt die
Vorinstanz nur eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und
verlangt nur deren Glaubhaftmachung (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.4.1
Stuhl [3D], m.w.H; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl.,
Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 42; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 188 ff.). Der
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung muss daher nicht zur vollen
Überzeugung der zuständigen Behörde er-bracht werden, sondern es
genügt, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu
machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde
noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden
sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2, S. 333 Swatch, 125 III 368 E. 4;
120 II 393 E. 4c). Eine Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels
Belegen oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht
werden (BGE 130 III 328 E. 3.1 S. 332 Swatch; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2,
N. 189; MARBACH, a.a.O., N. 455). Aufgrund des Hinterlegungsprinzips
muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeitpunkt der
Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3269/2009
Seite 25
B-3394/2007 vom 29. September 2008 E.6.1, m.w.H. S).
Allfällige Durchsetzungsbelege müssen sich daher nachweislich auf die
Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen. Die Durchsetzung als Marke
setzt nach geltendem Recht unter anderem deren markenmässigen
Gebrauch voraus. Darunter wird der Gebrauch einer Marke im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
verstanden, das heisst der produktbezogene Gebrauch der Marke im
Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich
firmenmässigen Gebrauch. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder
deren Verpackung selbst ist nicht erforderlich. Der Zusammenhang von
Marke und Produkt kann auch anderweitig hergestellt werden,
beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten,
Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der
Adressat darin einen spezifischen Produktbezug und nicht bloss einen
allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E.
6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003
vom 20. Januar 2004 E. 5 Tripp Trapp). Insbesondere muss auf allfälligen
Durchsetzungsbelegen ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als
solchem und so in Erscheinung getreten ist, wie sie auch geschützt
werden soll (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9.
Juni 2008 E. 7.3.1, m.w.H. Post, B-7405/2006 vom 21. September 2007
E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 9.
Oktober 1979 E. 4 Diagonal, veröffentlicht in PMMBl 1980 S. 10). Die
Verkehrsdurchsetzung kann sich zudem nur auf diejenigen Waren
und/oder Dienstleistungen erstrecken, für welche sie nachgewiesen
worden ist (Urteil der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffentlicht in sic! 2002 S.
242 ff. E. 5.a Postgelb [Farbmarke]). Grundsätzlich muss die
Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht werden
(BGE 128 III 441 E. 1.2 Appenzeller). In zeitlicher Hinsicht erwartet die
Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer
Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn
Jahren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom
1. April 2008 E.8 traveltip Das Magazin für Ferien [fig.]). In besonderen
Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (vgl. Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8
traveltip Das Magazin für Ferien [fig.] und B-7461/2006 vom 16. März
2007 E. 5. Yeni Raki/Yeni Efe). In der Rechtsprechung besteht die
Tendenz, eine umso stärkere Verkehrsdurchsetzung zu fordern, je
weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen originär wirkt (vgl. BGE 128
III 441 E. 1.4 Appenzeller, BGE 117 II 321 E. 3.a Valser; kritisch hierzu
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Seite 26
MARBACH, a.a.O., N. 432). Schliesslich ist die Durchsetzung einer Marke
aufgrund ihres genügend intensiven und umfangreichen Gebrauchs für
eine kleinere Anzahl Waren oder Dienstleistungen rascher anzunehmen
als für eine Vielzahl von Waren und/oder Dienstleistungen, auf die sich
die diesbezüglichen Aufwendungen des Markenhinterlegers naturgemäss
verteilen. Sind die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung erfüllt,
wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das
Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c MSchG).
7.2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, sie habe mittels Belegen,
die einen Markengebrauch während sieben Jahren zeigten, die
Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft gemacht. Überdies blicke sie
auf eine rund 100-jährige Tätigkeit im Markt zurück. Umfang und
Intensität der Benutzung der strittigen Marke seien so erheblich, dass
vorliegend von einer Verkehrsdurchsetzung der Marke ausgegangen
werden könne, obwohl die Belege keinen Gebrauch während zehn
Jahren abdecken würden. Wenn die Vorinstanz Belege nicht
berücksichtige, die entweder die Marke in Kombination mit Bildelementen
oder nur die Wortelemente CASINO LUZERN einschlössen, verfolge sie
angesichts der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und
Lehre eine zu strenge Praxis. Auch in Kombination mit den zum Teil bei
den Gebrauchsbelegen auftretenden grafischen Elementen seien die
Wortelemente GRAND CASINO LUZERN dominant. Auch sei die
Unterdrückung des Wortelements GRAND auf gewissen dieser Belege
unschädlich, da die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen "CASINO
LUZERN" ebenso unweigerlich und ausschliesslich mit der
Beschwerdeführerin in Verbindung brächten.
7.3. Die Vorinstanz hat die von der Beschwerdeführerin eingereichten
Belege zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung in sich schlüssig
ausschliesslich mit Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen
geprüft, für welche sie kein absolutes Freihaltebedürfnis an der Marke
erkannt hat. Dabei ist sie zum Schluss gekommen, dass diese nicht
ausreichten, um eine Verkehrsdurchsetzung für die betreffenden Waren
und Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Aus den Belegen könne
gefolgert werden, dass das Zeichen seit zehn Jahren auf dem Markt
anzutreffen sei. Jedoch werde damit nicht der erforderliche
gesamtschweizerische, markenmässige Gebrauch glaubhaft gemacht.
Zudem zeigten die Belege häufig die gleichzeitige Verwendung grafischer
Zusatzelemente zum strittigen Zeichen oder enthielten ausschliesslich die
Wortelemente "Casino Luzern". Weiter liessen die Belege bloss auf einen
B-3269/2009
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Gebrauch im Bereich der üblichen Tätigkeiten eines Spielkasinos
schliessen, also im Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten
Dienstleistungen. Die zahlreichen eingereichten Merchandisingartikel,
einschliesslich einer Sporttasche, liessen weder auf einen langjährigen
noch auf einen schweizweiten Gebrauch des Zeichens schliessen.
Schliesslich sei die Marke auf allen dieser eingereichten Artikel, mit
Ausnahme von zwei Kugelschreibern, zusätzlich mit grafischen
Elementen versehen. Für die Dienstleistungen in den Klassen 36, 41 und
43 seien, soweit die Vorinstanz an ihnen nicht bereits ein absolutes
Freihaltebedürfnis erkannt habe, bislang keine oder ebenfalls bloss
ungenügende Belege zum Glaubhaftmachen einer Verkehrsdurchsetzung
eingereicht worden.
7.4.
7.4.1. Zwar hat die Vorinstanz die Frage einer Verkehrsdurchsetzung der
Marke für diejenigen Dienstleistungen, bei denen sie fälschlicherweise
von einem absoluten Freihaltebedürfnis der strittigen Marke ausgegangen
ist, nicht geprüft. Es erschiene aber unverhältnismässig, die
angefochtene Verfügung insoweit zu kassieren und die Sache zur
Prüfung der Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistungen Betrieb eines
Spielcasinos und einer Spielhalle; Glücksspiele; online angebotene
Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)" in Klasse 41 an
die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Art. 61 Abs. 1 VwVG und das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1
Swiss Military by BTS). Vielmehr ist die Frage einer
Verkehrsdurchsetzung für alle noch strittigen Waren und Dienstleistungen
zu prüfen, zumal die Beschwerdeführerin mit den bisher eingereichten
Belegen die Verkehrsdurchsetzung für alle diese Waren und
Dienstleistungen glaubhaft gemacht haben will.
7.4.2. Im Folgenden sind die von der Beschwerdeführerin im
erstinstanzlichen und im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege zur
Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung der Marke zu prüfen.
Nicht ersichtlich ist, inwiefern die Beilagen zur Stellungnahme der
Beschwerdeführerin vom 26. Juni 2007 im erstinstanzlichen Verfahren
dazu dienen sollen, eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen. Es
handelt sich um Auszüge aus dem SBG und Berichte oder Schreiben der
ESBK. Die Beschwerdeführerin führt dies in ihrer Stellungnahme vom
25. März 2008 auch nicht näher aus, in der sie sich erstmals auf die
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erfolgte Verkehrsdurchsetzung des Zeichens beruft. Diese im
vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Unterlagen besitzen keine
Aussagekraft hinsichtlich einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung der
Marke.
Ebenso wenig führt die Beschwerdeführerin substantiiert aus, inwiefern
sie mit den als Beilagen zu ihrer Stellungnahme vom 25. März 2008 im
vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Unterlagen eine
Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft gemacht haben will. Mit dem
Bericht "Hundert Jahre Casino-Kursaal Luzern 1882 -1982" (Beilage 10
zur Stellungnahme vom 25. März 2008) mag zwar eine hundertjährige
Tätigkeit der Beschwerdeführerin, aber kein Gebrauch der strittigen
Marke belegt sein. Aus ihrer hundertjährigen Unternehmenstätigkeit allein
vermag die Beschwerdeführerin nichts zu Gunsten der
Verkehrsdurchsetzung eines von ihr verwendeten Zeichens abzuleiten.
Dasselbe gilt für die als Beilage 9 eingereichten Geschäftsberichte für die
Jahre 1994 und 1995. Ferner hat die Beschwerdeführerin in den Beilagen
13 bis 23 und 25 zur Stellungnahme vom 25. März 2008 im
vorinstanzlichen Verfahren diverse Artikel der "Neuen Luzerner Zeitung"
aus den Jahren 1998 bis 2005, in denen über sie Bericht erstattet worden
ist, Medienmitteilungen und Werbeanzeigen eingereicht. Die
Berichterstattung in der Neuen Luzerner Zeitung über die
Beschwerdeführerin vermag keinen markenmässigen Gebrauch des
strittigen Zeichens zu belegen, vielmehr wird darin über die
Beschwerdeführerin als Unternehmen, unter wechselnden
Bezeichnungen, berichtet. Die in den Beilagen 13 bis 23 und 25
auftauchenden Bezeichnungen sind "Casino Luzern" oder die Firma der
Beschwerdeführerin oder schlicht "CASINO" oder "Luzerner Casino" oder
"Luzerner Grand Casino" oder kombinierte Wort-Bildmarken "Casino
Luzern (fig.)", wobei im einen Fall das stilisierte Gebäude der
Beschwerdeführerin und über einem grafisch moderat gestalteten Wort
"Casino" über einem in normaler Schrift gehaltenen Wort "Luzern" zu
sehen ist ("Logo 1"), bzw. im anderen Fall eines vor allem in den
Werbeprospekten auftauchenden Logos ein Element GRAND, bei dem
die einzelnen Buchstaben durch senkrechte Striche voneinander
abgegrenzt sind, über dem stilisierten Gebäude der Beschwerdeführerin
und darunter auf einer Zeile die Wörter "CASINO LUZERN" ("Logo 2").
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich dabei
aber nicht um eine Verwendung der strittigen Marke oder eines davon
bloss unwesentlich abweichenden Zeichens. Die Abweichungen sind
angesichts des für sich genommen beschreibenden Sinngehalts der
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einzelnen Elemente vielmehr wesentlich. Selten taucht in den Auszügen
aus der "Neuen Luzerner Zeitung" auch die Bezeichnung Grand Casino
Luzern auf, wobei diese wenigen Fälle im Fliesstext der entsprechenden
Zeitungsartikel als firmenmässiger Hinweis auf das Unternehmen der
Beschwerdeführerin und nicht als markenmässige Verwendung des
hinterlegten Zeichens mit Bezug auf einzelne Waren und
Dienstleistungen zu werten sind. Beilage 24 dokumentiert lediglich, dass
bei einer sogenannten Google-Recherche unbekannten Datums für die
Ausdrücke "Casino Luzern" bzw. "Grand Casino Luzern" 116'000 bzw.
85'900 Treffer gefunden wurden, wobei die Suche nicht auf
schweizerische Webseiten eingeschränkt worden ist. Über die
Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens aufgrund eines
markenmässigen Gebrauchs durch die Beschwerdeführerin für bestimmte
Waren und Dienstleistungen innerhalb der Schweiz sagt dies nichts aus.
Schliesslich wird mit der Sammelbeilage Nr. 26 dargestellt, dass die
Beschwerdeführerin als Sponsorin im Sport, namentlich in den Bereichen
Eishockey und Fussball auftritt. Entsprechend wurde offenbar namentlich
ein Zeichen "Grand Casino Luzern (fig.)" auf Trikots und an den Banden
von Spielfeldern benutzt, was anhand von Fotos von
Sportveranstaltungen, Auszügen aus der Presse und Fotos von
Spielertrikots gezeigt wird. Die Worte "Grand" "Casino" und "Luzern" sind
dabei jeweils übereinander geschrieben und durch ein farbiges Quadrat
unterlegt, wobei beinahe ausnahmslos weisse Schrift auf rotem Grund
verwendet wird ("Logo 3"). In aller Regel sind auch diese Belege als
firmenmässiger Hinweis auf die Beschwerdeführerin bzw. auf ihre
Sponsoreneigenschaft zu werten und können zur Glaubhaftmachung den
markenmässigen Gebrauch der hinterlegten Marke für die strittigen
Waren und Dienstleistungen nichts beitragen.
Mit ihrer Beschwerde vom 18. Mai 2009 hat die Beschwerdeführerin
weitere Beilagen eingereicht, die eine Durchsetzung der strittigen Marke
im Verkehr glaubhaft machen sollen. Eine namentliche Erwähnung der
Beschwerdeführerin im "Gault Millau 2008" und Auszüge aus den
Webseiten der Beschwerdeführerin mit einer Übersicht über deren
Angebote (datiert vom 18. Mai 2009) sagen zur Verkehrsdurchsetzung
der strittigen Marke im massgeblichen Zeitpunkt der Hinterlegung allein
schon aufgrund ihres nach dem relevanten Zeitraum gelegenen Datums
nichts aus. Ähnliches gilt für weitere als Sammelbeilage 25 eingereichte
Google-Recherchen, die nicht älter sein können als aus dem Jahre 2009.
Ein als Sammelbeilage 27 eingereichter Medienspiegel für die Jahre 2002
bis 2009 vermag zwar eine Berichterstattung über die
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Seite 30
Beschwerdeführerin in den Medien zu belegen, aber nichts auszusagen
über die Verwendung der strittigen Marke im Zusammenhang mit den hier
noch interessierenden Waren und Dienstleistungen. Eine der in diesem
Rahmen eingereichten Videokassetten ist nicht abspielbar. Keine
Verkehrsgeltung im fraglichen Zeitraum wird dadurch belegt, dass die
Beschwerdeführerin in einem als Beilage 28 eingereichten "Imagefilm"
unbekannten Produktionsdatums von der Luzern Tourismus AG zu der
Region Vierwaldstättersee vorkommt. Dass das Gebäude der
Beschwerdeführerin Drehort für Fernsehserien gewesen ist, vermag
ebenso wenig eine Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke zu
belegen, auch wenn die Beschwerdeführerin als Sponsorin einer
Fernsehserie im Abspann namentlich erwähnt worden sein sollte, und
auch wenn in einer Ausgabe einer Serie des Fernsehsenders SAT-1
namens "Joya rennt" (andernorts: "Joya reist") aus dem Jahre 2004 kurz
das oben erwähnte "Logo 2" zu sehen sein mag. Zu den mit den
Sammelbeilagen Nr. 30 und 31 belegten Sponsoringtätigkeiten im
Sportbereich, insbesondere in den Bereichen Eishockey und Fussball, gilt
das oben Gesagte, wobei hier die Marke wiederum kaum je in der
hinterlegten oder in einer bloss unwesentlich davon abweichenden Form
auftaucht. Ähnliches gilt auch bezüglich der Sammelbeilage Nr. 32, mit
der die Beschwerdeführerin zu belegen versucht, dass sie Veranstalterin
oder Werbepartnerin bei diversen Anlässen wie etwa dem "Lucerne Blues
Festivals" sei, da dies nichts über die markenmässige Verwendung des
strittigen Zeichens im Zusammenhang mit den strittigen Waren und
Dienstleistungen aussagt. Dass die Beschwerdeführerin Gala-Dinners
veranstaltet, macht sie zwar glaubhaft, die als Sammelbeilage 33
eingereichten entsprechenden Belege in Form von Programmen und
Ähnlichem sagen aber wiederum nichts über die Verkehrsdurchsetzung
der strittigen Marke aus, zumal auf ihnen lediglich an gewissen Stellen
das "Logo 2" erscheint, bei dem es sich entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin um eine wesentliche Abweichung, wenn nicht gar ein
anderes Zeichen handelt. Bei den als Sammelbeilage 34 eingereichten
Aufklebern, die ebenfalls die Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke
belegen sollen, handelt es sich wiederum um das "Logo 2" oder das
"Logo 3", nicht aber um Belege für den markenmässigen Gebrauch des
strittigen Zeichens in der hinterlegten oder einer nur unwesentlich davon
abweichenden Form. Ähnliches gilt für die zahlreichen als Sammelbeilage
35 eingereichten CDs mehrheitlich mit Aufnahmen vom "Lucerne Blues
Festival", auf denen das "Logo 2" und das "Logo 3", vereinzelt auch das
"Logo 1" zu sehen sind. Einzig auf einer CD mit dem Titel "2 YEARS OF
MY LOVING CIRCUS" ist ein Zeichen GRAND CASINO LUZERN ohne
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Seite 31
prägende figurative Elemente zu sehen, bei dem die einzelnen Wörter
über einander geschrieben sind. Die CD ist aber für eine Beurteilung der
Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke so oder so unverwertbar, da
sie nicht datiert ist. Schliesslich hat die Beschwerdeführerin als
Sammelbeilage 36 diverse Artikel (darunter auch Spielartikel und -karten)
eingereicht, die sie selber als Merchandisingartikel bezeichnet, und die
ebenfalls die Verkehrsdurchsetzung der Marke belegen sollen. Auf fast
allen dieser Artikel ist aber ausschliesslich das "Logo 2" zu sehen.
Ausnahmen bilden erstens drei Schreibgeräte und ein Stift zur
Lippenpflege auf denen zusätzlich zum "Logo 2" der Domainname
www.grandcasino angegeben ist. Zweitens eine "VIP Member-
ship" Karte für das Festival "Rose d'Or" bei dem zwar ein Wortzeichen
"Grand Casino Luzern" isoliert sichtbar ist, die aber als solche wenig
aussagt über die Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke. Die Karte ist
überdies nicht datierbar. Drittens befindet sich unter den Artikeln auch ein
T-Shirt mit dem Wortzeichen GRAND CASINO LUZERN, über dessen
Absatzzeitraum und -umfang dem Bundesverwaltungsgericht nichts
bekannt ist und dessen Bedeutung für die Glaubhaftmachung der
vorliegenden Marke für die strittigen Waren und Dienstleistungen nicht er-
sichtlich ist. Auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, alle
Merchandisingartikel würden auf ihrer Webseite
www.grandcasino beworben, ändert daran nichts, dass sie zur
Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung der Marke ungeeignet
sind.
Die Vorinstanz hat zwar im Verlauf des Verfahrens mehrmals geäussert,
die Belege liessen bloss oder "höchstens" auf einen Gebrauch des
Zeichens im Bereich der üblichen Tätigkeiten eines Spielkasinos
schliessen, also im Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten
Dienstleistungen. Das kann entgegen der mehrfach geäusserten Ansicht
der Beschwerdeführerin aber nicht dahingehend ausgelegt werden, dass
die Vorinstanz davon ausgegangen ist, eine Verkehrsdurchsetzung im
Bereich der in den Klassen 41 und 43 beanspruchten Dienstleistungen
sei glaubhaft gemacht. Denn die Aussage der Vorinstanz sagt nichts
darüber aus, ob das Zeichen markenmässig gebraucht worden sei, ob auf
dem Gebiet der ganzen Schweiz, in welchem Umfang, mit welcher
Intensität etc., wie sie auch selbst klar gestellt hat.
7.5. Aufgrund der oben stehenden Beurteilung der eingereichten Belege
zur Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke hat die
Beschwerdeführerin im Ergebnis nicht glaubhaft gemacht, dass sich die
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Seite 32
von ihr hinterlegte Marke GRAND CASINO LUZERN für die noch
strittigen Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat.
8.
Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beschwerde aufgrund der oben
stehenden Erwägungen teilweise gutzuheissen ist. Die Vorinstanz hat
das Markeneintragungsgesuch Nr. 60897/2006 GRAND CASINO
LUZERN auch für die Dienstleistungen "Erziehung; sportliche Aktivitäten;
Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und
Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte) Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in
elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen
Publikationen (nicht herunterladbar); Bereitstellung von interaktiven
Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im Internet
bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen" (Klasse
41) zu registrieren. Im Übrigen ist die Beschwerde im Haupt- und
Eventualstandpunkt abzuweisen.
9.
Die Beschwerdeführerin obsiegt angesichts dieses Ergebnisses teilweise.
Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die
Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Die
reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht, [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die
Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E.
3.3, m.w.H Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Da die Verkehrsdurchsetzung der
Marke nicht bejaht wird, sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für
einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Vor diesem
Hintergrund ist es unter Berücksichtigung des besonderen Umfangs der
Rechtsprüfung angemessen, die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.-
festzusetzen. Davon hat die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr.
3'062.- im Umfang ihres Unterliegens zu bezahlen. Die von der
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Seite 33
Beschwerdeführerin teilweise geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem
von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- zu verrechnen.
Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte
Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird angesichts
der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennoten für das
Beschwerdeverfahren (Total: Fr. 14'665.20) auf insgesamt Fr. 1'675.-
(inklusive MwSt.) festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der angefochtenen
Verfügung vom 31. März 2009 wird soweit aufgehoben, als das Institut
angewiesen wird, die schweizerische Markenhinterlegung Nr. 60897/2006
GRAND CASINO LUZERN auch für "Erziehung; sportliche Aktivitäten;
Film- und Videofilmproduktion; Produktion von Radio- und
Fernsehsendungen; Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte) Druckereierzeugnissen und Fotografien, auch in
elektronischer Form; zur Verfügung stellen von elektronischen
Publikationen (nicht herunterladbar); Informationen und Beratung im
Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten; Bereitstellung von
interaktiven Informationen, online aus Computerdatenbanken oder im
Internet bereitgestellt, über sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen" in
Klasse 41 zu registrieren.
2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden im Umfang von Fr. 3'062.-
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Überschuss von Fr.
438.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des
vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'675.- (inkl. MwSt.)
zugesprochen.
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Seite 34
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref.: hoc; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-kunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren,
deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu
enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit
sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art.
42 BGG).
Versand: 30. März 2011