B-3325/2010 - Abteilung II - Widerspruchssachen

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-3325/2010
Urteil vom 15. Dezember 2010
Besetzung Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
Parteien Tally Weijl Holding AG,
Viaduktstrasse 42, 4051 Basel,
vertreten durch Dr. iur. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern ,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bally Schuhfabriken AG,
via Industria 1, 6987 Caslano,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich ,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 8279 - CH-Marke Nr. 335 182
"BALLY" / CH-Marke Nr. 543 259 "TALLY".
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Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" der Tally Weijl
Holding AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) wurde am 14. März 2006
im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Sie ist u.a.
für folgende Waren registriert:
Klasse 14
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
Zubehör zu all diesen Waren soweit in dieser Klasse enthalten.
Klasse 18
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Häute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Handtaschen, Taschen,
Börsen, Schlüsseletuis, Portemonnaies und Brieftaschen jeglicher Art aus Leder
und Lederimitat.
Klasse 25
Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, alle Waren sowohl aus
Leder als auch aus Textilien und anderen Materialien; Gürtel und Hosen.
B.
Am 1. Juni 2006 reichte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend:
Beschwerdegegnerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) gegen alle oben aufgeführten
Waren der angefochtenen Marke Widerspruch ein. Die
Beschwerdegegnerin stützt sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 335
182 "BALLY", welche für folgende Waren eingetragen ist:
Klassen 1-4, 7-11, 14, 16-26, 28:
Chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche und fotografische Zwecke;
Härtemittel und chemische Präparate zum Löten; Gerbstoffe; Klebstoffe, Farben,
Firnisse, Lacke; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; chemisch-technische
Erzeugnisse zur Pflege und Behandlung von Schuhen und Leder; Spiele und
Spielwaren; Maschinen, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge für die schuh- und
lederverarbeitende Industrie, Apparate zur Bestimmung der Faltfestigkeit von
Schuhoberleder und ähnlichen Werkstoffen, Kompressions-
Zweizuggummistrümpfe, -Zweizuggummistrumpfhosen, -
Zweizuggummikniekappen und -Zweizuggummiknöchelstützen,
Beleuchtungskörper und Teile derselben wie Lampenkörper,
Lampenabdeckungen und Leuchtwannen; Edelmetalle und deren Legierungen
sowie Gegenstände daraus und plattierte Gegenstände, Schmucksachen,
Edelsteine, Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Bedachungsfolien aus
Kunststoff oder Gummi, Profile und Profilabdichtungen aus Kunststoff oder
Gummi, Sohlen, Absätze, Steckflecke, Keile, Gelenke und andere
Schuhbestandteile aus Kunststoff oder Gummi, Schuhwaren, einschliesslich
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Stiefel und Pantoffeln; Strumpfwaren, Kopfbedeckungen; gewirkte und gestrickte
Ober- und Unterbekleidungsstücke; Ober- und Unterbekleidungsstücke;
Leibwäsche; Korsett- und Miederwaren; Krawatten, Hosenträger, Handschuhe,
Taschentücher, Schals; Bade- und Strandbekleidungsstücke für Männer, Frauen
und Kinder; Kunststoffplatten; Dübel; Dichtungs-, Packungs- und
Isoliermaterialien; Schläuche aus Kunststoff oder Gummi; Handtaschen,
Einkaufstaschen, Gepäcktaschen, Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen,
Toilettentaschen, Gürtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer und Reisetaschen;
Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bretter, Latten, Kanteln, Holzleisten,
Leistenrohlinge und Stiefelknechte; Absätze, Sohlen, Keile, Steckflecke und
andere Schuhbestandteile aus Holz, Kork oder Gummikork,
Sperrholzschablonen zur Verwendung in der Schuhindustrie; Schuhleisten aus
Holz sowie dazugehörige Kammarmierungen aus Fiberplatten; Geschenk- und
Dekorationsartikel aus Acrylglas, nämlich Schirmständer, Würfel, Blumentöpfe,
Verkaufsständer und -regale, extrudierte Acrylglasformteile und -platten für das
Baugewerbe, insbesondere für den Innenausbau, zu Reklamezwecken in Form
von Leucht- und Blindbuchstaben, sowie zur Schaufensterdekoration, kleine
Haus- und Küchengeräte, Seile, Bindfaden, Netze, Planen, Segel, Säcke aus
Textilstoffen oder Kunststoff; Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn,
Seegras), Gespinstfasern, Garne, Webstoffe; Bett- und Tischdecken und andere
Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Vorhänge, Haushaltwäsche, Tisch-
und Bettwäsche, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürsenkel.
C.
Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde auf Antrag der Parteien zwecks
Verhandlung über eine vergleichsweise Erledigung in der Zeit vom
10. November 2006 bis zum 9. Juni 2009 sistiert. Anschliessend wurde
das Verfahren wieder aufgenommen. Die Beschwerdeführerin nahm am
5. August 2009 zum Widerspruch Stellung.
D.
Mit Verfügung vom 6. April 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut (Ziff. 1). Die Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" werde im Umfang
des Widerspruchs (Klassen 14, 18 und 25) widerrufen (Ziff. 2). Der
Beschwerdegegnerin werde zu Lasten der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung von Fr. 1'800.– (inkl. Ersatz der
Widerspruchsgebühr) zugesprochen (Ziff. 4).
Zur Begründung führt die Vorinstanz aus, die Zeichen verfügten zwar über einen Unterschied beim
Sinngehalt; in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen bestünden jedoch auf der
semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die Ähnlichkeit der sich gegenüber
stehenden Zeichen zu kompensieren vermöchten. Die Identität der im vorliegenden Fall starken Endung -
ALLY und die (bei nicht allzu deutlicher Aussprache) nur wenig unterschiedliche Aussprache des
Anfangsbuchstabens führten in klanglicher Hinsicht zu einer Markenähnlichkeit. Die beiden Begriffe würden
sich reimen und seien deshalb infolge des ähnlichen Wortklangs verwechselbar. Da die beanspruchten
Waren weitgehend identisch seien, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
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E.
Mit Eingabe vom 7. Mai 2010 erhob die Beschwerdeführerin dagegen
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Ziffern 1,
2 und 4 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und den Widerspruch
abzuweisen.
Bei den Worten BALLY und TALLY handle es sich um Kurzwörter; die Unterschiede würden deshalb stark
ins Gewicht fallen, zumal der Unterschied vorliegend zu einer Veränderung des Wortsinns führe. Die
jeweiligen Anfangsbuchstaben würden (in jeder Landessprache) betont ausgesprochen und auch klanglich
einen deutlich hörbaren Unterschied zwischen den Zeichen bewirken. Auch das Schriftbild unterscheide
sich deutlich. Die Unterschiede seien am prägenden Wortanfang. Insgesamt liege ein genügender
Zeichenabstand vor. Die bearbeiteten Marktsegmente und der Marktauftritt der beiden Parteien seien
offensichtlich derart verschieden, dass das Publikum keiner Gefahr von Fehlzurechnungen unterliegen
würde. Zudem würden die beiden Marken BALLY und TALLY (WEIJL) seit knapp 20 Jahren problemlos
koexistieren. Die beiden Marken verfügten über klar verschiedene Sinngehalte. Der Sinngehalt von BALLY
werde von der Vorinstanz in Abweichung zu ihrer bisherigen Praxis beurteilt. Die Vorinstanz unterscheide
im angefochtenen Entscheid fälschlicherweise nicht zwischen dem erkennbaren Zweck eines Wortes und
dem parallel dazu erkennbaren Sinn desselben Wortes. Es fehle an jeglicher Gedankenverbindung
zwischen den beiden Kurzwörtern. Selbst bei weitgehend identischen Waren begründe die blosse entfernte
Möglichkeit einer Verwechslung noch keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Vorliegend fehle es
sowohl an einer unmittelbaren als auch an einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.
F.
Die Vorinstanz verweist mit Vernehmlassung vom 10. Juni 2010 auf ihre
Begründung in der angefochtenen Verfügung und beantragt, die
Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
G.
Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 18. Juni
2010, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sämtliche
Ausführungen der Beschwerdeführerin zu möglicherweise divergierenden
Marktsegmenten oder aktuellen Marktauftritten seien im vorliegenden
Verfahren nicht zu hören; das Verfahren habe sich ausschliesslich auf die
Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarken BALLY und TALLY zu
beschränken. Es sei bei der Marke BALLY zumindest von einem
durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen und an die
Zeichenverschiedenheit seien demnach, angesichts der identischen bzw.
gleichartigen Waren, erhöhte Anforderungen zu stellen. Die
Verwechslungsgefahr sei vorliegend streng zu prüfen. Die Frage, ob sich
die beiden Marken genügend unterschieden, sei aufgrund des
Gesamteindrucks zu entscheiden; eine Aufteilung der
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Widerspruchsmarke in die Vorsilbe BAL- und die Endsilbe -LY, wie dies
die Beschwerdeführerin postuliere, sei unangebracht. Die Marken BALLY
und TALLY stimmten in allen für die Beurteilung des Wortklangs
massgebenden Kriterien überein. Die unterschiedlichen Konsonanten am
Wortanfang vermöchten keine genügende Verschiedenheit zu bewirken.
Dass die kaum hörbare klangliche Verschiedenheit am Wortanfang stehe,
habe keine entscheidende Bedeutung. Bei Fantasiemarken komme
keinem Teil mehr oder weniger Kennzeichnungskraft zu; alle Silben
würden gleichermassen zum Gesamteindruck beitragen. Der Vergleich
des Schriftbildes ergebe, dass beide Marken in vier von fünf Buchstaben
übereinstimmten und eine identische Buchstabenanzahl aufwiesen. Der
Unterschied der Konsonanten B und T werde durch die beide Buchstaben
prägende, dominante Linie senkrechte Linie abgeschwächt. TALLY werde
von den Konsumenten als blosse Variation zum Zeichen BALLY
aufgefasst. Die Annahme einer blossen Markenvariation beeinflusse die
Verwechslungsgefahr von kurzen, zweisilbigen Zeichen zentral. Es sei
bei der Marke BALLY im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
von einem reinen Fantasiebegriff auszugehen, da ein wesentlicher Teil
der angesprochenen Verkehrskreise darin keinen Nachnamen erkenne.
Bei der Marke TALLY sei ebenfalls von einem Fantasiebegriff
auszugehen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken sei
zu bejahen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden
Streitsache zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), ist durch
die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und hat ein schutzwürdiges
Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG).
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
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Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]. Der
Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG
innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
2.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab,
dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und
anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382
E. 1 – Kamillosan/Kamillan, Kamillon).
2.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend,
ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind,
welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160
E. 2a – Securitas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur
auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken
nicht auseinander zu halten vermögen (unmittelbare
Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar
auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber falsche
Zusammenhänge vermuten, wie dass die entsprechend
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen
Unternehmen stammten (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 127 III
160 E. 2a – Securitas/Securicall; GALLUS JOLLER, in: Michael G.
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 21 ff.).
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das
jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche
Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch
die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem
falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a – Securitas/Securicall). Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers
abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a – Boss/Boks). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an
Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An
die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte
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sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von
Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 – Adwista/ad-vista, mit Hinweisen;
EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).
2.3. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von
Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom
älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger
Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von
Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei
Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt
auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – Rivella/Apiella).
Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist
auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung,
da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a –
Kamillosan/Kamillan, Kamillon; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für
schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere
Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382
E. 2a – Kamillosan/ Kamillon, Kamillan). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a –
Kamillosan/Kamillon, Kamillan mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979). Als schwach gelten
demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder
durch eine allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
geprägt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 –
jump[fig.]/Jumpman; MARBACH, a.a.O., N. 976 ff.; JOLLER, a.a.o., Art. 3 N. 86 ff.).
2.4. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss/Boks). Der Gesamteindruck
wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt
bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und
die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch
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die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben
gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang
beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel grössere
Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas/Securicall; Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom
20. August 2002, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2002, S. 756 f., E. 7 – Bally/Ball [fig.]; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 130 ff.).
Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit
zu schliessen (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 3 – Otor/Artor). Bestehen auf mehreren Ebenen
Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch
klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher
Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (EUGEN MARBACH, a.a.O., N. 875).
3.
Die fraglichen Marken sind aus der Sicht der Käuferschaft der
entsprechenden Konsumgüter zu beurteilen. Die bezeichneten Waren
richten sich vorwiegend an das allgemeine Publikum.
Vorliegend ist unbestritten, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken
weitgehend identisch sind (vgl. Sachverhalt A. und B. sowie E. 2.3), weshalb die Verwechslungsgefahr
streng zu beurteilen ist (BGE 122 III 387 E. 3 – Kamillosan/Kamillon, Kamillan; vgl. E. 2.2 f.).
4.
Ausgehend von der Warengleichartigkeit sind die beiden Marken nun auf
ihre Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen (vgl.
E. 2.4).
4.1. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind
Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen
in den letzten vier Buchstaben -ALLY überein. Sie unterscheiden sich
somit lediglich im Anfangsbuchstaben B bzw. T.
4.2. In Bezug auf den Sinngehalt der strittigen Marken hat die Vorinstanz
ausgeführt, dass die Marke BALLY aus einem Familiennamen besteht.
Entgegen ihren Ausführungen erscheint indessen zweifelhaft, ob dieser
Hintergrund der Marke für den massgebenden Abnehmerkreis wirklich
erkennbar ist. Mindestens ebenso naheliegend ist vielmehr, dass die
Marke als Phantasiemarke verstanden wird, bei welcher es sich um eine
Abwandlung der englischsprachigen Worte "Ball" oder "Ballsy" handeln
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könnte. Für den massgebenden Abnehmerkreis dürfte ebenso wenig
erkennbar sein, dass die Marke TALLY aus dem Vornamen der
Firmengründerin besteht. Der Sinngehalt beider Marken bleibt damit für
den durchschnittlichen Konsumenten unklar; es kann nicht von einem klar
erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt ausgegangen werden.
4.3. Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der fraglichen Marken sowohl
in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. Demgegenüber würde
die Verschiedenheit der Konsonanten B und T kaum ins Gewicht fallen.
Diese seien klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken im
mündlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar
auseinanderzuhalten. Dieser Auffassung ist aus nachfolgenden Gründen
zuzustimmen:
4.4. Das Schriftbild der beiden Marken präsentiert sich mit Ausnahme des
Anfangsbuchstabens gleich; Silbenanzahl und Wortlänge von TALLY und
BALLY stimmen überein. Die Konsonanten B und T verfügen zwar beide
über einen senkrechten Strich, doch fügen sich beim B unmittelbar daran
zwei Bogen an, während das T lediglich einen waagrechten darüber
liegenden Strich aufweist. Der schriftbildliche Unterschied zwischen B
und T ist jedoch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung
(RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff., E. 8 – Gabel/Kabel 1; RKGE
vom 15. Juli 1999, E. 4 – Bico/Hico, auszugsweise publiziert in sic! 1999,
566 ff.) als marginal einzustufen; zumindest besteht diesbezüglich eine
grosse Ähnlichkeit.
4.5. Die angefochtene Marke wird "TA-LLY", die Widerspruchsmarke "BA-
LLY" ausgesprochen. Vokalfolge und Aussprachekadenz sind zwar
identisch, doch wird der Anfangsbuchstabe T mit der Zunge und dem
Gaumen gebildet, was eine harte Klangfolge bewirkt, während der
Anfangsbuchstabe B mit den Lippen gebildet und entsprechend weicher
ausgesprochen wird. Insofern sind die beiden Marken phonetisch
voneinander abgegrenzt. Weiter ist zu beachten, dass gemäss ständiger
Rechtsprechung dem Wortanfang erhöhte Bedeutung zukommt, weil er in
der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160
E. 2b/cc – Securitas/Securicall; vgl. E. 2.4). Es handelt sich dabei jedoch
lediglich um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht
und im Einzelfall ohne Weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt
(RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 – Otor/Artor). Eine solch
differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil der,
beiden Marken gemeinsamen, Endung "ALLY" prägendes Gewicht
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zukommt und die marginalen Unterschiede in Schriftbild und Aussprache
dadurch in den Hintergrund treten.
4.6. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse
Unterschiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die
Buchstabenfolge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den
angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich verschiedenen
Gesamteindruck (Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabs,
vgl. E. 3) hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar
erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die
Marken erweisen sich daher gesamthaft betrachtet als nicht genügend
unterscheidungskräftig. Dies gilt gleichermassen im Französischen sowie
im Italienischen.
Dies steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung (BGE 126 III 315 – Rivella/Apiella; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 – Cellini [fig.]/Elini [fig.]; RKGE vom 28. Juni
2005, sic! 2005, 754 ff. – Gabel/Kabel 1; RKGE vom 13. August 2004, sic! 2004, 927 ff. – Ecofin/Icofin
[fig.]; RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, 756 f. – Bally/Ball [fig.]; RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001,
133 – Otor/Artor; RKGE vom 15. Juli 1999, sic! 1999, 566 ff. – Bico/Hico; RKGE vom 21. März 1995,
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995, 311 ff. – Bally/Sali) und es besteht
vorliegend kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden
an der Löschung, bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der
angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit
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führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit
Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Daraus ergeben sich Verfahrenkosten von
Fr. 3'000.–, die der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen
sind. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.– übersteigende
Betrag von Fr. 1'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
6.2. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der
Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der
Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung
aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche
eingereicht wird. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe
vom 18. Juni 2010 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches
Honorar in Höhe von Fr. 3'800.– (pauschal für die Durchsicht der
Beschwerde und die Ausarbeitung sowie Einreichung der
Beschwerdeantwort) beläuft. Angesichts der durchschnittlichen
Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint dies angemessen.
Damit ist der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von
insgesamt Fr. 4'088.80, bestehend aus einem Honorar in Höhe von
Fr. 3'800.–, zuzüglich Fr. 288.80.– Mehrwertsteuer (7.6 %), aufzuerlegen.
7.
Entscheide, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine
Marke getroffen worden sind, sind nach Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an
das Bundesgericht weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit
rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'000.– werden der
Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten
B-3325/2010
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Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Der Restbetrag ist der
Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'088.80.– zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage:
Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8279; Einschreiben;
Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Astrid Hirzel
Versand: 20. Dezember 2010