B-3331/2010 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Internationale Registrierung Nr. 784'022 - PARADIE...

Abtei lung II
B-3331/2010
{T 0/2}
U r t e i l v o m 3 . N o v e m b e r 2 0 1 0
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Philippe Weissenberger,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Donald Schnyder,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, P.O. Box 1077,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 784'022 - PARADIES.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3331/2010
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 784'022 "Paradies" mit Ursprungsland Deutschland. Sie be-
ansprucht in der Schweiz Schutz für verschiedene Waren und Dienst -
leistungen der Klassen 1, 9, 16, 20, 38 und 40.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 16. Juni
2009 eine vorläufige teilweise Schutzverweigerung ("refus provisoire
partiel"). Sie machte geltend, das Zeichen "Paradies" stelle in Bezug
auf verschiedene Waren der Klassen 9 und 16 einen themen- und
inhaltsbezogenen Verweis und damit Gemeingut dar.
Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Eingabe vom 10. September
2009 dagegen, das Zeichen sei unterscheidungskräftig, da es mehr-
deutig sei und kein Bezug zu den beanspruchten Waren hergestellt
werden könne.
Mit Schreiben vom 10. Dezember 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer
Zurückweisung fest.
Die Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom 19. Januar 2010,
sie verstehe den Begriff des thematischen Hinweises dahingehend,
dass damit der mit der Ware transportierte Inhalt gemeint sei. Der
Markenname "Paradies" beziehe sich dagegen allein auf die Waren als
solche und nicht auf die dahinstehenden Inhalte. Denn der Inhalt der
entwickelten Filme bzw. der Speichermedien werde von dem Konsu-
menten der Ware selbst geschaffen, da dieser die Fotos / Filme selbst
aufnehme.
Mit Verfügung vom 8. April 2010 verweigerte die Vorinstanz der inter-
nationalen Registrierung Nr. 784'022 "Paradies" den Schutz in der
Schweiz für folgende Waren:
Klasse 9: Pellicules impressionnées, supports de données magnétiques et
optiques, en particulier disques compacts; supports d'enregistrement
électriques.
Klasse 16: Produits d'édition en ligne.
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Für folgende Waren und Dienstleistungen gewährte die Vorinstanz
dem strittigen Zeichen dagegen Schutz in der Schweiz:
Klasse 1: Produits chimiques à usage photographique, en particulier pellicules
sensibilisées et non impressionnées.
Klasse 9: Appareils photographiques, caméras, mémoires pour ordinateurs,
appareils à enregistrer, à copier et à lire les disques compacts, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de données et de
l'image; imprimantes, scanneurs.
Klasse 16: Supports pour photographies sous forme de coins, albums de
photos, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, périodiques pour clients
également en vente en ligne; pince-notes (pour images).
Klasse 20: Cadres, cadres pour images.
Klasse 38: Transmission d'images numériques ou bien de données
numériques.
Klasse 40: Développement de films, en particulier de pellicules
photographiques; développement d'images numériques ou de données
numériques.
Zur Begründung wurde ausgeführt, "Paradies" sei eine nach dem Alten
Testament als eine Art schöner Garten mit üppigem Pflanzenwuchs
und friedlicher Tierwelt gedachte Stätte des Friedens, des Glücks und
der Ruhe, die den ersten Menschen von Gott als Lebensbereich ge-
geben worden sei, respektive ein Ort, der durch seine Gegebenheiten,
seine Schönheit, seine guten Lebensbedingungen alle Voraus-
setzungen für ein schönes, glückliches, friedliches Dasein erfülle. Auch
wenn der Begriff ein umfangreiches Gebiet umfasse, sei davon aus-
zugehen, dass ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen
Konsumenten das Zeichen mit einem für die jeweiligen Waren klaren
Sinngehalt wahrnehme. Bei "pellicules impressionnées, supports de
données magnétiques et optiques, en particulier disques compacts;
supports d'enregistrement électriques" (Klasse 9) und "produits
d'édition en ligne" (Klasse 16) könne es sich um Publikationen zum
theologischen Verständnis zum Thema "Paradies" handeln oder um
Sammlungen von historischen Darstellungen des Paradieses. Somit
beschriebe das strittige Zeichen direkt den Inhalt respektive das
Thema. Auf Grund des beschreibenden Charakter des Zeichens sei es
nicht geeignet, diese von denen anderer Anbieter zu unterscheiden
und auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen. Dem
Zeichen fehle somit die konkrete Unterscheidungskraft, weshalb ihm in
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Bezug auf die beanstandeten Waren der Schutz in der Schweiz ver-
weigert werden müsse.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe
vom 7. Mai 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie
beantragt, die Beschwerde sei gutzuheissen und der internationalen
Registrierung Nr. 784'022 "Paradies" sei der Schutz in der Schweiz
vollumfänglich zu gewähren. Zur Begründung brachte sie im Wesent-
lichen vor, dass ein thematischer Inhalt "Paradies" für die zurück-
gewiesenen Waren derart weit hergeholt sei, dass vom Konsumenten
offensichtlich kein unmittelbarer und direkter Zusammenhang mit den
Waren hergestellt werden könne. Entsprechend sei die Marke ohne
Weiteres schutzfähig.
C.
Mit Vernehmlassung vom 2. August 2010 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist
sie auf die angefochtene Verfügung vom 8. April 2010 und macht er-
gänzende Bemerkungen.
D.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen
Parteiverhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen
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(Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten,
die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des
MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale
Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm
am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.
Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVÜ; SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann
zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder aus-
schliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der
Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder
der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprach-
gebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der
Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Aus-
schlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern
sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienst -
leistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2
Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit
herangezogen werden.
3.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob
ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kenn-
zeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen
und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffen-
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heit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen,
sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E.
2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 –
Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454
E. 2.1 – Yukon). Zu den beschreibenden Angaben zählt die Recht-
sprechung auch Begriffe, die sich in einer anpreisenden Bedeutung
erschöpfen, insbesondere reklamehaft den Zweck oder Nutzen der
Waren beschreiben, sich als Slogans anpreisend über das eigene
Unternehmen äussern oder auf werbende Art die Gefühle der Käufer-
schaft beim Genuss der Waren beschreiben (Urteil des BVGer B-
7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 11 – New Wave; RKGE in sic! 2007
S. 180 E. 6 – Enjoy).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der
Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige
Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
4.
Die Vorinstanz wies die internationale Registrierung "Paradies" bezüg-
lich folgender Waren zurück:
Klasse 9: Pellicules impressionnées, supports de données magnétiques et
optiques, en particulier disques compacts; supports d'enregistrement
électriques.
Klasse 16: Produits d'édition en ligne.
Soweit strittig, sind somit belichtete Filme, verschiedene (magnetische,
optische und elektrische) Datenträger (Klasse 9) sowie on-
line-Publikationen (Klasse 16) beansprucht.
Solche Waren richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten wie
auch an Fachkreise, etwa aus der Film-, Musik- und Informatikbranche.
In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend aber auf die Wahrnehmung der
Durchschnittskonsumenten abzustellen, soweit die konkrete Unter-
scheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird (CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41). Für die Be-
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urteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die
Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren
anbieten, massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44).
5.
Die internationale Registrierung Nr. 784'022 besteht aus dem Wort
"Paradies". Damit wird gemäss BROCKHAUS eine in vielen Religionen
verbreitete, inhaltlich unterschiedliche Vorstellung von einer Stätte
(beziehungsweise einem Zustand) der Ruhe, des Glücks, des Friedens
und des Heils am Anfang und am Ende aller Zeiten bezeichnet; im
Alten Testament ist es der Garten Eden, in dem die Menschen (Adam
und Eva) vor dem Sündenfall lebten (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008,
Stichwort "Paradies").
Der Begriff "Paradies" wird nicht nur im vorgenannten, religiösen Sinn
verstanden, was auch die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom
2. August 2010 betont. Angesichts des von der Beschwerdeführerin
genannten und stets zunehmenden Säkularisierungstrends in der
Schweiz wird der Begriff in der heutigen Zeit vom Publikum in einem
weiteren Sinn verstanden, nämlich im Sinne eines Orts, der durch
seine Gegebenheiten, seine Schönheit, seine guten Lebens-
bedingungen alle Voraussetzungen für ein schönes, glückliches, fried-
liches Dasein erfüllt (vgl. Ziff. B.II.6 der angefochtenen Verfügung). Wo
sich ein derartiges Dasein erleben lässt, variiert je nach Art des
konkreten Bedürfnisses. Ferienparadiese können sich entsprechend
überall auf der Welt befinden, ebenso die "Paradiese" für Tiere / Kinder
/ vermögende Leute / Fotografen / Pizzabäcker / Velofahrer /
Schmuggler / Ärzte / Schnäppchenjäger / Angestellte / Pilger /
Wanderer / Firmen etc. (vgl. etwa die im "Tages Anzeiger"-Archiv zum
Stichwort "Paradies" auffindbaren Artikel). Auch explizit "Paradies"
genannte Ortsbezeichnungen (in der Nähe von Schaffhausen ge-
legenes Klostergut am Rhein), Stadtteile (in Konstanz [Deutschland])
und Hotels (z.B. Hotel Paradies in Ftan [GR] und Hotel Paradies in
Hünenberg [ZG]) machen deutlich, dass dort ideale Zustände für ein
glückliches Leben respektive für einen perfekten Ferienaufenthalt
herrschen (sollen).
Da der Begriff "Paradies" somit in unserem Sprach- und Kulturkreis
positiv besetzt ist, eignet er sich hervorragend zur Anpreisung von
Waren. Denn durch die Verwendung des religiösen Begriffs "Paradies"
in profanem Kontext entsteht eine erhöhte Aufmerksamkeit (LARISSA
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MASER, Paradies, Diplomarbeit Hochschule Mannheim 2006, S. 64 ff.,
mit Verweisen). Wie die in diesem Werk abgebildeten Beispiele über
die Paradiesdarstellung in der Waren- und Werbewelt illustrieren, wird
das Paradies zum einen als Produktname oder Slogan verwendet,
zum anderen wird durch die Form der Präsentation auf ein Paradies
hingedeutet und auf die damit verbundene Teilhabe am Idealzustand
bzw. -ort. Durch die paradiesische Inszenierung wird das beworbene
Produkt überhöht und mit dem Schein des ersehnten Idealzustandes
versehen (LARISSA MASER, a.a.O., S. 66, Beispiele ebenda S. 68 ff.).
Strittig ist im vorliegenden Fall nur die Schutzgewährung des Zeichens
"Paradies" für belichtete Filme, verschiedene Datenträger (ins-
besondere CDs) sowie online-Publikationen. Sind diese mit dem
Zeichen "Paradies" versehen, verheissen diese Waren den an-
gesprochenen Konsumenten Gefühle, wie sie im Paradies zu erleben
sind. Somit kann "Paradies" im Zusammenhang mit den noch strittigen
Waren als eine werbemässige Anpreisung angesehen werden. Ob die
internationale Registrierung "Paradies" für die fraglichen Waren bereits
deshalb keinen Markenschutz beanspruchen kann, weil sie die Waren
anpreist, kann hier aber letztlich offen gelassen werden, weil die Be-
schwerde schon aus anderen Gründen abzuweisen ist.
6.
Die Vorinstanz verweigerte der internationalen Registrierung
"Paradies" für die strittigen Waren nicht auf Grund der obgenannten
Argumentation den Schutz in der Schweiz, sondern weil "Paradies"
direkt deren Inhalt respektive das Thema beschreibe. Insbesondere im
theologischen Bereich setzten sich viele Schriften, unter anderem die
Bibel, mit dem Thema "Paradies" auseinander. Es gebe auch bildhafte
Darstellungen des Paradieses von Künstlern, die ihre Vorstellung
davon auf Leinwand festhielten. Es liege deshalb nahe, dass bei den
zurückgewiesenen Waren der Klassen 9 und 16 der angesprochene
Konsument unmittelbar den Inhalt dieser Waren, nämlich das
"Paradies" erkenne.
Diese Schlussfolgerung wird von der Beschwerdeführerin bestritten
mit der Begründung, das Wort "Paradies" sei ungenau respektive
mehrdeutig. Der Konsument könne nicht genau erklären, was das
Paradies sei, wo es liege und welche Bedeutung das Wort habe. Auf
Grund dieses allgemeinen, ungenauen und mehrdeutigen Verständ-
nisses in Bezug auf das Wort "Paradies" und auf Grund des Um-
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standes, dass es äusserst unwahrscheinlich sei, dass die be-
anstandeten Waren inhaltlich mit dem Paradies zu tun hätten, werde
der Konsument unschlüssig sein und nicht recht wissen, ob diese Ge-
dankenassoziation zutreffe. Es scheine ihm äusserst weit hergeholt, ja
geradezu unvernünftig zu sein, zu denken, dass auf einem von ihm
gekauften Magnetdatenträger irgend etwas paradiesisch sein solle.
Genau dieses Zögern, diese Gedankensekunde aber mache die
Marke "Paradies" für alle Waren und Dienstleistungen eintragbar. Nicht
ausser Acht lassen dürfe man den Umstand, dass die Marken-
inhaberin ein Drogeriemarkt sei. Erfahrungsgemäss würden in
Drogerien keine Produkte religiösen Inhalts verkauft.
6.1 Zum letztgenannten Einwand der Beschwerdeführerin ist mit der
Vorinstanz festzuhalten, dass im Eintragungsverfahren ausschliesslich
das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen ist. Begleitumstände jeg-
licher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu werten, sind bei der
Prüfung unbeachtlich (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer]
B-2713/2009 vom 26. November 2009 E. 4 – USB-Logo [fig.], mit Ver-
weis auf: EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 204; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 10). Die von
der Beschwerdeführerin vorgebrachten Tatsachen, dass die Marken-
inhaberin ein Drogeriemarkt sei und in Drogerien keine Produkte
religiösen Inhalts verkauft würden, sind daher unbeachtlich.
6.2 Was die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Mehr-
deutigkeit des Begriffes "Paradies" betrifft, ist auszuführen, dass ge-
mäss konstanter Praxis eine solche zur Schutzfähigkeit führen kann,
wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen
dominiert, und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des
Zeichens führt. Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein be-
schreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall
kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den
Gemeingutcharakter nicht aufheben. Schliesslich erfüllt ein Zeichen
den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinn-
varianten letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen
(Urteile des BVGer B-4053/2009 vom 11. November 2009 E. 4.2 –
easyweiss, und B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post).
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Wie sich aus der Begriffsumschreibung in E. 5 ergibt, kann "Paradies"
unterschiedlich verstanden werden, doch laufen die zahlreichen mög-
lichen Bedeutungsgehalte letztlich auf einen Ort hinaus, an welchem
der Mensch vollkommenes Glück erfahren kann (vgl. Ziff. 9 der Ver-
nehmlassung).
Demnach kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht
von einer Mehrdeutigkeit des Zeichens "Paradies" ausgegangen
werden, auch wenn einerseits die religiöse Bedeutung des Begriffs
heute nicht mehr vorherrschend ist, andererseits die Definition von
"Paradies" für alle Menschen verschieden ist.
6.3 Die Beschwerdeführerin macht indessen im Weiteren geltend, das
Wort "Paradies" sei nicht direkt beschreibend für den Inhalt von be-
lichteten Filmen, CDs und online-Publikationen. Zur Begründung beruft
sie sich nicht nur auf die – hier verneinte – Mehrdeutigkeit des Wortes,
sondern auch auf den Umstand, dass es "äusserst unwahrscheinlich"
sei, dass die beanstandeten Waren inhaltlich mit dem Paradies zu tun
hätten respektive die Konsumenten eines zusätzlichen Gedankenauf-
wands bedürften, um auf einen möglichen Inhalt der Waren zu
schliessen. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammen-
hang auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom
30. September 2009 i.S. "Park Avenue".
Die Vorinstanz hält in ihrer Vernehmlassung an ihrer Auffassung fest,
dass das Zeichen einen möglichen Inhalt der hier noch strittigen
Waren beschreibe. Die Gründe, welche das Bundesverwaltungsgericht
im Fall "Park Avenue" dazu geführt hätten, den inhaltsbeschreibenden
Charakter jenes Zeichens zu verneinen, seien nicht auf den vor-
liegenden Fall übertragbar, da sie in den Besonderheiten des damals
betroffenen Zeichens begründet lägen.
6.3.1 Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert
hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen
Bauteilen haben. Zum Beispiel werden bespielte DVDs vor allem
wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren
äusserlichen Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt
die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen
Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kenn-
zeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis an-
statt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren
(Urteile des BVGer B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 4.1.1 – Wild
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Bean Café, B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 – Pirates of the
Caribbean, und B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 – Park
Avenue).
6.3.2 Die hier noch strittigen Waren, nämlich belichtete Filme, ver-
schiedene Datenträger (insbesondere CDs) sowie on-
line-Publikationen, stellen – anders als etwa "Papierwaren" – keine
Waren dar, die in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft
werden. Es sind vielmehr Waren, die in der Regel mit Inhalten bespielt
vertrieben werden, um derentwillen sie gekauft werden (Urteile des
BVGer B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 4.1.2 – Wild Bean Café,
und B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 – Pirates of the
Caribbean). Dies gilt ausnahmslos für belichtete Filme und on-
line-Publikationen, und – mangels Einschränkung auf unbespielte
Medien – für die ebenfalls beanspruchten magnetischen, optischen
und elektrischen Datenträger / Speichermedien.
Im Bereich der inhaltsbezogenen Waren kann jedes Zeichen einen
möglichen thematischen Inhalt beschreiben, solange sein tatsächlicher
oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist (Urteil des BVGer B-
1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.4 – Pirates of the Caribbean).
Letzteres ist auch nicht nötig, da die internationale Klassifikation, nach
der die Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt
werden, ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt
und nicht nach einer inhaltlichen Präzisierung (z.B. Drucksachen für
den Gartenbau, Fitnessvideofilme, Kochbücher) verlangt. Die inter-
nationale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen
Gesichtspunkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Unter
anderem aus diesem Grund dürften an die konkrete Unter-
scheidungskraft von Zeichen für inhaltsbezogene Waren und Dienst-
leistungen keine übertriebenen Anforderungen zu stellen sein (Urteil
des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 – Pirates of the
Caribbean). Das Zeichen muss aber zumindest geeignet sein, die
(inhaltsbezogenen) Waren oder Dienstleistungen im Sinne eines be-
trieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von den Waren
anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen, was eine gewisse
Originalität des Titels respektive des Zeichens voraussetzt (vgl. Urteil
des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.5 – Pirates of the
Caribbean).
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Angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von "Paradies"
als Titel von Publikationen in verschiedenen Bereichen (vgl. E. 5) ist
"Paradies" als "Allerweltstitel" und insofern als Begriff, dem es an
Originalität mangelt, zu bezeichnen. Dementsprechend existieren auch
zahlreiche Publikationen unter Verwendung des Begriffes "Paradies".
Sie werden auch in Form von Filmen, Datenträgern und online unter
das schweizerische Publikum gebracht (vgl. etwa die Treffer zu den
Suchanfragen "Paradies" unter ,
und ). Im Zusammenhang mit
den vorgenannten inhaltsbezogenen Waren werden die betroffenen
Verkehrskreise daher im Zeichen "Paradies" weniger einen betrieb-
lichen Herkunftshinweis als vielmehr ohne speziellen Gedankenauf-
wand das Thema eines Werkes erkennen.
7.
Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren unter Hinweis auf einen
Entscheid des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt geltend,
dass die Marke "Paradies" in der Europäischen Union eingetragen
worden sei. Es entspreche der Lebenserfahrung, dass das
Harmonisierungsamt ebenso kompetent und genau rechtliche Sach-
verhalte prüfe und beurteile wie die Schweizer Behörden. Darum
dürften Entscheide aus der EU nicht leichthin unbeachtet werden.
Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine prä-
judizielle Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in
Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungs-
fähigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E.
5 – Sprühflaschen, und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 –
Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen
Marke hat die ausländische Voreintragung indessen keine Indizwirkung
für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem
allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag
für die Eintragung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom
23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, mit Verweis u.a. auf Urteile
des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot
[fig.], und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – Toscanella).
Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens
"Paradies" in der Europäischen Union nichts zu ihren Gunsten ab-
leiten.
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8.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf verschiedene Vor-
eintragungen (CH-Marke Nr. 483'188 – Himmel auf Erden, Nr. 579'198
– Paradis Eden und CH-Marke Nr. 578'838 – Bizarr-Paradies).
8.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "Paradies"
hinsichtlich der hier noch strittigen Waren bundesrechtskonform dem
Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleich-
behandlungsgebot (Art. 8 BV, SR 101) sei verletzt worden, nur noch
die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine
ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vor-
liegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht
von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A.5/2004
vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf BGE 127
I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 6.1 –
5 am Tag, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).
Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab,
ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit
anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (vgl. Urteile des
BVGer B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7 – Laura Biagiotti Aqua
di Roma [fig], und B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Biotech
Accelerator).
8.2 Die zum Vergleich herangezogenen Zeichen "Bizarr-Paradies" und
"Paradis Eden" sind anders, nämlich mit einem zusätzlichen Bestand-
teil, gebildet worden und daher grundsätzlich als nicht mit dem hinter-
legten Zeichen vergleichbar anzusehen (vgl. Urteil des BVGer B-
1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 5.2 – A – Z). Bei der Marke "Himmel
auf Erden", welche teilweise für ähnliche Waren eingetragen worden
ist, scheitert die nötige Vergleichbarkeit mit dem strittigen Zeichen
schliesslich daran, dass die beiden Zeichen zwar thematisch verwandt
sind, jedoch eine unterschiedliche Anzahl gänzlich unterschiedlicher
Wörter verwendet werden (vgl. Urteil des BVGer B-3650/2009 vom
12. April 2010 E. 6.1 – 5 am Tag).
Die Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz schlägt daher im
vorliegenden Fall fehl.
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9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen
"Paradies" in Bezug auf die hier noch strittigen Waren Gemeingut im
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Aus-
dehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 784'022 "Paradies" in-
sofern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ).
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzu-
weisen.
10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs.
4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen).
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.– verrechnet.
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3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. IR 784022; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Ge-
richtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 5. November 2010
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