Abtei lung II
B-333/2007
{ T 0 / 4 }
Urteil vom 2. Oktober 2007
Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (vorsitzender Richter), Richterin
Vera Marantelli, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo.
A. _______,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub, Bellerive-
strasse 201, 8034 Zürich,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Markeneintragungsgesuch, Verfügung betr. CH 01950/2005 Milchmäuse
(3D),.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 19. Juli 2005 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössi-
schen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) Mar-
kenschutz für eine dreidimensionalen Marke für "Zuckerwaren, Schokolade
und Schokoladewaren, feine Backwaren" in Klasse 30.
Die hinterlegte Marke hat folgendes Aussehen:
Mit Schreiben vom 7. November 2005 beanstandete das IGE das Eintra-
gungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen stelle eine Warenform im
Bereich des betroffenen Warensegments dar, die nicht genügend von den
banalen Formen in diesem Warensegment abweiche und worin der Abneh-
mer keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkenne. Das Zeichen gehöre
damit zum Gemeingut.
Mit Schreiben vom 10. April 2007 brachte die Beschwerdeführerin zum
Ausdruck, dass sie die Einschätzung des IGE als unzutreffend erachtete
und hielt am Eintragungsgesuch fest. Die Formmarke sei alles andere als
eine naturgetreue Darstellung einer Maus und schon gar nicht die eines
Bären. Es handle sich vielmehr um eine Phantasiegestalt, die sich zwar in
gewissen Merkmalen an der Form einer Maus orientiere, diese jedoch nur
charikaturhaft übernehme. Sie hebt hervor, zur Prüfung der Unterschei-
dungskraft der Formmarke seien die selben Kriterien wie bei anderen Mar-
kenarten anzuwenden, insbesondere sei der Gesamteindruck, den die
Marke beim Abnehmer hervorruft, entscheidend. Eine Form könne trotz
der Formenvielfalt im betreffenden Bereich durchaus vom Erwarteten und
Gewohnten abweichen und damit unterscheidungskräftig sein. Entgegen
der Ansicht des Instituts spreche gegen die Unterscheidungskraft auch
nicht, dass die Form den einen oder anderen Konsumenten allenfalls auch
ästhetisch anspreche. Des Weiteren wies die Beschwerdeführerin auf die
verschiedenen weiteren Eintragungen in der Schweiz hin, welche sich in
der Produkteform, die ein stilisiertes Tier oder eine ähnliche Gestalt dar-
stellt, erschöpfen.
3Mit Schreiben vom 10. Juli 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Ansicht fest,
wonach es dem Zeichen an Unterscheidungskraft mangle und dieses zum
Gemeingut gehöre, da der Konsument darin keinen Herkunftshinweis er-
kenne.
Mit Schreiben vom 6. September 2006 und mit Verweis auf ihre Eingabe
vom 10. April 2006 hielt die Beschwerdeführerin an der Schutzfähigkeit der
Marke fest und verlangte gleichzeitig den Erlass einer beschwerdefähigen
Verfügung.
B. Mit Verfügung vom 30. November 2006 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch für Waren der Klasse 30 – Zuckerwaren, Schokolade
und Schokoladewaren, feine Backwaren – zurück. In der Begründung ver-
tritt die Vorinstanz die Meinung, die Abnehmer seien es sich gewohnt,
Süsswaren in unterschiedlichen Formen und insbesondere auch in Tier-
form auf dem Markt anzutreffen. Die Ausgestaltungen dieser Waren hätten
in der Regel ästhetische Hintergründe. Sie sollen den Abnehmer optisch
ansprechen, diesen zum Verzehr des Produktes anregen. Die hier in Frage
stehende Form weiche nur leicht von einer banalen Tierform ab. Da auf
dem Markt im entsprechenden Segment eine derart grosse Vielfalt an Wa-
renformen vorliege, würden entsprechend grössere Anforderungen ge-
stellt, damit eine Form nicht mehr als banal gelte. Die Tatsache, dass die
Maus in karikaturhafter Art und Weise dargestellt sei und eher an eine Co-
micfigur erinnere, stelle keine klare Abweichung vom Banalen dar und ver-
möge den Gesamteidruck der hinterlegten Form nicht derart zu prägen,
dass ihr originär Unterscheidungskraft zukäme. Die Abnehmer sähen ein
hübsches, allenfalls gar originell gestaltetes Tier, ohne in diesem einen be-
trieblichen Herkunfshinweis zu sehen. Ein ästhetisch ansprechend gestal-
tetes Schokoladentier werde vom Publikum a priori nicht als herkunftshin-
weisend verstanden, es sei denn, das Produkt sei mit unterscheidungs-
kräftigen Elementen kombiniert. Die Ausgestaltung der hinterlegten Form
im Gesamteindruck vermöge nicht klar von einer banalen Form für die be-
anspruchten Waren der Klasse 30 abzuweichen. Des Weiteren könne eine
Gleichbehandlung mit diversen Voreintragungen nur insoweit in Frage ste-
hen, als die fraglichen Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar
seien. In casu, auch im Hinblick auf die restriktiv gewordene Praxis des
IGE, bestehe kein Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Voreintragun-
gen. Auch die Eintragung des Zeichens im Ausland habe keine präjudi-
zielle Wirkung.
C. Mit Eingabe vom 12. Januar 2007 reiche die Beschwerdeführerin Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen ein:
1. Es sei die Verfügung des IGE vom 30. November 2006, mit welcher das
Markeneintragungsgesuch 01950/2005 "Milchmäuse (3D-Marke" bezüg-
lich der in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Zuckerwaren, Schoko-
lade und Schokoladewaren, feine Backwaren" zurückgewiesen wurde,
aufzuheben.
42. Es sei das IGE anzuweisen, die mit dem Markeneintragungsgesuch
01950/2005 "Milchmäuse (3D-Marke)" angemeldete Marke in das Mar-
kenregister einzutragen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für
die ihr im Zusammenhang mit der Zurückweisung des Markeneintra-
gungsgesuchs 01950/2005 "Milchmäuse (3D-Marke)" entstandenen
Kosten zuzusprechen."
Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend,
die Auffassung der Vorinstanz, ein ästhetisch ansprechend gestaltetes
Produkt werde a priori nicht als herkunftshinweisend verstanden, sei unzu-
treffend. Es sei nicht relevant, ob die Abnehmer es sich gewohnt seien, die
beanspruchten Waren der Klasse 30 in den unterschiedlichsten Formen
auf dem Markt anzutreffen. Eine Form könne trotz Formenvielfalt im betref-
fenden Bereich durchaus vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und
damit unterscheidungskräftig sein. Bei der hier zur Diskussion stehenden
Figur handle es sich um eine Phantasiegestalt. Wenn auch deren Formge-
bung sich in gewissen Merkmalen bewusst an der Form einer Maus orien-
tiere, so würden die Charakteristika einer Maus doch nur karikaturhaft
übernommen. Hinzuweisen sei insbesondere auf die überdimensionierten
Schnurrbarthaare, die kreisrund flache Nase, den in der Natur nicht vor-
kommenden halbförmigen Lachmund, die übergross dargestellten Pfoten
und die halbtellerförmigen Ohren. Eine Form wie die vorliegende sei sich
das Publikum nicht gewohnt. Die Form werde vom Publikum als überra-
schend aufgenommen und bleibe daher im Gedächtnis haften. Im Übrigen
sei zu berücksichtigen, dass es in der Schweiz für Schokoladen- und Pa-
tisserieprodukte bereits eine lange Reihe weiterer Eintragungen von dreidi-
mensionalen Marken gibt, welche sich in der Produktform erschöpfen, die
ein stilisiertes Tier oder eine ähnliche Gestalt darstellen, so dass die Be-
schwerdeführerin die Anerkennung der Markenfähigkeit ihrer Formmarke
schon aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes erlangen könnte.
D. Mit Vernehmlassung vom 21. März 2007 hält die Vorinstanz an der in der
angefochtenen Verfügung gegebenen Begründung für die Zurückweisung
vollumfänglich fest. Sie betont, entscheidend für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft sei alleine, ob sich das strittige Zeichen genügend von ba-
nalen Formgestaltungen im beanspruchten Warensegment abhebe. Be-
züglich des Gleichbehandlungsgebotes verweist die Vorinstanz auf ihre
Praxispräzisierung im Zusammenhang mit der Revision ihrer Richtlinien,
welche per 1. Juli 2005 in Kraft getreten sind und hebt hervor, das Ziel der
Präzisierung der Prüfungskriterien sei in erster Linie die Verhinderung von
ungerechtfertigten Monopolisierungen von Formmarken durch einen Ein-
zelnen.
E. Am 23. März 2007 beantragte die Vorinstanz mit Verweis auf ein vor dem
Bundesgericht hängiges Verfahren die Sistierung des vorliegenden Falles.
Dieses Sistierungsgesuch wurde mit Zwischenverfügung vom 2. Mai 2007,
u. a. unter Hinweis auf die bevorstehende öffentliche Verhandlung abge-
5wiesen, nachdem auch die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16.
April 2007 Stellung bezogen und eine öffentliche Verhandlung verlangt
hatte.
F. Die erwähnte Parteiverhandlung wurde am 2. Juli 2007 durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 30. November 2006 stellt eine Verfü-
gung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese
Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundes-
verwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten wer-
den (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressat der angefochtene Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Auf-
hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das ge-
eignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Bei-
spiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buch-
staben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zei-
chen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidi-
mensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst
bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher For-
men mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel
der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung
des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigen-
heiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Ge-
dächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b The Original,
BGE 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber
im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete
6Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebli-
che Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da
Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände
geliefert oder erbracht werden (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz
für Produktformen?, sic! 2003, 402, MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur
Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796, BGE 130 III 334 E. 3.5
Swatch).
4. Als gewohnt und erwartet – und damit als nicht unterscheidungskräftig im
Sinne der vorstehenden Ausführungen – hat die Rechtsprechung einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hin-
ausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, BGE 131 III 129 E. 4.3 Smar-
ties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formge-
stalt auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen
der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties,
RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, RKGE in sic! 2003, 499 E. 9 Weiss-
blaue Seifenform, RKGE in sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpastastränge, RKGE
in sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Die Gewohnheiten und Erwartungen
sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln,
ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten ver-
glichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8
Wabenstruktur, RKGE in sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die
ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Ge-
samteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette,
BGE 120 II 311 E. 3c The Original, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetra-
pack, RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Her-
kunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen.
Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfrei-
er Elemente ergeben (MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Form-
marken und Gemeingut, sic! 1999, 196, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutz-
gesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-
gung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 N. 124; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 Eistorte). In einzelnen Produkt-
gattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung her-
kunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (Magda Streuli-
Youssef, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber
grundsätzlich freizuhalten (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, a.a.o., 401 m.w.H.,
BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Freihaltebe-
dürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die tech-
nisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2
Bst. b MschG).
5. Über die Eintragungsfähigkeit frei gestalteter, unverpackter Lebensmittel
als Formmarken hatte die Rechtsprechung erst in wenigen Fällen zu befin-
den. Die RKGE bejahte in sic! 2004, 502 ff. Eistorte (3D) die Eintragung ei-
ner aus vielen flächendeckenden Gestaltungselementen (Wellen, Linien,
Schnörkeln, Farben) zusammengesetzten Tortenoberfläche. In sic! 2001,
7127 ff. Baumkuchen verweigerte die RKGE den Schutz für ein Schokolade-
produkt mit der Form eines liegenden Baumstamms. In jenem Entscheid
führte die RKGE unter anderem aus, dass sich selbst auf einem Markt mit
grosser Formenvielfalt wie den Schokoladewaren keine klare Grenze zie-
hen lasse zwischen Formen, anhand welcher das Produkt von anderen un-
terschieden werden kann, und Formen, die darüber hinaus die Unterschei-
dung der hinter dem Produkt stehenden, betrieblichen Herkunft ermögli-
chen. Vielmehr sei der Übergang von einer nur produktindividualisierenden
zu einer kennzeichnenden Form fliessend und ein Formenvergleich statt-
dessen mit den bestehenden Warentypen im betreffenden Warensegment
anzustellen (vgl. sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen).
6. Die hier zu beurteilende strittige Form besteht aus einem Quader mit abge-
rundeten Ecken. In der dritten Dimension verengt sich die Grundform
schräg gegen oben, sodass jede Seitenfläche ansatzweise ein gleich-
schenkliges Trapez darstellt. Die obere verengte Grundfläche wird durch
die Formgebung einer reliefartigen Figur eines Tieres bestimmt. Die
Vorinstanz erkannte in der aufgesetzten Reliefdarstellung vorerst die Ab-
bildung eines Bären (Beilage 5 der Vorakten). Die Beschwerdeführerin
nennt die angemeldete Form "Milchmäuse". Sie macht geltend, bei dieser
Figur handle es sich um eine Phantasiegestalt. Wenn auch deren Formge-
bung sich in gewissen Merkmalen bewusst an der Form einer Maus orien-
tiere, so würden die Charakteristika einer Maus doch nur karikaturhaft
übernommen. Die Beschwerdeführerin weist insbesondere auf die überdi-
mensionierten Schnurrbarthaare, die kreisrund flache Nase, den in der Na-
tur nicht vorkommenden halbförmigen Lachmund, der eher der Physiogno-
mie des Menschen entspreche, die dargestellten Pfoten und die Ohren, die
anders als bei natürlichen Mäusen, halbtellerförmig seien, hin. All diese
Elemente würden die abgebildete Figur in die Nähe einer Karikatur oder ei-
ner Comic-Figur rücken. Eine Form wie die vorliegende sei sich das Publi-
kum nicht gewohnt und werde von ihm als überraschend aufgenommen
und bleibe daher im Gedächtnis haften. In diesem Sinne sei die Form
unterscheidungskräftig.
6.1 In der beanspruchten Warenart "Schokolade und Schokoladenwaren"
existieren allerdings die unterschiedlichsten Formvarianten. So wird Scho-
kolade in der Schweiz häufig in Form stilisierter Tiere, wie z. B. in Form
von Mäusen, Maikäfern, Hasen, Bären, Fröschen, Schmetterlingen, Fi-
schen, usw. verkauft:
(vgl.
dukte_uebersicht.asp?Path=1;26;243). Die angemeldete Form ist deswe-
gen ohne grossen Aufwand an Fantasie als Spielart dieser Gruppe von
Schokoladenprodukte leicht erkennbar (vgl. Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 3. Mai 2007 i.S. L c. IGE, E. 4, "Goldrentier").
8Da auf dem Markt im entsprechenden Warensegment eine grosse Vielfalt
an Warenformen bestehe – so die Vorinstanz - müssten entsprechend hö-
here Anforderungen gestellt werden, damit eine Form nicht mehr als banal
gelte. Die Tendenzrichtung dieser Auffassung findet ihre Stütze in der Pra-
xis. Im Urteil vom 20. April 2007 in Sachen EJPD gegen H. (4A.1/2007)
führte das Bundesgericht unter anderem mit Verweis auf den Entscheid
129 III 514 aus, die Gemeinfreiheit von Formen sei insbesondere danach
zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich
ähnliche Formen bekannt seien, von denen sich die beanspruchte Form
nicht durch ihre Originalität abhebt. In jenem Fall hätte die RKGE daher
prüfen müssen, ob die Form in Bezug auf die beanspruchten Waren ge-
meinfreien Charakter hat, weil sie von dem im beanspruchten Warenbe-
reich bekannten Formen nicht derart abweicht, dass sie durch ihre Origina-
lität auffällt (vgl. zu allem E. 3.3 des zitierten Bundesgerichtsentscheids).
Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass die hier strittige
Form von den Konsumenten als Maus, oder als Bären bzw. als karikatur-
haft dargestellte Mischform davon wahrgenommen wird. Allein der Um-
stand, dass die Form an ein Tier erinnert, das sich weder eindeutig an die
Form eines Bären noch an jene einer Maus anlehnt, sondern sich als ein
zwischen diesen beiden Tierarten liegendes Fantasietierchen zu erkennen
gibt, macht diese noch nicht in einer Art und Weise "unerwartet" oder origi-
nell, als dass sie beim Konsumenten als betrieblicher Herkunftshinweis im
Gedächtnis haften bliebe. Daran ändern weder die eher an eine Maus erin-
nernden Schnurrbarthaare noch die eher an einen Bären erinnernden run-
de Nase, halbtellerförmigen Ohren und grossen Pfoten, etwas. Auch der in
der Natur nicht vorkommende halbförmige Lachmund vermag dem „Phan-
tasietier“ bei der vorhandenen Formenvielfalt nicht jene Originalität oder
Unerwartetheit zu verleihen, die beim Konsumenten bewirken würde, das
Zeichen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu verstehen.
Die Beurteilung der Vorinstanz, wonach der Form die nötige Unterschei-
dungskraft fehle, ist somit nicht zu beanstanden.
7. Des Weiteren verweist die Hinterlegerschaft auf diverse Voreintragungen
in der Schweiz und macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend.
Sie verweist insbesondere auf eine Reihe von Voreintragungen, deren
Form sich an Tieren oder anderen vergleichbaren Objekten orientieren,
wie zum Beispiel Drachenfigur, Dachziegelform, Blumenfigur, Blattform,
usw.
Die Vorinstanz hält dem entgegen, die von der Hinterlegerschaft aufge-
führten Voreintragungen seien zwar zum Teil mit dem strittigen Zeichen
vergleichbar. Seit der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Revision der
Richtlinien für die Markenprüfung des Eidgenössischen Institut für Geisti-
ges Eigentum, Ausgabe 2005 (nachfolgend: Richtlinien IGE 2005, publi-
ziert auf ) verfolge sie jedoch eine
wesentlich strengere Praxis hinsichtlich dreidimensionaler Marken. Vor
dem Hintergrund dieser strengeren Praxis bestehe – so die Vorinstanz -
kein Anspruch auf Gleichbehandlung mit den von der Hinterlegerschaft ge-
9nannten Voreintragungen.
7.1 Beim Erlass gleichartiger Verfügungen, die auf ähnlichen Sachverhalten
beruhen und in Anwendung der gleichen Rechtsnormen ergehen, hat die
Verwaltung nach einheitlichen, über den Einzelfall hinaus gültigen Kriterien
vorzugehen, mit anderen Worten eine Praxis zu bilden. Zur Schaffung ei-
ner einheitlichen Verwaltungspraxis und zur Erleichterung der Rechtsan-
wendung darf die Verwaltung Richtlinien erlassen. Eine Praxis ist indes
nicht unwandelbar, sondern muss sogar geändert werden, wenn die Ver-
waltung zur Einsicht gelangt, dass das Recht bisher unrichtig angewendet
worden ist oder eine andere Rechtsanwendung dem Sinne des Gesetzes
oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Die Praxisänderung
muss sich jedoch auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen können, die
umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr
zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung praktiziert worden ist. Ist diese
Voraussetzung erfüllt, steht eine Praxisänderung weder mit dem Grund-
satz der Rechtssicherheit noch der Rechtsgleichheit im Widerspruch, ob-
schon jede Änderung der bisherigen Rechtsanwendung zwangsläufig mit
einer Ungleichbehandlung der früheren und der neuen Fälle verbunden ist
(BGE 127 I 49 E. 3; 127 II 289 E. 3a; 125 II 152 E. 4c).
7.2 Die Vorinstanz erklärt in ihrer Vernehmlassung zur Beschwerde unter Hin-
weis auf die oben erwähnte Richtlinie sowie Teil 4 Ziffer 3 der Erläuterun-
gen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich 2005 (Beilage 15
zur Vernehmlassung) unter anderem, mit den genannten Richtlinien sei die
Praxispräzisierung „zeitlich und sachlich spezifiziert“ worden. „Ziel dieser
Praxispräzisierung, d.h. der konsequenten Prüfung der konkreten Unter-
scheidungskraft“ sei in erster Linie die Verhinderung von ungerechtfertig-
ten Monopolisierungen durch einen Einzelnen.
Die Vorinstanz bezeichnet indessen keine konkrete Stelle der genannten
Richtlinien, welche explizit darauf schliessen liesse, dass es mit Bezug auf
die Beurteilung, ob auf dem Markt im entsprechenden Warensegment eine
grosse Vielfalt an Warenformen bestehe und somit entsprechend höhere
Anforderungen zu stellen sind, damit eine Form nicht mehr als banal gilt,
zu einer eigentlichen Praxispräzisierung im Sinne einer Verschärfung ge-
kommen ist. Auch die von der Vorinstanz zitierten Stellen in den genann-
ten Erläuterungen (insbesondere Teil 4 Ziffer 3), welche sich mit den Be-
griffen „Technische Notwendigkeit“, „Wesen der Ware“, „Berücksichtigung
von zweidimensionalen Elementen bei den Ausschlussgründen gemäss
Art. 2 lit. b MschG“ sowie „Gemeingut“ im Sinne von Art. 2 lit. a MschG und
„zweidimensionale Elemente“ befassen, ergeben inhaltlich keine konkrete
Hinweise zur angesprochenen angeblichen Praxispräzisierung.
7.3 In Erwägung 6.1 hiervor wurde ausgeführt, dass und in wie fern sich die
Auffassung, wonach höhere Anfordungen zu stellen sind, damit eine Form
nicht mehr als banal zu gelten hat, wenn auf dem Markt im entsprechen-
den Warensegment eine grosse Formenviefalt besteht, auf eine bestehen-
de Praxis zu stützen vermag (vgl. die dortigen Hinweise auf den Entscheid
des Bundesverwaltungsgericht vom 3. Mai 2007 i.S. L.c. IGE E. 4, „Gold-
10
rentier“) sowie den Entscheid des Bundesgerichts vom 20. April 2007 in
Sachen EJPD gegen H. œ[4A.1/2007] E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Wei-
tere Anhaltspunkte für das Vorbestehen dieser Praxis ergeben sich aus
den Entscheiden der RKGE vom 15. Dezember 2004 (Wabenstruktur), ver-
öffentlicht in sic! 6/2005 S. 471 bzw. vom 30. November 2000 i. S. K., (MA-
AA 08/100) E. 6, publiziert in sic! 2/2001, s. 128 (Baumkuchen). Aus dem
zuletzt genannten Entscheid geht hervor, dass sich die Vorinstanz bereits
im damaligen Verfahren im Rahmen ihrer Vernehmlassung auf eine ent-
sprechende Praxis berief.
Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass zur Beurteilung der Schutzfä-
higkeit von Formmarken mithin zur Beurteilung der Banalität von Formen
das Abstellen auf den bestehenden Formenschatz im entsprechenden Wa-
rensegment einer Praxis entspricht, welche sich wesentlich weiter zurück-
verfolgen lässt, als dies von der Vorinstanz geltend gemacht wird. Daran
kann der Umstand, dass die RKGE im vom Bundesgericht überprüften und
korrigierten Einzelfall anders entschied, nichts ändern (vgl. den vorzitierten
Entscheid des Bundesgerichts vom 20. April 2007 in Sachen EJPD gegen
H. œ[4A.1/2007]).
Andererseits steht fest, dass sich die Pflicht zu einer „konsequenten Prü-
fung“ der zur Registrierung angemeldeten Marken auf ihre konkrete Unter-
scheidungskraft direkt aus Artikel 1 und 2 MschG herleiten lässt. Es ist
zwar einzuräumen, dass nur ein verschwindend kleiner Teil der hier fragli-
chen Markenregistrierungen Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung
gewesen sein dürften. Für das Bundesverwaltungsgericht ist es deshalb
relativ schwierig zu überprüfen, ob und wie weit die Vorinstanz die gesetz-
lich vorgegebene Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft der ange-
meldeten Formmarken vor dem Erlass der Richtlinien 2005 tatsächlich
nicht entsprechend der zitierten Praxis und mit der gebotenen Konsequenz
vornahm. Falls es diesbezüglich, wie die Vorinstanz einzuräumen scheint,
im Zeitraum vor dem Erlass der Richtlinien 2005 zu „inkonsequenten“ Ein-
tragungen gekommen ist, so ergäbe sich für die Beschwerdeführerin hier-
aus höchstens die Frage, ob sie sich auf eine Gleichbehandlung im Un-
recht berufen könnte.
7.4 Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nach der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständi-
ge gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und
die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser
Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a, mit Hinweisen). Hat eine
Behörde in einem Fall eine vom Gesetz abweichende Entscheidung getrof-
fen, so gibt dies dem Bürger, der sich in der gleichen Lage befindet, grund-
sätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend von der Norm be-
handelt zu werden (BGE 117 Ib 266 E. 3f S. 270, 414 E. 8c S. 425).
Weicht die Behörde jedoch nicht nur in einem oder in einigen Fällen, son-
dern in ständiger Praxis vom Gesetz ab, und gibt sie zu erkennen, dass sie
auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, so kann sich
Bürger darauf berufen, gleich behandelt, d.h. ebenfalls gesetzwidrig be-
günstigt zu werden. Nur wenn eine Behörde nicht gewillt ist, eine rechts-
11
widrige Praxis aufzugeben, überwiegt das Interesse an der Gleichbehand-
lung der Betroffenen gegenüber demjenigen an der Gesetzmässigkeit. In
casu scheitert dies aber schon daran, dass die Vorinstanz die klare Ab-
sicht kund tut, die ihr obliegende Prüfungspflicht pro futuro konsequent zu
beachten. Die Voraussetzungen, unter denen nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht besteht, sind nach diesen Ausführungen nicht erfüllt.
7.5 Massgeblich scheint in diesem Zusammenhang vorab, dass nach dem Ge-
sagten nicht von einer eigentlichen Praxisänderung oder rechtlich relevan-
ten Praxispräzisierung gesprochen werden kann. Dies wird letztlich auch
von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, wenn ihr Vertreter im Plädoy-
er an der öffentlichen Verhandlung darauf hinweist, die Bedenken der
Vorinstanz bezüglich ungerechtfertigter Monopolisierungen seien bereits
beim Erlass des Markenschutzgesetzes bekannt gewesen (vgl. Ziff. 10 der
eingereichten Plädoyernotizen). Allenfalls könnte höchstens von einer ge-
wissen Entwicklung einer noch relativ jungen Praxis in Bezug auf die Zu-
lassung der Formmarken die Rede sein.
8. Anlässlich der öffentlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin
aus, die Anwendung einer strengeren Praxis stelle im vorliegenden Fall ei-
nen klaren Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und ge-
gen Staatsvertragsrecht dar. Die strittige Marke sei am 19. Juli 2005 hin-
terlegt worden, d. h. kurz nach der angeblichen Praxisänderung des IGE.
Gestützt auf Art. 7 MSchG und Art. 4 der Pariser Übereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967
(PVÜ, SR 0.232.04), beanspruchte die Beschwerdeführerin in ihrer Anmel-
dung die Priorität der Ersthinterlegung in Deutschland, welche am 8. Feb-
ruar 2005 erfolgte. Dieses Datum läge deswegen in der Zeit, während der
das IGE noch die alte Praxis und die alten Richtlinien, gemäss welcher die
Marke einzutragen gewesen wäre, angewandt habe. Gestützt hierauf ver-
langt die Beschwerdeführerin die Gleichbehandlung mit den Inhabern der-
jeniger Marken, die vom IGE allesamt unter der alten Praxis zugelassen
worden seien.
Kann von einer rechtlich relevanten Praxisänderung bzw. Praxispräzisie-
rung nicht ausgegangen werden, so stellt sich die von der Beschwerde-
führerin aufgeworfene Frage nicht.
9. Zusammenfassend ergibt sich, dass die zur Anmeldung gebrachte Form-
marke „Milchmäuse“ unter Beachtung der Formenvielfalt im entsprechen-
den Warensegment der Klasse 30 im Ergebnis zu Recht als banal und so-
mit dem Gemeingut zugehörend im Sinne von Art. 2 lit. a MschG zurückge-
wiesen wurde. Aus dem gemäss Art. 4 der PVÜ fliessenden Prioritätsrecht
kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, nachdem
sich die Beurteilung der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft entge-
gen der Ansicht der Vorinstanz auf eine vorbestehende Praxis zu stützen
vermag.
Damit steht fest, dass die Beschwerde abzuweisen ist.
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10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Ge-
richtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1VwVG). Die Spruchgebühr des Be-
schwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember
2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um
Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den
Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ange-
nommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27.
Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung be-
stätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. M. _______; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur
kunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,, 90 ff., und 100
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift
ist hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unter-
schrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie
der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand am: 5. Oktober 2007