B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-336/2012
U r t e i l v o m 4 . A p r i l 2 0 1 3
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Sarah Vaterlaus.
Parteien
Monika Krause,
Osterstrasse 116, DE-20259 Hamburg,
vertreten durch die Rechtsanwälte Erich Herzog und Silvana
Spillmann-Schweri, Froriep Renggli, Bellerivestrasse 201,
8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 6. Dezember 2011 betreffend Schutzverwei-
gerung gegenüber der Internationalen Registrierung
Nr. 1'009'226 Ce'Real.
B-336/2012
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 3. September 2009 notifizierte die Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der internationalen Marke
Nr. 1'009'226 "Ce'Real" gestützt auf eine als Basismarke dienende Mar-
kenhinterlegung in Deutschland für folgende Waren der Klasse 30 ge-
mäss Nizza-Klassifikation:
Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées,
préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette
classe.
B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am
26. August 2010 eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung
("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]). Sie machte
geltend, das Zeichen gehöre zum Gemeingut. Die Marke werde auf Fran-
zösisch als "céréale" gelesen und verstanden und sei auch in der engli-
schen Sprache als "cereal" zu verstehen. Dem Zeichen komme folglich
die Bedeutung "Getreide" bzw. "Müsli" zu, wodurch der massgebliche
schweizerische Abnehmerkreis auf eine bestimmte Eigenschaft der Pro-
dukte schliesse.
C.
Mit Eingabe vom 28. März 2011 beantragte die Beschwerdeführerin, die
Marke sei zum Schutz in der Schweiz für die Produkte der Klasse 30 zu-
zulassen, und die provisorische Schutzverweigerung sei zurückzuziehen.
Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen "Ce'Real" sei für den Durch-
schnittskonsumenten deutlich erkennbar nicht als Worteinheit, sondern
als eine aus mindestens zwei Wortelementen "Ce" und "Real" bestehen-
de Kombination zu lesen. Die Marke wirke durch ihre aussergewöhnliche
Schreibweise unterscheidungskräftig und eröffne verschiedene Ausspra-
che- und Bedeutungsmöglichkeiten in verschiedenen Sprachkombinatio-
nen. Zudem sei die Marke im Ausland eingetragen worden.
D.
Mit Schreiben vom 12. Mai 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Beurteilung
fest. Die Modifikation mittels Apostroph und Grossschreibung reiche nicht
aus, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, weshalb es
dem Gemeingut zuzurechnen sei. Die Marke stelle in Verbindung mit
sämtlichen beanspruchten Waren eine direkt beschreibende Angabe dar
in Bezug auf deren Zusammensetzung respektive Inhaltsstoffe und sei
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deshalb nicht unterscheidungskräftig sowie freihaltebedürftig im Sinne
von Art. 2 Bst. a MSchG.
E.
Am 12. Juli 2011 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer be-
schwerdefähigen Verfügung ohne von ihrem Standpunkt abzuweichen.
F.
Die Vorinstanz verweigerte mit Verfügung vom 6. Dezember 2011 der in-
ternationalen Markenregistrierung Nr. 1'009'226 für sämtliche bean-
spruchten Waren in Klasse 30 den Schutz in der Schweiz, da sie zum
Gemeingut gehöre. Im Wesentlichen wiederholte sie dabei die bisherige
Begründung.
G.
Am 18. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin hiergegen Beschwer-
de ans Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 6. Dezember 2011, mit welcher der in-
ternationalen Registrierung Nr. 1'009'226 ("Ce'Real") der Schutz in der
Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Confiseries, choco-
lat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la
fabrication des produits précités, comprises dans cette classe ") verweigert
wurde, aufzuheben.
2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr.
1'009'226 ("Ce'Real") den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruch-
ten Waren zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die
ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationa-
len Registrierung Nr. 1'009'226 ("Ce'Real") für die Schweiz entstandenen
Kosten zuzusprechen."
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ihre bis-
herigen Argumente an. Die Marke "Ce'Real" sei nicht beschreibend und
sehr wohl unterscheidungskräftig, da durch die Gestaltung des Zeichens
klar zum Ausdruck gebracht werde, wie das Zeichen zu lesen sei. Die
Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, dass die massgeblichen Ver-
kehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) das Zeichen so-
fort und ohne Gedankenaufwand in dem Sinne verstünden, dass es sich
bei den beanspruchten Waren um Produkte handle, deren Zusammen-
setzung aus Getreide respektive Müsli bestehe, oder, welche daraus her-
gestellt würden. Die Beschwerdeführerin betonte die Mehrdeutigkeit der
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Marke aufgrund zahlreicher Interpretationsmöglichkeiten in verschiede-
nen Sprachen. Des Weiteren machte die Beschwerdeführerin auch meh-
rere Voreintragungen geltend und verlangte Gleichbehandlung. Ferner
verwies die Beschwerdeführerin darauf, dass die Schutzfähigkeit der vor-
liegenden Marke in verschiedenen ausländischen Jurisdiktionen, nament-
lich des deutsch- und englischsprachigen Raums, bejaht worden sei.
Nach der Rechtsprechung gelte in Zweifelsfällen die Eintragung eines
Zeichens im Ausland als Indiz für dessen Schutzfähigkeit.
H.
Mit Vernehmlassung vom 5. April 2012 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei unter Kostenfolgen zulasten der Beschwerdeführerin abzu-
weisen. Zur Begründung verwies sie in erster Linie auf ihre im Verlaufe
des vorinstanzlichen Verfahrens geäusserten Auffassungen, insbesonde-
re auf die Begründung der angefochtenen Verfügung. Das strittige Zei-
chen "Ce'Real" unterscheide sich lediglich durch den beigefügten Apost-
roph vom nicht eintragungsfähigen englischen Begriff "cereal". So vermö-
ge denn auch der Grossbuchstabe R die Aussprache und das Schriftbild
nicht derart zu verändern, dass der oben genannte Sinngehalt in Verbin-
dung mit den beanspruchten Waren der Klasse 30 nicht mehr erkannt
würde. Diese Auslegung stehe im Zusammenhang mit den beanspruch-
ten Waren im Vordergrund, sodass entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin auch keine entscheidrelevante Mehrdeutigkeit des Zei-
chens vorhanden sei. Gemäss der Rechtsprechung sei ein Zeichen be-
reits vom Markenrecht auszuschliessen, wenn es bloss aufgrund einer
seiner möglichen Bedeutungen beschreibend wirke. Dem strittigen Zei-
chen komme daher keine Unterscheidungskraft zu. Weiter führt die Vorin-
stanz aus, dass die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Vor-
eintragungen mit der vorliegend strittigen Marke nicht vergleichbar seien.
I.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
J.
Auf weitere Vorbringen der Beteiligten ist, soweit erforderlich, in den fol-
genden Urteilserwägungen einzugehen.
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Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf-
hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wur-
de fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreter haben sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4)
findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die − wie Deutschland und
die Schweiz − Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3)
sind, nur das MMP Anwendung.
2.1
Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re-
gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pari-
ser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04)
genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register ver-
weigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-
gaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprung-
sortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder
im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Ver-
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kehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird,
üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen
Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. Au-
gust 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen
können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon mit
Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 – Alta Tensione).
2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro
gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Bst. b
MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese
Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 26. Au-
gust 2010 eingehalten.
3.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Marken-
schutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Wa-
ren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr
durchgesetzt.
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits solche, denen die für die Indivi-
dualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderli-
che Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; CHRIS-
TOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationa-
len Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Zu Letzteren gehören unter
anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf
den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage
über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeich-
nenden Ware oder Dienstleistung machen. Es handelt sich insbesondere
um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusam-
mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wir-
kung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden
(BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première, BGE 118 II 181 E. 3b – Duo, mit
Hinweisen).
3.2 Der Umstand, dass ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistun-
gen hindeuten, begründet noch keine Zugehörigkeit zum Gemeingut. Der
gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss
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vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für
einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere
Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE
131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première).
3.3 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar
verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours und B-5518/2007
vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der
einzelnen Bestandteile einer Marke sind als massgebende Kriterien ins-
besondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Ak-
tualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes
zu berücksichtigen (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 2 Bst. a N. 100 ff.).
3.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen.
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung
kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzi-
gen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE
131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, 128 III 447 E. 1.5 – Première, 127 III 160
E. 2b.aa – Securitas). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen
der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen
erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind
(BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 2.3 – Qatar Airways,
B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 3.4 – Together we'll go far und
B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 2.4 – Cleantech Switzerland).
3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der
Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Ent-
scheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece).
4.
Die internationale Registrierung Nr. 1'009'226 wird in der Schweiz bean-
sprucht für:
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Klasse 30: Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes
glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises
dans cette classe.
In Bezug auf die Lebensmittel, für welche das Zeichen beansprucht wird,
setzen sich die massgeblichen Verkehrskreise aus schweizerischen
Durchschnittskonsumenten und Fachleuten aus dem Bereich des Ver-
kaufs und der Gastronomie (z.B. Lebensmittelgeschäfte, Konditoreien,
Bäckereien, Zwischenhändler) zusammen (vgl. Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 – Milchbär-
chen und B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 4.3 – terroir [fig.]). Bei der
Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden Marke ist ein besonde-
res Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen. Denn bei
Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an End-
verbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten und am
wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (ASCHMANN, a.a.O.,
Art. 2 Bst. a N. 25, m.w.H.).
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegen-
über die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Wa-
ren anbieten, massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).
5.
5.1 Die Vorinstanz hat dem Zeichen "Ce'Real" den Schutz in der Schweiz
für Lebensmittel (Klasse 30) verweigert. Da der unbefangene Konsument
in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsinhalt suche,
werde dieser das Zeichen "Ce'Real" im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren als "Cereal" lesen. Demzufolge sei "Cereal" direkt be-
schreibend für die Art der Waren, denn die Abnehmer verstünden die
Wortmarke "Ce'Real" auf Lebensmitteln wie Zucker-, Schokolade- und
Backwaren in dem Sinne, dass es sich bei den beanspruchten Waren um
Produkte handle, deren Zusammensetzung aus Getreide respektive Müsli
bestehe oder welche daraus hergestellt würden. Weder die Grossschrei-
bung noch der Apostroph vermöchten die Aussprache und das Schriftbild
derart zu verändern, dass der Sinngehalt von "Cereal" in Verbindung mit
den beanspruchten Waren der Klasse 30 nicht mehr erkannt würde. Da
das Zeichen direkt beschreibend sei, könne der Abnehmer in diesem kei-
nen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, weshalb es ihm für die ge-
nannten Waren an der konkreten Unterscheidungskraft fehle.
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Seite 9
5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "Ce'Real" direkt und ohne
Gedankenverbindung im oben erwähnten Sinne verstanden werde. Sie
bringt vor, die Marke "Ce'Real" setze sich aus den beiden Wörtern "Ce"
und "Real" zusammen. Da die beiden Elemente "Ce" und "Real" je gross-
geschrieben seien, werde das Bestehen zweier Wortanfänge indiziert.
Zusätzlich würden die Wörter durch einen Apostroph voneinander ge-
trennt, so dass bei der Aussprache von "Ce'Real" nach dem Wortteil "Ce"
eine kurze Pause eingelegt werde. Durch die Gestaltung des Zeichens
werde bewusst darauf Einfluss genommen, wie das Zeichen vom Durch-
schnittskonsumenten zu lesen sei. Je nach Sprachzugehörigkeit kommen
den Elementen "Ce" und "Real" verschiedene Bedeutungen zu, so dass
die Kombination beider Elemente keinen eindeutigen Sinn ergebe. Das
strittige Zeichen sei vorliegend genügend modifiziert und daher unter-
scheidungskräftig.
5.3 Um beurteilen zu können, ob das Zeichen in Bezug auf die bean-
spruchten Waren der Klasse 30 einen beschreibenden Charakter auf-
weist, ist die Zeichenkombination "Ce'Real" im Gesamteindruck zu be-
trachten. Zu diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Be-
standteile zu ermitteln und sodann zu prüfen, ob das Zeichen im Gesamt-
eindruck einen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand als be-
schreibend aufgefasst wird (Entscheide der Eidgenössischen Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic!
Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 6 – 2LIGHT).
5.3.1 Das aus dem Englischen stammende Wort "cereal" kommt vom la-
teinischen "Cerealis", abgeleitet von "Ceres", "der römischen Göttin des
Getreidebaus", her (vgl. Duden online, ). Dabei handelt es
sich um ein Wort des englischen Grundwortschatzes, dessen Bekanntheit
bei den angesprochenen schweizerischen Verkehrskreisen angenommen
werden kann. Dies gilt angesichts der grossen Ähnlichkeit zwischen dem
Englischen "cereal" und dem Französischem "céréale" sowie dem Italie-
nischem "cereale" umso mehr (zu Deutsch: Getreide; vgl. Langenscheidt
e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0 und Italienisch-Deutsch 5.0).
Das englische Wort "cereal(s)" kann auf Deutsch mit "Getreide, Zerealien,
Frühstückskost aus Hafer, Weizen etc." übersetzt werden (vgl. Langen-
scheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).
B-336/2012
Seite 10
5.3.2 Das strittige Zeichen "Ce'Real" kann ebenso in die Bestandteile
"Ce" und "Real" zerlegt und sodann verschiedenen Sprachen zugeordnet
werden. Das französische Demonstrativpronomen "ce" bedeutet auf
Deutsch "diese, dieser, dieses" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch
Französisch-Deutsch 5.0). In Verbindung mit "Real" kann "Ce" weiter die
phonetische Schreibweise von "c'est" darstellen, das mit "es ist, das ist"
zu übersetzen ist. (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-
Deutsch 5.0). Aber auch die italienische Sprache kennt das Wort "ce",
was übersetzt so viel wie "hier, da, dabei" heisst (vgl. Langenscheidt e-
Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Das Wort "real" bedeutet im
Englischen und Deutschen unter anderem "tatsächlich, wirklich, wahr,
echt" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Die
gleiche Bedeutung kommt dem italienischen Begriff "reale" zu, und be-
deutet zugleich auch "königlich" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch
Italienisch-Deutsch 4.0). Im Spanischen bedeutet "real" ebenfalls "wirk-
lich, tatsächlich, real" und "königlich" (vgl. Langenscheidt
e-Handwörterbuch Spanisch-Deutsch 4.0).
5.3.3 Da das Zeichen in Verbindung mit den hiervor in E. 4 genannten
Lebensmitteln verwendet wird, liegt im massgeblichen Gesamteindruck
aus der Sicht der betroffenen Durchschnittskonsumenten der Sinn "Ce-
real" im Verständnis von "Cerealien, Getreide, Korn, Müsli" ohne weiteres
nahe. Daran ändert nicht, dass das Zeichen "Ce'Real" angesichts der
aufgezeigten unterschiedlichen Bedeutungsgehalte der Zeichenelemente
"Ce" und "Real" bei abstrakter Betrachtung mehrdeutig sein kann. Mit
Blick auf die beanspruchten Waren steht ein Zeichenverständnis im Sinne
von "das ist echt", "das ist wahr" oder "das ist real", wie die Beschwerde-
führerin geltend macht, nicht im Vordergrund. Eine solche Kombination
der Zeichenbestandteile "Ce", welches bei Gesamtbetrachtung des Zei-
chens zwar durchaus im Sinne des französischen "C'est" ("das ist") aus-
gesprochen, aber nicht zweifelsohne in diesem Sinne verstanden wird,
und dem zur englischen bzw. deutschen Sprache zugehörigen "Real"
zieht der Durchschnittskonsument kaum in Betracht. Die Lesart "Cereal"
ist weit naheliegender. Gerade auch unter Berücksichtigung der in Frage
stehenden Waren ist kaum zu erwarten, dass sich der Durchschnittskon-
sument Überlegungen zu einer möglichen Aufgliederung in zwei unter-
schiedliche Sprachen macht.
"Cerealien" ist ein Sammelbegriff für Getreideprodukte, insbesondere
auch für Frühstücksflocken (vgl. z.B. /produkt und
/de/Produkte). Getreide bildet die wichtigste Er-
nährungsgrundlage für den Menschen (vgl. Lexikon der Lebensmittel und
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Seite 11
der Lebensmittelchemie, GERHARD DONGOWSKI ... [et al.], Hrsg. Walde-
mar Ternes ... [et al.], 4. Aufl., Stuttgart 2005, S. 687). Werden Lebensmit-
tel unter dem Zeichen "Ce'Real" angeboten, wird das Publikum anneh-
men, es handle sich um Produkte, die aus Getreide bestehen. Damit ver-
weist das Wort "Ce'Real" direkt auf eine bestimmte Kategorie von Nah-
rungsmitteln und weckt beim Durchschnittskonsumenten entsprechende
Erwartungen. Der Begriff "Cerealien" ist denn auch im Zusammenhang
mit gesunder und ausgewogener Ernährung durchaus gebräuchlich. Des
Weiteren sind auch Kombinationen aus Getreide und Schokolade auf
dem Schweizer Lebensmittelmarkt weit verbreitet (vgl. z.B.
, /de/supermarkt/farmer, /ch-
de/cereal-max-riegel-haselnuss-schokolade). "Ce'Real" bezieht sich da-
her als Inhaltsangabe auf durchaus naheliegende Vorstellungen der
massgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der beanspruchten Lebensmit-
tel.
Hingegen gibt es vorliegend keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür, dass,
wie die Beschwerdeführerin annimmt, mit "Ce'Real" gekennzeichnete Wa-
ren der Klasse 30 tatsächlich mit dem Begriff der "Realien", welcher im
schulischen Bereich offenbar für die sog. Sachfächer steht, oder mit
Fussballklubs, die "Real" als Bestandteil in ihrem Vereinsnamen führen, in
Verbindung gebracht werden.
5.4 Im Folgenden ist noch vertieft zu prüfen, ob die vorliegende Marke al-
lenfalls durch ihre Schreibweise genügend modifiziert ist, so dass ihr die
notwendige Unterscheidungskraft zukommt.
Grundsätzlich kann durch Silbenverschiebung sowie zusätzliche Vor-
oder Endsilben der Gesamteindruck eines Wortes verfremdet werden.
Wortabwandlungen sind dem Markenschutz jedoch nicht zugänglich, so-
fern der Gesamteindruck von der beschreibenden Aussage geprägt wird.
Bei der Abwandlung beschreibender Angaben ist deshalb zu prüfen, ob
diese in der erkennbaren Abwandlung derart beschreibend bleiben, dass
sie vom Markenschutz auszunehmen sind. Da bei Wortmarken in erster
Linie auf die akustische Wahrnehmung abzustellen ist, ist die Auswirkung
auf die Aussprache mitentscheidend und Veränderungen im Schriftbild
sind insofern unerheblich, soweit sie sich nicht auf die Aussprache aus-
wirken (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 95 ff.; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a
MSchG N. 63 und 132 ff.). Demgegenüber ist gerade im Zeitalter des In-
ternet- und E-Mail-Verkehrs zu berücksichtigen, dass Marken nicht nur im
mündlichen Verkehr verwendet werden (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a
MSchG N. 33). Dennoch vermag die typographische Gestaltung des
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Seite 12
Schriftbildes durch Grossschreibung einzelner Buchstaben den Gesamt-
eindruck in der Regel nicht massgeblich zu verändern (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 98; Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003, veröffentlicht in sic!
2003 S. 807 E. 5 – SMArt und vom 15. Oktober 1998, veröffentlicht in sic!
1999 S. 33 E. 3 – GlobalOne). Schliesslich verleiht lediglich ein zusätzli-
cher Apostroph einem im Gemeingut stehenden Begriff keine Unterschei-
dungskraft (vgl. GALLUS JOLLER, sic! Sondernummer 2005, S. 47 ff., 51).
Im Gesamteindruck, den die strittige Marke hinterlässt, ist die lexikalische
Nähe der Marke "Ce'Real" zu dem zum Gemeingut gehörenden engli-
schen Begriff "cereal" deutlich. Zudem ist das Zeichen phonetisch iden-
tisch mit dem französischen Pendant "céréale". Der gross gehaltene
Buchstabe R und der Apostroph im strittigen Zeichen "Ce'Real" reichen
nicht aus, um das englische Wort "cereal" ausreichend zu verändern und
dem Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Be-
deutung des Zeichens im Sinne von "Cerealien, Getreide, Müsli" bleibt für
die massgeblichen Verkehrskreise auch bei dieser Schreibweise eindeu-
tig erkennbar. Das Zeichen wird in visueller und phonetischer Hinsicht als
Beschaffenheitsangabe aufgefasst. Unter Berücksichtigung des beschrei-
benden Charakters des Ausdrucks "cereal" müsste das Schriftbild der
strittigen Marke weit mehr verändert werden, um die mangelnde Unter-
scheidungskraft wettzumachen.
6.
Als Zwischenergebnis ist demnach festzuhalten, dass das Zeichen "Ce'-
Real" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 als direkt beschreiben-
de Aussage über deren Inhaltsstoffe respektive deren Zusammensetzung
zu qualifizieren ist. Die internationale Registrierung Nr. 1'009'226 "Ce'-
Real" ist daher als nicht unterscheidungskräftig dem Gemeingut nach Art.
2 Bst. a MSchG zuzurechnen.
Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruch-
ten Waren besteht, kann vorliegend offen gelassen werden, da ein Zei-
chen bereits vom Markenrecht auszuschliessen ist, wenn ihm die konkre-
te Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B-3377/2010 vom
28. Juli 2010 E. 5.6 – Radiant Apricot).
7.
Die Beschwerdeführerin weist auf verschiedene inländische Voreintra-
gungen hin, um eine Zulassung der strittigen Marke zum Markenschutz
zu erreichen, will aber entsprechende Ansprüche nicht (ausschliesslich)
auf die Rechtsanwendungsgleichheit gestützt wissen. Dabei lässt sie al-
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lerdings offen, unter welchem Gesichtspunkt sie die genannten Voreintra-
gungen denn geltend macht. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz, ist
die Berücksichtigung von Voreintragungen gedanklich unter verschiede-
nen Gesichtspunkten möglich (vgl. PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine
Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken
der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsver-
fahren, Basel 2012, S. 6: "Rechtsgleichheit", "Chancengleichheit der
Wettbewerber", "Vertrauensschutz", "Selbstbindung von Verwaltungsbe-
hörden" und in verfahrensrechtlicher Hinsicht, "Amtsermittlungsgrundsatz"
sowie "Pflicht zur Begründung behördlicher Entscheidungen"). Mangels
weiterer Vorbringen der Beschwerdeführerin bleibt hier nur übrig, die Vor-
eintragungen unter dem Blickwinkel der Rechtsanwendungsgleichheit zu
prüfen. Die Beschwerdeführerin stellt sich denn auch nicht gegen eine
Prüfung der Relevanz von Voreintragungen unter diesem Aspekt, sondern
macht in der Beschwerdeschrift lediglich geltend, diese Sichtweise greife
zu kurz.
7.1 Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit sind juristi-
sche Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln.
Dieselbe Behörde darf zwei vergleichbare Sachverhalte nicht ohne sach-
lichen Grund unterschiedlich beurteilen. Dies gilt allerdings nur, sofern
Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Rechtssubjekten
in Frage stehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni
2012 E. 3 – "Doppelhelix" [fig.]). Nicht erforderlich ist, dass die Sachver-
halte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 28).
7.2 Andererseits sollen fehlerhafte Entscheide nicht für alle Zeiten als
Richtschnur gelten (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom
25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 – Masterpiece; Entscheid
der RKGE vom 19. Oktober 1999 veröffentlicht in: sic! 1999 S. 645 E. 5 –
Uncle Sam; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine
ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde be-
steht und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht
von dieser abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; BGE 122 II 446
E. 4a, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5. Oktober
2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom
14. Januar 2010 E. 8 – terroir [fig.]). Vor einer allfälligen Gewährung des
Markenschutzes aufgrund von Rechtsgleichheitserwägungen ist überdies
eine Abwägung der Interessen des betreffenden Hinterlegers an der
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Seite 14
Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern einerseits und entge-
genstehenden privaten und öffentlichen Interessen andererseits vorzu-
nehmen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom
16. Juli 2007 E. 12 – Projob, m.w.H.).
7.3 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im
Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was die Obliegenheit
einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle darzulegen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4, veröffentlicht in
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1963
S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 8.1 f. – Ein
Stück Schweiz, vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012
vom 19. September 2012 – Ein Stück Schweiz; BEATRICE WEBER-
DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,
ZBl, 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes
wegen gilt dabei insoweit das Rügeprinzip, als rechtliche Grundlagen und
Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhalts-
feststellungen und Vorbringen der Parteien auch nicht nahe liegen, nicht
berücksichtigt werden müssen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel
2008, N. 1.55). Die Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit
durch einen Markenhinterleger aufgrund von Vergleichsfällen erfordert
nicht bloss eine Auseinandersetzung mit der Vergleichbarkeit der Zei-
chen, sondern auch eine Auseinandersetzung mit den von den herange-
zogenen Voreintragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
ansonsten ein Beurteilungsmassstab für die Prüfung einer Verletzung von
Art. 8 Abs. 1 BV fehlt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. No-
vember 2004 E. 4.3 veröffentlicht in: sic! 2005 S. 280 – Firemaster). Was
schliesslich das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt,
sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel
nicht länger als acht Jahre zurückliegen (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 – JumboLine,
m.w.H.), damit diese noch als repräsentativ angesehen werden können.
7.4 Zur Stützung ihres Anspruchs auf Gleichbehandlung hat die Be-
schwerdeführerin drei Voreintragungen geltend gemacht.
Die schweizerische Marke Nr. 383'756 "EurO'choc (fig.)" ist aufgrund des
oben Gesagten bereits angesichts ihres mehr als 20 Jahre zurückliegen-
den Hinterlegungsdatums und der Tatsache, dass die Marke am 14. No-
vember 2011 wegen Nichtverlängerung gelöscht wurde, nicht geeignet,
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eine rechtsungleiche Behandlung im vorliegenden Fall zu rügen. Ferner
kann eine Wortbildmarke grundsätzlich nicht zum Vergleich herangezo-
gen werden, da sie weitere unterscheidungskräftige Merkmale gegenüber
einer reinen Wortmarke enthält und deshalb von vornherein nicht als ver-
gleichbar anzusehen ist.
Weiter hat die Beschwerdeführerin die schweizerischen Marken
Nr. 618'034 "Wii PLAY" für Waren der Klasse 9 und die Marke Nr. 624'548
"SW!SS" für Waren der Klassen 16, 21, 25, 32 und 33 als angeblich ver-
gleichbare Marken herangezogen. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin
belegen diese Markeneintragungen, dass die Vorinstanz, bei der Schutz-
gewährung von Zeichen, die phonetisch identisch mit einem beschrei-
benden Begriff seien, bereits geringere Anforderungen an die Unterschei-
dungskraft habe genügen lassen. Sofern die Vorinstanz die Schreibweise
der zum Vergleich herangezogenen Zeichen als unterscheidungskräftig
und schutzfähig ansehe, gelte dies für die Marke "Ce'Real" gleichermas-
sen, zumal das Zeichen darüber hinaus – und im Gegensatz zu den an-
geführten Voreintragungen – durch die unübliche Schreibweise gar eine
Sinnveränderung erfahre. Die Vergleichbarkeit muss indessen auch mit
Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen substantiiert gel-
tend gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 – Paradies und B-8557/2010
vom 19. März 2012 E. 8.2 – We care about eyecare). Dieser Pflicht
kommt die Beschwerdeführerin nicht nach, auch nicht, indem sie mit Be-
zug auf lediglich eine der angeführten Voreintragungen [CH Nr. 624'584]
geltend macht, "Getränke, für welche die letztgenannte [CH Nr. 624'584]
beansprucht sei, richteten sich an dieselben Verkehrskreise, wie die Wa-
ren, für welche die vorliegend zu beurteilende Marke Schutz beansprucht"
(vgl. Beschwerdeschrift vom 18. Januar 2012, Rz. 26). Die Vergleichbar-
keit von Marken auf Seite der Waren und Dienstleistungen, wird nicht al-
lein dadurch substantiiert gerügt, dass eine Beschwerdeführerin darauf
hinweist, dass beiderseits Durchschnittskonsumenten einen wesentlichen
Teil der massgeblichen Verkehrskreise ausmachen. Für eine weiterge-
hende Prüfung einer Verletzung der Rechtsanwendungsgleichheit besteht
daher keine Grundlage.
8.
Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Marken in
einigen anderen Jurisdiktionen zum Markenschutz zugelassen worden
sei. Insbesondere der Umstand, dass die Basismarke in Deutschland hin-
terlegt sei, sei zu ihren Gunsten zu berücksichtigen.
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Seite 16
Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle
Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähn-
licher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile
des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen und
B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 – Corposana). Angesichts des klaren
Gemeingutcharakters der strittigen Marke haben die ausländischen Vor-
eintragungen indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt
sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls ein Blick auf die auslän-
dische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte
(Urteile des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 8 – Norma und
B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 7 – Silacryl, je mit Hinweisen.
Dies gilt auch mit Blick auf das von der Beschwerdeführerin ins Recht ge-
legte Urteil aus Ungarn vom April 2011.
Die Beschwerdeführerin kann daher auch aus der mehrfachen Eintragung
des Zeichens "Ce'Real" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.
9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "Ce'Real"
für die beanspruchten Waren der Klasse 30 Gemeingut im Sinne von
Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die IR-Marke
Nr. 1'009'226 insofern zu Recht zurückgewiesen.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuwei-
sen.
10.
10.1 Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen
geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes
hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von
diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszuge-
hen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind ange-
sichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
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und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.-
zu verrechnen.
10.2 Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VKGE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref.: emc; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Sarah Vaterlaus
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 11. April 2013