Abtei lung II
B-3394/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 0 8
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Barbara Aebi.
X._______.Inc.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Internationale Registrierung Nr. 831 947
SALESFORCE.COM.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3394/2007
Sachverhalt:
A.
Am 5. März 2004 wurde die Wortmarke Nr. 831 947
SALESFORCE.COM im internationalen Register eingetragen, gestützt
auf eine amerikanische Basisregistrierung der amerikanischen Anmel-
derin und Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren.
B.
Am 7. Oktober 2004 teilte die Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), gestützt auf das Protokoll vom 27. Juni 1989
zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken (MMP, SR 0.232.112.4), die Eintragung den benannten
Schutzstaaten, darunter auch der Schweiz, mit.
C.
Die Marke ist für folgende Dienstleistungen registriert:
Klasse 35: Services des gestion d'entreprise, à savoir prestation de
services de gestion des relations avec la clientèle et de services de
gestion de l'appui aux ventes; services de conseillers en gestion
d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la
gestion des l'appui aux ventes, ainsi que sur l'automatisation en mati-
ère de marketing; mise à disposition d'un site Web contenant des in-
formations d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du
marketing et des services commerciaux.
Klasse 42: Mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de lo-
giciels en ligne non téléchargeables permettant de stocker, gérer, su-
ivre, analyser et de synthétiser des données sur les domaines du mar-
keting, de la promotion, des ventes, de l'information à la clientèle, de
la gestion des relations avec la clientèle, de l'appui aux ventes et de
l'efficacité du personnel; mise à disposition d'un mode d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de fa-
ciliter la communication entre professionnels opérant dans un même
secteur dans les domaines de la publicité, du marketing et des servi-
ces commerciaux.
D.
Mit einer Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) vom
8. September 2005 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-
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gentum (im Folgenden: die Vorinstanz) die Eintragung für alle Dienst-
leistungen der Klassen 35 und 42 zurück. Zur Begründung führte es
aus, die Marke beschreibe die Art, den Erbringer, das Zielpublikum
und den vorgesehenen Zweck der Dienstleistungen. Sie werde von
den Angesprochenen als Oberbegriff und nicht als Marke wahrgenom-
men, weshalb dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Au-
sserdem sei die internationale Registrierung SALESFORCE.COM frei-
haltebedürftig.
E.
Weil die in der provisorischen Schutzverweigerung eingeräumte fünf-
monatige Frist bis zum 8. Februar 2006 zur Einreichung einer Stellung-
nahme ungenutzt verstrich, erliess die Vorinstanz am 9. Mai 2006 eine
Déclaration de refus total (sur motifs absolus).
F.
Die OMPI teilte mit Schreiben vom 16. Juni 2006 der Vorinstanz mit,
der refus provisoire total der Vorinstanz sei bei ihr fristgerecht einge-
gangen, aber auf Grund eines Informatikproblems bei der OMPI der
Hinterlegerin nicht weitergeleitet worden.
G.
Mit Schreiben vom 28. Juni 2006 beantragte die Beschwerdeführerin,
die Marke zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Sie rügte, sie habe
den refus provisoire total erst nach Ablauf der vom Madrider Protokoll
vorgesehenen maximalen Frist von 18 Monaten erhalten. Deshalb
müsse ihr die Möglichkeit geboten werden, auf der Basis der provisori-
schen Zurückweisung gegenüber der Vorinstanz zu argumentieren,
und es könne von ihr nicht verlangt werden, bereits eine Beschwerde
bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. In materieller Hinsicht führte
sie aus, der zusammengesetzte Begriff "salesforce" gehöre einerseits
nicht zum englischen Grundwortschatz, und weise andererseits nicht
direkt auf die in Frage stehenden Dienstleistungen hin. Überdies dürfe
der Bestandteil ".com" nicht einfach unberücksichtigt bleiben, zumal
die übrigen Bestandteile nicht direkt beschreibend seien. Schliesslich
verwies die Beschwerdeführerin auf die Eintragung in diversen Län-
dern, was als Indiz für die Zulassung gelten könne.
H.
Mit Schreiben vom 25. September 2006 hielt die Vorinstanz vollum-
fänglich an ihrer Beanstandung fest. In formeller Hinsicht erklärte die
Vorinstanz, sie nehme im Sinne einer Wiedererwägung Stellung zu
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den Argumenten der Beschwerdeführerin, da letztere die Frist zur Ein-
reichung einer Antwort auf den refus provisoire auf Grund eines Feh-
lers bei der OMPI unverschuldet habe verstreichen lassen. In materiel-
ler Hinsicht führte sie aus, der Begriff „sales force“ im Verständnis von
"Verkaufskraft" oder "Aussendienst" sei im ganzen deutschsprachigen
Raum der Schweiz lexikalisch belegbar und werde von den interessier-
ten Kreisen auch verwendet. Ein weiterer Beleg für die Verständlichkeit
der englischen Sachbezeichnung stelle dessen Gebrauch in Stellenin-
seraten dar. Dabei werde der Begriff nicht nur in Inseraten englischer,
sondern auch in Inseraten deutscher Sprache verwendet. Als Fachbe-
griff der Ökonomie, insbesondere des Marketings, stelle die „sales
force“ zudem seit Jahrzehnten das Thema einer Vielzahl von Publikati-
onen dar. Für Fachkreise der Ökonomie und interessierte Kreise stelle
der englische Ausdruck „sales force“ somit auch in der Schweiz eine
klar definierte Sachbezeichnung dar.
Betrachte man die Aufgaben der "sales force", so stellten die Dienst-
leistungen "prestation de services de gestion des relations avec la cli-
entèle et de services de gestion de l'appui aux ventes; services de
conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations
avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes, ainsi que sur
l'automatisation en matière de marketing" der Klasse 35 Kerntätigkei-
ten des Aussendienstes dar. Was die Dienstleistungen "mise à dispo-
sition d'un site Web contenant des informations d'ordre général inté-
ressant les domaines de la publicité, du marketing et des services
commerciaux“ der Klasse 35 und die Dienstleistungen in Klasse 42 be-
treffe, beschreibe SALESFORCE die Zweckbestimmung und/oder den
Erbringer der Dienstleistungen. Interessierte Kreise im Bereich des
Aussendienstes würden mittels der Bezeichnung SALESFORCE dar-
auf aufmerksam gemacht, dass sie nützliche Informationen oder Infor-
matikunterstützung unter dieser Kennzeichnung erhalten. Die internati-
onale Registrierung erschöpfe sich somit in einer rein beschreibenden
Angabe bezüglich der in Frage stehenden Dienstleistungen, weshalb
ihr die nötige Unterscheidungskraft fehle. Daran ändere auch die Ver-
wendung der generic Top Level Domain „.com“ nichts. Die lexikali-
schen Einträge belegten, dass es sich beim Ausdruck SALESFORCE
um einen auch in der Schweiz bekannten verwendeten Begriff handle,
an welchem ein eindeutiges Freihaltebedürfnis bestehe.
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I.
Mit Schreiben vom 29. Januar 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ih-
rer Ansicht fest. Die strittige Marke könne bei korrekter Festlegung der
Verkehrskreise nicht als beschreibend angesehen werden. Die Durch-
schnittsabnehmer ihrer Produkte seien Informatiker, die keine Kennt-
nisse von ökonomischen Fachtermini, geschweige denn von ökonomi-
schen Fachtermini in englischer Sprache hätten. Weiter richteten sich
die betreffenden Dienstleistungen an technisch ausgebildete Perso-
nen, die zwar in der Wirtschaft tätig seien, denen aber die einschlägi-
gen Kenntnisse im Bereich Marketing/Verkauf fehlten und die gerade
deswegen ihre Dienstleistungen einkauften. Von diesen Durchschnitts-
abnehmern werde die strittige Marke nicht unmittelbar und ohne weite-
re Gedankenarbeit als beschreibend für die zu erbringenden Dienst-
leistungen erkannt.
Schliesslich sei im Rahmen der Prüfung des Freihaltebedürfnisses zu
berücksichtigen, dass kein Konkurrent auf die Verwendung des Zei-
chens SALESFORCE.COM angewiesen sei. Überdies erscheine die
Praxis der Vorinstanz, wonach die Beifügung der Silbe ."com" im Rah-
men der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht als genügend gelte,
im Lichte der sich durchsetzenden internationalen Praxis als zu rest-
riktiv.
J.
Mit Verfügung vom 12. April 2007 erklärte die Vorinstanz die vollum-
fängliche definitive Schutzverweigerung für sämtliche in Frage stehen-
den Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Zur Begründung wieder-
holte die Vorinstanz ihren bisher eingenommenen Standpunkt zum Ge-
meingutcharakter von SALESFORCE.COM. Zusätzlich führte sie aus,
die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die Abnehmer der
in Frage stehenden Dienstleistungen Informatiker seien, erweise sich
als unzutreffend. Sämtliche in Frage stehende Dienstleistungen der
Klasse 35 beträfen Angebote im Dienstleistungssegment der Betriebs-
wirtschaft. Für die Beurteilung des Verständnisses des Ausdrucks SA-
LESFORCE sei daher der Sprachschatz eines Ökonomen zu berück-
sichtigen, für welchen die englische Bezeichnung für den Aussen-
dienst eine weit verbreitete Sachbezeichnung darstelle. Daran vermö-
ge auch der Umstand, dass die Kunden der Beschwerdeführerin vor-
wiegend aus dem Informatikbereich stammten, nichts zu ändern. Auch
die in Klasse 42 aufgeführten Dienstleistungen seien ihrem Zweck
nach im Dienstleistungssegment der Betriebswirtschaft anzusiedeln.
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Der Umstand, dass sie in einer anderen Klasse figurierten, sei der
Systematik der Klassifikation von Nizza zuzuschreiben. Die zur Verfü-
gung gestellte Software sei ein Hilfsmittel zur Erbringung der Dienst-
leistungen der Klasse 35, weshalb die gleichen Abnehmer angespro-
chen würden.
Des Weiteren könne von einem fehlenden Bezug zwischen den in Fra-
ge stehenden Dienstleistungen und dem Aussendienst keine Rede
sein.
Überdies bestehe bei der zunehmenden internationalen Verknüpfung
der einzelnen Unternehmungen sowohl ein bereits vorhandenes als
auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der englischen Sachbe-
zeichnung für den Aussendienst. Die Ergänzung mit der Top Level Do-
main ".com" vermöge daran nichts zu ändern. Die Alternativen bei Top
Level Domain Names seien denn auch auf einige wenige beschränkt,
was zusätzlich für ein Freihaltebedürfnis spreche.
Die Frage, ob SALESFORCE.COM gar als absolut freihaltebedürftig
zu qualifizieren sei, könne offen gelassen werden, da die Beschwerde-
führerin die Verkehrsdurchsetzung nicht geltend mache und auch kei-
ne Belege für deren Glaubhaftmachung vorlege.
Schliesslich komme ausländischen Entscheiden gemäss ständiger
Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung zu.
K.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 16. Mai
2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
Verfügung sei unter Kosten-und Entschädigungsfolgen zu Lasten der
Vorinstanz aufzuheben und die Marke SALESFORCE.COM (IR-
Nr. 831 947) sei in der Schweiz vollumfänglich zum Markenschutz zu-
zulassen.
Im Wesentlichen wiederholt die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt,
wonach die aus zwei Teilen bestehende Wortkombination „sales force“
nicht zum englischen Grundwortschatz eines schweizerischen Durch-
schnittsabnehmers gehöre und die Vorinstanz die massgeblichen Ver-
kehrskreise nicht korrekt bestimmt habe. Bei den entsprechenden
Dienstleistungen der Klasse 42 handle es sich um reine Informatik-
dienstleistungen. Die massgeblichen Verkehrskreise seien daher Infor-
matiker, bei denen die Kenntnis ökonomischer Fachtermini nicht vor-
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ausgesetzt werden könne. Die in Frage stehenden Dienstleistungen
der Klasse 35 richteten sich gerade nicht an Ökonomen, sondern an
Personen, welche ohne die Möglichkeit, solche Website-Dienstleistun-
gen zu beziehen, auf Ökonomen angewiesen wären. Die entsprechen-
den Dienstleistungen stellten daher gerade einen Ersatz für die Leis-
tungen von Ökonomen dar.
Die weltweiten Registrierungen von SALESFORCE.COM belegten,
dass das strittige Zeichen in englischsprachigen Ländern nicht als be-
schreibend aufgefasst werde. Die Vorinstanz berücksichtige diese Be-
weismittel jedoch auch im Hinblick auf diese Frage in keiner Art und
Weise, was unzulässig sei und eine Rechtsverweigerung darstelle.
Überdies sei auf die Benutzung des Zeichens SALESFORCE.COM
niemand angewiesen, allenfalls auf die Benutzung der Wortkombinati-
on „sales force“. Ein Freihaltebedürfnis bestehe daher nicht.
Schliesslich dürfte in der Schweiz ohnehin eine Verkehrsdurchsetzung
bestehen, da das Zeichen seit den 90er Jahren auch in der Schweiz
benutzt werde. Es sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil des
jährlichen Umsatzes in Mitteleuropa von (...) USD auf die Schweiz ent-
falle. Sie biete sämtliche nötigen Beweismittel an, um eine Verkehrs-
durchsetzung nachzuweisen.
L.
Mit Vernehmlassung vom 17. September 2007 beantragt die Vorins-
tanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolgen zulasten der Beschwer-
deführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie
auf die im erstinstanzliche Verfahren und in der angefochtenen Verfü-
gung vorgebrachten Argumente. Zusätzlich führt sie aus, bezüglich der
in der Beschwerde angeführten Umsatzzahlen sei festzuhalten, dass
diese allein keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft machten.
M.
Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung
hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.
N.
Am 22. August 2007 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine
Kostennote ein.
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O.
Mit Verfügung vom 24. April 2008 setzte das Bundesverwaltungsge-
richt der Beschwerdeführerin Frist bis 14. Mai 2008, um Dokumente
zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einzureichen.
P.
Nach zweifacher Fristerstreckung reichte die Beschwerdeführerin mit
Schreiben vom 14. Juli 2008 Belege zur Glaubhaftmachung der Ver-
kehrsdurchsetzung ein. Dazu führt sie aus, aus den eingereichten Do-
kumenten ergebe sich, dass die Marke SALESFORCE.COM in der
Schweiz umfassend beworben und benutzt werde. Der gesamte Um-
satz der X._______ SARL, welche das Zeichen in der Schweiz kon-
zernintern für die Markeninhaberin benutze, beruhe ausschliesslich
auf SALESFORCE.COM-Produkten. Bei einem Umsatz im (...)- bzw.
(...)stelligen CHF-Bereich müsse davon ausgegangen werden, dass
die Marke in einschlägigen Verkehrskreisen bekannt sei. Dies zeigten
auch die Dokumente über zahlreiche Publikumsveranstaltungen sowie
die einschlägigen Artikel.
Das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. Juli 2008 und die ein-
gereichten Belege wurden der Vorinstanz mit Verfügung des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 21. Juli 2008 zur Kenntnis gebracht.
In der nach einmaliger Fristerstreckung eingereichten Stellungnahme
vom 28. August 2008 führt die Vorinstanz dazu aus, die Mehrheit der
nachgereichten Durchsetzungsbelege müsse bereits wegen ihrer Da-
tierung unberücksichtigt bleiben. So seien viele der vorgelegten Bele-
ge nach dem Prioritätsdatum vom 10. Februar 2004 datiert bzw. ohne
Datum. Bei den verbleibenden Belegen handle es sich um eine Teil-
nehmerliste vom "(...)". Aus diesen Unterlagen lasse sich kein marken-
mässiger Gebrauch des Zeichens SALESFORCE.COM entnehmen.
Beim Vermerk "Copyright (c) 2000-2008 X._______, inc. All rights re-
served." handle es sich vielmehr um eine unternehmensbezogene Ver-
wendung. Die Beschwerdeführerin scheine zu verkennen, dass die
Übereinstimmung von Firma und Marke nichts über die mit der Marke
verbundenen Herkunftserwartungen der massgeblichen Verkehrskreise
aussage, zumal der Gebrauch einer Firma als Unternehmenskennzei-
chen nicht im Zusammenhang mit Waren und Dientleistungen stehe,
sondern lediglich einen Hinweis auf den Unternehmensträger darstel-
le. Im Übrigen gelte für sämtliche der nachgereichten Belege, dass aus
ihnen nicht hinreichend ersichtlich sei, für welche Waren und Dienst-
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leistungen das beanspruchte Zeichen verwendet werde. Ausserdem
erstrecke sich der von den Unterlagen abgedeckte Zeitraum auf weni-
ge Jahre und liege damit unter der gemäss ständiger Praxis grund-
sätzlich erforderlichen Mindestdauer markenmässigen Gebrauchs.
Diese Stellungnahme wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung
des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. September 2008 zur Kenntnis
gebracht.
Q.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtser-
heblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid vom 12. April 2007 stellt eine Verfügung
im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezem-
ber 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar.
Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungs-
gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwer-
deinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beur-
teilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der vorliegenden
Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vor-
liegt.
Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz teil-
genommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-
rührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an de-
ren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert
ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationa-
len Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser
Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Art. 5 Abs. 2 Bst. b des
Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die inter-
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nationale Registrierung von Marken [MMP, SR 0.232.112.4] und die
entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 374 f. E. 1.2
Color Focus mit Hinweisen). Sie muss dafür mindestens einen in der
Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revi-
diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten
Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Mitteilung der Registrie-
rung der Marke IR 831 947 SALESFORCE.COM am 7. Oktober 2004
und dem Versand der Notification de refus provisoire total am 8. Sep-
tember 2005 wurde diese Frist eingehalten.
3.
Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Mar-
ke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zei-
chen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeu-
gung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutz-
lands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat
die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tat-
bestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11), der "Zugehörigkeit zum Gemeingut", ange-
rufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen
werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensio-
ne).
4.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für
die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie bean-
sprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in
Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die
spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.)
der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder
eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf
die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der
Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 129
III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Première). Die Be-
urteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser
Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6
Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Auch englische Ausdrücke
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können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil der Ab-
nehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece;
BGer in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure
Channel, RKGE in sic! 2003, 806 SMArt). Auch Ausdrücke, die nur in
Fachkreisen verständlich, dort aber üblich sind, gehören zum Gemein-
gut (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG],
Art. 2 N. 18).
Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem Gesamt-
eindruck. Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zu-
sammengesetzen Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestan-
teile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung ein
die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar ver-
ständlicher Sinn ergibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas mit Verweis
auf BGer in sic! 2000, 287 E. 3a Bioderma; RKGE in sic! 2003, 495
E. 2 Royal Comfort, RKGE in sic! 2003, 134 E. 2 Cool Action).
4.1 Nach Auffassung der Vorinstanz stellt der Begriff "sales force" im
Verständnis von "Verkaufskraft" oder "Aussendienst" zumindest für
Fachkreise der Ökonomie und interessierte Kreise eine klar definierte
Sachbezeichnung dar.
Die Beschwerdeführerin wendet ein, das strittige Zeichen könne bei
korrekter Festlegung der Verkehrskreise nicht als beschreibend ange-
sehen werden. Die Durchschnittsabnehmer ihrer Produkte seien Infor-
matiker, die keine Kenntnisse von ökonomischen Fachtermini, ge-
schweige denn von ökonomischen Fachtermini in englischer Sprache
hätten. Die aus zwei Teilen bestehende Wortkombination "sales force"
gehöre nicht zum englischen Grundwortschatz eines schweizerischen
Durchschnittsabnehmers.
Es gilt daher in einem ersten Schritt zu prüfen, wie der massgebende
Adressatenkreis für die beanspruchten Dienstleistungen abzugrenzen
ist (vgl. BGE 133 III 347 E. 4 Verpackungsbehälter mit Verweis auf
BGE 128 III 97 E. 2 Orfina; vgl. auch EUGEN MARBACH, Die Verkehrskrei-
se im Markenrecht, sic! 2007, S. 3).
4.2 Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festhält, ist
dabei vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen (vgl.
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MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, a.a.O., S. 7). Nach der
Klassifikation von Nizza (vgl. Marken Klassifikation, Internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von
Marken, Teil I, Vollversion, Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007)
handelt es sich bei den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse
35 eindeutig um Dienstleistungen, welche dem Bereich der Betriebs-
wirtschaft zuzuordnen sind (vgl. dazu auch die erläuternden Anmer-
kungen der Marken Klassifikation, S. 27).
Bei den in Klasse 42 in Frage stehenden Dienstleistungen handelt es
sich gemäss dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis um wissen-
schaftliche und technologische Dienstleistungen, welche gemäss den
erläuternden Anmerkungen der Marken Klassifikation (a.a.O., S. 32)
durch Angehörige von Berufen wie Chemiker, Physiker, Ingenieure,
Programmierer usw. erbracht werden.
Bei den in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 42
handelt es sich um Aspekte des sog. "Customer Relationship Manage-
ment (CRM)", auch Kundenbeziehungsmanagement genannt. Das
Konzept des CRM bezeichnet die Dokumentation und Verwaltung von
Kundenbeziehungen und ist ein wichtiger Bestandteil für Beziehungs-
marketing. Da Kundenbeziehungen langfristig ausgerichtet sind, wird
der Unternehmenserfolg durch die Aufzeichnung aller kundenspezifi-
schen Unternehmensaktivitäten gesteigert (vgl. ALEX SCHWEIZER, Custo-
mer Relationship Management, Datenschutz- und Privatrechtsverlet-
zungen beim CRM, Bern 2007, S. 1 ff.).
CRM deckt im Wesentlichen zwei zentrale Bereiche ab: Der erste Be-
reich des CRM steht für die Entwicklung und Umsetzung einer kunden-
zentrierten bzw. kundenorientierten (im Unterschied zur produktorien-
tierten) Unternehmensstrategie. Hierzu werden abteilungsübergreifend
und auf allen Unternehmensebenen sämtliche Geschäftsprozesse und
Betriebsabläufe (wie z.B. Marketing, Vertrieb, Kundendienst, Logistik,
Forschung und Entwicklung) sowie die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen auf die Kunden und ihre Bedürfnisse ausgerichtet
und fortlaufend optimiert. Der zweite Bereich des CRM umfasst die
technischen CRM-Systeme, d.h. die Informationstechnologien, welche
für die Verwirklichung einer konsequent kundenorientierten Unterneh-
mensstrategie notwendig sind (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 44).
Mit den Dienstleistungen in Klasse 35 wird vor allem der erste Bereich
des CRM, nämlich die kundenorientierte Unternehmensstrategie, an-
Seite 12
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gesprochen. Die Geschäftsführung oder Geschäftsleitung (bzw. das
Management: vgl. zu den Begriffen: Lexikon der Betriebswirtschaft,
hrsg. von Ottmar Schneck, 4. völlig überarbeitete und erweiterte Aufla-
ge, München 2000, S. 349, 603, 627), wird in der Regel entscheiden,
welche Strategie sie verfolgen will und ob sie zur Verfolgung ihrer Stra-
tegie solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen will. Da CRM einen
Teilbereich des Marketings darstellt, wird innerhalb der Geschäftslei-
tung im Regelfall der Marketingleiter solche Dienstleistungen nachfra-
gen und beanspruchen. Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszu-
gehen, dass zum massgeblichen Verkehrskreis der Dienstleistungen in
Klasse 35 Ökonomen oder Personen mit guten betriebswirtschaftli-
chen Kenntnissen gehören.
Mit den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse 42 wird der
zweite Bereich des CRM angesprochen. Es handelt sich um Informati-
onstechnologien, um Software, welche die in Klasse 35 in Frage ste-
henden Dienstleistungen unterstützen. Zu Recht geht daher die Vorins-
tanz davon aus, dass es sich bei den in Klasse 42 genannten Dienst-
leistungen um Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistungen in Klas-
se 35 handle, weshalb die gleichen Abnehmer angesprochen würden.
Der massgebliche Abnehmerkreis der in Klasse 42 in Frage stehenden
Dienstleistungen darf indessen nicht auf Ökonomen und Personen mit
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen eingeschränkt werden. Es ist
durchaus denkbar, dass zur Evaluation und Auswahl der Software, die
an die konkrete Aufgabenstellung im Unternehmen angepasst sein
muss, die Techniker bzw. Informatiker eines Unternehmens herangezo-
gen werden. Der Kaufentscheid für die Software dürfte daher vielfach
bei ihnen liegen oder zumindest von ihnen wesentlich beeinflusst wer-
den (vgl. MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, a.a.O., S. 10 f.).
Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festgehalten hat,
sind als massgebende Verkehrskreise für die in Frage stehenden
Dienstleistungen daher sowohl Ökonomen und Personen, welche
Kenntnisse und Entscheidkompetenzen in betriebswirtschaftlichen Fra-
gen besitzen, als auch Informatiker anzusehen.
Fachleute der Ökonomie verfügen über sehr gute Kenntnisse der engli-
schen Sprache und über das relevante betriebswirtschaftliche Fachvo-
kabular. Aber auch in den Bereichen Informatik, Technik und Computer
dürfen gute Kenntnisse der englischen Sprache erwartet werden (vgl.
dazu GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die
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Zuverlässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, sic! 2005 Sonder-
heft, S. 47 ff., Ziff. II.2, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
4.3 Das zu beurteilende Zeichen setzt sich aus den zwei englischen
Wörtern "sales" und "force", die ohne Abstand aneinandergeschrieben
sind, sowie der Top Level Domain ."com" zusammen. Dabei lässt sich
"sale" in Singular als auch in Plural ("sales") auf Deutsch mit
"Verkauf", "Vertrieb", "Veräusserung", "Ausverkauf" und "Absatz" über-
setzen (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und Mün-
chen 2005 sowie ). Das Wort "force" wird mit
"Kraft", "Stärke", "Gewalt", "Macht" und "Wirkung" übersetzt (vgl. Lan-
genscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005 sowie
). Die Bezeichnung "sale" ist in den Zeiten des
Ausverkaufs in der Schweiz mittlerweile allgegenwärtig. Die Bedeu-
tung des Wortes "force" ist wegen seiner Verwandtschaft mit den in
den schweizerischen Landessprachen entsprechenden Wörtern "force"
und "forza" ohne weiteres verständlich (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas
mit zahlreichen Hinweisen). Die beiden Wörter dürften daher gar zum
Grundwortschatz der englischen Sprache gerechnet und daher nicht
nur von Fachkreisen, sondern auch von Durchschnittsabnehmern in
der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden.
Aus der Wortverbindung SALESFORCE ergibt sich somit als unmittel-
bare wörtliche Übersetzung "Verkaufskraft" oder "Vertriebskraft".
Die Wortverbindung "sales force", die im Englischen korrekterweise in
zwei Wörtern geschrieben wird, kommt ferner – wie die Vorinstanz mit
Verweis auf verschiedene Marketinglexika als auch auf allgemeine Le-
xika (z.B. Der Brockhaus, Band 8, Leipzig 2005, S. 5416) zu Recht
festhält – in der englischen Sprache auch als selbständiger Ausdruck
mit der Bedeutung "Aussendienst" vor.
Der Begriff "sales force" wird daneben indessen auch mit "alle zum
Verkauf gehörigen Kräfte", "alle zum Verkauf gehörigen Personen",
"die Verkaufsmannschaft", "das Verkaufspersonal", "das Vertriebsper-
sonal", "der Verkaufsstab" und "der Vertreterstab" übersetzt (vgl. http://
/ende sowie ). Der Sinngehalt
dieser Bedeutungen ist dabei derselbe. Der Ausdruck "Aussendienst"
dürfte aber im Zusammenhang mit CRM dominieren (vgl. RKGE in sic!
2000, 593 E. 4 Clearcut mit Hinweis) Dafür spricht auch der Umstand,
dass computergestützte Vertriebstätigkeiten (Sales-Automation), wel-
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B-3394/2007
che einen Bestandteil des CRM sind, auch unter der amerikanischen
Bezeichnung "Sales Force Automation" zusammengefasst werden.
Einer der klassischen Einsatzbereiche der Sales-Automation bzw. Sa-
les Force Automation ist, den Verkäufer im Aussendienst bei seinen
administrativen Aufgaben technisch zu unterstützen (vgl. SCHWEIZER,
a.a.O., S. 68 f. mit Hinweisen; JEAN-PAUL THOMMEN, Lexikon der Betriebs-
wirtschaft, Managementkompetenz von A bis Z, Zürich 2004, S. 550).
Liegt – wie vorliegend – der beschreibende Sinn eines Zeichens offen
auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender
Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des Bun-
desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 we make ideas
work mit weiteren Hinweisen).
Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass SALES-
FORCE für die massgeblichen Abnehmerkreise im Sinne von "Aussen-
dienst" eine klar definierte Sachbezeichnung darstellt.
Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet, handelt es sich beim
Begriff SALESFORCE in zusammengesetzter Form zwar nicht um ein
bestehendes Wort der englischen Sprache. Die richtige Schreibweise
wird in zwei Wörtern geschrieben. Diese Abwandlung der richtigen
Schreibweise vermag jedoch den Gesamteindruck des Zeichens nicht
wesentlich zu verändern, da es phonetisch unverändert klingt. Ob die
Schreibweise korrekt ist spielt für das Verständnis des Zeichens beim
Abnehmer letztlich auch keine Rolle (RKGE in sic! 2005, 468 E. 5 Boy-
sworld; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 10a).
Obwohl SALESFORCE nicht mit einem Leerschlag (zwischen "sales"
und "force"), sondern in einem Wort geschrieben ist, wird der Begriff
von den Fachkreisen der Ökonomie und der Informatik im Sinne von
"Aussendienst" verstanden.
5.
Die Beschwerdeführerin spricht dem Zeichen den beschreibenden
Charakter auch ab, weil dieser für das Zielpublikum nicht ohne beson-
dere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei.
Es ist zu prüfen, wie es sich damit verhält.
5.1 Nach dem Eintrag im Onlinewirtschaftslexikon
"W" wird als Aussendienst in der speziellen Be-
Seite 15
B-3394/2007
triebswirtschaftslehre, insbesondere im Vertrieb, die Tätigkeit von un-
ternehmensinternen und/oder -externen Personen und Organisations-
einheiten bezeichnet, deren Aufgabe die Gewinnung von Aufträgen
und deren Abwicklung ausserhalb des eigentlichen Geschäftsbetrie-
bes ist. Aussendienstmitarbeiter sind direkt beim Kunden beratend tä-
tig, akquirieren Aufträge oder führen Serviceaufgaben aus. Im
W wird zudem darauf hingewiesen, dass die ge-
samte Neukundengewinnung und Kundenbindung im Aufgabenbereich
des Aussendienstes (im Zusammenspiel mit dem Innendienst) liegt.
Aus Wettbewerbsgründen müssten die Kunden heute noch intensiver
durch persönliche Kontakte gebunden werden (Quelle:
).
Nach einer weiteren lexikalischen Definition vertritt der Aussendienst
(sales force) das Unternehmen gegenüber dem Kunden. Er kommuni-
ziert mit dem Kunden, liefert dem Unternehmen Marktinformation,
sucht nach neuen Kunden, betreut neue Kunden und wickelt Verkäufe
ab (Quelle: ).
5.2 Betrachtet man die lexikalische Definition des Aussendienstes, so
beschreibt SALESFORCE bezüglich der prestation de services de
gestion des relations avec la clientèle et de services des gestion de
l'appui aux ventes in Klasse 35 Kerntätigkeiten des Aussendienstes.
Es kann der Auffassung der Vorinstanz zugestimmt werden, wonach
sich diese Dienstleistungen unter den Oberbegriff "sales force" subsu-
mieren lassen. Der Aussendienst liefert dem Unternehmen die nötigen
Marktinformationen über die potentiellen und bestehenden Kunden,
verwaltet die Kundenbeziehungen und wickelt Verkäufe ab. SALES-
FORCE beschreibt daher den Erbringer der entsprechenden Dienst-
leistungen bzw. den Einsatzbereich.
Was die services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la
gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux
ventes in Klasse 35 betrifft, beschreibt SALESFORCE direkt das Ziel-
publikum. Der Aussendienst bzw. der Verkauf kann mit Hilfe dieser
(Beratungs-)Dienstleistungen optimiert werden und profitiert schluss-
endlich von diesen Dienstleistungen.
5.3 Was die services de conseillers en gestion d'entreprise portant
sur l'automatisation en matière de marketing betrifft, ergibt sich Fol-
gendes: Die Funktion der Marketing-Automation als Instrument des
operativen CRM besteht darin, die kundenbezogenen Geschäftspro-
Seite 16
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zesse im Marketing informationstechnologisch zu steuern und zu un-
terstützen. Das Ziel ist die ganzheitliche und logisch aufeinander auf-
bauende Gestaltung der einzelnen Kundenkontakte. Die Kernaufgabe
der Marketing-Automation ist das sog. Kampagnenmanagement (Cam-
paign Management). Die Kontaktierung der bestehenden oder potenti-
ellen Kunden ist dabei angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse,
Einstellungen und Verhalten sowie ihre voraussichtliche Rentabilität,
was vorgängig im Rahmen einer eingehenden Kundenbewertung er-
mittelt wird. So werden beispielsweise beim Eintreten bestimmter Er-
eignisse (wie z.B. Geburtstag eines Kunden) Marketingmassnahmen
automatisch ausgelöst (z.B. wird automatisch eine passende Glück-
wunschkarte oder ein Geschenk zugesandt; vgl. dazu ausführlich
SCHWEIZER, a.a.O., S. 62 ff., mit zahlreichen Hinweisen).
Bezüglich dieser Dienstleistung liefert der Aussendienst dem Unter-
nehmen die nötigen Marktinformationen (z.B. Kontaktdaten wie Kauf-
historien, Gesprächsinhalte oder Angaben zu Kundenreaktionen), mit
Hilfe derer die passenden Marketingmassnahmen ausgelöst werden.
SALESFORCE beschreibt daher direkt den Erbringer der Informatio-
nen, welche für die Marketing-Automation unabdingbar sind. SALES-
FORCE beschreibt indessen auch direkt einen Kommunikationskanal
(neben anderen Kanälen wie z.B. Internet, Telefon, Fax usw.; vgl. dazu
SCHWEIZER, a.a.O., S. 65 f.), über welchen ausgewählte Kunden und
mögliche Interessenten mit Hilfe von Marketing-Automation am ehes-
ten erfolgsversprechend angesprochen werden können, und damit den
Einsatzbereich bzw. Verwendungszweck der entsprechenden Dienst-
leistung.
5.4 Was die mise à disposition d'un site Web contenant des informa-
tions d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du mar-
keting et des services commerciaux in Klasse 35 und die dazugehöri-
ge Software in Klasse 42 (mise à disposition d'un mode d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de fa-
ciliter la communication entre professionels opérant dans un même
secteur dans les domaines de la publicité, du marketing et des servi-
ces commerciaux) betrifft, beschreibt SALESFORCE auch wieder so-
wohl den Erbringer der Informationen als auch das Zielpublikum und
die Zweckbestimmung. Diese Dienstleistung ermöglicht dem Aussen-
dienst bzw. dem Aussendienstmitarbeiter, sich über Produkte, Werbe-
kampagnen, Marketingbroschüren usw. zu informieren und auszutau-
schen.
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5.5 Die Dienstleistung mise à disposition d'un mode d'utilisation tem-
poraire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de sto-
cker, gérer, suivre, analyser et de synthétiser des données sur les do-
maines du marketing, de la promotion, des ventes, de l'information à
la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'appui aux
ventes et de l'efficacité du personnel in Klasse 42 unterstützt den Au-
ssendienst technisch bei seinen Routinen- und Administrationsaufga-
ben. Diese Dienstleistung versetzt den Aussendienst in die Lage, stets
die aktuellsten Geschäfts- und Kundendaten abzurufen. Damit kann
sich der Aussendienstmitarbeiter z.B. über kurzfristig abgesagte Termi-
ne oder Liefertermine, Verfügbarkeit usw. informieren. Oder er kann
damit auch neue Informationen wie Bestellungen, Reklamationen, ge-
rade vorgenommene Reparaturarbeiten usw. erfassen (vgl. SCHWEIZER,
a.a.O., S. 69). Aus den von den Aussendienstmitarbeitern eingegebe-
nen und gespeicherten Informationen können zudem weiterführende
Erkenntnisse generiert werden, womit wiederum der Verkauf bzw. der
Aussendienst optimiert wird (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 79 f.). SALES-
FORCE beschreibt daher bezüglich dieser Dienstleistung ebenfalls die
Zweckbestimmung und das Zielpublikum bzw. den Erbringer der Infor-
mationen.
5.6 Selbst wenn die in Frage stehenden Dienstleistungen nicht nur
vom oder für den Aussendienst, sondern auch für den Innendienst
(vgl. dazu beispielsweise SCHWEIZER, a.a.O., S. 78 f. oder Lexikon der
Betriebswirtschaft, a.a.O., S. 84) erbracht werden, ist die Bezeichnung
SALESFORCE beschreibend. Für den Ausschluss genügt, wenn das
Zeichen jedenfalls für die eine Hälfte der Erbringer der Informationen
bzw. des Zielpublikums beschreibend und damit für die angesproche-
nen Verkehrskreise insgesamt deskriptiv ist (vgl. RKGE in sic! 1997,
160 E. 4b Elle)
5.7 Für Fachkreise der Ökonomie und der Informatik lässt sich daher
der beschreibende Charakter des Zeichens in Bezug auf die Dienst-
leistungen ohne Fantasieaufwand und ohne Mehrdeutigkeit erkennen.
5.8 Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, die Top Level Domain
".com" dürfe nicht unberücksichtigt bleiben.
Generische Top Level Domains wie ".com", ".org" oder ".net" und nati-
onale Top Level Domains wie ".ch", ".de" etc. sind banale Angaben
ohne konkrete Unterscheidungskraft. Sie sind weder in Alleinstellung
noch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben
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schutzfähig (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008,
Ziff. 4.4.6, S. 75; RKGE in sic! 2005, 804 E. 6 Otto-O/Otto,
RKGE in sic! 2000, 700 E. 5 I/InternetCom (fig.); OGer BL
vom 2. Mai 2000 in sic! 2000, 394 E. 8 ).
Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, wonach die Bezeichnung
".com" eine generische Top Level Domain ohne kennzeichenrechtliche
Unterscheidungskraft ist.
5.9 Zudem ist das Zeichen SALESFORCE.COM im Zusammenhang
mit den in Frage stehenden Dienstleistungen auch freihaltebedürftig.
Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, besteht sowohl ein be-
reits vorhandenes als auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der
englischen Sachbezeichnung für den Aussendienst. Im Interesse eines
funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz
ausgeschlossen und für den Wirtschaftsverkehr freigehalten werden,
an denen ein überwiegendes Interesse der übrigen aktuellen und po-
tenziellen Konkurrenten besteht. Ein einzelner Gewerbetreibender soll
nicht ein Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinnge-
halts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft
noch werden könnte (vgl. BGE 131 III 127 E. 4.1 ff. Smarties;
CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internatio-
nalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 42; EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel
und Frankfurt a. M. 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 35). Eine
Ausnahme käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die bean-
spruchten Dienstleistungen bereits als Marke durchgesetzt hätte (vgl.
Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-600/2007 vom 21. Juli 2007
E. 2.4 volume up und B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.2 we make
ideas work; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 152 ff.; MARBACH, SIWR III, S. 54).
6.
Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vom 16. Mai 2007
erstmals vor, das Zeichen werde seit den 90er Jahren auch in der
Schweiz benutzt, weshalb ohnehin eine Verkehrsdurchsetzung beste-
hen dürfte.
Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, bekannte
wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue
Beweismittel vorgebracht werden (vgl. RKGE in sic! 2004, 38 E. 3 Bos-
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ca/Luigi Bosca Vini Finos Argentinos). Dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts ist demnach – gleich wie den Urteilen seiner Vorgänger-
organisationen, hier insbesondere der RKGE – der Sachverhalt zu
Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirk-
licht hat und bewiesen ist (vgl. Art. 37 VGG i.V.m. Art. 12 und Art. 49
VwVG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. De-
zember 2007 E. 6.1; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998,
Rz. 615 mit Hinweis; VPB 61.31 E. 3.2.3). Die Verkehrdurchsetzung
kann demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurs-
kommission bzw. dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht
werden (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 187).
6.1 Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein
absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden,
wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für
die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 Bst. a
MSchG).
Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem er-
heblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisie-
render Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines
bestimmten Unternehmens verstanden wird. Schranke der Verkehrs-
durchsetzung bildet – wie erwähnt – das absolute Freihaltebedürfnis
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni
2008 E. 7.1 Post, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006,
a.a.O., E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts
4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 4.2 Eurojobs; JÜRG MÜLLER: Zur ver-
stärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007 S. 27 ff.; WILLI,
Art. 2 N. 152 ff., 164; ERIC MEIER: Motifs absolus d'exclusion: la notion
du domaine public dans une perspective comparative, sic! 2005 Son-
derheft, S. 67 ff., S. 69).
Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prü-
fung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftma-
chung der Verkehrsdurchsetzung (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 188 ff.; DAVID,
Kommentar MSchG, Art. 2 N. 42). Die Verkehrsdurchsetzung kann ent-
weder mittels Belege oder durch eine repräsentative Umfrage glaub-
haft gemacht werden (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 189; DAVID, Kommen-
tar MSchG, Art. 2 N. 39 und 42; MARBACH, SIWR III, S. 56; BGE 130 III
332 E. 3.2 Swatch). Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss
Seite 20
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daher nicht zur vollen Überzeugung der entscheidenden Behörde er-
bracht werden, sondern es genügt – ist aber auch erforderlich –, dass
eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tat-
sachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der
Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008
E. 7.1 Post mit Verweis auf BGE 130 III 333 E. 3.2 Swatch, BGE 125 III
372 E. 4, BGE 120 II 398 E. 4c).
Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung richtet sich im Eintragungs-
verfahren nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung. Aufgrund des Eintra-
gungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeit-
punkt der Hinterlegung erfolgt sein (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 190; RKGE
in sic! 2004, 99 E. 5 Diortasche, RKGE in sic! 2004, 224 E. 15 smart-
Module und smartCore; RKGE in sic! 1997, 162 f. E. 2b Bienfait total;
vgl. auch RKGE in sic! 2002, 247 E. 6 Die Post).
Die Durchsetzung als Marke setzt nach geltendem Recht unter ande-
rem deren markenmässigen Gebrauch voraus. Darunter wird der Ge-
brauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der produktebezogene
Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezoge-
nen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke. Ein Anbrin-
gen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht er-
forderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch an-
derweitig hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung
des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und
dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktebe-
zug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. Septem-
ber 2007 E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts
4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 Tripp Trapp, teilweise veröffent-
licht in BGE 130 III 267). Insbesondere muss auf allfälligen Durchset-
zungsbelegen ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als sol-
chen und so in Erscheinung tritt, wie sie auch geschützt werden soll
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. Septem-
ber 2007 E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts
vom 9. Oktober 1979 E. 4 Diagonal, veröffentlicht in PMMBl 1980, S.
10; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni
2008 E. 7.3.1 Post mit Verweis auf EMMANUEL PIAGET in sic! 2007, S. 255,
insbesondere S. 260).
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6.2 Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin reichte die
Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 14. Juli 2008 die folgenden Bele-
ge zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ein:
- eine Teilnehmerliste vom "(...)". Aus dieser Liste gehen die Namen
der Teilnehmenden, deren Arbeitgeber und deren Funktion innerhalb
der Firma hervor. Auf der Liste ist folgendes vermerkt: "Copyright (c)
2000-2008 X._______, inc. All rights reserved." Dieses Dokument wur-
de am 13. Juni 2008 erzeugt bzw. generiert (nachfolgend Beleg Nr. 1).
- ein Artikel in der "(...)" vom (...) 2006 betreffend "(...)". X._______
wird als Unternehmen, welches CRM anbietet, nebst anderen Anbie-
tern genannt (nachfolgend Beleg Nr. 2).
- zwei Artikel in der (...) vom (...) 2008 mit den Titeln (...). Im Artikel
"(...)" werden das X._______-API und Plug-in-Funktionalitäten bei
X._______ hervorgehoben; im SaaS [Software as a Service]-Bereich
wird X._______ als wichtigster Anbieter genannt (nachfolgend Beleg
Nr. 3).
- ein Artikel mit dem Titel "(...)". X._______ wird als bekanntester Vor-
reiter des Geschäfts- und Vertriebsmodells "Software as a Service" ge-
nannt. Aus diesem Artikel geht indessen weder das Publikationsdatum
noch das Publikationsmedium hervor (nachfolgend Beleg Nr. 4).
- ein "Booking Agreement" der X._______ mit dem "(...)" und ein "Spe-
cifications Sheet" für eine Veranstaltung vom (...) 2007 (nachfolgend
Beleg Nr. 5).
- ein Mietvertrag der X._______ Germany GmbH mit dem (...) vom (...)
2008 für eine Veranstaltung vom (...) 2008 mit dem Namen "(...)"
(nachfolgend Beleg Nr. 6).
- eine 18-seitige Kundenliste mit Namen von über (...) Firmen mit Sitz
in der Schweiz. Aus der Liste geht je Firma (account name) jeweils der
Kontoverwalter (account owner), der Bereich, in welcher die Firma tä-
tig ist (industry), die Anzahl Angestellten (Employees), das Land und
die Postleitzahl (CH; Billing Zip/Postal Code) sowie die Lizenzen (Li-
censes) und der Status (Status) hervor. Vermerkt wird "Copyright (c)
2000-2008 X._______, inc. All rights reserved". Dieses Dokument wur-
de am 16. Juni 2008 generiert (nachfolgend Beleg Nr. 7).
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- die Steuererklärung der Beschwerdeführerin für die Abrechnungspe-
riode vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2005 an die Eidgenössische
Steuerverwaltung. In diesem Dokument wird ein Umsatz (Chiffre
d'affaires) von Fr. (...).- angegeben (nachfolgend Beleg Nr. 8).
- die Steuererklärung der Beschwerdeführerin für die Abrechnungspe-
riode vom 1. April 2005 bis 30. Juni 2005 an die Eidgenössische Steu-
erverwaltung. In diesem Dokument wird ein Umsatz (Chiffre d'affaires)
von Fr. (...).- angegeben (nachfolgend Beleg Nr. 9).
- eine Rechnung der Steuerverwaltung des Kt. Y._______ betreffend
(...) vom 19. März 2008 (nachfolgend Beleg Nr. 10).
- ein Formular der Eidgenössischen Steuerverwaltung mit dem Titel
"Verrechnungssteuer auf dem Ertrag von Gesellschaftsanteilen, Parti-
zipations- und Genussscheinen inländischer GmbH" des Jahres 2006.
Aus diesem Dokument geht das Stammkapital der Beschwerdeführerin
von Fr. (...).- hervor (nachfolgend Beleg Nr. 11).
- ein (...) der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 12. Oktober
2007 zur Einreichung des obgenannten ausgefüllten Formulars sowie
des Geschäftsberichts oder einer unterzeichneten Abschrift der Jah-
resrechnung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung; nachfolgend
Beleg Nr. 12).
- ein Formular der Steuerverwaltung des Kt. Y._______ für die Steuer-
erklärung 2006 (nachfolgend Beleg Nr. 13)
- eine Bestätigung des Finanzdepartements des Kt. Y._______ vom 2.
Dezember 2005, wonach die Beschwerdeführerin Hauptsitz in einer
Gemeinde im Kt. Y._______ habe und steuerpflichtig sei (nachfolgend
Beleg Nr. 14).
- ein "Certificate of registration for value added tax" des United King-
doms vom 15. Juni 2006 (nachfolgend Beleg Nr. 15).
6.3 Die internationale Registrierung der Marke trägt das Datum vom
10. Februar 2004. Die Verkehrsdurchsetzung müsste bereits in diesem
Zeitpunkt erfolgt sein (vgl. E. 6.1). Die von der Beschwerdeführerin für
die Verkehrsdurchsetzung eingereichten Belege Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 , 13, 14 und 15 betreffen einen hier nicht massgeblichen,
späteren Zeitpunkt bzw. -raum, bzw. können nicht datiert werden. Für
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die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung per Datum der Hinterlegung
der vorliegenden Marke sind diese Belege daher unerheblich. Hinzu
kommt, dass aus den Belegen Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und
15 – wie die Vorinstanz zu Recht festhält – in keiner Weise ersichtlich
ist, für welche Waren und/oder Dienstleistungen das beanspruchte
Zeichen verwendet wird. Auch kann diesen Belegen nicht entnommen
werden, (ob überhaupt und) wie die Marke auf dem Markt in Erschei-
nung tritt. Aus den Belegen Nr. 2, 3 und 4 geht zwar – abgesehen da-
von, dass sie nach dem 10. Februar 2004 datiert bzw. ohne Datum
sind – zumindest hervor, dass die Beschwerdeführerin CRM-Software
anbietet, doch steht in diesen Artikeln der Gebrauch der Firma im Vor-
dergrund, mit welcher sich die Beschwerdeführerin ihren Kunden ge-
genüber als Unternehmensträgerin und Geschäftspartnerin zu erken-
nen gibt. Aus diesem firmenmässigen Gebrauch lässt sich nichts zu
Gunsten der behaupteten Verkehrsdurchsetzung von
SALESFORCE.COM als Wortmarke für die beanspruchten Dienstleis-
tungen ableiten.
Beleg Nr. 1 betrifft zwar einen Zeitpunkt vor der Hinterlegung, doch
lässt sich auch diesem Beleg in keiner Art und Weise entnehmen, für
welche Waren und/oder Dienstleistungen das beanspruchte Zeichen
verwendet wird. Zudem steht mit dem Vermerk "Copyright (c)
2000-2008 X._______, inc. All rights reserved." wiederum der firmen-
mässige Gebrauch im Vordergrund. Es kann daher der Argumentation
der Vorinstanz gefolgt werden, wonach sich aus diesen Unterlagen
kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens "SALESFORCE.COM"
entnehmen lasse.
Die eingereichten Belege lassen somit nicht den Schluss zu, dass sich
das Zeichen SALESFORCE.COM für die fraglichen Dienstleistungen
in der Schweiz im Verkehr durchgesetzt hat. Damit kann offen bleiben,
ob der gemäss ständiger Praxis der Vorinstanz verlangte, mindestens
zehnjährige Markengebrauch im vorliegenden Fall sachbezogen wäre.
7.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner darauf, dass das Zeichen
SALESFORCE.COM in einer Vielzahl von Ländern, als eintragungsfä-
hig anerkannt worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis aus-
ländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (MARBACH,
SIWR III, S. 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen
Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidun-
Seite 24
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gen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 Viaggio mit Ver-
weis auf BGer in sic! 2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003,
903 Proroot). Eine Rechtsverweigerung kann der Vorinstanz insofern
nicht vorgeworfen werden.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 831 947 SALESFORCE.COM die Eintragung für die
beanspruchten Dienstleistungen zu Recht verweigert hat. Die Be-
schwerdeführerin konnte im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft machen. Die Beschwer-
de ist daher als unbegründet abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsge-
richt [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori-
entieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfah-
rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre-
chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrige-
ren Wert der strittigen Marke.
10.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
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2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-
verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach
Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse
zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 831 947 SALESFORCE.COM; Gerichts-
urkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Barbara Aebi
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
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Versand: 1. Oktober 2008
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