B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-341/2013
Ur t e i l vom 0 1 . Ap r i l 2 0 1 5
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Victorinox AG,
Schmiedgasse 57, 6438 Ibach,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Corsin Blumenthal,
Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
TIMETREX Group Co. Ltd. (Hong Kong),
Unit 04/7F, Mon Kok Kowloon, Brightway Tower No. 33,
HK-Hong Kong,
vertreten durch MESSERSCHMIDT AG,
Hahnrainweg 4, Postfach, 5400 Baden,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 5. Dezember 2012 im
Widerspruchsverfahren Nr. 12542 – CH-Nr. 486'100
VICTORINOX / CH-Nr. 629'831 MILTRORINOX.
B-341/2013
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 23. Mai 2012 wurde die Eintragung der Schweizer Wortmarke
Nr. 629 831 "MILTRORINOX" der TIMETREX Group Co. Ltd. in Swissreg
veröffentlicht. Die Marke hat folgendes Warenverzeichnis:
Klasse 9: Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillenge-
stelle, optische Linsen.
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstru-
mente.
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peit-
schen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Victorinox AG beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am 8. August
2012 vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am
20. Dezember 2000 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 486 100 "VICTORI-
NOX", welche u. a. für die nachfolgenden Waren registriert wurde:
Klasse 9: Elektrische, elektronische, fotografische, Vermessungs-, Film-,
optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsap-
parate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wie-
dergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Telefonapparate,
einschliesslich Mobiltelefone; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsge-
räte und Computer; Teile und Ersatzteile zu allen vorgenannten Waren.
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-
strumente.
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Badeta-
schen, Campingtaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Reisetaschen,
Schultaschen; Rucksäcke, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazier-
stöcke.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im We-
sentlichen aus, beide Marken seien aufgrund ihrer identischen Endungen
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Seite 3
auf "INOX" sowie der ähnlichen Wortanfängen "VICTOR" und "MILTROR"
visuell und phonetisch sehr ähnlich. Die angefochtene Marke übernehme
die Widerspruchsmarke nahezu ganz, denn einzig die ersten zwei Konso-
nanten seien unterschiedlich. Die Widerspruchsmarke verfüge aufgrund ih-
rer Bekanntheit über einen erhöhten Schutzumfang und eine entsprechend
erhöhte Kennzeichnungskraft. Da die beanspruchten Waren beider Marken
gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden.
Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Ab-
nehmer aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten fälschlicherweise mindestens
eine wirtschaftliche Verbindung vermuten würden.
C.
Mit Verfügung vom 10. August 2012 setzte die Vorinstanz der Wider-
spruchsgegnerin Frist zur Einreichung einer Widerspruchsantwort an, wo-
bei diese die Frist unbenutzt verstreichen liess.
D.
Mit Verfügung vom 25. Oktober 2012 schloss die Vorinstanz den Schriften-
wechsel im Widerspruchsverfahren.
E.
Am 5. Dezember 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Ange-
sichts der Unterschiede in den jeweiligen Zeichenanfängen, nämlich "Vic-
tor" und "Miltror", sowie der Tatsache, dass "INOX" beschreibend sei, ver-
neinte die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Selbst in
Anbetracht des strengen Massstabs aufgrund der Warengleichartigkeit und
des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchsmarke würden diese Un-
terschiede ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu ban-
nen.
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Widersprechende (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) am 21. Januar 2013 Beschwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der an-
gefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwer-
degegnerin gutzuheissen.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, bei
der Widerspruchsmarke handle es sich um eine für Messer äusserst be-
kannte Marke, welche praktisch wie keine zweite Schweizer Marke Werte
wie Funktionalität, Qualität, Innovation und Kultdesign verkörpere und in
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die Welt hinaustrage. Durch ihre langjährige und intensive Nutzung in der
Schweiz für mehr als nur Messer, sei die Marke VICTORINOX sehr be-
kannt. Entsprechend stark sei die Widerspruchsmarke. Die Verwechs-
lungsgefahr zwischen beiden Marken sei zu bejahen, denn zum einen be-
stünde Warengleichartigkeit und zum anderen eine Zeichenähnlichkeit. Die
angefochtene Marke übernehme die Vokalfolge, die Silbenanzahl und den
Ausspracherhythmus ganz. Auch seien die Endungen "ORINOX" und
"TRORINOX" nahezu identisch. Weiter bestünde zwischen den Anfangs-
buchstaben "V" und "M" zumindest eine schriftbildliche Ähnlichkeit. Da die
beanspruchten Waren beider Marken gleichartig seien und es sich bei der
Widerspruchsmarke zudem um eine Marke mit erhöhter Bekanntheit
handle, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die in der
angefochtenen Marke vorhandenen kleinen Unterschiede reichten nicht
aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.
G.
Unter Einreichung aller Vorakten erstattete die Vorinstanz am 22. April
2013 eine Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung
der Beschwerde. Zum Zeichenvergleich hielt sie fest, dass selbst wenn es
sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle, die
Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen zwischen den Vergleichszei-
chen zu keiner markenrechtlich relevanten Zeichenähnlichkeit führe. Der
gemeinsame Zeichenbestandteil "inox" bedeute "rostfrei" und sei im Zu-
sammenhang mit den von beiden Marken beanspruchten Waren beschrei-
bend. Die Übereinstimmung im gemeinfreien Element begründe keine Ver-
wechslungsgefahr.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juni 2013 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Auf die Argumen-
tation der Vorinstanz stützend, verneinte sie eine Zeichenähnlichkeit sowie
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Ausserdem bestritt sie den
rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke.
I.
Mit Replik vom 4. September 2013 hielt die Beschwerdeführerin ihre
Rechtsbegehren aufrecht und reichte weitere Bekanntheitsbelege ein. Sie
stellte namentlich fest, die Vorinstanz habe es zum einen unterlassen, die
amtsnotorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke und ihren entspre-
chend starken Schutzumfang zu berücksichtigen. Zum anderen habe die
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Vorinstanz die Warenidentität bzw. grosse Warennähe nicht gebührend ge-
würdigt. Beide Zeichen würden in ihren letzten drei Silben mit Ausnahme
eines einzigen Buchstabes, welcher im Übrigen leicht übergangen werde,
übereinstimmen. Angesichts des erhöhten Schutzumfanges der Wider-
spruchsmarke sei eine Verwechslungsgefahr klar zu bejahen.
J.
Die Beschwerdegegnerin liess die ihr mit Verfügung vom 5. September
2013 angesetzte und mit Verfügung vom 3. Oktober 2014 bis zum 14. No-
vember 2013 verlängerte Frist zur Einreichung einer Duplik unbenutzt ver-
streichen.
K.
Der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren wurde mit Verfügung vom
22. November 2013 geschlossen.
L.
Mit Eingabe vom 2. Juni 2014 reichte die Beschwerdegegnerin unaufge-
fordert ihre Kostennote ein. Diese wurde der Beschwerdeführerin zur frei-
gestellten Stellungnahme bis zum 3. Juli 2014 zugestellt.
M.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen
Parteiverhandlung verzichtet.
N.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-
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schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer-
deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutre-
ten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.2 Gemäss auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke
gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach
der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31
MSchG). Vorliegend erfolgte der am 8. August 2012 gestützt auf die ältere
Marke CH-Nr. 486 100 VICTORINOX erhobene Widerspruch frist- und
formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).
3.
3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da-
raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des
Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473
E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007
vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MAR-
BACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen
den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden
Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zei-
chen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren
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Seite 7
und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnun-
gen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas").
Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-
chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli-
che Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-
telbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina",
BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001
vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE
122 III 382 ff. "Kamillosan").
3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall
der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder
Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen,
da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-
sichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thou-
venin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe
auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und interna-
tionalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Mar-
ken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-
chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um
eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a
"Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom
3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies
KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari
c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren
wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol",
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5
"Aromata/Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr
durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen;
B-341/2013
Seite 8
Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello";
MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All
Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geisti-
ges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red
Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist da-
her nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor
dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Roth-
mans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs-
punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der
älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).
4.1 Die in Klasse 14 von beiden Marken beanspruchten "Edelmetalle und
deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren,
soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" richten sich gemäss Recht-
sprechung regelmässig an das allgemeine Publikum, d.h. an den Endver-
braucher (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2012 vom
7. Mai 2013 E. 3 "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]", B-5427/2011 vom 20. Feb-
ruar 2013 E. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer"). Auch die in Klasse 9 von der
angefochtenen Marke beanspruchten Brillenwaren und die von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten optischen Geräte richten sich mehrheitlich
an das allgemeine Publikum (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS"). Gleiches gilt zudem
für die in Klasse 18 beanspruchten Maroquinerie- und Reitwaren, welche
mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Ok-
tober 2013 E. 4 "Alaïa/Lalla ALIA, LALLA ALIA [fig.]", B-3162/2010 vom
8. Februar 2012 E. 4 "5th avenue/avenue [fig.]").
4.2 Im Anschluss ist der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer zu definie-
ren. Die in Klasse 9, 14 und 18 beanspruchten Waren richten sich grund-
sätzlich an das allgemeine Publikum (vgl. E. 4.1 hiervor). Sie werden von
den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (JOLLER,
B-341/2013
Seite 9
a.a.O., Art. 3 N. 54). Es ist indessen davon auszugehen, dass der Abneh-
mer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei
eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "Alaïa/Lalla
ALIA, LALLA ALIA [fig.], B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen
"Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]", B-5427/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2
"NAVITIMER/Maritimer", B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5
"TCS/TCS").
5.
Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberste-
henden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und dem-
selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-597/2013 vom
18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/EMIC" mit Hinweisen). Für das Bestehen gleich-
artiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungs-
stätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how,
den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck
der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologi-
sche Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zube-
hör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August
2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichar-
tigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles
Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode";
RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von
Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben
Käuferschicht sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware
zu Hilfsware oder Rohstoff (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; MARBACH,
SIWR III/1, N. 831).
5.2 Vorliegend unbestritten sind die Identität der von beiden Marken bean-
spruchten Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-
gestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten
B-341/2013
Seite 10
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-
strumente" in Klasse 14 sowie "Leder und Lederimitationen sowie Waren
daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke" in Klasse
18.
5.3 In Bezug auf die von der angefochtenen Marke in Klasse 18 bean-
spruchten Waren "Häute und Felle" sowie "Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren" hat die Vorinstanz auf Gleichartigkeit zu den von der Wider-
spruchsmarke in Klasse 18 beanspruchten Waren "Leder" und "Waren aus
Leder" geschlossen. Dieser Einschätzung ist in Bezug auf die Waren "Peit-
schen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" zu widersprechen: Wohl ist Le-
der ein Bestandteil von Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren,
aber diese Waren werden von einem unterschiedlichen Abnehmerkreis
nachgefragt, da sie dem Umgang mit Tieren dienen und entsprechend in
Tierbedarfsläden gekauft werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3 f. "Salamander [fig.]/[fig.]").
Hingegen handelt es sich bei "Häute und Felle" genauso wie bei "Leder"
um Waren, welche sich durchaus an denselben Abnehmerkreis richten und
auch in der gleichen Vertriebsstätte erworben werden können (vgl. Verkauf
von Leder, Felle und Häute bei: Ryffel Felle und Leder AG
/>, Räber Leder AG , Johann
Hofstetter & Co. ), weshalb im Einklang
mit der Vorinstanz eine Gleichartigkeit zu bejahen ist – was im Übrigen von
den Verfahrensparteien auch nicht bestritten wird.
5.4 Schliesslich hat die Vorinstanz in Bezug auf die von der angefochtenen
Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren "Sonnenbrillen, Brillen- und Son-
nenbrillenetuis, Sonnenbrillengestelle, optische Linsen" auf Gleichartigkeit
mit den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten
"optische Apparate und Instrumente". Entgegen der vorinstanzlichen Beur-
teilung ist eine Gleichartigkeit zwischen diesen Waren einzig in Bezug auf
die von der angefochtenen Marke beanspruchten "optischen Linsen" zu
bejahen, da die Herstellung dieser Waren Fachkenntnisse bei der Herstel-
lung optischer Linsen voraussetzt. Hingegen ist eine Gleichartigkeit zwi-
schen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Sonnen-
brillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillengestelle" und den von
Widerspruchsmarke beanspruchten "optischen Apparate und Instrumente"
mangels Überschneidungen bei den Vertriebswegen sowie bei den Her-
B-341/2013
Seite 11
stellungsfachkenntnissen, zu verneinen. So setzt namentlich die Herstel-
lung von Brillenetuis, -gestellen sowie ungeschliffener Sonnenbrillen keine
Fachkenntnisse zur Herstellung optischer Linsen voraus.
5.5 Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass zwischen
den von der Widerspruchsmarke und von der angefochtenen Marke bean-
spruchten Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-
gestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-
strumente" in Klasse 14 sowie "Leder und Lederimitationen sowie Waren
daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke" in Klasse
18 Identität besteht. Weiter ist eine Gleichartigkeit zwischen den von der
Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Waren "optische Apparate
und Instrumente" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 9 bean-
spruchten "optischen Linsen" sowie in Klasse 18 zwischen den von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Ware "Leder" und den von der ange-
fochtenen Marke beanspruchten Waren "Häute und Felle" zu bejahen. Hin-
gegen ist die Beschwerde ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zei-
chenähnlichkeit, bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruch-
ten Waren "Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillen-
gestelle" (Klasse 9) und "Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren"
(Klasse 18) mangels Gleichartigkeit zu einer von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Waren abzuweisen.
6.
Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob bezüglich den in Klasse 9, 14
und 18 beanspruchten Waren, für welche eine Gleichartigkeit bejaht wurde,
eine Zeichenähnlichkeit besteht.
6.1
6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist
der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs-
kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver-
gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Ad-
wista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705),
doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die bei-
den Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das
Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetrage-
nen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O
B-341/2013
Seite 12
[fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig
eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.),
weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs-
kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamil-
losan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei
der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden
(MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Ka-
millosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entschei-
den, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kenn-
zeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hin-
weis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13.
November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine
Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1,
N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").
6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild
und Sinngehalt geprägt (MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang
prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Auf-
einanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die
Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist
(BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b
"Boss/Boks"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom
18. Mai 2007 E. 4.2 "Feel'n learn/See'n learn"). Zur Feststellung des Sinn-
gehalts wird auf das Zeichenverständnis in allen Landessprachen abge-
stellt, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2 "Pa-
lace [fig.]").
6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "VICTORINOX"
und "MILTRORINOX" gegenüber. Beide Marken bestehen aus viersilbigen
Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt.
Die identische Vokalfolge beider Marken lautet "I-O-I-O". Weiter stehen
sich die Konsonantenfolge "V-C-T-R-N-X" und "M-L-T-R-R-N-X" gegen-
über. Die Marken stimmen in der jeweiligen Wortendung "ORINOX" über-
ein. Ausserdem weisen beide Marken die nahezu identische Anzahl Buch-
staben auf, nämlich 10 (Widerspruchsmarke) bzw. 11 (angefochtene
Marke). Damit bestehen bezüglich Wortklang und Schriftbild, insbesondere
durch die identische Vokalfolge und die identische Zeichenendung, Ge-
meinsamkeiten. Unterschiede kommen einzig in der Konsonantenfolge der
ersten Silbe sowie dem zusätzlichen "R" der zweiten Silbe in der angefoch-
tenen Marke vor.
B-341/2013
Seite 13
6.3 Zum Sinngehalt der Vergleichszeichen ist vorgängig festzustellen, dass
keines lexikalisch erfasst ist. Auch ist beiden Zeichen unmittelbar und ohne
dass sie jeweils gedanklich aufgeteilt würden, kein Sinngehalt zu entneh-
men. Da in einer Bezeichnung jedoch stets nach einem bekannten Bedeu-
tungsinhalt gesucht wird, werden die betroffenen Verkehrskreise die Zei-
chen ohne weiteres aufteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4765/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 "MYPHOTOBOOK"). Aller-
dings werden beide Marken jeweils in einem Atemzug ausgesprochen,
weshalb die Art und Weise wie die Marken gedanklich zerlegt werden, nicht
auf der Hand liegt. So können die Marken u.a. in "VICTORI-NOX", "VIC-
TOR-INOX" oder "VIC-TORINOX" bzw. "MILTRORI-NOX", "MILTROR-
INOX" oder "MILTRO-RINOX" und damit in verschiedene Bedeutungsin-
halte zerlegt werden. Die nachfolgende Untersuchung der verschiedenen
Bedeutungsinhalte greifen daher nur, wenn die Marken überhaupt als zu-
sammengesetzt wahrgenommen werden.
6.3.1 In beiden Zeichen ist der Begriff "inox" enthalten. Es handelt sich hier-
bei um die französische Abkürzung des Nomens "inoxidable" und bedeutet
"nicht rostend" (Eintrag zu "inox" in: LE NOUVEAU PETIT ROBERT, diction-
naire alphabétique et analogique de la langue française, édition 2012,
S. 1336). Allgemein wird mit "inoxidieren" der Vorgang bei welchem eine
Rostschutzschicht aus Oxiden auf eine Metalloberfläche aufgebracht
bringt, beschrieben (Eintrag zu "inoxidieren" in: DUDEN ONLINE, abrufbar
unter ). Alle Verfahrensbeteiligten sind sich einig,
dass der Begriff zur Bezeichnung von rostfreiem Stahl zumindest im Fran-
zösischen üblich ist. Dieses Zeichenelement ist daher – insbesondere im
Zusammenhang mit Waren aus Stahl – mindestens von den Französisch-
sprachigen Verkehrsteilnehmern im soeben beschriebenen Sinn verständ-
lich (vgl. E. 6.1.2 hiervor). Im Zusammenhang mit nichtmetallischen Waren
kommt diesem Begriff allerdings keine beschreibende Bedeutung zu und
er wird in deren Zusammenhang als Fantasiebegriff wahrgenommen.
6.3.2 In der Widerspruchsmarke ist als weiteres Wortelement der Begriff
"VICTOR" enthalten. Es handelt sich hierbei um einen männlichen Vorna-
men. Dessen lateinischer Ursprung mag – wie die Vorinstanz ausführt –
die Bedeutung "Sieger" bzw. "siegen" haben. Auch könnte man – wie von
der Vorinstanz vorgeschlagen – das Zeichen VICTORINOX in VICTORI-
NOX aufteilen und damit phonetisch das englische Nomen "victory" wahr-
nehmen. Setzt man das Zeichen aber in Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren so scheint es unwahrscheinlich, dass diese Bedeutung
sich den Abnehmern ohne Gedankenaufwand aufdrängt. Dies umso mehr
als dass vorliegend weder für Messer noch für Waffen, sondern in erster
B-341/2013
Seite 14
Linie für Uhren und Gepäckwaren Schutz beansprucht wird. Eine weitere
Bedeutung hat der Begriff "Victor" nicht.
6.3.3 Ausserdem kann die Widerspruchsmarke in die Elemente "VIC-TO-
RINOX" sowie "VICTO-RINOX" aufgeteilt werden. "TORINOX", "VICTO"
und "RINOX" haben keinen definierbaren Sinngehalt. Einzig "VIC" kann als
Kurzform für "VICTOR" erkannt werden, was aber im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren unbestimmt ist.
6.3.4 Die angefochtene Marke ihrerseits führt je nach Aufteilung die weite-
ren Zeichenelemente "MILTROR", "MILTRORI", "MILTRO", "MILT" und
"RORINOX" auf. Es handelt sich hierbei unstreitig um Fantasiebegriffe
ohne bestimmbaren Sinngehalt.
6.3.5 Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass bei beiden Zei-
chen einzig das Element "inox" einen klar bestimmbaren Sinngehalt hat.
Je nach gedanklicher Aufteilung der Marken wird dieses Element jedoch
nicht wahrgenommen. Es kann daher in Bezug auf einen bestimmbaren
Sinngehalt festgestellt werden, dass der Widerspruchsmarke in ihrer Ge-
samtheit die Bedeutung von "Victor rostfrei" oder gar "siegen/Sieger rost-
frei" zugeordnet werden kann, diese Bedeutung jedenfalls im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Schmuck- und Reisewaren jedoch nicht auf
der Hand liegt. Die angefochtene Marke wird – obschon sie den Hinweis
"rostfrei" enthält – in ihrer Gesamtheit dank dem unbestimmten Element
"Miltror" ganz als Fantasiezeichen wahrgenommen. Damit liegt eine tat-
sächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken einzig bezüglich
dem Element "INOX" vor.
6.4 Es ist daher festzustellen, dass die angefochtene Marke die Vokalfolge
sowie die Wortendung der Widerspruchsmarke vollkommen übernimmt.
Daraus ergeben sich Ähnlichkeiten im Klang und im Schriftbild. Wohl be-
stehen Unterschiede bezüglich der Konsonantenfolge der ersten und zwei-
ten Silbe sowie im Sinngehalt. Diese festgestellten Unterschiede vermögen
an der Zeichenähnlichkeit jedoch nichts zu ändern (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.4.2 "Mc [fig.]/MC2
[fig.]" und B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, intel in-
side [fig.]/GALDAT INSIDE"). Die Zeichenähnlichkeit wurde von der Vo-
rinstanz zu Recht bejaht.
7.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung
B-341/2013
Seite 15
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksam-
keitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der
beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu ur-
teilen.
7.1
7.1.1 Vorliegend macht die Beschwerdeführerin die erhöhte Bekanntheit
ihrer Marke "VICTORINOX" geltend. Sie reicht hierzu zahlreiche Belege
ein, welche einen intensiven und langjährigen Gebrauch der Wider-
spruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren doku-
mentieren sollen. Es sind dies eine Broschüre zum Taschenmesser (Bei-
lage 9), ein Firmenportrait zum 125. Jährigen Firmenjubiläum (Beilage 10),
zwei Printinserate (datiert September 2011 und Mai 2012; Beilagen 11 und
12), Fotografien von Plakatwerbungen in Bergbahnen sowie die entspre-
chenden Rechnungen der Bergbahnen (datiert November 2010 und 2011;
Beilagen 13-15), eine Mediendokumentation zur Firma Victorinox (datiert
Juni 2010; Beilage 16), ein Zeitungsartikel vom 14. Mai 2009 im Tages-
Anzeiger zur Sortimentserweiterung der Beschwerdeführerin (Beilage 17),
ein Zeitungsartikel zur Beschwerdeführerin vom März 2008 im Schweizeri-
schen Waffenmagazin SWM (Beilage 18), eine Liste der schweizerischen
Einzelhändler der Victorinox Swiss Army Watches SA vom Juni 2012 (Bei-
lage 19), eine Zusammenstellung von Printscreens von Fotos der Uhren-
auslagen verschiedener Verkaufsorte in der Schweiz (datiert 2009; Beilage
20), ein undatierter Verkaufsprospekt von Uhren (Beilage 21 [gemäss An-
gabe der Beschwerdeführerin aus dem Jahre 2002 datierend]), Auszüge
aus den Uhrenkataloge der Beschwerdeführerin der Jahren 2007-2012
(Beilagen 22-26), Preislisten verschiedener Uhrenmodelle der Jahre
1995/1996/1998 und 1999 (Beilage 27), Preislisten zu Uhrenmodelle für
schweizerische und internationale Händler der Jahre 2002-2012 (Beilage
28), diverse Rechnungsbelege zu Uhrenverkäufe in der Schweiz für die
Jahre 2007-2012 (Beilage 29), Liste der schweizerischen Einzelhändler
von Gepäckstücken der Beschwerdeführerin der Jahren 2002-2012 (Bei-
lage 30), Auszüge aus den internationalen Warenkatalogen zu Reisege-
päck der Jahren 2004 und 2005 (Beilagen 31 und 32), ein undatierter Sor-
timentskatalog (Beilage 33 [gemäss Angabe der Beschwerdeführerin aus
dem Jahre 2013 datierend]), diverse Rechnungsbelege zu Verkäufe von
Gepäckstücken in einem Verkaufsgeschäft in Bern für die Jahre 2002-2012
(Beilage 34). Die Beschwerdeführerin weist ausserdem auf die im Rahmen
der Erarbeitung der Swissness-Gesetzesvorlage geführte Studie "Swiss-
ness 2010" der Universität St. Gallen hin (vgl. Beilage 37). Darin wird u.a.
festgehalten, dass die Widerspruchsmarke eine der weltweit bekanntesten
B-341/2013
Seite 16
Schweizer Marken sei. Die Beschwerdeführerin ist denn auch der Ansicht,
"Victorinox" sei eine berühmte Marke und geniesse einen entsprechend
hohen Schutzumfang (vgl. Beschwerde, Rz. 8).
7.1.2 Von allen Verfahrensbeteiligten unbestritten ist die schweizweite, no-
torische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "Victorinox" im Zusammen-
hang mit Taschenmessern aller Art. Die Beschwerdegegnerin wendet aller-
dings ein, dass sich diese Bekanntheit nicht auf die vom Widerspruch be-
troffenen Waren der Klassen 9, 14 und 18 bezieht. Sie bestreitet ausser-
dem, dass aus den eingereichten Belegen ein intensiver und langjähriger
Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Waren
hervorgeht.
7.1.3
7.1.3.1 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist festzustellen,
dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit "Armbanduhren" der
Klasse 14 seit über 10 Jahren in der Schweiz benutzt wird. Dies belegen
die diversen Uhrenverkäufe in der Schweiz seit 2007 (Beilage 29), die
schweizerischen Preislisten der Uhrenmodelle für die Jahre 1995-1999
und 2002-2012 (Beilagen 27 und 28) sowie die Liste der schweizerischen
Einzelhändler der Victorinox Swiss Army Watches SA (Beilage 19). Dass
die Beschwerdeführerin solche mit der Widerspruchsmarke gekennzeich-
neten Waren ebenfalls seit mehr als 10 Jahre in der Schweiz bewirbt, zei-
gen ein aus dem Jahr 2002 stammender Verkaufsprospekt zu den Uhren-
modellen (Beilage 21), die in Bergbahnen angebrachten Plakatwerbungen
der Jahren 2010 und 2011 (Beilagen 13 bis 15), zwei Printinserate der Jah-
ren 2011 und 2012 (Beilagen 11 und 12), die jährlichen Uhrenkataloge der
Beschwerdeführerin seit 2007 (Beilagen 22 bis 26) sowie die dem Jahr
2009 zuordenbare Fotografien diverser Geschäftsauslagen von Juwelier-
waren der Beschwerdeführerin (Beilage 20). Aus diesen Belegen geht ein
langjähriger und intensiver Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusam-
menhang mit "Armbanduhren" hervor.
7.1.3.2 Allerdings fallen unter den in Klasse 14 beanspruchten "Uhren und
Zeitmessinstrumente" weit mehr Waren als nur Armbanduhren. So zählen
z.B. Stand-, Auto- und Stoppuhren zu den Zeitmessinstrumenten. Aus den
eingereichten Belegen lassen sich hingegen keine Indizien für eine Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit anderen Uhren
bzw. Zeitmessinstrumenten als Armbanduhren erkennen. Dies gilt auch für
die in Klasse 14 ebenfalls beanspruchten "Edelmetalle und Legierungen
sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in
B-341/2013
Seite 17
anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edel-
steine". So ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin festzustellen,
dass die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in deren
Zusammenhang zu verneinen ist.
7.1.4
7.1.4.1 Weiter gibt die Beschwerdeführerin an, die Widerspruchsmarke
habe in der Schweiz auch im Zusammenhang mit Gepäckwaren Bekannt-
heit erlangt und legt hierzu Gebrauchs- und Werbebelege vor. Aus den ein-
gereichten Belegen lässt sich jedoch im Zusammenhang mit Gepäckwaren
nicht auf eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz schlies-
sen. So betreffen die eingereichten Rechnungsbelege (Beilage 34) ledig-
lich ein einziges lokales Verkaufsgeschäft, was für sich allein nicht als
Nachweis genügt, dass sich die Marke beim schweizerischen Publikum
eingeprägt hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 vom
1. Februar 2013 E. 8.4.2 "[fig.], UMBRO [fig.]/UNLIMITED [fig.]"). Weiter
handelt es mit jährlich durchschnittlich 104 Bestellungen (Durchschnitt aus
den belegten Lieferungen der Jahre 2002 bis 2012) um zu geringe Mengen
um von einer erhöhten Bekanntheit sprechen zu können (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 6.2 "OS-
CILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Auch die Liste der schweizerischen
Einzelhändler, welche solche Waren verkaufen (Beilage 30), lässt für sich
alleine vorliegend einzig den Schluss zu, dass diese Händler seit 2002
Kunden der Beschwerdeführerin sind. Dass mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichnete Gepäckwaren beworben werden, weisen die Detailhänd-
lerkataloge der Jahren 2004, 2005 und 2013 (Beilagen 31 bis 33), die in
Bergbahnen angebrachten Plakatwerbungen der Jahren 2010 und 2011
(Beilagen 13 bis 15) sowie zwei Printinserate der Jahren 2011 und 2012
(Beilagen 11 und 12) aus. Damit belegt die Beschwerdeführerin allerdings
keine hohe Werbepräsenz (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-4362/2012 vom 3. Dezember 2013 E. 7.1.3.3 "Winston/Wickson, Wilton",
B-3162/2010 8. Februar 2012 E. 6.5.1 und 6.5.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue
[fig.]"). Auch kombiniert lassen die eingereichten Unterlagen damit nicht
den Schluss zu, die Widerspruchsmarke geniesse in der Schweiz eine er-
höhte Bekanntheit im Zusammenhang mit "Waren aus Leder und Lederi-
mitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und
Handkoffer; Badetaschen, Campingtaschen, Einkaufstaschen, Handta-
schen, Reisetaschen, Schultaschen; Rucksäcke".
7.1.4.2 In Klasse 18 beansprucht die Beschwerdeführerin ausserdem
Schutz für die Waren "Leder und Lederimitationen" sowie "Regenschirme,
B-341/2013
Seite 18
Sonnenschirme und Spazierstöcke". In Bezug auf Regenschirme geht aus
dem als Beilage 33 eingereichten aktuellen Sortimentskatalog zwar hervor,
dass die Widerspruchsmarke zumindest in aktueller Zeit auch für Regen-
schirme (Beilage 33, S. 78) gebraucht wird. Damit belegt die Beschwerde-
führerin aber weder einen langjährigen Gebrauch noch eine Bekanntheit.
Belege betreffend die Waren "Leder und Lederimitationen; Sonnenschirme
und Spazierstöcke" legt die Beschwerdeführerin nicht vor. Somit ist einer
erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch im Zusammenhang mit
den Waren "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" sowie "Le-
der und Lederimitationen" zu verneinen. Es ist daher festzuhalten, dass die
Widerspruchsmarke auch gegenüber den einzig von der angefochtenen
Marke beanspruchten Waren "Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre
und Sattlerwaren" einzig eine normale Kennzeichnungskraft und damit ei-
nen normalen Schutzumfang geltend machen kann.
7.1.5 Schliesslich liegen für die in Klasse 9 beanspruchten Waren weder
Gebrauchs- noch Werbebelege vor. Entgegen der Meinung der Beschwer-
deführerin muss daher die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchs-
marke im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 ebenfalls verneint
werden.
7.1.6 In einem Zwischenschritt kann folglich festgehalten werden, dass
eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammen-
hang mit den von ihr beanspruchten Waren "Armbanduhren" in Klasse 18
bejaht werden kann. Im Zusammenhang mit diesen Waren verfügt die Wi-
derspruchsmarke demnach über eine erhöhte Kennzeichnungskraft sowie
einen erhöhten Schutzumfang. Hingegen kann die Widerspruchsmarke im
Zusammenhang den in Klasse 9 beanspruchten Waren sowie den in
Klasse 14 "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-
strumente, ausgenommen Armbanduhren" und sämtlichen in Klasse 18 be-
anspruchten Waren einzig eine normale Kennzeichnungskraft und einen
entsprechend normalen Schutzumfang geltend machen (vgl. E. 7.1.3 f.
hiervor). Daran ändert auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin ihr
unter der Widerspruchsmarke angebotene Sortiment ständig erweitert,
nichts: Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
der einen Ware kann nicht ohne weiteres auf eine andere Ware übertragen
werden (vgl. E. 7.1.3.2 hiervor).
B-341/2013
Seite 19
7.2 Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten
festgestellt werden, dass aufgrund der Identität der jeweils beanspruchten
Waren "Armbanduhren" in Klasse 14, der vorhandenen Ähnlichkeiten im
Zeichenvergleich sowie des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchs-
marke im Zusammenhang mit diesen Waren sich die Anforderungen an
den Zeichenabstand diesbezüglich erhöhen. Da die massgeblichen Abneh-
mer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit "Armbanduh-
ren" eine durchschnittliche Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4.2 hier-
vor), genügen die festgestellten Unterschiede in den Anfangssilben nicht,
um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 17. April 2013 E. 7.5 "INTEL INSIDE, intel inside
[fig.]/GALDAT INSIDE"). Eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Mar-
ken ist auch im Zusammenhang mit den Waren "Uhren und Zeitmessin-
strumente" zu bejahen, da sie mit "Armbanduhren", in deren Zusammen-
hang die Widerspruchsmarke einen erweiterten Schutzumfang geltend ma-
chen kann, ausgeprägt gleichartig sind. Hingegen ist die Verwechslungs-
gefahr im Zusammenhang mit den in Klasse 9 und Klasse 18 beanspruch-
ten Waren für welche eine Gleichartigkeit bejaht wurde (vgl. E. 5.4 hiervor),
sowie den von der angefochtenen Marke in Klasse 14 ebenfalls bean-
spruchten Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus her-
gestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine" im Einklang mit der Vo-
rinstanz zu verneinen. Im Zusammenhang mit diesen Waren geniesst die
Widerspruchsmarke keinen erhöhten Schutzumfang, weswegen die Anfor-
derungen an die Unterscheidbarkeit nicht erhöht sind. Es ist folglich anzu-
nehmen, dass die Abnehmer aufgrund ihrer durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit die Unterschiede in den Zeichenbestandteile "Victor" und "Miltror"
erkennen. Eine Verwechslungsgefahr ist darum zu verneinen. Ausserdem
ist im Zusammenhang mit den in Klasse 9, 14 und 18 beanspruchten me-
tallenthaltenden Waren festzustellen, dass der Wortbestandteil "INOX"
hierfür kennzeichnungsschwach und insoweit davon auszugehen ist, dass
die Verkehrskreise diesem Markenbestandteil weniger Gewicht beimessen
und ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf die bei durchschnittlicher Auf-
merksamkeit unterscheidbaren Markenbestandteile "Victor" bzw. "Miltror"
richten, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.
8.
Zusammenfassend ist dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin ein-
zig in Bezug auf die in Klasse 14 beanspruchten Waren "Uhren und Zeit-
messinstrumente" stattzugeben. Die Beschwerde ist damit teilweise gutzu-
heissen. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 5. Dezember
B-341/2013
Seite 20
2012 ist aufzuheben, soweit er die Abweisung des Widerspruchs bezüglich
der in Klasse 14 beanspruchten Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente"
vorsieht. Entsprechend ist die Eintragung der Marke Nr. 629 831 MILTRO-
RINOX im schweizerischen Register in Bezug auf diese Waren zu wider-
rufen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu
einem Viertel. Entsprechend sind beide Parteien anteilsmässig kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-
dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher
unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-
fuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kos-
ten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen und zu drei Vier-
tel der Beschwerdeführerin, d.h. in der Höhe von Fr. 3'000.– und zu einem
Viertel der Beschwerdegegnerin, d.h. in der Höhe von Fr. 1'000.–, aufzuer-
legen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.– ist ihr damit im Umfang von Fr. 1'000.– zurückzuerstatten.
9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu einem Viertel
obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf
Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Die Wi-
derspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Ent-
B-341/2013
Seite 21
scheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegeg-
nerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren zu einem Viertelaufzu-
erlegen und sie hat der Beschwerdeführerin daher Fr. 200.– zu ersetzen.
9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des
Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin-
dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten
der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei
(Art. 8 VGKE). Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin
etwa zu einem Viertel obsiegt und zu drei Viertel unterliegt, hat diese der
Beschwerdegegnerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung
zu zahlen. Diese ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 2. Juni
2014 festzusetzen. Aus der detaillierten Kostennote geht hervor, dass dem
Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin seit Juli 2012 Kosten in der Höhe
von Fr. 1'780.80 und Auslagen in der Höhe von Fr. 39.– entstanden sind.
Gesamthaft geht diese Kostennote demnach von einem Totalbetrag von
Fr. 1'819.80 aus. Obschon dieser Gesamtbetrag angemessen erscheint,
gilt es doch zu berücksichtigen, dass darin Kosten aufgeführt werden, wel-
che im vorinstanzlichen Verfahren entstanden sind und für welche die Be-
schwerdegegnerin aufgrund ihrer verspäteten Eingabe nicht entschädigt
wird. Der Beschwerdegegnerin steht einzig eine Entschädigung bezüglich
der ihr im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten zu. Die Kostennote
ist demnach um die ausgewiesenen Kosten von Fr. 480.– sowie Auslagen
in der Höhe von Fr. 9.– herabzusetzen. Die Beschwerdegegnerin kann
demzufolge eine Parteientschädigung von Fr. 1'330.80 geltend machen.
Unter Berücksichtigung, dass die Beschwerdeführerin zu drei Vierteln un-
terliegt, hat diese die Beschwerdegegnerin demnach summa summarum
mit Fr. 998.10 zu entschädigen.
9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzli-
che Verfahren keiner der Parteien eine Entschädigung zu. Sie begründete
dies damit, dass sich die im vorinstanzlichen Verfahren obsiegende Be-
schwerdegegnerin erst nach Instruktionsabschluss und damit verspätet
habe vernehmen lassen. Für verspätete Eingaben spricht die Vorinstanz
grundsätzlich keine Entschädigung zu. Diese Regelung ist auch angesichts
des Verfahrensausgangs zu bestätigen.
B-341/2013
Seite 22
10.
Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege-
ben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffer 1 der Verfü-
gung der Vorinstanz vom 5. Dezember 2012 im Widerspruchsverfahren
Nr. 12542 wird dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch in Bezug
auf die Waren «Uhren und Zeitmessinstrumente» in Klasse 14 gutgeheis-
sen wird. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer
Marke Nr. 629 831 MILTRORINOX für die Waren «Uhren und Zeitmessin-
strumente» in Klasse 14 zu widerrufen.
1.2 Soweit weitergehend werden die Beschwerde und der Widerspruch ab-
gewiesen.
2.
2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden zu drei
Vierteln der Beschwerdeführerin , d.h. in der Höhe von Fr. 3'000.–, und zu
einem Viertel der Beschwerdegegnerin, d.h. in der Höhe von Fr. 1'000.–,
auferlegt.
2.2 Die Beschwerdegegnerin hat ihren Kostenanteil gemäss Ziffer 2.1 hier-
vor innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichts-
kasse zu überweisen.
2.3 Der Kostenanteil der Beschwerdeführerin gemäss Ziffer 2.1 hiervor
wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen.
Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird ihr zurückerstattet.
3.
Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 800.–, welche von der
Beschwerdeführerin vorgeleistet wurden, werden der Beschwerdegegne-
rin zu einem Viertel auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwer-
deführerin damit Fr. 200.– zu erstatten.
B-341/2013
Seite 23
4.
4.1 Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung vom 5. Dezember 2012 wird
nicht aufgehoben. Der Beschwerdeführerin wird für das vorinstanzliche
Verfahren keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.2 Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das vorlie-
gende Beschwerdeverfahren mit Fr. 998.10 zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen:
Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage:
Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W12542; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Versand: 2. April 2015