Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Abteilung II
B3416/2011
U r t e i l v om 1 7 . F e b r u a r 2 0 1 2
Besetzung Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Parteien Medion AG, Gänsemarkt 1618, DE45127 Essen,
vertreten durch Patentanwalt Hans Rudolf Gachnang,
Postfach 323, 8501 Frauenfeld,
Beschwerdeführerin,
gegen
TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6,
3401 Burgdorf,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Verfügung vom 16. Mai 2011 betreffend
Widerspruchsverfahren Nr. 10965 und 10966 IR Nr. 718'093
LIFE /
CH Nr. 593'647 mylife (fig.) und CH Nr. 593'648 mylife (fig.).
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marken Nr. 593'647
"mylife" (fig.) und Nr. 593'648 "mylife" (fig.), welche am 23. November
2009 ins Schweizer Markenregister eingetragen sowie auf
veröffentlicht wurden. Die Eintragungen umfassen Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42.
Die eingetragenen Marken sehen wie folgt aus:
Nr. 593'647 Nr. 593'648
B.
Am 23. Februar 2010 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz
Widerspruch gegen die Eintragungen der oben genannten Marken und
forderte deren Löschung in den Klassen 9, 38 und 42. Die
Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf ihre am 22. Februar 1999 bei
der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle eingetragene,
internationale Wortmarke Nr. 718'093 "LIFE", welche insbesondere für
folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurde:
Classe 9: Appareils de communication et appareils de divertissement et leurs
éléments, compris dans cette classe, en particulier appareils de radio,
autoradios, tournedisques, magnétophones à cassettes, écouteurs,
caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs de disques compacts
numériques, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la reproduction du son et
des images, hautparleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccorder à un
téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques
phonographiques, cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes,
radiocassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage des images, dictaphones, talkieswalkies, appareils et dispositifs de
contrôle et leurs systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et
électroniques, y compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs
éléments, compris dans cette classe, y compris les ordinateurs de jeu,
ordinateurs domestiques, ordinateurs portables, moniteurs, hautparleurs
actifs, appareils d'entréesortie (y compris les claviers, manettes de jeux,
pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et souris), scanneurs,
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imprimantes, convertisseurs d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes
d'interface, disquettes, CDROM, disques durs non amovibles, unités de
disques en tous genres (externes et internes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), comprenant
essentiellement des supports de données, y compris les supports de
stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour
ordinateurs personnels ainsi que les unités d'écriture et de lecture
adéquates, graveurs de disques compacts, cartes mères, composants
enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de données; ludiciels;
photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres
à usage photographique, caméras, appareils de projection de films,
diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments électriques ou
électroniques ainsi que leurs éléments utilisés dans les techniques des
télécommunications et des communications, compris dans cette classe,
notamment installations RNIS, appareils téléphoniques, postes
téléphoniques numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones
portables, récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes téléphoniques "mainlibre",
tous les produits précités y compris les périphériques adéquats, compris
dans cette classe; stations de transmission et de réception pour techniques
de communications et de télématique, y compris les antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides d'ondes, prises de
branchement d'antennes, systèmes de transmission à large bande;
dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes
(optique), étuis à lunettes; appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier matériel de soudage et de brasage de tôles, balances
et balances de cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques;
thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles,
serrecâbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, unités
d'alimentation en électricité pour tous les produits précités compris dans
cette classe.
Classe 38: Traitement et réacheminement de données transmises par voie
électronique, exploitation de réseaux de transfert de données, d'images et de
la voix, services multimédias en ligne et hors ligne, services de
radiocommunication fixe ou mobile relatifs au transport ainsi que services
télématiques; services à valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de
réseaux, principalement services de bases de données, notamment collecte,
traitement, activation, stockage et demande d'informations ainsi que services
d'information, services de commande et services vocaux contre
rémunération, notamment téléphonie, mémorisation vocale, envoi de
messages brefs, demandes de renseignement, téléconférence; exploitation
de centre d'appels, location des produits mentionnés en classe 9 et de leurs
accessoires.
Classe 42: Conception, développement et maintenance de programmes pour
l'exploitation des réseaux de la classe 38 et des produits de la classe 9;
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conseil technique pour l'établissement de projets d'appareils, d'installations
et d'unités destinés aux services de réseau; conseil technique en
établissement de projets, y compris planification et développement des
réseaux de la classe 38; location des produits cités en classe 9 et de leurs
accessoires.
C.
Mit Eingabe vom 7. April 2010 reichte die Beschwerdegegnerin bei der
Vorinstanz ihre Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke geltend. Sie behauptete, die Widerspruchsmarke
werde nicht in Alleinstellung, sondern nur als Zusatz zur Marke
"MEDION" verwendet, weshalb es sich bei ihr um ein
kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
D.
Am 31. Mai 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik zwecks
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke,
zusammen mit den entsprechenden Belegen, ein. Sie fügte hinzu, dass
der beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke nicht gegeben und
dass sowohl bei der Widerspruchs wie auch bei den angefochtenen
Marken die Aufzeichnung, Speicherung sowie Widergabe der Daten, trotz
unterschiedlichem Zweck, gleichartig sei.
E.
Am 8. September 2010 ersuchte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz
um teilweise Löschung der angefochtenen Marken in Klasse 9. Diese
sind damit unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen
eingetragen:
Klasse 9: Computerhardware, Datenübertragungs, Datenspeicher und
Datenverarbeitungsgeräte zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen
Zwecken; Berechnungs, Auswertungs, Anzeige, Lese und
Steuerungssoftware zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen
Zwecken; digitale Signalverarbeitungsgeräte, insbesondere ein
programmierter Mikroprozessor zum Einbau in Rechenmaschinen,
Computerhardware, Datenübertragungs, Datenspeicher,
Datenverarbeitungs, Auswertungs, Anzeige, Lese, Steuerungs, Analyse,
Diagnostik und Monitoringgeräte, Mess, Signal, Kontroll und
Abgabeapparate und instrumente, umfassend Infusions, Perfusions,
Inhalations, Injektionsgeräte und Zubehör hierfür zu ärztlichen,
diagnostischen und medizinischen Zwecken; drahtgebundene oder drahtlose
Kommunikationsgeräte für Kommunikationszwecke zwischen digitalen
Signalverarbeitungs, Datenübertragungs, Datenspeicher,
Datenverarbeitungs, Rechen, Berechnungs, Auswertungs, Anzeige,
Lese, Steuerungs, Analyse, Diagnostik und Monitoringgeräten, Mess,
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Signal, Kontroll und Abgabeapparaten und instrumenten, umfassend
Infusions, Perfusions, Inhalations, Injektionsgeräte und Zubehör hierfür zu
ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; alle vorgenannten
Waren ausschliesslich zur medizinischen und therapeutischen
Selbstmedikation.
Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen;
zur Verfügung stellen von Informationsforum und von Plauderräumen
(Chatlines, Chatrooms, Chatforen) zur Übermittlung von Nachrichten und
Informationen unter Computerbenutzern, insbesondere betreffend den
Lebens, Gesundheits und/oder Fitnessbereich vorzugsweise von
Diabetikern und deren Umfeld.
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und
Entwicklung von Computerhardware und software; technische
Projektplanung; Entwurf und Entwicklung von ärztlichen und medizinischen
Instrumenten und Geräten sowie von Computerhardware und software im
Zusammenhang mit ärztlichen und medizinischen Instrumenten und Geräten,
insbesondere von Abgabegeräten, umfassend Infusions, Perfusions,
Inhalations und Injektionsgeräte und Zubehör hierfür, Nadelgeräte, Nadeln,
Infusions und Perfusionsset, Infusions und Perfusionsschläuche,
Lanzettengeräte, Lanzetten, Glukosemessstreifen, Kontrollflüssigkeiten,
Katheter, Adapter und Ampullen.
F.
Die Beschwerdegegnerin erklärte in ihrer Duplik vom 14. September
2010, die vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen seien nicht
geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in
Bezug auf die beanspruchten Waren im relevanten Zeitraum glaubhaft zu
machen.
G.
Mit Entscheid vom 16. Mai 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab.
Zur Begründung führte sie aus, dass es der Beschwerdeführerin nicht
gelungen sei, mittels der eingereichten Belege den rechtserhaltenden
Gebrauch der Marke in der registrierten Form für die beanspruchten
Waren im entscheidenden Zeitraum glaubhaft zu machen. Somit werde
der Widerspruch nicht auf ein durchsetzbares Recht an einer Marke
geschützt, weshalb er ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr
abzuweisen sei.
H.
Mit Schreiben vom 16. Juni 2011 führte die Beschwerdeführerin gegen
diese Entscheide Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie
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beantragte, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und die
angefochtenen Marken seien zu löschen. Die Widerspruchsmarke sei
rechtserhaltend gebraucht worden und es bestehe eine
Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den
angefochtenen Marken.
I.
Mit Schreiben vom 27. September 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde sei
abzuweisen.
J.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 11. Oktober 2011 forderte die
Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und der Entscheid
der Vorinstanz zu bestätigen. Eventualiter sei die Streitsache zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.
K.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen
einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die
Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist
demnach einzutreten.
2.
Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung
abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend
gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht
geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in
Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht,
die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl.
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B2227/2011 vom 3. Januar 2012
E. 2 ebm/EBM Ecotec, B3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2
HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland, B648/2008 vom 27. Januar 2009
E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig], B246/2008 vom 26. September 2008 E. 1
Red Bull/Dancing Bull, B7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4
Diacor/Diastor).
3.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen
die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach
ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
3.1. Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt
voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der
Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht
worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme
besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12
Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten
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Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke,
hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den
Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3
der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV,
SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der
Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den
Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm
[fig.]/EBM Ecotec, B3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1
HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland). Bei der Glaubhaftmachung des
Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13
Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom
Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der
Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B246/2008 vom 26. September 2008 E. 2
RED BULL/DANCING BULL).
3.2. Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich mit
Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.
Nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine
Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für
deren Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des
rechtserhaltenden Gebrauchs ein (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der
rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 21). Der
Gebrauch der Ware für einen Teilbereich ist allerdings dann
rechtserhaltend für den gesamten eingetragenen Oberbegriff, wenn es
sich um eine typische Ware des Oberbegriffs handelt und wenn der
Oberbegriff nach Verkehrsauffassung und den Branchengepflogenheiten
mehrere wesensgemäss verschiedene Warengattungen umfasst (BÜRGI
LOCATELLI, a.a.O., S. 28 f.).
3.3. Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht
worden sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein solcher Gebrauch liegt
vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung
verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche
Herkunft erkannt wird (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein
funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist dabei vom
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unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren
handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis
auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen
Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie
Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen
funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft
herstellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B2683/2007 vom
30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx; MARBACH, a.a.O., N. 1316 f.).
3.4. Die Marke muss so, wie sie eingetragen ist, oder in nur einer hiervon
unwesentlich abweichenden Form gebraucht worden sein (Art. 11 Abs. 2
MSchG; LUCAS DAVID, in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster und
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 11 N. 17; Entscheid der Eidgenössichen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. September
2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 5 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]).
Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der
Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines
unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und
damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B1976/2007 vom 13. August 2007
E. 7 RUDOLPH ROTNASE/RUDOLPH [fig.]; BGE 99 II 119 E. 7 Silva).
Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der
das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt
wird (BGE 130 III 272 E. 4 Tripp Trapp). Mit anderen Worten darf durch
die Änderung der Marke deren Charakter nicht verloren gehen (DAVID,
a.a.O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte Marke muss von
den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und dasselbe Zeichen
angesehen werden (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11
N. 51).
3.5. Grundsätzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein.
Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen zulässig (vgl. WILLI,
a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des
marques, 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque
en droit suisse, veröffentlicht in sic! 2005 [Sonderheft] S. 108), zum einen
der Gebrauch für den Export und zum anderen Art. 5 des
Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent, Muster und
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Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in
Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. Art. 5 Abs. 1
dieses Staatsvertrags lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den
Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung,
ein Muster oder Modell, eine Handels oder Fabrikmarke nicht innerhalb
einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird,
sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung,
Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles
erfolgt.". Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum Vornherein
nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige
dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden
Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt,
wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten
haben (BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen; MEIER, a.a.O., S. 110).
3.6. Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im
relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen
(Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem
Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln,
dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern
wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321
E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen,
höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4
Streifenmarken, B7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT
ONE; Entscheid der RKGE vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic!
2004 S. 106 E. 3 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], Entscheid der RKGE vom 26.
Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 4 Express/Express
clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16).
3.7. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
Entsprechend wirkt die Kombination einer Marke mit rein beschreibenden
Zusätzen in der Regel nicht gebrauchsschädigend, solange die Marke
noch als solche erkannt wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 9 ICE/ICE CREAM und ICE/ICE
CREAM [fig.]; B3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 6.4
HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 83).
Wird die Marke mit anderen selbständigen Kennzeichen kombiniert, wird
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der Gebrauch in der Regel nicht verändert, solange die Marke auch
innerhalb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar bleibt
und der Gesamteindruck des Zeichens nicht beeinflusst wird. Rückt aber
der eigenständige Gehalt der Marke in Kombination mit anderen
Elementen in den Hintergrund und erscheint sie als blosser Bestandteil
einer eigenständigen kombinierten Marke, ist das Gebrauchserfordernis
zu verneinen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 81 und 84; DAVID, a.a.O., Art. 11
N. 15).
4.
4.1. Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen
Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte
(Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im
Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz können keine Zeugen
einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren hingegen ist dies
grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; WILLI, a.a.O., Art. 32
N. 7).
4.2. Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der
Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie
Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter
Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen
berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken, B7449/2006
vom 20. August 2007 E. 4 EXIT/EXIT ONE, mit Hinweis auf Entscheid der
RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 4
Gabel/Kabel 1; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192).
4.3. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass
die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint
(Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005
S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung des Gebrauchs zu
bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von
Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein.
4.4. Zusammenfassend liegt ein rechtserhaltender Gebrauch vor, wenn
ein Zeichen im Wirtschaftsverkehr markenmässig sowie ernsthaft im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
verwendet wird. Dabei muss der Gebrauch in unveränderter oder
zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden
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Form stattgefunden haben, im entscheidenden Zeitraum sowie im Inland
(zwei Ausnahmen) vorgelegen haben (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B3686/2010 vom 10. Februar
2011 E. 4.4 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland, B7487/2010 vom
28. Juni 2011 E. 3 sparco [fig.]/SPARQ).
5.
Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV.
Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl
trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit
dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der
Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 7. April 2010, fixiert. Der
Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet (siehe
E. 3.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin
korrekt vom 7. April 2005 bis 7. April 2010 festgesetzt.
6.
6.1. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe
die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren
durch die Vorlage von Prospekten (mit grossen Auflagen) ausreichend
belegt. Zur Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs sei es
unerheblich, dass die Widerspruchsmarke häufig zusammen mit der
Hauptmarke der Beschwerdeführerin ("MEDION") erscheine und unrichtig
die Widerspruchsmarke nur als Produktebezeichnung zu benennen. Die
eingereichten Belege (siehe die Auflistung unten unter E. 6.2) stammten
aus dem massgebenden Zeitraum, was sich einfach nachrechnen lasse.
Die Beschwerdegegnerinnen hätten einige der Waren aus dem
Warenverzeichnis der angefochtenen Marken streichen lassen, weil sie
erst im Verlaufe des Widerspruchsverfahrens die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchmarke anerkannt hätten. Die
Beschwerdegegnerin argumentiert, die neu eingereichten Beweismittel
könnten bestenfalls den Gebrauch der Marke in der Klasse 9
dokumentieren, aber nicht für die Dienstleistungen der Klassen 38
und 42. Die Marke "MEDION" dominiere bei den Gebrauchsbelegen,
indem die Widerspruchsmarke nur in Verbindung mit diesem Element als
sachliche Spezifizierung verwendet und nicht als eigenständiges Zeichen
wahrgenommen werde. Aus diesem Grund werde die
Widerspruchsmarke nicht markenmässig, sondern nur als sachlicher
Zusatz wahrgenommen. Der ernsthafte Gebrauch könne mit dem
Einreichen vereinzelter Prospekte nicht nachgewiesen werden.
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Seite 13
6.2. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege sind
(Beilagen, durch das Bundesverwaltungsgericht nummeriert):
1. Auszug aus einem Media Markt Werbeprospekt mit der
Datumsangabe "Gültig ab 10.10.07";
2. Auszug aus einem Werbeprospekt mit der Angabe "Mit Media Markt
Geschenkkarte";
3. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Angabe "… ab dem
05. Nov.";
4. Auszug aus einem Werbeprospekt ohne Datumsangabe;
5. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt ohne Datumsangabe;
6. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt ohne Datumsangabe;
7. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den
Datumsangaben "… ab Montag 9. Nov." und "46/2009";
8. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab
Mo. 9. Nov.";
9. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab
Do. 12. Nov.";
10. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den
Datumsangaben "… ab Montag 21. Sept." und "39/2009";
11. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab
Donnerstag 24. Sept.";
12. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den
Datumsangaben "… ab Montag 15. Feb." und "07/2010";
13. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab
Do. 18. Feb.";
14. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe
"07/2010";
15. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den
Datumsangaben "… ab Montag 10. Mai" und "19/2010";
16. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab
Mo. 10. Mai";
17. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab
Mittwoch 12. Mai";
B3416/2011
Seite 14
18. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den
Datumsangaben "… ab Montag 3. Mai" und "18/2010";
19. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit den Datumsangaben
"… ab Donnerstag 6. Mai".
7.
7.1. Auf den Beilagen 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15 und 18 wird die
Widerspruchsmarke nicht wiedergegeben. Die Beschwerdeführerin legt
nicht näher dar, welche dieser Beilagen gegebenenfalls in Verbindung mit
anderen Beilagen einen Markengebrauch glaubhaft machen, weshalb sie
zum Vornherein als Gebrauchsbeleg nicht in Frage kommen.
7.2. Die Beilagen 2, 4 und 5 sind undatiert, Beilage 3 enthält zwar die
Angabe "… ab dem 05. Nov.", jedoch ist weder ein Wochentag noch eine
Jahreszahl ersichtlich. Auf den Beilagen 16, 17 und 19 sind zwar die
Datumsangaben "… ab Mo. 10. Mai", "… ab Mittwoch 12. Mai" und "… ab
Do. 6. Mai" abgedruckt, eine Jahreszahl ist auf diesen Seiten nicht
ersichtlich. Die Beilagen 2 bis 5, 16, 17 und 19 vermögen das
Gebrauchserfordernis folglich nicht zu erfüllen. Die Beschwerdeführerin
hat einen Gebrauch durch diese Beilagen auch nicht näher substantiiert.
7.3. Die Beilagen 8, 11 und 13 enthalten eine unvollständige
Datumsangabe. Die Widerspruchsmarke ist auf ihnen in Verbindung mit
dem Wortelement "MEDION" dargestellt. Neben der fraglichen
Datierbarkeit ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke auf den Beilagen
8, 11 und 13 in markenmässiger Art und Weise gebraucht wurde (siehe
E. 3.3).
Das Element "MEDION" stellt keinen beschreibenden Zusatz dar. Die
beiden Marken "MEDION" und "LIFE" stehen mit gleichem Schriftbild
direkt nacheinander, nach jeder Marke wurde das ®Zeichen eingesetzt.
Der Versuch die beiden Zeichen als unabhängige Marken wirken zu
lassen vermag dennoch nicht zu überzeugen, die Marke "LIFE" droht
hinter dem ungleich kennzeichnungskräftigeren Zeichen "MEDION" zu
verschwinden und als Typenbezeichnung wahrgenommen zu werden. Es
erübrigt sich jedoch auf eine genauere Beurteilung der kombinierten
Marken näher einzugehen, da die Höhe der Auflage und geografische
Streuung der Prospekte nicht belegt wurde – was für den
Beschwerdeführer nicht mit grossem Aufwand verbunden gewesen wäre.
B3416/2011
Seite 15
Zumal die Beilagen 8, 11 und 13 als mögliche Belege den
rechtserhaltenden Gebrauch insgesamt nicht glaubhaft machen.
Ob sich die auf den Gebrauch für Waren der Klasse 9 eingereichten
Belege zugleich als Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kasse 38 und 42 einordnen
lassen, was die Beschwerdegegnerin bestreitet, braucht damit nicht mehr
geprüft zu werden.
8.
Da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, ist die
Beschwerde ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).
8.1. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die
Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000. und Fr. 100'000. auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3
"Turbinenfuss" [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweis).
Von diesem Erfahrungswert ist auch in diesem Verfahren auszugehen.
Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchs und
Beschwerdegegnerin zwei angefochtene Marken involviert. Das
Bundesverwaltungsgericht hat in einschlägigen Urteilen einerseits schon
die Auffassung vertreten, im markenrechtlichen Widerpsruchsverfahren
sei zur Berechnung des Streitwerts einzig auf die Seite der
Widerspruchsmarke(n) abzustellen (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B38/2011, B39/2011, B40/2011 vom 29.
April 2011 IKB; B7508/2006 [drei weitere Verfahrensnummern] vom 18.
Oktober 2007 E. 12 ICE), andererseits auch schon die gegenteilige
Auffassung vertreten, wonach es im Wesentlichen auf die Anzahl der
angefochtenen Marken ankomme (vgl. Urteile des
B3416/2011
Seite 16
Bundesverwaltungsgerichts B1085/2008 vom 30. Mai 2008 E. 9 Red
Bull/Stierbräu und Bull/Stierbräu, B505/2009 vom 20. Oktober 2009 E.
8.1 adidas [fig.], siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B
1009/2010 vom 14. März 2011 E. 10.1 CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse
Bank [fig.]). Vorliegend wird davon ausgegangen, dass es im
Widerspruchsverfahren schwergewichtig um die Frage einer allfälligen
Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister geht (vgl.
Art. 3 Abs. 1 MSchG). Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind,
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen wesentlich höheren
Streitwert als bei einer Marke, da die Marken über keine besondere
Bekanntheit verfügen und sie sich darüber hinaus so weitgehend ähnlich
sind, dass deren Inhaber auch keinen zweifachen Markenschutz
geniesst. Ferner musste im vorliegenden Fall nicht materiell über das
Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke
und den angefochtenen Marken entschieden werden, weshalb aus der
Tatsache, dass zwei Marken angefochten waren auch keine
Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache entstanden
sind.
8.2. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine
angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der
eingereichten Kostennote der Beschwerdeführerin fest (Art. 14 Abs. 2
Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat dem
Bundesverwaltungsgericht am 11. Oktober 2011 eine Kostennote in der
Höhe Fr. 4'932.90 eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten
Aufwand erscheint die Kostennote jedoch auch unter Berücksichtigung
des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten. Sie ist
entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der
Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500. (inkl.
MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]) und ist daher rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000. werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.
verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine
Parteientschädigung von Fr. 2'500. (inkl. MWST) zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen
zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage:
Vernehmlassungsbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref.: W1096510966DS/bs; Einschreiben; Beilage:
Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher