Abtei lung II
B-3508/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 9 . F e b r u a r 2 0 0 9
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Cruzio Fontana,
viale Stazione 30, Postfach 1087, 6501 Bellinzona,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Widerspruchsverfahren Nr. 09374 (KaSa K97 [fig.] /
biocasa [fig.])
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Parteien
Gegenstand
Besetzung
B-3508/2008
Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Marke Nr. 562'778 "biocasa" (fig.) des Beschwer-
degegners wurde am 24. April 2007 hinterlegt und am 10. Oktober
2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht.
Das Zeichen wurde für verschiedene Waren und Dienstleistungen in
den Klassen 3, 29, 30, 31, 32 und 35 eingetragen.
Es sieht wie folgt aus:
B.
Am 10. Januar 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke, gestützt auf ihre Schweizerische Marke
Nr. 547'522 "KaSa K97" (fig.), beschränkt auf die Eintragung für „ali-
menti per gli animali (Klasse 31)“, Widerspruch beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Die Widerspruchsmarke
wurde am 3. Mai 2006 für Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe
(nicht für medizinische Zwecke) in Klasse 31 hinterlegt und sieht wie
folgt aus:
C.
Mit Stellungnahme vom 5. März 2008 beantragte der Beschwerdegeg-
ner die Abweisung des Widerspruchs.
D.
Mit Verfügung vom 28. April 2008 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die jeweilige
grafische Ausgestaltung völlig verschieden sei. Trotz Warengleichheit
wiesen die Konfliktzeichen einen genügenden Abstand auf, weshalb
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das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr
zu verneinen sei.
E.
Gegen diese Verfügung erhebt die Beschwerdeführerin mit Eingabe
vom 29. Mai 2008 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und
beantragt:
1. Es sei der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) vom 28. April 2008 im Widerspruchsverfahren Nr. 9374 aufzuheben
und der Widerspruch sei gutzuheissen;
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde-
gegners.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen folgendes aus: In erster Li-
nie sei die Frage, ob der Bestandteil "casa" der angefochtenen Marke
kennzeichnungskräftig ist, zu prüfen. Einzelne Markenbestandteile sei-
en bei der Prüfung der Verwechselbarkeit von sich gegenüberstehen-
den Marken immer auch im Zusammenhang mit den übrigen Zeichen-
bestandteilen zu beurteilen. Einzelne gemeinfreie Markenelemente
könnten den Gesamteindruck zweier Zeichen mitbestimmen, in einzel-
nen Fällen die Verwechslungsgefahr verstärken oder abschwächen.
Deshalb müsse der Bestandteil "casa" auch im Zusammenhang mit
dem Bestandteil "bio" beurteilt werden. Der Bestandteil "casa" verwen-
det mit der Bedeutung „Firma/Unternehmen“ stehe nach der italieni-
schen Sprachbildung immer in Verbindung mit einem zusätzlichen Be-
griff und im Verhältnis zu diesem an erster Stelle (z.B. casa di mode,
casa editrice). Die Marke "biocasa" widerspreche der italienischen
Sprachbildung und müsse korrekt "casa bio" heissen. Allein schon der
Wortaufbau spreche dafür, dass es sich um eine Fantasiemarke hand-
le. Selbst italienische Abnehmer würden den Begriff "biocasa" nicht im
Sinne von Bio-Unternehmen oder Bio-Firma verstehen. Bei den nicht
italienischsprachigen Abnehmern sei die Bedeutung „Firma/Unterneh-
men“ auf Grund deren geringen Verbreitung gar nicht bekannt. Der
massgebliche Sinngehalt des Elements "casa" in der angefochtenen
Marke sei dementsprechend schlichtwegs "Haus, Zuhause".
Unter dem Aspekt der Kennzeichnungskraft sei der Bestandteil "casa"
selbstverständlich im Zusammenhang mit den beanspruchten Produk-
ten zu betrachten. Die Vorinstanz habe nicht begründet, wieso dieser
Ausdruck im Zusammenhang mit Futtermittel (für Tiere) ein üblicher
Ausdruck sein und deswegen zum Gemeingut gehören solle. Das Wort
"casa" weise im Zusammenhang mit den gegenständlichen Waren
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(Tierfuttermittel) keinen direkt beschreibenden Charakter auf, weder
hinsichtlich Bestimmung und Verwendungszweck, noch hinsichtlich
Einsatzort. Das Präfix "bio" stelle lediglich einen nicht kennzeich-
nungskräftigen Hinweis auf den biologischen Anbau der gekennzeich-
neten Produkte dar. Somit werde klar, dass es sich sowohl beim Be-
standteil "casa" wie auch bei der Wortverbindung "biocasa" um eine
Phantasiebezeichnung bzw. Phantasiemarke handle und damit der Be-
standteil "casa" entgegen der Auffassung der Vorinstanz durchaus
kennzeichnungskräftig sei. Die angefochtene Marke stimme demnach
im kennzeichnungskräftigen Bestandteil "casa" mit der Widerspruchs-
marke praktisch überein. Marken mit identischen charakteristischen
Bestandteilen, bei denen die anderen Teile den Gesamteindruck zu
wenig beeinflussen, würden von der Rechtsprechung regelmässig als
verwechselbar bezeichnet.
Auch die graphische Gestaltung der beiden Marken sei nicht geeignet,
die Verwechslungsgefahr in relevanter Weise herabzusetzen oder aus-
zuschliessen, denn der Wortlaut der beiden Marken dominiere den Ge-
samteindruck. Da die Grafik der angefochtenen Marke den relevanten
Wortbestandteil "casa" speziell hervorhebe, trage sie im Gegenteil zu
einer erhöhten Verwechslungsgefahr bei. Nach dem Gesamteindruck
sei das Vorliegen der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. c
MSchG zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.
F.
Mit Eingabe vom 9. Juni 2008 ersuchte der Beschwerdegegner das
Bundesverwaltungsgericht, die Beschwerdeführerin mit Sitz im Aus-
land zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu ver-
pflichten.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 30. Juni 2008 auf die
Einreichung einer diesbezüglichen Stellungnahme.
Am 1. Juli 2008 nahm die Beschwerdeführerin dazu Stellung und be-
antragte, von einer Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur Sicher-
stellung einer allfälligen Parteientschädigung sei, unter Kosten- und
Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdegegners, abzusehen.
Mit Zwischenverfügung vom 24. Juli 2008 wies das Bundesverwal-
tungsgericht das Gesuch des Beschwerdegegners, die Beschwerde-
führerin zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu
verpflichten, ab.
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G.
Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 3. Juli 2008 auch in der
Hauptsache auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt,
die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
H.
Mit Stellungnahme vom 14. Juli 2008 beantragt der Beschwerdegegner
die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt er unter ande-
rem Folgendes aus: Die fraglichen Marken seien total verschieden und
es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr. Die Marke "biocasa"
setze sich vorwiegend aus einer Zeichnung und einem Hintergrund zu-
sammen (im Gegensatz zum Zeichen "KaSa K97", das weder eine
Zeichnung noch einen Hintergrund enthalte). Die Farben seien ver-
schieden, ebenso die Schrift. Die beanspruchten Waren seien insofern
nicht gleichartig, als die Futtermittel, welche von der Marke "biocasa"
geschützt würden, aus kontrolliertem biologischem Anbau stammten,
die vom Zeichen "KaSa K97" geschützten jedoch nicht. Was das Ele-
ment „casa“ betreffe, sei mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass die-
ses ein banaler, beschreibender Begriff sei, welcher zum Gemeingut
gehöre und daher allen zur Verfügung gestellt werden müsse. Hinzu
komme, dass "casa" im Gegensatz zu "KaSa" eine Bedeutung habe.
Das Element „bio“ mache aus „casa“ keine Fantasiebezeichnung. Das
angefochtene Zeichen werde im Zusammenhang mit den beanspruch-
ten Waren als Geschäft, welches biologische Produkte kaufe, verkaufe
und produziere, verstanden. Ohne grafisches Element wäre die ange-
fochtene Marke daher wahrscheinlich kaum eingetragen worden.
I.
Die Parteien haben stillschweigend auf eine öffentliche Verhandlung
verzichtet.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit
sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Er-
wägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungs-
gericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32] zur Beurteilung
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von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider-
spruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren
vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuer-
kennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie
zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]). Eingabefrist und – form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und
Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristge-
mäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvor-
aussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzge-
setz, MSchG, SR 232.11]).
3.
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Um-
stände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit an-
zulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab,
dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und
anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 –
Kamillosan).
4.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechs-
lungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders
strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend
identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist
von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und
unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Mas-
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senartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln,
ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unter-
scheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialpro-
dukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlosse-
nen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315
E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bun-
desgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).
5.
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-
terlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss; EUGEN MARBACH, Markenrecht,
in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel und
Frankfurt a. M. 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 116; LUCAS DAVID,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz,
Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3 N. 11 und 15;
CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).
6.
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzel-
nen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Ent-
scheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während un-
terscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck
weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische
Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungsein-
druck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 19. Dezember 2007 [B-7500/2006] E. 6.4 – Diva Cravatte; Ent-
scheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeit-
schrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
2005 S. 807 E. 8 – DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; MARBACH,
SIWR III, S. 122 f.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143).
Bei reinen Bildmarken ist die Gestaltung und, sofern es sich nicht um
abstrakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken
massgebend (MARBACH, SIWR III, S. 121; DAVID, Kommentar MSchG,
Art. 3 N. 23), bei reinen Wortmarken der Wortklang, das Schriftbild
und, gegebenenfalls, der Sinngehalt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Secu-
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ritas; BGE 121 III 377 E. 2b – Boss). Dabei genügt es für die Annahme
der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien be-
jaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 –
McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch
die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die
optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillo-
san; BGE 119 II 473 E. 2c – Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 –
Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).
7.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise
gleichartig sind.
7.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkrei-
se auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identi-
scher oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistun-
gen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigs-
tens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von ver-
bundenen Unternehmen hergestellt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3
N. 35; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 6 – Targa / Targa [fig.]; RKGE in sic!
2002, S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]). Für die Warengleich-
artigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches
fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche
Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszwe-
ckes (RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.];
vgl. auch RKGE in sic! 2004, S. 863 E. 6 – Harry [fig.] / Harry's Bar
Roma [fig.]; RKGE in sic! 2000, S. 594 E. 5 – Longlife Valdalpone [fig.] /
Longlife developed by Dr. Tork [fig.]).
7.2 Soweit hier interessierend, wird die Widerspruchsmarke für "Fut-
termittel und Futtermittelzusatzstoffe (nicht für medizinische Zwecke)"
(Klasse 31), die angefochtene Marke für "alimenti per gli animali" (Fut-
termittel) aus kontrolliert biologischer Herkunft (Klasse 31) bean-
sprucht.
Die Vergleichsmarken sind hinsichtlich der Futtermittel für fast identi-
sche Waren eingetragen. Weil Herstellung, Abnehmerkreise und Ver-
triebskanäle für die zur Diskussion stehenden Waren im Wesentlichen
dieselben sind, fällt die biologische Herkunft der von der angefochte-
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nen Marke "biocasa" geschützten Waren, entgegen der Ansicht des
Beschwerdegegners, nicht ins Gewicht.
Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Futtermittel und die
von der Widerspruchsmarke zusätzlich beanspruchten Futtermittelzu-
satzstoffe stehen im Verhältnis von Hauptware und Zubehör und bilden
ein wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket. Daher ist auch bezüglich
dieser Waren die Gleichartigkeit zu bejahen (vgl. MARBACH, SIWR III,
S. 108).
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die beanspruchten Waren
der sich gegenüber stehenden Marken fast identisch respektive gleich-
artig sind. Angesichts dieses Ergebnisses ist - wie schon die Vorins-
tanz und die Beschwerdeführerin zutreffend festgehalten haben - in
Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl.
E. 4).
8.
In einem nächsten Schritt sind die beiden Zeichen zu vergleichen.
8.1 Bei der angefochtenen Marke "biocasa" handelt es sich um eine
kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch. Diese Marke weist
ein Bildmotiv auf. Es besteht aus einem dunklen Oval, in welchem ein
stilisierter Obstbaum dargestellt ist. Es bildet den Hintergrund des in
einer hellen Farbe erscheinenden Präfixes "bio". Das daran angehäng-
te Wortelement "casa" ist, wie auch der Obstbaum, in einem halbdunk-
len Farbton dargestellt. Alle Buchstaben sind klein geschrieben.
Bei der Widerspruchsmarke "KaSa K97" handelt es sich auch um eine
kombinierte Wort-/Bildmarke, jedoch mit Farbanspruch (blau, rot,
weiss). Sie besteht ausschliesslich aus Buchstaben und Zahlen. Dem
blauen Zeichenelement "KaSa" folgt der den letzten Buchstaben über-
lappende rot-weisse Zusatz "K97". Das Element "K97", welches als Ty-
penbezeichnung aufgefasst werden kann, liegt tiefer als das Zeichen-
element "KaSa" und ist mit einer kleineren Schrift gestaltet. Die Buch-
staben sind abwechslungsweise gross und klein geschrieben.
Der Wortbestandteil "KaSa" bzw. "casa" ist in klanglicher Hinsicht fast
identisch; lediglich hinsichtlich der Aussprache des jeweiligen Anfangs-
buchstabens (K bzw. c) besteht ein kleiner Unterschied.
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Beim Schriftbild des Elements "casa" weist die angefochtene Marke in-
sofern eine gewisse Ähnlichkeit zum Element „KaSa“ der Wider-
spruchsmarke auf, als diese beiden Wortbestandteile grafisch ähnlich
gestaltet sind. Jedoch ist die angefochtene Marke ausschliesslich mit
Kleinbuchstaben geschrieben, während sich bei der Widerspruchsmar-
ke gross und klein geschriebene Buchstaben abwechseln.
Bezüglich des Sinngehalts der beiden sich gegenüberstehenden Mar-
ken ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke "KaSa K97" soweit
ersichtlich keinen bestimmten Sinngehalt aufweist. Die angefochtene
Marke hingegen enthält mit dem Element "bio" eine gängige Abkür-
zung für „biologisch“ (vgl. DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch,
Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 1994, S. 203). Das zusätzliche Ele-
ment "casa" entstammt dem Italienischen und bedeutet auf Deutsch
nebst „Haus, Wohnung“ auch „Familie, Dynastie, Handelshaus, Firma“
(Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Auflage 2007, Berlin
und München, S. 137), auf Französisch “maison“ (vgl. il Boch, Diziona-
rio francese-italiano italiano-francese, terza edizione, Milano 1995,
S. 1301).
8.2 Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass das Ele-
ment "KaSa" der Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke in
leicht veränderter Form ("casa") übernommen worden ist. Die beiden
Zeichen sind sich bezüglich des Zeichenbestandteils "casa" bzw.
"KaSa" sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht ähn-
lich.
9.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine
Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
9.1 Zunächst ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestim-
men. Dieser bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwa-
che Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für star-
ke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Ab-
weichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als
schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile
sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.
Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fanta-
siehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt ha-
ben (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des
Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).
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Über keinen erkennbaren Sinngehalt verfügend, kommt dem Wider-
spruchszeichen an sich ein normaler Schutzumfang zu. Zu beachten
ist indessen, dass der Schutzumfang jeder Marke durch die Sphäre
des Gemeinguts begrenzt wird, denn was markenrechtlich gemeinfrei
ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Ver-
wendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzum-
fangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähn-
lich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich
ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element
(RKGE in sic! 1999 S. 420 E. 2c – Compaq / CompactFlash; vgl. auch
RKGE in sic! 2006 S. 484 E. 11 – Sbrinz [fig.] / sbrinz [fig.]).
Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gelten einerseits Zei-
chen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung
des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und an-
dererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind,
(RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; WILLI, a.a.O., Art. 2, N.
34; MARBACH, SIWR III, S. 35). Dazu gehören Qualitätsangaben allge-
meiner Art, aber auch die im allgemeinen Sprachgebrauch stehenden
geschäftlichen oder kaufmännischen Bezeichnungen wie z.B. Firma,
Gesellschaft, Industrie, usw. (vgl. den Entscheid der RKGE MA-AA
03/95 vom 28. Februar 1996 E. 2 – Enterprise, mit Verweis u.a. auf
Entscheid der RKGE vom 3. Juli 1995, in: PMMBl 1995 I 81 – Postkon-
to).
9.2 Wie bereits ausgeführt, hat der Wortbestandteil „casa“ der ange-
fochtenen Marke auch die Bedeutung von „Firma, Unternehmen“. Zu-
mindest vom italienischsprachigen Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise wird „casa“ in diesem Sinne verstanden werden, wird doch der
Begriff auch in gängig erscheinenden Wortkombinationen wie „casa
discografica“ (Schallplattenfirma), „casa editrice“ (Verlagshaus) und
„casa farmaceutica“ (Pharmaunternehmen) gebraucht (vgl. Langen-
scheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 137; vgl. auch il Boch,
a.a.O., S. 1301, Ziff. 3, und lo Zingarelli, Bologna 2004, S. 320,
Ziff. II.4). Zwar wird im vorliegenden Fall der beschreibende Zusatz
„bio“ im Gegensatz zu den genannten Wortkombinationen vorangestellt
und ist insofern von der Sprachbildung her nicht korrekt. Angesichts
der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren wie Kosmetik
(Klasse 3), Fleisch (Klasse 29) und landwirtschaftliche Produkte (Klas-
se 31) ist indessen anzunehmen, dass beim Begriff "casa" die beteilig-
ten Verkehrskreise in erster Linie an den ökonomischen Sinngehalt des
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Ausdrucks, d.h. an „Firma, Unternehmen“, denken. So verstanden han-
delt es sich aber um ein Wort des allgemeinen wirtschaftlichen Sprach-
gebrauchs, das in jeder Verwendungsart, d.h. nicht nur im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren, der Allgemeinheit freigehalten
werden muss und daher dem Gemeingut zuzurechnen ist (vgl. den
Entscheid der RKGE MA-AA 03/95 vom 28. Februar 1996 E. 3 – Enter-
prise). Somit kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke trotz der an
sich gegebenen Ähnlichkeit nicht auf das Wort „casa“ erstrecken (vgl.
RKGE in sic! 1999 S. 420 E. 3 – Compaq / CompactFlash).
9.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei den zu vergleichen-
den Marken die grösste Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien
Element "casa" besteht. Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht ein-
tragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrecht-
lich relevante Verwechslungsgefahr vor (vgl. hierzu RKGE in sic! 2005
S. 131 E. 4 – Marché Mövenpick [fig.] / Place du Marché [fig.]; RKGE in
sic! 1999 S. 420 E. 5 – Compaq / CompactFlash; RKGE in sic! 1997
S. 180 E. 7 – Ecoline / Decoline; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3
N. 29).
Abschliessend ist noch zu bemerken, dass ein bedeutender Unter-
schied zwischen den beiden Marken darin besteht, dass in der ange-
fochtenen Marke zusätzlich zu den beiden Wortelementen ein grosses
Bildelement (stilisierter Obstbaum) dargestellt ist, das den Gesamtein-
druck der angefochtenen Marke stark beeinflusst. Entgegen der An-
sicht der Beschwerdeführerin ist die grafische Gestaltung der beiden
Marken geeignet, eine Verwechslungsgefahr in relevanter Weise herab-
zusetzen oder auszuschliessen. Kommt hinzu, dass es sich bei Futter-
mittel respektive Futtermittelzusatzstoffe um Spezialprodukte handelt,
deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Berufsleuten (insbesondere Landwirte) beschränkt bleibt, weshalb
mit einer erhöhten Aufmerksamkeit der Konsumenten zu rechnen ist
(vgl. E. 4).
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zu verneinen ist. Die Be-
schwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuwei-
sen.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge-
Seite 12
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bühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro-
zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesver-
waltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem
im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenver-
letzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen
und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstin-
stanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkre-
te Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungs-
werten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzu-
legen (BGE 133 III 490 E. 3.3; vgl. auch JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert
im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493
ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgü-
terrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechts-
schutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren/Lucas David
(Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.). Vorliegend rechtfertigt es sich, die
Verfahrenskosten auf Fr. 4'000 festzulegen.
Mit Zwischenverfügung vom 24. Juli 2008 wurde das Gesuch des Be-
schwerdegegners, die Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland zur Si-
cherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu verpflichten, ab-
gewiesen. Es rechtfertigt sich daher, dem Beschwerdegegner Verfah-
renskosten für einen Betrag von Fr. 250.- aufzuerlegen.
11.
Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für
die ihr erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der
Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei
(Art. 8 VGKE). Das Anwaltshonorar ist nach dem notwendigen Zeitauf-
wand des Vertreters zu bemessen. Der Stundenansatz beträgt für An-
wälte mindestens 200 und höchstens 400 Franken (Art. 10 Abs. 1 und
2 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine
Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegeg-
ner von Fr. 2'400.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als ange-
messen.
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Für die durch das Gesuch des Beschwerdegegners, die Beschwerde-
führerin mit Sitz im Ausland zur Sicherstellung einer allfälligen Partei-
entschädigung zu verpflichten, der Beschwerdeführerin erwachsenen
Kosten, erscheint eine Parteientschädigung des Beschwerdegegners
an die Beschwerdeführerin von Fr. 400.- (inkl. MWSt) als angemessen.
Diese ist mit mit der Parteientschädigung, welche die Beschwerdefüh-
rerin an den Beschwerdegegner zu entrichten hat, zu verrechnen. Die
Beschwerdeführerin hat daher Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) an den Be-
schwerdegegner auszurichten.
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das
Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist des-
halb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- ver-
rechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 500.- aus der Ge-
richtskasse zurückzuerstatten.
3.
Die sich auf die Zwischenverfügung vom 24. Juli 2008 beziehenden
Verfahrenskosten von Fr. 250.- werden dem Beschwerdegegner aufer-
legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) auszurichten.
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5.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zu-
rück, Rückerstattungsformular)
- dem Beschwerdegegner (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeila-
gen zurück, Einzahlungsschein)
- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 09374; Einschrei-
ben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Kathrin Bigler
Versand: 11. Februar 2009
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