Abtei lung II
B-3511/2007
{T 1/2}
U r t e i l v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 0 8
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli
Agie Charmilles Management SA,
8-10 Rue du Pré-de-la Fontaine, 1217 Meyrin 1,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Streichenberg Rechtsanwälte, Stockerstrasse 38,
8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch Nr. 53684/2006 AgieCharmil-
les.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3511/2007
Sachverhalt:
A.
Am 25. April 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössi-
sche Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") um Eintragung der
Wortmarke AgieCharmilles für Waren der Klasse 7, 9 und 16.
B.
Mit Schreiben vom 1. Mai 2006 beanstandete die Vorinstanz die Mar-
keneintragung. Sie führte aus, dass "Les Charmilles" ein Quartier in
der Stadt Genf bezeichne. Da der durchschnittliche Konsument dieses
Quartier kenne, erwarte er, dass Waren, die mit "AgieCharmilles" ge-
kennzeichnet werden, in der Schweiz hergestellt würden. Für Waren
nicht schweizerischer Herkunft sei die Marke "AgieCharmilles" daher
irreführend. Im Weiteren rügte sie einige Klassierungsmängel in der
Warenliste.
C.
Mit Schreiben vom 27. Juni 2006 widersetzte sich die Beschwerdefüh-
rerin einer Einschränkung der Warenliste ihrer Anmeldung auf Waren
schweizerischer Herkunft, beantragte aber gewisse Änderungen der
Klassifizierung in der Warenliste, welche nun wie folgt lautete:
7: Générateurs et machines-outils pour usinage électroérosif et électro-
lytique des métaux et leurs parties; machines-outils électroniques ou
partiellement électroniques; machines-outils à commande numéri-
que, générateurs et dispositifs de commande de machines à usiner
électriquement, en particulier pour l'érosion par étincelage, appareils
et dispositifs de commande pour machines-outils réglées numérique-
ment; meuleuses, dispositifs pour meuleuses, machines de découpa-
ge par électroérosion, en particulier machines à usiner par étincela-
ge, électrolytiques, électrochimiques et électroérosives avec électro-
de rotative; générateurs d'étincelage érosif pour machines-outils; ag-
régats de production de courant, en particulier ceux avec turbines à
gaz, moteurs Diesel, moteurs à essence et autres sources d'énergie;
appareils auxiliaires pour machines de découpage par étincelage;
machines-outils et centres d'usinage (machines) travaillant par coupe
ou par enlèvement de copeaux, machines-outils à contrôle numéri-
que, fraiseuses, fraiseuses à haute performance, fraiseuses à haute
vitesse, parties et accessoires pour les produits ci mentionnés com-
pris dans cette classe; accouplements autres que pour véhicules ter-
restres, en particulier éléments de serrage pour pièces à usiner, pa-
lettes contenant des pièces à usiner, éléments de serrage pour ou-
tils; changeur d'outils pour échanger des outils entre un magasin
d'outils et une broche, magasins de pièces à usiner (pièce de ma-
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chine), changeurs de palettes pour échanger des palettes entre un
magasin de pièces à usiner et une zone d'usinage, manipulateurs
pour outils et pièces à usiner; broches, broches à haute vitesse, bro-
ches à haute fréquence; appareils de transport pour pièces à usiner
et copeaux; dispositifs de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), en particulier réducteurs, convertisseurs de
mouvement, diviseurs, tables rotatives, tables inclinables; les pro-
duits précités étant tous compris dans cette classe.
9: Matériel d'électrodes pour électrousinage des métaux; appareils de
contrôle électriques, électroniques et numériques pour machines-ou-
tils, ordinateurs et logiciels pour contrôles numériques pour machi-
nes-outils; logiciels pour l'exploitation de machines-outils; supports
de données pour logiciels de contrôles numériques, paramètres
d'usinage ou programmes d'usinage; ordinateurs et logiciels pour
CAD/CAM; instruments de mesure et de contrôle pour pièces à usi-
ner; les produits précités étant tous compris dans cette classe; ap-
pareils pour automation.
16: Produits de l'imprimerie, en particulier produits pour la publicité; ma-
tériel d'instruction et matériel d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage; les produits précités
étant tous compris dans cette classe.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 24. Juli 2006 an der Zurückwei-
sung der Marke AgieCharmilles fest, sofern die Beschwerdeführerin
keine Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft beantragte.
E.
Die Beschwerdeführerin wies mit Schreiben vom 10. Oktober 2006 auf
die Mehrdeutigkeit des Zeichens "Charmilles" hin, derzufolge ein allfäl-
liger geografischer Bezug in den Hintergrund trete und hielt im Übrigen
an ihrem Standpunkt fest.
F.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 11. Dezember 2006 an ihrer
Zurückweisung fest.
G.
Am 31. Januar 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer
beschwerdefähigen Verfügung.
H.
Mit Verfügung vom 19. April 2007 wies die Vorinstanz die Eintragung
der Marke AgieCharmilles gestützt auf einen irreführenden Charakter
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des Zeichens Charmilles für Waren nichtschweizerischer Herkunft zu-
rück.
I.
Die Beschwerdeführerin erhob am 21. Mai 2007 gegen diese Verfü-
gung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende
Anträge:
1. Die Verfügung des IGE vom 19. April 2007 sei aufzuheben.
2. Das IGE sei anzuweisen, das mit Gesuch Nr. 53684/2006 hinter-
legte Zeichen "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren der
Klasse 7, 9 und 16 im schweizerischen Markenregister einzutra-
gen.
3. Eventuell sei das IGE anzuweisen, das mit Gesuch
Nr. 53684/2006 hinterlegte Zeichen "AgieCharmilles" für die be-
anspruchten Waren der Klasse 7 und 9 im schweizerischen Mar-
kenregister einzutragen.
4. Eventuell sei die Angelegenheit zur Vervollständigung der Akten
an das IGE zurückzuweisen.
5. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundes.
J.
Mit Verfügung vom 22. August 2007 zog die Vorinstanz die angefochte-
ne Verfügung in Wiedererwägung und widerrief sie teilweise, da sich
aus den erst mit der Beschwerde eingereichten Unterlagen ergebe,
dass die angemeldete Marke für gewisse Waren eine "secondary me-
aning" erlangt habe. Sie trug die Marke AgieCharmilles für alle bean-
spruchten Waren der Klasse 7 und 9 ein.
Mit Vernehmlassung vom gleichen Tag, hielt die Vorinstanz an der Zu-
rückweisung der Marke AgieCharmilles für alle angemeldeten Waren
der Klasse 16 fest und verlangte die Auferlegung der Kosten zu Lasten
der Beschwerdeführerin.
K.
Mit Verfügung vom 5. September 2007 wurde der Beschwerdeführerin
Gelegenheit für eine Replik eingeräumt.
In der Replik vom 10. Oktober 2007 stellte die Beschwerdeführerin fol-
gende Anträge:
1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass das IGE die angefochte-
ne Verfügung teilweise in Wiedererwägung gezogen hat.
2. Soweit das IGE die angefochtene Verfügung nicht in Wiedererwä-
gung gezogen hat, sei diese aufzuheben.
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3. Das IGE sei anzuweisen, das mit Gesuch Nr. 53684/2006 hinter-
legte Zeichen "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren der
Klasse 16 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
4. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundes."
L.
Mit Schreiben vom 31. Oktober 2007 verzichtete die Vorinstanz auf ei-
ne Stellungnahme (Duplik).
M.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2008 wurden die Vorinstanz und die Be-
schwerdeführerin vom Bundesverwaltungsgericht aufgefordert beweis-
kräftige Belege zur Beantwortung folgender Tatfragen in Zusammen-
hang mit der bestrittenen Qualifikation der angemeldeten Marke
AgieCharmilles als irreführendes Zeichen einzureichen:
1. Wieviel Prozent der Schweizer Bevölkerung leben im Genfer
Quartier „Les Charmilles“?
Wie gross ist die wirtschaftliche, einschliesslich touristische, Akti-
vität in diesem Quartier im Verhältnis zum gesamtschweizeri-
schen Aufkommen?
2. Welche der beanspruchten Waren der Klasse 16 werden im Gen-
fer Quartier „Les Charmilles“ heute oder in naher Zukunft in nen-
nenswertem Umfang produziert, bearbeitet oder angeboten?
Aus welcher anderen Anknüpfung (z.B. Ausgangsstoffe, Ort der
Forschung und Entwicklung) ergibt sich gegebenenfalls ein sach-
licher Zusammenhang dieses Quartiers mit den obgenannten Wa-
ren?
3. Von wem und in welchem Kontext werden die verschiedenen Be-
deutung von „Charmilles“ verwendet?
Bestehen gegebenenfalls weitere Kombinationen und/oder Be-
deutungen von „Charmilles“ als Begriff oder Begriffsbestandteil?
Falls ja, von wem und in welchem Kontext werden sie verwendet?
Wie häufig und von wem wird in der schweizerischen Tagespres-
se oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten
Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen ver-
wendet?
N.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2008 nahm die Vorinstanz zu obigen
Fragen Stellung und reichte Belege in Bezug auf die Bevölkerungszah-
len in „Les Charmilles“ und der Schweiz sowie einen Auszug aus ei-
nem Diktionär ein.
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O.
Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 1. April 2008 zu den
obigen Fragen Stellung. Sie bestritt eine Mitwirkungspflicht der Be-
schwerdeführerin zur Beweiserhebung. Im Übrigen hielt sie an ihrer
bisherigen Begründung fest.
P.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlang-
te Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.
Durch die Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung ist die Be-
schwerde insoweit gegenstandslos geworden, als den Begehren der
beschwerdeführenden Partei entsprochen worden ist (BGE 113 V 237
E. 1.a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 419). Die Be-
schwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung somit nur in
Bezug auf die Waren der Klasse 16 besonders berührt und beschwert,
für welche die Eintragung der Marke weiterhin verweigert wird (Art. 48
Abs. 1 Bst. b und c VwVG). Auf die Beschwerde ist insofern einzutre-
ten.
2.
Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marke AgieCharmilles auf
den Vorwurf eines irreführenden Charakters des Zeichens "Charmilles"
für Waren nichtschweizerischer Herkunft. Sie führt aus, dass der
durchschnittliche Abnehmer das Zeichen ohne Gedankenaufwand in
die Bestandteile "Agie" und "Charmilles" aufspalte und letzteren als
Herkunftsangabe für das gleichnamige Quartier in der Stadt Genf ver-
stehe. Für Waren nichtschweizerischer Herkunft sei das Zeichen
"AgieCharmilles" daher irreführend, soweit die geografische Bedeu-
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tung in der Wahrnehmung der massgeblichen Abnehmerkreise nicht
von einem betrieblichen Herkunftsverständnis überlagert werde, das
als "secondary meaning" die Irreführungsgefahr verhindern könnte,
wofür aber vorliegend keine Anzeichen sprächen.
Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz
ausgeschlossen. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, welches eine
geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verlei-
tet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geo-
grafische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.
Keine Irreführungsgefahr besteht hingegen, wenn die geografische An-
gabe erkennbar Fantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen
nicht als Herkunftsangabe aufgefasst wird (BGE 132 III 772 E. 2.1 Co-
lorado, BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon, Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 bticino, Entscheid der
Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] E. 7 ff. ÖKK Öffent-
liche Krankenkassen Schweiz in sic! 2003 S. 430 f.). Eine Herkunftser-
wartung fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III
454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich wenn der
Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das
Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst
wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Pro-
duktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Ty-
penbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durch-
gesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.
Um eine Irreführungsgefahr zu bewirken, muss die angefochtene Mar-
ke in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem nicht unerhebli-
chen Teil des Verkehrs als Hinweis auf die geografische Herkunft auf-
gefasst zu werden (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommen-
tar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-
ropäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2
N. 226). Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer
Marke verwendet wird, zur Täuschung des Publikums geeignet ist,
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören insbeson-
dere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als
Marke, die tatsächliche oder nahe liegende Beziehung zwischen die-
ser Angabe und dem beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbe-
reich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzlichen Angaben,
welche die Irreführungsgefahr erhöhen oder verringern können (Ent-
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scheide der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f. British American Tobacco
Switzerland [fig.] in sic! 2006 S. 772 f., vom 15. Mai 2006 E. 2 Off
Broadway Shoe Warehouse [fig.] in sic! 2006 S. 769 f., vom 12. April
2006 E. 2 f. Burberry Brit in sic! 2006 S. 681). In Bezug auf solche zu-
sätzliche Angaben verneinte die RKGE etwa eine Herkunftserwartung
bei einer Kombination von einem Zeichenbestandteil mit einem nicht
unmittelbar dominierenden geografischen Sinngehalt und einem Fami-
liennamen (Entscheide der RKGE vom 12. April 2006 E. 4 Burberry
Brit in sic! 2006 S. 681 f. und vom 30. August 2005 E. 7 Würthphoenix
[fig.] in sic! 2006 S. 42 ). Ebenso verneinte es eine solche, wenn weite-
re Zeichenbestandteile im Gesamteindruck eine Herkunftserwartung
auszuschliessen vermochten (Entscheide der RKGE vom 15. Mai 2006
E. 4 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.] in sic! 2006 S. 770 und vom
9. Oktober 2002 E. 7 ff. ÖKK Öffentliche Krankenkasse Schweiz [fig.]
in sic! 2003 S. 430 f. ). Hingegen bejahte sie in den Entscheiden Tahiti-
an Noni (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 E. 4 und 6 in sic!
2004 S. 673 f.) und Finn Comfort (Entscheid der RKGE vom 17. April
1998 E. 3 in sic! 1998 S. 475 f.) eine Herkunftserwartung. In beiden
Fällen lag eine Kombination von einem Zeichenbestandteil mit einem
geografischen Sinngehalt und einer Sachbezeichnung vor.
3.
Die Marke der Beschwerdeführerin wird, soweit mit der vorliegenden
Beschwerde noch zu prüfen ist, für Druckereierzeugnisse, insbesonde-
re Produkte für die Werbung, für Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate) und Verpackungsmaterial aus Kunststoff (alle Pro-
dukte soweit in Klasse 16 enthalten) beansprucht. Die Abnehmer die-
ser Produkte sind – anders als die für die beanspruchten Waren der
Klasse 7 und 9 – nicht nur industrielle Fachpersonen, sondern das
breite Publikum, aber auch Fachkreise wie Print-Unternehmen, Schu-
len oder Fabrikationsunternehmen (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrs-
kreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5).
4.
Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein
Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zu-
sammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Ge-
meingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachver-
haltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit
vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um
allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewür-
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digt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt
im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Her-
kunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft die-
ser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeuti-
gen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografi-
schen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine
Herkunftserwartung zu bejahen und hat die Beschwerdeführerin – un-
abhängig von einer allfälligen Mitwirkungspflicht nach Art. 13 VwVG,
weshalb ihr die Bestreitung einer solchen Pflicht im Beschwerdever-
fahren keine Abhilfe schafft – die Folgen einer allfällig weitergehenden
Beweislosigkeit zu tragen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006 E. 4.3 Afri-Cola).
Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck
bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre
Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In
einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografi-
schen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der mass-
geblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn
letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene
Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne
Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft.
5.
Im vorliegenden Fall wurden die benötigten Sachverhaltsabklärungen
im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die Frage einer Herkunftserwar-
tung im Zusammenhang mit der strittigen Marke ist aufgrund der von
beiden Seiten eingereichten Beweise zu prüfen.
5.1 Die angefochtene Marke besteht aus den beiden Zeichenbestand-
teilen „Agie“ und „Charmilles“. Dem Bestandteil "Agie" kommt kein
Sinngehalt zu, er ist eine Fantasiebezeichnung. Der Begriff "Charmil-
les" ist hingegen mehrdeutig. Als „Charmille“ werden einerseits die
Pflanze von kleinen Hain-, Hage- oder Weissbuchenbäumen bzw.
-sträucher bezeichnet, andererseits auch eine Allee, ein Hain oder
eine Palisade von Hain-, Hage- oder Weissbuchenbäumen bzw. -sträu-
chern und schliesslich auch ein Laubgang (LE GRAND ROBERT DE LA
LANGUE FRANÇAISE, Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue
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Française, Bd. 2, 2. Aufl., Paris 1991, S. 507, VERSION ÉLECTRONIQUE DU
GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISES, Version 2.0, 2005). Er leitet sich
vom französischen Wort „Charme“ (lat. carpinus) ab, der zum einen ei-
nen Hain-, Hage- oder Weissbuchenbaum bzw. -strauch, zum anderen
das Holz eines solchen Baums bzw. Strauchs bezeichnet (LE GRAND
ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, a.a.O., S. 507 i.V.m. S. 505, VERSION
ÉLECTRONIQUE DU GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISES, a.a.O., GRAND
LAROUSSE UNIVERSEL, Bd. 3, Paris 1991, S. 2052 i.V.m. S. 2053, GRAND
DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE & HISTORIQUE DU FRANÇAIS, Paris 2001, S. 186,
GÖTZ HEINRICH, Lateinisch-althochdeutsch-neuhochdeutsches Wörter-
buch Berlin 1999, S. 92).
Der Begriff „Les Charmilles“ bezeichnet sodann eine von insgesamt
130 Untersektionen der Gemeinde Stadt Genf, welche eine von 45 Ge-
meinden des Kantons Genfs ist (Übersicht des statistischen Amtes
des Kantons Genf,
commune.asp?commune=21 ). „Saint-Jean/Charmilles“ ist der Name
eines von acht Vierteln der Stadt Genf (Übersicht der Gemeinde Stadt
Genf, ). In der nächst hö-
heren, politischen Unterteilung der Gemeinde Stadt Genf, findet sich
„Charmilles“ hingegen nicht mehr, sondern es finden sich nur folgende
Sektionen: Petit-Saconnex, Eaux-Vives, Plainpalais und Cité (vgl.
Übersicht des statistischen Amtes des Kantons Genf, a.a.O). Die Un-
tersektion „Les Charmilles“ als auch das Quartier „Saint-Jean/Charmil-
les“ ist ein typisches Wohnviertel mit Kleingewerbe (vgl. dazu den
Genfer Zonenplan aus dem Jahre 2006,
amenagement/master-content.jsppubId =7787& nodeId =2913&compo -
nentId=kmelia 686 ). Nach Auskunft des statistischen Amtes des Kan-
tons Genf vom 7. Februar 2008 weist die Untersektion „Les Charmil-
les“ Ende 2007 2'605 Bewohner auf. Der Begriff „Charmilles“ findet
sich zudem in zahlreichen Strassennamen etwa in der Stadt Genf,
Yverdon-les-Bains, St-Sulpice, Lamboing, Prilly, Ste-Croix, Uvrier,
Semsales usw. Sowohl die Bezeichnung der Untersektion „Les Char-
milles“ der Gemeinde Stadt Genf als auch diejenige der zahlreichen
Strassennamen, Rue des Charmilles, Chemin des Charmilles, Les
Charmilles, Ruelle de la Charmilles usw., ist auf die biologische Be-
deutung von „Charmilles“ (lat. carpinus) zurückzuführen. Dieser histori-
sche Hintergrund dürfte den massgeblichen Abnehmer von Druckerei-
erzeugnisse allerdings nicht bekannt sein.
Schliesslich weist „Charmilles“ auch auf das ehemalige Sportstadion
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"Stade de Charmilles" hin, das sich in der Untersektion „Parc-des-
Sports“, welches an die Untersektion „Les Charmilles“ angegrenzt, be-
fand. Das „Stade de Charmilles“ wurde 1930 als reines Fussballstadi-
on gebaut und beheimatete den Genfer Fussballclub FC Servette. In
dem ursprünglich 14'000, später 40'000 Zuschauer umfassenden Sta-
dion wurden von 1930 bis 2002 internationale und nationale Fussball-
spiele ausgetragen, unter anderem im Jahre 1954 auch Spiele der
Fussballweltmeisterschaft. Nach der Eröffnung des „Stade de Genève“
im Jahre 2003 wurde das baufällige „Stade de Charmilles“ geschlos-
sen und abgerissen.
5.2 Bei einer Mehrdeutigkeit von Begriffen gilt es zu prüfen, welche
der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruch-
ten Waren im Vordergrund steht. Die biologische Verwendung des Be-
griffs „Charmilles“ als „Laubgang“ ist den massgeblichen Verkehrskrei-
sen nicht unbekannt (vgl. den Vermerk in LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE
FRANÇAISE, a.a.O., S. 507 und VERSION ÉLECTRONIQUE DU GRAND ROBERT DE LA
LANGUE FRANÇAISES, a.a.O., die diese Bedeutung als „gebräuchlich“ be-
zeichnen), wohl aber diejenige als Allee, Hain oder Palissade von
Hain-, Hage- oder Weissbuchen sowie als „Jungpflanze“ (vgl. LANGEN-
SCHEIDT, Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, der diese
Begriffe unter dem Stichwort „Charmille“ nicht aufführt sowie den Ver-
merk in LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, a.a.O., S. 507 und
VERSION ÉLECTRONIQUE DU GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISES, a.a.O., wel-
che letztere Bedeutung auf französisch als „rare“ bezeichnet). Eben-
falls bekannt ist den massgeblichen Verkehrskreisen die Bedeutung
von „Charmilles“ als Bezeichnung für das ehemalige Fussballstadion,
welches durch die grosse Medienpräsenz des Schweizer Fussballs ei-
nem breiten Publikum sowie Fachkreisen zu einem Begriff geworden
ist. Welchem dieser beiden Sinngehalte im Verständnis der massgebli-
chen Verkehrskreise der Vorzug gegeben wird, kann indessen aus den
nachfolgenden Erwägungen offen bleiben.
5.3 Für diejenigen Abnehmer von Druckereierzeugnissen, welche die
Untersektion „Les Charmilles“ sowie das Viertel „Saint-Jean/Charmil-
les“ nicht kennen, besteht nämlich keine Gefahr, dass sie annehmen,
die unter der Marke AgieCharmilles vertriebenen Waren seien schwei-
zerischen Ursprungs. Die, wohl eher wenigen, Abnehmer, welche die
Untersektion und/oder das Viertel kennen, dürften jedoch über die
gänzlich fehlende Industriequalität dieses Viertels „Les Charmilles“
bzw. „Saint-Jean/Charmilles“ informiert sein. Für sie besteht daher
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ebenfalls keine Täuschungsgefahr (vgl. auch die Entscheide der RKGE
vom 6. März 2006 E. 3 Toscanol in sic! 2006 S. 586 und vom 25. No-
vember 2005 E. 4a Torino in sic! 2008 S. 116 f.).
5.4 Die Gesamtbetrachtung der angefochtenen Marke AgieCharmilles
schliesst letztlich jede, allenfalls noch bestehende Täuschungsgefahr
aus. Dem Zeichenbestandteil „Charmilles“ ist die Fantasiebezeichnung
„Agie“ vorangestellt, wobei die Wortelemente ohne Zwischenraum an-
einandergefügt sind und darum als Einheit wahrgenommen werden. In
dieser Kombination mit dem Fantasiezeichen „Agie“ tritt jede geografi-
sche Assoziation, falls sie für den Zeichenbestandteil „Charmilles“ iso-
liert noch bestanden hätte, in den Hintergrund. Eine Gefahr der Irre-
führung über die geografische Herkunft hinsichtlich der beanspruchten
Waren ist daher zu verneinen (Art. 2 Bst. c MSchG).
6.
Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptbegehren gutzuheissen, wo-
mit sich eine Prüfung der Eventualbegehren erübrigt. Die Vorinstanz
wird angewiesen, der Marke AgieCharmilles für die beanspruchten
Waren der Klasse 16 Schutz zu gewähren. In Bezug auf die bean-
spruchten Waren der Klasse 7 und 9 ist die Beschwerde infolge der
Wiedererwägung der Vorinstanz gegenstandslos geworden.
7.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintra-
gungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst
sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungs-
werten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden
Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2, BGE 133 III 492 E. 3.3 mit weite-
ren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
In Bezug auf die Waren der Klasse 7 und 9 hat nach Art. 5 VGKE in
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der Regel jene Partei die Verfahrenskosten zu tragen, deren Verhalten
die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Einer obsiegenden Partei dürfen
nach Art. 63 Abs. 3 VwVG nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die
sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten unnötigerweise verur-
sacht hat. Da die Marke AgieCharmilles beim massgeblichen Abneh-
mer keine Herkunftserwartung weckt, sind die erst im Beschwerdever-
fahren vor Bundesverwaltungsgericht von der Beschwerdeführerin ein-
gereichten Beweismittel, welche die Verkehrsdurchsetzung des Zei-
chens "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren belegen, ohne
Relevanz. Die Beschwerdeführerin hat somit keine Verletzung der Mit-
wirkungspflicht (Art. 13 VwVG) begangen, weshalb ihr keine Kosten
aufzuerlegen sind.
8.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann für ihre erwachse-
nen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten eine Entschädi-
gung zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Eine Parteient-
schädigung kann auch dann zugesprochen werden, wenn das Verfah-
ren gegenstandslos wird (Art. 8 Abs. 7 der Verordnung über Kosten
und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0]). Da
die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Ent-
schädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und für das Beschwer-
deverfahren auf total Fr. 2'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE, Art.
8 Abs. 1 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-
tungsverfahren).
Besteht keine unterliegende Partei, ist die Parteientschädigung derje-
nigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren
Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach
Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt
die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes,
namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1
Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfü-
gung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die
dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der
Parteientschädigung zu verpflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
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1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 des Entscheids der Vorins-
tanz vom 19. April 2007 in der Fassung vom 22. August 2007 wird auf-
gehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, dem Markengesuch Nr.
53'684/2006 AgieCharmilles auch für die beanspruchten Waren der
Klasse 16 zu entsprechen.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'500.- wird der
Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref. Markeneintragungsgesuch Nr. 53684/2006
AgieCharmilles; Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katja Stöckli
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat
die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis-
mittel sind, soweit die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei-
zulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 14. Oktober 2008
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