B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3528/2012
U r t e i l v o m 1 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Parteien
Venus Fashion, Inc.,
One Venus Plaza, 1711 Marco Beach Drive,
US-32224-7615 Jacksonville, Florida,
vertreten durch Fürsprecherin Dr. iur. Béatrice Pfister,
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 7. Juni 2012 betreffend das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 730/2011 VENUS (fig.).
B-3528/2012
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 5. September 2011 meldete die Venus Fashion, Inc. (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) mit der Gesuchsnummer 730/2011 die Wort-/Bild-
marke "VENUS" (fig.) zur Eintragung in das schweizerische Markenregis-
ter an. Die Marke sieht wie folgt aus:
Hinterlegt wurde das Zeichen für folgende Waren und Dienstleistungen:
– Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge.
– Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen
enthalten; Reise- und Handkoffer, Reisetaschen, Handtaschen,
Badetaschen, Einkaufstaschen, Schlüsseletuis (Lederwaren),
Rucksäcke, Brieftaschen, Geldbörsen, Regenschirme.
– Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
– Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels in den Bereichen: Beklei-
dungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Lederwaren, Taschen,
Heimtextilien, Haushaltartikel, Dekorationsartikel, Möbel,
Schmuck, Uhren und Kosmetik.
B.
Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) das Markeneintragungsge-
such mit Schreiben vom 15. Dezember 2011 materiell und wies das Ge-
such im Zusammenhang mit den in Klasse 16 beanspruchten Waren
"Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge" als dem Gemeingut zu-
gehörend zurück. Die massgebenden Verkehrsteilnehmer, in casu Durch-
schnittskonsumenten, würden den Begriff "Venus", der einerseits die rö-
mische Göttin der Liebe und andererseits einen Planeten bezeichne, im
Zusammenhang mit diesen Waren als einen direkten Beschrieb deren In-
halts und Themas verstehen. Als schutzfähig erachtete die Vorinstanz das
Zeichen hingegen im Zusammenhang mit den in Klasse 18, 25 und 35
beanspruchten Waren und Dienstleistungen und liess es hierfür zum
Markenschutz zu.
C.
Mit Schreiben vom 18. Januar 2012 entgegnete die Beschwerdeführerin,
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Seite 3
der Begriff "Venus" weise grundsätzlich weder auf die Art, auf Eigenschaf-
ten noch auf die Qualität von Druckereierzeugnissen, insbesondere von
Kataloge, hin. Überhaupt sei nicht ersichtlich, inwiefern das Zeichen Wa-
ren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Göttin oder dem
Planeten Venus bezeichnen könnte. Mit Hinweis auf ihre Firma, nämlich
Venus Fashion Inc., und ihr Geschäftsfeld, die Modebranche, hielt die
Beschwerdeführerin fest, dass sie einzig Kataloge über Modeartikel der
Venus Fashion Inc. herausgebe, nicht aber solche zum Thema "Venus".
Letzteres habe sie auch nicht vor. Im Übrigen sei "Venus" selbst als
Kennzeichen für Publikationen über die Göttin bzw. den Planeten Venus
geeignet. Das Bundesgericht habe in seinem Urteil 4A_253/2008 vom
14. Oktober 2008 in Sachen "Gallup" festgehalten, dass die Verwendung
eines Begriffs im Titel oder im Inhalt eines Buches keinen Gebrauch als
Kennzeichen darstelle und deshalb das Recht an der Marke nicht beein-
flusse. Sofern der Begriff daneben markenmässig als Hinweis auf den
Herausgeber gebraucht werde, könne dem Begriff auch für Publikationen,
in denen er im Titel oder Inhalt erscheint, kennzeichnungsmässige Unter-
scheidungskraft zukommen (Urteil des Bundesgericht 4A_253/2008 vom
14. Oktober 2008 E. 2.1 Gallup). Würde man nun der Argumentation der
Vorinstanz folgen, wäre jedes Substantiv und jeder Name vom Marken-
schutz für Druckereierzeugnisse ausgeschlossen, solange der Sinngehalt
für den Durchschnittskonsumenten erkennbar sei. Mit Verweis auf die
Voreintragungen P-Nr. 418414 "Diogenes", Nr. 547753 "Cosmos" und
Nr. 553127 "Pluto" verlangte die Beschwerdeführerin, dass ihrer Marke
auch für die in Klasse 16 beanspruchten Waren der Markenschutz ge-
währt werde.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 5. März 2012 an ihrer Zurückwei-
sung fest. Sie führte aus, dass Waren der Klasse 16 bestimmte themati-
sche Inhalte haben können. So seien Zeichen, welche einen möglichen
thematischen Inhalt der Waren beschreiben würden, vom Markenschutz
auszuschliessen. Folglich genüge bereits die Möglichkeit, dass die stritti-
gen Waren der Klasse 16 die Göttin oder den Planeten Venus zum the-
matischen Inhalt haben können, um das Zeichen dem Gemeingut zuzu-
rechnen. Solche Waren würden im Übrigen bereits auf dem Markt ange-
boten, wobei unbeachtlich sei, ob die Hinterlegerin auch vorhabe derarti-
ge Waren anzubieten. Mangels eines individualisierenden Hinweises auf
ein bestimmtes Unternehmen fehle dem Zeichen die konkrete Unter-
scheidungskraft. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach ge-
mäss dem Bundesgerichtsentscheid Gallup die Verwendung eines Be-
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griffs im Titel das Markenrecht nicht tangiere, entgegnete die Vorinstanz,
dass der Gebrauch im Titel eben gerade nicht markenmässig sei, wes-
halb dieser auch den Markenschutz nicht tangiere. Vorliegend sei der
Entscheid ohne Relevanz, da die Hinterlegerin Markenschutz für den
Begriff "Venus" verlange. Zum geltend gemachten Gebot der Gleichbe-
handlung führte die Vorinstanz zum einen aus, dass die mehr als acht
Jahre alte Marke P-Nr. 418414 "Diogenes" unter dem Aspekt der Gleich-
behandlung unbeachtlich sei. Zum anderen liege bezüglich der Voreintra-
gung Nr. 547753 "Cosmos", welche Schutz für "Reisebroschüren" bean-
spruche, kein gleicher Sachverhalt vor. Die Voreintragung Nr. 553127
"Pluto" hingegen sei ein isolierter Prüfungsentscheid, aus dem nicht auf
eine entsprechende Eintragungspraxis der Vorinstanz geschlossen wer-
den könne. Selbst wenn diese Eintragung zu Unrecht erfolgt wäre, würde
sich daraus nichts zugunsten des vorliegenden Gesuchs ableiten.
Schliesslich hielt die Vorinstanz fest, dass eine Einschränkung des Wa-
renverzeichnisses den Schutzausschlussgrund des Gemeinguts aufhe-
ben könne. Es bestehe nämlich bezüglich den Waren "Kataloge" kein An-
haltspunkt für einen inhaltsbeschreibenden Charakter des Zeichens "Ve-
nus" (fig.). Würde die Hinterlegerin ihr Warenverzeichnis in Klasse 16 da-
hingehend einschränken, dass sie nunmehr Schutz für "Druckereierzeug-
nisse, nämlich Kataloge" beanspruche würde, könnte die Marke auch be-
züglich der Klasse 16 zum Markenschutz zugelassen werden.
E.
Am 7. Juni 2012 verfügte die Vorinstanz die teilweise Zurückweisung des
Markeneintragungsgesuch 730/2011 VENUS (fig.) gemäss Art. 2 Bst. a
MSchG, nämlich bezüglich der Waren "Druckereierzeugnisse, insbeson-
dere Kataloge" in Klasse 16. Gutgeheissen wurde das Gesuch für die
Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35.
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Juli 2012
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, "die ange-
fochtene Verfügung sei aufzuheben, soweit sie das Markeneintragungs-
gesuch Nr. 730/2011 für die Waren der Klasse 16 'Druckereierzeugnisse,
insbesondere Kataloge' zurückweise, und die Beschwerdegegnerin sei
anzuweisen, die Marke 'Venus' auch für die von beanspruchten Waren
der Klasse 16 im schweizerischen Markenregister einzutragen". Zur Be-
gründung bringt sie im Wesentlichen wie bereits gegenüber der Vorin-
stanz vor, die Marke "VENUS" sei im Zusammenhang mit den bean-
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spruchten Waren der Klasse 16 nicht dem Gemeingut zuzurechnen. We-
der weise der Begriff "Venus" auf die Art, Eigenschaften oder auf die Qua-
lität von Druckereierzeugnissen hin, noch beschreibe das Zeichen den
Inhalt oder das Thema der beanspruchten Waren direkt. Ausserdem be-
absichtige die Beschwerdeführerin nicht, die Marke für Druckereierzeug-
nisse über die Göttin oder den Planeten Venus zu verwenden, sondern
für Publikationen mit thematischem Bezug zu ihr und den von ihr vertrie-
benen Modeartikeln. Schliesslich müssten Marken für inhaltsbezogene
Waren nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang ihres Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses auf ihren Gemeingutcharakter hin ge-
prüft werden. Konkret auf den vorliegenden Fall bezogen bedeute dies,
dass dem Abnehmer in "Venus" zunächst die Anspielung auf die Firma
der Hinterlegerin auffalle, was einem betrieblichen Herkunftshinweis ent-
spreche. Weiter sei die Marke auch für Waren der Klassen 18 und 25 so-
wie für Dienstleistungen der Klasse 35 hinterlegt, so dass der Abnehmer
bezüglich der Waren "Druckereierzeugnisse" annehmen werde, dass die-
se sich thematisch auf die weiteren Waren und Dienstleistungen dieser
Klassen beziehen. Doch selbst wenn die Abnehmer im Zeichen "Venus"
im Zusammenhang mit Druckereierzeugnissen eine Beschreibung des
thematischen Inhalts erkennen würden, sei die Schutzverweigerung nicht
nachvollziehbar. Die Eintragung der Marke "VENUS" (fig.) schliesse den
sachlichen Mitgebrauch durch Dritte nämlich nicht aus. Es sei daher um-
so unverständlicher, wenn die Vorinstanz der Marke grundsätzlich für "Ka-
taloge" den Schutz gewähren würde, nicht aber für alle anderen Dru-
ckereierzeugnisse, die sich mit der Hinterlegerin und ihre Waren befas-
sen. Zum Schluss verneint die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf
Gleichbehandlung geltend gemacht zu haben. Die Verweise auf Vorein-
tragungen hätten lediglich der Illustration ihrer Argumente dienen sollen.
G.
Mit Verfügung vom 13. September 2012 zog die Vorinstanz ihre Verfü-
gung vom 7. Juni 2012 dahingehend in Wiedererwägung, dass sie die
Schutzverweigerung gegenüber der Ware "Kataloge" in Klasse 16 wider-
rief. An der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches für "Dru-
ckereierzeugnisse" wurde festgehalten, genauso wie an der Gutheissung
des Markenschutzes für die in Klasse 18, 25 und 35 beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 17. September 2012 wies die Vorinstanz
auf ihre Wiedererwägung vom 13. September 2012 hin und beantragte
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Seite 6
diesbezüglich die Abschreibung der Beschwerde infolge Gegenstandslo-
sigkeit. Im Hinblick auf die Zurückweisung des Markeneintragungsgesu-
ches für den Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 hielt die
Vorinstanz fest, dass unter den Begriff "Druckereierzeugnisse" nebst Ka-
talogen weitere Waren fallen würden, für welche der Begriff "Venus" wie-
derum inhaltsbeschreibend sei. Als Beispiel zählte sie Bücher oder Bild-
bände auf. Weiter wies die Vorinstanz darauf hin, dass bei der Prüfung
eines Markeneintragungsgesuches weder auf die Person des Hinterle-
gers noch auf sein Tätigkeitsgebiet abgestellt werde. Schliesslich müsse
die Schutzfähigkeit eines Zeichens aufgrund des Spezialitätsprinzips für
jede beanspruchte Ware und Dienstleistung gesondert geprüft werden.
I.
In Folge der Wiedererwägung berichtigte die Beschwerdeführerin in ihrer
Replik vom 18. Oktober 2012 ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass sie
die Aufhebung der angefochtenen Verfügung neu nur beantragt, soweit
diese die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs für "Druckerei-
erzeugnisse" in Klasse 16 betrifft. Im Weiteren hielt sie an ihrer Argumen-
tation, insbesondere jene bezüglich des Prüfprogramms von Marken für
inhaltsbezogene Waren, fest.
J.
In ihrer Duplik vom 20. November 2012 beantragte die Vorinstanz die
vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten
der Beschwerdeführerin, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei.
Im Weiteren hielt sie an ihren bisherigen Ausführungen fest. Unter Hin-
weis auf die klare und ständige Rechtsprechung verwarf sie zudem das
von der Beschwerdeführerin verlangte Prüfprogramm von inhaltsbezoge-
nen Waren.
K.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.
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Seite 7
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht
vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vor-
liegenden Beschwerde zuständig.
1.2 Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern die Beschwerdeführerin
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert ist
und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat
(Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG). Dabei handelt es sich um Verfah-
rensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein Rechts-
begehren nicht eintritt (vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA
KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozess-
recht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035 f., 1097).
Nachdem die Beschwerdeführerin gegen die teilweise Zurückweisung ih-
res Markeneintragungsgesuches vom 7. Juni 2012 bereits Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hatte, zog die Vorinstanz in An-
wendung von Art. 58 VwVG mit Verfügung vom 13. September 2012 das
Markenhinterlegungsgesuch der Beschwerdeführerin in Wiedererwägung
und gewährte der Marke "VENUS" (fig.) im Zusammenhang mit der Ware
"Kataloge" in Klasse 16 den Markenschutz. Soweit die Vorinstanz der
strittigen Markenhinterlegung in der Wiedererwägung Schutz gewährt hat,
ist die Beschwerde damit gegenstandslos geworden. Das Beschwerde-
verfahren ist demnach nur noch insoweit fortzusetzen, als dieses durch
die Wiederwägung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist
(Art. 58 Abs. 3 VwVG). Entsprechend berichtigte die Beschwerdeführerin
in ihrer Replik vom 18. Oktober 2012 ihr Rechtsbegehren und verlangte
nunmehr die Aufhebung der angefochtenen Verfügung soweit diese die
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs für "Druckereierzeugnis-
se" in Klasse 16 betreffe.
1.3 Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50
Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. De-
zember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) einge-
reicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Auf
die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist demnach einzutreten, soweit
B-3528/2012
Seite 8
sie infolge Wiedererwägung nicht gegenstandslos geworden ist (vgl.
E. 1.2 hiervor).
2.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie bean-
sprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a
MSchG).
2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Indi-
vidualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [hiernach: RKGE] vom 17. Febru-
ar 2003, veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations-
und Wettbewerbsrecht [nachfolgend: sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 Royal Com-
fort; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
III/1, Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2
N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen,
die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257,
WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 41). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das
Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des
Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Su-
isse Romande und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post).
Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesge-
richts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Ro-
mande). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hin-
terlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton" [3D]). Die Frage
der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen
(WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44).
2.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesonde-
re, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren
Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in
einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1
Masterpiece, 128 III 447 E. 1.6 Premiere). Der gedankliche Zusammen-
hang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der be-
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Seite 9
schreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand er-
kennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen Securitas). Bloss
entfernte gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den Ge-
meingutcharakter einer Marke zu begründen (BGE 116 II 609 E. 1c Fio-
retto, 114 II 371 E. 1 alta tensione). Ob einem Zeichen die erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom
6. Juli 2009 E. 4.2 mit Hinweisen Radio Suisse Romande). Gemäss der
Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis
des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eingetragen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 bticino
[fig.]).
3.
Die schweizerische Marke "VENUS" (fig.) ist einzig in Bezug auf die in
Klasse 16 beanspruchten Waren "Druckereierzeugnisse" streitig. Diese
richten sich unbestrittenermassen an einen sehr breiten Abnehmerkreis
(vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5786/2011 vom
23. November 2012 E. 3 QATAR AIRWAYS, B-3269/2009 vom 25. März
2011 E. 4 Grand Casino Luzern, B-2642/2008 vom 30. September 2009
E. 2.4 Park Avenue).
4.
4.1. Die hinterlegte Marke besteht aus dem Begriff "VENUS", welcher in
einer feingliedrigen Schrift hinterlegt ist. Die grafische Gestaltung ist mi-
nim und tritt in den Hintergrund. Entsprechend steht das Wortelement im
Gesamteindruck im Vordergrund.
4.2. Mit "Venus" werden sowohl auf Deutsch als auf Französisch zum Ei-
nen die römische Göttin der Liebe und zum Anderen der zweite Planet
unseres Sonnensystems bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Venus" in: DUDEN
ONLINE, abrufbar unter: , Eintrag zu "Venus" in:
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE EN LIGNE, abrufbar unter
, beide zuletzt am 16. September 2013 besucht).
Weiter wird mit "Venus" bildungssprachlich auch eine "Frau von grosser
Schönheit" bzw. "femme d'une grande beauté" bezeichnet (vgl. DUDEN
ONLINE, a.a.O.; Eintrag zu "vénus" in: DICTIONNAIRES DE FRANÇAIS LA-
ROUSSE, abrufbar unter: , zuletzt
besucht am 16. September 2013). Damit hat das Zeichen für die deutsch-
und französischsprachigen Abnehmer den Sinngehalt von Venus im Sin-
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Seite 10
ne der römischen Göttin der Liebe, Venus als zweiten Planeten des Son-
nensystems sowie im übertragenen Sinne "Frau von grosser Schönheit".
4.3 Inwiefern die italophonen Abnehmer im Zeichen "VENUS" sofort ei-
nen Hinweis auf die Göttin, den Planeten oder eine Frau von grosser
Schönheit erkennen (vgl. kein Eintrag zu "venus" in: LO ZINGARELLI, Vo-
cabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, 12. Auflage; vgl. aber
Eintrag zu "venere" in: LO ZINGARELLI, a.a.O.) kann offen gelassen wer-
den, da ein Zeichen bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen
werden kann, wenn es bloss in einer der schweizerischen Sprachregio-
nen in einem beschreibendem Sinn verstanden wird (BGE 128 III 451 E.
1.5 Premiere, BGE 127 III 166 E. 2b aa Securitas, Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 2.3 QATAR
AIRWAYS). Wenn das hinterlegte Zeichen also auf Deutsch und Franzö-
sisch einen bestimmbaren Sinngehalt hat, kann das Verständnis der wei-
teren Sprachregionen offen bleiben.
5.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit der
beanspruchten Ware "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 dem Gemein-
gut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat dem Markeneintragungsgesuch
diesbezüglich den Markenschutz in der Schweiz verweigert, weil diese
nach ihren Feststellungen deren Thema und Inhalt direkt beschreibe.
5.1 Als Druckereierzeugnis gilt ein "Erzeugnis, Produkt des Druckens" wie
z.B. eine Zeitung, eine Zeitschrift und ein Buch (vgl. Eintrag zu "Drucker-
zeugnis" in: BROCKHAUS WAHRIG DEUTSCHES WÖRTERBUCH, 9. Aufl.,
München 2011). Gemäss der ständigen Rechtsprechung handelt es sich
hierbei um Waren bei denen als Wert nicht deren äussere Merkmale im
Vordergrund stehen, sondern deren geistiger Inhalt (Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 Grand Ca-
sino Luzern, B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 Park Avenue,
B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 Pirates of the Carribean). Zu
diesen Waren zählen insbesondere Medien, worunter auch die "Dru-
ckereierzeugnisse" der Klasse 16 fallen. Im Zusammenhang mit diesen
Waren versuchen die massgeblichen Verkehrskreise die Marke haupt-
sächlich im Hinblick auf den möglichen Inhalt und nicht bloss auf die äus-
seren Merkmale der Waren zu deuten (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 mit weiteren Hinweisen
Grand Casino Luzern). Es ist deshalb zu prüfen, ob der Sinngehalt der
Marke auch in Bezug auf deren Inhalt beschreibend ist (Urteil des Bun-
B-3528/2012
Seite 11
desverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 Pirates
of the Carribean).
5.2
5.2.1 In diesem Zusammenhang wendet die Beschwerdeführerin ein,
dass dieses Prüfprogramm zu streng sei und den Markenschutz für in-
haltsbezogene Waren verunmögliche. Vielmehr müsse bei der Prüfung
einer Marke das gesamte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis berück-
sichtigt werden. Bezogen auf den konkreten Fall bedeute dies, dass die
Abnehmer erkennen würden, dass die Druckereierzeugnisse sich auf die
ebenfalls beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 beziehen würden.
Ausserdem gebrauche sie ihre Marke gar nicht im Zusammenhang mit
der Göttin bzw. dem Planeten. Der Begriff "Venus" sei ihre Firma und die
Druckereierzeugnisse hätten zum Thema einzig ihr Unternehmen und die
von ihr vertriebenen Modeartikel.
5.2.2 Der Beschwerdeführerin ist entgegen zu halten, dass Lehre und
Rechtsprechung in diesem Zusammenhang klar sind: Marken sind auf-
grund des Spezialitätsprinzips stets in Abhängigkeit der Waren und
Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie Schutz beanspruchen (vgl. DA-
VID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2
N. 25; MARBACH, a.a.O., N. 209 f.; Urteile des Bundesgerichts
4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, 4A_492/2007 vom
14. Februar 2008 E. 3.4 GIPFELTREFFEN, 4A.5/2004 25. November
2004 E. 3.3 FIREMASTER). Die Beschwerdeführerin geht fehl, wenn sie
annimmt, dass eine Marke auch bezüglich des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses im Gesamteindruck beurteilt werden muss (vgl. DA-
VID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 N. 26). Die Marke muss für
jede einzelne Ware und Dienstleistung geprüft werden (Urteil des Bun-
desgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 GIPFELTREF-
FEN). Auch sind bei der Prüfung des Eintragungsgesuches – entgegen
der Ansicht der Beschwerdeführerin – die Gebrauchsabsichten sowie die
Hinterlegungsgründe der Hinterlegerin irrelevant (BGE 137 III 403
E. 3.3.6 "Wellenverpackung [3D]", BGE 120 II 310 E. 3a "The Original
[3D]"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 28. Feb-
ruar 2008 E. 3.4 Pirates of the Carribean). Auch aus der Tatsache, dass
ihre Firma dem hinterlegten Zeichen entspricht, kann die Beschwerdefüh-
rerin nichts zu ihren Gunsten ableiten (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 12.2 GB, B-1710/2008 vom
B-3528/2012
Seite 12
6. November 2008 E. 6 SWISTEC, B-7408/2006 vom 21. Juni 2007
E. 4.3 bticino [fig.]).
5.2.3 Was die behauptete Verhinderung von Markeneintragungen für in-
haltsbezogene Waren angeht, so ist der Beschwerdeführerin entgegen zu
halten, dass aus Rechtsprechung und Lehre nicht mehr zu ihren Gunsten
herangezogen werden kann, als dass an die konkrete Unterscheidungs-
kraft eines Zeichens bei inhaltsbezogenen Waren nicht übertrieben hohe
Anforderungen gestellt werden sollen (vgl. Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3 Park Avenue,
B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.6 Pirates of the Carribean; DAVID
ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 170). Dennoch
gilt das Markenrecht auch für Marken von inhaltsbezogenen Waren, wes-
halb auch solche Zeichen die betroffenen Waren und Dienstleistungen im
Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises individualisieren und von
den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar machen sollen (Urteil
des Bundesverwaltungsgericht vom 28. Februar 2008 E. 3.5 Pirates of
the Carribean). Erschöpft sich der Sinngehalt des hinterlegten Zeichens
in einer unmittelbaren Beschreibung eines möglichen Inhalts und enthält
die Marke keine weiteren Elemente, welche deren konkrete Unterschei-
dungskraft erhöhen könnten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.1 Pirates of the Carribean), ist die
Bejahung der Gemeingutszugehörigkeit nicht als "zu streng" zu bezeich-
nen. Wohl mag – wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht – die Mar-
ke mit einem naheliegenden Inhaltsbezug für gewisse inhaltsbezogene
Waren nicht beschreibend wirken, nämlich dann, wenn der Inhalt präzi-
siert wird. Diese im Urteil des Bundesverwaltungsgericht "Pirates of the
Carribean" beschriebene Konstellation (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.6 Pirates of the
Carribean) ist im vorliegenden Fall jedoch nicht anwendbar, da die Hinter-
legerin ihr Warenverzeichnis thematisch weder eingeschränkt noch präzi-
siert hat. Solange die Marke für inhaltsbezogene Waren hinterlegt wird,
ohne deren Inhalt zu präzisieren, ist die konkrete Unterscheidungskraft in
Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen.
5.3 Damit ist die bisher ergangene Rechtsprechung bezüglich inhaltsbe-
zogener Waren auch im vorliegenden Fall heranzuziehen. Das hinterlegte
Zeichen "VENUS" hat, wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt, die
Sinngehalte "römische Göttin der Liebe", "zweiter Planet des Sonnensys-
tems" sowie im übertragenen Sinn "Frau von grosser Schönheit" (vgl.
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Seite 13
E. 4.2 hiervor). Im Zusammenhang mit den beanspruchten "Druckereier-
zeugnissen" werden die Abnehmer in den Sinngehalten "römische Göttin
der Liebe" und "zweiter Planet des Sonnensystems" nichts anderes als
einen Hinweis auf deren thematischen Inhalt erkennen, nämlich Bücher,
Zeitschriften etc. zum Thema "Venus" im mythologischen bzw. astronomi-
schen Sinne. Dieses Verständnis drängt sich den massgebenden Ver-
kehrskreisen sofort und ohne besonderen Gedanken- oder Fantasieauf-
wand auf, zumal solche Werke bereits heute auf dem Markt erhältlich sind
(vgl. Beilagen 3 bis 5 des Schreibens der Vorinstanz vom 5. März 2012).
Dabei hat das Zeichen bezogen auf die beanspruchten Waren "Dru-
ckereierzeugnissen" einen unmittelbar beschreibenden Charakter, und
zwar unabhängig davon, ob der Abnehmer im Begriff auch noch den bild-
sprachlichen Sinn von "Frau von grosser Schönheit" und damit allenfalls
einen im Zusammenhang mit Druckereierzeugnisse über Mode oder
Kosmetika anpreisenden Sinngehalt erkennt. Die allfällige Doppel- oder
Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähig-
keit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aus-
sage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt (Urteil des
Bundesgericht 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 GIPFELTREF-
FEN, BGE 116 II 609 E. 2a Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 Die Post). Liegt der be-
schreibende Sinn eines Zeichens – wie vorliegend – offen auf der Hand,
kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den
Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 POST; Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 Die Post;
MARBACH, a.a.O., N. 306). Was die Beschwerdeführerin aus einer allfälli-
gen Mehrdeutigkeit oder einem vagen, symbolhaften Sinngehalt des strit-
tigen Zeichens ableiten will, vermag daher von vornherein nicht durchzu-
dringen.
5.4 Schliesslich ändert auch die Tatsache, dass die Vorinstanz das Zei-
chen für die Waren "Kataloge" in Klasse 16 sowie alle anderen bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen zugelassen hat, nichts an dessen
unmittelbar beschreibenden Charakter bezogen auf die Waren "Dru-
ckereierzeugnissen". Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist bezogen auf
die jeweilige Ware oder Dienstleistung einzeln zu prüfen (vgl. E. 5.2.2
hiervor). Dabei kann es sich ergeben, dass das Zeichen für die eine Ware
bzw. Dienstleistung einen eindeutig beschreibenden Sinngehalt aufweist,
während es bezogen auf eine andere Ware bzw. Dienstleistung eintra-
gungsfähig sein kann (MARBACH, a.a.O., N. 210). Die Beschwerdeführerin
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Seite 14
vermag daher aus der Zulassung des Zeichens "VENUS" (fig.) für die
restlichen Waren und Dienstleistungen ihres ursprünglichen Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.
5.5 In der Folge ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass sich der
Sinngehalt des Zeichens "VENUS" (fig.) in der direkten Beschreibung des
möglichen Inhalts der beanspruchten Waren "Druckereierzeugnisse" in
Klasse 16 erschöpft. Mangels eines individualisierenden Elementes kön-
nen die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen Herkunftshinweis er-
kennen. Die Marke ist daher dem Gemeingut zuzurechnen und vom Mar-
kenschutz auszuschliessen.
5.6 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die bean-
spruchten Waren besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der
Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 6.3
myphotobook).
6.
Schliesslich führte die Beschwerdeführerin in ihrem letzten Schreiben vor
der Vorinstanz vom 18. Januar 2012 drei Voreintragungen auf, welche ih-
rer Ansicht nach mit dem strittigen Gesuch vergleichbar seien und für ei-
ne Schutzfähigkeit ihrer Marke sprechen würden. Daraus schloss die Vor-
instanz in ihrem Schreiben vom 5. März 2012, dass die Beschwerdefüh-
rerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Sinne von Art. 8 BV bzw.
die Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes geltend mache.
Dem widersprach die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom
3. Juli 2012 ausdrücklich (vgl. Ziff. 6 der Beschwerde) und führte aus,
dass die Voreintragung lediglich zwecks Illustration ihrer Argumente auf-
geführt wurden. Da Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots sodann
im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden müs-
sen (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen), und
die Beschwerdeführerin nunmehr ausdrücklich darauf verzichtet hat, ist
eine allfällige Verletzung des Gleichbehandlungsgebots nicht zu prüfen.
7.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das strittige Zeichen "VENUS"
(fig.) für die in Klasse 16 beanspruchten "Druckereierzeugnisse" Gemein-
gut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Demzufolge hat die Vorin-
stanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 730/2011 mit Recht zurückge-
wiesen.
B-3528/2012
Seite 15
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist folglich abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens grund-
sätzlich der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Indessen ist zu berücksichtigen, dass die angefochtene
Verfügung im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens teilweise durch Wie-
dererwägung gegenstandslos geworden ist (vgl. dazu E. 1.2 hiervor),
womit sich die Frage stellt, ob die Vorinstanz insoweit kostenpflichtig wird
(Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Die Wiedererwägung durch die Vorinstanz bezog sich aller-
dings nur auf die Ware "Kataloge", weshalb angesichts deren unterge-
ordneten Bedeutung gegenüber dem weiterhin strittig gebliebenen Ober-
begriff "Druckereierzeugnisse" nicht vom Unterliegerprinzip gemäss
Art. 63 Abs. 1 VwVG abzuweichen ist.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragun-
gen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwer-
tes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus
der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grund-
sätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenom-
men werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von die-
sem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die
daher auf Fr. 2'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts
des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit
dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.– zu ver-
rechnen.
Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführe-
rin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1
und 3 VGKE).
B-3528/2012
Seite 16
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht infolge Wiederer-
wägung gegenstandslos geworden ist.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.– wer-
den der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft
mit ihrem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. fgr/730/2011; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichts-
urkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
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Seite 17
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 19. Dezember 2013