Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Abteilung II
B3541/2011
U r t e i l v om 1 7 . F e b r u a r 2 0 1 2
Besetzung Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.
Parteien Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH,
WilhelmMauserStrasse 40, DE50827 Köln,
vertreten durch Dr. iur. Thomas Audétat, Rechtsanwalt,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Verfügung vom 23. Mai 2011 betreffend die internationale
Registrierung Nr. 1'001'748 – LUMINOUS.
B3541/2011
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Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" mit Ursprungsland Deutschland. Sie
beansprucht in der Schweiz Schutz für "produits de parfumerie" (Klasse
3).
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 12. Mai 2010
eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung ("refus provisoire total
[sur motifs absolus]"). Sie machte geltend, das Zeichen gehöre zum
Gemeingut, denn es bedeute "leuchtend" oder "genial" und stelle somit
einen Verweis auf die Eigenschaften, namentlich auf die Eigenart und
den Zweck, der beanspruchten Waren dar. Ausserdem sei das Zeichen
anpreisend.
Mit Stellungnahme vom 7. Oktober 2010 beantragte die
Beschwerdeführerin, die provisorische Schutzverweigerung sei
aufzuheben, und die IRMarke Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" für sämtliche
beantragten Güter einzutragen. Sie erklärte, das Argument der fehlenden
Unterscheidungskraft treffe im vorliegenden Fall nicht zu, fehle doch
jeglicher Hinweis auf Düfte, Duftstoffe oder andere für ein Parfum
bezeichnende Elemente.
Am 23. Dezember 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit,
sie halte an der Zurückweisung des Zeichens fest.
Die Beschwerdeführerin wiederholte mit Stellungnahme vom 18. Februar
2011 ihren Antrag auf Schutzgewährung.
Mit Entscheid vom 23. Mai 2011 verweigerte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" den Schutz in
der Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, in Verbindung mit den
"produits de parfumerie" stelle das Zeichen eine beschreibende wie auch
übliche, werbemässig anpreisende Angabe dar: Beschreibend sei
"luminous" für die Art der Waren, denn die Abnehmer verstünden
"LUMINOUS" auf Parfumeriewaren wie Lotionen, Crèmen, Puder und
Parfums etc. in dem Sinn, dass diese leuchteten und glänzten und einen
solchen Eindruck auf der Haut hinterliessen. Auf dem Markt werde
"LUMINOUS" aber nicht nur in diesem beschreibenden Sinn (Produkte,
die selber leuchteten oder welche die Haut z.B. durch enthaltene
Schimmerpartikel zum Strahlen brächten) verwendet, sondern auch in
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einem werbemässig anpreisenden Sinn. Zum Beispiel würden Parfums,
die unter den Oberbegriff "produits de parfumerie" fielen und deshalb
mitbeansprucht seien, ganz allgemein als "luminous", "leuchtend",
"lumineux", "luminoso" angepriesen, ohne dass damit Schimmereffekte
gemeint wären. Da das Zeichen für Waren, die unter den beanspruchten
Oberbegriff fielen, üblich, anpreisend und beschreibend sei, sehe der
Abnehmer darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Dem Zeichen
fehle nicht nur die konkrete Unterscheidungskraft, sondern es sei auf
Grund seines anpreisenden und beschreibenden Charakters
freihaltebedürftig.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 22. Juni 2011
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben und der internationalen
Registrierung Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" sei der Schutz in der Schweiz
für "produits de parfumerie", eventualiter für "parfums à diffuser, à savoir
parfum, eau de parfum et eau de toilette" zu gewähren. Zur Begründung
führt sie aus, die Vorinstanz habe zu Unrecht die von ihr für den Beleg
des beschreibenden Charakters angeführten Cremen, Lotionen, Make Up
etc. als Unterbegriffe zum Oberbegriff "produits de parfumerie"
angesehen; diese Produkte seien vielmehr dem ebenfalls in Klasse 3
enthaltenen Begriff "Kosmetika" bzw. "Mittel zur Körper und
Schönheitspflege" zuzuordnen. Ihrer Ansicht nach sei der Begriff
"produits de parfumerie" eng und funktionsbezogen auszulegen. Bei
enger Auslegung dieses Begriffes könne in der Bezeichnung
"LUMINOUS" aber kein beschreibender Charakter erkannt werden, zumal
eine farbliche Eigenschaft im Zusammenhang mit einem Duft nicht nahe
liege. Auch der Annahme der Vorinstanz, "LUMINOUS" komme in
Verbindung mit "produits de parfumerie" anpreisender Charakter zu,
könne nicht gefolgt werden. Denn blosse Gedankenverbindungen, die nur
entfernt auf die Ware hindeuteten, stellten nur dann eine Anpreisung und
damit Gemeingut dar, wenn ihr beschreibender Charakter ohne
besonderen Fantasieaufwand zu erkennen sei. Dies sei hier nicht der
Fall. Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, die Vorinstanz
verletze das Gleichbehandlungsgebot.
C.
Mit Vernehmlassung vom 22. September 2011 beantragt die Vorinstanz,
die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung bringt
sie vor, zum Sortiment einer Parfümerie gehörten üblicherweise neben
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Parfums unter anderem auch Kosmetikartikel. Entsprechend fielen unter
den Oberbegriff "produits de parfumerie" nicht nur Parfums selber,
sondern sämtliche von der Parfümindustrie hergestellten und
angebotenen Schönheits und Körperpflegeprodukte. Mit dem Adjektiv
"luminous" werde eine Eigenschaft verschiedener Waren, die unter
"produits de parfumerie" fielen, beschrieben. Dem Zeichen "LUMINOUS"
komme einerseits eine beschreibende Bedeutung hinsichtlich Parfums
zu, die selber leuchteten bzw. einen leuchtenden, glänzenden Effekt auf
der Haut hinterliessen. Neben dem beschreibenden Charakter weise das
Zeichen zudem eine werbemässig anpreisende Bedeutung auf. Daher sei
das Zeichen für den gesamten Oberbegriff "produits de parfumerie" nicht
unterscheidungskräftig. Es entspreche der Praxis, ein Zeichen bereits
dann vom Markenschutz auszuschliessen, wenn es nur für einen Teil der
unter einen Oberbegriff fallenden Waren beschreibend sei.
D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als
Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat
ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist
daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die
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− wie Deutschland und die Schweiz − Vertragsparteien sowohl des MMP
als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung
von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967
revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.
Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(PVÜ; SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale
Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich
sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im
Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11)
vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern sie sich nicht im
Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a
MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit
herangezogen werden.
3.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob
ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs und
Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht
kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen
und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit,
Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern
solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht
in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 –
akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller,
BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Zu
den beschreibenden Angaben zählt die Rechtsprechung auch Begriffe,
die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen, insbesondere
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reklamehaft den Zweck oder Nutzen der Waren beschreiben, sich als
Slogans anpreisend über das eigene Unternehmen äussern oder auf
werbende Art die Gefühle der Käuferschaft beim Genuss der Waren
beschreiben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B7404/2006
vom 9. Oktober 2007 E. 11 – New Wave; Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für
Immaterialgüter, Informations und Wettbewerbsrecht [sic!] 2007 S. 180
E. 6 – Enjoy). Ausdrücke der englischen Sprache sind zu
berücksichtigen, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der
Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 –
Masterpiece I, mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 – Vantage).
4.
Die internationale Registrierung Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" beansprucht
Schutz für "produits de parfumerie" (Klasse 3).
4.1. Die Vorinstanz argumentierte in der angefochtenen Verfügung unter
Verweis auf ein Wörterbuch, unter die beanspruchten "produits de
parfumerie" fielen nebst Parfums auch sämtliche Schönheits und
Körperpflegeprodukte, die von der Parfümindustrie hergestellt und
angeboten würden, wie Cremen, Lotionen, Make Up, Rasierwasser und
vieles mehr.
Dies trifft nach Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu. Die von der
Vorinstanz aufgezählten Waren wie Cremen, Lotionen, Make Up könnten
mitnichten als Unterbegriffe zum Oberbegriff "produits de parfumerie"
angesehen werden. Diese Produkte seien vielmehr dem ebenfalls in
Klasse 3 enthaltenen Begriff "Kosmetika" bzw. "Mittel zur Körper und
Schönheitspflege" zuzuordnen. Damit aber verfange die Argumentation
der Vorinstanz in Bezug auf "produits de parfumerie" nicht, sondern es
stünden mit "produits de parfumerie" und "cosmétiques" zwei
Oberbegriffe nebeneinander. Es gehe nicht an, dass die Vorinstanz mit
dem Auszug aus einem Wörterbuch klar definierte markenrechtliche
Oberbegriffe der NizzaKlassifikation anders auslege. Hätte sie mit ihrem
Zeichen auch Schutz für Waren wie Cremen, Lotionen, Make Up etc.
beanspruchen wollen, so hätte sie das Warenverzeichnis mit
"cosmétiques" ergänzt. Nach ihrer Interpretation umfasse der Begriff
"produits de parfumerie" nicht sämtliche Schönheits und
Körperpflegeprodukte, die von der Parfümindustrie hergestellt und
angeboten würden, wohl aber Produkte, die in der Art wie Parfums
eingesetzt würden.
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Dem entgegnet die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 22.
September 2011, bei den Oberbegriffen der NizzaKlassifikation handle
es sich nicht um klar definierte markenrechtliche Oberbegriffe mit einem
exakt abgrenzbaren und abschliessend bestimmten Umfang. Vielmehr sei
durch Auslegung zu ermitteln, ob eine bestimmte Ware einem Oberbegriff
der NizzaKlassifikation zugeordnet werden könne.
4.1.1. Die NizzaKlassifikation teilt die Oberbegriffe der von Marken
beanspruchten Waren und Dienstleistungen in 45 internationale Klassen
ein. Die Klassifikation soll Markenanmeldungen und recherchen
erleichtern und hat nur administrative Bedeutung (vgl. LUCAS DAVID,
Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren / Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Band
I/3, Basel 2005, S. 238 f.; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor 1,
N. 101). Die Subsumption einer Einzelware unter mehrere Oberbegriffe
ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. So kann beispielsweise ein
Aftershave als "Parfümerieware" oder als "Mittel zur Körper und
Schönheitspflege" eingetragen werden, beides eigenständige
Oberbegriffe der Klasse 3 (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende
Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 24, mit Verweis auf WILLI,
a.a.O., Art. 11, N. 42). Denn die Begriffe der NizzaKlassifikation stehen
nicht in einem systematischen Zusammenhang zu einander, schliessen
sich also weder gegenseitig aus, noch weisen sie zwangsläufig ein
Verhältnis von Ober und Unterbegriffen auf (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S.
24, mit Verweis auf die deutsche Literatur und Rechtsprechung). Insofern
kann es sich bei den Oberbegriffen der NizzaKlassifikation nicht um
Begriffe mit einem exakt abgrenzbaren und abschliessend bestimmten
Umfang handeln, wie die Vorinstanz zu Recht festhält. Vielmehr ist an
Hand einer am Marktverständnis respektive am Sprachgebrauch
ausgerichteten Auslegung zu bestimmen, welche Ware unter einen
bestimmten Oberbegriff fällt (vgl. EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein
markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in: Zeitschrift für
Schweizerisches Recht 2001, S. 255 ff., S. 262; LARA DORIGO, in: Michael
Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz,
Bern 2009, Art. 28, N. 65; MARKUS WANG, in: Noth / Bühler / Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz, a.a.O., Art. 11, N. 30). Angaben in
Wörterbüchern oder auf Websites können Indizien dafür sein, wie ein
Begriff vom Markt respektive im Sprachgebrauch aufgefasst wird.
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4.1.2. Unter "produits de parfumerie" sind Parfümeriewaren (vgl.
LANGENSCHEIDT eHandwörterbuch Französisch – Deutsch 5.0) und
insofern Produkte zu verstehen, die üblicherweise in einem
Parfümeriegeschäft angeboten werden (vgl. auch
Vernehmlassungsbeilagen 811). In der Parfümeriekette "Douglas"
werden Produkte in den Rubriken "Düfte", "Pflege", "Make Up" und
"Haarpflege" verkauft (vgl. ), in der "Import Parfümerie"
gibt es nebst Parfums diverse Pflegeprodukte (Gesichts, Herren,
Körper und Sonnenpflege, Maquillage) auch Accessoires
(vgl. ), und "Marionnaud" führt Waren in den Segmenten
"Duft", "Pflege", "Make Up" sowie "Männer" (vgl. ).
Anhand dieser Beispiele ergibt sich, dass sich Parfumerien nicht auf den
Verkauf von Düften beschränken, sondern auch Mittel zur Körper und
Schönheitspflege anbieten; darunter fallen auch die von der Vorinstanz
beispielhaft aufgezählten Cremen, Lotionen, Make Up sowie
Rasierwasser.
4.2. Parfümeriewaren richten sich nicht nur an die schweizerischen
Durchschnittskonsumenten, sondern auch an Fachleute aus dem
Parfumeriebereich (z.B. Verkaufspersonal, Zwischenhändler). Da es sich
um Waren handelt, die zugleich an Fachleute und Endkonsumenten
vertrieben werden und es sich bei den Letztabnehmern um die grösste
Gruppe des relevanten Abnehmerkreises handelt, ist bei der Beurteilung
der Unterscheidungskraft des Zeichens insbesondere auf das
Verständnis der Endkonsumenten abzustellen (vgl. Urteil des BVGer B
3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 4.1 – Radiant Apricot).
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist
demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder
ähnliche Dienstleistungen anbieten, massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2, N.
44).
5.
Das strittige Zeichen besteht aus dem Wort "luminous". Dabei handelt es
sich um ein englisches Adjektiv, welches auf Deutsch mit "leuchtend, klar,
lichtvoll, brillant" übersetzt werden kann (vgl. LANGENSCHEIDT e
Handwörterbuch EnglischDeutsch 5.0). Die Beschwerdeführerin
bestreitet nicht, dass dieses Wort von den angesprochenen
Durchschnittskonsumenten in diesem Sinne verstanden wird; zudem
weist sie zu Recht auf die offensichtliche Verwandtschaft mit dem
französischen "lumineux" und dem italienischen "luminoso" hin.
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Seite 9
5.1. Nach Ansicht der Vorinstanz ist "luminous" beschreibend für die Art
der Waren, denn die Abnehmer verstünden "LUMINOUS" auf
Parfümeriewaren wie Lotionen, Crèmen, Puder und Parfums in dem Sinn,
dass diese leuchteten und glänzten und einen solchen Eindruck auf der
Haut hinterliessen. Auf dem Markt werde "LUMINOUS" aber nicht nur in
diesem beschreibenden Sinne verwendet, sondern auch in einem
werbemässig anpreisenden Sinn. Zum Beispiel würden Parfüms, die
unter den Oberbegriff "produits de parfumerie" fielen und deshalb
mitbeansprucht seien, ganz allgemein als "luminous", "leuchtend",
"lumineux", "luminoso" angepriesen, ohne dass damit Schimmereffekte
gemeint wären.
Die Beschwerdeführerin hält dagegen, bei enger Auslegung des Begriffs
"produits de parfumerie" könne in der Bezeichnung "LUMINOUS" kein
beschreibender Charakter erkannt werden, zumal eine farbliche
Eigenschaft im Zusammenhang mit einem Duft nicht nahe liege. Eine
Farbe bzw. eine Farbeigenschaft sei im Zusammenhang mit einem Duft
nicht nahe liegend, und deshalb ein besonderer Fantasieaufwand
notwendig, um die Bezeichnung mit dem Produkt in Verbindung zu
bringen; dies wiederum stehe der Annahme eines anpreisenden
Charakters und damit der Annahme von Gemeingut entgegen.
5.1.1. Da, wie bereits in E. 4.1.2 ausgeführt, auch Mittel zur Körper und
Schönheitspflege zu den "produits de parfumerie" gehören, können im
Rahmen der Untersuchung, ob "luminous" im Zusammenhang mit
"produits de parfumerie" beschreibender Charakter zukommt, auch
Beispiele der Vorinstanz gewürdigt werden, welche etwa Crèmen und
Lotionen betreffen. Insbesondere den Verfügungsbeilagen 14, 15 und 20
und der Vernehmlassungsbeilage 12 ist zu entnehmen, dass den
entsprechenden Produkten (Body Lotion, Bronzer, Eau de Parfum) feine,
schimmernde Partikel respektive Pigmente beigefügt wurden, welche der
Haut einen glänzenden Effekt verleihen. In der Tat werden solche
Kosmetikpigmente für die Herstellung aller Arten von Kosmetika und
Körperpflegeanwendungen angeboten (vgl. www.merck
[Kosmetikpigmente und Füllstoffe]; [Rohstoffe /
Farben und Pigmente / Pigment Glitzergold]). "Luminous" im
Zusammenhang mit "produits de parfumerie" beschreibt somit die
Wirkung der beanspruchten Produkte, nämlich einen leuchtenden,
schimmernden Effekt auf der Haut.
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Seite 10
5.1.2. "Luminous" hat indessen auch anpreisenden Charakter: Viele
Parfums werden als "luminous", "leuchtend", "lumineux" und "luminoso"
angepriesen (vgl. Verfügungsbeilagen 2230 und
Vernehmlassungsbeilagen 1224), ohne einen leuchtende, schimmernde
Wirkung auf der Haut zu versprechen. Der Verfügungsbeilage 28 und der
Vernehmlassungsbeilage 12 ist explizit zu entnehmen, dass es der
Geruch des Parfums ist, der als "leuchtend" beschrieben wird. Offenbar
handelt es sich bei "luminous" um ein Gefühl, das die Anwender eines
Parfums dank eines bestimmten Inhaltsstoffes (beim Parfum der Beilage
28 ist es Bergamotte) empfinden, und auf welches in der Werbung für
Parfüm und Kosmetikprodukte häufig hingewiesen wird. Insofern ist
"LUMINOUS" auch als anpreisend zu qualifizieren.
5.2. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass "luminous" für die
beanspruchten Waren, zu denen nebst Parfums auch andere Mittel der
Körper und Schönheitspflege gehören, als Aussage über deren Wirkung
sowie als anpreisendes Adjektiv zu qualifizieren ist. Die internationale
Registrierung Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" ist daher als nicht
unterscheidungskräftig dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG
zuzurechnen.
Zu diesem Ergebnis würde das Gericht auch dann gelangen, wenn die
Warenliste entsprechend dem Eventualantrag der Beschwerdeführerin
auf "parfums à diffuser, à savoir parfums, eau de parfum et eau de
toilette" beschränkt würde, da "luminous" im Zusammenhang mit Parfums
anpreisender Charakter zukommt (vgl. E. 5.1.2).
Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die
beanspruchten Waren besteht, kann in casu offen gelassen werden, da
es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil
des BVGer B3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.6 – Radiant Apricot).
6.
Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die
Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 780'046 den Schutz in
der Schweiz für "parfumerie" in der Warenklasse 3 gewährt habe. Dabei
handle es sich nicht um eine alte Voreintragung im Sinne der
Rechtsprechung der Rekurskommission (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 573 –
Swiss Business Hub), da sie lediglich 6 Jahre und 8 Monate zurück liege.
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Seite 11
Nach Ansicht der Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 22. September
2011 handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin genannten
Voreintragung um einen isolierten Prüfungsentscheid, der die Praxis nicht
widerspiegle. Der Begriff "LUMINOUS" müsse heute wie zukünftig für
Parfümeriewaren als beschreibende und anpreisende Angabe
zurückgewiesen werden. Im Übrigen habe sich der im Entscheid "Swiss
Business Hub" definierte Zeithorizont von acht Jahren aus dem damals
strittigen, konkreten Einzelfall ergeben. Deshalb stellten die dort
erwähnten 8 Jahre lediglich eine allgemeine Richtschnur für die
Beurteilung von Voreintragungen dar.
6.1. Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "LUMINOUS"
bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der
Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) sei verletzt worden,
nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine
ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt
und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von
dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf
BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B985/2009 vom 27. August 2009
E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und B7412/2006 vom 1. Oktober 2008
E. 10 – AfriCola).
6.2. Auf Grund der Äusserungen der Vorinstanz vom 22. September 2011
ist nicht davon auszugehen, dass die Vorinstanz gewillt ist, in Zukunft
Gesuche um Schutz der Marke "LUMINOUS" für Parfümeriewaren
gutzuheissen (vgl. auch Urteil des BVGer B985/2009 vom 27. August
2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator). Hinzu kommt, dass ein einzelnes
vergleichbares und fälschlicherweise eingetragenes Zeichen keine
rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen vermag (Urteile des
BVGer B649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 – iOption, und B
4854/2010 vom 29. November 2010 E. 6.3 – Silacryl). Aus diesem
Grunde kann die Frage offen gelassen werden, ob es sich bei der im
Jahre 2003 geschützten internationalen Registrierung Nr. 780'046
"LUMINOUS" um eine jüngere Registrierung handelt, die im Rahmen der
Prüfung des Gleichbehandlungsgrundsatzes berücksichtigt werden
müsste.
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Seite 12
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das
Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.
7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen
"LUMINOUS" für die beanspruchten "produits de parfumerie" Gemeingut
im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die
Ausdehnung des Schutzbereichs der IRMarke Nr. 1'001'748
"LUMINOUS" insofern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP
i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ).
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist
abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE
133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch
im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
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Seite 13
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.− werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.− verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz und Polizeidepartement
(Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Kathrin Bigler Schoch
B3541/2011
Seite 14
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 21. Februar 2012