B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3549/2013
U r t e i l v o m 8 . O k t o b e r 2 0 1 4
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Hans Urech,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
Parteien
Atout France,
Agence Française de Developpement Touristique,
rue de Clichy 79-81, FR-75009 Paris,
vertreten durch Rechtsanwälte Bernard Volken und
Pascal Spycher, Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale Registrierung Nr. 1'066'761 Palace (fig.).
B-3549/2013
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 3. März 2011 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriéte In-
tellectuelle (OMPI) die internationale Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace
(fig.)" gestützt auf eine Markenhinterlegung in Frankreich für Dienstleis-
tungen der Klasse 35, 39, 41, 43 und 44. Sie hat folgendes Aussehen:
B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 28. Februar
2012 eine teilweise, provisorische Schutzverweigerung ("Notification de
refus provisoire [sur motifs absolus]"), da sie für gewisse Waren und
Dienstleistungen beschreibend und damit dem Gemeingut angehörend
sei.
Folgenden Waren und Dienstleistungen verweigerte die Vorinstanz den
Markenschutz in der Schweiz:
Klasse 39 Agences de tourisme; agences de voyage; organisa-
tion de voyages, d'excursions, de croisières; visites
touristiques; transport de voyageurs; accompagne-
ment de voyageurs; location de véhicules; services de
chauffeur; distribution de journaux; informations en
matière de transport.
Klasse 41 Services de loisirs; informations en matière de diver-
tissement; organisation de colloques, de séminaires,
de formation, de conférences; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
formations culturelles, sportives, culinaire; réservation
de places de spectacle; clubs de santé (mise en for-
me physique); services de remise en forme de sport,
à savoir mise à disposition d'installations de remise
en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture
physique; boîtes de nuit; services de discothèques;
services de casino (jeux); planification de réceptions
(divertissement); services d'entraîneur personnel; en-
seignement sportif; services de divertissement, à sa-
voir, dégustations de vins; services pédagogiques, à
savoir services de cours d'art culinaire.
Klasse 43 Services hôteliers; location et réservation de loge-
ments temporaire, de chambres d'hôtels, de suites
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d'hôtels; services de concierges; location et réserva-
tion de salles de réunions; service de bars; restaura-
tion (repas); services de traiteurs; hébergement tem-
poraires; location de chaises, tables, linge de table et
verriers; crèches d'enfants; pensions pour animaux.
Die folgenden Waren und Dienstleistungen liess sie hingegen zum Schutz
in der Schweiz zu:
Klasse 35 Promotion des produits touristique notamment fran-
çais; agence de publicité; diffusion d'annonces publi-
citaires et de matériels publicitaires, à savoir tracts,
prospectus, imprimés et échantillons; publication de
textes publicitaires; mise à jour de documentation pu-
blicitaire; publicité radiophonique et télévisée; repro-
duction de documents; services de conseil pour l'or-
ganisation des affaires; aide à la direction d'entrepri-
ses commerciales ou industrielles; agence d'informa-
tions commerciales; études et recherches de mar-
chés; relations publiques; gestion de fichiers informa-
tiques; abonnement à des journaux, revues ou servi-
ces télématiques ou téléinformatique; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; édi-
tion ou publication de textes, de livres, de revues et
de journaux publicitaires sur tous supports notam-
ment papier, supports magnétiques, optiques, acous-
tiques.
Klasse 44 Soins d'hygiène et de beauté pour être humaines; sa-
lons de coiffure; salons de beauté; bains turc; servi-
ces de spas; services de hammams; composition flo-
rale; conception d'aménagement paysagers; services
de soins de beauté; services de manucure; services
de saunas; services de solariums; services de sta-
tions thermales; massages; soins d'hygiène et de
beauté pour animaux, toilettage d'animaux.
C.
Mit ihrer Stellungnahme vom 27. Juli 2012 beantragte die Beschwerde-
führerin den Schutz für alle Waren und Dienstleistungen der Basisanmel-
dung. Sie führte aus, dass das Wort Palace mehrere Bedeutungen habe
und daher nur unbestimmte oder verschiedene Assoziationen hervorrufe.
Weiter sei die Marke "Palace (fig.)" für die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nicht beschreibend, da diese nicht "palastartig" sein
könnten. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf Voreintragun-
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Seite 4
gen, welche ebenfalls das Wort Palace beinhalten, so "SIGNAL PALA-
CE", "CEASERS PALACE", "MAHARAJA PALACE", "Taj Palace" sowie
"RIDERS PALACE".
D.
Mit Schreiben vom 28. August 2012 entgegnete die Vorinstanz, dass das
Wort Palace, welches in Französisch Luxushotel bedeute, als übliche Be-
zeichnung eines bestimmten Hoteltyps verwendet würde. Der relevante
Abnehmer sehe in der Bezeichnung Palace den Erbringungsort der be-
anspruchten Dienstleistungen. Dass es noch weitere Bedeutungen des
Wortes Palace in anderen Sprachen gäbe, sei insofern unbedeutend, als
dass es genüge, wenn ein Zeichen in einer Landessprache beschreibend
sei, um dieses dem Gemeingut zuzuordnen. Betreffend die Voreintragun-
gen erläuterte die Vorinstanz, dass alle angeführten Marken das Wort Pa-
lace stets mit einem Zusatz führten und daher kein vergleichbarer Sach-
verhalt vorläge.
E.
Mit Mitteilung vom 28. Januar 2013 verlangte die Beschwerdeführerin ei-
ne anfechtbare Verfügung, welche ihr die Vorinstanz mit Datum vom
21. Mai 2013 zustellte. Diese Verfügung verwies auf die vorangegangene
Korrespondenz und verweigerte den Dienstleistungen der Klasse 39, 41
und 43 (vgl. Sachverhalt B oben) aus absoluten Ausschlussgründen den
Markenschutz in der Schweiz bzw. gewährte ihn für die Waren und
Dienstleistungen der Klasse 35 und 44 (vgl. Sachverhalt B oben).
F.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese Verfügung mit Schriftsatz
vom 21. Juni 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be-
antragt darin, die Verfügung der Vorinstanz vom 21. Mai 2013 sei für die
zurückgewiesenen Dienstleistungen aufzuheben und die Vorinstanz sei
anzuweisen, die Internationale Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace (fig.)"
in der Schweiz vollständig zum Schutz zuzulassen. Sie begründet ihren
Antrag im Wesentlichen damit, dass die Marke ein unterscheidungskräfti-
ges grafisches Element besässe, dass das Wort Palace mehrere Bedeu-
tungen habe und daher nicht als beschreibend gelten könne bzw. sofern
man einen beschreibenden Charakter annähme, diverse Dienstleistungen
nicht mit dem Wort Palace beschrieben würden. Zudem seien bereits frü-
her Marken mit dem Wort Palace eingetragen worden. Im Übrigen gälte
auch der Grundsatz, wonach Grenzfälle einzutragen und eine genauere
Überprüfung einem Zivilgericht überlassen werden müsse.
B-3549/2013
Seite 5
G.
In ihrer Vernehmlassung vom 10. Juli 2013 verweist die Vorinstanz auf ih-
re bisherigen Ausführungen und ergänzt diese um folgende Argumente:
Das Wort Palace sei hinsichtlich aller zurückgewiesener Dienstleistungen
sowohl für den Erbringungsort als auch für den Erbringer beschreibend
und damit dem Gemeingut zugehörig. Betreffend die grafische Gestaltung
argumentiert die Vorinstanz, dass sich diese in der Gestaltung des Buch-
stabens P erschöpfe und daher minim sei. Im Übrigen seien aufgrund des
Gemeingutcharakters des Wortes Palace hohe Anforderungen an die gra-
fische Gestaltung zu stellen, welche vorliegend klar nicht erfüllt seien.
H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
I.
Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird im Laufe des Verfahrens, so-
weit erforderlich, im Rahmen der Urteilserwägungen detaillierter einge-
gangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen auch vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
B-3549/2013
Seite 6
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Frankreich. Nach Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4)
findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Frankreich und
die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider
Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3)
sind, nur das MMP Anwendung.
2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro
gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ab-
lauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend
mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 ein-
gehalten.
2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pa-
riser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in
der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ,
SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale
Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zei-
chen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wer-
tes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen
und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwi-
schenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu
diesen Normen können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454
E. 2 "Yukon" mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").
3.
Marken, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausge-
schlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im
Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a
MSchG).
B-3549/2013
Seite 7
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Indi-
vidualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 ff. E. 2
"Royal Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EU-
GEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel
2009, N. 247). Zu Letzteren gehören u.a. beschreibende Angaben. Diese
nehmen unmissverständlich Bezug auf den Kennzeichengegenstand, in-
dem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die
Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung ma-
chen. Es handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet sind, im
Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Be-
stimmung, Gebrauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstel-
lungsort aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "PREMIERE",
BGE 118 II 181 E.3b "DUO" mit Hinweisen).
3.2 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen.
Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung
kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzi-
gen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird
(BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "PREMIE-
RE", BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke
werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt,
sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise
verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").
4.
Um zu prüfen, ob und inwiefern die Marke "Palace (fig.)" für die bean-
spruchten Dienstleistungen beschreibend wirkt, sind als erstes die mass-
geblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Im Zusammenhang mit den re-
gistrierten Dienstleistungen bestehen die massgeblichen Verkehrskreise
einerseits aus Personen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesell-
schaftsschichten als Endabnehmer in der Schweiz. Andererseits stehen
Unternehmen und damit spezialisierte Verkehrskreise als Nachfrager im
Vordergrund, sofern es darum geht, als Organisator oder Vermittler aufzu-
treten und die angebotenen Dienstleistungen Dritten anzubieten. Bei ei-
ner Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein
besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen,
B-3549/2013
Seite 8
denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch
an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten
und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (DA-
VID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 25).
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegen-
über die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Wa-
ren oder Dienstleistungen anbieten, massgebend (CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht un-
ter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 2, N. 44).
5.
Die Vorinstanz machte bezüglich der Unterscheidungskraft u.a. geltend,
dass das Wort palace im Französischen die Bedeutung von Luxushotel
habe und daher für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend
sei. Die Beschwerdeführerin weist hingegen darauf hin, dass einem be-
achtlichen Teil der gängigen Onlineübersetzungsprogrammen das Wort
palace in der Übersetzung Luxushotel nicht bekannt sei. Zudem habe das
Wort mehrere Bedeutungen. Besonders naheliegend sei vielmehr die
Übersetzung Palast, wie man das Wort auch aus dem Englischen über-
setzen würde. Die Beschwerdeführerin macht in der Folge noch Ausfüh-
rungen zu weiteren möglichen Bedeutungen der deutschen Übersetzung
des englischen Wortes palace. Entsprechend komme dem Zeichen "Pa-
lace" keine klare Bedeutung zu, weshalb es als Marke einzutragen sei.
5.1 Wie unter E. 3.2 ausgeführt, gilt ein Zeichen bereits als beschreibend,
wenn ein solcher Befund für eine der Landessprachen der Schweiz oder
für bekannte Ausdrücke in Englisch zutrifft. Vorliegend drängt sich in ers-
ter Linie eine Beurteilung der französischen Bedeutung des Wortes pala-
ce auf. Dass die Beschwerdeführerin in den von ihr ins Recht gelegten
Suchresultaten in den Onlineübersetzungsprogrammen ,
, und unter dem Wort palace nicht
fündig wurde, hat kaum Aussagekraft. So wurde gemäss Beilage 4 die
Suchabfrage unter unter der Ausgangssprache Deutsch an-
stelle von Französisch durchgeführt; der Übersetzungsdienst führt
das französische Wort palace in seinem Wörterbuch gar nicht
(www. > andere Sprachen > Deutsch – Französisch > P, Seite 1,
abgerufen am 4. September 2014) und das ins Recht gelegte negative
Suchresultat unter www. konnte ohne detailliertere Anga-
ben zum Pfad des screenshots nicht nachvollzogen werden. Eine deut-
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Seite 9
sche Übersetzung von palace findet man unter in der Tat
nicht, ins Englische wird das französische palace allerdings mit grand ho-
tel übersetzt und dies mit dem Hinweis, dass eine Übersetzung mit dem
englischen Wort palace falsch sei und vielmehr die Übersetzung luxury
hotel benutzt werden solle (www. > French-English, abge-
rufen am 4. September 2014).
Die Einschätzung der Vorinstanz, wonach das französische Wort palace
die Bedeutung Luxushotel habe, ist viel eher überzeugend. Gemäss Le
Petit Robert besitzt das Wort palace auf Französisch einzig die Bedeu-
tung grand hôtel de luxe (Le Petit Robert, Paris 2012). Ebenso übersetzt
das e-Wörterbuch von Langenscheidt palace einzig mit der deutschen
Bezeichnung Luxus-, Grandhotel (Langenscheidt e-Wörterbuch Franzö-
sisch-Deutsch v. 5.0). Konsultiert man das von der Beschwerdeführerin
u.a. benannte Onlineübersetzungsprogramm , erhält man als
Bedeutung für palace einzig hôtel de grand luxe (www. > fran-
zösisch-deutsch, abgerufen am 4. September 2014). Es ist somit erstellt,
dass das Wort palace auf Französisch Luxushotel bedeutet und keine
signifikante Mehrdeutigkeit besitzt.
5.2 Weiter muss untersucht werden, ob die Bedeutung der Marke "Pala-
ce (fig.)" für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sein könn-
te.
5.2.1 Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 43 Services hôteliers; lo-
cation et réservation de logements temporaire, de chambres d'hôtels, de
suites d'hôtels; services de concierges; location et réservation de salles
de réunions; service de bars; restauration (repas); hébergement tempo-
raires; ist das Zeichen Palace in seiner französischen Bedeutung Luxus-
hotel rein sprachlogisch direkt beschreibend und ohne jegliche Unter-
scheidungskraft.
5.2.2 Weiter muss aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der
Verkehrskreise im üblichen Verwendungszusammenhang der Marke das
konkrete Sinngehaltsverständnis und die dadurch entstehende Nähe zu
den beanspruchten Dienstleistungen eruiert werden (vgl. BGE 128 III 447
E. 1.6 "PREMIERE"; RKGE in: sic! 2007 S. 33 E. 4 "Swisshôtel"; DAVID
ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 137). Eine unzu-
lässige Nähe zwischen Marke und Dienstleistung kann insbesondere
auch dann vorliegen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Marke
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Seite 10
als einen beliebigen Erbringer der durch die Marke beschriebenen Dienst-
leistungen bzw. als Lokalität, wo solcherlei Dienstleistungen erbracht
werden, auffassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3269/2009
vom 25. März 2011 E. 5.2.3. "GRAND CASINO LUZERN"; RKGE in: sic!
2004 S. 573 E. 4 "Swiss Business Hub" zum Ort der Dienstleistungs-
erbringung).
Dass auch ein Luxushotel Catering betreibt, kann wohl ohne Weiteres der
Erwartungshaltung der relevanten Verkehrskreise zugeschrieben werden,
womit die Dienstleistungen der Klasse 43 service de traiteurs; location de
chaises, tables, linge de table et verreries für ein Luxushotel als Erbringer
ebendieser Dienstleistungen auch als beschreibend angesehen werden
müssen.
Ein Teil der Dienstleistungen der Klasse 43 sowie der Klasse 41 und eini-
ge der Klasse 39, für welche die Marke beansprucht wird, werden in ei-
nem Luxushotel aufgrund seiner auf hohe Ansprüche ausgerichteten
Dienstleistungsstruktur typischerweise angeboten und naturgemäss auch
erwartet. Die relevanten Verkehrskreise werden daher die strittige Marke
dahingehend auffassen, dass diese einen beliebigen entsprechenden
Dienstleistungserbringer bzw. eine Lokalität, wo diese Dienstleistungen
erbracht werden, beschreiben. Es handelt sich konkret um folgende
Dienstleistungen:
crèches d'enfants; pensions pour animaux der Klasse 43; visites touristi-
ques; transport de voyageurs; accompagnement de voyageurs; location
de véhicules; services de chauffeur; informations en matière de transport
der Klasse 39; Services de loisirs; informations en matière de divertisse-
ment; boîtes de nuit; services de discothèques der Klasse 41.
Weitere Dienstleistungen gehören in einem Luxushotel als Haus für ge-
sellschaftliche Zusammenkünfte zum naheliegenden und gängigen Ange-
bot und werden ebenfalls jedem beliebigen Luxushotel als Erbringer sol-
cher Dienstleistungen zugeordnet. Dies gilt für die Dienstleistungen orga-
nisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
formations culturelles, sportives, culinaire; réservation de places de spec-
tacle; planification de réceptions (divertissement); services de divertisse-
ment, à savoir, dégustations de vins; services pédagogiques, à savoir
services de cours d'art culinaire der Klasse 41.
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Seite 11
Ob die strittige Marke für die in vorliegenden Erwägungen 5.2.1 und 5.2.2
genannten Dienstleistungen nebst ihrem beschreibenden Charakter auch
eine Freihaltebedürftigkeit zugunsten der Konkurrenten der Beschwerde-
führerin innehat, kann offen gelassen werden.
6.
6.1 Gegenüber dem in E. 5 Gesagten ist festzuhalten, dass Marken, wel-
che Gedankenassoziationen und Anspielungen wecken, die nur entfernt
auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, nicht beschreibend und vom
Markenschutz nicht ausgeschlossen sind (Urteil des Bundesgerichts
4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005 S. 366 E. 2.3 "Micropor"
mit Verweis auf BGE 128 III 447 E.1.5 "PREMIERE"; DAVID ASCHMANN,
in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 98; EUGEN MARBACH, in:
Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 283 f. m.w.H.).
6.2 So ist es wohl nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ein Luxushotel die
Dienstleistungen distribution de journaux der Klasse 39 und clubs de san-
té (mise en forme physique); services de remise en forme de sport, à sa-
voir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices
physiques et de loisirs; culture physique; services d'entraîneur personnel;
enseignement sportif; services de casino (jeux) der Klasse 41 anbietet.
Es sind jedoch Dienstleistungen, welche nur noch am Rande dem Sinn-
gehalt Luxushotel zuzuordnen sind, genauso wie etwa jene von der Vor-
instanz zum Schutz zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 44 servi-
ces de spa; services de sauna; bains turc; services de manucure e.a.
(vgl. Sachverhalt B oben), und daher nicht mehr direkt beschreibend wir-
ken. Entsprechend kann die strittige Marke für die vorgenannten Dienst-
leistungen minime Unterscheidungskraft entwickeln. Unter Berücksichti-
gung der Praxis, wonach Grenzfälle einzutragen sind (vgl. hierzu E. 9
nachfolgend), muss für diese Dienstleitungen Markenschutz gewährt
werden.
6.3 Weiter würde es zu weit gehen, die Dienstleistungen organisation de
voyages, d'excursions, de croisières; agences de tourisme; agences de
voyage der Klasse 39 als in den Augen der angesprochenen Verkehrs-
kreise erwartetes Angebot eines Luxushotels oder eines Hauses für ge-
sellschaftliche Zusammenkünfte zu sehen. Insbesondere werden Dienst-
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Seite 12
leistungen wie agence de tourisme eher als Service einer offiziellen Stelle
wie einer Gemeinde- oder Stadtverwaltung erwartet und liegen im Zu-
sammenhang mit einem Luxushotel nicht nahe. Ebenso dürfte von einem
Luxushotel das Organisieren von Ausflügen erwartet werden (vgl. E. 5.2.2
oben zu visites touristiques), eine eigentliche agence de voyage bzw. die
organisation de voyages, d'excursions, de croisières hingegen über-
spannt den Bogen der von einem Luxushotel erwarteten Dienstleistun-
gen.
6.4 Mit Bezug auf die in Erwägungen 6.2 und 6.3 genannten Dienstleis-
tungen hat die Vorinstanz das Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft
somit zu Unrecht verneint. Auch das Bestehen eines Freihaltebedürfnis-
ses zu Gunsten der Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der Marke
"Palace (fig.)" ist im Bereich dieser letzten Dienstleistungsgruppe nicht
ersichtliche. Entsprechend sind diese Dienstleistungen für die Marke
"Palace (fig.)" einzutragen.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die strittige Marke
über ein unterscheidungskräftiges grafisches Element verfüge und daher
auch für die beschreibenden Dienstleistungen einzutragen sei. Grund-
sätzlich ist es denkbar, dass ein beschreibendes Zeichen durch ein grafi-
sches Element Unterscheidungskraft erlangt (CHRISTOPH WILLI, in: Mar-
kenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 2, N. 99). Es gilt dabei aber zu berücksichtigen, dass die
Anforderungen an ein solches grafisches Element umso höher sind, je
beschreibender oder banaler ein Zeichen seinem Sinngehalt nach ist
(DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 62).
7.2 Das grafische Element der strittigen Marke besteht nach den Ausfüh-
rungen der Beschwerdeführerin aus einem Bogen, welcher den oberen
Teil des Buchstabens P umschwingt, einem nicht gänzlich durchgezoge-
nem Querbalken in den Buchstaben A, dem typografischen Element der
Serifen bei allen Buchstaben und einem unterschiedlich dickem Unter-
strich. Zudem sei die Grafik geometrisch durchdacht aufgebaut, sodass
alle Buchstaben nach einem bestimmten und strengen Grössenverhältnis
aufgebaut seien.
B-3549/2013
Seite 13
Diese Grafikelemente sind zweifelslos vorhanden, erscheinen aber aus-
serordentlich zurückhaltend und dezent. Das Element des nicht durchge-
zogenen Querbalkens der Buchstaben A verschwindet innerhalb des
ganzen Buchstabens fast gänzlich. Sowohl Serifen als auch ein Unter-
strich – sei er von unterschiedlicher oder von gleichmässiger Dicke – sind
Elemente, welche in diversen Schriftarten vorkommen und als Gemein-
platz der Typografie angesehen werden müssen. Auch der streng durch-
dachte Aufbau der Schriftart ist nicht ausgefallen. Im Gegenteil, er verleiht
der Schrift einen eher aufgeräumten und neutralen Charakter. Diese Ele-
mente, so sie denn überhaupt wahrgenommen werden, verleihen der
Marke im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft. Einzig der die
obere Hälfte des Buchstabens P umschwingende Bogen entfaltet ein ge-
wisses gestalterisches Potential und hebt sich von der üblichen Schreib-
weise des Buchstabens P erinnerungswürdig ab. Dies allein genügt aller-
dings keineswegs, um den beschreibenden Sinngehalt der Marke zu
kompensieren und ihr eine für eine Eintragung genügende Unterschei-
dungskraft zu verleihen.
8.
Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass bereits diverse Voreintra-
gungen bestehen, welche ebenfalls das Wort Palace beinhalten und für
gleichartige oder identische Dienstleistungen registriert sind. Sinngemäss
beruft sich die Beschwerdeführerin damit auf das Gleichbehandlungsge-
bot, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit
gleich zu behandeln sind (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Dem Gleich-
behandlungsgrundsatz folgend darf eine Behörde nicht ohne sachlichen
Grund zwei gleiche Sachverhalte zweier unterschiedlicher Personen in
unterschiedlicher Weise beurteilen.
8.1 Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab,
ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember
2011 E. 6.8 "Tokyo by Kenzo"; RKGE in: sic! 10/2004 S. 774 E. 10
"Ready2Snack"). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung
anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf
die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil
des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 in sic! 2/1997
S. 159 E. 5c "Elle"; RKGE in: sic! 2/2004 S. 95 E. 11 "Ipublish"). Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein An-
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spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine stän-
dige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt
und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser
Praxis nicht abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; BGE 122 II 446
E. 4a, m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom
14. Januar 2010 E. 8 "terroir [fig.]").
Die Beschwerdeführerin bringt als Vergleichszeichen die folgenden Mar-
ken mit den jeweiligen Dienstleistungsklasse vor: SIGNAL PALACE
(Klassen 35, 39, 41, 43), CEASERS PALACE (Klassen 41, 43), MAHA-
RAJA PALACE (Klassen 39, 43), Taj Palace (Klassen 29, 30, 43) sowie
RIDERS PALACE (Klasse 42).
8.2 Die Marken RIDERS PALACE, Taj Palace sowie MAHARAJA PALA-
CE wurden zwischen 1997 und 2005 eingetragen. Ältere Eintragungen
widerspiegeln jedoch die aktuelle Praxis einer Behörde nur ungenügend
und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung nicht mehr repräsenta-
tiv, wenn die Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt, was bei den
vorgenannten Marken der Fall ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 7.3 "Ce'Real" bestätigt im Urteil
des Bundesgerichts 4A_266/2013 vom 23. September 2013; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.8.1
"Tokyo by Kenzo" und B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 "JumboLi-
ne", je m.w.H.).
8.3 Die Marken SIGNAL PALACE und CEASERS PALACE sind wohl für
ähnliche Dienstleistung wie die vorliegend strittige Marke "Palace (fig.)"
eingetragen. Sie unterscheiden sich allerdings deutlich dadurch, dass
beide Marken aus einem weiteren Wort als nur Palace bestehen. Eine
Marke, welche nicht ausschliesslich aus gemeinfreien Bestandteilen be-
steht, kann unter Umständen unterscheidungskräftig sein (vgl. E. 2.3
oben). Ein solcher Zusatz zum für sich genommen gemeinfreien Teil Pa-
lace besteht in der vorliegend strittigen Marke aber gerade nicht, weshalb
ein Vergleich mit den genannten Voreintragungen nicht opportun ist.
Die Beschwerdeführerin kann sich somit nicht auf das Gleichbehand-
lungsgebot berufen.
9. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass gemäss bun-
desgerichtlicher Praxis Grenzfälle in das Markenregister einzutragen sind,
da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken den Zivilgerichten
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vorbehalten bleibe (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"). Mit Bezug
auf die in Erwägung 6.2 genannte Dienstleistungen dringt dieses Argu-
ment durch, was zur Eintragung jener Dienstleistung führt (vgl. E. 6.2).
Der beschreibende Charakter der strittigen Marke für die vorliegend nicht
zugesprochenen Dienstleistungen (vgl. E. 5.2.1 und 5.2.2 oben) bewegt
sich allerdings nicht mehr in einem Grenzbereich. Der Gemeingutcharak-
ter ist vielmehr klar und offensichtlich, weshalb eine Eintragung für die in
Erwägung 5.2.1 und 5.2.2 genannten Dienstleistungen aufgrund der
Grenzfallpraxis nicht in Frage kommen kann.
10. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Beschwerde aufgrund
der genannten Erwägungen teilweise gutzuheissen ist. Die Vorinstanz hat
der internationalen Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace (fig.)" auch für die
Dienstleistungen organisation de voyages, d'excursions, de croisières;
agences de tourisme; agences de voyage der Klasse 39 sowie distribu-
tion de journaux der Klasse 39 und clubs de santé (mise en forme physi-
que); services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition
d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs;
culture physique; services d'entraîneur personnel; enseignement sportif,
services de casino (jeux) der Klasse 41 Schutz zu gewähren. Im Übrigen
ist die Beschwerde abzuweisen.
11.
Die Beschwerdeführerin obsiegt angesichts dieses Ergebnisses teilweise,
nämlich bei der Eintragung von etwa einem Viertel der beanspruchten
Dienstleistungen. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten
auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Die
reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Partei zu bestim-
men (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen
geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat
sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Pra-
xis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wer-
den darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 m.w.H. "Turbinenfuss [3D])". Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre-
chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren
Wert der strittigen Marke. Vor diesem Hintergrund ist es angemessen, die
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Verfahrenskosten auf Fr. 2'500.- festzusetzen. Davon hat die Beschwer-
deführerin Fr. 1'875.- im Umfang ihres Unterliegens zu bezahlen. Die von
der Beschwerdeführerin teilweise geschuldeten Gerichtsgebühr ist mit
dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zu begleichen.
Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Partei-
entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässige
Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzuspre-
chen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird angesichts der von
der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote von total Fr. 4'010.- auf
insgesamt Fr. 1'003.- (exkl. MWST) festgesetzt (Art. 14 Abs 2 VGKE).
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-
sonen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt
der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom
2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG).
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Paris, Frankreich. Eine Ausnah-
me im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerde-
führerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die
Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziffer 1 der angefochtenen
Verfügung vom 21. Mai 2013 wird soweit aufgehoben als die Vorinstanz
angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 1 066 761 "Palace
(fig.)" auch für die Dienstleistungen agences de tourisme; agences de
voyage; organisation de voyages, d'excursions, de croisières; distribution
de journaux der Klasse 39 und clubs de santé (mise en forme physique);
services de remise en forme de sport, à savoir mise à disposition d'instal-
lations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture
physique; services d'entraîneur personnel; enseignement sportif; services
de casino (jeux) der Klasse 41 Schutz zu gewähren.3
2.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
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3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden im Umfang von Fr. 1'875.-
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.- beglichen. Der Überschuss von Fr. 625.- wird der
Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils
aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä-
digung von Fr. 1'003.- (exkl. MWST) zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref.: bth; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Vera Marantelli Lukas Abegg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 15. Oktober 2014