Abtei lung II
B-3622/2010
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 . D e z e m b e r 2 0 1 0
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Erich Herzog,
meyerlustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 9851 - CH-Marke Nr. 525 093
WURZELBROT / CH-Marke Nr. 572 620 WURZEL-
RUSTI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3622/2010
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 572'620 WURZEL-RUSTI der Beschwerde-
gegnerin wurde am 20. März 2008 für "Mehle und Getreidepräparate,
Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Backpulver, Zucker,
Salz, Gewürze" (Klasse 30) hinterlegt und deren Eintragung am
17. Juni 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.
Am 12. August 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Ein-
tragung dieser Marke, gestützt auf ihre Schweizer Marke Nr. 525'093
WURZELBROT, Widerspruch beim Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Die Widerspruchsmarke war am
25. Juni 2004 für verschiedene Waren der Klasse 16 und "Mehle und
Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren" in
Klasse 30 hinterlegt worden.
Mit Stellungnahme vom 13. Oktober 2008 beantragte die Be-
schwerdegegnerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
Sie verneinte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der Be-
gründung, der Begriff Wurzelbrot werde von den Abnehmern als
Sachbezeichnung und nicht als Marke verstanden. Dementsprechend
sei das Widerspruchszeichen beschreibend und kennzeichnungs-
schwach. Es könne daher nur Schutz gegen identische Marken be-
anspruchen.
Am 14. Oktober 2008 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin,
zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens
Stellung zu nehmen.
Mit Eingabe vom 16. April 2009 erklärte die Beschwerdeführerin unter
ausführlicher Begründung, der Beschwerdegegnerin sei es nicht ge-
lungen, die behauptete Kennzeichnungsschwäche nachzuweisen oder
auch nur glaubhaft zu machen. Vielmehr sei von einer sehr bekannten
Marke mit erweitertem Schutzbereich auszugehen.
In einem weiteren Schreiben vom 7. Juli 2009 wies die Beschwerde-
führerin darauf hin, dass am 1. Juli 2009 die Marke PANE RADICI in
ihrem Namen registriert worden sei.
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Mit Stellungnahme vom 18. September 2009 bestätigte die Be-
schwerdegegnerin ihren am 13. Oktober 2008 gestellten Antrag.
Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 28. April 2010 den Widerspruch
ab. Zur Begründung führte sie aus, hinsichtlich der von der an-
gefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 30 (Mehle und
Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe
und Backpulver) bestehe Gleichheit respektive Gleichartigkeit, hin-
sichtlich "Zucker, Salz, Gewürze" sei die Gleichartigkeit zu verneinen.
Da die Vergleichsmarken im in der Regel besonders prägenden Wort -
anfang "WURZEL" übereinstimmten, sei von einer Zeichenähnlichkeit
auszugehen. Hingegen resultiere eine Abweichung beim Sinngehalt.
Der Zeichenbestandteil "WURZEL" sei im Zusammenhang mit den
Waren "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und
Konditorwaren" als äusserst kennzeichnungsschwach einzustufen, da
er als geringfügig zu ergänzende Anspielung auf die Ausgestaltung der
Produkte oder deren Zusammensetzung zu werten sei. Der Zeichen-
bestandteil "BROT" der Widerspruchsmarke sei im Zusammenhang mit
den vorgenannten Waren entweder als gemeinfrei oder als kenn-
zeichnungsschwach zu werten; der Widerspruchsmarke eigne folglich
insgesamt ein schwacher Schutzumfang. Der Schutzumfang der
Widerspruchsmarke könne sich nicht auf den als kennzeichnungs-
schwach zu beurteilenden Bestandteil "WURZEL" der angefochtenen
Marke erstrecken. Bei schwachen Marken reichten bereits be-
scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit
zu schaffen. Folglich führe vorliegend insbesondere der Unterschied in
den zweiten Zeichenelementen "BROT" und "RUSTI" der Vergleichs-
zeichen auf visueller als auch klanglicher Ebene zu einem unter-
schiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Das jüngere
Zeichen unterscheide sich somit rechtsgenüglich von der Wider-
spruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich
relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. In casu könne auch
keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 19. Mai
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der
angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der Widerspruch voll -
umfänglich gutzuheissen.
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C.
Mit Schreiben vom 12. Juli 2010 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die
Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter
Kostenfolge abzuweisen.
D.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom
12. August 2010 die Abweisung der Beschwerde.
E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR
173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vor-
instanz in Widerspruchssachen zuständig. Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet
(Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.2 Gemäss Art. 17 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember
1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273), der auf Grund von
Art. 4 VwVG anwendbar ist, gilt die Rechtsnachfolge auf Grund von
Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen
nicht als Parteiwechsel. Ein Gesamtnachfolger tritt somit unabhängig
von der Zustimmung der Gegenpartei in das Verfahren ein.
Wie sich aus dem online-Auszug des Handelsregisters des Kantons
St. Gallen ergibt, übernahm die X._______ gemäss Fusionsvertrag
vom 17. Juni 2010 die Aktiven und Passiven der Z._______, welche
die Beschwerde eingereicht hat, und wurde folglich deren Gesamt-
nachfolgerin (vgl. BGE 106 II 346 E. 1). Die X._______ ist daher an-
stelle der Z._______ als Beschwerdeführerin in das Verfahren ein-
getreten; das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist auf ihren
Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der Widerspruchsmarke (vgl.
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Swissregauszug-Marken, Stand: 4. November 2010) ist diese durch
die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine Ver-
fügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG; vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-127/2010 vom 29. März
2010 E. 1 – V [fig.]).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungs-
gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Marken-
schutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).
2.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs
ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann,
und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1
– Kamillosan).
2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Ver-
wechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom
älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein be-
sonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für
weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im
Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden
pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise
Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen
als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder
weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE
126 III 315 E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan;
Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.3 – Yello).
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3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise –
im vorliegenden Fall sind dies Durchschnittskonsumenten und Fach-
leute aus den Bereichen Gastronomie und Bäckerei – gleichartig sind.
Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten
aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens
unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von ver-
bundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-
4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit
Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in:
Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit
sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches
fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche
Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungs-
zweckes (Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 –
KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2002,
S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).
3.1 Die Vorinstanz stellte fest, dass zwischen den von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate,
Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren" (Klasse 30) einerseits und
den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Mehle und
Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe,
Backpulver" (Klasse 30) andererseits Gleichheit respektive Gleich-
artigkeit bestehe. Dies wird von den Parteien zu Recht nicht bestritten.
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt indessen, dass die Vorinstanz zu
Unrecht die Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Waren der Klasse 30 und "Zucker, Salz, Gewürze"
(Klasse 30) der angefochtenen Marke verneint habe. Denn es gebe
kaum ein Brot oder Gebäck, welches nicht Zucker und / oder Salz
enthalte. Gewürze würden als Zutat zum Schmackhaftmachen von
Speisen verstanden und umfassten als Oberbegriff auch die übrigen
Zutaten, weshalb auch hier die Gleichartigkeit zu bejahen sei. Die Be-
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schwerdegegnerin hält dagegen, die Tatsache allein, dass Brot Zucker,
Salz oder Gewürze enthalten könne, mache diese Stoffe noch lange
nicht zu einem zu Brot komplementären Gut, ansonsten zahlreiche
Lebensmittel, welche in Gebäcke eingearbeitet würden oder mit Ge-
bäck zusammen verkauft würden, zu Brot komplementär wären.
3.2.1 Im Verhältnis zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits
und Fertigprodukten andererseits fehlt typischerweise die Gleichartig-
keit. Der Verwendungszweck von Rohstoffen und Zwischenprodukten
ist regelmässig anders als derjenige des Endproduktes selbst, auch
bezüglich der Abnehmer und Verkaufsstellen bestehen kaum Über-
schneidungen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren /
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, Basel 2009, N. 845, mit Verweisen auf
die Rechtsprechung).
3.2.2 Dieser Grundsatz gilt auch für "Brot" (Klasse 30) einerseits und
"Zucker, Salz, Gewürze" (Klasse 30) andererseits. Zucker, Salz und
Gewürze werden zwar auch für die Herstellung von Brot und anderen
Backwaren verwendet, kennen aber noch andere Verwendungs-
zwecke, nämlich das Kochen, Abschmecken, Würzen und Süssen von
Speisen und Getränken. Zudem werden diese Waren, anders etwa als
Hefe, nicht typischerweise von Bäckereien respektive, was Super-
märkte betrifft, in der Nähe von Brotregalen angeboten (vgl. bereits
Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges
Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 S. 863 E. 10 – Harry [fig.] / Harry's Bar
Roma [fig.]). Die Vorinstanz hat daher zu Recht die Gleichartigkeit
zwischen diesen Waren verneint.
4.
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks; MARBACH, SIWR
III/1, N. 864). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den
Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen
das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die
Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird.
Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wort -
stamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als
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dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E.
2b/cc – Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan).
4.1 Im vorliegenden Fall stehen sich zwei Wortmarken gegenüber,
nämlich "WURZELBROT" (Widerspruchsmarke) und "WURZEL-
RUSTI" (angefochtene Marke). Sie stimmen im ersten Wortbestandteil
"WURZEL" überein, unterscheiden sich aber im zweiten Wortbestand-
teil – "BROT" bei der Widerspruchsmarke, "RUSTI" bei der an-
gefochtenen Marke – sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher
Hinsicht deutlich. Dies zeigt sich vor allem an der unterschiedlichen
Vokalfolge und Silbenzahl dieses Wortbestandteils: "O" respektive eine
Silbe bei der Widerspruchsmarke, "U – I" respektive zwei Silben bei
der angefochtenen Marke. Angesichts des übereinstimmenden Wort-
anfangs sind sich die Vergleichszeichen dennoch ähnlich.
4.2 In der Literatur und Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine
klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen
ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden
kann, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz
entfällt. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort
und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt
respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem
Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unter-
schiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich
sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle
Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim
flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Ver-
lesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum
Bewusstsein des Betrachters gelangt (Urteil des BVGer B-142/2009
vom 6. Mai 2009 E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, mit Verweis u.a. auf RKGE
in sic! 1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.], und
BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).
4.2.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem der deutschen
Sprache entstammenden Begriff "WURZELBROT". Wie die Vorinstanz
zu Recht festhält, wird das Zeichen von den angesprochenen Konsu-
menten in erster Linie als Anspielung auf ein wurzelförmiges Brot ver-
standen.
4.2.2 Die angefochtene Marke "WURZEL-RUSTI" enthält als ersten
Bestandteil das deutsche Wort "Wurzel", als zweiten Bestandteil das in
keinem Wörterbuch auffindbare Wort "Rusti". Die Vorinstanz fasst
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"Rusti" als unbestimmtes Wort auf, während die Beschwerdeführerin
die Auffassung vertritt, bei "Rusti" handle es sich um nichts anderes
als eine Abkürzung für "Rustico". "Rustico" sei einerseits eine Sorte
Mehl, welche unter anderem für Brote verwendet werden könne, und
könne andererseits – besonders im italienischen Sprachraum – im
Sinne von "rustikal, bäuerlich" verstanden werden. Zudem werde das
Fachpublikum (Bäckereien) den Bestandteil "Rusti" auch als klaren
Hinweis auf die Beschaffenheit des Brotes, nämlich "Rustico", ver-
stehen. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist "Rusti" eine
fantasievolle Kurzform von "rustikal", welche auf spielerische Art
Assoziationen mit dem Begriff "herzhaft" weckt und vom Konsumenten
nicht als Hinweis auf einen bestimmten Mehltypus verstanden wird.
Angesichts der fehlenden Schlusssilbe "-co" (italienische Version)
respektive "-kal" (deutsche Version) werden die angesprochenen Ver-
kehrskreise den zweiten Zeichenbestandteil "Rusti" nicht ohne
Weiteres mit "rustico" respektive "rustikal" im Sinne von "bäuerlich,
herzhaft" in Verbindung bringen. Selbst wenn "Rusti" mit "rustico"
assoziiert würde, würde dies nicht bedeuten, dass die an-
gesprochenen Verkehrskreise an einen Mehl- respektive Brottyp
namens "Rustico" denken würden, denn die Beschwerdeführerin ver-
mochte anhand der eingereichten Unterlagen nicht darzulegen, dass
es sich um eine geläufige Sachbezeichnung für Mehl oder Brot
handelt. Auch aus den Dokumenten der Beschwerdegegnerin ergibt
sich nicht, dass Mühlen "Rustico"-Mehl anbieten (vgl. Beilagen 28 und
29 zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 18. September
2009 an die Vorinstanz). Die von der Beschwerdeführerin bei der
Internetsuche von Broten namens "Rustico" erzielten Treffer (Beilage
14 zur Beschwerde) betreffen grösstenteils glutenfreie Brote und
sprechen somit nur einen geringen Anteil der Brotkonsumenten an. Mit
der Vorinstanz ist daher von einem unbestimmten Sinngehalt auszu-
gehen. In seiner Gesamtheit kann das Zeichen "Wurzel-Rusti" z.B. an
die Bezeichnung eines Fantasiegeschöpfes denken lassen.
Die Vergleichsmarken differieren somit im Sinngehalt.
5.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine
Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
5.1 Zunächst ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu be-
stimmen. Dieser bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
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schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für
starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere
Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Be-
standteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder auf Grund
ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr
durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan, mit Hin -
weisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.2 – Yello).
5.1.1 In Bezug auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Waren der Klasse 30 "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine
Backwaren und Konditoreiwaren" ist der zweite Bestandteil "Brot" als
gemeinfrei oder zumindest kennzeichnungsschwach zu werten, was
auch die Beschwerdeführerin einräumt.
Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils "Wurzel"
rügt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz diesen Bestandteil
nur in Bezug auf Brot geprüft habe und verweist auf Ziffer C.6 der an-
gefochtenen Verfügung. Damit übersieht die Beschwerdeführerin, dass
sich die Vorinstanz auch in Ziffer D.3 der angefochtenen Verfügung zur
Kennzeichnungskraft dieses Zeichenbestandteils geäussert hat, wobei
sie sich dort auf alle von der Widerspruchsmarke in Klasse 30 be-
anspruchten Waren bezogen hat. Dort erklärte die Vorinstanz, dass
der Zeichenbestandteil "Wurzel" im Zusammenhang mit den Waren
"Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditor-
waren" als kennzeichnungsschwach einzustufen sei, da er als gering-
fügig zu ergänzende Anspielung auf die Ausgestaltung der Produkte
oder deren Zusammensetzung zu werten ist.
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich
um Lebensmittel handelt, erscheint die von der Beschwerdeführerin
behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen)
Pflanzenteil respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig
wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten
Formgebung des Brotes assoziiert werden. So ist etwa in der "All -
gemeinen BäckerZeitung" ein Foto mit Wurzelbroten der Beschwerde-
führerin abgebildet, dem die Bildunterschrift "Gedreht wie eine Berg-
baumwurzel" angefügt ist (vgl. /praxis/Schweizer-
Brot). "Wurzel" könnte zudem gedanklich mit einer Zutat für die be-
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anspruchten Waren (z.B. ein Wurzelextrakt oder gemahlene Wurzeln)
verknüpft werden. In der Schweiz ist eine derartige Zutat indessen
nicht gebräuchlich, weshalb eine solche Anspielung als zu weit her-
geholt qualifiziert werden muss.
Die Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils der Widerspruchs-
marke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen
in Klasse 30 beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate,
feine Backwaren und Konditoreiwaren", welche nicht in Wurzelform
gebracht werden (können), ist die Kennzeichnungskraft des Wort-
elements "Wurzel" aber unversehrt anzuerkennen (zur differenzierten
Kennzeichnungskraft vgl. auch Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26.
August 2009 E. 4.2 – Fructa / Fructaid). In seiner Gesamtheit erweist
sich das Zeichen zumindest für "Brot" als kennzeichnungsschwach,
zumal "Wurzelbrot" auch als Sachbezeichnung verwendet wird, wie die
zahlreichen von der Beschwerdegegnerin gesammelten Unterlagen
zeigen (vgl. Beilagen 2 – 11 zur Beschwerdeantwort).
5.1.2 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke ihre in Bezug
auf "Brot" schwache Kennzeichnungskraft zufolge langjähriger und
intensiver Benutzung in der Schweiz gesteigert hat und so zu einer
Marke mit erweitertem Schutzumfang geworden ist (vgl. Urteil des
BVGer B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3.3 – Pfotenabdruck
[fig.] / Tuc Tuc [fig.]). Intensiver Gebrauch lässt sich insbesondere mit
Umsatzzahlen dokumentieren (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor
Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009,
Art. 3, N. 100, mit Verweis auf RKGE in sic! 2006 S. 857 E. 7 – Ge-
schwungener Streifen).
Aus der Tabelle "Umsatz- und Wertschöpfungsentwicklung von
Wurzelmehl und Wurzelbrot" (Beilage 9 zur Beschwerde) ergibt sich,
dass sich die Produktionsmenge von Wurzelmehl von 513'000 kg im
Jahre 2003 auf 1'581'000 kg Wurzelmehl im Jahre 2009 gesteigert hat.
Daraus errechnete die Beschwerdeführerin für die genannten Jahre –
unter Annahme eines durchschnittlichen Brotpreises von Fr. 3.40 – bei
den Bäckereien eine "Wurzelbrot" betreffende Umsatzsteigerung von
Fr. 6'279'120.– auf Fr. 19'351'440.–. Während sich die Beschwerde-
führerin über den Marktanteil ausschweigt, ergibt sich hingegen aus
Beilage 2 zur Beschwerdeschrift ("Wurzelbrot-Bäckereien in der
Schweiz"), dass zahlreiche (ca. 200) Bäckereien vor allem im Kanton
Graubünden und in der übrigen Ostschweiz (Kantone Thurgau, St.
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Gallen, Glarus, Appenzell Ausserrhoden), in mehr als in einer Bäckerei
auch in den Kantonen Zürich, Schwyz, Wallis und Tessin Wurzelbrot
produzieren. Diese werden mit Brotverpackungen und Werbematerial,
welche mit der Widerspruchsmarke versehen sind, versorgt. Somit
verfügt die Widerspruchsmarke zumindest in den genannten Gebieten
über eine relativ grosse Bekanntheit, was auch die Presseberichte be-
legen (Beilage 10 zur Beschwerdeschrift); in der übrigen Schweiz,
insbesondere in der Westschweiz, in der Nordwestschweiz und in
Bern, dürfte die Widerspruchsmarke angesichts fehlender Herstellung
von Wurzelbrot indessen kaum oder nicht bekannt sein. Im vor-
liegenden Fall kann auf Grund mangelnder Benutzung der Marke in
allen Landesteilen nicht von einem gesteigerten Schutzumfang auf
Grund intensiver Benutzung ausgegangen werden (vgl. auch Urteil des
BVGer B-7435/2006 vom 30. Mai 2007 E. 6.4 – La Côte / COTE
MAGAZINE, mit Verweis u.a. auf BGE 127 III 33 E. 2 – Brico).
5.1.3 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann auch durch deren
Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden (JOLLER, a.a.O.,
Art. 3, N. 101; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3,
N. 116). Die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang
auf ihre Schweizer Marken Nr. 520968 BERGWURZELBROT,
Nr. 522936 WURZELMEHL und Nr. 522937 BERGWURZELMEHL.
Die Rechtsprechung verlangt, dass die von der geltend gemachten
älteren Marke abgeleiteten Serienmarken dem Publikum durch tat -
sächlichen Gebrauch bekannt geworden sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N.
101, mit Verweis u.a. auf Urteil des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli
2007 E. 8 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]). Die Beschwerdeführerin
beschränkt sich im vorliegenden Fall auf den blossen Hinweis auf die
vorgenannten Marken, was jedoch nicht genügt (Urteil des BVGer B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 8 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]).
5.1.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Widerspruchs-
marke bezüglich "Brot" eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt.
Bei schwachen Marken genügen schon bescheidenere Abweichungen,
um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382
E. 2a – Kamillosan).
5.2 Die Vergleichsmarken stimmen im Bestandteil "Wurzel" überein,
welcher in Bezug auf "Brot" kennzeichnungsschwach ist (E. 5.1.1). Die
Seite 12
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Übernahme eines für sich genommen nicht oder nur schwach schutz-
fähigen Bestandteils schafft nach ständiger Rechtsprechung indessen
grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.], und
B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino, mit
Verweisen). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um ein zumindest
für "Brot" schwaches Zeichen handelt, besteht daher in Bezug auf
diese Ware keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
Hinsichtlich der übrigen beanspruchten Waren der Klasse 30, nämlich
"Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren",
stimmen die Vergleichsmarken dagegen in einem normal kenn-
zeichnungskräftigen Element überein (E. 5.1.1), weshalb insbesondere
die festgestellte Warenidentität respektive -gleichheit sowie die
Zeichenähnlichkeit zur Bejahung der unmittelbaren Verwechslungs-
gefahr führen.
5.3 Schliesslich ist zu untersuchen, ob bezüglich "Brot" allenfalls eine
mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, mithin ob das Publikum auf
Grund des gemeinsamen Bestandteils "Wurzel" einen wirtschaftlichen
Zusammenhang vermutet, zumal die Beschwerdeführerin Inhaberin
weiterer "Wurzel-Marken" ist, wie sie in ihrer Beschwerdeschrift
geltend macht (vgl. E. 5.1.3).
Die Vermutung eines wirtschaftlichen Zusammenhangs setzt voraus,
dass der betreffende (gemeinsame) Bestandteil der jüngeren Marke
eine Gedankenverbindung zu der älteren Marke auslöst. Hat dieser
Bestandteil keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so
wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (Urteil des
BVGer B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 – Street Parade /
Summer Parade, mit Verweis auf RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 –
Lipton Ice Tea Fusion / Nes Fusion, und RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 5
– McDONALD'S / McLake; vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 964).
Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft des gemeinsamen
Bestandteils "Wurzel" bezüglich "Brot" ist somit auch eine mittelbare
Verwechslungsgefahr zu verneinen.
5.4 Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und der an-
gefochtenen Marke "Wurzel-Rusti" für die Waren "Mehle und Ge-
treidepräparate, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Back-
pulver" (Klasse 30) der Schutz zu verweigern; diesbezüglich ist der
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angefochtene Entscheid aufzuheben. Mit Bezug auf "Brot, Zucker,
Salz, Gewürze" (Klasse 30) ist die Beschwerde abzuweisen und der
vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG
und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht
dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden
Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke.
Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend
wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall
verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr.
50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 –
Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach
dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr.
4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin davon einen Drittel
(Fr. 1'335.–) und die Beschwerdegegnerin zwei Drittel (Fr. 2'665.–) zu
tragen hat.
6.2 Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu
zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin zu einem Drittel obsiegt,
hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine ent-
sprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Im vor-
liegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.–
(inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.
6.3 Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die
diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdegegnerin hat
zwei Drittel der von der Beschwerdeführerin geleisteten und von der
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Vorinstanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) zu be-
zahlen (Fr. 535.–). Zusätzlich ist der Beschwerdeführerin für das erst -
instanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine
reduzierte Parteientschädigung von Fr. 665.– (inkl. MWSt), basierend
auf der ursprünglich von der Vorinstanz für einen zweifachen
Schriftenwechsel auferlegten Parteientschädigung von Fr. 2'000.–,
zuzusprechen.
7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 3 der Ver-
fügung der Vorinstanz vom 28. April 2010 betreffend CH-Marke Nr.
525'093 WURZELBROT / CH-Marke Nr. 572'620 WURZEL-RUSTI
werden aufgehoben und der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen.
Die Vorinstanz wird angewiesen, der CH-Marke Nr. 572'620 WURZEL-
RUSTI den Markenschutz für die Waren "Mehle und Getreide-
präparate, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Backpulver"
(Klasse 30) zu verweigern.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin
im Umfang von Fr. 1'335.– auferlegt und mit dem geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind
daher Fr. 2'665.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der ver-
bleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 2'665.– wird der Be-
schwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Er-
öffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Be-
schwerdeverfahren mit insgesamt Fr. 1'000.– (inkl. MWSt) zu ent-
schädigen.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des
erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens in der Höhe von Fr. 535.–
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sowie eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren von
insgesamt Fr. 665.– (inkl. MWSt) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungs-
schein; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. WV 9851; Einschreiben; Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Kathrin Bigler
Versand: 7. Dezember 2010
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