Abtei lung II
B-3643/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 5 . J u l i 2 0 0 9
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.
L._______,
vertreten durch Patentanwalt Dr. iur. Philipp Rüfenacht,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Teilweise Schutzverweigerung IR 878686 RepXpert.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3643/2008
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 11. März 2005 aufgrund
einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten interna-
tionalen Marke Nr. 878686 RepXpert. Sie beansprucht für dieses Zei-
chen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren
und Dienstleistungen:
Klasse 4: Huile et graisse à usage technique.
Klasse 7: Poulies de tension, poulies guides, paliers
de roue, jeux de paliers de roue; roues lib-
res d'alternateurs pour véhicules commer-
ciaux.
Klasse 8: Outils d'assemblage à commande manuelle
pour pièces et composants de véhicules
automobiles, notamment pour l'assemblage
et le démontage d'embrayages.
Klasse 9: Supports de données préenregistrés, no-
tamment disques compacts et logiciels, à
savoir pour stocker les informations sur des
produits relatifs aux véhicules automobiles.
Klasse 12: Composants de véhicules automobiles en
tous genres, notamment pour groupes pro-
pulseurs, embrayages et leurs éléments,
trousses de réparation pour véhicules auto-
mobiles, notamment pour la réparation
d'embrayages, en particulier disques
d'embrayage, plateaux d'embrayage et sys-
tèmes d'évacuation centraux, ensembles
de transmission par courroie, comprenant
notamment des courroies, ensembles de
transmission par courroie, notamment sans
courroie, pièces de rechange pour véhicu-
les automobiles.
Klasse 16: Matériel à but pédagogique et éducatif (à
l'exception des appareils) pour activités de
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formation et éducation en tous genres dans
le domaine des véhicules automobiles, no-
tamment brochures, catalogues, livres et
cartes, notamment destinés au transfert
des connaissances pour le traitement de
données relatives à des véhicules automo-
biles, catalogues de produits.
Klasse 35: Activités promotionnelles.
Klasse 37: Services relatifs au nettoyage, à la mainte-
nance et à la réparation de véhicules auto-
mobiles et de leurs éléments.
Klasse 38: Fourniture d'accès à des portails Internet
consultables dans le monde entier et con-
tenant des informations sur des produits et
services en tous genres dans le domaine
des véhicules automobiles, notamment en
matière de pièces de rechange, groupes
propulseurs, composants de moteurs,
entretien, maintenance, réparation, gestion
d'ateliers de réparation et de ventes de vé-
hicules automobiles.
Klasse 39: Services relatifs à l'enlèvement, au trans-
port, au stockage, à l'expédition et à la liv-
raison de composants de véhicules auto-
mobiles.
Klasse 40: Recyclage de déchets, résidus liquides,
produits et emballages usagés issus de
l'industrie automobile, et de produits de re-
cyclage; conseils en matière d'élimination
et de recyclage des déchets dans le domai-
ne des véhicules automobiles.
Klasse 41: Planification et animation de formations et
séminaires en tous genres dans le domaine
des véhicules automobiles, notamment en
lien avec l'entretien et la réparation de vé-
hicules automobiles, l'assemblage et le dé-
montage de composants de véhicules auto-
mobiles, ainsi que le recyclage et
l'utilisation de composants de véhicules au-
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tomobiles usagés.
Klasse 42: Mise à disposition de programmes
d'analyse de marché dans le domaine des
véhicules automobiles, notamment sur In-
ternet, pour la planification des ventes dans
les commerces et ateliers de réparation;
mise à disposition de portails Internet ac-
cessibles dans le monde entier et con-
tenant des informations sur des produits et
services en tous genres dans le domaine
des véhicules automobiles, notamment en
matière de pièces de rechange, groupes
propulseurs, composants de moteurs,
entretien, maintenance, réparation, gestion
d'ateliers de réparation et de ventes de vé-
hicules automobiles.
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten
Bestimmungsländer am 13. April 2006 mitgeteilt.
B.
Die Vorinstanz erliess am 3. April 2007 gegen den Schutz dieser Mar-
ke in der Schweiz eine partielle provisorische Schutzverweigerung mit
der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von „Reparaturexperte“
verstanden werden und deshalb bezüglich der vorgesehenen Waren
und Dienstleistungen – abgesehen von den Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 38 und 40 – beschreibend und somit nicht unterscheidungs-
kräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.
C.
Mit Stellungnahme vom 3. September 2007 bestritt die Beschwerde-
führerin den Gemeingutcharakter des Zeichens RepXpert. Es handle
sich um eine fantasievolle Wortneuschöpfung, die nicht beschreibend
sei. Selbst wenn der Durchschnittskonsument dem Zeichen unmittel-
bar die Bedeutung „Reparaturexperte“ entnehmen würde, wäre es zu-
mindest auch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9,
12, 16, 39, 41 und 42 zuzulassen.
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D.
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an der teil-
weisen Zurückweisung des Zeichens fest. „Rep“ sei eine gängige Ab-
kürzung für „Reparatur“ und in „Xpert“ werde auf Anhieb der englische
oder französische Ausdruck „Expert“ erkannt. Die Bezeichnung er-
schöpfe sich demnach in einem beschreibenden und einem anpreisen-
den Element, weshalb ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.
E.
Mit Eingabe vom 6. Februar 2008 verzichtete die Beschwerdeführerin
auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme und ersuchte um
Erlass einer anfechtbaren Verfügung.
F.
Mit Verfügung vom 7. Mai 2008 gewährte die Vorinstanz der internatio-
nalen Registrierung für die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 4, 7, 8, 12, 35, 38, 39, 40 sowie für mise à disposition
de programmes d'analyse de marché dans le domaine des véhicules
automobiles, notamment sur Internet, pour la planification des ventes
dans les commerces et ateliers de réparation in Klasse 42 die Eintra-
gung. Dagegen verweigerte sie dem Zeichen für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 41 sowie für mise
à disposition de portails Internet accessibles dans le monde entier et
contenant des informations sur des produits et services en tous gen-
res dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en ma-
tière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de mo-
teurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de répara-
tion et de ventes de véhicules automobiles in Klasse 42 die Eintra-
gung.
G.
Mit Eingabe vom 4. Juni 2008 reichte die Beschwerdeführerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, den Ent-
scheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und die Marke für
alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen – eventualiter mit
Ausnahme von services relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la
réparation de véhicules automobiles et de leurs éléments in Klas-
se 37 – zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung führte sie aus, dass
das Zeichen eine fantasievolle Wortneuschöpfung sei, die sich infolge
der Grossschreibung des Buchstabens „X“ aus den drei voneinander
abgegrenzten Elementen „Rep“, „X“ und „pert“ zusammensetze. Dage-
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gen liege eine Zergliederung in die Bestandteile „Rep“ und „Xpert“
nicht auf der Hand. Auch dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass
dem Schweizer Publikum der Begriff „xpert“ als verkürzte Schreibwei-
se des englischen Worts „expert“ bekannt sei. Des Weiteren sei das
Zeichen nicht beschreibend, komme dem unbestimmten Terminus
„Rep“ doch eine Reihe von Bedeutungen zu. Zudem entbehre der Be-
griff „xpert“ nicht jeglicher Kennzeichnungskraft, existierten doch eine
Reihe von Marken mit Schutz in der Schweiz, in denen dieses Wort
gar isoliert sei und die ansonsten allenfalls für beanspruchte Waren
und Dienstleistungen beschreibende Begriffe enthielten. Im Übrigen
wäre selbst die – vom Durchschnittkonsumenten nicht ohne Gedan-
kenaufwand wahrgenommene – Bedeutung „Reparaturexperte“ höchs-
tens für Reparaturdienstleistungen beschreibend.
H.
Mit Vernehmlassung vom 14. August 2008 verzichtete die Vorinstanz
auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hin-
weis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwer-
de unter Kostenfolge abzulehnen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid er-
heblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 7. Mai 2008 stellt eine Verfügung im
Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese
Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bun-
desverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
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legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können
Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,
dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter-
einander oder mit Farben bestehen.
4.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land
sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Mad-
rider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken re-
vidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzu-
wenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungs-
klausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).
5.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres
ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass
sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifika-
tion der internationalen Marke Nr. 878686 RepXpert erfolgte am
13. April 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverwei-
gerung am 3. April 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.
6.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B
Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf
der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Un-
terscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-
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gaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur-
sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redli-
chen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind.
Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG,
wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum
Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können
damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II
371 E. 1 alta tensione).
7.
Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehö-
ren, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Ver-
kehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchge-
setzt haben.
Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die In-
dividualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers er-
forderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2
Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäi-
schen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34;
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David
[Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35).
Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise
auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Ver-
wendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der
Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde
(Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in
Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
[sic!] 2003, 495 E. 2 Royal Comfort, mit Verweis auf das Urteil des
Bundesgerichts vom 23. März 1998 Avantgarde, in sic! 1998, 397;
BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas).
Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemei-
nen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen
(Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we
make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I).
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Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistun-
gen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut.
Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen
muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der
Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressa-
ten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phanta-
sie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160
E. 2b/aa Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in
sic! 1998, 397 E. 1 Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic!
1999, 29 E. 3 Swissline).
Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizeri-
schen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der
angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist
dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den
Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht ver-
ständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstan-
den werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit
anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbe-
deutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind
(BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 Leader, B-7403/2006
vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men und B-7410/2006 vom
20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II).
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmit-
telbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 Royal
Comfort; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom
4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas [fig.] und B-5518/2007 vom
18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zei-
chen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Ent-
scheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).
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8.
In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu be-
stimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die
massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Frei-
haltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunterneh-
men bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH,
Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach /
Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).
Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem
Bereich der Automobil- und Werkzeugtechnik, der Informatik, des Un-
terrichtswesens, der Werbung sowie des Recyclings. Sie richten sich
nur teilweise ausschliesslich an Fachleute, sondern auch an Durch-
schnittskonsumenten. Daher beschränken sich die relevanten Ver-
kehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichti-
gen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliess-
lich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend
ist daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. No-
vember 2008 E. 3.2 Swistec).
9.
Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens RepX-
pert für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16, 37, 41 sowie für mise à disposition de portails Internet accessibles
dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et
services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles,
notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs,
composants de moteurs, entretien, maintenance, réparation, gestion
d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles in der
Klasse 42 im Wesentlichen mit der Begründung, dass „Rep“ eine gän-
gige Abkürzung für „Reparatur“ sei und in „Xpert“ auf Anhieb der engli-
sche oder französische Ausdruck „Expert“ erkannt werde, weshalb die
Bezeichnung im Sinne von „Reparaturexperte“ verstanden werde und
für die umstrittenen Waren und Dienstleistungen beschreibend und so-
mit nicht kennzeichnungskräftig sei. Demgegenüber vertritt die Be-
schwerdeführerin die Auffassung, dass eine Zergliederung des Zei-
chens in „Rep“ und „Xpert“ nicht auf der Hand liege, sondern dass sich
dieses infolge der Grossschreibung des Buchstabens „X“ vielmehr aus
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den drei Bestandteilen „Rep“, „X“ und „pert“ zusammensetze. Zudem
komme dem unbestimmten Begriff „Rep“ eine Reihe von Bedeutungen
zu. Im Übrigen dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass dem
Schweizer Publikum die Bezeichnung „xpert“ als verkürzte Schreibwei-
se des englischen Worts „expert“ bekannt sei.
Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von
den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „Reparaturexperte“ auf-
gefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen
Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig ist.
10.
Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständi-
ger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der
Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den ver-
wendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie
den benutzten Farben (Urteil des BVGer vom 13. September 2007,
B-1643/2007 E. 6 basilea PHARMACEUTICA [fig.]).
Vorliegend gilt es eine Wortmarke zu beurteilen, weshalb auf den be-
schreibenden Grad der Wörter bzw. Wortteile sowie auf das Schriftbild
abzustellen ist. Bezüglich letzteres fällt dem Betrachter des aus einem
Wort gebildeten Zeichens auf, dass neben dem Anfangsbuchstaben
„R“ auch der sich ungefähr in Wortmitte befindende Buchstabe „X“
grossgeschrieben ist. Ebenfalls dürfte er bemerken, dass – vom
Schlussbuchstaben „t“ abgesehen – die hinter dem „X“ stehende
Buchstabenfolge „per“ den Wortbeginn „Rep“ in ungekehrter Reihen-
folge wiedergibt, was dem Zeichen eine gewisse Symmetrie verleiht.
Auch wenn der Grossbuchstabe „X“ eine zentrale Position innerhalb
des Zeichens einnimmt, so trifft die Auffassung der Beschwerdeführe-
rin, dass dieser als eigenständiger Zeichenbestandteil aufgefasst wer-
de, höchstens im ersten Augenblick zu, erleichtert die Grossschrei-
bung doch die Lesbarkeit des Begriffs „Xpert“. Das Bundesverwal-
tungsgericht kann sich daher der Ansicht der Vorinstanz, wonach sich
das Zeichen aus den beiden Bestandteilen „Rep“ und „Xpert“ zusam-
mensetze, anschliessen.
Bei „Xpert“ handelt es sich um die verkürzte Schreibweise des engli-
schen Worts „expert“, was vom Durchschnittskonsumenten ohne wei-
teres erkannt werden dürfte. Einerseits ist heutzutage der Gebrauch
von Abkürzung insbesondere durch die verbreitete Korrespondenz
über Email und SMS gang und gäbe. Andererseits zählt das Wort „ex-
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pert“ nicht nur zum englischen Grundwortschatz, sondern verfügt auch
über denselben Wortstamm wie die deutsche Übersetzung „Experte“
bzw. „Expertin“ und das französische Pendant „expert“ bzw. „experte“.
Als schwerer verständlich erweist sich demgegenüber der Zeichenbe-
ginn. Der Begriff „rep“ steht in der englischen Sprache für die Gewebe-
art „Rips“ sowie für „Wüstling“ und „Ruf“ (Langenscheidt Handwörter-
buch Englisch, Berlin und München 2005, 496). Auf Französisch ist
„Rep“ ohne Bedeutung, wohingegen sich „Reps“ mit „Rips“ übersetzen
lässt (Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, 2196 und 2209). Im deut-
schen Sprachraum dient der Begriff „Rep“ als Kurzbezeichnung für
„Republikaner“ (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage,
Mannheim 2007, 1385). Umgangssprachlich wird er jedoch für zahlrei-
che weitere mit den Buchstaben „rep“ beginnende Worte verwendet.
Zu denken ist dabei insbesondere an: Reparation, Reparatur, Reper-
toire, Repetition, Repetitorium, Reportage, Reptil, Republik und Repu-
tation.
Auch wenn für die vorliegend beanstandeten Waren und Dienstleistun-
gen am ehesten die Bedeutung „Reparatur“ einen Sinn macht, so liegt
sie nicht auf der Hand. Einerseits dürften sich nur die wenigsten Kon-
sumenten über den nicht auf Anhieb verständlichen Zeichenbestand-
teils „Rep“ überhaupt Gedanken machen, geschweige denn über des-
sen allfällige Bedeutung sinnieren. Andererseits erschweren die zahl-
reichen Bedeutungsmöglichkeiten des Wortelements dessen Beurtei-
lung. Abgesehen hinsichtlich Reparaturdienstleistungen im eigentli-
chen Sinne bedarf es eines besonderen Aufwands an Fantasie um im
Zeichen RepXpert den Sinngehalt „Reparaturexperte“ zu erkennen. Es
ist daher sehr wahrscheinlich, dass zwar dem Bestandteil „Xpert“ die
Bedeutung „Experte“ zugemessen, das Element „Rep“ dagegen als
ein dem Zeichen – durch Umkehrung der in „Xpert“ enthaltenen Buch-
stabenfolge „per“ – eine gewisse Originalität und Eingängigkeit verlei-
hender Fantasiebestandteil wahrgenommen wird.
Für eigentliche Reparaturdienstleistungen ist die Zeichenbedeutung
„Reparaturexperte“ naheliegender als für die anderen beanspruchten
Waren und Dienstleistungen. Auch wenn dem aus einer beschreiben-
den und einer anpreisenden Komponente bestehenden Sinngehalt für
solche Dienstleistungen keinerlei Unterscheidungskraft zukommt, so
trifft dies auf das in Frage stehende Zeichen RepXpert nicht zu. Zwar
können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn
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für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt. Dies ist vorlie-
gend jedoch nicht der Fall. Aufgrund der nach wie vor zweifelhaften
Zeichenbedeutung sowie der klanglich und im Schriftbild wahrnehmba-
ren, originellen Wortsymmetrie, kann dem Zeichen auch bezüglich Re-
paraturdienstleistungen im eigentlichen Sinne die markenrechtlich mi-
nimal erforderliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden.
Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis.
11.
Es lässt sich daher festhalten, dass das hinterlegte Zeichen für sämtli-
che beanspruchten Waren und Dienstleistungen – bezüglich der servi-
ces relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la réparation de véhi-
cules automobiles et de leurs éléments in Klasse 37 wenigstens im
Sinne eines Grenzfalls – schutzfähig ist. Damit erübrigt es sich, die
weiteren Rügen der Beschwerdeführerin zu prüfen.
Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der
internationalen Registrierung Nr. 878686 RepXpert für alle angemel-
deten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu
gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu
erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der
geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
12.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung
"für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten"
des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die
Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzu-
setzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht wor-
den, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die
notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE,
SR 173.320.2]).
13.
Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in de-
ren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach
Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und
Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt
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mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem
Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Mar-
kenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt
darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und
kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr.
Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu ver-
pflichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. Mai 2008 wird aufgeho-
ben und das Institut wird angewiesen, der internationalen Marke
Nr. 878686 RepXpert für alle angemeldeten Waren und Dienstleistun-
gen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.
2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerde-
führerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts
für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl.
MWST) zugesprochen.
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B-3643/2008
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstat-
tungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 878686 RepXpert; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-
gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch-
tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-
führende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 21. Juli 2009
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