B-3650/2009 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuche 60687/2008 - "5 am Tag", ...

Abtei lung II
B-3650/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 2 . A p r i l 2 0 1 0
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Philippe Weissenberger,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Fürsprecherin Annette Spycher,
Kellerhals Anwälte, Kappellenstrasse 14, Postfach 6916,
3001 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuche 60687/2008 - 5 am
Tag, 60688/2008 - 5 par jour, 60689/2008 - 5 al
giorno, 60690/2008 - 5 a day.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-3650/2009
Sachverhalt:
A.
Am 27. September 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eid-
genössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Ein-
tragung der Wortmarken „5 am Tag“ (Gesuch Nr. 60'687/2007), „5 par
jour“ (Gesuch Nr. 60'688/2007), „5 al giorno“ (Gesuch Nr. 60'689/2007)
sowie „5 a day“ (Gesuch Nr. 60'690/2007), welche für folgende Waren
und Dienstleistungen beansprucht werden:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesund-
heitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost.
Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; rohes oder teilweise
bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und
Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser
Klasse enthalten sind.
Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere
alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere
Präparate für die Zubereitung von Getränken.
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.
Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldungen mit Schreiben vom
6. Februar 2008. Sie machte geltend, in Verbindung mit den be-
anspruchten Waren der Klasse 5 (ganze Klasse) und der Klasse 32
(alle Waren ausser Bier) würden die Zeichen ohne Gedankenaufwand
im Sinne von „fünfmal täglich“ und somit als einfache Gebrauchsan-
weisung bzw. Dosierungsanleitung verstanden, weshalb sie nicht
unterscheidungskräftig seien. In Bezug auf den Rest der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen seien die Zeichen hingegen
kennzeichnungskräftig, weshalb sie zugelassen werden könnten.
Mit Eingabe vom 8. August 2008 verneinte die Hinterlegerin die
Schutzunfähigkeit der angemeldeten Zeichen in Bezug auf die be-
anstandeten Waren der Klasse 5 und 32. Sie beantragte, sämtliche
Markenanmeldungen seien zur Eintragung zuzulassen. Sie erläuterte,
weshalb es sich bei den beanstandeten Wortfolgen ihrer Ansicht nach
weder um eine Gebrauchsanweisung noch um eine Dosierungs-
anleitung handeln könne. Zudem verwies sie auf Voreintragungen.
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In ihrem Schreiben vom 6. November 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer
Beanstandung fest. Im Vergleich zu den Produkten der Klasse 5 werde
„fünf mal täglich“bei den beanspruchten Waren der Klasse 32 nicht als
Angabe zu deren Anwendung, sondern als eine banale und übliche
werbemässige Aufforderung verstanden, bestimmte Produkte mehr-
mals täglich zu konsumieren bzw. zu kaufen. In diesem Sinne und im
Unterschied zur Beanstandung vom 6. Februar 2008 müssten die
Zeichen auch für das in Klasse 32 beanspruchte Bier zurückgewiesen
werden. Zudem sei die Konkurrenz auf die Benutzung der Angabe
„fünf mal täglich“ angewiesen, weshalb die hinterlegten Zeichen
freihaltebedürftig seien.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Schreiben vom 17. Februar 2009 an
ihrem Antrag auf Eintragung der angemeldeten Zeichen fest. Sie
stellte klar, die hinterlegten Marken lauteten nicht „fünf mal täglich“,
wie von der Vorinstanz festgehalten, sondern „5 am Tag“, „5 par jour“,
„5 al giorno“ sowie „5 a day“. Sie verwies zudem auf ihre Stellung-
nahme vom 8. August 2008 und machte ergänzende Ausführungen.
Zudem bestritt sie, dass die Zeichen freihaltebedürftig seien.
Mit Verfügung vom 6. Mai 2009 wies die Vorinstanz die Markenein-
tragungsgesuche Nr. 60'687/2008 – 5 am Tag, 60'688/2008 – 5 par
jour, 60'689/2008 – 5 al giorno und 60'690/2008 – 5 a day für alle an-
gemeldeten Waren der Klassen 5 und 32 zurück. Zur Begründung
verwies sie auf ihre Ausführungen vom 6. November 2008.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Juni 2009
Verwaltungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be-
antragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Zeichen
„5 am Tag“, „5 par jour“, „5 al giorno“ sowie „5 a day“ seien im
Schweizer Markenregister einzutragen. Zur Begründung erklärte sie
ausführlich, weshalb es sich bei den angemeldeten Wortmarken ent-
gegen der Ansicht der Vorinstanz weder um eine Gebrauchsan-
weisung noch um eine Dosierungsanleitung handle. Die Vorinstanz
habe den beanspruchten Produkten in den Klassen 5 und 32 eine
offensichtlich falsche Bedeutung zu Grunde gelegt und zudem fälsch-
licherweise nicht die angemeldeten Wortmarken, sondern „fünf mal
täglich“ bei seiner Beurteilung betreffend Unterscheidungskraft be-
rücksichtigt. Die angemeldeten Marken seien zudem nicht frei-
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haltebedürftig. Schliesslich weist die Beschwerdeführerin auf die
Schweizer Voreintragungen Nr. 522'251 – 522'254 sowie Nr. 567'182.
C.
Mit Vernehmlassung vom 17. September 2009 beantragt die Vor-
instanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie verwies
namentlich auf ihre in der Festhaltung vom 6. November 2008 und in
der angefochtenen Verfügung angeführten Begründung der Zurück-
weisung. Ergänzend bringt sie unter anderem vor, die Lesart „5 mal
täglich“ stelle ihrer Ansicht nach das nahe liegendste Verständnis in
Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 5 und 32 aus Sicht der
massgebenden Verkehrskreise dar. Dass dem Zeichen „5 am Tag“ in
Verbindung mit den strittigen Waren mehrere Bedeutungen zukommen
könnten (z.B. „5 Portionen unterschiedlicher Art am Tag“, „fünfmalige
Einnahme desselben Produkts am Tag“, „5 Dosen an einem Tag“),
vermöge nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit des Zeichens zu be-
wirken. Vielmehr stelle das Zeichen in sämtlichen möglichen Be-
deutungen eine unmittelbar verständliche und beschreibende Aussage
über die betreffende Ware dar und sei daher in sämtlichen Be-
deutungen zurückzuweisen.
D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung
einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich aus-
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gewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraus-
setzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als
Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt
haben.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob
ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kenn-
zeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen
und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffen-
heit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen,
sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359
E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 –
Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454
E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die
sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften An-
preisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom
18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 –
Masterpiece I).
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im
Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender,
unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours,
und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der
Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige
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Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 –
Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
3.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei in
der Beanstandung vom 6. November 2008 und der Verfügung vom
6. Mai 2009 nicht auf ihre in den Stellungnahmen vom 8. August 2008
und vom 17. Februar 2009 vorgebrachten Argumente betreffend die
hier noch strittigen Waren (vgl. E. 4) eingegangen.
Sie macht insofern geltend, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29
Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) sei verletzt worden.
3.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich, dass die
Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung
Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung
berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom
13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und
BGE 124 I 49 E. 3a). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren
Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch
auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die
urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich
auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich wider-
legt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen
Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass
sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft
geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz
weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die
Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten
lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3,
BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b).
3.2 Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Stellungnahme vom 8. August
2008 ausführlich begründet, weshalb die hinterlegten Zeichen auch
bezüglich der hier strittigen Waren zur Eintragung zuzulassen seien.
Die Vorinstanz ist in ihrem darauf folgenden Schreiben vom
6. November 2008 nicht im Detail auf die einzelnen Argumente der
Beschwerdeführerin eingegangen. Sie hat indessen auf alle be-
strittenen Waren bezogen kurz die Überlegungen genannt, weshalb sie
die angemeldeten Marken nicht zur Eintragung zulassen will. Die Be-
schwerdeführerin räumt in ihrem Schreiben vom 17. Februar 2009
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denn auch ein, die Vorinstanz sei pauschal auf ihre Argumente ein-
gegangen (vgl. Ziff. 2 des Schreibens vom 17. Februar 2009). Die Vor-
instanz ist daher in ihrer Festhaltung vom 6. November 2008 ihrer Be-
gründungspflicht genügend nachgekommen.
Dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 6. Mai 2009
zur Begründung insbesondere auf ihre Festhaltung vom 6. November
2008 verwiesen hat, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. BGE 117 Ib 481 E. 6b/bb, mit
Verweis auf BGE 113 II 205 E. 2). Die Beschwerdeführerin hat in ihrer
Stellungnahme vom 17. Februar 2009 zwar nicht wesentlich neue
Argumente vorgebracht, jedoch zu Recht kritisiert, dass sie entgegen
den Ausführungen der Vorinstanz nicht die Marke „fünfmal täglich“,
sondern die Marke „5 am Tag“ / „5 par jour“ / „5 al giorno“ / „5 a day“
angemeldet habe. Auf diese Kritik hätte die Vorinstanz in der an-
gefochtenen Verfügung kurz eingehen müssen, denn sie hat die vor-
gebrachten Einwände nicht nur tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen
und zu prüfen; sie hat ihre Überlegungen der Beschwerdeführerin
gegenüber auch namhaft zu machen und sich ausdrücklich mit den
(entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen oder aber
zumindest anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht be-
rücksichtigen kann (BGE 124 V 180 E. 2b).
3.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, was be-
deutet, dass eine Verletzung desselben grundsätzlich ungeachtet der
Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung
der angefochtenen Verfügung führt (BGE 132 V 387 E. 5.1). Nach der
Rechtsprechung ist die Heilung einer – nicht besonders schwer-
wiegenden – Gehörsverletzung aber ausnahmsweise dann möglich,
wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Be-
schwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die
Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 133 I 201 E. 2.2, mit Verweis
auf BGE 127 V 431 E. 3d/aa).
Das Bundesverwaltungsgericht hat volle Kognition und kann daher die
Argumente der Beschwerdeführerin im gleichen Umfang prüfen wie die
Vorinstanz (vgl. nachfolgende E. 5.1). Zudem hat die Vorinstanz ihr –
nicht als besonders schwerwiegend zu qualifizierendes – Versäumnis
im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach-
geholt, indem sie eingehend erklärt hat, weshalb die Lesart „5 mal
täglich“ das ihrer Ansicht nach nahe liegendste Verständnis der an-
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gemeldeten Marken in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse
5 und 32 darstellt (vgl. Vernehmlassung vom 17. September 2009, Ziff.
5 ff.).
Die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist somit als im
Beschwerdeverfahren geheilt zu betrachten.
4.
Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
Verbraucher, für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit dagegen die
Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend
(CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweize-
rischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1
[nachfolgend: Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 248).
Die strittigen Zeichen wurden hinterlegt für verschiedene Waren und
Dienstleistungen der Klassen 5, 21, 25, 28, 32 und 43. Die Vorinstanz
beanstandete sie jedoch nur hinsichtlich folgender Waren:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die
Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke,
Babykost.
Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere
alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere
Präparate für die Zubereitung von Getränken.
Die Waren der Klasse 5 sind solche aus dem Bereich Medizin /
Gesundheitspflege („pharmazeutische Erzeugnisse“ und „Präparate
für die Gesundheitspflege“) sowie aus dem Nahrungsmittelbereich für
spezielle Ansprüche („diätetische Erzeugnisse für medizinische
Zwecke“ und „Babykost“). Die beanspruchten Waren der Klasse 32
stellen Getränke und insofern Konsumgüter des täglichen Bedarfs dar.
Die Beschwerdeführerin legt ihrer Beurteilung einzig das Verständnis
der Konsumenten zu Grunde (vgl. Ziff. 27 der Beschwerde). Dies trifft
sicherlich auf sämtliche Waren der Klasse 32 (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7436/2006 vom 21. Februar 2007 E. 4 – Farb-
marke blau/silber) sowie auf einen Teil der Waren der Klasse 5 (ins-
besondere „Präparate für die Gesundheitspflege“ sowie „Babykost“)
zu. Wie zwar bereits die Vorinstanz feststellte, richten sich die be-
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anspruchten Waren der Klasse 5 auch an Fachkreise wie Apotheker,
Ärzte und Pflegepersonal (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 2.4 – Nanobone) sowie an
Zwischenhändler. In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend aber auf die
Wahrnehmung der Durchschnittskonsumenten abzustellen.
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist dem-
gegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder
ähnliche Produkte herstellen und anbieten, massgebend.
5.
Die angemeldeten Marken sind aus der Ziffer 5 sowie den Wort-
kombinationen „am Tag“ (deutschsprachige Version), „par jour“
(französischsprachige Version), „al giorno“ (italienischsprachige
Version) respektive „a day“ (englischsprachige Version) zusammen-
gesetzt. Der französische Ausdruck „par jour“ bedeutet auf deutsch
„täglich; am/pro Tag“ (LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Französisch-
Deutsch 5.0 [Stichwort: par]), das englische „a day“ heisst isoliert „ein
Tag“, mit einer vorangestellten Zahl wird es dagegen in der Bedeutung
von „pro Tag“ verwendet (LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-
Deutsch 5.0 [Stichwort: a]) „al giorno“ heisst auf deutsch „am Tag“
(LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 5.0 [Stichwort:
giorno]). Somit sind die französisch-, die italienisch- sowie die
englischsprachigen Versionen die entsprechenden Übersetzungen des
deutschen Ausdrucks „am Tag“. Zusammengesetzt bedeuten alle vier
angemeldeten Zeichen daher „5 am/pro Tag“. Die englischsprachige
Version „5 a day“ entstammt zwar im Gegensatz zu den anderen
Versionen nicht einer schweizerischen Landessprache, ist aber dem
englischen Grundwortschatz der angesprochenen Schweizer Ver-
kehrskreise zuzurechnen, weshalb es von diesen ohne Aufwand in
diesem Sinne verstanden wird.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe in ihrer Be-
anstandung vom 6. November 2008 mehrfach ausgeführt, dass der
Konsument „fünf mal täglich“ als Dosierungsanleitung verstehe. Eine
derartige Marke habe sie nicht angemeldet, sondern „5 am Tag“ in vier
Sprachen. Die Vorinstanz habe die angemeldeten Marken „um-
gemodelt“, um ihre Rechtsauffassung besser begründen zu können,
was nicht zulässig sei.
Diesbezüglich erklärte die Vorinstanz, die Lesart „5 mal täglich“ stelle
ihrer Ansicht nach das nahe liegendste Verständnis in Verbindung mit
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den strittigen Waren der Klasse 5 und 32 aus Sicht der massgebenden
Verkehrskreise dar. Denn der Konsument verstehe das Zeichen ohne
besondere Gedankenarbeit als Hinweis auf die fünfmalige
Wiederholung einer Begebenheit an einem Tag und somit im Sinne
von „5 mal täglich“. Dieses Verständnis dränge sich umso mehr auf,
wenn das Zeichen im Zusammenhang mit Waren verwendet werde, bei
denen die wiederholte Einnahme oder Anwendung an einem Tag von
zentraler Bedeutung sei.
Der unbefangene Konsument sucht in einer Bezeichnung stets einen
bekannten Bedeutungsgehalt (Urteil des Bundesverwaltungs-gerichts
B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 – Swistec). Da eine Zahl in
der Regel eine Quantitätsangabe nach sich zieht, wirkt das Zeichen "5
am Tag" (in allen Versionen) unvollständig. Daher wird der Konsument
in einem nächsten Schritt versuchen, das Zeichen gedanklich zu
ergänzen, um ihm einen Sinn zu geben. Die Vorinstanz hat in das
angemeldete Zeichen „5 am Tag“ das Wort „mal“ hineininterpretiert.
Bei einer derartigen Ergänzung der Marke wird sie, wie von der
Vorinstanz richtig vorgebracht, als Hinweis auf die fünfmalige
Wiederholung einer Begebenheit an einem Tag verstanden. In
Verbindung mit den beanspruchten Waren könnte in die Marke
indessen auch – abhängig von der jeweiligen Produkteigenschaft (fest,
flüssig) oder von der Art und Weise, wie die Ware zum Verkauf
angeboten wird (in der Flasche, im Glas, im Beutel, als Tablette etc.) –
eine physikalische Masseinheit (wie Kilogramm, Gramm, Liter,
Deziliter) oder eine Anzahl hineininterpretiert werden. Somit ist „5 mal
täglich“ zwar ein nahe liegendes, aber nicht das einzige nahe liegende
Verständnis der Marke „5 am Tag“ in Verbindung mit den strittigen
Waren der Klasse 5 und 32 (vgl. nachfolgende E. 5.4). Die
Ausführungen der Vorinstanz sind somit nur bedingt aussagekräftig,
soweit die Vorinstanz das angemeldete Zeichen „5 am Tag“ nur im
Sinne von „5 mal täglich“ versteht.
5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet im weiteren, dass die
hinterlegten Marken im Sinne einer Dosierungsanleitung oder einer
Gebrauchanweisung verstanden würden. Der Begriff „Gebrauchs-
anweisung“ werde im Zusammenhang mit technischen Produkten
verwendet. Die Produkte, hinsichtlich deren die Vorinstanz die Marken
beanstande, seien jedoch offensichtlich keine technischen Produkte,
welche einen bestimmten Gebrauch erfordern würden. Ein Hinweis,
wie oft man ein Produkt einsetzen solle, habe nichts mit dem
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„Gebrauch“ zu tun. Bereits begriffslogisch könne es sich bei den
beanstandeten Wortfolgen gar nicht um eine Gebrauchsanweisung
handeln. Es handle sich sodann bei den angemeldeten Zeichen auch
keineswegs um eine Dosierungsanleitung. Unter Dosierungsanleitung
verstehe man eine Angabe dazu, wie ein Arzneimittel korrekt
angewendet werde hinsichtlich Menge, Einnahmezeitpunkt und Ein-
nahmeabständen.
Was „pharmazeutische Erzeugnisse“, „Präparate für die Gesund-
heitspflege“ sowie „diätetische Erzeugnisse“ betreffe, beschreibe „5
am Tag“ weder eine Masseinheit, noch die genaue Dosierungsmenge
oder gar eine Dosierungsportion. Denn es sei allgemein bekannt, dass
bei solchen Produkten entweder die konkrete Verschreibung oder aber
zumindest die Packungsbeilage konsultiert werden müsse. Daher
werde ein durchschnittlich intelligenter Konsument aus dem Namen
eines pharmazeutischen Produkts keinesfalls auf dessen erforderliche
Dosierung schliessen.
Hinsichtlich „Babykost“ führte die Beschwerdeführerin aus, dass dem
Kleinkind im relevanten Zeitraum (ca. 5. bis 12. Lebensmonat) nicht
fünfmal täglich die gleiche Nahrung eingegeben werde; vielmehr sei
eine Kombination von so genannter Beikost und Milch üblich. Die
Konsumenten würden über die korrekte Ernährung von Kleinkindern
durch Fachleute oder mittels Broschüren informiert. Auf den
Verpackungen von handelsüblichen Babynahrungen werde denn auch
nicht die Einnahmemenge oder Dosierung angegeben. Der
durchschnittliche Abnehmer würde das Zeichen auf dem jeweiligen
Produkt deshalb keinesfalls als Dosierungsempfehlung verstehen mit
der Aufforderung, dem Kind nun „fünfmal am Tag“ das betreffende
Produkt zu verabreichen.
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz würden die angemeldeten
Marken „5 am Tag“ (in allen Sprachen) auch für die beanspruchten
Waren der Klasse 32 nicht als Aufforderung verstanden, wie häufig
das Produkt eingenommen werden solle. Denn es bestünden dem
weiten Publikum bekannte Empfehlungen über die Menge und die Art
der Flüssigkeit, welche eine Person pro Tag einnehmen sollte (1 – 2
Liter Flüssigkeit – primär Wasser oder ungesüsster Tee – pro Tag).
Kein vernünftig denkender Konsument werde aus der Bezeichnung „5
am Tag“ ableiten, er werde aufgefordert, fünfmal täglich Süssgetränke,
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Fruchtgetränke und -säfte, Bier respektive die anderen beanspruchten
Waren zu konsumieren.
5.3 Die Vorinstanz hält dagegen, hinsichtlich „pharmazeutischer
Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege“ stellten die
angemeldeten Zeichen eine Dosierungsanleitung dar, da die mit deren
Einnahme oder Anwendung verbundene spezifische Wirkung
wesentlich von der Menge ihrer Einnahme oder Anwendungen
abhänge. Bezüglich dieser Produkte handle es sich zudem auch um
eine Gebrauchsanweisung, zumal der Apotheker oder Arzt den
Patienten über die Art der Anwendung oder Dosierung des Präparats
informiere; dass es sich vorliegend nicht um „technische Produkte“
handle, sei irrelevant. Auch bei „diätetischen Erzeugnissen für
medizinische Zwecke“ sei die Anzahl der Portionen wichtig, welche
einzunehmen seien respektive auf die sich der Abnehmer zu
beschränken habe. Betreffend „Babykost“ werde der massgebende
Abnehmerkreis die Angabe „5 am Tag“ als Anleitung verstehen, pro
Tag insgesamt 5 Portionen Babykost zusätzlich zur Mutter- oder
Säuglingsmilch zu verabreichen. Dies bedeute aber nicht, dass
fünfmal Milchbrei oder fünfmal Früchtemus verabreicht werde.
Gleiches gelte für „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“.
Dass dem Zeichen „5 am Tag“ in Verbindung mit den strittigen Waren
mehrere Bedeutungen zukommen könnten (z.B. „5 Portionen
unterschiedlicher Art am Tag“, „fünfmalige Einnahme desselben
Produkts am Tag“, „5 Dosen an einem Tag“), vermöge nichts zu
Gunsten der Schutzfähigkeit des Zeichens zu bewirken. Vielmehr
stelle das strittige Zeichen in sämtlichen möglichen Bedeutungen eine
unmittelbar verständliche und beschreibende Aussage über die
betreffende Ware dar und sei daher in sämtlichen Bedeutungen
zurückzuweisen.
Auch die beanspruchten Waren der Klasse 32 stellten Konsumgüter
dar, bei denen die Angabe „5 am Tag“ eine Aufforderung zum
mehrmaligen täglichen Konsum darstelle. Bei gewissen Produkten
stünden gesundheitliche Überlegungen hinter dieser Aufforderung (so
bei Obst- und Gemüsesäften), bei anderen Waren wie Bier und nicht
alkoholische Softdrinks handle es sich bei der Angabe „5 am Tag“ um
eine werbemässige Aufforderung. Gemäss Rechtsprechung sei der
Konsument an Übertreibungen in der Werbung gewöhnt, welche auf
erhöhten Konsum abziele. Weshalb der Konsum von Mineralwässern,
frisch gepressten ungezuckerten Fruchtsäften aus biologischem
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Anbau oder biologisch produziertem Sirup ungesund oder gar
widersinnig sein solle, wie die Beschwerdeführerin anzunehmen
scheine, sei nicht nachvollziehbar. Auch für diese Waren erweise sich
das strittige Zeichen daher als unmittelbar verständliche, beschrei-
bende und anpreisende Angabe bezüglich ihrer Einnahme und
Dosierung.
5.4 „Pharmazeutische Erzeugnisse“, „Präparate für die Gesundheits-
pflege“ und „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ (alle
Klasse 5) werden je nach konkreter Beschaffenheit in verschiedenen
Formen angeboten, konsumiert oder aufgetragen, so in Tabletten- oder
Kapselform, in flüssiger Form (tröpfchen- oder löffelweise), als Pulver,
Salbe, Gel etc; „Babykost“ (Klasse 5) gibt es in Brei- und Pulverform.
In den Bereichen Medizin, Gesundheitspflege und Lebensmittel für
spezielle Ansprüche (medizinisch indizierte Diäten, Babynahrung),
denen die vorgenannten Waren zuzuordnen sind, ist sich der Konsu-
ment gewohnt, sich hinsichtlich des Gebrauchs respektive der
Dosierung von einer Fachperson beraten zu lassen, oder ent-
sprechende Informationen der Verpackung selbst, der Packungsbei-
lage respektive Broschüren zu entnehmen. Da er in den meisten
Fällen dahingehend informiert wird, wie viel mal täglich und / oder wie
viel Einheiten pro mal er einzunehmen, aufzutragen respektive zu
verabreichen hat, wird er aus der Angabe „5 am Tag“ (in allen
Versionen) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
schliessen, es handle sich um einen Hinweis auf eine den Eigen-
schaften des damit gekennzeichneten Produkts entsprechende
Dosierung (z.B. 5 Tabletten / 5 Löffel / 5 Beutelchen, 5 mal Einreiben /
5 mal Einnehmen / 5 Gläschen Brei pro Tag). Er wird daher das
Zeichen je nach Produkt verschieden, aber immer als Dosierungshin-
weis verstehen. Dabei ist irrelevant, ob im vorliegenden Zusammen-
hang die Verwendung des Begriffs „Dosierungshinweis“, „Dosierungs-
anleitung“ oder „Gebrauchsanweisung“ sachlich korrekt ist.
Der Beschwerdeführerin ist darin Recht zu geben, wonach nicht fünf
mal am Tag die gleiche Babykost verabreicht wird. Es ist indessen
darauf hinzuweisen, dass dem Käufer von Babykost regelmässig eine
grosse Auswahl an Babynahrung präsentiert wird. Der Käufer wird
daraus schliessen können, dass er die empfohlenen 5 Gläschen,
Portionen etc. pro Tag aus dem mit „5 am Tag“ gekennzeichneten
Sortiment auswählen kann, da er solche Hinweise aus gegenwärtigen
Kampagnen im Zusammenhang mit Früchten und Gemüsen gewohnt
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ist (vgl. die in Coop-Läden aufliegende Broschüre „Bunt und gesund“
und ). Entsprechendes gilt auch für die beanspruchten
diätetischen Erzeugnisse.
Im Zusammenhang mit den in Klasse 32 beanspruchten „Bieren,
Mineralwässern, kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkohol-
freien Getränken, Fruchtgetränken und -säften, Sirupen und anderen
Präparaten für die Zubereitung von Getränken“ kann das Zeichen von
den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als exakt zu befolgender
Hinweis auf die Dosierung verstanden werden. Denn Getränke werden
häufig konsumiert, ohne sie vorher abzumessen respektive werden je
nach Bedürfnis und Anlass in unterschiedlich hohen Mengen
konsumiert. Der an Übertreibungen in der Werbung gewohnte
Konsument (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007
E. 6 – Leader, mit Verweis auf RKGE in sic! 2003 S. 496 E. 3 – Royal
Comfort) wird das Zeichen „5 am Tag“ indessen als Aufforderung
verstehen, solche Getränke mehrmals täglich zu konsumieren,
weswegen es als werbemässige Anpreisung zu qualifizieren ist.
Auf Grund ihrer beschreibenden Natur mangelt es den angemeldeten
Zeichen an Unterscheidungskraft, zudem sind sie wegen ihres teil-
weise anpreisenden Charakters freihaltebedürftig. Die Vorinstanz hat
demnach die hinterlegten Marken zu Recht als dem Gemeingut zu-
gehörig vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG).
6.
Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre
Wortmarken „5 am Tag“ (Nr. 522'251), „5 par jour“ (Nr. 522'252), „5 al
giorno“ (Nr. 522'253) sowie „5 a day“ (Nr. 522'254) in den Waren- und
Dienstleistungsklassen 16, 29, 31, 35, 41 und 44 eingetragen worden
seien. Gestützt auf diese Voreintragungen habe sie ein berechtigtes
Vertrauen darauf, dass auch die Wortmarken „5 am Tag“, „5 par jour“,
„5 al giorno“ und „5 a day“ in den Klassen 5, 21, 25, 28, 32 und 43
eingetragen würden. Die Vorinstanz habe zudem vergleichbare
Zeichen Dritter ohne Einschränkung eingetragen, z.B. die CH-Marke
Nr. 567'182 „apple a day“ für Waren der Klassen 29, 31 und 32, welche
unter anderem Fruchtsäfte und -getränke beinhalteten.
6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "5 am Tag"
(in allen Versionen) bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet
hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei
verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt
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werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der An-
spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt,
wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden
Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in
Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des
Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –
Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bio-
science Accelerator, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 –
Afri-Cola).
Was die Schweizer Voreintragungen Nr. 522'251 – 522'254 der Be-
schwerdeführerin betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass nach bundes-
gerichtlicher Praxis der Markeninhaber gegenüber sich selbst keinen
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen kann
(Urteile des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 –
Discovery Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom
20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in sic! 1997 S. 159). Im
Übrigen sind diese Voreintragungen nicht massgeblich, weil eine
Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen zu prüfen ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 11), die ge-
nannten Voreintragungen jedoch nicht für die hier relevanten Waren
der Klassen 5 und 32 beansprucht sind.
Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin zusätzlich angeführten
Schweizer Marke Nr. 567'182 „apple a day“, welche am 18. Juni 2007
hinterlegt wurde, ist festzuhalten, dass diese für Waren der Klassen
29, 31 und 32 eingetragen ist. Bezüglich der von der Marke
Nr. 567'182 „apple a day“ beanspruchten Getränke der Klasse 32
(alkoholfreie Getränke ausgenommen Mineralwässer und kohle-
säurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und
andere Präparate für die Zubereitung von Getränken) und dem
Zeichenbestandteil „a day“ ist die hier strittige Marke „5 a day“ zwar
ähnlich, doch enthält die Marke „apple a day“ als erstes Wortelement
ein Substantiv (nämlich das englische Wort „apple“ = Apfel, vgl.
Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und keine
Zahl, weswegen sich die Beschwerdeführerin mangels Vergleichbar-
keit dieser Zeichen nicht auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen
kann.
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6.2 Mit dem Verweis auf ihre Schweizer Voreintragungen Nr. 522'251 –
522'254 beruft sich die Beschwerdeführerin auch sinngemäss auf den
in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser ver-
leiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in
behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen
begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt ist weiter, dass
die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf
diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dis-
positionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann;
schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn
ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (BGE 129 I
170 E. 4.1, mit Verweis u.a. auf BGE 126 II 377 E. 3a und BGE 118 Ia
245 E. 4b; vgl. auch ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 5. A., Zürich / Basel / Genf 2006, N. 622
ff.). Präjudizien, insbesondere Grundsatzentscheide, können eine
Grundlage des Vertrauensschutzes bilden. Kein Verlass ist hingegen
auf eine schwankende Praxis, die es vermeidet, sich bezüglich einer
Streitfrage eindeutig zu äussern (HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, a.a.O.,
N. 638, mit Verweis auf BGE 117 Ia 119 E. 2).
Die Beschwerdeführerin hat am 3. Februar 2004 die Schweizer Wort-
marken Nr. 522'251 – 522'254 „5 am Tag“, „5 par jour“, „5 al giorno“
und „5 a day“ für verschiedene Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16, 29, 31, 35, 41 und 44 hinterlegt, unter anderem für „ver-
arbeitetes Obst und Gemüse“ (Klasse 29) sowie „frisches Obst und
Gemüse“ (Klasse 31). Hinsichtlich dieser Waren wertet das Bundes-
verwaltungsgericht die vorgenannten Wortmarken als Fehleinträge, da
sie im Sinne von „5 Portionen Obst / Gemüse am Tag“ verstanden
werden können und angesichts der in diesem Entscheid angeführten
Erwägungen zumindest prima vista nicht unterscheidungskräftig sind.
Da diese Wortmarken aus dem jeweils gleichen Ausdruck „5 am Tag“
in vier Sprachen bestehen, gleichzeitig hinterlegt und eingetragen
wurden, handelt es sich faktisch um einen (fehlerhaften) Einzelfall.
Dadurch wird indessen kein berechtigtes Vertrauen geschaffen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009
E. 8.2 – Bioscience Accelerator). Die Berufung auf den Vertrauens-
schutz schlägt daher fehl.
7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angemeldeten Zeichen „5
am Tag“ (Gesuch Nr. 60'687/2007), „5 par jour“ (Gesuch
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Nr. 60'688/2007), „5 al giorno“ (Gesuch Nr. 60'689/2007) sowie „5 a
day“ (Gesuch Nr. 60'690/2007) in Bezug auf „pharmazeutische Er-
zeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Er-
zeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“ (Klasse 5) sowie in
Bezug auf „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und
andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe
und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ (Klasse 32)
Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellen.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist
abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
führung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs.
4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen).
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
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Fr. 3'500.- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 1'000.- wird der Be-
schwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der
Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Rückerstattungs-
formular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf2 pac/60690/2007; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd Kathrin Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 4. Mai 2010
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