Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-3686/2010
Urteil vom 10. Februar 2011
Besetzung Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Parteien Kur- und Verkehrsverein St. Moritz,
Via Maistra 12,
7500 St. Moritz,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführer,
gegen
Thomas Heinrich, Alpenstrasse 117, 3052 Zollikofen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Bähler,
Kapellenstrasse 14, Postfach 6916, 3001 Bern,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 9861-CH-Nr. 455'827
HEIDILAND / CH-Nr. 571 710 HEIDI Best of Switzerland.
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Seite 2
Sachverhalt:
A.
Der Kur- und Verkehrsverein St. Moritz (Widersprechender,
Beschwerdeführer) ist Inhaber der Schweizer Wortmarke Nr. 455'827
HEIDILAND (Widerspruchsmarke), welche am 23. Oktober 1997 unter
anderem für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurde:
Klasse 16:
Papier et carton compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photograhies; livres, livres d'enfants; revues, cartes géographiques,
cartes postales, "posters"(tableaux); papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exeption des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs en plastique pour l'emballage;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Klasse 28:
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe,
notamment balles, raquettes de tennis et de squash, patins à glace, patins à
roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de skis, tees de golf, chaussures de sport
miniatures, balles miniatures.
Klasse 29:
Viande, notamment viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
saucissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; conserves de légumes et de fruits; mets tout préparés compris dans
cette classe; produits surgelés compris dans cette classe.
Klasse 30:
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pâtes, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat et
produits de chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; mets
tout préparés compris dans cette classe; produits surgelés compris dans cette
classe.
B.
Gestützt auf diese Marke erhob der Beschwerdeführer am 19. August
2008 Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 571'710 HEIDI Best of
Switzerland, welche am 1. November 2007 für die nachstehenden Waren
hinterlegt und am 3. Juni 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt
veröffentlicht worden war:
Klasse 16:
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser
Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien,
Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für
Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und
Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
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Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse
enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.
Klasse 28:
Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten
sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.
Klasse 30:
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und
Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig,
Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel);
Gewürze; Kühleis;
Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft."
C.
Mit Eingabe vom 22. Dezember 2008 reichte der Widerspruchsgegner
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz)
seine Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke geltend.
D.
Am 23. Juni 2009 replizierte der Widersprechende zwecks
Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner Marke, wobei er dem Institut
entsprechende Belege einreichte.
E.
In seiner Duplik vom 28. September 2009 erklärte der
Widerspruchsgegner im Wesentlichen, die vom Widersprechenden
eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden
Gebrauch des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren im
relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen.
F.
Mit Verfügung vom 22. April 2010 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Zur Begründung führte sie aus, dass aufgrund der eingereichten
Belege der rechtsgenügliche Gebrauch der Marke in der registrierten
Form für die beanspruchten Waren im entscheidenden Zeitraum nicht als
wahrscheinlich erscheine. Somit werde der Widerspruch nicht auf ein
durchsetzbares Recht an einer Marke gestützt, weshalb er ohne Prüfung
der Zeichen- und Warenähnlichkeit abzuweisen sei.
G.
Gegen diese Verfügung erhob der Widersprechende am 20. Mai 2010
Beschwerde (Posteingang: 25. Mai 2010) vor dem
Bundesverwaltungsgericht. Er stellt folgende Rechtsbegehren:
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"1. Es sei der Entscheid des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE)
Widerspruchsverfahren Nr. 9861 vom 22. April 2010 aufzuheben und das
Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen;
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des
Beschwerdegegners.
Eventualiter:
1. Es sei der Entscheid des IGE vom 22. April 2010 im Widerspruchsverfahren
Nr. 9861 aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch im Verfahren Nr. 9861 gestützt auf die Schweizer
Marke P-455'827 HEIDILAND gegen die Schweizer Marke Nr. 571'710 HEIDI
Best of Switzerland gutzuheissen;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des
Beschwerdegegners."
Zur Begründung führt er aus, dass die Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs zu Unrecht auf Wander-
und Bikekarten beziehe, da der Einwand des Nichtgebrauchs insoweit zu spät vorgebracht worden sei.
Weiter ist er der Auffassung, dass das IGE zu hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung stelle, da sie
Bestätigungsschreiben von Partnerfirmen als Parteibehauptungen abqualifiziere und undatierte Belege
auch in Kombination mit anderen Nachweisen nicht als rechtserhaltenden Gebrauch anerkenne.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 9. Juli 2010 verzichtete die Vorinstanz auf
eine Stellungnahme. Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der
angefochtenen Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter
Kostenfolge.
I.
Mit Beschwerdeantwort vom 30. August 2010 beantragt der
Beschwerdegegner ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Er weist
darauf hin, dass sich die Geltendmachung des Nichtgebrauchs auf die
Widerspruchsmarke als Ganzes, also auch auf die Wander- und
Bikekarten beziehe. Ausserdem führt er wie schon im vorinstanzlichen
Verfahren aus, der Beschwerdeführer habe den Gebrauch der
Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Ausserdem
könne ein rechtserhaltender Gebrauch nur dann angenommen werden,
wenn der Gegenstand der Markenbenutzung mit dem Gegenstand des
Markenschutzes übereinstimme. Zusätze wie "ferienregion" und
"Sarganserland – Walensee – Wartau" führten indessen dazu, dass das
Zeichen als geographische Bezeichnung einer Region wahrgenommen
werde. Auf seine weiteren Vorbringen zu den einzelnen Warenklassen
wird in Erwägungen einzugehen sein.
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J.
Mit Eingabe vom 17. September 2010 erstattete der Beschwerdeführer
Replik und hielt an seinen Anträgen fest. Er bleibt dabei, dass der
Beschwerdegegner den rechtserhaltenden Gebrauch für Waren der
Klasse 16 jedenfalls nicht rechtzeitig bestritten habe. Ausserdem
verwahrt er sich gegen die Auffassung, seine Marke sei als direkter oder
indirekter Herkunftshinweis zu verstehen.
K.
Mit Duplik vom 13. Oktober 2010 hielt der Beschwerdegegner seine
Vorbringen aufrecht. Er ersucht, für den Fall einer Entscheidung in der
Sache, um Gelegenheit, zur Verwechslungsgefahr Stellung zu nehmen.
L.
Auf die Vorbringen der Parteien im einzelnen wird in den Erwägungen,
soweit erforderlich, eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von
Beschwerden gegen Verfügungen des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR
172.021] erhoben und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht
geleistet. Als Adressat ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und daher zur Beschwerde berechtigt
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
1.2. Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung
abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend
gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht
geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in
Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht,
die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl.
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom
27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.], B-246/2008 vom
26. September 2008 E. 1 Red Bull/Dancing Bull; Entscheide der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom
3. Mai 2005 in sic! 1/2006 39 E. 6 Syscor/Sicor).
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu
unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind
unter anderem Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
Der Inhaber der älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG
gegen die Eintragung der neueren Marke innerhalb von drei Monaten
nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
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3.
Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der
Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft markenmässig
gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).
3.1. Der Beschwerdegegner bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch
der Marke HEIDILAND durch den Beschwerdeführer. Er habe den
Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 455'827 HEIDILAND in den
Klassen 16 und 28, 29 und 30 mit Schreiben vom 22. Dezember 2008 an
den Rechtsvertreter des Widersprechenden geltend gemacht. Behauptet
ein Widerspruchsgegner wie hier in seiner ersten Stellungnahme an das
IGE den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG,
so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG
i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]). Dabei ist die Gebrauchsfrist vom Zeitpunkt
der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den
Widerspruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteile des BVGer B-
7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 YO/YOG [fig.], B-7500/2006 vom
19. Dezember 2007 E. 3 Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.] mit
Hinweisen) und erstreckt sich vorliegend vom 22. Dezember 2003 bis
zum 22. Dezember 2008. Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs
kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1
VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom
Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der
Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des BVGer B-246/2008 vom
26. September 2008 E. 2 RED BULL/DANCING BULL).
3.2. Als Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der
Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner
Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertretender
Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der
Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber
anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch
Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter und Wiederverkäufer
statt (MARKUS WANG, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, [hiernach:
Bearbeiter, in: Handkommentar MSchG], Art. 11 N. 101; HERBERT
PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als
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markenmässiger Gebrauch, in: MARTIN KURER et al., Binsenwahrheiten
des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996,
S. 125 ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco).
3.3. Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht
worden sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/
1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein markenmässiger
Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur
Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf
die betriebliche Herkunft erkannt wird (WANG, in: Handkommentar
MSchG, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger
Gebrauch ist insbesondere vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu
unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das
Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das
Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen und diesem Unternehmen
aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen
Herkunft herstellen (vgl. Urteil des BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008
E. 5.2 Solvay/Solvexx; MARBACH, a.a.O., N. 1316 f.).
Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht
beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet,
dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen
nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch
muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das
Gegenteil (Urteile des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006
vom 20. August 2007 E. 4 EXIT (fig.)/EXIT ONE; RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2/2004 106 E. 3
Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], RKGE vom 26. Oktober 2001 in sic! 1/2002 53 E. 4 Express/Express clothing,
mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).
4.
4.1. Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden
(Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster,
Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen werden im
Widerspruchsverfahren vor dem Institut nicht einvernommen. Im
Beschwerdeverfahren ist dies jedoch grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs.
1 lit. c VwVG; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit de marques,
Basel 2005, S. 32 ff; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
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des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32
N. 7).
4.2. Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor
der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie
einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können.
Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit
anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile
des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken
sowie B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4, B-7449/2006 vom
20. August 2007 E. 4 EXIT/EXIT ONE, mit Hinweis auf RKGE vom 28.
Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 4 Gabel/Kabel 1; KARIN BÜRGI LOCATELLI,
Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S.
192).
4.3. Es ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erforderlich, dass
die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE
vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die
Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise
auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich
sein. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
4.4. Wird die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben, ist zu prüfen, ob die
Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden ist. Ein rechtser-
haltender Gebrauch liegt vor, wenn ein Zeichen
- nach Art einer Marke,
- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen,
- im Wirtschaftsverkehr,
- im relevanten Zeitraum,
- im Inland respektive für den Export,
- ernsthaft, sowie
- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form
gebraucht worden ist (vgl. WILLI, Art. 11, N. 9 ff.). Der Beschwerdeführer reichte im Widerspruchsverfahren
zahlreiche Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke ein, die nach der
Warenklasse, für welche sie eingereicht wurden, im Folgenden behandelt werden.
5. Klasse 16
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5.1. Der Beschwerdeführer rügt zunächst, die Vorinstanz habe die
erhobene Einrede des Nichtgebrauchs zu Unrecht auch auf Wander- und
Bikekarten der Klasse 16 ausgedehnt. Der Beschwerdegegner habe die
Einrede diesbezüglich ausdrücklich nicht erhoben, bzw. einen
diesbezüglichen Teilgebrauch anerkannt, indem er in der Stellungnahme
vom 22. Dezember 2008 (Ziff. 16) im Rahmen des
Widerspruchsverfahren festgehalten habe:
"(...) Im Shop auf der Internetseite können zudem eine Wander-
und eine Bikekarte HEIDILAND bestellt werden (VB 10). Aus dem
Vorangehenden ist ersichtlich, dass die Marke HEIDILAND – zumindest gemäss
der Internet-Recherche – für keine Produkte der Klassen 28 und 30 verwendet
wird. Die Wanderkarte fällt gemäss der alphabetischen Listen zur Internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen unter die Klasse 16. Allerdings ist
in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bei der Beanspruchung eines
Oberbegriffs, der Gebrauch einzelner Waren nicht ohne Weiteres
rechtserhaltend wirkt. (...) Da es sich bei der Klasse 16 um eine sehr breit
gefächerte Klasse handelt, ist trotz des teilweisen Gebrauchs von keiner
Rechtserhaltung für die gesamte Oberklasse auszugehen."
Die Vorinstanz sieht in dem letzten Satz des vorstehenden Zitats anders als der Beschwerdeführer keine
Anerkennung eines rechtserhaltenden Gebrauchs für Wander- und Bikekarten. Sie stützt sich in diesem
Zusammenhang auf die Duplik des Beschwerdegegners im Widerspruchsverfahren vom 28. September
2009 (Ziff. 9), in der dieser eine Anerkennung bestreite. In der Tat bestreitet der Beschwerdegegner in der
Duplik allgemein die Ausführungen des Beschwerdeführers. Das spätere Bestreiten einer Anerkennung
des rechtserhaltenden Gebrauchs würde allerdings nicht dem in Art. 22 Abs. 3 MSchV niedergelegten
Erfordernis genügen, die Einrede in der ersten Stellungnahme zu erheben.
Vorliegend ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner in seiner ersten Stellungnahme zwar
uneingeschränkt die Einrede erhoben hat (Ziff. 15). Im nachfolgenden Text ist jedoch am Ende von Ziff. 16
ausdrücklich vom "teilweisen Gebrauch" die Rede, aufgrund dessen nicht vom Rechtserhalt für die
gesamte Oberklasse auszugehen sei. In Bezug auf die auf Seite 6 unten (ebenfalls Ziff. 16) erwähnten
Beispiele (unter anderem den Wander- und Bikekarten) ist dies so zu verstehen, dass der
Beschwerdegegner insoweit annimmt, es habe ein rechtserhaltender Gebrauch stattgefunden. Aus der
Formulierung ist nicht zu erkennen, dass der Beschwerdegegner die Überlegungen zum Rechtserhalt
durch Teilgebrauch für die gesamte Klasse 16 als Eventual- bzw. Zusatzargument verstanden wissen
wollte. Zudem hat er seiner ersten Stellungnahme sogar Internetauszüge beigefügt
(Vernehmlassungsbeilage 10), durch die der Gebrauch des Zeichens auf den und damit für die Wander-
und Bikekarten belegt wird. Entsprechend hat der Beschwerdeführer in Ziff. 7 seiner Replik vom 23. Juni
2009 vor der Vorinstanz festgehalten, dass der Gebrauch für Wander- und Bikekarten vom
Beschwerdegegner nicht bestritten werde.
Durch die Darlegung eines teilweisen Gebrauchs des Widerspruchszeichens für Wander- und Bikekarten in
der Stellungnahme des Beschwerdegegners vom 22. Dezember 2008 hat dieser diesbezüglich die
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Seite 11
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauch anerkannt, so dass es insoweit nicht auf die
Rechtzeitigkeit der Einredeerhebung ankommt.
Bei einer Bejahung eines Teilgebrauchs wie hier für Bike- und Wanderkarten in Klasse 16 kommt es der
Vorinstanz zu, die Frage der Rechtserhaltung für die ganze Klasse (vgl. Urteil des BVGer B-7505/2006
vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; WANG, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N.
33) sowie die Verwechslungsgefahr zu prüfen, damit dem Beschwerdeführer auch insoweit zwei Instanzen
zur Verfügung stehen. Die Beschwerde ist zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückzuweisen.
5.2.
5.2.1. Die von der Photoglob AG gegengezeichnete
Verpflichtungserklärung vom 22. Juli 2003 (Beilage 1) bezüglich des
Gebrauchs der Widerspruchsmarke auf Postkarten hat die Vorinstanz zu
Recht als zulässiges Mittel der Glaubhaftmachung eines stellvertretenden
Gebrauchs gewertet, welches auch in den Referenzzeitraum fällt.
5.2.2. Hinsichtlich der ebenfalls eingereichten Kopie einer Postkarte
(Beilage 2) hatte der Beschwerdegegner die Auffassung vertreten, es
handle sich um eine abweichende Benutzung des Zeichens bzw. anderer
Marken aus dem Portfolio des Beschwerdeführers, da eine andere
Schriftart und zusätzlich eine Sonne verwendet werde. Die Vorinstanz hat
diesen Einwand zu Recht mit dem Hinweis zurückgewiesen, die
zusätzlichen Elemente seien als untergeordnet und dekorativ zu
qualifizieren (vgl. dazu allgemein BGE 130 III 267, 271 Tripp Trapp; zu
Wortmarken siehe auch Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober
2007 E. 8 f. ICE/ ICE CREAM und ICE/ICE CREAM [fig.]).
Problematisch ist jedoch, dass die Karte kein Datum trägt und darum nicht festgestellt werden kann, ob sie
im Referenzzeitraum verwendet wurde. Undatierte Unterlagen sind nicht geeignet, den bestrittenen
Markengebrauch glaubhaft zu machen (vgl. E. 4.2. hiervor mit Hinweisen). Gestützt hierauf hat die
Vorinstanz die Postkarten als Gebrauchsbeleg zurückgewiesen. Allerdings können undatierte Belege
herangezogen werden, soweit sich aus den Umständen oder in Verbindung mit anderen Dokumenten
ergibt, dass die undatierten Unterlagen dem Referenzzeitraum zuzuordnen sind (Urteil des BVGer
B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 SOLVAY/Solvexx, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.1 Exit
[fig.]/Exit One). Vorliegend könnten – entgegen der Auffassung der Vorinstanz, die diese Möglichkeit gar
nicht in Betracht zieht – die Postkarten im Zusammenhang mit der Verpflichtungserklärung dahingehend
verstanden werden, dass diese erst aufgrund der Erklärung und damit innerhalb des relevanten Zeitraums
hergestellt wurden. Allein aufgrund der Verpflichtungserklärung nebst Postkarten ist jedoch noch kein
ernsthafter Markengebrauch glaubhaft gemacht.
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Seite 12
5.2.3. Ein ernsthafter Markengebrauch könnte jedoch im Zusammenhang
mit dem vom Beschwerdeführer eingereichten Schreiben der
Photoglob AG vom 16. Juni 2009 (Beilage 3) glaubhaft gemacht werden,
in welchem diese bestätigt, sie verkaufe seit 1979 unter Lizenz des
Beschwerdeführers das Kartensujet 10807 (Beilage 2) mit dem Schriftzug
Heidiland in den Kiosken der Valora Gruppe, an Privatkiosken, in
Papeterien und Buchhandlungen im Engadin. Die Verkaufszahl beziffert
die Photoglob AG auf jährlich ca. 2'000 für das einschlägige Sujet.
Die Vorinstanz hat indessen das Bestätigungsschreiben mit der Begründung unberücksichtigt gelassen, es
handle sich um eine Parteibehauptung. Eine derartige Würdigung ist etwa in Bezug auf das von einer
Partei in Auftrag gegebene Gutachten üblich (vgl. BGE 132 III 83 E. 3.5), weil insoweit von einem
Abhängigkeitsverhältnis zur Partei ausgegangen wird. Die von der Vorinstanz vorgenommene pauschale
Würdigung des Schreibens eines Dritten, der Photoglob AG, ohne nähere Begründung, etwa durch
Verweis auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber oder eine
Verflechtung beiden Unternehmen verletzt demgegenüber die Begründungspflicht gemäss Art. 35 VwVG.
Es besteht vielmehr kein Anlass, die Richtigkeit der Angaben der Lizenznehmerin in Zweifel zu ziehen.
Die Vorinstanz stützt sich ausserdem darauf, das Schreiben könne nicht berücksichtigt werden, weil es
ausserhalb des relevanten Zeitraums erstellt worden sei. Dem kann nicht uneingeschränkt gefolgt werden.
Richtig ist, dass undatierte Parteibehauptungen (vgl. E. 4.2. hiervor mit HInweisen) oder solche, die keine
klare Aussage zur Art und Weise des Markengebrauchs treffen, nicht zur Glaubhaftmachung geeignet sind
(Urteil des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.4 Exit [fig.]/Exit One). In der Tat ist durch den
Lizenzvertrag allein nur glaubhaft gemacht, dass die Lizenznehmerin das Logo führen durfte. Auch das
Schreiben einer Lizenznehmerin, sie habe eines dieser Produkte vertrieben, wäre grundsätzlich nicht als
hinreichende Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs anzusehen. In den bisher vom
Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fällen wurde im Rahmen von Lizenzverträgen für die
Glaubhaftmachung stets die Vorlage von Unterlagen vorausgesetzt, die den Absatz von Waren in der
Schweiz belegen, wie etwa Rechnungen (Urteile des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6
Heidiland/Heidi-Alpen, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 6.2.2 Streifenmarken [fig.]) oder
Lieferscheine (B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 8.6 f. K SWISS [fig./K SWISS [fig.], in casu allerdings
erfolglos. Bei den vorliegenden Schreiben verhält es sich indessen anders. Daraus ergibt sich einwandfrei,
dass seit 1979 jährlich eine bestimmte Anzahl, nämlich 2'000 Postkarten des dem Schreiben beigefügten
Sujets Nr. 10807 mit der streitgegenständlichen Bezeichnung, in der Schweiz an Kiosken der Valora-
Gruppe, Privatkioske sowie Papeterien und Buchhandlungen im Engadin verkauft worden sind. Dass ein
solches Schreiben nicht vor Widerspruchserhebung erstellt wird, entspricht der Natur der Sache.
5.2.4. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz und des Beschwerdegegners
reichen angesichts des auf die Glaubhaftmachung reduzierten
Beweismasses (Art. 12 MSchG; vgl. dazu DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht,
in: Handkommentar MSchG, N. 10) aus Sicht des
Bundesverwaltungsgerichts die drei vom Beschwerdeführer vorgelegten
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Belege zusammengenommen aus, um den rechtserhaltenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke für Postkarten der Klasse 16 glaubhaft zu
machen, wenn auch andere Unterlagen, etwa Bestellungen der
Verkaufsstellen zu Handen der Photoglob AG, wünschenswert gewesen
wären, was sich durch die Aufnahme entsprechender Pflichten des
Lizenznehmers in den Lizenzvertrag realisieren liesse. Würden seitens
des Gerichts die genauen Verkaufszahlen verlangt, würde dies dem
gerade nicht erforderlichen vollen Beweis entsprechen. Bezüglich der
Postkarten in Klasse 16 ist daher ebenfalls eine Rückweisung an die
Vorinstanz angezeigt, damit diese die Frage der Rechtserhaltung für die
ganze Klasse durch Teilgebrauch (vgl. dazu Urteil des BVGer B-
7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.];
WANG, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 33) sowie die
Verwechslungsgefahr prüfen kann und dem Beschwerdeführer auch
insoweit zwei Instanzen zur Verfügung stehen.
5.3. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für Waren
der Klasse 16 hat der Beschwerdeführer weiter einen Auszug aus dem
Lizenzvertrag vom 10./19. November 1997 mit der Heidiland Tourismus
AG sowie einen Nachtrag zum vorgenannten Lizenzvertrag vom
25. Februar 2009 (Beilagen 4 und 5) vorgelegt. Die Vorinstanz hat diese
Belege nicht berücksichtigt, weil darin die Widerspruchsmarke nicht
enthalten sei und der Vertrag ausschliesslich eine Lizenz für touristische
Dienstleistungen, nicht aber zur Markenführung beinhalte. Der
Beschwerdeführer ist dem in der Beschwerde nicht entgegengetreten,
weswegen insoweit die Ausführungen der Vorinstanz zu bestätigen sind.
5.4. Der Beschwerdeführer hat ausserdem ein "Anwendungs-Manual für
unser Markenzeichen HEIDILAND" vom 31. Dezember 1996 abgegeben.
Dieses hat die Vorinstanz zu Recht als ausserhalb des relevanten
Gebrauchszeitraumes liegend bezeichnet. Allerdings besteht kein Anlass,
den Beleg "aus dem Recht zu weisen". Vielmehr ist auch dieser
Gebrauchsbeleg zu würdigen. Das Manual ist indessen schon deshalb
nicht zur Glaubhaftmachung geeignet, weil sich daraus nur ergibt, wie die
Marke gebraucht werden soll, nicht aber, ob die Marke tatsächlich
gebraucht worden ist.
Ebenfalls zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für Waren der Klasse 16 hat der
Beschwerdeführer die kopierte Photographie eines Kugelschreibers mit dem Aufdruck HEIDILAND (Beilage
7) eingereicht. Dieser ist nicht datiert und findet auch keine Erwähnung in anderen Dokumenten,
namentlich dem Bestätigungsschreiben, so dass nicht klar ist, wann und wo dieser gebraucht worden wäre.
Der Kugelschreiber kommt daher ebenfalls nicht als tauglicher Gebrauchsbeleg in Betracht. Der
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Beschwerdeführer hat hinsichtlich des Kugelschreibers zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs Björn
Caviezel von der Heidland Tourismus AG als Zeugen benannt. Aufgrund der geltenden
Verhandlungsmaxime (vgl. E. 3.1. in fine hiervor) ist von einer Substantiierungspflicht der Parteien
auszugehen. Tatsachenbehauptungen müssen danach so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes
Bestreiten möglich und darüber gegebenenfalls Beweis erhoben werden kann (vgl. Art. 19 des
Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] in Verbindung mit
Art. 4 VwVG; BGE 117 II 113 E. 2 Urteil des BGer 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3 sowie zu der
Parallelvorschrift, Art. 55 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 1. Januar 2011 [ZPO, SR 272],
GREGOR VON ARX/THOMAS SUTTER-SOMM, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas
Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Zürich et al. 2010, Art. 55 N. 23 ff.). Der
Beschwerdeführer hat allein die kopierte Photographie eines Kugelschreibers eingereicht. In der
Beschwerdeschrift (Ziff. 4.2.2 mit Verweis auf Ziff. 4.1 ff.) wird insoweit indirekt auf das die Postkarten der
Photoglob AG betreffende Bestätigungsschreiben vom 16. Juni 2009 verwiesen. In diesem werden
indessen keinerlei Angaben zum Kugelschreiber gemacht, so dass auf dieser Grundlage kein Beweis zu
erheben und namentlich keine Zeugenbefragung durchzuführen ist. Damit kann offen bleiben, ob im
Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren die Zielsetzung eines raschen Verfahrens zu beachten ist
(GREGOR WILD, in: Handkommentar MSchG, Art. 31 N. 8), aufgrund derer die Einvernahme von Zeugen
(Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung des
rechtserhaltenden Gebrauchs auf Situationen beschränkt bleiben sollte, in denen etwa infolge
aussergewöhnlicher Umstände keine schriftlichen Gebrauchsbelege existieren.
5.5. Von der Heidiland Tourismus AG hat der Beschwerdeführer als
weiteren Gebrauchsbeleg in Klasse 16 ein Schreiben vom 19. Juni 2009
vorgelegt (Beilage 9). Darin wird bestätigt, dass von den in Beilage 8
aufgeführten Postkartensujets zusammengerechnet jährlich 145 Karten
verkauft werden. Die undatiert eingereichten Postkarten sind allesamt mit
der Widerspruchsmarke versehen. Wie bereits zuvor ausgeführt
(E. 5.2.3), können auch undatierte Belege wie die hier vorgelegten
Postkarten zur Glaubhaftmachung herangezogen werden, sofern sich aus
anderweitigen Unterlagen ergibt, dass diese im Referenzzeitraum
verwendet wurden. Mittels des Schreibens vom 19. Juni 2009 wird damit
abermals die Verwendung der Widerspruchsmarke auf Postkarten
(Beilage 8) glaubhaft gemacht. Ob es sich vorliegend, wie von der
Vorinstanz zur Begründung angegeben, um eine nicht zu
berücksichtigende Parteibehauptung und eine eventuell nicht
ausreichende Anzahl Postkarten handelt, kann vorliegend offen bleiben,
da der rechtserhaltende Gebrauch betreffend Postkarten bereits
glaubhaft gemacht worden ist.
5.6.
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5.6.1. Hinsichtlich der Broschüren "Heidi und Peter" (Beilagen 10-20) ist
die Vorinstanz davon ausgegangen, dass diese nur Dienstleistungen
bzw. Tätigkeiten, welche im "Heidiland" erbracht werden, bewerben. Als
solche seien sie Hilfswaren, welche herangezogen werden könnten, um
den Gebrauch der verschiedenen Dienstleistungen glaubhaft zu machen.
Den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens für Waren der Klasse 16
zu belegen, seien die Broschüren indessen nicht geeignet.
5.6.2. Auch der Gebrauch einer Marke auf Hilfswaren und für
Hilfsdienstleistungen ist grundsätzlich als markenmässiger Gebrauch
anzusehen. Ein solcher Gebrauch liegt bei solchen Waren oder
Dienstleistungen allerdings nicht mit Bezug auf das Hilfsprodukt selbst,
sondern einzig für die Hauptprodukte vor, deren Promotion die
Hilfsprodukte dienen (FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in:
Handkommentar MSchG, Art. 13 N. 21).
In der Beilage 10, der Broschüre "Heidi und Peter 2004" wird angegeben,
wo sogenannte Heidiland-Produkte, namentlich Mineralwasser, Karotten,
Käse, Textilien und Kosmetikartikel erworben werden können. Auf diese
Waren bezieht sich indessen der Widerspruch nicht, da die angefochtene
Marke hierfür nicht eingetragen ist. Ob die Broschüren im Hinblick auf
diese Waren einen rechtserhaltenden Gebrauch darstellen, ist daher
vorliegend nicht zu beurteilen.
Ausserdem erscheint das Zeichen "Heidiland" mehrfach in den offenbar gratis abgegebenen Broschüren
(Beilage 11: Broschüre Heidi und Peter 2005 - Beilage 12: Broschüre Heidi und Peter 2006 - Beilage 13:
Broschüre Heidi und Peter 2007 - Beilage 14: Broschüre HEIDILAND WANDER TOUR aus dem Jahre
2008 - Beilage 15: Broschüre HEIDILAND BIKE TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 16: HEIDILAND-
Broschüre ON TOUR Sommer/Herbst 2008 5 - Beilage 17: HEIDILAND-Broschüre RAINY DAY 2008/2009
- Beilage 18: HEIDILAND-Broschüre WINTERLUFT 2008/2009 - Beilage 19: HEIDILAND-Broschüre
GRUPPENEVENTS Sommer 2008; Winter 2008/09 - Beilage 20: Heidi-Magazin aus dem Jahre
2008/2009). Es wird indessen nicht im Zusammenhang mit Waren der Klasse 16 verwendet, sondern mit
den in den Broschüre beworbenen bzw. angebotenen Waren und Dienstleistungen. Der Umstand, dass ein
Unternehmen einen Katalog oder eine Broschüre zu Informations- und Werbezwecken an potentielle
Kunden verteilt, führt nicht schon dazu, dass dadurch ein Markengebrauch für Druckerzeugnisse als Waren
der Klasse 16 stattfindet. Aufgrund der Beilagen 10-20 kann daher nicht auf einen rechtserhaltenden
Gebrauch des Zeichens für Druckerzeugnisse als Waren der Klasse 16 geschlossen werden.
5.7. Für die Klasse 16 ist damit von einem rechtserhaltenden Gebrauch
der Marke in Bezug auf Wander- und Bikekarten sowie Postkarten
auszugehen. Bezogen auf diese Warenkategorien ist das Verfahren an
die Vorinstanz zurückzuverweisen (vgl. dazu im einzelnen E. 8 hiernach).
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6. Klasse 28
6.1. Der Beschwerdeführer hat zur Glaubhaftmachung des
Markengebrauchs für die Waren der Klasse 28 einen Auszug aus dem
Lizenzvertrag vom 29. November 2004 mit den Grand Hotels Bad Ragaz
(Beilage 21), ein Schreiben des Golf-Clubs Heidiland vom 8. April 2009
(Beilage 22) sowie Abbildungen von Golfbällen, Golfhandschuhen sowie
das Logo des Golf-Clubs Heidiland (Beilage 23) vorgelegt.
6.2. Die Vorinstanz hat die Nichtberücksichtigung dieser Belege in erster
Linie darauf gestützt, dass der Konsument im Schriftzug HEIDILAND auf
den Golfhandschuhen und Golfbällen, für welche Gebrauchsbelege
vorliegen, einen Hinweis auf den Anbieter bzw. die Clubaktivitäten
erblicke, nicht aber auf den Produzenten der Ware, zumal auf beiden
Produkten zusätzlich die Marke SRIXON angebracht sei. Es handle sich
folglich um einen firmenmässigen, nicht aber markenmässigen Gebrauch.
Insgesamt könne nicht von einem ernsthaften Gebrauch der
Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum für Golfbälle und
Golfhandschuhe als Waren der Klasse 28 ausgegangen werden.
6.3. Die Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, dass die kombinierte
Verwendung zweier Marken auf Golfhandschuhen und -bällen für den
rechtserhaltenden Gebrauch nicht schade, solange zu erkennen sei, dass
diese selbständig seien. Die Golfbälle beinhalteten jedenfalls mit der
Marke HEIDILAND einen betrieblichen Herkunftshinweis. Man wisse
einerseits, dass die Golfbälle von SRIXON hergestellt würden, aber unter
der Marke HEIDILAND könne man sie einem Golfclub zuordnen.
6.4. Soweit sich die Vorinstanz darauf stützt, dass wegen gleichzeitiger
Abbildung der Marke SRIXON auf Golfbällen und Golfhandschuhen die
Bezeichnung HEIDILAND als Firmenbezeichnung verstanden werde, ist
festzuhalten, dass die Verwendung einer Marke in Kombination mit
anderen Kennzeichen grundsätzlich rechtserhaltend sein kann (WANG, in:
Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 84 mit Hinweisen aus der
Rechtsprechung). Wird die Marke allerdings aufgrund der Kombination
nicht mehr als eigenständiges Zeichen wahrgenommen, ist der Gebrauch
nicht mehr rechtserhaltend (WANG, a.a.O., N. 81).
Vorliegend verhält es sich so, dass die Marken SRIXON und HEIDILAND nebeneinander stehen. Die in
keiner Weise beschreibende und deshalb unterscheidungskräftige Marke SRIXON kann sich nur auf die
betriebliche Herkunft der Bälle und Handschuhe beziehen. Demgegenüber erscheint die Marke
HEIDILAND im Unterscheid zu SRIXON in Kombination mit dem aus einem Wort- und Bildelement
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zusammengesetzten Logo des Golfclubs, soweit als eigenständiges Kennzeichen wahrgenommen, wie von
der Vorinstanz hervorgehoben als Hinweis auf die Spielstätte, an dem das Golfzubehör verwendet werden
soll. Zu Recht geht die Vorinstanz daher davon aus, dass es sich bei dem HEIDILAND im Zusammenhang
mit Golfclub neben der Marke SRIXON, wie sie auf Golfhandschuhen und Golfbällen abgebildet sind, nicht
um einen Beleg für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke für Waren der Klasse 28 handeln kann.
Der belegte Gebrauch könnte daher allenfalls für die Dienstleistungen eines Golfclubs rechtserhaltend sein,
die jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens sind.
7. Klasse 30
7.1. Zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs in Bezug auf Waren
der Klasse 30 hat der Beschwerdeführer einen Auszug aus dem
Lizenzvertrag vom 30. November 2006 mit der F. Hanselmann's Erben
AG (Beilage 24), die Abbildung der HEIDILAND-Tortenverpackung
(Beilage 25) und das Bestätigungsschreiben der Firma F. Hanselmann's
Erben AG vom 16. Juni 2009 (Beilage 26) vorgelegt. Einen Beleg dafür,
wie das Zeichen im Zusammenhang mit dem im Bestätigungsschreiben
erwähnten Brot gebraucht wird, hat sie nicht vorgelegt. Wie zuvor
hervorgehoben (E. 3.2) kann sich die Markeninhaberin einen
stellvertretenden Gebrauch anrechnen lassen. Die Vorinstanz hat den
Lizenzvertrag als mögliches Mittel der Glaubhaftmachung anerkannt. Aus
dem Lizenzvertrag lässt sich jedoch nicht auf eine tatsächliche
Marktbearbeitung schliessen. Um eine solche glaubhaft zu machen, hat
der Beschwerdeführer das Bestätigungsschreiben der F. Hanselmann's
Erben AG beigefügt, in dem diese angibt, eine bestimmte Anzahl
Heidiland-Torten und Heidilandbrote im relevanten Zeitraum im Rahmen
des Lizenzvertrages verkauft zu haben. Ob es sich wie von der
Vorinstanz angenommen um eine reine, nicht zu berücksichtigende
Parteibehauptung handelt, kann offen bleiben.
Ähnlich wie bei den Golfbällen wird das Wortzeichen HEIDILAND auf der Tortenverpackung, eingebettet in
den grafisch gestalteten Slogan "Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau", neben der
Angabe Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz, vom Publikum nicht als Hinweis auf betriebliche
Herkunft verstanden. Confiserie und Pâtisserie als Waren der Klasse 30 werden aufgrund der Art des
belegten Gebrauchs vielmehr eindeutig der Confiserie Hanselmann zugeordnet. Neben der vorliegenden
Kombination der kommerziellen Bezeichnung "Confiserie Hanselmann" aus dem Backgewerbe mit Waren
der Klasse 30 wird die weitere Bezeichnung HEIDILAND nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der
Waren, sondern allenfalls als Hinweis auf die Region verstanden. Damit handelt es sich auch in Bezug auf
Pâtisserie und Confiserie nicht um einen funktionsgerechten, markenmässigen Gebrauchs des Zeichens
HEIDILAND. Für Brot als in Klasse 30 beanspruchte Ware wurde ausser dem Bestätigungsschreiben kein
Gebrauchsbeleg eingereicht. Letzteres ist für sich allein genommen zur Glaubhaftmachung des
Markengebrauchs für Brot nicht ausreichend. Die vorgelegten Gebrauchsbelege, Lizenzvertrag, undatierte
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Verpackungsabbildung und Bestätigungsschreiben vermögen daher weder einzeln noch
zusammengenommen den rechtserhaltenden Gebrauch für die zuvor genannten Waren der Klasse 30
glaubhaft erscheinen zu lassen.
7.2. Die ausserdem vom Beschwerdeführer beigebrachte
Schokoladenverpackung (Beilage 27) ist undatiert und verweist mit dem
Text "Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team" auf ein Team als
Dienstleistungserbringer, nicht aber auf die betriebliche Herkunft von
Schokolade. Auch die Beilage 27 belegt daher nicht den
rechtserhaltenden Gebrauch für die in Frage stehenden Waren der
Klasse 30.
8.
Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass im Ergebnis ein
rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf Bike-
und Wanderkarten anerkannt wurde (E. 5.1) und für Postkarten der
Klasse 16 glaubhaft gemacht werden konnte (E. 5.2). Die Frage des
rechtserhaltenden Teilgebrauchs für alle beanspruchten Waren in Klasse
16 bzw. einige der Oberbegriffe ist vorfrageweise zur bislang von der
Vorinstanz offen gelassenen Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen.
Es erscheint daher sachgerecht, die Beschwerde teilweise gutzuheissen
und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die
vorgenannten verbleibenden Aspekte namentlich des rechtserhaltenden
Teilgebrauchs der Widerspruchsmarke und im entsprechenden Umfang
die Verwechslungsgefahr prüft (vgl. E. 5.1 hiervor). Dabei hat die
Vorinstanz die vorstehend genannten Zwischenergebnisse (vgl. E. 5.1
und E. 5.2) einzubeziehen und die Kosten neu zu verlegen. Angesichts
des Ergebnisses des Beweisverfahrens erübrigt es sich, die weiteren vom
Beschwerdeführer benannten Zeugen (Gion Schneller, Anne Kristin
Scheel, Andreas Mutschler) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen
ist daher nicht statt zu geben.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden Beschwerdeführer und
Beschwerdegegner teilweise kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und
Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und
finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art.
4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der
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beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber
zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens
abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen
Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten
rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festzulegen, wobei der Beschwerdeführer davon
drei Viertel (Fr. 3'000.–) und der Beschwerdegegner ein Viertel (Fr. 1'000.–) zu tragen hat.
10.
Eine Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der
eingereichten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat nur der
Beschwerdeführer Kostennoten eingereicht. Die dem Beschwerdegegner
auszurichtende Parteientschädigung ist gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2
VGKE aufgrund der Akten festzusetzen. Angesichts des Ausmasses des
Unterliegens und Obsiegens im vorliegenden Fall hat der
Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer eine entsprechend auf ein
Viertel reduzierte Parteientschädigung auszurichten, die aufgrund der
eingereichten Kostennoten auf Fr. 1'050.– (inkl. MWSt.) festzusetzen ist.
Umgekehrt hat der Beschwerdegegner im Umfang von drei Vierteln
seiner Aufwendungen Anspruch, eine reduzierte Parteientschädigung zu
erhalten, die aufgrund der Akten auf Fr. 3'150.– festzusetzen ist. Dieser
Anspruch ist mit dem des Beschwerdeführers in Höhe von Fr. 1'050.– zu
verrechnen. Danach hat der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner
einen Betrag von Fr. 2'100.– zu zahlen. Über die vorinstanzlichen
Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende
Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz
entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des
vorliegenden Entscheides neu zu befinden.
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde ist insofern gutzuheissen, als die angefochtene
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Verfügung vom 22. April 2009, soweit sie Bike- und Wanderkarten sowie
Postkarten der Warenklasse 16 betrifft, aufgehoben und zur
Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen wird.
2.
Ziffern 2 und 3 der Verfügung vom 22. April 2009 über die
vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die
auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren
werden aufgehoben. Die Vorinstanz hat darüber entsprechend der unter
Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides vorzunehmenden
Neubeurteilung zu befinden.
3.
Dem Beschwerdeführer werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens
von Fr. 4'000.− zu drei Vierteln in Höhe von Fr. 3'000.– auferlegt. Der
Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.–
verrechnet, womit dem Beschwerdeführer Fr. 2'000.– aus der
Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.
4.
Dem Beschwerdegegner werden Verfahrenskosten im Umfang von
Fr. 1'000.– auferlegt. Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung
des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
5.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das
Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'100.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.
6.
Dieses Urteil geht an:
– den Beschwerdeführer (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage:
Rückerstattungsformular und Akten)
– die Beschwerdegegner (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage:
Einzahlungsschein und Akten)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Ref-Nr. 9861;
Einschreiben; Beilage: Akten)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
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Seite 21
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Versand: 21. Februar 2011