B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3757/2011
U r t e i l v o m 1 2 . A p r i l 2 0 1 3
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
Parteien
Weight Watchers International, Inc., 11 Madison Avenue,
US-10010 New York,
vertreten durch lic. iur. Barbara Gehri, E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Microlife Intellectual Property GmbH, Espenstrasse 139,
9443 Widnau,
vertreten durch Hepp Wenger Ryffel AG, Christoph Müller,
Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 30. Mai 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 10732 WeightWatchers (fig.)/WatchWT (fig.).
B-3757/2011
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Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 588654 WatchWT (fig.) wurde am 7. Juli 2009
im Swissreg veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus:
Sie beansprucht Schutz für Waren und Dienstleistungen in verschiedenen
Klassen:
"9: Waagen; Pedometer; Körperfettwaagen.
10: Medizinische Geräte zur Messung der metabolischen Grundumsatzwerte
(BMR); Medizinische Geräte zur Messung der metabolischen Restumsatzra-
te; medizinische Geräte und Instrumente.
44: Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle; Dienstleistungen von Klini-
ken und Krankenhäusern; Pflegedienstleistungen für Menschen; Gesund-
heitspflege; Dienstleistungen eines Apothekers; Beratung in der Pharmazeu-
tik; Physiotherapie; Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische
Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Apothekers oder einer Pflegeper-
son, insbesondere Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten,
deren Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitspflege und deren
Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle, insbesondere via das Internet."
B.
Am 7. Oktober 2009 erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf die ältere,
am 7. Juli 2005 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 538251 WeightWatchers
(fig.) Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke sieht
wie folgt aus:
Sie ist im Markenregister eingetragen für:
"9: Waagen für Esswaren und Körper; Rechenmaschinen; bespielte Audio-
und Video-Bänder zum Thema Bewegungsübungen und Gewichtsabnahme;
Computerprogramme für die Kontrolle von Diäten und Nahrungsaufnahme.
16: Schreibwaren; Schreibpapier; Umschläge; Kalender; Hefter; Mappen aus
Papier; periodische Publikationen und Broschüren, nämlich Zeitschriften und
Rundbriefe zum Thema Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle; gedruckte
Schulungshandbücher, anleitende Lehrmaterialien und Kochbücher, die Re-
zepte, Informationen und Beratung in den Bereichen Gewichtsabnahme und
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Gewichtskontrolle enthalten.
35: Zur Verfügung stellen von On-line Informationen betreffend Mitglied-
schaft.
41: Durchführen von Seminaren, Vorlesungen und Workshops in den Berei-
chen der Gewichtsabnahme, Gewichtskontrolle, Ernährung und Fitness.
44: Zur Verfügung stellen von Gewichtsabnahme-Planung, Behandlung und
Überwachung während Gewichtsabnahmeprogrammen mit Beratung, Erar-
beiten von Diäten und Diskussionen; Zur Verfügung stellen von Beratung
und Sprechstunden sowie Informationen in den Bereichen Gewichtskontrolle
und Ernährung."
Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren und Dienstleistungen, für
welche die angefochtene Marke eingetragen ist. Die Beschwerdeführerin
berief sich auf die überdurchschnittliche Bekanntheit ihrer seit 1974 in der
Schweiz etablierten Marke in den Bereichen Gewichtsabnahme und
-kontrolle sowie Ernährungsberatung. Sie reichte Belege zum Bekannt-
heitsgrad ein. Zudem verwies sie auf ihre andern Marken mit dem Wort-
element "WeightWatchers" oder dem entsprechenden Kürzel "WW". Auf-
grund des langjährigen und intensiven Gebrauchs der Widerspruchsmar-
ke sei von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit auszugehen, welche sich
auf alle Elemente der Marke erstrecke und ihr zudem einen besonders
weiten Schutzumfang verleihe.
Die Waren der Widerspruchsgegnerin der Klasse 9 seien identisch bzw.
hochgradig gleichartig mit Waren der Widersprechenden in der gleichen
Klasse. Auf Grund der Übereinstimmung von Zweck, Einsatzfeld und Ab-
nehmerkreisen seien die Waren der Widerspruchsgegnerin in Klasse 10
gleichartig mit denjenigen der Widersprechenden in den Klassen 9 und
44. Ferner bestehe zwischen den Dienstleistungen in Klasse 44 der jün-
geren und denjenigen in Klassen 44 und 41 der älteren Marke teilweise
Identität bzw. wegen des engen inhaltlichen und zweckmässigen Zu-
sammenhangs eine hochgradige Gleichartigkeit.
Die angefochtene Marke enthalte zahlreiche Elemente, die mit der Wider-
spruchsmarke übereinstimmten. Vorangestellt sei jeweils ein Bildelement.
Dieses vermittle bei beiden Zeichen den gleichen Eindruck von Dynamik
und Bewegung. Das Wortelement bestehe aus zwei aneinander ge-
schriebenen Teilen, die jeweils mit dem Grossbuchstaben "W" beginnen
würden. Das Grössenverhältnis zwischen Bild- und Wortelement sei bei
beiden Zeichen gleich. Die angefochtene Marke übernehme das Wort
"watch" und "WT" sei die übliche Abkürzung für "weight". Die Gesamtheit
der visuellen und inhaltlichen Übereinstimmungen sei gross. Auch in
klanglicher Hinsicht bestehe eine hohe Ähnlichkeit. Beide Zeichen wür-
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den ferner ähnliche Erinnerungsbilder und Gedankenverbindungen gene-
rieren. Aufgrund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit und der teilweisen
Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit bestehe zwi-
schen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr. Es wurden verschiedene
Beweismittel eingereicht.
C.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 12. Februar
2010 die vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs. Die Wider-
spruchsmarke bestehe vorwiegend aus gemeinfreien Elementen soweit
Schutz beantragt werde für Waren und Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Gewichtskontrolle. Die Wortelemente der Widerspruchsmar-
ke seien für den Schweizer Konsumenten problemlos im Sinne von "Ge-
wichtskontrolleure", "Gewichtskontrolle" oder im Sinne von "überwache
dein Gewicht" verständlich. Abgesehen von den beschreibenden Wort-
elementen bestehe das Zeichen nur aus einem grafischen Element in
Form dreier kleiner Halbkreise. Unter diesen Umständen sei die Wider-
spruchsmarke als schwache Marke mit engem Schutzbereich einzustu-
fen. Die eingereichten Unterlagen würden keinen Nachweis für den inten-
siven Gebrauch der Widerspruchsmarke in Klasse 9 erbringen. Allein die
Existenz weiterer Marken mit dem Wortelement "WeightWatchers" oder
"WW" führe nicht dazu, die Widerspruchsmarke als sog. Serienmarke zu
qualifizieren und auf eine stärkere Kennzeichnungskraft zu schliessen.
Im Übrigen lasse sich keine Zeichenähnlichkeit erkennen. Ausgehend von
maximal einem normalen Schutzbereich der Widerspruchsmarke bestün-
den zwischen den Zeichen so viele signifikante Unterschiede, dass eine
Verwechslung ausgeschlossen sei. Unterschiedlich seien die Bildelemen-
te, die grafische Darstellung der Schriftelemente und die Anordnung der
Wortelemente. Übereinstimmend sei nur das Wortelement "watch". Die
Abkürzung "WT" könne, müsse aber nicht als Abkürzung für "weight" ver-
standen werden und unterscheide sich von der Widerspruchsmarke. Die
Wortelemente seien, jedenfalls bei der Widerspruchsmarke, ausschliess-
lich beschreibend. Bei einer Gesamtbetrachtung liessen sich deutliche,
für die Abnehmerkreise wahrnehmbare Unterschiede erkennen, die einer
Verwechslungsgefahr entgegenstehen würden.
Da die beiden Marken sich signifikant unterscheiden würden, sei die Fra-
ge der Waren- und Dienstleistungsgleichheit nicht mehr von Bedeutung.
Trotzdem sei festzustellen, dass eine Gleichartigkeit ausgeschlossen sei,
wenn die Marken sich an andere Abnehmer richten würden. So seien die
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Adressaten der in Klasse 10 beanspruchten Waren der angegriffenen
Marke vor allem das medizinische Personal, während die Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ausschliesslich für Privatperso-
nen bestimmt seien. Bei den in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistun-
gen der angegriffenen Marke sei bei "Dienstleistungen von Kliniken und
Krankenhäusern; Pflegedienstleistungen für Menschen; Gesundheitspfle-
ge; Dienstleistungen eines Apothekers; Beratung in der Pharmazeutik;
Physiotherapie; Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische
Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Apothekers oder einer Pflege-
person, insbesondere Überwachung des Gesundheitszustandes von Pa-
tienten, deren Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitspflege
und deren Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle, insbesondere via
das Internet" keinerlei Gleichartigkeit mit denjenigen der Widerspruchs-
marke erkennbar.
D.
In einer Replik vom 23. August 2010 bestritt die Beschwerdeführerin die
Argumente der Beschwerdegegnerin. Das Wortelement "WeightWat-
chers" habe sich aufgrund des langjährigen Gebrauchs im Verkehr
durchgesetzt. Diese Verkehrsdurchsetzung sei von der Vorinstanz mehr-
mals anerkannt worden. Im durchgesetzten Umfang sei das Zeichen nicht
Gemeingut. Die Wortkombination "WeightWatchers" als Hauptelement
der Widerspruchsmarke verfüge somit für alle beanspruchten Waren und
Dienstleistungen mindestens über eine normale Kennzeichnungskraft und
somit einen normalen Schutzumfang. An diesem würden alle Markenele-
mente teilnehmen. "WeightWatchers" habe zudem seit der Durchsetzung
an Bekanntheit gewonnen. (Dazu wurden verschiedene Beweismittel ein-
gereicht.) Ferner bestehe seit 2005 eine Zusammenarbeit mit dem
Grossverteiler Coop. Aufgrund der damit nachgewiesenen überragenden
Bekanntheit und Marktpräsenz verfüge das Widerspruchszeichen über
eine erhöhte Kennzeichnungskraft und somit einen erweiterten Schutz-
umfang. Dieser werde auch durch den Umstand verstärkt, dass es sich
um eine Markenserie handle, in der die Wortkombination "WeightWat-
chers" das verbindende und individualisierende Element bilde.
Die Zeichen würden eine grosse Ähnlichkeit aufweisen. Das wichtigste
Argument bestehe jedoch darin, dass sie ähnliche Sinngehalte hätten und
daher identische Gedankenassoziationen auslösen würden. Unter Be-
rücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft begründeten die ge-
nannten Ähnlichkeiten eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
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E.
Die Beschwerdegegnerin hielt in einer Duplik vom 29. Oktober 2010 an
der Abweisung des Widerspruchs fest. Sie erklärte im Wesentlichen, der
Widerspruch sei nicht auf die von der Widersprechenden genannten
durchgesetzten Marken gestützt. Mit den eingereichten Beweismitteln
könne auch keine Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke glaub-
haft gemacht werden. Dass die Wortkombination "WeightWatchers" seit
1974 in einem kontinuierlich wachsenden Ausmass verwendet und be-
worben werde, werde bestritten, sei aber irrelevant. Die Widerspruchs-
marke sei nicht als durchgesetzt, sondern als "schwach" zu betrachten.
Dass es sich um eine Serienmarke handle, könne ebenfalls nicht nach-
gewiesen werden. Zudem wäre auch der Schutzumfang einer Serienmar-
ke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Eine Zeichenähnlichkeit
könne nicht mit einem angeblich identischen Sinngehalt ausreichend be-
gründet werden. Nicht ausschlaggebend seien Übereinstimmungen in
kennzeichnungsschwachen Markenbestandteilen. Zusammenfassend er-
gebe sich, dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke als gering
anzusehen sei und die deutlichen Unterschiede in den beiden Zeichen
eine Verwechslungsgefahr ausschliessen würden.
F.
Mit Verfügung vom 30. Mai 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab.
Sie kam zum Schluss, die Waren und Dienstleistungen seien gleich bzw.
gleichartig. In Klasse 9 könnten die von der jüngeren Marke beanspruch-
ten Körperfettwagen zu den Wagen gerechnet werden. "Pedometer" wür-
den auch zusammen mit "Waagen" angeboten; zudem seien sie gleichar-
tig mit den "Rechenmaschinen" der Widerspruchsmarke. Die von der an-
gefochtenen Marke in Klasse 10 beanspruchten Waren seien gleich oder
gleichartig mit "Waagen für Körper, Computerprogramme für die Kontrolle
von Diäten und Nahrungsaufnahme" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke.
Der Einwand, es handle sich nicht um die gleichen Adressaten könne
nicht gehört werden, da es auf dem Markt unzählige medizinische Geräte
und Instrumente gebe, die von Durchschnittskonsumenten gekauft wür-
den. In Klasse 44 werde "Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle" von
beiden Marken beansprucht. Die übrigen für die angefochtene Marke in
Klasse 44 eingetragenen Dienstleistungen seien gleich oder gleichartig
mit denjenigen der Widerspruchsmarke in Klasse 44 bzw. "Physiothera-
pie" mit den "Workshops in dem Bereich Fitness" in Klasse 41 der älteren
Marke. Es sei zu beachten, dass die Übergänge zwischen den Dienstleis-
tungen der Ernährungsberatung, Gewichtskontrolle und Gewichtsabnah-
me und den Dienstleistungen der Medizin bzw. Gesundheitspflege flies-
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send seien, sich ergänzten und auch unter einem Dach angeboten wür-
den. Auch "Dienstleistungen eines Psychologen" würden oft ergänzend
im Sinne einer umfassenden Beratung zu Diät und Ernährungsproblemen
angeboten.
Beide Zeichen enthielten links neben einem Wort ein grafisches Element.
Die grafische Ausgestaltung vermöge beiden Marken ein eigenes Geprä-
ge zu verleihen und dürfe, unter Berücksichtigung der im Folgenden zu
erörternden Kennzeichnungsschwäche der Wortelemente "weight" bzw.
"WT" und "watch" für die beanspruchten Waren nicht ausgeblendet wer-
den. Das Wortelement der Widerspruchsmarke bestehe aus den zusam-
men geschriebenen englischen Begriffen "weight" und "watchers", die mit
"Gewicht" und "Beobachter" übersetzt würden. Beide Begriffe würden
auch von Durchschnittsabnehmern verstanden. Zusammen ergebe sich
"Gewichtsbeobachter". Die angefochtene Marke sei zusammengesetzt
aus "watch", mit der Bedeutung "beobachten, (über)wachen", und "WT",
das unter anderem die Abkürzung von "weight" sei. Das Zeichen habe
insgesamt die Bedeutung "WT/Gewicht beobachten, (über)wachen". So-
mit verfügten beide Zeichen über einen ähnlichen Sinngehalt. Im Zu-
sammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen sei-
en beide Marken direkt beschreibend.
Es werde nicht bestritten, dass die Bezeichnung "WeightWatchers" im
Zusammenhang mit Gewichtsreduktion und -kontrolle einen gewissen -
wenn möglich sogar gesteigerten - Bekanntheitsgrad erlangt habe. Dieser
beziehe sich jedoch auf "WeightWatchers" als Kombination, nicht auf die
einzelnen Bestandteile bzw. jegliche Begriffe im Zusammenhang mit Ge-
wicht usw. Letztere seien für die interessierenden Waren und Dienstleis-
tungen, welche sich allesamt ums Gewicht drehten, direkt beschreibend.
Als solche seien sie dem Verkehr freizuhalten und könnten nicht monopo-
lisiert werden.
Die Unterschiede bei der angefochtenen Marke - die unterschiedliche
Grafik, die Tatsache, dass "watch" nicht an gleicher Stelle im Zeichen
stehe, einmal Verb und einmal Substantiv sei, "weight" ausgeschrieben
bzw. abgekürzt sei - seien genügend, um einen von der Widerspruchs-
marke unterschiedlichen Gesamteindruck zu erwecken und folglich auch
unter Berücksichtigung einer gegebenenfalls erhöhten Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke (als Ganzes) eine Verwechslungsgefahr
auszuschliessen.
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Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht gegeben. Auch
wenn das Zeichen WeightWatchers bzw. WW im Zusammenhang mit ge-
wissen Dienstleistungen der Gewichtsreduktion über einen gesteigerten
Schutzumfang verfügen sollte, führe dies nicht dazu, dass deswegen
sämtliche Marken, welche lediglich einen Bestandteil ("weight" oder "wat-
chers") in Alleinstellung enthalten, monopolisiert werden könnten. Ent-
sprechend könne nicht angenommen werden, dass der Durchschnitts-
konsument die angefochtene Marke als Serienmarke ebenfalls der Wi-
dersprechenden zuordne. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr
könne deshalb ausgeschlossen werden.
G.
Mit Beschwerde vom 1. Juli 2011 beantragte die Beschwerdeführerin die
Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, die Gutheissung des Wider-
spruchs und den vollumfänglichen Widerruf des Zeichens Nr. 588654
WatchWT (fig). Sie berief sich auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft
des Wortelements "WeightWatchers". Dieses sei im Zusammenhang mit
den massgeblichen Waren und Dienstleistungen gestützt auf Verkehrs-
durchsetzung in verschiedenen Marken eingetragen. Marken, die gestützt
auf Verkehrsdurchsetzung eingetragen seien, verfügten gemäss Recht-
sprechung mindestens über eine normale Kennzeichnungskraft und somit
einen durchschnittlichen Schutzumfang. Das Bundesgericht tendiere so-
gar dazu, diese als stark zu qualifizieren. Letzteres ergebe sich aber oh-
nehin aus der hohen Verkehrsbekanntheit der Wortkombination "Weight-
Watchers", denn langjähriger Gebrauch - seit 1974 - und intensive Wer-
bung führten zu einem besonders hohen Bekanntheitsgrad. Daran ändere
sich auch nichts, wenn die Wortkombination nun Teil einer Wort-
/Bildmarke sei. Es werde im Übrigen nicht ein Ausschliesslichkeitsrecht
an den einzelnen Wortbestandteilen "weight" und "watchers" geltend ge-
macht, sondern an der geschützten Wortkombination "WeightWatchers".
Bei der angefochtenen Marke bedeute "WT" die Abkürzung für "weight".
Auch wenn die Wortelemente der beiden Marken nicht identisch seien,
falle aufgrund des erweiterten Schutzumfangs der Marke WeightWatchers
(fig.) eine schwächere semantische Relation zwischen den Zeichen ins
Gewicht. Nicht unwesentlich sei, dass die Begriffspaare in beiden Zeichen
ohne Abstand aneinandergereiht seien. Die Bildelemente stellten zwar
keine Hauptelemente der Zeichen dar, verstärkten aber die Ähnlichkeit
der beiden Marken. Der ähnliche Gesamteindruck wie auch die Waren-
und Dienstleistungsidentität bzw. -gleichheit würden zu einer Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Zeichen führen.
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H.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Eingabe vom 19. September
2011 die Abweisung der Beschwerde. Sie berief sich auf ihre Eingaben
vom 12. Februar und 29. Oktober 2010, an denen sie festhielt, und nahm
ergänzend Stellung. Sie erklärte, der Schutzumfang jeder Marke werde
durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Auch wenn der Gesamtein-
druck eines Zeichens entscheidend sei, könne ein beschreibendes Zei-
chenelement den Schutzumfang mindern. Die Schutzfähigkeit der Marke
der Beschwerdeführerin ergebe sich vorliegend aus deren grafischen Be-
standteilen. "WeightWatchers" als reine Wortmarke sei aufgrund des be-
schreibenden Charakters nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung einge-
tragen. Die Verkehrsbekanntheit der Marke der Beschwerdeführerin er-
gebe sich nicht aus (älteren), aufgrund von Verkehrsdurchsetzung einge-
tragenen Marken der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin be-
ziehe sich auf einen - im Übrigen behaupteten - Schutzumfang von Mar-
ken, auf welche sich der Widerspruch nicht beziehe. Einzig der konkrete
Schutzumfang der Marke Nr. 536251 WeightWatchers (fig.) sei vorliegend
zu beurteilen. Zwischen den beiden Zeichen bestünden deutliche Unter-
schiede, wie dies bereits ausgeführt worden sei.
I.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2011 die
Abweisung der Beschwerde. Sie verwies auf die Verfügung vom 30. Mai
2011 und nahm ergänzend Stellung. Bei der Widerspruchsmarke handle
es sich nicht um eine durchgesetzte, sondern eine kombinierte Marke, die
gestützt auf die Grafik originär unterscheidungskräftig sei. Zudem gebe
eine Eintragung als "durchgesetzte Marke" noch keine Auskunft über de-
ren Schutzumfang. Weiter stehe, was markenrechtlich gemeinfrei sei,
dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergebe sich
eine Beschränkung des Schutzumfangs von einem Zeichen, das einem
im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sei. Solche Marken könnten zwar
gültig sein, ihr Schutzumfang erstrecke sich jedoch nicht auf das zum
Gemeingut gehörende Element. Dies gelte grundsätzlich auch für starke
Marken. Das Wortelement "WeightWatchers" der Widerspruchsmarke
würde vom Durchschnittskonsumenten im Sinne von "Gewichtsbeobach-
ter" verstanden. Im Zusammenhang mit den interessierenden Dienstleis-
tungen, welche sich allesamt um das Gewicht bzw. dessen Reduktion
drehten, beschreibe dieser Ausdruck direkt den Zweck bzw. den Inhalt
derselben. Das Wortelement der Widerspruchsmarke verfüge deshalb
über einen äusserst schwachen Schutzumfang. Gleiches gelte bei der
angefochtenen Marke "WatchWT" (fig.), welche ebenfalls die Bedeutung
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Seite 10
von "Gewicht beobachten, (über)wachen" habe. Auch wenn dem Wort-
element der Widerspruchsmarke aufgrund deren Bekanntheit ein erhöhter
Schutzumfang zugestanden würde, könne sich dieser nicht auf das Ge-
meingut beziehen. Die angefochtene Marke unterscheide sich deutlich
von der Widerspruchsmarke in der Struktur. Zudem seien die Grafiken
der beiden Zeichen unterschiedlich. Diese Unterschiede würden genü-
gen, um mit der angefochtenen Marke einen von der Widerspruchsmarke
unterschiedlichen Gesamteindruck zu erwecken und folglich auch unter
Berücksichtigung einer gegebenenfalls erhöhten Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke (als Ganzes) eine Verwechslungsgefahr auszu-
schliessen.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
K.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und die einge-
reichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwä-
gungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge-
richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert
der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021)
eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als
Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
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Seite 11
tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr er-
gibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf
Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentli-
chung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
2.2. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks) und nach dem Mass an
Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen.
Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die
Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen,
je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster-
und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr
besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu
befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Indivi-
dualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a Securi-
tas/Securicall). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszu-
gehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht aus-
einander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungs-
gefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander hal-
ten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammen-
hänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschie-
dene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener,
wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (so-
genannte mittelbare Verwechslungsgefahr: BGE 128 III 441 E. 3.1 Ap-
penzeller, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit wei-
teren Hinweisen).
2.3. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 Plus/Plusplus [fig.]; GALLUS
JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der
geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als
für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere
Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr
auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1139/2009 vom Juli 2010 E. 3.3
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Seite 12
Pernaton/Pernadol, mit Hinweisen; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahl-
reichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Schwach sind ins-
besondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter
haben (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aroma-
ta/Aromathera). Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen
Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (BGE 122
III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7
Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Mar-
bach, SIWR III/1], N. 979, mit Hinweisen).
2.4. Hat sich ein ursprünglich im Gemeingut stehendes Zeichen im Ver-
kehr durchgesetzt, verfügt es grundsätzlich nicht mehr über eine schwa-
che, sondern eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen
Schutzumfang. Aufgrund der Umstände kann der Schutzumfang stark
sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er ausnahmsweise schwach
bleibt (vgl. hierzu JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 110 ff, MARBACH, SIWR III/1, N.
983 ff.). Die Stärke einer Marke muss nicht für alle Produkte gleich sein
(MARBACH, SIWR III/1, N. 978).
2.5. Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemein-
gut gehörenden Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt. Für
das Widerspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliess-
lich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Wi-
derspruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr als relativen Ausschlussgrund, nicht auch die
absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Die Frage des erhöhten
Schutzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als
Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine
Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 267
E. 4.7.3 Tripp Trapp, wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung
im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2
MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurtei-
lende Kennzeichnungskraft anwendbar (GREGOR WILD, in: Michael
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 9, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen: Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E.
5.2 Plus/Plusplus [fig.]).
B-3757/2011
Seite 13
2.6. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfah-
ren auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-1396/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2.5 Tsari-
ne/Cave Tsalline (fig.), mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung).
2.7. Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gege-
benenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securi-
tas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Der Wortklang wird im Wesentli-
chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-
folge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und
die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion/Radomat; Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. September 2001 in:
sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]).
Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach
ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägen-
den Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort-
oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält ei-
ne Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so kön-
nen diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prä-
gen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. No-
vember 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember
2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.], je mit weiteren Hin-
weisen).
2.8. Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen
überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3
KaSa/Biocasa; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 125 f., mit Hinweisen, CHRISTOPH
WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 133 ff.).
Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in
Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kenn-
zeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichti-
gen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. Sep-
tember 2010 E. 2.5 Murino/Murolino, mit Hinweisen).
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2.9. Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizeri-
schen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil
der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E.
5.1 Masterpiece). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung
jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten
Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c Budweiser,
BGE 108 II 487 E. 3 Vantage; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 Ironwood, mit weiteren Hinweisen).
Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Eng-
lischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezem-
ber 2008 E. 4.3 AdRank; vgl. zum Ganzen DAVID ASCHMANN, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009 Art. 2 Bst, a N. 112 f., mit Beispielen aus der Recht-
sprechung).
3.
3.1. Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider-
spruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrs-
kreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Wa-
renverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art.
3 N. 49).
Die hier interessierenden Produkte und Dienstleistungen der Marke
WeightWatchers (fig.) dienen der Gewichtskontrolle bzw. -reduktion oder
können unter anderem dazu benutzt werden (z.B. "Rechenmaschinen"
bei WeightWatchers [fig.]). Einerseits richten sie sich an Durchschnitts-
konsumenten, die ihr Gewicht reduzieren oder beibehalten wollen und die
Produkte und Dienstleistungen über längere Zeit oder gelegentlich bean-
spruchen. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen gehören anderseits
auch Fachleute, die auf dem Gebiet der Gewichtsreduktion behandelnd
oder beratend tätig sind sowie Händler der beanspruchten Produkte.
Bei den Durchschnittskonsumenten kann davon ausgegangen werden,
dass sie diesen Produkten und Dienstleistungen eine normale Aufmerk-
samkeit entgegenbringen. Von den Fachleuten kann hingegen eine grös-
sere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden.
3.2. Vor einem Zeichenvergleich ist weiter zu prüfen, ob die beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen gleichartig sind.
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Identisch sind die für das Zeichen WatchWT (fig.) eingetragenen "Waa-
gen" und "Körperfettwaagen" mit den für das Zeichen WeightWatchers
(fig.) beanspruchten "Waagen für Esswaren und Körper" in Klasse 9 so-
wie die "Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle" in Klasse 44 bei bei-
den Zeichen. Die übrigen Waren und Dienstleistungen sind nicht identisch
aber zumindest teilweise gleichartig. Die Frage ob - wie dies die Vorin-
stanz entschied – alle als gleichartig betrachtet werden können, kann -
wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht (vgl. Erw. 5.11) - of-
fen bleiben.
4.
Die zu vergleichenden Zeichen WeightWatchers (fig.) und WatchWT (fig.)
bestehen beide aus einem Bild- und einem Wortelement. Beide enthalten
im Wortteil englische Wörter bzw. eine Abkürzung.
4.1.
4.1.1. Die englischen Wörter und die Abkürzung haben folgende Bedeu-
tung:
"Watch" kann verschieden übersetzt werden. Als Substantiv ist es die
Wache, aber auch die (Armband-, Taschen-) Uhr, eine Bedeutung, die
hier aufgrund der beanspruchten Produkte nicht im Vordergrund steht. Als
Verb hat "watch" die Bedeutung von "betrachten, schauen, zusehen, auf-
passen";
"watcher“ - im Zeichen wird der Plural "watchers" verwendet - ist der
"Wächter, Beobachter";
"weight" bedeutet insb. Gewicht;
"WT" ist die Abkürzung für "weight";
"weight watcher" ist gemäss Wörterbuch "jemand, der auf sein Gewicht
achtet" (alle: Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).
4.1.2. "Watch", "watcher" und "weight" können zum allgemein verständli-
chen englischen Grundwortschatz gezählt werden (vgl. die Einträge von
"weight" und "watch", aus dem "watcher" abgeleitet werden kann, in:
Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006; ferner die Ver-
wendung von "watch" im Duden online: die Watchlist, bzw. Watchliste).
Bei "weight watcher" ergibt sich die Bedeutung "jemand, der auf sein Ge-
wicht achtet" bereits aus der Kombination der Übersetzungen beider Wör-
ter.
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Die Abkürzung "WT" kann hingegen nicht zum Grundwortschatz gezählt
werden. Auch Fachleuten der hier massgebenden Bereiche dürfte sie
kaum bekannt sein, denn während Abkürzungen der Gewichtseinheiten
(wie "kg") allgemein üblich sind, wird das Wort "Gewicht" in der Regel
nicht abgekürzt.
4.2. Die Zeichen stimmen überein im Wort bzw. Wortteil "watch". Unter-
schiedlich ist dessen Verwendung. Im angefochtenen Zeichen steht es
als Verb an erster Stelle, bei der Widerspruchsmarke ist es Teil des an
zweiter Stelle stehenden Substantivs "watchers". Das Widerspruchszei-
chen enthält zudem das Wort "weight"; im angefochtenen Zeichen findet
sich die Abkürzung "WT", die eine Abkürzung von "weight" ist. Zwar ge-
hört sie nicht zum Grundwortschatz. Da die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen für die Gewichtsreduktion bzw. –überwachung einge-
setzt werden können, liegt ein Verständnis im Sinne von "weight" nahe.
Eine gewisse Ähnlichkeit mit "weight" ergibt sich ferner dadurch, dass die
Abkürzung aus dessen beiden in der Aussprache massgebenden Konso-
nanten besteht (vgl. die Aussprache von "weight" in Langenscheidt e-
Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).
4.3. In der Gestaltung der Wortelemente identisch ist das Fehlen von Ab-
ständen zwischen den beiden Wörtern in WeightWatchers (fig.) bzw. dem
Wort und der Abkürzung in WatchWT (fig.). Ebenfalls gleich ist in beiden
Zeichen der Beginn der Wortelemente bzw. des Wortelements und der
Abkürzung mit einem grossgeschriebenen "W". Das jüngere Zeichen ent-
hält jedoch mit dem "T" einen weiteren Grossbuchstaben. Unterschiedlich
ist die Länge der Wortelemente. "WeightWatchers" ist zudem in einer ein-
heitlichen Schrift geschrieben, bei WatchWT (fig.) ist "WT" feiner gestaltet
als das voranstehende "watch" und das Bildelement. In den beiden Zei-
chen werden schliesslich unterschiedliche Schriftarten verwendet, was
vor allem bei den Grossbuchstaben "W" auffällt.
4.4. Der Wortklang der angefochtenen Marke hängt weitgehend von der
Aussprache der Abkürzung "WT" ab. Unabhängig davon ergibt sich be-
reits ein Unterschied aus der Anordnung des übereinstimmenden Wortes
bzw. Wortteils "watch" sowie aus der unterschiedlichen Silbenzahl von
"watch" und "watchers".
4.5. Die Bildelemente sind jeweils auf der linken Seite, d.h. am Anfang
des Wortelements angebracht. Beim Zeichen WatchWT (fig.) handelt es
sich um zwei Halbkreise, die sich in der Mitte beinahe berühren und aus-
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sen offen sind. In der Mitte im oberen Teil befindet sich ein runder Punkt.
Bei der Marke WeightWatchers (fig.) sind rechts drei verschachtelte
Kreisteile ungleicher Länge angebracht. Die grafischen Elemente beider
Zeichen sind verglichen mit dem Wortelement klein.
Übereinstimmung herrscht bezüglich der Position der Bildelemente und
ihrer Grösse im Vergleich zu den Buchstaben. Eine derartige Darstellung
ist allerdings für Marken nicht aussergewöhnlich. Im Weiteren bestehen
beide Bildelemente ganz bzw. hauptsächlich aus Teilen von Kreisen.
Kreiselemente sind bei Marken eher trivial. Die Anordnung der Kreisteile
in den beiden Marken ergibt kein identisches oder auch nur ähnliches
Bild. Während diese zusammen mit dem Punkt bei WatchWT (fig.) als
vereinfachte Darstellung einer Person erkannt werden können, ist das
Bildelement bei WeightWatchers (fig.) rein dekorativ.
4.6. Für den Sinngehalt der Zeichen ist ausschlaggebend, wie die mass-
geblichen Verkehrskreise diese verstehen.
"Weight watcher" - im Widerspruchszeichen zusammen geschrieben und
im Plural - ist, wie oben erwähnt, "jemand, der auf sein Gewicht achtet".
Sofern "WT" als Abkürzung für "weight" verstanden wird, hat "WatchWT"
den gleichen Sinngehalt. Andernfalls kann das im Zeichen vorangestellte
"watch" auch als "(an)schauen, betrachten" verstanden werden, wobei of-
fen ist, als was das Anschauungsobjekt "WT" gedeutet wird und welcher
Sinngehalt dadurch entsteht.
5.
5.1. Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist zu-
nächst der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren
Kennzeichnungskraft zu prüfen.
5.2. In der Widerspruchsmarke dominiert das Wortelement "WeightWat-
chers". Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen können - auch
wenn es teilweise für sie noch andere Verwendungsmöglichkeiten gibt -
alle für die Gewichtsreduktion, Gewichtsüberwachung eingesetzt werden.
Wenn es um das Beobachten, Überwachen des Gewichts geht, ist
"WeightWatchers " beschreibend und somit dem Gemeingut zuzurech-
nen. Das Zeichen enthält zudem ein grafisches Element. Die Vorinstanz
geht davon aus, dass die Unterscheidungskraft der Wort-/Bildmarke
WeightWatchers (fig.) auf diesem grafischen Element beruht. Es besteht
aus drei Kreisteilen, die rechts vom Zeichen angebracht sind. Verglichen
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mit dem Rest des Zeichens ist es klein und vermag die Marke nicht zu
dominieren. Demzufolge wäre von einem geringen Schutzumfang des
Zeichens WeightWatchers (fig.) auszugehen.
5.3. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf den erhöhten Schutz-
umfang der Marke WeightWatchers (fig.) und die Bekanntheit des Wort-
elements "WeightWatchers" infolge langjährigen Gebrauchs und intensi-
ver Werbung. Sie verweist dazu auf ihre verschiedenen Marken, die Be-
nutzung des Zeichens WeightWatchers seit 1974 und die für die massge-
benden Waren und Dienstleistungen als durchgesetzt eingetragenen
Marken (genannt werden im Beschwerdeverfahren die Wortmarken Nr.
P-375130, P-514053 und P-509578, im vorinstanzlichen Verfahren zu-
dem P-435551).
5.4. Der vorliegende Widerspruch stützt sich nicht auf die von der Be-
schwerdeführerin genannten durchgesetzten Marken. Widerspruchsmar-
ke ist die Wort-/Bildmarke Nr. 538251 WeightWatchers (fig.). Diese wurde
am 7. Juli 2005 hinterlegt und ist für keine der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen durchgesetzt.
5.5. Die Beschwerdeführerin reichte zudem zahlreiche Beweismittel ein.
Diese betreffen nur zu einem Teil die hier zur Diskussion stehende Wort-
/Bildmarke, alle hingegen beziehen sich auf das in verschiedenen Marken
der Beschwerdeführerin verwendete Wortelement "WeightWatchers".
Eingereicht wurden insbesondere zwei Coop Marktforschungsberichte
von 2007 betr. Kundenzufriedenheit und Bekanntheit Coop Lifestyle
WeightWatchers, die sich um die von Coop verkauften kalorienreduzier-
ten Lebensmittel beziehen, ein Studienbericht von 2007 betr. Bekanntheit
(Brand Awareness) von "WeightWatchers", Informationsmaterial für Kun-
den (wie z:B. Kundenanschreiben, Preislisten und Pauschalangebote,
Rezeptbüchlein), je ein Magazin von WeightWatchers in deutscher und
französischer Sprache mit dem Titel "WeightWatchers", eine Liste der
Schweizer Marken der Widersprechenden, eine Aufstellung der Werbe-
kosten, sowie Pressedossier, Medienmitteilung und Zeitschriften- bzw.
Zeitungsartikel.
5.6. Die Beschwerdeführerin kann zwar, insbesondere mit den Marktfor-
schungsberichten Coop und der Studie betreffend Brand Awareness, eine
erhöhte Bekanntheit der Wortkombination "WeightWatchers" im Bereich
der Gewichtsreduktion bzw. -überwachung nachweisen. Diese, wie auch
ein Teil der andern Unterlagen, beziehen sich jedoch nur auf den Begriff
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"WeightWatchers". Nicht nachgewiesen werden kann mit den eingereich-
ten Unterlagen eine erhöhte Bekanntheit der Wort-/Bildmarke WeightWat-
chers (fig.) oder des im vorinstanzlichen Verfahren erwähnten "WW".
5.7. Aufgrund der Bekanntheit der Wortkombination im Zeichen ist von ei-
nem höheren Schutzumfang auszugehen. Für die hier interessierende
Wort-/Bildmarke kann aber höchstens ein normaler Schutzumfang ange-
nommen werden. Ob dies für alle beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen gilt, kann offen bleiben.
5.8. Unter Berücksichtigung dieses Schutzumfangs sind für die Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr die Wort-/Bildmarken zu vergleichen.
Massgebend ist der Gesamteindruck.
5.9. Die Widerspruchsmarke kann für die Wortkombination "WeightWat-
chers" eine erhöhte Bekanntheit nachweisen, so dass diese zum domi-
nanten Element der Marke wird. Nur die Wortkombination verfügt über ei-
ne gesteigerte Bekanntheit und prägt damit die Marke. Einzeln bleiben
die beiden Wörter "weight" und "watchers" im Zusammenhang mit den
zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend und
gehören dem Gemeingut an. Eine Übereinstimmung in solchen nicht
kennzeichnenden Bestandteilen kann grundsätzlich noch keine Ver-
wechslungsgefahr begründen.
5.10. Wie oben dargelegt, gleicht das Wortelement der angefochtenen
Marke der prägenden Wortkombination der Widerspruchsmarke. Dass
das jüngere Zeichen das Verb "watch" und die Widerspruchsmarke das
Substantiv "watchers" enthalten, fällt kaum ins Gewicht. Ein gewisser Ab-
stand zur Widerspruchsmarke entsteht bei der angefochtenen Marke
durch die umgekehrte Wortfolge. Im Weiteren verwendet das jüngere Zei-
chen nicht das Wort "weight", sondern "WT". Diese Abkürzung gehört
nicht zum Grundwortschatz. Zwar kann sie im Sinne von "weight" ver-
standen oder insbesondere aufgrund der Übernahme der beiden wichti-
gen Konsonanten als ähnlich aufgefasst werden. Dies bedarf jedoch einer
Interpretation der beiden Buchstaben. Die Ähnlichkeit der beiden Wort-
elemente ist somit nicht spontan, sondern nur mit einen gewissen Ge-
dankenaufwand erkennbar. Dies führt zu einem zusätzlichen Abstand
zwischen den Zeichen, so dass insgesamt die Begriffskombination der
angefochtenen Marke unterscheidbar von derjenigen der Widerspruchs-
marke wird.
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Der bekannten und prägenden Wortkombination des Widerspruchszei-
chens steht demzufolge ein ähnliches aber unterscheidbares Wortele-
ment in der jüngeren Marke gegenüber. Im Gesamteindruck ebenfalls be-
rücksichtigt werden müssen die Bildelemente und die grafische Gestal-
tung der Wortelemente. Diese wirken durch ihre Verschiedenheit zusätz-
lich der Verwechslungsgefahr entgegen. Der Sinngehalt der Zeichen,
wenn er identisch im Sinne der Gewichtsüberwachung wahrgenommen
wird, vermag, da er beschreibend bezüglich der beanspruchten Produkte
bleibt, keine Verwechslungsgefahr zu begründen.
5.11. Diese Unterschiede reichen aus, um selbst ausgehend von einem
normalen Schutzumfang des Zeichens WeightWatchers (fig.), durch-
schnittlicher Aufmerksamkeit und ähnlichen oder identischen Produkten
eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
5.12. Auch eine Fehlzurechnung im Sinne einer Serienmarke kann aus-
geschlossen werden, da die angefochtene Marke insbesondere nicht das
für die ältere Marke typische Wortelement "WeightWatchers" übernimmt.
Die Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen – wie insbesondere
dem (beschreibenden) Sinngehalt – lässt keinen Schluss auf eine Mar-
kenserie zu.
6.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzu-
weisen.
7.
7.1. Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig. Die
Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteient-
schädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.2. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art.
4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492
E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkre-
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ten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die
Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt und mit dem am 15. August
2011 einbezahlten Kostenvorschuss im gleichen Betrag verrechnet.
Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfälli-
ge weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Sie ist gemäss
Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzuset-
zen. Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Stellungnahme vom 19. Sep-
tember 2011 eine Kostennote mit einem Totalbetrag von Fr. 2'300.- für
das Beschwerdeverfahren eingereicht.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG;
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.- verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'300.- (inkl. MWSt) auszurichten.
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4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 10732; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech Beatrice Brügger
Versand: 18. April 2013