B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3792/2011
U r t e i l v o m 2 3 . A u g u s t 2 0 1 2
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Parteien
Fiducia IT AG, Fiduciastrasse 20, DE-76227 Karlsruhe,
vertreten durch Schaad Balass Menzl & Partner AG,
Dufourstrasse 101, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 31. Mai 2011 betreffend Schutzverweigerung
gegen Internationale Markenregistrierung Nr. 951'825 FIDU-
CIA.
B-3792/2011
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Sachverhalt:
A.
Am 27. März 2007 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der internationalen Marke der Be-
schwerdeführerin Nr. 951'825 FIDUCIA gestützt auf eine als Basismarke
dienende Markenhinterlegung in Deutschland für verschiedene Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35-39, 41, 42, 45 gemäss Nizza-
Klassifikation.
B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 2. Februar
2009 eine vollständige vorläufige Schutzverweigerung mit der Begrün-
dung, das Zeichen gehöre zum Gemeingut, da es aus dem italienischen
Wort für Vertrauen ("confiance") bestehe, das für die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen, darunter "Geschäftsverwaltung" und Finanzge-
schäfte, anpreisend wirke.
C.
Mit Schreiben vom 20. August 2009 entgegnete die Beschwerdeführerin,
der Marke komme entgegen der Auffassung der Vorinstanz keine unmit-
telbar anpreisende Wirkung für die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen zu. Sie sei daher schutzfähig. Ferner machte sie unter dem Ge-
sichtspunkt der Rechtsanwendungsgleichheit zwei Voreintragungen gel-
tend.
D.
Die Vorinstanz hielt in einem Schreiben vom 20. November 2009 an ih-
rem bisherigen Standpunkt fest. Sie führte aus, im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle das Zeichen eine
beschreibende wie auch anpreisende Angabe dar. Ein Anspruch auf
Gleichbehandlung scheitere bereits daran, dass die von der Beschwerde-
führerin herangezogenen Voreintragungen mit der strittigen Markenhinter-
legung nicht vergleichbar seien.
E.
In ihrer Stellungnahme vom 22. März 2010 ging die Beschwerdeführerin
aus den bereits genannten Gründen weiter von der Schutzfähigkeit der
Marke aus. Sie machte geltend, das Zeichen sei unbestimmt und wies auf
weitere ihrer Ansicht nach entscheidrelevante Markenvoreintragungen
hin.
B-3792/2011
Seite 3
F.
Mit Verfügung vom 31. Mai 2011 verweigerte die Vorinstanz der internati-
onalen Registrierung Nr. 951'825 den Schutz für die folgenden Dienstleis-
tungen:
Klasse 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau, y compris traitement de texte et servi-
ces de secrétariat; informations commerciales; informations d'affaires;
gestion de fichiers informatiques; consultation pour la direction des affai-
res; entretien de bases de données informatiques; compilation et systé-
matisation de données dans des bases de données informatiques; prépa-
ration de feuilles de paye; services d'un centre de calculs pour des tiers
dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et de l'adminis-
tration commerciale, y compris dans le domaine de la gestion du person-
nel ainsi que la préparation de feuilles de paye; conseils en organisation
et économie des entreprises; conseils organisationnels pour clients;
conseils en gestion du personnel; comptabilité; reproduction de docu-
ments; préparation de relevés de comptes; services d'un auditeur (expert-
comptable); services d'un conseiller fiscal à savoir préparation de décla-
rations d'impôts; services en organisation et services d'affaires profes-
sionnelles pour des systèmes électroniques assistés par carte de paie-
ment et cartes de crédit; conseils en organisation en ligne; acceptation de
commandes, et facturation par le biais d'un centre d'appel, y compris
dans le cadre du commerce électronique; recrutement de personnel en li-
gne; gestion organisationnelle de projets informatiques; administration
commerciale de licences d'appareils et de programmes de traitement de
l'information de tiers.
Klasse 36 Assurances; affaires financières; opérations monétaires; affai-
res immobilières; affaires bancaires; services de courtiers en valeurs;
création, concrétisation et réalisation d'affaires financières à terme; com-
munication d'informations en matière d'assurances et de renseignements
financiers; infogérance, à savoir développement de concepts d'utilisation
d'immeubles du point de vue financier et gérance d'immeubles ainsi que
courtage, location et affermage de biens immobiliers et de terrains à bâtir,
analyses financières; conseils financiers; estimations financières (assu-
rances, banques, immobilier); services de financement; opérations de
change; services bancaires à domicile; transferts électroniques de fonds;
services d'intermédiaires en matière de crédits; services de crédit-bail;
assurances sur la vie; prêt sur nantissement; services bancaires en ligne;
évaluation (estimation) de biens immobiliers; vérification de chèques; as-
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surances contre les accidents; prêt (finances); constitution de capitaux;
courtage en assurances; gestion financière; consultation en matière d'as-
surances; assurances; télébanque, émission de cartes de crédit, de débit,
porte-monnaie électroniques rechargeables et autres cartes en rapport
avec les services précités compris dans cette classe; services d'un
conseiller fiscal, à savoir expertises et estimations fiscales.
Klasse 37 Entretien d'équipements pour le traitement de l'information.
Klasse 38 Télécommunications; télécommunication de données en rap-
port avec des services financiers, en particulier pour les domaines d'ap-
plication des communications légales, du commerce des dérivés de l'ar-
gent, de titres et financiers, de services de paiement et de services de
gestion de patrimoine, de transactions bancaires, de services bancaires à
domicile et de services bancaires en ligne; relais d'appels, connexions en
conférence; fourniture de connexions de télécommunication, y compris
celles à un réseau informatique mondial; mise à disposition de portails
sur l'Internet; exploitation et location de dispositifs de télécommunication;
services téléphoniques en ligne et pour centres d'appels; location d'appa-
reils de télécommunications en ligne et pour centres d'appels; services de
messagerie électronique; services d'acheminement, de routage et de
connexion pour les télécommunications; services de téléconférences;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services
téléphoniques; communications téléphoniques; regroupement et trans-
mission d'informations par ordinateur; informations en matière de télé-
communications; location d'appareils de télécommunications; transmis-
sion par satellite; location de temps d'accès à des bases de données;
services d'intermédiaires en matière de fourniture d'accès à des bases de
données.
Klasse 39 Services de livraison par le biais d'un centre d'appel, y compris
dans le cadre du commerce électronique.
Klasse 41 Formation et formation continue, formation d'utilisateurs ainsi
qu'organisation, tenue et conduite de séminaires et d'ateliers, y compris
dans le domaine des appareils et des programmes de traitement de l'in-
formation, des services financiers, de la gestion du personnel ainsi que
de la préparation des feuilles de paye; cours, y compris formation prati-
que (démonstration); formation du personnel pour des lignes de services
et des centres d'appels.
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Klasse 42 Réalisation d'activités de programmation; gestion technique de
projets informatiques; location et entretien d'espaces de mémoire pour
l'utilisation en tant que sites Web pour le compte de tiers (hébergement);
mise à disposition de mémoires sur Internet; développement et location
d'appareils de traitement de l'information, en particulier de distributeurs
assistés par ordinateur, distributeurs de billets, imprimantes d'extraits de
compte et appareils de libre service pour les clients; développement et
location de programmes de traitement de l'information, y compris pour les
domaines d'application des services financiers, des services bancaires à
domicile et des opérations bancaires en ligne; conception technique d'ap-
pareils de traitement de l'information; création, installation, mise à jour et
entretien de programmes de traitement de l'information, y compris de ba-
ses de données informatiques et de programmes d'application de bases
de données informatiques; implémentation de programmes de traitement
de l'information dans des réseaux; conversion de programmes de traite-
ment de l'information et de données; étude de projets techniques; servi-
ces d'un programmeur informatique, conseils informatiques; services
d'analyse de systèmes informatiques; conversion de données et de do-
cuments pour la sortie sur microfilm (enregistrement sur cédérom) et l'ar-
chivage sur des supports de stockage, en particulier supports de stocka-
ge optiques; services de consultations techniques de clients; conseils
techniques en ligne.
Klasse 45 Concession de licences de programmes de traitement de l'in-
formation.
Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die massgeblichen Verkehrs-
kreise bestünden sowohl aus Fachleuten als auch aus Durchschnittskon-
sumenten. Die interessierenden Dienstleistungen würden mit erhöhter
Aufmerksamkeit am Markt nachgefragt, da bei ihnen oft erhebliche finan-
zielle Interessen auf dem Spiel stünden. "Fiducia", dem italienischspra-
chigen Begriff für Vertrauen, komme in einem wirtschaftlichen Umfeld ei-
ne wichtige Rolle zu und der Begriff werde im Zusammenhang mit den
vorliegend beanspruchten Dienstleistungen auch tatsächlich verwendet.
Das Zeichen vermittle den Eindruck, man könne den angebotenen
Dienstleistungen und deren Erbringern vertrauen. Da das Zeichen somit
nicht mehr als einen anpreisenden Hinweis auf die Qualität der angebo-
tenen Dienstleistungen darstelle, fehle ihm die erforderliche Unterschei-
dungskraft. Auch die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Un-
bestimmtheit des Zeichens führe nicht zu dessen Schutzfähigkeit, solan-
ge auch nur eine der möglichen Bedeutungen eine unmittelbare Aussage
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über eine Dienstleistung darstelle. Die Frage eines allfälligen Anspruchs
auf Schutzgewährung aufgrund des Gleichbehandlungsgebots beantwor-
tete die Vorinstanz dahingehend, dass keine der von der Beschwerdefüh-
rerin erwähnten Voreintragungen mit dem vorliegenden Zeichen ver-
gleichbar sei. Die Frage könne aber letztendlich offen gelassen werden,
da sich aus einzelnen Voreintragungen ohnehin keine ständige Praxis der
Vorinstanz ableiten lasse, weshalb vorliegend kein Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht gegeben wäre. Dass der Marke FIDUCIA mit Be-
zug auf die in den Klassen 9 und 16 beanspruchten Waren nun Schutz
gewährt wurde, liess die Vorinstanz demgegenüber unbegründet. Die
Verfügung wurde von der Vorinstanz am 1. Juni 2011 an die Beschwerde-
führerin versandt.
G.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 4. Juli 2011 Be-
schwerde erhoben. Sie stellt darin die folgenden Anträge:
"1) Die Beschwerde sei gutzuheissen;
2) Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum vom 31. Mai 2011 in Sachen Internationale Registrierung
Nr. 951825 FIDUCIA sei aufzuheben;
3) Das Institut sei anzuweisen, die Internationale Registrierung Nr. 951825
für sämtliche mit der Registrierung beanspruchten Dienstleistungen in den
Klassen 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 und 45 zum Schutz in der Schweiz zuzu-
lassen,
4) Hilfsweise sei das Institut anzuweisen, die Internationale Registrierung
Nr. 951825 FIDUCIA für die in den Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienst-
leistungen zum Schutz in der Schweiz zuzulassen;
5) unter Partei- und Kostenentschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz."
Zur Begründung macht sie geltend, beim Wort FIDUCIA handle es sich
um einen abstrakten Begriff, der zwar ein positives Gefühl transportiere,
dem aber im Zusammenhang mit den hier interessierenden Dienstleis-
tungen keine direkt beschreibende und ohne Gedankenarbeit erkennbare
Bedeutung zukomme. Neben der von der Vorinstanz hervorgehobenen
Bedeutung im Sinne von "Vertrauen" kämen dem italienischen Begriff
noch andere Bedeutungen wie "Ansehen", "Verlass", "Zutrauen", "Zuver-
sicht", "Zuversichtlichkeit" zu. Zumindest im Sinne eines Grenzfalls sei die
strittige Marke einzutragen. Gleichzeitig machte die Beschwerdeführerin
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weiterhin einen Anspruch auf Zulassung des Zeichens FIDUCIA zum
Markenschutz gestützt auf das Rechtsgleichheitsgebot geltend.
H.
In ihrer Stellungnahme vom 17. November 2011 beantragte die Vorin-
stanz, die Beschwerde vom 4. Juli 2011 sei unter Kostenfolge zulasten
der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung
verwies sie mehrheitlich auf die Begründung der angefochtenen Verfü-
gung. Ergänzend führte sie aus, dem Begriff FIDUCIA komme in einem
wirtschaftlichen Kontext einige Bedeutung zu und er werde mit Bezug auf
die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen auch tatsächlich verwen-
det. Mit Bezug auf die Schutzunfähigkeit des Zeichens handle es sich um
keinen Grenzfall. Die Frage nach einem allfälligen Freihaltebedürfnis an
dem Zeichen liess die Vorinstanz offen, da das Zeichen bereits aufgrund
der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft dem Gemeingut zuzu-
rechnen sei. Bereits mangels Vergleichbarkeit der strittigen Marke mit den
von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen, stehe dieser
kein Anspruch auf Gleichbehandlung bzw. auf Gleichbehandlung im Un-
recht zu. Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin sei materiellrechtlich
nicht anders zu beurteilen als das Hauptbegehren.
I.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht
vor. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50
Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. De-
zember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) einge-
reicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet.
1.2. Gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG ist beschwerdeberechtigt, wer vor der
Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur
Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders be-
rührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Än-
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derung hat. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG). Zu prüfen ist aller-
dings auch, ob die Beschwerdeführerin ein schutzwürdiges Interesse an
der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat, und
zwar mit Blick auf jedes einzelne der gestellten Rechtsbegehren (vgl. Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-668/2010 vom 26. Mai 2010
E. 2.3). Das Erfordernis des schutzwürdigen Interesses bedeutet unter
anderem, dass der Beschwerdeführer ein aktuelles und praktisches Inte-
resse an der Überprüfung des angefochtenen Entscheids haben muss
(ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 48
N. 21). Hinsichtlich des "hilfsweise" gestellten Rechtsbegehrens Nummer
4) auf Eintragung des strittigen Zeichens nur für die in den Klassen 42
und 45 beanspruchten Dienstleistungen fehlt es der Beschwerdeführerin
allerdings am erforderlichen praktischen Interesse. Denn materiell ist das
in Ziffer 4) enthaltene Begehren um Überprüfung des vorinstanzlichen
Entscheids bereits im Begehren Nummer 3) enthalten und das vom Be-
schwerdeführer angestrebte Ziel könnte auch mit einer (teilweisen) Gut-
heissung des letztgenannten Begehrens erreicht werden. Daran ändert
auch nichts, dass die Beschwerdeführerin gemäss ihren eigenen Anga-
ben mit dem Begehren Nummer 4) ihr besonderes Interesse an der Er-
langung des Markenschutzes für das Zeichen FIDUCIA für die in den
Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen kundtun und angeb-
lich den Blick des Bundesverwaltungsgerichts für die Schutzfähigkeit der
Marke insbesondere bezüglich jener Dienstleistungen schärfen möchte.
Auf das Begehren Nummer 4) ist daher von vornherein nicht einzutreten.
1.3. Auf die Beschwerde ist daher unter Ausnahme des Begehrens
Nummer 4) einzutreten.
2.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie bean-
sprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des
Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
vom 28. August 1992 [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.22]). Keine
Verkehrsdurchsetzung ist möglich, wenn an einem Zeichen ein absolutes
Freihaltebedürfnis besteht (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom
30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande).
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2.1. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, denen die für eine Individua-
lisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, veröffent-
licht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbe-
werbsrecht [sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 Royal Comfort; EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247;
CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Die Markenprüfung
erfolgt ferner mit Blick auf alle vier schweizerischen Landessprachen,
wobei es für den Ausschluss eines Zeichens genügt, wenn für ein Zei-
chen bloss mit Blick auf eine dieser Sprachen ein Schutzhindernis be-
steht (Urteil des Bundesgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2012
E. 2.3 DIAMONDS OF THE TSARS).
2.2. Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die
für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (MARBACH, a.a.O., 257; WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 41). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihal-
tebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des Bun-
desgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse
Romande und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Das
Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesge-
richts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Ro-
mande). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hin-
terlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton" [3D]). Die Frage
der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten des Hinterle-
gers zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42 und 44).
2.3. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesonde-
re, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren
Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in
einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1
Masterpiece, 128 III 447 E. 1.6 Premiere). Der gedankliche Zusammen-
hang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der be-
schreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand er-
kennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas, m.w.H.). Ob einem Zei-
chen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der
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Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande,
m.w.H). Ähnlich wie die beschreibende Natur einer Marke, muss auch die
in einer Marke enthaltene anpreisende Aussage sofort und leicht erkenn-
bar zu Tage treten, wenn einer Marke die Schutzfähigkeit aufgrund ihres
anpreisenden Charakters abgesprochen werden soll (WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 79). Erschöpft sich eine Marke in ihrem anpreisenden Charakter, zählt
sie unabhängig von einer allfälligen Mehrdeutigkeit zum Gemeingut (vgl.
BGE 108 II 487 E. 3 Vantage; 103 II 339 E. 4.c More).
2.4. Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts ei-
nen Grenzfall darstellen, sind gemäss der Rechtsprechung einzutragen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni
2007 E.2.2 btcino [fig.]).
2.5. Alternativ zu den Zeichen direkt beschreibender Natur zählen auch
Marken zum Gemeingut, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Wa-
ren und Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden. Die Zeichen-
üblichkeit muss jedoch nachweislich in einem Zusammenhang mit den
betreffenden Waren und Dienstleistungen stehen (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 Mobility).
3.
Die hier interessierenden Dienstleistungen und die hierfür massgeblichen
Verkehrskreise lassen sich wie folgt zusammenfassen. In Klasse 35 sind
diverse Dienstleistungen beansprucht, welche zur Unterstützung beim
Betrieb von Unternehmen dienen. Als massgebliche Verkehrskreise ste-
hen entsprechend Unternehmen jeglicher Art und damit spezialisierte
Verkehrskreise im Vordergrund, wenn auch einzelne Dienstleistungen,
wie etwa das Ausfertigen von Steuererklärungen, offenbar entgegen der
Auffassung der Vorinstanz mitunter auch von Privatpersonen nachgefragt
werden. In Klasse 36 sind mittels der strittigen Markenhinterlegung
Dienstleistungen im Bereich von Versicherungen sowie des Finanz- und
Immobilienwesens beansprucht, die zu einem wesentlichen Teil von er-
wachsenen Privatpersonen nachgefragt werden. Bei der in Klasse 37 be-
anspruchten Dienstleistung des Unterhalts von Ausrüstungen zur Infor-
mationsverarbeitung ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz davon
auszugehen, dass diese vornehmlich von Unternehmen und damit von
spezialisierten Verkehrskreisen nachgefragt werden. Die Verkehrskreise
für die vorliegend in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienst-
leistungen setzen sich sowohl aus Durchschnittskonsumenten als auch
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aus spezialisierten Verkehrskreisen (namentlich mit Blick auf die Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit sog. Callcenters) zusammen. Die in
Klasse 39 beanspruchten Lieferdienstleistungen werden sowohl von
Fachleuten als auch von Konsumenten nachgefragt. Die in Klasse 41 be-
anspruchten Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen richten sich eben-
falls an gewöhnliche Konsumenten wie auch an Unternehmen, wobei Pri-
vate wohl nur selten Ausbildungen von Personal für sogenannte Hotlines
und "Callcenters" nachfragen. Auch die in den Klassen 42 und 45 bean-
spruchten Informatikdienstleistungen werden sowohl von Privaten als
auch von Fachpersonen in Anspruch genommen.
4.
4.1. Das Bundesgericht hat in seinem Urteil BGE 80 II 138 [E. 2.a)] er-
kannt, dass es sich bei Fiducia um ein lateinisches Wort handle, das auf
Deutsch "Vertrauen" bedeute und von einem Treuhandunternehmen als
solches, d.h. nicht als das gleichlautende italienische Wort in dessen Fir-
ma verwendet und auch in dieser Weise verstanden werde. Dasselbe gel-
te für die Verwendung des Wortes "Fiducia" als Titel einer Zeitschrift des
"Verbands Schweiz. Bücherexperten" (VSB), da diese zweisprachig, d.h.
deutsch-französisch, erscheine und lateinische Ausdrücke häufig ver-
wendet würden, um die entsprechende Sprachgrenze zu überbrücken. In
dieselbe Richtung, nämlich dass es sich um ein lateinisches Wort handle,
weise das Geleitwort der ersten Ausgabe der Zeitschrift. Auch bei "fidu-
cia" als italienischsprachiges Wort handle es sich nicht um eine Sachbe-
zeichnung wie "Brot", "Schuhe", "Kleider", "Wolle" etc., sondern um die
blosse Bezeichnung eines "Vorzugs". Darin sei allerdings keine, allenfalls
gar rechtsmissbräuchliche, Monopolisierung eines Gemeingutbestandteils
der italienischen Umgangssprache zu sehen. Als Bestandteil der Firma
einer Handelsgesellschaft, stelle "Fiducia" für die beteiligten Verkehrs-
kreise eine reine Fantasiebezeichnung dar.
4.2. Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem soeben genannten
Entscheid des Bundesgerichts 80 II 138 für die Beurteilung des vorlie-
genden Falls beizumessen ist. Unabhängig vom Alter des genannten Ur-
teils, kann dazu festgehalten werden, dass die firmenrechtliche Beurtei-
lung eines Kennzeichens nicht notwendig gleich wie die markenrechtliche
Beurteilung ausfallen muss (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 6 SWISTEC). Dies hängt insbe-
sondere mit den unterschiedlichen Zwecken zusammen, welche mit einer
Firma und einer Marke verfolgt werden (vgl. WILLI, Vor Art. 1 N. 28). Ana-
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Seite 12
loges muss auch für das Verhältnis zwischen dem namensrechtlichen
Schutz eines Zeichens und dem Markenschutz gelten. Daraus folgt, dass
spezifische Erkenntnisse aus dem Urteil BGE 80 II 138 im vorliegenden
Fall zwar Berücksichtigung finden können, dass die Frage der marken-
rechtlichen Schutzfähigkeit des Zeichens FIDUCIA für die obgenannten
Dienstleistungen aufgrund des knapp 60-jährigen Urteils des Bundesge-
richts aber keineswegs bereits entschieden ist.
5.
"Fiducia" bedeutet auf Italiensch "Vertrauen" (Langenscheidts Handwör-
terbuch Italienisch, Teil I, Italienisch-Deutsch, 8. Aufl. 2007, S. 335, Stich-
wort: "fiducia"). Ob die hier massgeblichen Verkehrskreise im Zeichen FI-
DUCIA ein italienisches oder ein lateinisches Wort (vgl. oben E. 4) erken-
nen, kann letztlich offen gelassen werden, da das Wort in beiden Spra-
chen "Vertrauen" bedeutet. Die Personen unter den massgeblichen Ver-
kehrskreisen, die darin ein lateinisches Wort erkennen, werden auch des-
sen Bedeutung kennen. Ein wesentlicher Teil der massgeblichen Ver-
kehrskreise wird von einem Wort als Bestandteil des italienischen Wort-
schatzes ausgehen, wobei jedenfalls den Personen aus der italienisch-
sprachigen Schweiz auch dessen Bedeutung klar sein dürfte. Im vorlie-
genden Fall bestehen keine Indizien wie im bereits genannten BGE 80 II
138, die für die überwiegende Annahme eines lateinischen Worts seitens
der massgeblichen Verkehrskreise sprechen (vgl. oben E. 4.1). In beiden
Fällen stellt sich die semantische Frage, ob ein Wort mit der Bedeutung
"Vertrauen" im Kontext mit den vorliegend strittigen Dienstleistungen
schutzfähig ist.
5.1. Dazu macht die Vorinstanz geltend, dem Begriff "Fiducia" komme in
einem wirtschaftlichen Umfeld einige Bedeutung zu, gleichzeitig werde er
im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen am Markt auch
verwendet. Der Bedeutungsgehalt der Marke erschliesse sich den mass-
geblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen
ohne Weiteres und diese erschöpfe sich in einer reklamehaften Selbst-
darstellung der Anbieterin der Dienstleistungen bzw. der Markeninhabe-
rin. Die Verkehrskreise würden erkennen, dass sie der Erbringerin der
Dienstleistungen vertrauen können, bzw. dass diese besonders vertrau-
enswürdig sei. Die Marke nehme gleichzeitig auch auf die Qualität der
Dienstleistungen Bezug.
5.2. Dagegen argumentiert die Beschwerdeführerin, hinter dem Zeichen
FIDUCIA verberge sich lediglich ein abstrakter Begriff, der zwar ein positi-
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Seite 13
ves Gefühl transportiere, im Zusammenhang mit den hier fraglichen
Dienstleistungen aber keine (ohne Gedankenarbeit erkennbare) Aussage
enthalte. Darüber hinaus handle es sich beim italienischen Substantiv "fi-
ducia" um einen mehrdeutigen Begriff, der nebst "Vertrauen" auch "Anse-
hen", "Verlass", "Zuversicht" und "Zuversichtlichkeit" bedeute (unter Ver-
weis auf den entsprechenden Eintrag im Online-Wörterbuch unter
). Die Wahrnehmung eines solchen positiven Gefühls sei
sehr individuell und umfasse allerlei Nuancen. Die angefochtene Verfü-
gung selbst zeige auf, dass die Marke eine positive Assoziation vermittle,
die bloss indirekt auf die Qualität der Dienstleistung Bezug nehme. Be-
reits für einen Rückschluss seitens der massgeblichen Verkehrskreise,
dass das Zeichen im Kontext mit den strittigen Dienstleistungen auf die
Vertrauenswürdigkeit des Dienstleistungserbringers schliessen lasse, sei
ein Gedankenschritt erforderlich. Ein weiterer, umso grösserer Gedan-
kenschritt sei erforderlich, wenn man mit der Vorinstanz davon ausgehe,
dass die Verkehrskreise vom Begriff "fiducia" auf einen guten Ruf und die
hohe Wertschätzung der Dienstleistungserbringerin schlössen. Gehe man
davon aus, dass "fiducia" auf die hohe Qualität der unter dieser Marke
erbrachten Dienstleistungen schliessen lasse, setze dies nicht bloss ei-
nen weiteren Gedankenschritt voraus, sondern zusätzlich, dass der Beg-
riff nebst Vertrauen auch "hohe Qualität" bedeute. Dies sei nicht der Fall,
"fiducia" sei mit "Vertrauen" gleichzusetzen. Im Ergebnis fehle es an der
unmittelbaren Erkennbarkeit des beschreibenden bzw. anpreisenden
Sinngehalts der Marke, weshalb diese schutzfähig sei. Spezifisch mit Be-
zug auf die angebliche Schutzfähigkeit der Marke FIDUCIA für die in den
Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen macht die Beschwer-
deführerin zusätzlich geltend, bei diesen Dienstleistungen handle es sich
zusammenfassend aufgeführt, um Dienstleistungen betreffend den Ent-
wurf und die Entwicklung von Computerhard- und Software. Diese Dienst-
leistungen würden typischerweise im Rahmen eines Werkvertrags nach
Art. 363 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) er-
bracht, in dessen Rahmen die Werkerbringer im Gegensatz zu Auftrag-
nehmern bei einem Auftragsverhältnis ein bestimmtes Resultat schulde-
ten. Ob entwickelte Computerhard- und Software, dem in dieser Weise
geschuldeten Resultat entsprächen oder nicht, sei aber relativ leicht
überprüfbar. Deshalb machten sich die Nachfragenden für solche Dienst-
leistungen in deren im Kontext zur Frage der Vertrauenswürdigkeit des
Anbieters nicht mehr Gedanken, als dies im normalen Geschäftsverkehr
ohnehin der Fall sei. Entgegen der Annahme der Vorinstanz sei es im Zu-
sammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen auch nicht zwin-
gend erforderlich, dass deren Erbringer Einsicht in sensible unternehme-
B-3792/2011
Seite 14
rische und/oder persönliche Daten erhielten. Ähnliches gilt nach Auffas-
sung der Beschwerdeführerin auch hinsichtlich der in Klasse 45 bean-
spruchten Dienstleistung concession de licences de programmes de trai-
tement de l'information, sodass die Nachfragenden für alle in den Klassen
42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen kein besonderes Vertrauens-
verhältnis erwarteten. Deshalb wirke das Zeichen FIDUCIA in deren Kon-
text besonders abstrakt.
5.3.
5.3.1. Dem Begriff des "Vertrauens" kommt bei der Nachfrage von Waren
und/oder Dienstleistungen grundsätzlich eine gewisse Bedeutung zu.
Dies gilt auch für verwandte Begriffe wie etwa "Verlass". Nicht nur, dass
Geschäfte mit Anbietern, die nicht vertrauenswürdig sind, zur Lieferung
mangelhafter Waren oder zur Erbringung mangelhafter Dienstleistungen
führen können, sondern auch darüber hinaus können Anbieter und Nach-
frager von vermögenswerten Leistungen einander im Rahmen dieses
Austauschs in vielfältiger Weise "schädigen". Die Verfolgung von Rechts-
ansprüchen der Geschädigten kann ganz grundsätzlich mit Risiken, Zeit-
verlusten und Kosten verbunden sein. Der Vertrauenswürdigkeit des An-
bieters, wie auch des Erbringers kommt daher ein hoher Stellenwert zu,
wenn auch dieser Stellenwert nicht bei jeder Ware und Dienstleistungen
gleich hoch ist. Bei Dienstleistungen ist eine Prüfung durch den Kunden
aufgrund von deren Unkörperlichkeit wohl etwas schwieriger als bei Wa-
ren. Ins Gewicht fallen aber auch die Kosten, die mit dem Erwerb der Wa-
ren und Dienstleistungen verbunden sind, deren alltägliche oder beson-
dere technische oder industrielle Natur, die besondere Gefahr, die von ei-
ner Ware ausgehen kann, etc. Aus diesen Gründen steht jedenfalls für die
italienischsprachigen Verkehrskreise, die sich im Kontext mit Waren
und/oder Dienstleistungen mit dem Zeichen FIDUCIA konfrontiert sehen,
der Begriff des "Vertrauens" oder eines sinnverwandten Begriffs, wie etwa
"Verlass" eindeutig im Vordergrund. Insofern handelt es sich vorliegend
um keinen Fall von Mehrdeutigkeit.
5.3.2. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz zeigt das im soeben (unter
E. 5.3.1.) genannten Sinne verstandene Zeichen FIDUCIA den massgeb-
lichen Verkehrskreisen aber keineswegs an, dass sie einem Dienstleis-
tungserbringer, der es im Zusammenhang mit den angebotenen Dienst-
leistungen verwendet, vertrauen können. Vielmehr wird dies durch eine
Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den strittigen Dienst-
leistungen bloss suggeriert. Dabei ist es letztlich unerheblich, ob sugge-
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Seite 15
riert wird, dem Dienstleistungserbinger könne vertraut werden oder ob
Vertrauen in dessen Dienstleistungen gesetzt werden könne. Zwischen
diesen beiden Auslegungsmöglichkeiten besteht ein derart enger Zu-
sammenhang, dass auch insofern kein Fall von Mehrdeutigkeit vorliegt,
oder dass es eines markenrechtlich relevanten Gedankenschritts bedürf-
te, um vom suggerierten "Vertrauen" in die Dienstleistungen auf die an-
gebliche Vertrauenswürdigkeit von deren Erbringer zu schliessen.
5.3.3. Aus dem Gesagten folgt, dass das Zeichen FIDUCIA im Zusam-
menhang mit Waren und Dienstleistungen werbewirksam und damit an-
preisend sein kann. Dies ist namentlich dort der Fall, wo die Vertrauens-
würdigkeit der Dienstleistungen und/oder deren Erbringers zu einem we-
sentlichen Auswahlkriterium bei den Nachfragenden werden kann. Im
Folgenden ist daher zu beurteilen, ob mit Blick auf die hier interessieren-
den Dienstleistungen das Kriterium (angeblicher) Vertrauenswürdigkeit
entscheidrelevant und deshalb im markenrechlichen Sinne anpreisend ist.
5.4. Die soeben gestellte Frage wird man aus unterschiedlichen Gründen
im Hinblick auf alle strittigen Dienstleistungen bejahen müssen, wenn sich
auch die verschiedenen Gründe teilweise überschneiden.
Bei den hier interessierenden Dienstleistungen, die sich auf die Beratung
im Zusammenhang mit oder die Erledigung von betrieblichen Tätigkeiten
beziehen (in Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau, y compris traitement de tex-
te et services de secrétariat; informations commerciales; informations
d'affaires; gestion de fichiers informatiques; consultation pour la direction
des affaires; entretien de bases de données informatiques; services d'un
centre de calculs pour des tiers dans le domaine de la gestion des affai-
res commerciales et de l'administration commerciale, y compris dans le
domaine de la gestion du personnel ainsi que la préparation de feuilles de
paye; conseils en organisation et économie des entreprises; conseils or-
ganisationnels pour clients; conseils en gestion du personnel; comptabili-
té; conseils en organisation en ligne; recrutement de personnel en ligne;
gestion organisationnelle de projets informatiques; administration com-
merciale de licences d'appareils et de programmes de traitement de l'in-
formation de tiers), spielt das entsprechende Vertrauen eine erhebliche
Rolle, weil diese Dienstleistungen einen entscheidenden Einfluss auf den
Unternehmenserfolg haben können.
B-3792/2011
Seite 16
Bei den Dienstleistungen aus dem Informatikbereich, einschliesslich der-
jenigen im Zusammenhang mit Datenbanken (Klasse 35: compilation et
systématisation de données dans des bases de données informatiques;
préparation de feuilles de paye; die in Klasse 37 beanspruchte Dienstleis-
tung sowie die in den Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistun-
gen) ist die Vertrauensfrage von grosser Tragweite, weil der Dienstleis-
tungserbringer über technisches Knowhow verfügt, über welches die
Kunden oft nicht oder nicht in gleichem Masse verfügen, der Dienstleis-
tungserbringer im Rahmen seiner Tätigkeit Einblick in sensible Daten er-
hält und deren korrekte Erfassung überdies von grosser Wichtigkeit sein
kann, und weil die zuverlässige Verfügbarkeit der Dienstleistungen ihrer-
seits zentrale Bedeutung erlangen kann.
Beinahe schon selbstredend spielt das Vertrauen eine zentrale Rolle im
Zusammenhang mit allen hier interessierenden Dienstleistungen rund um
Finanz- und Versicherungsangelegenheiten (Klasse 35: préparation de
feuilles de paye; préparation de relevés de comptes; services d'un audi-
teur [expert-comptable]; services d'un conseiller fiscal à savoir prépara-
tion de déclarations d'impôts; services en organisation et services d'affai-
res professionnelles pour des systèmes électroniques assistés par carte
de paiement et cartes de crédit; acceptation de commandes, et factura-
tion par le biais d'un centre d'appel, y compris dans le cadre du commer-
ce électronique; Klasse 36: alle beanspruchten Dienstleistungen).
Bei den beanspruchten Dienstleistungen der "Reproduktion von [nicht
näher spezifizierten] Dokumenten" (Klasse 35) wie auch im Zusammen-
hang mit den in Klasse 38 beanspruchten (Tele-)Kommunikationsdienst-
leistungen wirkt das Zeichen "FIDUCIA" allein schon deshalb im be-
schriebenen Sinne ebenfalls anpreisend, weil der Dienstleistungserbrin-
ger auch hier von vertraulichen Daten des Kunden Kenntnis erlangen
kann. Bei den Telekommunikationsdienstleistungen können Unterbrüche
in der konsistenen, zuverlässigen Dienstleistungserbringung unter Um-
ständen mit sehr hohen Folgekosten verbunden sein, insbesondere, wo
es um Kommunikationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzen
geht.
Bei den in der Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen ist das Vertrau-
en von erhöhter Bedeutung, weil die Kunden im Gegensatz zum Erwerb
von Produkten beim Detailhändler diese nicht mehr direkt wählen können
und bei den Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausbildung, die von
der Markenhinterlegerin in Klasse 41 beansprucht werden, ist die sugge-
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Seite 17
rierte Vertrauenswürdigkeit des Anbieters deshalb von eminenter Bedeu-
tung, weil hier fast schon regelmässig hohe Kosten im Spiel sind, nicht
zuletzt, da Unternehmen die Mitarbeiter an entsprechende Ausbildungs-
veranstaltungen schicken, einen entsprechenden Ausfall in der Arbeitszeit
der Arbeitskräfte hinnehmen müssen.
Dies ist für die in den Klassen 42 und 45 strittigen Dienstleistungen ent-
gegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch nicht anders zu beur-
teilen, wenn man den Vertragstyp, mittels dem die entsprechenden ver-
mögenswerten Leistungen am Markt in der Regel ausgetauscht werden,
in Betracht zieht.
5.5. Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass die
Marke "FIDUCIA" für alle strittigen Dienstleistungen jedenfalls für die ita-
lienischsprachigen Verkehrskreise anpreisend wirkt und damit nicht un-
terscheidungskräftig ist (vgl. oben E. 2.1). Ob an der strittigen Marke dar-
über hinaus auch ein Freihaltebedürfnis besteht, kann offen gelassen
werden.
6.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich vorlie-
gend nicht um einen Grenzfall, weshalb das Zeichen auch nicht im Sinne
der Grenzfallregelung (vgl. oben E. 2.4) zum Markenschutz zugelassen
werden kann. Gegenteiliges kann entgegen den Vorbringen der Be-
schwerdeführerin auch nicht (allein) daraus geschlossen werden, dass
zwischen der abschliessenden Stellungnahme der Beschwerdeführerin
im vorinstanzlichen Verfahren und dem Ergehen der angefochtenen Ver-
fügung 14 Monate vergangen sind.
7.
Schliesslich erhebt die Beschwerdeführerin Anspruch auf Registrierung
der strittigen Marke gestützt auf das in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV,
SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip.
7.1. Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit sind juristi-
sche Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln.
Dieselbe Behörde darf zwei vergleichbare Sachverhalte ohne sachlichen
Grund nicht unterschiedlich beurteilen. Dies gilt allerdings nur, wenn
Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Personen in Fra-
ge stehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2120 E. 3
B-3792/2011
Seite 18
"Doppelhelix" [fig.]). Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in allen
tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Feh-
lerhafte Entscheide sollen andererseits nicht für alle Zeiten als Richt-
schnur gelten (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November
2004 E. 4.3 Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 Masterpiece; Entscheid der RKGE
vom 19. Oktober 1999 veröffentlicht in: sic! 1999 S. 645 E. 5 Uncle Sam;
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf Gleichbehand-
lung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige ge-
setzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und die
Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser ab-
zuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; BGE 122 II 446 E. 4a, mit weite-
ren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5. Oktober
2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom
14. Januar 2010 E. 8 terroir [fig.]). Vor einer allfälligen Gewährung des
Markenschutzes aufgrund von Rechtsgleichheitserwägungen ist ferner
eine Abwägung der Interessen des betreffenden Hinterlegers an der
Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern einerseits und entge-
genstehenden privaten und öffentlichen Interessen andererseits vorzu-
nehmen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom
16. Juli 2007 E. 12 Projob, mit weiteren Hinweisen).
Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechts-
mittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was die Obliegenheit ein-
schliesst, entsprechende Vergleichsfälle darzulegen (vgl. Urteil des BGer
P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4, veröffentlicht in Schweizeri-
sches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1963 S. 435;
BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; BEATRICE WEBER-
DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,
ZBl, 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes
wegen gilt dabei insoweit das Rügeprinzip, als rechtliche Grundlagen und
Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhalts-
feststellungen und Vorbringen der Parteien auch nicht nahe liegen, nicht
berücksichtigt werden müssen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel
2008, Rz. 1.55). Die Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit
durch einen Markenhinterleger aufgrund von Vergleichsfällen erfordert
auch eine Auseinandersetzung mit den von den herangezogenen Vorein-
tragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Beschwer-
de(-schrift), ansonsten ein Beurteilungsmassstab für die Prüfung einer
Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV fehle (Urteil des Bundesgerichts
B-3792/2011
Seite 19
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 veröffentlicht in: sic! 2005
S. 278 Firemaster). Was schliesslich das Alter der herangezogenen Vor-
eintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der
Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1
Jumboline, m.w.H.), damit diese noch als relevant angesehen werden
können.
7.2. Die Beschwerdeführerin führt insgesamt sechs Voreintragungen an,
welche in der Schweiz Schutz geniessen und auf die sie ihren geltend
gemachten Gleichbehandlungsanspruch stützen möchte. Deren drei wur-
den in der Schweiz aber vor deutlich mehr als acht Jahren zum Marken-
schutz zugelassen. Sie fallen deshalb gemäss der einschlägigen Recht-
sprechung (vgl. oben E. 7.1) als mögliche Grundlage eines Anspruchs der
Beschwerdeführerin auf Gleichbehandlung bereits schon deshalb ausser
Betracht. Die verbleibenden drei Marken Nr. CH 565'847 360° VER-
TRAUEN, IR Nr. 938'550 Vertrauen trägt Früchte und Nr. CH 580'005 FI-
DUCIARY SWISS sind aufgrund der enthaltenen zusätzlichen Marken-
elemente, teilweise zudem aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen
Sprache als Italienisch, mit der vorliegend zu beurteilenden Marke nicht
ohne Weiteres vergleichbar. Die pauschale Behauptung der Beschwerde-
führerin, der Aussagegehalt der Marken sei mit dem demjenigen der strit-
tigen Hinterlegung nahezu identisch, greift zu kurz. Ferner fehlt es an je-
der argumentativen Auseinandersetzung mit der Frage, welche Waren
und Dienstleistungen die angeführten Marken beanspruchen, und inwie-
fern diese mit den vorliegend strittigen Dienstleistungen vergleichbar sind.
In einem blossen Hinweis auf die Nummern der entsprechenden Klassen
gemäss Nizzaklassifikation oder dem Beifügen von Ausdrucken der Ein-
träge der Voreintragungen in den einschlägigen Datenbanken ist keine
Erfüllung der Obliegenheit einer einlässlichen Auseinandersetzung mit
der Vergleichbarkeit der angeführten Voreintragungen zu sehen. Die wei-
tere Prüfung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung gestützt auf Art. 8
Abs. 1 BV im Rahmen der vorliegend zu beurteilenden Markenhinterle-
gung fällt daher ausser Betracht. Dabei können einige weitere Fragen of-
fen gelassen werden, etwa, ob die Vorinstanz eine ständige entsprechen-
de Praxis verfolgt hat, ob sie zu erkennen gegeben hat, dass sie auch in
Zukunft von dieser nicht abzuweichen gedenkt, und ob eine allenfalls vor-
zunehmende Interessenabwägung zugunsten der Beschwerdeführerin
ausfallen würde. Die Beschwerdeführerin hat demnach gestützt auf Art. 8
Abs. 1 der BV keinen Anspruch auf Erteilung des Markenschutzes für die
vorliegend zu beurteilende Marke.
B-3792/2011
Seite 20
8.
Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten
ist.
9.
9.1. Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen
geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes
hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von
diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszuge-
hen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind ange-
sichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.-
zu verrechnen.
9.2. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VKGE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden
der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
B-3792/2011
Seite 21
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref.: emc; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Ent-
scheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand am: 28. August 2012