Cour II
B-386/2007
{T 1/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Hans Urech, Francesco Brentani, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
Skype Limited,
représentée par Maître Patrick Troller et
Maître Silvan Meier, Troller Hitz Troller & Partner,
recourante,
contre
British Sky Broadcasting Group Plc,
représentée par B.M.G. Avocats,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 8094-8095 IR 828'572 SKY /
CH 539'379 SKYPE IN et CH 539'380 SKYPE OUT.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-386/2007
Faits :
A.
Les enregistrements des marques suisses n° 539'379 «SKYPE IN» et
n° 539'380 «SKYPE OUT» ont été publiés dans la Feuille Officielle
Suisse du Commerce (FOSC) n° 222 du 15 novembre 2005. Ils
revendiquent la protection pour les produits et services des classes 9,
38 et 42 suivants :
Cl. 9 : Radios, récepteurs radio, récepteurs radio avec horloge, syntonisateurs, amplificateurs
audio, unités d'équipement audio, unités de commande à distance pour récepteurs, unités de
commande à distance pour amplificateurs, systèmes de haut-parleurs, égalisateurs de
fréquences, machines pour l'enregistrement et la reproduction du son, haut-parleurs pour la
reproduction stéréophonique et monophonique du son, lecteurs de disques compact,
enregistreurs de disques compact, changeurs de disques compact permettant la sélection de
plusieurs disques, unités de commande à distance pour lecteurs de disques compact, centres
serveurs pour ensembles audio vidéo et ordinateurs personnels domestiques, téléviseurs,
téléviseurs par projection, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs
plasma, micro-téléviseurs, récepteurs pour téléviseurs, syntonisateurs pour téléviseurs, tubes
pour téléviseurs, unités de commande à distance pour récepteurs de télévision, unités sonores
haute-fidélité utilisés comme composantes externes de systèmes de télévision, moniteurs de
télévision avec ou sans syntonisateurs, décodeurs, commutateurs de température couleur pour
récepteurs de télévision, tubes images fluorescent interchangeables pour télévisions,
accessoires pour téléviseurs à savoir, liens fibre-optique, majorateurs enregistreurs à ruban
vidéo digitale, lecteur de disque vidéo digital, lecteurs audio digitaux, disques audio digitaux,
équipements de communication optique, assistants personnels digitaux, encodeurs et décodeurs
digitaux, lecteurs de fichiers sous format MP3, caméras digitales, imprimantes pour caméras
digitales, imprimantes portatives pour caméras digitales, dispositifs électroniques portatifs pour
l'enregistrement digital, l'organisation, la transmission, la manipulation et la visualisation de
textes, de données et de fichiers audio; logiciels d'ordinateurs pour l'organisation, la
transmission, la manipulation et la visualisation de textes, de données et de fichiers audio sur
des appareils électroniques digitaux portatif, écouteurs, oreillettes, casques d'écoutes équipés de
lecteurs audio intégrés, dispositifs portatifs pour la lecture de fichiers audio; dispositifs de
communications sans fils, à savoir téléphones, combinés, écouteurs, haut-parleurs, microphones,
oreillettes, dispositif de communication compatibles avec le protocole »Bluetooth», à savoir,
téléphones, combinés, écouteurs, haut-parleurs, microphones, oreillettes.
Cl. 38 : Services de communication d'égal à égal (peer to peer) selon le protocole d'échange
vocal par Internet (VOIP); services de transmission électronique de dossiers et de messagerie
instantanée via un réseau global d'ordinateur; mises à disposition d'accès à haut-débit à des
réseaux locaux et globaux d'information par ordinateur.
Cl. 42 : Services informatiques et développements de logiciels pour le compte de tiers à savoir,
conception de logiciels et d'équipement d'ordinateur (hardware) destinés aux
télécommunications, aux applications selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP), à la
transmission de données et les services de messageries instantanées; conception et
développement de sites web pour des tiers; hébergement de sites web pour les tiers sur serveurs
destinés à un réseau global; installation et entretien de logiciels; mise à disposition temporaire de
logiciels en-ligne non téléchargeables permettant la souscription et l'utilisation de services de
communication selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP); mise à disposition de
logiciels en-ligne téléchargeables permettant la souscription et l'utilisation de services de
communication selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP).
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B.
Le 15 février 2006, British Sky Broadcasting Limited (ci-après :
l'opposante) a formé deux oppositions totales à l'encontre de ces deux
enregistrements devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(IPI), l'opposition n° 8094 visant la marque «SKYPE IN» et l'opposition
n° 8095 la marque «SKYPE OUT». L'opposante s'est fondée sur sa
marque internationale n° 828'572 «SKY» enregistrée notamment pour
les produits et services des classes 9, 38 et 42 suivants :
Cl. 9 : Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage,
de radio, de télévision, d'enregistrement du son, de reproduction du son, de télécommunication,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement de programmes télévisés; appareils d'enregistrement, de transmission, de
reproduction ou de réception du son ou des images; appareils électriques et électroniques
utilisés pour la réception par satellite, terrestre ou câblée; récepteurs de télévision comprenant
un décodeur; boîtiers de décodage destinés au décodage et à la réception d'émissions par
satellite, terrestre et câblée; appareils pour le décodage de signaux codés, notamment boîtiers
de décodage pour la réception télévisée; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un
enregistreur pour l'enregistrement de programmes télévisés et sonores; appareils décodeurs
comprenant un décodeur et un enregistreur programmable pour transférer des enregistrements
stockés au stockage et également pour supprimer d'anciens enregistrements; programmes
télévisés et radiophoniques enregistrés; programmes enregistrés en vue de leur diffusion en
différé à la télévision et à la radio; enregistrements vidéo; ordinateurs; programmes
informatiques; jeux informatiques électroniques; jeux informatiques électroniques interactifs;
logiciels et programmes informatiques pour la distribution et l'utilisation par les spectateurs d'un
canal de télévision numérique pour voir et acheter des produits; logiciels de jeux d'ordinateurs et
logiciels de jeux-concours; jeux vidéo d'ordinateur et/ou jeux-concours conçus pour être utilisés
avec des récepteurs de télévision et des écrans ou avec des moniteurs vidéo ou écrans
d'ordinateurs; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux interactifs
et/ou jeux-concours; publications électroniques, logiciels, jeux d'ordinateur, jeux vidéo
d'ordinateur; écrans vidé; projecteurs vidéo; bandes, disques et fils tous magnétiques; cassettes
et cartouches toutes conçues pour être utilisées avec les bandes précitées; cassettes, bandes et
cartouches audio et vidéo pré-enregistrées et vierges; disques compacts; disques numériques
polyvalents (DVD); disques phonographiques; disques à lecture laser pour l'enregistrement audio
ou vidéo; cartouches programmes; CD-ROM, cartes et disques, cartes à circuits intégrés,
supports à mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés avec des jeux vidéo
d'ordinateur et/ou des jeux-concours; cartes codées; signaux d'antennes de radio et de
télévision; éléments et accessoires de tous les produits précités; lunettes de soleil; étuis en cuir
pour téléphones portables.
Cl. 38 : Services de télécommunication; services de radiodiffusion, de télédiffusion, de
transmission et de communication; radiodiffusion et transmission d'émissions de radio ou de
télévision; transmission de sons et/ou d'images assistée par ordinateur; services de
communication par satellite, télévision et/ou radio; services d'agences de presse; location
d'appareils de communication; services de messagerie électronique; services de
télécommunication relatifs à l'Internet; télécommunication d'informations (y compris de pages
Web); mise à disposition de liaisons télécom à des bases de données informatiques et des sites
Web sur l'Internet; information en matière de télécommunications; services de télétexte; services
de télécommunication dédiés à la vente au détail de produits par le biais de communications
interactives avec la clientèle; services de télévision interactive; services de télédiffusion
comportant des services interactifs pour les guides d'écoute et la sélection intelligente
automatisée d'enregistrement d'émissions; services interactifs pour les téléspectateurs; services
interactifs pour les téléspectateurs facilitant la présélection de programmes d'écoute; services
interactifs pour les téléspectateurs facilitant l'enregistrement de programmes enclenchés
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automatiquement sur la base des habitudes/préférences d'écoute des clients; diffusion et
transmission de programmes de télévision interactive, divertissements interactifs et concours
interactifs; services de conseil professionnel en matière de diffusion; services de renseignements
précis relatifs à la diffusion de programmes de télévision; informations fournies en ligne depuis
une base de données informatique ou l'Internet, ces informations étant toutes en rapport avec les
services précités; fourniture d'accès à une base de données contenant des informations relatives
à une gamme de produits.
Cl. 42 : Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, dessin
et dessin exécuté sur commande, tous destinés à la compilation de pages Web sur l'Internet;
informations technologiques fournies en ligne depuis une base de données informatique ou par
l'Internet; création et maintenance de sites Web; installation, location et maintenance de logiciels;
location de temps d'accès à des bases de données de renseignements; services d'informations
météorologiques; services d'ordinateurs domestiques.
Dans ses oppositions, l'opposante invoqua l'identité ou la quasi-
identité des produits et services visés. Elle allégua ensuite que la
marque opposante ne revêtait aucun caractère descriptif en lien avec
les produits et services qu'elle désignait et qu'elle était en outre bien
connue du grand public, composé de nombreux téléspectateurs. Quant
à la comparaison des signes, elle fit valoir qu'il convenait de se
concentrer sur la forte similitude entre les termes «SKY» et «SKYPE»
dès lors que ce dernier était l'élément prédominant des marques
attaquées et que les mots «IN» et «OUT», beaucoup plus courts,
s'avéraient compréhensibles et usuels pour une majorité des produits
et services en lien avec la communication et l'électronique. L'ajout de
la terminaison «PE» à la reprise intégrale de la marque opposante
comme élément d'attaque n'était selon elle pas de nature à modifier
ces signes pour en faire de nouveaux ensembles qui se
distingueraient de manière évidente de la marque «SKY». Elle soutint
que cette reprise créait une forte similarité visuelle et phonétique entre
les signes et que ceux-ci ne revêtaient du reste pas un sens évident et
distinct qui pourrait écarter le risque de confusion ; le public essaierait
de comprendre la marque «SKYPE» en se concentrant sur l'élément
d'attaque «SKY». Dans ce contexte, l'opposante indiqua encore que la
titulaire des marques attaquées expliquait d'ailleurs sur son site
internet que «SKYPE» était la contraction de «Sky peer-to-peer».
C.
Invitée à se prononcer sur les oppositions, Skype Limited, titulaire des
marques attaquées (ci-après : la défenderesse), conclut à leur rejet
dans ses réponses du 21 juillet 2006. Elle allégua que la marque
opposante bénéficiait tout au plus d'une force distinctive normale dès
lors que l'opposante n'avait pas démontré que celle-là était connue en
Suisse. La défenderesse fit ensuite valoir que la comparaison des
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signes ne devait pas se limiter aux éléments «SKY» et «SKYPE» mais
qu'il convenait également de tenir compte des mots «IN» et «OUT»
dès lors que même des éléments du domaine public pouvaient influer
l'impression d'ensemble d'une marque. Elle soutint que l'élément
fantaisiste «SKYPE» ne pouvait être disséqué de telle manière à en
extraire la signification de «ciel» et qu'il était du reste peu probable
que le consommateur associe immédiatement et instinctivement les
marques attaquées avec le ciel. Ce terme revêtait ainsi une
signification indéterminée et, même s'il s'agissait de la contraction de
«Sky peer-to-peer», il y aurait lieu d'admettre que le public ne le
percevrait pas comme tel. Elle conclut que les signes étaient
dissemblables sur les plans visuel et phonétique au niveau du nombre
de leurs caractères et de leurs syllabes ainsi qu'en raison de la
terminaison marquante «PE» et des termes «IN» et «OUT» influant
directement sur l'impression d'ensemble des marques attaquées. Elle
ajouta que les signes divergeaient également au plan sémantique en
tant que le terme anglais «SKY» revêtait pour le public suisse une
signification clairement reconnaissable, alors que les marques
attaquées constituaient des entités fantaisistes éveillant d'autres
associations d'idées. Se prévalant encore de l'arrêt du Tribunal fédéral
«Boss/Boks», la défenderesse conclut qu'un risque de confusion direct
ou indirect entre les signes pouvait être exclu et qu'il était ainsi inutile
d'examiner la question de la similarité des produits et services.
D.
Par décision du 27 novembre 2006, l'Institut fédéral réunit les deux
oppositions et les admit avec le dispositif suivant :
«1. Les deux oppositions n° 8094 et n° 8095 sont réunies en une seule procédure.
2. La procédure d'oppositions n° 8094 et n° 8095 contre les marques suisses
n° 539 379 SKYPE IN et n° 539 380 SKYPE OUT est déclarée bien fondée.
3. Les marques suisses n° 539 379 SKYPE IN et n° 539 380 SKYPE OUT seront
révoquées une fois la présente décision entrée en force.
4. Les taxes d'oppositions de fr 1'600.- (2 X 800.-) restent acquises à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une
somme de fr. 3'100.- à titre de dépens et de remboursement des taxes
d'oppositions.
6. [...]»
Considérant en premier lieu que les produits et services désignés
étaient identiques, il soutint ensuite que la marque opposante
bénéficiait d'une force distinctive normale dès lors qu'elle s'avérait
fantaisiste en lien avec les produits et services visés. L'IPI considéra
que le fait que les marques attaquées soient composées de deux mots
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leur octroyait une impression d'ensemble visuelle différente du signe
opposant. S'agissant de l'aspect phonétique, il retint que les signes
litigieux reprenaient intégralement la marque opposante comme
syllabe d'attaque et que seules les prépositions «IN» et «OUT»
permettaient de les distinguer, dès lors que la syllabe «PE»,
constituée d'un «e» muet, n'était pas fortement perceptible et que la
syllabe d'attaque «SKY» (SKAÏ) demeurait fortement audible et
reconnaissable. Au plan sémantique, l'IPI allégua que la marque
opposante signifiait «ciel» et qu'une recherche quant à une éventuelle
signification des marques attaquées n'avait pas permis de trouver de
réponse, de sorte qu'il convenait de partir du principe qu'il s'agissait
d'un terme fantaisiste auquel étaient accolées les prépositions «IN» et
«OUT». Relevant qu'une similitude phonétique ou visuelle pouvait
éventuellement être compensée par une signification différente, il fit
valoir que même si les marques attaquées étaient dénuées d'un sens
particulier contrairement au signe opposant, il était douteux que le
public suisse puisse différencier les signes sur la seule base de la
signification du signe opposant, vu la reprise intégrale de la marque
opposante dans les marques attaquées et sa forte présence auditive.
Les signes attaqués ne se distinguaient ainsi pas suffisamment au
plan auditif et il ne fallait de surcroît pas négliger le fait que le terme
«SKY», même s'il appartenait au vocabulaire de base anglais, n'en
demeurait pas moins un élément d'une langue étrangère dont le sens
était moins susceptible de venir à l'esprit par réflexe que pour un
terme d'une langue nationale. Relevant enfin que le cas «Boss/Boks»
ne trouvait in casu pas application, il considéra qu'en raison de la
reprise intégrale de la marque opposante, les ajouts contenus dans les
marques attaquées ne suffisaient pas à exclure un risque de confusion
direct. Il conclut en outre à l'existence d'un risque de confusion indirect
en relevant qu'en raison de la présence de l'élément «SKY» dans les
marques attaquées, certains consommateurs pourraient s'imaginer à
tort qu'il s'agit de variantes d'une marque appartenant à l'opposante.
E.
Par mémoire du 15 janvier 2007, rédigé en langue allemande, Skype
Limited (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation des
chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée et au rejet des
oppositions, sous suite de frais et dépens. Elle relève en premier lieu
que la marque opposante a été transférée à British Sky Broadcasting
Group Plc avant que ne soit rendue la décision attaquée. Soulignant
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B-386/2007
ensuite que les marques doivent être appréciées globalement et non
disséquées dans leurs éléments individuels, elle considère que les
signes se distinguent de manière évidente sur leur aspect visuel de
par leur nombre de caractères. Elle fait valoir qu'ils se différencient
également au plan phonétique en raison du terme fantaisiste
«SKYPE» comprenant la terminaison marquante «PE» et des mots
«IN» et «OUT» qui restent facilement en mémoire. Elle ajoute que la
marque opposante se prononce «skai» alors que les signes attaqués
peuvent être prononcés «skaip in/skaip aut» en anglais, «skip in/en»
ou «skip ut/aut» en français, ou «skipe in» respectivement
«skipe out/aut» en allemand, en italien et en romanche. Les
différences phonétiques s'imprègnent selon elle d'autant plus que la
marque opposante constitue un terme court. Au plan sémantique, elle
allègue que le terme «SKY» revêt une signification claire et
immédiatement perceptible pour les consommateurs concernés et
domine le souvenir. S'agissant en revanche des marques attaquées,
elle soutient que l'adjonction des lettres «PE» fait du terme «SKYPE»
un mot fantaisiste dénué de sens dans lequel se fond la marque
opposante que l'on ne reconnaît plus. Elle ajoute que les marques
attaquées, qui ne suscitent aucune association d'idées avec la marque
opposante, contiennent au surplus les mots «IN» et «OUT» dont le
sens est connu du public suisse et qui permettent d'éveiller des
associations de sens se démarquant clairement du terme «SKY».
Considérant que les différences visuelles, sonores et sémantiques
conduisent à une impression d'ensemble différente des signes, elle
conclut à l'absence de risque de confusion direct en relevant qu'il
serait contraire à la pratique d'étendre l'aire de protection de la
marque opposante de telle manière à ce qu'il comprenne l'ensemble
des marques commençant par les lettres «sky». Elle conteste
également l'existence d'un risque de confusion indirect en arguant du
fait que le consommateur qui lit «SKYPE» n'a aucune raison de
penser au mot «ciel» et que les ajouts «IN» et «OUT» n'ont aucune
relation avec ce mot. La recourante ajoute que l'opposante se fonde
du reste uniquement sur sa marque «SKY» et non sur une famille de
marques qui en dériveraient. Se prévalant à nouveau de l'affaire
«Boks/Boss», elle termine en alléguant qu'il est inutile d'examiner la
question de la similarité des produits et services.
F.
Invitée à faire savoir si elle était disposée à ce que la procédure soit
poursuivie en langue allemande, l'opposante a répondu le 22 mars
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B-386/2007
2007 qu'elle souhaitait qu'elle soit conduite en français. Elle a du reste
indiqué que la marque opposante avait été transférée à la société
British Sky Broadcasting Group Plc et a requis que la nouvelle titulaire
de la marque opposante soit substituée à l'ancienne dans la procédure
de recours, pour autant que la recourante y consente.
G.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le Tribunal administratif
fédéral a indiqué que la procédure de recours serait conduite en
français, langue dans laquelle la décision attaquée avait été rendue, et
a invité la recourante à faire savoir si elle consentait à ce que la
titulaire actuelle de la marque opposante soit substituée à l'ancienne
dans la procédure de recours, l'avertissant que, sans réponse de sa
part dans le délai imparti, il considérerait que British Sky Broadcasting
Group Plc était la nouvelle intimée dans la présente procédure. La
recourante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal a
constaté la substitution de l'intimée par ordonnance du 3 mai 2007.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 25 mai 2007 en renonçant à présenter des
observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.
I.
Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'intimée a conclu à
son rejet au terme de sa réponse du 22 juin 2007, sous suite de frais
et dépens. Invoquant l'identité des produits et services visés, elle
soutient, s'agissant de la comparaison des signes, que «SKYPE»
constitue l'élément caractéristique des marques attaquées. Elle
allègue que les prépositions «IN» et «OUT», qui signifient «dedans» et
«dehors» et indiquent l'action d'entrer ou de sortir une fois accolées à
un verbe, sont banales dans le domaine de l'informatique en tant
qu'elles désignent les actions de connexion et de déconnexion (log in
et log out) et sont facilement comprises dans le domaine des
télécommunications comme référence aux communications reçues et
effectuées (entrantes et sortantes). En combinaison avec «SKYPE»,
ces prépositions dénuées de force distinctive évoquent simplement
l'existence d'une famille de marques déclinées autour de ce terme, qui
constitue également une marque dont la recourante est titulaire.
L'intimée considère qu'il est ainsi correct de se concentrer avant tout
sur la comparaison entre «SKY» et «SKYPE». Sur le plan phonétique,
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B-386/2007
elle observe que «SKYPE» reprend la marque opposante et que le
son «PE» est peu audible par rapport à l'élément d'attaque «SKY» qui
marque la mémoire du public. Elle conteste une prononciation de
«SKYPE» à la française ou à l'allemande en alléguant que les
consommateurs suisses connaissent le mot anglais «SKY» et la
manière dont il se prononce (SKAÏ) et qu'ils auront tendance à
prononcer la première syllabe de «SKYPE» de la même façon, ce
d'autant plus que les prépositions «IN» et «OUT» indiquent que la
marque doit se prononcer à l'anglaise. Même en tenant compte
desdites prépositions, les signes attaqués se prononceront en deux
syllabes avec une césure phonétique intervenant entre les sons «AÏ»
et «P» (SKAÏ-PIN/SKAÏ-POUT), ceci faisant ressortir fortement
l'élément «SKY». L'intimée invoque ensuite une similarité visuelle
entre les signes, malgré une ressemblance moins marquée. Relevant
que les éléments «IN» et «OUT» sont visuellement séparés de
«SKYPE» et que «SKY» et «SKYPE» ne diffèrent que par les lettres
«PE», elle conteste l'appréciation de l'IPI, selon laquelle la
composition des marques attaquées en deux mots leur procure une
impression d'ensemble divergente du signe opposant. Elle allègue sur
ce point que le fait que les mots «IN» et «OUT» soient beaucoup plus
courts et placés en seconde position implique que «SKYPE» influe
davantage l'impression visuelle des marques attaquées. Enfin,
l'intimée considère que les signes sont sémantiquement similaires,
dès lors que «SKYPE» évoque le mot «SKY» et suscite les mêmes
associations d'idées, et produit des extraits de sites internet pour le
démontrer. Soutenant enfin que la présente affaire diffère du cas
«Boss/Boks», elle conclut à l'existence d'un risque de confusion direct
et indirect entre les signes en relevant que la probabilité que le public
croie à tort que les marques attaquées sont des variantes du signe
opposant et leur attribue la même origine est d'autant plus grande que
l'intimée est titulaire de plusieurs marques valables en Suisse
déclinant l'élément «SKY».
J.
A la demande des parties, la procédure a été suspendue le
7 novembre 2007. Elle a repris le 13 mai 2009.
K.
Suite à la requête de la recourante, des débats publics au sens de
l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) se sont
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déroulés au siège du Tribunal administratif fédéral le 6 octobre 2009
en présence des mandataires des parties et d'un représentant de l'IPI.
Reprenant pour l'essentiel la motivation de son recours, la recourante
a notamment encore invoqué la large connaissance de «SKYPE» en
Suisse en produisant à cet effet des pièces complémentaires.
Reprenant également en substance la motivation de sa réponse au
recours, l'intimée a pour l'essentiel fait valoir, en livrant de nouvelles
pièces à l'appui, que «SKYPE» faisait penser à «SKY» sur le plan
conceptuel et produisait la même impression intellectuelle. L'IPI a pour
sa part conclu au rejet du recours en renvoyant à la motivation de sa
décision.
L.
L'occasion a été donnée aux parties de se prononcer sur les nouvelles
pièces versées lors des débats publics. L'intimée s'est exprimée par
courrier du 30 octobre 2009 en relevant en particulier que l'éventuelle
notoriété de la marque «SKYPE» en Suisse n'était pas un fait dont il
pouvait être tenu compte en l'espèce dans l'évaluation du risque de
confusion. La recourante a pour sa part répondu par courrier du
6 novembre 2009 en alléguant pour l'essentiel que «SKYPE»
constituait un terme de fantaisie n'ayant aucune signification
particulière. L'IPI ne s'est quant à lui pas déterminé.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur
opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens
de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est
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donc compétent pour statuer sur le recours. La recourante, qui a pris
part aux procédures devant l'autorité inférieure, est spécialement
atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives
à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées. Le recours est ainsi recevable.
1.2 Les oppositions à l'encontre des signes attaqués ont été formées
par British Sky Broadcasting Limited, alors titulaire de la marque
«SKY». Cette marque a par la suite été transférée à British Sky
Broadcasting Group Plc. La modification, enregistrée le 4 août 2006, a
été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales le 19
octobre 2006 (n° 37/2006), soit avant le prononcé de la décision
attaquée du 27 novembre 2006.
Les conséquences procédurales d'un transfert de marque lors de la
procédure d'opposition ne sont expressément traitées ni dans la loi
fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM,
RS 232.11) ni dans la PA. L'art. 4 PA prévoit que les dispositions du
droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables
en tant qu'elles ne dérogent pas à la PA. A teneur de l'art. 21 al. 2 de
la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF,
RS 273), l'aliénation en cours d'instance de l'objet du litige ou la
cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou
défendre. En outre, une personne ne peut se substituer à l'une des
parties qu'avec le consentement de l'autre (art. 17 al. 1 PCF). En
l'espèce, la décision attaquée a été adressée à l'ancienne titulaire de
la marque opposante nonobstant son transfert à une nouvelle société.
Cet incident ne saurait toutefois en affecter la validité dès lors que le
transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la durée de la
procédure d'opposition n'influe de toute manière pas sur la légitimation
active ou passive (décision de l'ancienne Commission fédérale de
recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 22 novembre
2005 in sic! 2006 183 consid. 4 Banette/Panetta). Du reste, la
recourante a eu loisir de faire savoir si elle s'opposait à la substitution
de la titulaire actuelle de la marque opposante à l'ancienne dans la
procédure de recours, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que l'intimée
possède la qualité pour défendre dans la procédure de recours.
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B-386/2007
2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme
marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à
des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de
confusion.
3.
Il n'est pas contesté que l'enregistrement international «SKY» inscrit
au registre le 16 juillet 2003 est antérieur aux marques suisses
«SKYPE IN» et «SKYPE OUT» déposées le 27 juillet 2005 et
bénéficiant d'une priorité au 11 juillet 2005 selon la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04).
4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour
lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre
les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes.
Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-
8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 EMOTION/e motion).
5.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques
ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins,
produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises
liées (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999,
MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3). In casu, il y a lieu de conclure, à l'instar
de l'IPI, à l'identité des produits et services, ceux désignés par la
marque attaquée se retrouvant à l'identique ou étant couverts par ceux
revendiqués par la marque opposante.
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6.
Les produits et services visés s'adressent en première ligne au grand
public dont l'intérêt pour les nouveaux moyens de communication et le
secteur de l'informatique va grandissant. Celui-là fera preuve d'une
certaine attention en achetant de tels biens, respectivement en
recourant à de tels services, ce dont il convient de tenir compte dans
l'examen du risque de confusion (arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars
2009 consid. 4.2 SKY/SkySIM).
7.
L'identité des produits et services devant être admise, il convient
d'examiner la similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence
constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car
c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées
(ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
7.1 La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du
TAF B-8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.2 G-STAR/X-STAR).
Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre
les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des
essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan).
La marque opposante est constituée du terme anglais «SKY»
signifiant «ciel» en français. Les consommateurs suisses possédant
au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du TAF B-7468/2006 du
6 septembre 2007 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind), ces
derniers en comprendront aisément la signification. Force est
d'admettre qu'il ne revêt en l'espèce aucun caractère descriptif en lien
avec les produits et services désignés par la marque opposante dès
lors qu'aucune indication directe sur les qualités, les caractéristiques,
la composition, la destination, l'origine ou encore l'effet des produits et
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des services n'est directement perceptible pour le consommateur
moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination
(arrêt du TAF précité B-1077/2008 consid. 6.1 SKY/SkySIM). La
marque opposante doit donc être qualifiée de fantaisiste en relation
avec les produits et services visés et bénéficie d'une force distinctive
et d'un champ de protection normaux, comme l'a retenu l'IPI.
7.2 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la
marque sont de distinguer une marchandise particulière de
marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une
individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit
rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Il y a
risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la
fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe
lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en
erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises
portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la
marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque
le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas,
notamment en pensant à des marques de série qui désignent
différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou
d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion
indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller).
La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes
simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre,
qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister
dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante
(ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). Pour déterminer si deux
marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu
de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique
ou encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en
principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste
sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17 ad art. 3).
La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de
la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la
marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres
employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa
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terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus
l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382 Kamillosan).
7.3 La marque opposante «SKY» consiste en un bref mot de trois
lettres. Les marques attaquées «SKYPE IN» et «SKYPE OUT» sont
quant à elles composées de deux éléments et dénombrent sept,
respectivement huit caractères. La composante «SKYPE» doit être
considérée comme l'élément prédominant des marques attaquées qui
attirera davantage l'attention du consommateur que les prépositions
«IN» et «OUT», détachées visuellement et placées en seconde
position. Dans ce contexte, il sied de relever que, lorsque l'intimée
soutient qu'il convient avant tout de se concentrer sur la comparaison
entre les éléments «SKY» et «SKYPE», cette dernière perd de vue
que c'est l'inscription au registre qui est déterminante pour apprécier
la similitude des marques (arrêt du TAF B-8320/2007 du 13 juin 2008
consid. 6.2.2 iBond/Hy-Bond Resiglass). Il s'agit ainsi de les comparer
en tenant compte de toutes leurs composantes, y compris des
éléments «IN» et «OUT» même si ces derniers peuvent être tenus
pour faiblement distinctifs, voire descriptifs des produits et services
visés (voir infra consid. 7.5), dès lors que des éléments libres peuvent
contribuer à influencer l'impression d'ensemble que laisse une marque
et que l'on ne peut simplement en faire abstraction pour apprécier le
risque de confusion (ATF 122 III 382 consid. 5b Kamillosan). En outre,
il convient de rappeler que l'appréciation des signes doit se faire de
manière globale et il ne saurait être procédé à une considération
mosaïquée en décomposant les syllabes individuelles et en les
comparant (DAVID, op. cit, n° 11 ad art. 3).
Le terme «SKYPE» reprend intégralement la marque opposante dans
ses trois premiers caractères. S'il est vrai que la première partie de la
marque a, en général, une importance particulière (arrêt du TAF
précité B-1077/2008 consid. 7.1 SKY/SkySIM ; DAVID, op. cit., n° 20 ad
art. 3), il faut néanmoins garder à l'esprit que le début du mot ne
détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et qu'il y a
lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les
divers éléments du signe ont une influence sur l'impression
d'ensemble de ce dernier (arrêt du TAF B-7502/2006 du 7 août 2007
consid. 6.1 Chanel/Haute Coiffure Chanel). Or, en l'espèce,
l'adjonction de la terminaison «PE» contribue à créer au plan visuel
une nouvelle entité homogène dans laquelle se fondent les trois lettres
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«SKY» qui ne seront plus instinctivement isolées et reconnues par le
public cible. En outre, les prépositions finales détachées «IN» et
«OUT» contribuent à créer une impression visuelle différente. Partant,
il y a lieu de conclure que les signes ne coïncident ni dans leur
structure ni dans leur longueur et qu'une dissemblance visuelle doit
être admise en dépit d'une concordance sur leurs trois premiers
caractères.
7.4 La marque opposante est monosyllabique tandis que les marques
attaquées comprennent deux syllabes. Le consommateur suisse
prononcera sans difficulté le terme «SKY» dont est constituée la
marque opposante à la manière anglaise, soit «SKAÏ». Contrairement
à l'opinion de la recourante, il y a lieu d'admettre qu'il prononcera
également les marques attaquées à l'anglaise, cette consonance
anglophone étant renforcée par les prépositions «IN» et «OUT»
connues du public suisse (voir infra consid. 7.5). La structure des
marques attaquées en deux composantes induit une cadence de
lecture ainsi qu'une intonation différentes entre les signes en raison de
la césure observée intervenant entre les éléments «SKYPE» et «IN»,
respectivement «OUT» (SKAÏP-IN et SKAÏP-OUT) et non pas entre les
sons «AÏ» et «P» (SKAÏ-PIN et «SKAÏ-POUT) comme le soutient
l'intimée. Cette césure a pour effet de faire ressortir la syllabe
d'attaque «SKYPE» comme un élément à part entière où se fond, là
encore, la marque opposante qui ne sera plus perçue en tant que telle.
La seule coïncidence des signes dans leur trois premiers caractères
ne saurait en l'espèce suffire pour admettre une similarité phonétique
et force est d'admettre que les prépositions finales «IN» et «OUT»
phonétiquement très présentes, ainsi que le son «P», même moins
marqué, confèrent aux marques attaquées une sonorité d'ensemble
qui se démarque clairement de celle de la marque opposante.
7.5 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense
involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté
au langage courant peut également être déterminant. Hormis la
signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle
indiscutablement la marque entrent en considération. Le sens
marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou
en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en
gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce
genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le
public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue
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s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). Une similarité
visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement
différent des marques. Une telle compensation n'est cependant
possible que lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec
un terme précis (arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6
Adia/Aida Jobs, Aida Personal ; décisions de la CREPI du 10 mars
2006 in sic! 2006 412 consid. 7 Minergie/Sinnergie, du 21 décembre
2005 in sic! 2006 266 consid. 6 Snowlife/Snowli et du 7 février 2000 in
sic! 2000 303 consid. 5 Esprit/L'esprit du dragon ; DAVID, op. cit., n° 17
et 32 ad art. 3). Cette règle doit être appliquée avec retenue et dans
des conditions très strictes, étant en outre précisé que les différentes
significations doivent être directement compréhensibles dans toutes
les régions linguistiques suisses (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai
2009 consid. 5.4 Pulcino/Dolcino ; décision de la CREPI du 29 février
2000 in sic! 2000 383 consid 8 Merkur Kaffee/Markus-Kaffee).
Le terme anglais «SKY» revêt pour le public cible, et dans toutes les
régions linguistiques, une signification claire et univoque, à savoir
«ciel», et s'imprégnera facilement dans sa mémoire. Sur ce point, l'IPI
ne peut être suivi lorsqu'il considère que, bien qu'appartenant au
vocabulaire de base anglais, il s'agirait toutefois d'un mot d'une langue
étrangère dont le sens serait moins susceptible de venir à l'esprit par
réflexe que pour un mot d'une langue nationale. Quant aux marques
attaquées, force est d'admettre à l'instar de l'IPI que le public percevra
la composante «SKYPE» comme un terme fantaisiste ne revêtant
aucune signification particulière. Peu importe sur ce point qu'il puisse
constituer ou non la contraction de l'expression «Sky peer to peer»
comme le prétend l'intimée tant il paraît improbable que le public
l'appréhende comme tel. Il est vrai que «SKYPE» reprend
intégralement la marque opposante «SKY» dans ses trois premières
lettres. Toutefois, l'adjonction de la terminaison «PE», même en soi
indéterminée, contribue à créer un nouveau terme homogène dans
lequel se fond la marque opposante que l'on ne reconnaît plus en tant
que telle, comme cela a déjà été relevé sous les angles visuel et
phonétique. On ne saurait en effet admettre que le consommateur,
confronté au terme «SKYPE», isolera et appréhendera directement
l'élément «SKY». Ainsi, ce mot ne suscitera chez lui aucune
association d'idées avec le «ciel». Le fait que l'on trouverait sur
Internet de nombreux documents faisant apparaître des jeux de mots
entre ces deux termes tels que «Sky's the limit on Skype gear types»,
«Skype in the sky» ou encore «The Sky(pe) is the limit!», comme le
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fait valoir l'intimée, est manifestement dénué de pertinence dès lors
que l'appréciation du risque de confusion se fait uniquement sur la
base des marques telles qu'inscrites au registre et non sur leur
utilisation (actuelle) dans le commerce (supra consid. 7.3). Les
prépositions tirées de la langue anglaise «IN» et «OUT» seront
facilement comprises par les consommateurs concernés comme
signifiant notamment «dans» ou «dedans», respectivement «dehors»
(Larousse, dictionnaire de poche français/anglais 1999, p. 168 et 233).
Couramment utilisées dans le domaine de l'informatique et des
communications, elles sont conséquemment peu imaginatives en lien
avec les produits et services visés. On ne saurait néanmoins en faire
purement et simplement abstraction pour apprécier le risque de
confusion dans la mesure où des éléments libres peuvent contribuer à
influencer l'impression d'ensemble laissée par une marque (ATF 122
III 382 consid. 5b Kamillosan). En l'espèce, ces prépositions
participent à l'impression d'ensemble des marques attaquées en leur
conférant une idée de mouvement, soit quelque chose d'entrant (IN)
ou de sortant (OUT).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque
opposante évoquera clairement pour le consommateur le ciel, tandis
que le public appréhendera les marques attaquées comme des
ensembles fantaisistes pouvant tout au plus susciter une idée de
mouvement en raison des éléments «IN» et «OUT». Partant, les
signes en présence ne concordent également pas au plan sémantique.
7.6 L'IPI considère qu'en raison de la reprise du mot «SKY» dans les
signes attaqués et de sa forte présence phonétique, il est douteux que
le public puisse différencier les marques sur le seul plan de la
signification de la marque opposante. Relevant qu'il suffit qu'un risque
de confusion existe en fonction de l'effet auditif ou visuel pour que la
marque la plus récente soit annulée, il fait valoir que les signes
attaqués ne se distinguent in casu pas suffisamment au plan
phonétique et que les ajouts contenus dans les marques attaquées ne
suffisent pas à écarter un risque de confusion direct. Au surplus, il
conclut à l'existence d'un risque de confusion indirect en arguant du
fait qu'en raison de la présence de l'élément «SKY», certains
consommateurs pourraient s'imaginer à tort que les marques
attaquées constituent des variantes d'une marque de l'opposante alors
qu'elle n'est pas titulaire de ces marques et qu'il n'existe aucun lien
entre les deux sociétés.
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La recourante argue du fait que les différences évidentes entre les
marques sur deux des trois critères de comparaison, soit visuellement
et sémantiquement, ne peuvent être compensées que par une
similarité auditive marquée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon
elle, le fait que les marques attaquées n'éveillent pas d'association
d'idées par rapport à la marque opposante démontre que la
concordance auditive du début des marques n'a pas un poids décisif
dans la comparaison de l'impression d'ensemble. Elle conclut que les
différences visuelles, auditives et sémantiques évidentes conduisent à
une impression d'ensemble différente, ce qui exclut un risque de
confusion direct. Elle conteste également l'existence d'un risque de
confusion indirect en faisant valoir qu'il n'y a en l'espèce pas
d'association d'idées dès lors que la marque «SKY» et les marques
attaquées ne sont conceptuellement pas similaires. Le lecteur n'a
aucune raison de penser au mot «ciel» en lisant «SKYPE» et les
ajouts «IN» et «OUT» n'ont également aucun lien avec ce terme. Elle
ajoute que l'intimée se fonde du reste uniquement sur sa marque
«SKY» et non sur une famille de marques dérivant de «SKY» et qu'elle
n'est pas non plus en mesure de rendre vraisemblable un degré de
notoriété élevé de sa marque en Suisse.
L'intimée soutient que le risque de confusion est en l'occurrence tant
direct qu'indirect en relevant, pour ce dernier, qu'il est possible que le
public croie, à tort, que les marques attaquées sont des variantes de
la marque «SKY» et qu'il leur attribue la même origine, d'autant plus
que l'intimée est titulaire de plusieurs marques déclinant le mot «SKY»
valables en Suisse telles que «SKY CHANNEL», «SKY
INTERNATIONAL» ou encore «SKY TELEVISION».
La reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque, en règle
générale, un risque de confusion (arrêt du TAF précité B-8011/2008
consid. 6.4 EMOTION/e motion). Toutefois, un tel risque de confusion
ou une similitude entre les signes doivent être exclus lorsque
l'adjonction d'un élément modifie l'impression d'ensemble de la
marque la plus récente de manière telle que le public ne reconnaît
plus la marque antérieure en tant que telle (décisions de la CREPI du
9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 CJ Cavalli Jeans/Rocco
Cavalli et du 28 décembre 2000 in sic! 2001 135 consid. 5
Kraft/NaturKraftWerke). En l'espèce, il a été établi ci-dessus que les
signes divergent sur leurs aspects visuel et sémantique. Contrairement
à l'opinion de l'IPI, ils se distinguent également suffisamment au plan
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de leur sonorité. Nonobstant la reprise intégrale de la marque
opposante «SKY» par les signes attaqués, la terminaison «PE» et les
prépositions «IN», respectivement «OUT» confèrent à ces derniers
une impression d'ensemble qui se démarque de celle dégagée par la
marque opposante qui n'est plus reconnue comme telle dans les
signes litigieux tant aux plans sonore et visuel qu'au niveau de leur
signification. Partant, il convient de conclure que la seule concordance
des signes dans le mot «SKY» n'est en l'espèce pas de nature à
fonder un risque de confusion direct entre eux.
S'agissant du risque de confusion indirect, il sied là encore de
comparer les marques dans leur ensemble, la jurisprudence
considérant en effet que toute similitude entre éléments de marque
pris isolément ne permet pas de conclure à la présence d'une marque
de série (décision précitée de la CREPI in sic! 2000 303 consid. 6
Esprit/L'esprit du dragon). Dans la procédure d'opposition, en plus de
la marque opposante, d'autres marques de l'opposant peuvent être
prises en compte si elles correspondent à la marque opposante dans
un élément de série également utilisé par la marque attaquée, et si les
autres éléments des marques varient de telle sorte qu'il existe un
risque de prendre la marque attaquée pour une déclinaison
supplémentaire de la série de marques (décision de la CREPI du 11
mai 2006 in sic! 2006 478 consid. 8 Hero/Hello).
En l'espèce, confronté aux marques attaquées, le consommateur ne
présumera pas qu'il est en présence de variantes de la marque
opposante, ni ne pensera à des marques de série avec pour élément
caractéristique le terme d'attaque «SKY» désignant diverses lignes de
produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles, ce qui fait également échec au
risque de confusion indirect.
8.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que la
décision attaquée viole le droit fédéral. Partant, le recours doit être
admis et les oppositions n° 8094 et 8095 rejetées. Les ch. 2, 3 et 5 de
la décision attaquée sont annulés.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de
Page 20
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l'intimée qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures
de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de
l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du
défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger
dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin
et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement
peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres
pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit
être fixée entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490
consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à
Fr. 4'500.-. L'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le
26 avril 2007 lui est restituée.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un
mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7
al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et
les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Le
tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs
au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un
décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base
du décompte (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Le 20 novembre 2009, la
recourante a produit une note de frais d'un montant forfaitaire de
Fr. 15'230.-. Outre des frais liés à la préparation du recours, des notes
de plaidoiries et de l'échange d'écritures ayant suivi les débats publics,
cette somme englobe également des frais relatifs au contrôle d'une
traduction anglaise de ces deux dernières pièces destinée à la
recourante. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que si la présente
procédure a présenté une certaine complexité, le mandataire de la
recourante n'a cependant pas été confronté à des questions de fait ou
de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été
amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. Partant, il se
justifie d'allouer à la recourante une indemnité équitable de Fr. 6'000.-
à titre de dépens pour la procédure de recours (TVA non comprise ;
art. 5 let. b de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA [LTVA,
RS 641.20] en lien avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA et l'art. 9 al. 1 let. c
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FITAF ; arrêt du TAF précité B-8052/2008 consid. 10.2 G-
STAR/X-STAR), à laquelle s'ajoute un montant de Fr. 1'500.- à titre de
dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure (TVA non
comprise), soit un total de Fr. 7'500.- mis à la charge de l'intimée.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 5 de la décision de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 27 novembre 2006 est
annulée et les oppositions n° 8094 et n° 8095 sont rejetées.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'500.-, sont mis à la
charge de l'intimée qui est invitée à verser ce montant au moyen du
bulletin de versement joint en annexe sur le compte postal du Tribunal
dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. L'avance de
frais de Fr. 4'500.- est restituée à la recourante.
3.
Un montant total de Fr. 7'500.- (TVA non comprise) à titre de dépens
pour la présente procédure de recours et pour la procédure devant
l'autorité inférieure est alloué à la recourante et mis à la charge de
l'intimée.
Page 22
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire «Adresse de paiement»)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : bulletin de versement et actes
en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 8 décembre 2009
Page 23