B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-3926/2013
U r t e i l v o m 3 . A p r i l 2 0 1 4
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.
Parteien
Air China Limited,
9th floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A,
Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, CN-Beijing,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter E. Wild,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1067,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz
Gegenstand
Internationale Registrierung Nr. 1'086'471 Phoenix Miles
(fig.).
B-3926/2013
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin liess die Wort-/Bildmarke IR 1'086'471 Phoenix
Miles (fig.) am 11. April 2011 unter Beanspruchung einer chinesischen
Priorität vom 6. Dezember 2007 als internationale Marke eintragen. Das
Zeichen sieht wie folgt aus:
und wird für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht:
37 Entretien et réparation d'avions; réparation d'appareils photographiques;
entretien et réparation d'automobiles; informations en matière de répara-
tion; installation, entretien et réparation de machines; installation et répa-
ration d'appareils électriques; installation et réparation d'entrepôts; servi-
ces de nettoyage de bâtiments (ménage); vulcanisation de pneus (répa-
ration); nettoyage à sec.
39 Services de navigation; affrètement; transport de voyageurs; transport en
automobile; transports aériens; location d'automobiles; entreposage; ré-
servation de places de voyage; dépôt de marchandises; messagerie
(courrier ou marchandises).
43 Agences de logement (hôtels, pensions); restauration; services de ven-
deurs ambulants de boissons et nourriture; mise à disposition de terrains
de camping; location de constructions transportables; services de garde-
ries (crèches); pensions pour animaux; location de chaises, tables, linge
de table et verrerie; services de camps de vacances (hébergement); ser-
vices de bars.
Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 25. August 2011 von der Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert.
B.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit vorläufiger Schutzver-
weigerung vom 13. August 2012 mit, dass die Schutzausdehnung der
Marke auf die Schweiz abgelehnt werde. Für die beanspruchten Waren
sei das Zeichen irreführend, weil es eine geografische Angabe enthalte.
Zudem sei es verwechselbar mit dem roten Halbmond (vgl. Art. 12 Abs. 1
des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Na-
mens des Roten Kreuzes vom 25. März 1954, SR 232.22).
B-3926/2013
Seite 3
C.
Mit E-Mail-Nachricht vom 14. November 2012 führte die Beschwerdefüh-
rerin aus, das Fabeltier sei ebenso bekannt wie die amerikanische Stadt
Phoenix. Die chinesischen Schriftzeichen wiesen auf ein chinesisches
Unternehmen hin und das grafische Element unterscheide sich stark vom
roten Halbmond. Sie beantrage deshalb den vollumfänglichen Schutz der
Marke.
D.
Am 12. Februar 2013 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit,
sie halte nicht mehr daran fest, dass die Marke mit dem roten Halbmond
verwechselbar sei, erachte die Marke aber nach wie vor als geografisch
irreführend. Es liege kein Ausnahmetatbestand vor, der den geografi-
schen Gehalt des Zeichens in den Hintergrund treten lasse.
E.
Die Beschwerdeführerin konterte mit E-Mail vom 6. März 2013, dass die
Marke im Gesamteindruck den Konsumenten ausreichend Hinweise auf
ein chinesisches Vielfliegerprogramm gebe, weshalb eine Irreführungsge-
fahr ausgeschlossen sei.
F.
Mit Verfügung vom 6. Juni 2013, die sich nicht an die Beschwerdeführe-
rin, sondern an ihre chinesische Rechtsvertreterin Chang Tsi & Partners
in Beijing richtete, wies die Vorinstanz die Schutzausdehnung der Marke
auf die Schweiz grösstenteils ab. In der Begründung führte sie an, das
Zeichen wirke geografisch irreführend, weil es eine Herkunftserwartung
schaffe. Es erscheine äusserst wahrscheinlich, dass die strittigen Dienst-
leistungen aus Phoenix (Arizona) erbracht würden. Die Beschwerdeführe-
rin habe jedoch ihren Sitz in China. Die Ausnahmekriterien von BGE 128
III 454 Yukon seien nicht erfüllt. Einzig in Bezug auf die gastronomischen
Dienstleistungen:
43 restauration; services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture;
services de bars.
könne ihr Schutz gewährt werden, während er für alle anderen Dienstleis-
tungen verweigert werde.
B-3926/2013
Seite 4
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juli 2013
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:
1. Die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben.
2. Die Internationale Registrierung 1 086 471 PHOENIX MILES (fig.) sei in
der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.
Sie machte geltend, die Verfügung sei formell ungültig, weil sie nicht an
die Beschwerdeführerin, sondern an ihre chinesische Rechtsvertreterin
gerichtet sei. Eventualiter führte sie aus, Phoenix werde nicht nur als
geografische Angabe erkannt, sondern auch als mythischen Vogel und
als Sternbild des Südhimmels. Der Phoenix sei das Wappentier der Be-
schwerdeführerin und werde oft zur Bezeichnung von Produkten und Fir-
men verwendet. "Miles" werde vom Schweizer Publikum als Längenan-
gabe verstanden. Die chinesischen Schriftzeichen schafften eine Verbin-
dung zu China. In den USA sei die Marke registriert worden. Bei Notwen-
digkeit werde ein demoskopisches Gutachten erstellt.
H.
Mit Schreiben vom 8. August 2013 wies die Beschwerdeführerin darauf
hin, dass nicht die chinesische Anwaltskanzlei, sondern sie selbst die
Markeninhaberin sei.
I.
Am 16. September 2013 zog die Vorinstanz ihre Verfügung in Wiederer-
wägung und erliess eine neue, an die Beschwerdeführerin gerichtete, je-
doch ansonsten unveränderte Verfügung. Mit der gleichzeitig eingereich-
ten Vernehmlassung beantragte sie die Abweisung der Beschwerde, un-
ter Wiederholung der früher vorgebrachten Argumente.
J.
Die Beschwerdeführerin teilte mit Schreiben vom 28. Oktober 2013 mit,
dass sie aus Kostengründen auf ein demoskopisches Gutachten verzich-
te. Sie sei aber in der Schweiz tätig und bekannt. Das Vielfliegerpro-
gramm habe über 19 Millionen Mitglieder. Die amerikanischen Behörden
erachteten "Phoenix" zudem nicht als freihaltebedürftig. Auch in der EU,
Japan und Kanada sei die Marke eingetragen worden.
B-3926/2013
Seite 5
K.
Mit Schreiben vom 27. November 2013 verzichtete die Vorinstanz auf ei-
ne Duplik.
L.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten
stillschweigend verzichtet.
M.
Auf die einzelnen Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zustän-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist
eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).
1.2 Nicht mehr zu prüfen ist die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Er-
hebung eines Rechtsmittels gegen eine an eine Drittperson gerichtete
Verfügung befugt ist, nachdem die Vorinstanz die Beschwerdeführerin im
Laufe des Beschwerdeverfahrens als Verfügungsadressaten bezeichnet
hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Febru-
ar 2008 E. 2 Viaggio; B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 1 Laura Bia-
giotti Aqua die Roma). Die Beschwerdeführerin hat an ihrer Aufhebung
oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse und ist daher zur Beschwer-
de legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristge-
recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraus-
setzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher
einzutreten.
B-3926/2013
Seite 6
1.3 Mit der unangefochten gebliebenen Ziff. 2 der strittigen Verfügung ist
die Eintragung der Marke für die Dienstleistungen:
43 restauration, services de vendeurs ambulants de boissons et nourriture;
services de bars.
in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 2.1 Dior-Taschenmuster (fig.),
B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 2.1 Ergo (fig.), B-2609/2012 vom
28. August 2013 E. 2.1 Schweizer Fernsehen, B-4519/2011 vom 31. Ok-
tober 2012 E. 2.1 Rhätische Bahn).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin hat Sitz in China. Zwischen China und der
Schweiz gilt das Madrider Abkommen über die internationale Registrie-
rung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR
0.232.112.3, seit 4. Oktober 1989), das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken
(MMP, SR 0.232.112.4, seit 1. Mai 1997) sowie die Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stock-
holm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04, seit 19. März 1985). Nachdem
China sowohl dem MMA als auch dem MMP angehört, kommt aus-
schliesslich das MMP zur Anwendung (LARA DORIGO in Noth/Bühler/
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Vorbemer-
kungen zu Art. 44-46a Rz. 17). Die achtzehnmonatige Frist von Art. 5
Abs. 1 und 2 MMP zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung
auf die Schweiz lief am 25. Februar 2013 ab und wurde von der Vorin-
stanz mit vorläufiger Schutzverweigerung vom 13. August 2012 sowohl
bezüglich der Irreführungsgefahr als auch der Verwechslungsgefahr mit
dem roten Halbmond eingehalten.
2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden,
wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser zwischenstaatli-
chen Regelung entspricht Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine irreführende Marke
vom Schutz ausgeschlossen ist.
3.
Das Zeichen des roten Kreuzes darf in Friedens- und Kriegszeiten nur
verwendet werden, um das Personal, die Formationen, die Transporte,
B-3926/2013
Seite 7
die Anstalten und das Material des Sanitätsdienstes der Armee mit Ein-
schluss der freiwilligen Sanitätshilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes,
sowie die den bewaffneten Kräften zugeteilten Feldprediger zu kenn-
zeichnen (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des
Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, [RKG, SR 232.22]). Mar-
ken und Designs, die gegen das Rotkreuzgesetz verstossen, sind von der
Hinterlegung ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 RKG). Dies gilt sinngemäss
auch für das Zeichen des roten Halbmonds (Art. 12 Abs. 1 RKG). Weil
das RKG jede nicht erlaubte Benutzung der Rotkreuzzeichen oder damit
verwechselbarer Zeichen, ohne Rücksicht auf die weiteren Umstände und
den Nutzungszweck, ausschliesst, ist einzig zu prüfen, ob diese als Be-
standteil in die beanspruchte Marke aufgenommen wurden (BGE 134 III
411 E. 5.2 VSA ASA; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 2.2.2). Das Grafikelement rechts vom
Schriftzug "PhoenixMiles" stellt einen Halbkreis dar, der sich an den En-
den verjüngt und von zwei ungleich grossen Pfeilspitzen abgeschlossen
wird. Im Unterschied zum geschützten Zeichen des roten Halbmonds,
das etwas mehr als zwei Drittel des Kreises einnimmt, ist es schlanker
und offener. Die beiden Pfeilspitzen erinnern an die Winkel eines lachen-
den Mundes, während der rote Halbmond dadurch charakterisiert wird,
dass keine weiteren Elemente existieren. Schliesslich liegt die Öffnung
beim roten Halbmond genau rechts, während sie vorliegend im Winkel
von 45° nach links oben zeigt. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht den
Vorwurf der Verwechselbarkeit mit dem roten Halbmond fallengelassen.
4.
4.1 Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2
Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geogra-
fische Angabe enthält und die Adressaten damit zur Annahme verleitet,
die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem
Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirk-
lichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 772 E. 2.1 Colorado [fig.], BGE 128 III 4
54 E. 2.2 Yukon; Urteile des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April
2013 E. 2.3 Wilson, 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 3.2 Afri-Cola;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom 31. Juli 2012
E. 3.1 Austin used in 1833 & ever since [fig.], B-102/2008 vom 28. Januar
2010 E. 3 Java Monster, B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4
AgieCharmilles).
B-3926/2013
Seite 8
4.2 Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geo-
grafische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hin-
weisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Her-
kunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Als direkte Herkunftsan-
gaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und
Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung
auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1 Yukon; EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel
2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe,
die eine Herkunftserwartung wecken ohne unmittelbar das Produktions-
gebiet zu erwähnen (MARBACH, SIWR III/1, a.a.O., Rz. 382). Nach einem
Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden kann, wird eine
geografische Angabe, wenn sie den massgeblichen Verkehrskreisen als
Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, in der Regel als Hin-
weis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen der damit gekenn-
zeichneten Produkte verstanden (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, Urteil des
Bundesgerichts 4A.508/2008 vom 10.3.2009 E. 4.2 Afri-Cola, NOTH in
Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 Bst. c Rz. 46).
4.3 Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden
als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskrite-
rien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen (Art. 47 Abs. 4 MSchG).
Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz
derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder der Staatsan-
gehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche
Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben (Art.
49 Abs. 1 Bst. a MSchG). Soweit der Markenhinterleger die beanspruch-
ten Dienstleistungen jedoch nicht selbst, sondern durch Dritte erbringen
lässt, bestimmt sich die Herkunft nach dem Sitz des Dienstleistungserb-
ringers und nicht nach dem Sitz des Markenhinterlegers (Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom
15. März 2006 in sic! 2006 S. 588 Fedex Europe First).
4.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen,
die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
(Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das Bundesgericht hat dies präzisiert und in sei-
nem Urteil BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Fallgruppen
gebildet, in welchen geografische Angaben in Marken nicht als geografi-
sche Herkunftsangaben verstanden werden:
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Seite 9
1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern,
die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzu-
folge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden
werden.
2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen – trotz
bekanntem geografischem Gehalt – offensichtlich nicht als Hinweis auf
die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der
Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar er-
kennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können.
3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend – in den Augen der
massgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als Produktions-, Fa-
brikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse
oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das
damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlaf-
zimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein ein-
zelnes Unternehmen durchgesetzt haben.
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewan-
delt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort herge-
stellt wird.
Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschliessend (NOTH in
Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 lit. c Rz. 43).
4.5 Das Bundesgericht hat die zweite Ausnahmekategorie dahingehend
präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer Sinngehalt,
beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Be-
deutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund und las-
se keine Herkunftserwartung entstehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/
2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 Wilson; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 Victoria, B-7413/ 2006
vom 15. Oktober 2008 E. 5 Madison, B-3511/2007 vom 30. September
2008 E. 5.2 AgieCharmilles; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2
Rz. 233; vgl. BGE 132 III 772 E. 2.1 Colorado [fig.]). Bei zusammenge-
setzten Marken sind deshalb zuerst die den Gesamteindruck bildenden
Einzelelemente auf einen geografischen Teilsinngehalt sowie auf ihre Re-
levanz bezüglich einer möglichen Herkunftserwartung zu untersuchen. In
B-3926/2013
Seite 10
einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der geografische Zeichen-
bestandteil auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen und im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise als Her-
kunftsangabe verstanden wird. Erst wenn dies bejaht wird, ist schliesslich
zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und
nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftser-
wartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen her-
vorruft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom 2. April
2009 E. 4 AJC presented by Arizona Girls, B-3511/2007 vom 30. Sep-
tember 2008 E. 4 AgieCharmilles).
4.6 Besonders zu prüfen ist das Bestehen einer Herkunftserwartung des
Verkehrs, wenn eine Marke mehrere zuwiderlaufende geografische Ele-
mente kombiniert. In einer solchen Konstellation ging die Rekurskommis-
sion für Geistiges Eigentum von einer hinreichenden Mündigkeit des
Verbrauchers aus, der dem Zeichen einen vernünftigen Sinn zuzumessen
suche (RKGE vom 19. Mai 2006 in sic! 2006 S. 771 f. E. 4 British Ameri-
can Tobacco Switzerland [fig.]). Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine ver-
nünftige Deutung der mehreren geografischen Sinngehalte im Gesamt-
eindruck des Zeichens naheliegt, von den massgebenden Verkehrskrei-
sen zum Beispiel als sinnvolle semantische Ergänzung ("Paris, Texas"),
Gestaltungs- oder Sinnhierarchie ("Asia Food, Thun") oder als sachlich
verstandener Hinweis (vgl. RKGE vom 30. August 2005, veröffentlicht in
sic! 2006 S. 41 E. 4 WürthPhoenix) verstanden wird, so dass zwar von
einer Herkunftserwartung, nicht aber von einer widersprüchlichen Sach-
aussage auszugehen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-358/
2012 vom 12. November 2012 E. 3.3 B Royal Savoy Lausanne The Bür-
genstock Selection [fig.]).
4.7 Bei mehrdeutigen Marken, die unter anderem eine geografische Be-
deutung aufweisen, hatte das Bundesverwaltungsgericht wiederholt zu
prüfen, welcher Sinn für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund
steht und ob damit eine Irreführungsgefahr geschaffen wird. So wird "Kal-
mar" primär als Tintenfisch und nicht als schwedische Industriestadt ver-
standen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni
2013 E. 5.4 Kalmar). "Wilson" wird von den Nachfragern von Tabak als
Personenname wahrgenommen, obwohl eine US-amerikanische Ort-
schaft "Wilson", die in einem Tabakanbaugebiet liegt, existiert (Urteil des
Bundesgerichts 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 ff. Wilson). "Bur-
lington" wird nicht als Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont,
sondern als Marke oder Familienname verstanden (Urteil des Bundes-
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Seite 11
verwaltungsgerichts B-5503/2011 vom 16. November 2012 E. 6.7 Burling-
ton). "Frankonia" wird mit dem Begriff des Volkes der Franken, nicht aber
mit der deutschen Region Franken in Verbindung gebracht (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 6.6 Franko-
nia [fig.]). Bei "Gap" steht die englische Bedeutung als "Lücke" im Vorder-
grund, nicht die französische Stadt Gap (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 Gap). "Victo-
ria" wird primär als Frauenname und weder als australischer Bundes-
staat, noch als Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia ver-
standen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom
16. März 2009 E. 6.4 Victoria). Demgegenüber steht bei "Austin" nicht der
Eigenname, sondern das Verständnis als Hauptstadt von Texas, USA im
Vordergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom
31. Juli 2012 E. 4.3.3 Austin used in 1833 & ever since [fig.]). Auch bei
"Madison" dominiert die geografische Bedeutung aufgrund der in Madi-
son, USA, gelegenen University of Wisconsin und weil "Madison" in der
Schweiz kaum als Vorname bekannt ist (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 Madison).
5.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Fra-
ge der Irreführungsgefahr ist die erwartete Käuferschaft, "les clients po-
tentiels", an die das damit gekennzeichnete Angebot gerichtet wird, mass-
geblich (BGE 135 III 420 E. 2.4 Calvi; Urteil des Bundesgerichts 4A_508/
2008 E. 3.2 Afri-Cola).
Käuferschaft der Dienstleistungen der Klasse 37 sind private und gewerb-
liche Besitzer von Flugzeugen, Fotoapparaten, Autos, Maschinen, elektri-
schen Geräten, Lagerhallen, Gebäuden und Reifen, die unterhalten und
repariert werden müssen, sowie von nicht waschbaren Kleidern oder Stof-
fen, die chemisch gereinigt werden müssen. Dies kann sowohl Private
wie auch Unternehmen betreffen. Die Transport- und Lager-Dienstleis-
tungen in Klasse 39 werden von privaten Reisenden sowie von Unter-
nehmen für ihre beruflich reisenden Mitarbeiter nachgefragt. Schliesslich
werden die in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen des mobilen
Essens- und Getränkeverkaufs, der Zurverfügungstellung von Camping-
plätzen sowie von Kinderbeaufsichtigungsdiensten, Tierpensionen und
Feriencamps vorwiegend von Privaten nachgefragt, während Unterkünfte,
Bewirtung, Barbetrieb und Vermietung von transportablen Konstruktionen
sowie von Stühlen und Tischen sowohl von Privaten als auch von Unter-
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Seite 12
nehmen nachgefragt werden. Die Verkehrskreise bestehen somit etwa zu
gleichen Teilen aus privaten Nachfragern und aus Unternehmen.
6.
6.1 Die Vorinstanz argumentiert, Phoenix sei die Hauptstadt des US-
Bundesstaates Arizona und die sechstgrösste Stadt der USA, weshalb sie
den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei. Die Herkunftserwar-
tung, dass die strittigen Dienstleistungen dort erbracht würden, werde da-
durch enttäuscht, dass die Markeninhaberin ihren Sitz in China habe. Da-
bei sei keine der im Yukon-Entscheid genannten Ausnahmen (vgl. E. 4.3)
für geografische Angaben erfüllt. Insbesondere gebe es keine Anhalts-
punkte dafür, dass die Bedeutung als Fabeltier im Vordergrund stehe. Die
Beschwerdeführerin entgegnet, der mythische Vogel Phönix sei das
Wappentier der Beschwerdeführerin. "Phoenix" stehe nicht in Alleinstel-
lung, sondern sei mit dem Wort "Miles" und chinesischen Schriftzeichen
kombiniert.
6.2 Der Begriff "Phoenix" wird in Medien und Wissenschaft oft in abgelei-
tetem Sinn gewählt, weshalb ihm auf Wikipedia eine ganze Reihe von
Bedeutungen zukommt. Ursprünglicher Sinn ist jedoch stets der mythi-
sche Vogel, daneben wird am häufigsten der Name der Hauptstadt des
US-amerikanischen Bundesstaates Arizona verwendet (
/wiki/Phoenix, besucht am 24. März 2014). Die englische Schreib-
weise mit "oe" entspricht der deutschen Schreibweise mit "ö"
(, besucht am 24. März 2014).
6.3 Der Phönix (altgriechisch phoinix, von altägyptisch benu = der Wie-
dergeborene/der neugeborene Sohn; lateinisch phoenix) ist ein mythi-
scher Vogel, der verbrennt, um aus seiner Asche wieder neu zu erstehen.
Diese Vorstellung findet sich heute noch in der Redewendung "Wie ein
Phönix aus der Asche" für etwas, das schon verloren geglaubt war, aber
in neuem Glanz wieder erscheint. Deshalb gilt der Phönix als Sinnbild der
Unsterblichkeit ((Mythologie), besucht
am 24. März 2014; RENATE WAHRIG-BURFEIND, Wahrig Deutsches Wör-
terbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Phönix").
6.4 Phoenix, Arizona, ist die sechstgrösste Stadt der Vereinigten Staaten
und die bevölkerungsreichste Hauptstadt eines US-amerikanischen Bun-
desstaates. Im Jahre 1867 wurde sie sechs Kilometer östlich der heutigen
Stadt von Jack Swilling gegründet. Der Name "Phoenix" wurde ihr von
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Lord Darrell Duppa, als Symbol für den Aufstieg der Stadt aus den Rui-
nen einer früheren Zivilisation, verliehen (
Phoenix,_Arizona, besucht am 24. März 2014).
6.5 In der Schweiz wird der Begriff "Phoenix" verbreitet als Bezeichnung
von Kulturanlässen, Vereinen, Stiftungen, Unternehmen etc. verwendet,
wie bereits einige zufällig ausgewählte Internetseiten zeigen
( - , ,
, , www.phoenix-institu-
, , , www.phoe-
, , , www.phoenix-
, , , www.phoenix-
, , , www.pk-phoe-
, www.scphoe, alle besucht am 24. März 2014). Dabei wird er
in keinem der obenstehenden Beispiele in einem Sinnzusammenhang mit
der US-amerikanischen Stadt verwendet. Im schweizerischen Kontext
wird "Phoenix" demzufolge primär mit dem mythischen Vogel assoziiert
und erst in zweiter Linie mit davon abgeleiteten, weiteren Bedeutungen.
6.6 Der zweite Wortteil der strittigen Marke besteht aus dem Wort "Miles".
Primäre deutsche Bedeutung dieses Wortes ist die Mehrzahl "Meile", ein
Längenmass von 1'609 Metern (Langenscheidt Handwörterbuch Eng-
lisch, Berlin/München 2005, Stichwort "mile"; ,
besucht am 24. März 2014). Das Wort gehört zum englischen Grundwort-
schatz (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006, Stichwort
"Mile"). Gebräuchliche, damit gebildete Wörter sind "air miles" = Flugmei-
len und "nautical miles" = Seemeilen (, be-
sucht am 24. März 2014). Miles ist überdies ein englischer Vorname, der
möglicherweise vom lateinischen Wort für "Soldat" abstammt (
kipe/wiki/Miles_(first_name), besucht am 24. März 2014) sowie ein
im englischen Sprachraum häufiger Nachname (
wiki/Miles_(surname), besucht am 24. März 2014). Bekanntester Expo-
nent dürfte der englische Musiker John Miles sein, der mit dem Hit "Mu-
sic" im Jahre 1976 Platz 4 der Schweizer Hitparade erreichte
((Musiker), besucht am 24. März
2014). Überdies tragen mehrere kleine Ortschaften in den USA, Kanada
und Australien diesen Namen ((disambi-
guation), besucht am 24. März 2014).
7.
Es erscheint möglich, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten an Flug-
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Seite 14
zeugen und Informationen in Reparatursachen in Klasse 37, Navigations-
dienste, Befrachtung, Lufttransporte, Buchung von Reisen in Klasse 39
sowie die Zimmervermittlung, der Betrieb von Campingplätzen und Fe-
riencamps in Klasse 43 in Phoenix, Arizona erbracht oder von dort ausge-
führt werden. Flugzeuge lassen sich für Reparaturen oder Lufttransporte
in ein anderes Land fliegen; Navigationsdienste, Befrachtung, Buchung
von Reisen und Zimmervermittlung können über das Internet erfolgen
und der Betrieb von Campingplätzen und Feriencamps wird auch an fer-
nen Destinationen erwartet. Zu prüfen ist somit, ob bezüglich dieser
Dienstleistungen beim Gebrauch der strittigen Marke eine Herkunftser-
wartung entsteht. Bei den übrigen Dienstleistungen haben Schweizer Ver-
kehrskreise aufgrund der dritten Yukon-Ausnahme (E. 4.4) von Vornher-
ein keine Herkunftserwartung, weil Phoenix, Arizona, dafür offensichtlich
nicht als Erbringungsort in Frage kommt.
8.
8.1 Die Vorinstanz begründet die ihrer Ansicht nach im Vordergrund ste-
hende geografische Bedeutung des Bestandteils "Phoenix" im strittigen
Zeichen mit der wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung der ameri-
kanischen Stadt, die den schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sei.
Diesem Rückschluss kann nicht ohne Weiteres gefolgt werden. In einem
früheren Entscheid hat die RKGE festgestellt, dass die Wortmarke "Phoe-
nix" für Waren der Klasse 3 schutzfähig sei, wenn sie mit einem Bildele-
ment ergänzt werde, die ihr eindeutig den Sinngehalt eines mythologi-
schen Vogels zuweise (RKGE vom 11. November 2003 in sic! 2004
S. 429 E. 4 Phoenix). In einem weiteren Entscheid hat die RKGE fest-
gehalten, dass die Bekanntheit von "Phoenix" beim schweizerischen Pub-
likum als Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona
nicht ausreiche, um diese Bezeichnung als Herkunftsangabe und damit
die Marke als irreführend zu qualifizieren. Die Marke sei vielmehr in ihrer
Gesamtheit zu beurteilen. Dabei gelte es auch zu berücksichtigen, dass
die Bezeichnung "Phoenix" ohne Zwischenraum mit einem anderen Wort
verbunden sei (RKGE vom 30. August 2005 in sic! 2006, S. 40 E. 4
Würthphoenix). Diese Ausführungen decken sich auch mit der neueren
Rechtsprechung zum massgeblichen Sinngehalt (E. 4.5). Demzufolge
darf nicht nur auf den Markenbestandteil "Phoenix" abgestellt werden,
sondern eine allfällige Herkunftserwartung ist aufgrund des Gesamtein-
drucks des strittigen Zeichens zu beurteilen (vgl. Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.1 Biorom;
NOTH in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 lit. c Rz. 54).
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8.2 Der für hiesige Verkehrskreise verständliche Wortteil des strittigen
Zeichens besteht aus einem aneinander geschriebenen Schriftzug
"PhoenixMiles", wobei "Phoenix" und "Miles" eine leicht unterschiedliche
Schriftart aufweisen. Während "Phoenix" in einer serifenlosen Schrift
gehalten ist, erscheint "Miles" in einer gleich grossen Kursivschrift mit Se-
rifen und mit einem grossen Anfangsbuchstaben. Rechts vom Schriftzug
erscheint ein Halbkreis, der sich zur Mitte hin etwas verdickt und auf bei-
den Seiten von leicht abgesetzten, ungleich grossen, Pfeilspitzen abge-
schlossen wird. Unter dem Schriftzug stehen, vom ersten Buchstaben bis
zum "M" gleichmässig verteilt, die chinesischen Schriftzeichen 国 航 知
und 音.
8.3 Das zusammengesetzte Wort "PhoenixMiles" ergibt keinen offensicht-
lichen Sinngehalt, der sich ohne weitere Gedankenschritte anbieten wür-
de. Der Zusatz "Miles" verstärkt weder das Verständnis als geografische
Angabe, noch die Assoziation mit dem mythischen Vogel. Vielmehr er-
weckt "PhoenixMiles" den Eindruck einer Fantasiebezeichnung. Weil
auch die Schriftzüge trotz der etwas verschiedenartigen Schriftarten für
"Phoenix" und "Miles" nur wenig gestaltet sind, verschiebt sich der Fokus
des Betrachters auf die vier chinesischen Schriftzeichen. Diese verleihen
der Marke ein orientalisches Aussehen, auch wenn sich ihre Bedeutung
einem westlichen Publikum in der Regel nicht erschliesst. In der Notifica-
tion der OMPI vom 25. August 2011 werden sie mit "Guo Hang Zhi Yin"
übersetzt, was auf Englisch "Air China" bedeutet (
, Stichwort "guo hang zhi yin", besucht am 24. März 2014). Der
Halbkreis mit den Pfeilenden, der wohl einen lachenden Mund symboli-
sieren soll, wird nur am Rande wahrgenommen. Aufgrund des fehlenden
Sinngehaltes der Wortelemente sind es somit die chinesischen Schriftzei-
chen, die den Gesamteindruck der Marke prägen und es den vorwiegend
mündigen (vgl. E. 4.6) Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen intuitiv ei-
nem asiatischen Anbieter zuzuordnen; eine Herkunftserwartung bezüglich
der US-amerikanischen Metropole mithin auszuklammern. Damit entfällt
auch eine Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG.
8.4
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen,
der Marke für alle eingetragenen Dienstleistungen den Schutz für das
Gebiet der Schweiz zu gewähren.
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Seite 16
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete
Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
9.2 Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteient-
schädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die
Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut
und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit
eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor-
instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhe-
bung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die
Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kosten-
note eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der
Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht
gelegt. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt. Die Parteientschädi-
gung ist somit von Amtes wegen auf Fr. 1'500.– exklusive Mehrwertsteuer
für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren festzulegen.
9.3 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-
land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge-
setz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdeführerin
im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung
nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5
Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zor-
cala).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom
16. September 2013 aufgehoben und diese angewiesen, der Marke
IR 1'086'471 Phoenix Miles (fig.) für alle beanspruchten Dienstleistungen
Schutz zu gewähren.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä-
digung von Fr. 1'500.– (exkl. MWSt) für das vorinstanzliche und das Be-
schwerdeverfahren zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-
formular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1'086'471; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkun-
de)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachfolgende Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Beat Lenel
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Seite 18
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Be-
gründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 4. April 2014