B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-4026/2015
Ur t e i l vom 1 9 . J u l i 2 0 1 6
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
Parteien
B&P Brand & Partner Rechtsanwälte,
Bahnhofstrasse 23, 6301 Zug,
vertreten durch Dr. iur. Adrian Bachmann, Rechtsanwalt,
Bachmann Rechtsanwälte AG,
Schulhausstrasse 14, Postfach, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Neue Luzerner Zeitung AG,
Maihofstrasse 76, 6004 Luzern,
vertreten durch Dr. Gallus Joller, Rechtsanwalt,
Troller Hitz Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 13848 und 13849,
CH 646'920 HEIMAT ONLINE und CH 658'169
DH DIE HEIMAT.CH / CH 660'057 DIE HEIMAT –
EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN (fig.),
B-4026/2015
Seite 2
Sachverhalt:
A.
Die kombinierte Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 660'057 "Die Heimat - eine
Publikation der LZ Medien (fig.)" mit Farbanspruch Schwarz und Cyan der
Neuen Luzerner Zeitung AG wurde am 22. Mai 2014 hinterlegt und erst-
mals auf Swissreg am 17. Juni 2014 veröffentlicht. Die Marke beansprucht
Schutz im Zusammenhang mit folgenden Waren:
Klasse 16: Zeitungen, Zeitschriften und Druckereierzeugnisse.
Sie hat folgendes Aussehen:
B.
Gegen diese Eintragung erhoben die B&P Brand & Partner Rechtsanwälte
(Beschwerdeführerin) am 17. September 2014 zwei Widersprüche bei der
Vorinstanz. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marken CH 646'920
HEIMAT ONLINE und CH 658'169 DH DIE HEIMAT.CH, welche am 13. De-
zember 2012 und 14. November 2013 für die nachfolgenden Waren hinter-
legt wurden:
CH 646'920 HEIMAT ONLINE CH 658'169 DH DIE HEIMAT.CH
16
Druckereierzeugnisse aller Art, insbe-
sondere Zeitungen.
16
Druckereierzeugnisse aller Art; alle
vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft; Zeitungen.
35
Vermietung von Werbeflächen; Verkaufsförderung für Dritte; Verbreitung von
Werbeanzeigen.
B-4026/2015
Seite 3
38
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliesslich Online-
Informationsdienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via weltweite
Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art, ein-
schliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über
Computer- und Kommunikationsnetzwerke.
41
Produktion und Publikation von gedruckten und elektronischen Medienerzeug-
nissen; Redaktion von gedruckten und elektronischen Medienerzeugnissen.
Zur Begründung der Widersprüche führte die Beschwerdeführerin aus, be-
züglich der Waren in Klasse 16 liege Warenidentität und bezüglich der Wa-
ren in Klasse 38 liege Gleichartigkeit vor. Die Widerspruchsmarken und die
Marke der Beschwerdegegnerin seien zeichenähnlich i.S.v. Art. 3 Abs. 1
Bst. c MschG. Die Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG
zwischen den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke sei klar
erstellt. Aufgrund von Warenidentität, Zeichenähnlichkeit sowie der daraus
resultierenden Verwechslungsgefahr sei die Eintragung der angefochtenen
Marke Nr. 660'057 zu widerrufen.
C.
Am 22. November 2014 reichte die Beschwerdegegnerin zwei Stellung-
nahmen ein. Darin bestritt sie angesichts der blossen Übereinstimmung in
gemeinfreien Elementen selbst bei identischen oder gleichartigen Waren
eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr.
D.
Mit zwei Repliken vom 27. Januar 2015 und zwei Dupliken vom 26. Februar
2015 hielten die Parteien an ihren jeweiligen Standpunkten fest.
E.
Mit zwei fast gleichlautenden Entscheiden vom 26. Mai 2015 in den Wider-
spruchsverfahren Nr. 13848 sowie Nr. 13849 wies die Vorinstanz beide Wi-
dersprüche im Wesentlichen mit der Begründung ab, die streitverfangenen
Zeichen stimmten in Bezug auf die Waren der Klasse 16 lediglich in einem
gemeinfreien Bestandteil (Heimat) überein, weshalb sowohl eine direkte
als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.
F.
Mit Beschwerden vom 26. Juni 2015 beantragte die Beschwerdeführerin
B-4026/2015
Seite 4
die Aufhebung der Entscheide der Vorinstanz in den Widerspruchsverfah-
ren Nr. 13848 und 13849 vom 26. Mai 2015 und die Gutheissung der Wi-
dersprüche. Im Eventualantrag beantragte sie in beiden Verfahren eine
Rückweisung an die Vorinstanz. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen
aus, der Zeichenbestandteil "Heimat" sei für Zeitungen, Zeitschriften und
Druckereierzeugnisse nicht direkt beschreibend, weshalb die dritte Voraus-
setzung, nämlich die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.
G.
Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wurden die Verfahren B-4026/2015 und
B-4035/2015 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-4026/2015 wei-
tergeführt.
H.
Mit Beschwerdeantwort vom 7. September 2015 beantragte die Beschwer-
degegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerden unter Kos-
ten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.
I.
Mit Eingabe vom 7. September 2015 verzichtete die Vorinstanz unter Hin-
weis auf die Begründung in den angefochtenen Verfügungen auf eine Ver-
nehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwer-
den. Sie beharrte darauf, dass sie zutreffend erkannt habe, dass die zu
vergleichenden Zeichen lediglich in gemeinfreien Bestandteilen überein-
stimmten. Die Vorinstanz sei zutreffend davon ausgegangen, dass es sich
beim Begriff "die Heimat" in Verbindung mit den massgeblichen Waren der
Klasse 16 um ein zum Gemeingut gehörendes Element handle. Zeichen,
die Gemeingut seien, seien vom Markenschutz ausgeschlossen. Zum Ge-
meingut zählten insbesondere Zeichen, welche einen möglichen themati-
schen Inhalt von inhaltsbezogenen Waren wie insbesondere Verlagser-
zeugnissen beschrieben.
J.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen
Verhandlung verzichtet (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
K.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.
B-4026/2015
Seite 5
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügungen durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges
Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwer-
deführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und –form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerde-
führerin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art.
31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleis-
tungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die
Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III
99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modell-
gesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/
Gallay [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nicht-
gebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer
B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS
JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar
B-4026/2015
Seite 6
Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N 235; WILLI,
a.a.O., Art. 3 N 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Ab-
nehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben
Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines ge-
meinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011
vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclu-
sive Escort [fig.]"; B˗4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe
[fig.]/Eve"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 35). Für die Annahme gleichartiger Waren
und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der
gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-
how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der
Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des
BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]";
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG,
a.a.O., Art. 3 N 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der
Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer
B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive
Escort [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N 242).
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 11)
sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden,
basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a
"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht,
in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 867; DAVID, a.a.O., Art. 3
N 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeu-
tung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer
B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008
vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").
2.4 Nach ständiger Praxis kann eine reine Wortmarke auch einer aus Wort-
und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs.
1 Bst. c MSchG ähnlich sein. Insbesondere kann durch die Beifügung eines
Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt wer-
den, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein
untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der
RGKE vom 23. Juni 1999 "theWave (fig.)/WAVE RAVE" E. 4, veröffentlicht
in sic! 1999 S. 648). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird oft auf das
B-4026/2015
Seite 7
Wortelement abgestellt, weil dasselbe – im Unterschied zu Bildern – gleich-
zeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (EUGEN MARBACH,
in von Büren/Marbach/Durey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bern 2008, N 655; Urteil des BVGer vom 26. Juli 2010 E. 2.5 "ECO-CLIN/
SWISS ECO CLEAN [fig.]). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der
Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N 872 ff.). Eine
Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Ent-
scheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/
McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wir-
kung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamil-
lon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").
2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine
mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-
einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-
keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, a.a.O.,
Art. 3 N 22 f.).
2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).
B-4026/2015
Seite 8
2.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump-
man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat
[fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaf-
ten wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise
der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne
besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich
nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akus-
tische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon einge-
schränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren
oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile
des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom
15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).
2.8 Der Schutzumfang einer Marke ist durch die Sphäre des Gemeinguts
begrenzt (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3
"Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-5874/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gado-
vist/Gadogita"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Ge-
meingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei
jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Un-
terscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Un-
terscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls wegge-
strichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf
einzelne Bausteine reduzierte Betrachtung verlieren und die Wechselwir-
kungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis
der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der
Marke ausser Acht lassen (BGE 78 II 379 E. 4 "lucol/Aludrox"; 70 II 188
E. 3 "Figor/Cadifor"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 6.3 "Tivo/Tivû Sat HD [fig.]").
2.9 Im vorliegenden Fall wird die angefochtene Marke Nr. 660'057 für fol-
genden Waren geschützt:
Klasse 16: Zeitungen, Zeitschriften, Druckereierzeugnisse.
B-4026/2015
Seite 9
Die Widerspruchsmarke Nr. 658'169 "DH DIE HEIMAT.CH" beansprucht
Schutz für u.a. folgende Waren:
Klasse 16: Druckereierzeugnisse aller Art; alle vorgenannten Waren schweizeri-
scher Herkunft; Zeitungen.
Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliess-
lich Online-Informationsdienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via
weltweite Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art,
einschliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über
Computer- und Kommunikationsnetzwerke.
Die Widerspruchsmarke Nr. 646'920 "HEIMAT ONLINE" beansprucht
Schutz für u.a. folgende Waren:
Klasse 16: Druckereierzeugnisse aller Art, insbesondere Zeitungen.
Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschliess-
lich Online-Informationsdienste, nämlich die Übermittlung von Informationen via
weltweite Computernetzwerke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art,
einschliesslich Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über
Computer- und Kommunikationsnetzwerke.
Damit werden alle drei Marken für Waren und Dienstleistungen bean-
sprucht, die vor allem ihres publizistischen Inhalts wegen angeboten und
nachgefragt werden. Mithin besteht ein erhebliches Interesse des Verkehrs
und namentlich der Mitanbietenden, diesen thematischen Inhalt ohne ent-
gegenstehende Markenrechte bekanntgeben zu dürfen.
Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert haupt-
sächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen
haben, wenn sie um deretwillen nachgefragt werden. Zum Beispiel werden
bespielte DVD's vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke, und we-
niger wegen ihren äusseren Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) ge-
kauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem
geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kenn-
zeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt
als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu verstehen. In solchen Fäl-
len ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den
Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes
zu prüfen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pi-
rates of the Carbibbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2
B-4026/2015
Seite 10
und 4.3 "Rapunzel"). Nicht anders verhält es sich mit den hier massgebli-
chen Waren der Klassen 16 und 38, insbesondere Zeitungen und Informa-
tionsdiensten.
3.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38, für welche die
Widerspruchsmarken nachgesucht werden, nämlich Druckereierzeugnisse
aller Art, insbesondere Zeitungen (Kl. 16) und Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Telekommunikation, einschliesslich Online-Informationsdienste,
nämlich die Übermittlung von Informationen via weltweite Computernetz-
werke und multimediale Verbreitung von Daten aller Art, einschliesslich
Text, Bildern, Grafiken, Ton und/oder audiovisuellem Material über Compu-
ter- und Kommunikationsnetzwerke (Kl. 38) sind Angebote des täglichen
Informationsmarkts ("Medien") und an ein mehrheitlich erwachsenes Pub-
likum gerichtet. Es ist von einem durchschnittlichen bis eher flüchtigen Auf-
merksamkeitsgrad auszugehen.
4.
Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat und von der Beschwerdeführerin
auch nicht bestritten wurde, stehen sich bei den zu vergleichenden Regis-
tereinträgen in der Klasse 16 gleiche Waren gegenüber. Die Widerspruchs-
marken sind ferner für Online-Informationsdienste der Klasse 38 eingetra-
gen. Im Verhältnis zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten
Waren der Klasse 16 besteht hierzu Gleichartigkeit.
5.
In einem nächsten Schritt sind die drei Zeichen zu vergleichen.
5.1 Bei der angefochtenen Marke "Die Heimat / Eine Publikation der LZ
Medien" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit den
Farbansprüchen Schwarz und Cyan. Die Buchstaben des Zeichens "Die
Heimat" sind in Grossbuchstaben, in Schwarz und in Serifenschrift gehal-
ten. Unterhalb der "Die Heimat" ist ein cyanfarbiger Balken zu sehen, der
seinerseits mit einem Text versehen ist: Zentriert im cyanblauen Balken er-
scheint in einer äusserst kleinen, weissen, serifenlosen Schrift aus Gross-
buchstaben: "EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN". Anstelle eines übli-
chen i-Punktes über dem i der "Heimat" ist ein verstrichener, cyanblauer
i-Punkt zu sehen.
B-4026/2015
Seite 11
5.2 Bei beiden Widerspruchsmarken handelt es sich um Wortmarken, wel-
che gross geschrieben sind: "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEIMAT.CH".
Die Wortmarken "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEIMAT.CH" bestehen
aus zwei beziehungsweise drei Wörtern. Die Zusätze "ONLINE" und
"DH/.CH" sind eher als beiläufiges Beiwerk zu betrachten, welches nicht
geeignet ist, das in Erinnerung haften bleibende Element "HEIMAT" der
beiden Marken zu überdecken. Es handelt sich um schwache Bestandteile,
denen keine wesentliche Unterscheidungskraft zukommt.
5.3 Der Wortbestandteil "Heimat" bezeichnet 1) den Ort, an dem man zu
Hause ist, den Wohnort; 2) das Land, aus dem jemand stammt und dem er
oder sie sich verbunden fühlt, und 3) ein Herkunftsland oder einen Ur-
sprungsort von Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen (Brockhaus, Wahrig,
Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, Schlagwort "Heimat").
Die Rechtsprechung pflegt Marken für Zeitschriften, Datenträger und an-
dere Medien eher streng zu beurteilen. Sie verneint deren Unterschei-
dungskraft nicht nur bei einem unmittelbaren Hinweis auf eine bekannte
Geschichte oder das darin behandelte Thema (z.B. BGE 87 I 395, 396 "La
Cardiologia nel Mondo"; HGer BE, sic! 1998, 82, 88 "Stadtanzeiger Bern";
Urteile des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 "Cleantech Switzer-
land" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 "Rapunzel"). Eine Registrie-
rung wird auch dann verweigert, wenn das Wort ein behandeltes Thema
ohne gedanklichen Aufwand, wiewohl indirekt über einen mehrdeutigen
Sinngehalt nahelegt (Urteile des BVGer B-3331/2010 vom 3. November
2010 "Paradies" und B-5528/ 2012 vom 17. Dezember 2013 "Venus"). Erst
ein im Vergleich zu einem möglicherweise damit bezeichneten Inhalt the-
matisch fernliegender Wortsinn wurde bisher als abstrakt genug angese-
hen, um für inhaltsbezogene Waren unterscheidungskräftig zu wirken (Ur-
teile des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 "Park Avenue",
B-6422/2007 vom 20. Mai 2009 "Tintenklecks" und B-5996/2013 vom
9. Juni 2015 "Froschkönig"). Im vorliegenden Fall bezeichnet der in allen
drei Marken hervortretende Bestandteil "Heimat" ein für aktuelle Tages-
und Wocheninformationen einer Wohnregion typisches Medienthema, das
als Oberbegriff oder inhaltsbezogene Umschreibung der enthaltenen Mit-
teilungen verstanden wird und deshalb für die vorgenannten Waren und
Dienstleistungen keine unterscheidungskräftige Wirkung entfaltet.
5.4 Der Wortbestandteil "Heimat" stimmt sodann bei beiden zu verglei-
chenden Markenpaaren in Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt überein,
B-4026/2015
Seite 12
während sich die übrigen Bestandteile sowie der Platz und die syntaktische
Position dieses Wortes im Zeichen voneinander unterscheiden.
5.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei den zu vergleichenden
Marken die grösste Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element
"Heimat" besteht. Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfä-
higen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante
Verwechslungsgefahr vor. Abschliessend ist noch zu bemerken, dass die
cyanblauen Elemente in der angefochtenen Marke den Gesamteindruck
der angefochtenen Marke doch etwas prägen. Diese grafische Gestaltung
ist geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken in
relevanter Weise herabzusetzen oder auszuschliessen (Urteile des BVGer
B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.3 "KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]",
B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-clin/Swiss Eco Clean [fig.]"). Die
Beschwerden erweisen sich demzufolge als unbegründet und sind abzu-
weisen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3
"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfer-
tigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 6'000.– festzu-
legen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in glei-
cher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
6.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
B-4026/2015
Seite 13
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kosten-
note eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem
Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Be-
schwerdegegnerin von Fr. 1'500.– (inkl. MWST) angemessen.
6.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Verfügun-
gen vom 26. Mai 2015 bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 6'000.– wird zur Bezahlung
der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Partei-
entschädigung von Fr. 1'500.– (inkl. MWST) zulasten der Beschwerdefüh-
rerin zugesprochen.
B-4026/2015
Seite 14
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13848 und 13849; Einschreiben; Vorakten zu-
rück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Karin Behnke
Versand: 20. Juli 2016