B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4360/2012
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Harrington Development Inc.,
représentée par M. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG,
recourante,
contre
Japan Tobacco Inc.,
représentée par Inteltech SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition no 11849
CH 554'101 XS / CH 613'934 Excess.
B-4360/2012
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Faits :
A.
Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc. (ci-
après : défenderesse ou recourante) et publiée le 8 avril 2011 sur
Swissreg (), la marque suisse n° 613'934
"Excess" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 34 : "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ;
Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."
Le 8 juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a
formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure).
L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 554'101 "XS" (ci-après :
marque opposante) déposée le 18 octobre 2006 et enregistrée pour les
produits suivants :
Classe 34 : "Cigarettes ; tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ;
allumettes."
Par décision du 25 juillet 2012, l'autorité inférieure a admis l'opposition et
a révoqué, dans sa totalité, l’enregistrement de la marque attaquée. Elle
constate tout d'abord l'identité de la quasi-totalité des produits en cause
ainsi qu'une similarité évidente entre les autres "Produkte aus Tabak"
revendiqués par la marque attaquée et les produits figurant dans la liste
de la marque opposante. Elle relève ensuite que la marque opposante
consiste en la combinaison de deux lettres ("XS") et que la marque
attaquée correspond au terme anglais "excess", qui signifie "excès,
surplus, excédentaire" en français. Elle constate d'emblée que ces signes
présentent une concordance phonétique importante et évidente, dès lors
que leur prononciation peut être qualifiée d'identique (si les deux signes
sont prononcés tant "iksès" que "èksès") ou de quasi-identique (si l'un
des signes est prononcé "iksès" et l'autre "èksès"). Le signe "XS" étant
notamment l'abréviation de "extra small", mais également la version
abrégée du terme "excess", les marques en cause peuvent en outre avoir
un sens parfaitement identique. Bien qu'ils contiennent tous les deux la
lettre "x" ("particulièrement marquante"), les signes en cause présentent
des différences sur le plan visuel. Ces divergences ne sauraient toutefois
l'emporter sur la forte similarité constatée sur les plans sonore et
sémantique, de sorte que les signes en cause doivent être considérés
comme similaires. Ainsi qu'il a été jugé lors de la procédure
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d'enregistrement (examen des motifs absolus d'exclusion) de la marque
opposante, la signification "extra small" de l'abréviation "XS" est
normalement réservée à la taille des habits et n'est pas descriptive et/ou
usuelle pour les produits revendiqués de la classe 34. Il convient dès lors
de reconnaître à la marque opposante un champ de protection normal de
sorte que – vu la forte similarité des signes sur les plans sonore et
sémantique, l'identité des produits, ainsi que le degré d'attention normal
dont font preuve les consommateurs de ces produits de consommation
courante – le risque de confusion doit être admis.
B.
Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du
Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au maintien intégral de
l'enregistrement de la marque suisse n° 613'394 (recte : n° 613'934),
avec suite de frais et dépens. La recourante affirme que le signe "XS" est
souvent utilisé en lien avec des vêtements et que pratiquement tous les
consommateurs le comprennent comme l'abréviation de "EXTRA
SMALL". A l'aide de diverses pièces, elle soutient que le signe "XS" est
descriptif de cigarettes plus fines et/ou plus longues que les cigarettes
normales, de sorte que la marque opposante "XS" n'aurait pas dû être
enregistrée. Selon la recourante, la marque opposante "XS" ne jouit ainsi
que d'une force distinctive faible (voire très faible) et il suffit que la
marque attaquée présente de petites différences par rapport à la marque
opposante pour qu'un risque de confusion soit exclu. La recourante est
par conséquent d'avis que les marques en cause ne risquent pas d'être
confondues. Elle soutient en outre que l'autorité inférieure n'a pas pris en
considération ses arguments selon lesquels les marques formées de
deux lettres n'étaient pas enregistrables et les abréviations connues sont
frappées d'un besoin de libre disposition. Selon elle, le signe "XS"
constitue une abréviation courante qui renvoie de manière pratiquement
notoire à "EXTRA SMALL". Une telle abréviation, qui est descriptive pour
des cigarettes fines et longues, doit pouvoir être utilisée par tout
producteur de cigarettes. Par ailleurs, la signification des signes en cause
ne peut pas être identique, car le signe "XS" est essentiellement compris
comme l'abréviation de "EXTRA SMALL" et le signe "Excess" traduit
principalement la notion d'"excès", marquée, en allemand, par le préfixe
Über-. Les signes "XS" ("iksès") et "Excess" ("èksès") se distinguent en
outre par leur prononciation. La recourante reproche à l'autorité inférieure
de ne pas avoir pris en considération l'impression d'ensemble qui se
dégage des signes en cause et considère que le signe "XS" ne peut pas
véritablement être qualifié de verbal. Elle ajoute que les consommateurs
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concernés ne voient aucun lien entre le signe "XS" et le signe "Excess",
mais rattachent clairement le signe "XS" à "Extra Small" et y voient un
élément descriptif pour des cigarettes plus fines ou plus petites que les
cigarettes normales. En tant qu'abréviation connue, le signe "XS" n'aurait
pas dû être enregistré comme marque. Le recourant arrive ainsi à la
conclusion que les marques "XS" et "Excess" se distinguent suffisamment
et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles.
C.
C.a Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en
concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle
commence par critiquer l'analyse faite par la recourante au sujet du
rangement des cigarettes dans différents types d'emballages en
soulignant que les marques en cause ne doivent être examinées que sur
la base de leur inscription dans le registre. Reprenant les arguments
développés devant l'autorité inférieure dans sa réplique du 16 mars 2012,
l'intimée conteste ensuite que le signe "XS" soit descriptif pour des
cigarettes. Elle soutient que les cigarettes longues et fines évoquées par
la recourante sont très généralement qualifiées par l'adjectif anglais
"slim", que – du fait que de telles cigarettes sont plus longues que les
cigarettes ordinaires – il est absurde de les qualifier du terme "extra
small" et que le qualificatif "small" n'est pas utilisé en Suisse en lien avec
des cigarettes (et encore moins la notion "extra small"). Elle conclut que
"extra small" n'est pas le seul sens de la marque opposante, que ce sens
n'est pas descriptif pour les produits de la classe 34 et que la marque
opposante doit donc se voir reconnaître une sphère de protection
normale. Par ailleurs, selon l'intimée, les différences que présentent les
marques en cause sur le plan visuel ne sont pas de nature à l'emporter
sur la forte similitude, voire l'identité, qui existe entre ces marques sur les
plans sonore et sémantique. L'intimée conteste pour le reste divers
arguments de la recourante. Elle considère en particulier que la marque
"XS" est bel et bien de nature verbale et que, en procédure d'opposition,
les acronymes doivent en principe être traités de la même manière que
les autres marques.
C.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a
répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite
de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
B-4360/2012
Page 5
D.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992
(LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale,
soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient
induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant
l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque
(risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le
public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment
en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect)
(cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c
Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
B-4360/2012
Page 6
2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS
DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).
2.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement
preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause
et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant
décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque
opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3
n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin
2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
2.4 Enfin, les marques formées d'abréviations ou d'acronymes ne sont en
principe pas traitées différemment des autres marques (arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011
consid. 8.2 IKB/ICB [fig.] ; ICB ; ICB BANKING GROUP et B-1656/2008
du 31 mars 2009 consid. 8 F1/F1H2O ; JOLLER, op. cit., ad art. 3 n° 83).
3.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs
les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces
consommateurs font preuve. C'est en effet sur la base de la perception
des personnes concernées que doivent être examinées les questions de
la similarité des produits (consid. 4), de la similarité des signes (consid. 5)
et du risque de confusion (consid. 6) (arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 RODOLPHE/RO-
DOLPHE [fig.] et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva
figurstudios für frauen [fig.]).
3.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
B-4360/2012
Page 7
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR],
nos 995 ss).
3.2
3.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée
pour les produits "Cigarettes ; tabac brut ou manufacturé ; articles pour
fumeurs ; allumettes" (classe 34).
La marque attaquée est quant à elle destinée aux produits "Tabak ;
Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ;
Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher" (classe 34).
3.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34)
s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux
fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral
4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 WILSON ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2
WILSON), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts
du Tribunal administratif fédéral B-2630/2012 du 4 juillet 2013
consid. 4.2.2 LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS et B-
6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 R Rothmans
[fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).
4.
A l'instar de l'autorité inférieure (dont l'appréciation n'est d'ailleurs pas
contestée par les parties), il s'agit de retenir l'identité, respectivement la
B-4360/2012
Page 8
très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par
la marque opposante et par la marque attaquée.
5.
Il convient dès lors de déterminer si les signes "XS" et "Excess" sont ou
non similaires.
5.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre
perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
Boss ; MARBACH, SIWR, n° 867).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères
(cf. MARBACH, SIWR, n° 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM n° 17). La
sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la
cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la
marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres
employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison –
surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention
que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
5.2 En l'espèce, la marque opposante "XS" est une marque verbale qui
se compose de deux lettres. Quant à la marque attaquée "Excess",
également verbale, elle est formée de six lettres.
5.2.1 Le signe "Excess" est trois fois plus long que le signe "XS". Par
ailleurs, bien que les lettres "X" et "S" figurent aussi dans le signe
"Excess", elles n'y apparaissent pas à la suite l'une de l'autre et le signe
"XS" n'y est donc pas reconnaissable. Le signe "Excess" se distingue
donc clairement du signe "XS" et aucune similarité ne peut être retenue
sur le plan visuel.
B-4360/2012
Page 9
5.2.2
5.2.2.1 Le signe "Excess" correspond au mot anglais "excess", qui
signifie notamment "excès", "luxe" et "surabondance" en français (Le
Robert & Collins, 8e éd., Glasgow/Paris 2006), "Übermass", "Überfluss",
"Exzess", "Unmässigkeit", "Ausschweifung" et "Überschuss" en allemand
(Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin et al. 2005) et
"eccesso" en italien (cf. Le Robert & Signorelli, Dictionnaire français-
italien/italien-français, Paris/Milan 1999). Il doit être considéré que le mot
"excess" appartient au vocabulaire anglais de base (cf. PONS
Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006) et, surtout, qu'il est
compris des fumeurs suisses, ce d'autant qu'il est très proche des mots
français "excès", allemand "Exzess" et italien "eccesso".
Le signe "XS" est quant à lui connu notamment comme l'abréviation de
l'expression anglaise "extra small", qui désigne une – très petite – taille
de vêtements (voir, en ce qui concerne la désignation "XXL" : arrêt de
l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle
[ci-après : CREPI] du 16 septembre 1999 MA-WI 29/98, sic! 2000, p. 105,
consid. 3 xx [fig.]/XXL). Il peut également constituer une forme abrégée
du mot anglais "excess" ou encore l'abréviation de l'expression anglaise
"extra strong" (cf. , consulté le 19.07.2013,
et , consulté le 22.07.2013).
D'autres possibilités ne sont pas exclues. Le signe "XS" pourrait en effet
être compris comme des initiales (à l'instar de "CC" pour "Coco Chanel"
ou encore "DKNY" pour "Donna Karan New York") ou comme la
désignation d'un modèle, notamment dans le domaine des véhicules
(voir, par exemple, les modèles de motos "Yamaha XS"
[, consulté le 26.09.2013]).
5.2.2.2 Il peut y avoir un lien sémantique entre le signe "Excess", d'une
part, et le signe "XS" compris comme une forme abrégée du mot anglais
"excess", d'autre part. Il convient toutefois de souligner que la
signification "extra small" du signe "XS" est relativement claire. Les
fumeurs concernés par les marques en cause sont en effet également
des consommateurs de vêtements, qui ont l'habitude de voir dans le
signe "XS" une référence à une taille. Il est par conséquent peu probable
que ce signe soit compris comme une forme abrégée du mot "excess", ce
d'autant qu'une telle signification ne va pas de soi pour des non
anglophones.
B-4360/2012
Page 10
Il n'existe en revanche pas de véritable rapport entre le signe "Excess",
d'une part, et le signe "XS" compris comme l'abréviation de "extra small"
ou de "extra strong", comme des initiales ou encore comme la
désignation d'un modèle, d'autre part.
Sur le plan sémantique, il y a dès lors tout au plus une similarité éloignée
entre le signe "XS" et le signe "Excess".
5.2.3
5.2.3.1 Le mot anglais "excess", repris par la marque attaquée, est
prononcé "iksèsse" ou "èksèsse" par les anglophones (PONS
Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006 ; Le Robert & Collins, 8e
éd., Glasgow/Paris 2006). Des différences peuvent en outre intervenir au
niveau de l'accentuation selon que le mot est utilisé comme nom ou
comme adjectif (Harrap's unabridged, Dictionnaire anglais-français,
Edimbourg 2001). Vu sa parenté avec les mots français "excès",
allemand "Exzess" et italien "eccesso", le terme anglais "excess" est
prononcé plutôt "èksèsse" par les consommateurs suisses.
Quant au signe "XS", il ne peut guère être lu à haute voix en tant que mot
formé des seules deux lettres "X" et "S". Il est en revanche sans
problème prononçable par l'épellation de ses deux lettres, c'est-à-dire
"iksèsse" en français et en allemand (éventuellement avec une pause
["iks'èsse"]), "iksèssè" en italien (cf.
Alphabet_italien>, consulté le 19.07.2013) et "èksèsse" en anglais
(cf. , consulté le
19.07.2013 ; PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006).
5.2.3.2 Dès lors, le signe "Excess" est susceptible d'être prononcé de
manière très semblable au signe "XS". La différence, acoustiquement
relativement peu marquée, entre les voyelles initiales "i" et "è" ne permet
en effet pas de faire passer à l'arrière-plan la concordance sur l'important
élément "-ksèss-" de chacun des signes. Il convient par conséquent de
retenir une similarité entre les marques en cause sur le plan sonore.
5.3 En conclusion, la marque opposante "XS" et la marque attaquée
"Excess" présentant une similarité éloignée sur le plan sémantique et
étant similaires sur le plan sonore, elles doivent être considérées comme
similaires.
B-4360/2012
Page 11
6.
Vu l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits
revendiqués en classe 34 et la similarité entre les signes en cause, il
convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux
signes.
Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré
d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels
les marques sont enregistrées (consid. 3) que de l'étendue du champ de
protection de la marque opposante (consid. 6.1).
6.1
6.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer
une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives
utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch
[fig.]/RAM Swiss Watch AG ; MARBACH, SIWR, n° 981). Sont en revanche
fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le
commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail
patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection
élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement
exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
6.1.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure se réfère à la
procédure d'enregistrement (examen des motifs absolus d'exclusion) de
la marque opposante "XS" dans le cadre de laquelle la signification "extra
small" de l'abréviation "XS" a été considérée comme normalement
réservée à la taille des habits et, par conséquent, ni descriptive ni usuelle
pour les produits revendiqués de la classe 34. Selon l'autorité inférieure,
un champ de protection normal doit dès lors être reconnu à la marque
opposante.
Selon la recourante, le signe "XS" est souvent utilisé en lien avec des
vêtements et presque tous les consommateurs le comprennent comme
l'abréviation de "EXTRA SMALL". A l'aide de diverses pièces, la
recourante soutient que le signe "XS" est descriptif de cigarettes plus
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Page 12
fines et/ou plus longues que les cigarettes normales, de sorte que la
marque opposante "XS" n'aurait pas dû être enregistrée. Selon elle, la
marque opposante "XS" ne jouit ainsi que d'une force distinctive faible
(voire très faible) et il suffit que la marque attaquée présente de petites
différences par rapport à la marque opposante pour qu'un risque de
confusion soit exclu. Le signe "XS" constituerait une abréviation courante
qui renverrait de manière pratiquement notoire à "EXTRA SMALL". Une
telle abréviation, descriptive pour des cigarettes fines et longues, devrait
pouvoir être utilisée par tout producteur de cigarettes. Les autres
significations du signe "XS" ne seraient pas vraiment connues des
consommateurs concernés.
L'intimée conteste quant à elle que le signe "XS" soit descriptif pour des
cigarettes. Elle soutient que les cigarettes longues et fines évoquées par
la recourante sont très généralement qualifiées par l'adjectif anglais
"slim", que – du fait que de telles cigarettes sont plus longues que les
cigarettes ordinaires – il est absurde de les qualifier du terme "extra
small" et que le qualificatif "small" n'est pas utilisé en Suisse en lien avec
des cigarettes (et encore moins la notion "extra small"). Elle conclut que
"extra small" n'est pas le seul sens de la marque opposante, que ce sens
n'est pas descriptif pour les produits de la classe 34 et que la marque
opposante doit donc se voir reconnaître une sphère de protection
normale.
6.1.3 La marque opposante est composée du seul élément verbal "XS".
Ainsi qu'il a été relevé plus haut (consid. 5.2.2.1-5.2.2.2), ce signe "XS"
est notamment connu des consommateurs en cause comme l'abréviation
de l'expression anglaise "extra small", qui désigne une – très petite –
taille de vêtements.
Bien qu'il soit fréquemment utilisé en lien avec des vêtements, le signe
"XS" (de même d'ailleurs que d'autres lettres ou d'autres combinaisons
de lettres telles que "S" ["small"], "M" ["medium"], "L" ["large"] ou "XL"
["extra large"]) apparaît pour indiquer la taille de produits les plus divers. Il
est également utilisé pour qualifier des prix (voir, par exemple, le titre
d'article de journal "HONDA NC 700 X : un prix XS, le plaisir XXL"
[
ir-xxl/story/28070056?track>, consulté le 26.09.2013]) ou encore pour
définir l'étendue de services (par exemple, une gamme – "XL", "L", "M",
"S" et "XS" – de tarifs de téléphonie mobile [cf.
/fr/clients-prives/mobile/tarifs-abonnements.html>, consulté le
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22.07.2013]). Le consommateur suisse est donc habitué à rencontrer des
indications telles que "XS" dans des contextes variés et à les comprendre
en particulier comme des références à la taille de produits.
Vu l'existence, sur le marché, de cigarettes plus longues et plus fines que
les cigarettes ordinaires (voir, par exemple :
Vogue_(cigarette)>, consulté le 23.07.2013), un caractère descriptif doit
être reconnu au signe "XS" utilisé en lien avec des "cigarettes"
(classe 34). Le consommateur confronté à des cigarettes désignées par
l'élément "XS" est en effet amené à penser, sans effort de réflexion
particulier, que ces cigarettes ont quelque chose de plus petit que les
cigarettes ordinaires. Peu importe que les cigarettes plus minces soient
généralement également plus longues que les cigarettes standard. Le
rapprochement est en effet facile entre, d'une part, les divers termes se
rapportant à ce qui est petit ("small") et, d'autre part, l'idée de minceur et
l'adjectif "mince" ("slim") (cf. Le Robert & Collins, 8e éd., Glasgow/Paris
2006). A noter encore qu'il est fréquent de désigner des modèles ou des
types de produits par une ou plusieurs lettres (et/ou chiffres), notamment
dans le domaine des véhicules (cf. consid. 5.2.2.1 in fine), et que des
signes tels que "XS" ou "XL" ne sont pas nécessairement perçus comme
des références à la taille des produits auxquels ils sont destinés.
Toutefois, en l'espèce, il est peu probable que les consommateurs de
cigarettes (dont il ne fait aucun doute qu'ils connaissent l'existence de
cigarettes plus longues et plus fines que les cigarettes ordinaires) ne
voient dans le signe "XS" qu'une simple combinaison de lettres désignant
un type de cigarettes et n'ayant pas de signification particulière.
Vu la variété de contextes dans lesquels il est utilisé pour définir la taille
de produits, le signe "XS" doit également être considéré comme une
indication descriptive en lien avec les autres produits revendiqués par la
marque opposante ("tabac brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ;
allumettes" [classe 34]).
N'y change rien le fait que, dans un arrêt du 16 septembre 1999, la
CREPI ait jugé que, "même si la signification de la dénomination « XXL »
[était] connue du public-consommateur suisse pour des produits de la
classe 25 (= extra-extra large), et éventuellement par extension pour
certains produits de la classe 18, cette signification ne s'appliqu[ait] en
aucun cas aux produits de la classe 3" (arrêt de la CREPI du
16 septembre 1999 MA-WI 29/98, sic! 2000, p. 105, consid. 3 xx
[fig.]/XXL). La CREPI a en effet traité cette question dans le cadre de
l'examen de la similarité entre les signes "XXL" et "xx (fig.)" alors qu'elle
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avait déjà admis "une certaine similitude tant phonétique que graphique
entre les deux signes" et qu'elle ne reconnaissait aucune signification
claire et déterminée à la marque attaquée "xx (fig.)" (arrêt de la CREPI
précité, consid. 3). Cette décision de la CREPI est en outre relativement
ancienne et il a été démontré ci-dessus que, à l'heure actuelle, les
désignations telles que "XXL" sont utilisées même dans le domaine des
services. Enfin, étant donné que cet arrêt conclut à l'existence d'un risque
de confusion entre les marques en question sans se prononcer sur la
force distinctive de la marque opposante "XXL" (arrêt de la CREPI
précité, consid. 4), il ne saurait faire office de précédent dans la présente
cause au moment de déterminer le périmètre de protection de la marque
opposante "XS".
En conclusion, la marque opposante "XS" est dotée d'une force
distinctive relativement faible en lien avec les produits revendiqués
(classe 34).
6.2 En dépit de l'identité, respectivement la très grande similarité, entre
les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n'y
a pas de risque de confusion entre la marque opposante "XS" et la
marque attaquée "Excess". La similarité entre les signes ne repose en
effet pour l'essentiel que sur leur parenté sonore, une similarité sur le
plan sémantique nécessitant un certain effort de réflexion et une similarité
sur le plan visuel étant clairement exclue. Il est par conséquent peu
probable que les fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, qui ne
font preuve d'aucune attention particulière (cf. consid. 3.2.2), en viennent
à confondre les produits marqués des signes en cause. Au surplus, vu le
périmètre de protection relativement faible dont jouit la marque opposante
"XS", les différences que présente la marque attaquée "Excess" sont
suffisantes pour exclure un risque de confusion – direct ou indirect.
A noter enfin que, selon la jurisprudence et la doctrine, une différence
portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de
confusion avec une marque formée d'une abréviation (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3
CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.] ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011
consid. 8.2 IKB/ICB [fig.] ; ICB ; ICB BANKING GROUP ; MARBACH,
SIWR, n° 905). Sous cet angle également, un risque de confusion doit
être nié entre les marques en cause.
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Page 15
7.
Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM,
l'enregistrement de la marque attaquée "Excess" ne saurait être révoqué
et que l'opposition formée à son encontre doit être rejetée. Partant, bien
fondé, le recours est admis et les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la
décision attaquée sont annulés.
8.
8.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige
doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et
Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]).
8.2 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.– et
mis à la charge de l'intimée qui succombe. Quant à l'avance de frais de
Fr. 4'000.– versée le 27 septembre 2012, elle est restituée à la
recourante.
La taxe d'opposition de Fr. 800.– avait été mise à la charge de la
recourante par l'autorité inférieure (ch. 4 du dispositif de la décision
attaquée). La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de
renoncer à lui en demander le remboursement en faveur de l'intimée.
9.
9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et qui
est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
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partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment
les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de
Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les mandataires
professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.–
au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10
al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la
décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens
sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
9.2
9.2.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est
représentée par un mandataire, a droit à des dépens. Du fait qu'elle n'a
pas produit de décompte, il convient de fixer l'indemnité sur la base du
dossier. Le mandataire de la recourante n'ayant pas été confronté à des
questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues,
le montant des dépens alloués à la recourante, à la charge de l'intimée,
doit être fixé à Fr. 1'000.– (non assujetti à la TVA) pour la procédure de
recours.
Pour la procédure devant l'autorité inférieure, une indemnité de
Fr. 2'000.– (non assujettie à la TVA) est allouée à la recourante,
également à la charge de l'intimée, à titre de dépens.
Ces montants ne sont pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que
sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le
territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel
les services du mandataire ont été fournis en faveur de la recourante,
dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18
al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1
let. c FITAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du
18 avril 2013 consid. 7.2 DERMACYTE).
9.2.2 L'intimée, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des dépens.
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Page 17
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
[Le dispositif se trouve à la page suivante.]
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision de l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle du 25 juillet 2012 sont annulés et l'opposition
no 11849 est rejetée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 4'000.–, sont mis à la
charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
L'avance de frais de Fr. 4'000.– est restituée à la recourante.
5.
Des dépens pour la procédure de recours et pour la procédure devant
l'autorité inférieure, d'un montant total de Fr. 3'000.– (non assujetti à la
TVA), sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
– à l'intimée (recommandé ; annexe : facture avec bulletin de
versement)
– à l'autorité inférieure (no de réf. MA-Prüf3 sth/11849 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 14 octobre 2013