B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-4362/2012
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann et Marc Steiner, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
Harrington Development Inc.,
représentée par M. Dominique Lusuardi, Dr. Lusuardi AG,
recourante,
contre
Japan Tobacco Inc.,
représentée par Inteltech SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
B-4362/2012
Procédure d'opposition no 11831
CH 2P-276'796 WINSTON / CH 613'651 WICKSON.
B-4363/2012
Procédure d'opposition no 11848
CH 2P-276'796 WINSTON / CH 613'932 Wilton.
B-4362/2012
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Faits :
A. Décisions attaquées
A.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Déposée le 2 février 2011 par Harrington Development Inc. (ci-après :
défenderesse ou recourante) et publiée le 1er avril 2011 sur Swissreg
(), la marque suisse no 613'651 "WICKSON" (ci-
après : marque attaquée 1) a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 34 : "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ;
Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."
Le 1er juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a
formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure).
L'opposition se fonde sur la marque suisse no 2P-276'796 "WINSTON"
(ci-après : marque opposante) déposée le 12 mai 1975 et enregistrée
pour les produits suivants :
Classe 34 : "Cigarettes."
Par décision du 25 juillet 2012 (ci-après : décision attaquée 1), l'autorité
inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité,
l’enregistrement de la marque attaquée 1. Elle constate tout d'abord
l'identité des produits en cause en ce qui concerne les cigarettes ainsi
que la similarité entres les cigarettes revendiquées par la marque
opposante et les divers autres produits de la classe 34 revendiqués par la
marque attaquée 1. Par ailleurs, selon l'autorité inférieure, du fait qu'elles
sont toutes les deux constituées de 7 lettres, dont 5 sont communes et 4
se retrouvent même identiquement placées, que leur début ("WI-") et leur
fin ("-ON") sont identiques, que leur partie centrale est passablement
caractérisées par le son "S" et que leur suite de voyelles, leur nombre de
syllabes et leur cadence sont également identiques, les signes
"WINSTON" et "WICKSON" présentent des similitudes certaines sur les
plans visuel et phonétique. Vu ces similitudes, le sens des signes en
cause ne serait pas déterminant, ce d'autant qu'il n'existerait pas, entre
ces signes, de différence au niveau de leur signification qui s'imposerait
clairement et immédiatement. D'après l'autorité inférieure, l'impression
d'ensemble qui se dégage des signes est très proche et il convient dès
lors de conclure à leur similitude. Etant donné que la ville américaine
"Winston" – qui ne se nomme d'ailleurs pas uniquement "Winston", mais
B-4362/2012
Page 3
bien "Winston-Salem" – est inconnue du consommateur suisse, l'autorité
inférieure considère que la marque opposante ne constitue pas une
indication de provenance. Dès lors qu'elle n'aurait pas de signification
générique ou descriptive en rapport avec les produits revendiqués, elle
jouirait d'un champ de protection normal. Dans ces conditions et vu le
degré d'attention normal dont feraient preuve les consommateurs des
produits en cause, le risque de confusion devrait être admis entre la
marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "WICKSON".
L'autorité inférieure laisse ainsi ouverte la question de savoir si la
notoriété alléguée de la marque opposante lui confère un champ de
protection éventuellement accru.
A.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Déposée le 10 décembre 2010 par Harrington Development Inc. (ci-
après : défenderesse ou recourante) et publiée le 8 avril 2011 sur
Swissreg (), la marque suisse no 613'932 "Wilton"
(ci-après : marque attaquée 2) a été enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 34 : "Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ;
Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher."
Le 8 juillet 2011, Japan Tobacco Inc. (ci-après : opposante ou intimée) a
formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure).
L'opposition se fonde sur la marque suisse no 2P-276'796 "WINSTON"
(ci-après : marque opposante) déposée le 12 mai 1975 et enregistrée
pour les produits suivants :
Classe 34 : "Cigarettes."
Par décision du 25 juillet 2012 (ci-après : décision attaquée 2), l'autorité
inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité,
l’enregistrement de la marque attaquée 2. Elle commence par indiquer
qu'elle ne saurait entrer en matière sur les considérations de l'opposante
lorsqu'elle invoque une prétendue volonté de la défenderesse de créer la
confusion par le dépôt de plusieurs signes qui ressembleraient à des
marques existantes de l'opposante. Elle constate ensuite l'identité des
produits en cause en ce qui concerne les cigarettes ainsi que la similarité
entres les cigarettes revendiquées par la marque opposante et les divers
autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée 2.
Par ailleurs, selon l'autorité inférieure, du fait qu'elles sont constituées
B-4362/2012
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quasiment du même nombre de lettres (7, respectivement 6), dont 5 sont
communes et identiquement placées, que leur début ("WI-") et leur fin
("-TON") sont identiques (la seule différence se situant au centre du mot)
et que leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes et leur cadence
sont également identiques, les signes "WINSTON" et "Wilton" présentent
des similitudes certaines sur les plans visuel et phonétique. Vu ces
similitudes, le sens des signes en cause ne serait pas déterminant, ce
d'autant qu'il n'existerait pas, entre ces signes, de différence au niveau de
leur signification qui s'imposerait clairement et immédiatement. D'après
l'autorité inférieure, l'impression d'ensemble qui se dégage des signes est
très proche et il convient dès lors de conclure à leur similitude. Suivant le
même raisonnement que dans la décision attaquée 1 (cf. consid. A.a in
fine), l'autorité inférieure juge que la marque opposante jouit d'un champ
de protection normal. Dans ces conditions et vu le degré d'attention
normal dont feraient preuve les consommateurs des produits en cause, le
risque de confusion devrait être admis entre la marque opposante
"WINSTON" et la marque attaquée "Wilton". L'autorité inférieure laisse
ainsi ouverte la question de savoir si la notoriété alléguée de la marque
opposante lui confère un champ de protection éventuellement accru.
B. Recours
B.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du
Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée 1 et au maintien intégral de
l'enregistrement de la marque suisse no 613'651, avec suite de frais et
dépens. Se référant à sa réponse déposée le 9 septembre 2011 devant
l'autorité inférieure, la recourante souligne que la marque opposante
"WINSTON" et la marque attaquée "WICKSON" – qui ont des syllabes
différentes – se distinguent tant par leur prononciation que par leur aspect
visuel et leur signification. Elle met en particulier en évidence le fait que,
bien qu'elle contienne dans les deux cas la lettre "S", la partie centrale de
ces marques est différente. La recourante ajoute que "WICKSON" est un
signe plutôt fantaisiste alors que "WINSTON" se réfère à "WINSTON-
SALEM", ville américaine connue dans laquelle du tabac est produit.
Selon elle, le consommateur touristiquement actif peut rattacher le signe
"WINSTON" à cette ville. Peu importe à cet égard que le signe
"WINSTON" ne reprenne que l'une des deux parties de son nom. Du fait
qu'il constitue une indication de provenance, le signe "WINSTON" serait
frappé d'un besoin de libre disposition et serait doté d'une force distinctive
B-4362/2012
Page 5
faible. Il serait en outre trompeur pour des cigarettes qui ne seraient pas
fabriquée dans la ville de "WINSTON-SALEM". Se référant à la décision
de l'autorité inférieure du 21 novembre 2011 portant sur la demande
d'enregistrement de marque no 63568/2010 dans laquelle
l'enregistrement du signe "Wilson" est refusé pour des produits de la
classe 34 (en raison du fait que la ville américaine de "Wilson" est connue
comme lieu de production de tabac et que le signe "Wilson" est perçu
comme une indication de provenance directe et appartient dès lors au
domaine public), la recourante soutient que la ville américaine de
"Winston" doit également être considérée comme connue des
consommateurs concernés. Elle est en outre d'avis que l'autorité
inférieure ne s'est pas basée sur l'impression d'ensemble qui se dégage
des marques en cause pour rendre sa décision. La recourante arrive à la
conclusion que la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée
"WICKSON" se distinguent suffisamment et qu'il n'y a pas de risque de
confusion entre elles.
B.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Par mémoire du 21 août 2012, la défenderesse a déposé auprès du
Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée 2 et au maintien intégral de
l'enregistrement de la marque suisse no 613'932, avec suite de frais et
dépens. Se référant à sa réponse déposée le 9 septembre 2011 devant
l'autorité inférieure, la recourante affirme que la marque opposante
"WINSTON" et la marque attaquée "Wilton" – qui ont des syllabes
différentes – se distinguent tant par leur prononciation que par leur aspect
visuel et leur signification. Elle ajoute que "Wilton" est un signe plutôt
fantaisiste alors que "WINSTON" se réfère à "Winston-Salem", ville
américaine connue dans laquelle du tabac est produit. Suivant le même
raisonnement que dans son recours dans la procédure d'opposition
no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012) (cf. consid. B.a), la
recourante affirme que le signe opposant "WINSTON" est frappé d'un
besoin de libre disposition, est doté d'une force distinctive faible et est en
outre trompeur. Considérant que l'autorité inférieure ne s'est pas basée
sur l'impression d'ensemble qui se dégage des marques en cause pour
rendre sa décision, la recourante arrive à la conclusion que la marque
opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilton" se distinguent
suffisamment et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles.
B-4362/2012
Page 6
C. Réponses
C.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en
concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle
commence par contester les arguments de la recourante selon lesquels
les marques en cause ne seraient pas similaires. Par ailleurs, se référant
à deux décisions de l'autorité inférieure du 26 novembre 2010, elle
soutient que la marque opposante "Winston" jouit d'un périmètre de
protection normal. Elle ajoute que le signe "Winston" n'est pas frappé d'un
besoin de libre disposition puisque la marque de cigarettes "Winston" est
enregistrée aux Etats-Unis depuis 1954. Elle considère que le fait que
l'autorité inférieure ait récemment refusé d'enregistrer une marque
"Wilson" (correspondant au nom d'une petite ville américaine) pour des
produits de la classe 34 ne saurait avoir une influence sur la présente
cause. En outre, selon l'intimée, qui renvoie à différentes pièces, la
marque opposante "Winston" est notoire, tant en Suisse que dans le
monde. L'intimée conclut en contestant les critiques de la recourante
selon lesquelles l'autorité inférieure aurait méconnu la nécessité de
procéder à une comparaison des marques en cause en fonction de
l'impression d'ensemble qui s'en dégage.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a
répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite
de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 1.
C.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 12 novembre 2012 en
concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle
commence par contester les arguments de la recourante selon lesquels
les marques en cause ne seraient pas similaires. Pour le reste, la
réponse de l'intimée reprend les termes de sa réponse dans la procédure
d'opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
(cf. consid. C.a).
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a
répondu le 12 novembre 2012 en concluant au rejet du recours avec suite
de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée 2.
B-4362/2012
Page 7
D. Répliques
D.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours. Elle conteste les arguments développés par
l'intimée dans sa réponse et reprend la motivation de son recours. Elle
soutient en particulier que l'enregistrement de la marque "Winston" aux
Etats-Unis auquel l'intimée se réfère est sans pertinence dans la présente
cause, ce d'autant que la marque en question n'est pas purement
verbale, mais combinée. Par ailleurs, elle considère que le fait (qui
ressort d'une étude de l'Université de Zurich déposée par l'intimée) que
les cigarettes de marque "Winston" représentent en Suisse 6 % des
cigarettes consommées par les fumeurs quotidiens durant les années
2006 et 2007 ne permet pas de conclure à la notoriété et à la force
distinctive forte de la marque opposante "Winston". Selon la recourante,
l'intimée n'est en outre pas parvenue à démontrer la notoriété mondiale
de la marque opposante "Winston".
D.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours en se fondant sur les mêmes arguments que
ceux qu'elle a développés dans sa réplique dans la procédure
d'opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
(cf. consid. D.a).
E. Dupliques
E.a Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
Dans sa duplique du 21 janvier 2013, l'intimée a pour sa part confirmé les
conclusions de sa réponse et a contesté les arguments soulevés par la
recourante dans sa réplique. Elle précise notamment que les chiffres de
l'étude de l'Université de Zurich auxquels se réfère la recourante
concernent les habitudes des fumeurs quotidiens et qu'il ne peut pas être
déduit du fait que 6 % de ces fumeurs consomment des cigarettes de
marque "Winston" le fait que 94 % des fumeurs ne connaissent pas cette
marque.
Par courrier du 4 février 2013, l'autorité inférieure a renoncé à présenter
une prise de position sur la réplique et a renvoyé à la motivation de la
décision attaquée 1 ainsi qu'aux conclusions de sa réponse.
B-4362/2012
Page 8
E.b Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
Dans sa duplique du 21 janvier 2013, l'intimée a confirmé les conclusions
de sa réponse en se basant sur les mêmes arguments que ceux qu'elle a
développés dans sa duplique dans la procédure d'opposition no 11831
"WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012) (cf. consid. E.a).
Par courrier du 4 février 2013, l'autorité inférieure a renoncé à présenter
une prise de position sur la réplique et a renvoyé à la motivation de la
décision attaquée 2 ainsi qu'aux conclusions de sa réponse.
F.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Les deux recours (B-4362/2012 et B-4363/2012) sont dirigés contre deux
décisions du 25 juillet 2012 par lesquelles l'autorité inférieure admet les
deux oppositions (no 11831 et no 11848) formées par l'intimée et révoque
l’enregistrement des deux marques attaquées. Tant dans la procédure
B-4362/2012 que dans la procédure B-4363/2012, la marque opposante
(de l'intimée) est la marque suisse no 2P-276'796 "WINSTON". Quant aux
marques attaquées (marque suisse no 613'651 "WICKSON"
[B-4362/2012] et marque suisse no 613'932 "Wilton" [B-4363/2012]), elles
constituent des signes présentant plusieurs analogies, elles ont toutes les
deux la recourante pour titulaire et elles sont enregistrées pour les
mêmes produits.
Vu que les deux recours opposent les mêmes parties, concernent des
faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes
(cf. ATF 128 V 124 consid. 1 [et les références citées]), il convient, pour
des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes B-4362/2012
et B-4363/2012 et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence
B-4362/2012 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011,
B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.1 IKB/ICB [fig.],
IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.17 ; art. 4 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et
B-4362/2012
Page 9
art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273]).
2.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
présents recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 PA). La
qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11, 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Les recours sont ainsi recevables.
3.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992
(LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
3.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale,
soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent
porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle
atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient
induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant
l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque
(risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le
public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment
en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect)
(cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c
Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
3.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les
circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il
convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des
produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou
B-4362/2012
Page 10
les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont
similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS
DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, ad art. 3 LPM n° 8).
3.3 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également
de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement
preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause
et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant
décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque
opposante (cf. GALLUS JOLLER, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3
n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin
2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
4.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs
les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces
consommateurs font preuve. C'est en effet sur la base de la perception
des personnes concernées que doivent être examinées les questions de
la similarité des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6)
et du risque de confusion (consid. 7) (arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 RO-
DOLPHE/RODOLPHE [fig.] et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3
viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]).
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en
considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est
en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de
faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en
tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de
confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre
une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ;
B-4362/2012
Page 11
EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1,
Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR],
nos 995 ss).
4.2
4.2.1 En l'espèce, la protection de la marque opposante est revendiquée
pour les produits "Cigarettes" (classe 34).
La marque attaquée 1 et la marque attaquée 2 sont quant à elles toutes
les deux destinées aux produits "Tabak ; Produkte aus Tabak,
insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ;
Streichhölzer ; Aschenbecher" (classe 34).
4.2.2 Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34)
s'adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux
fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral
4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 WILSON ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 3.1-3.2
WILSON), dont aucune attention particulière ne peut être attendue (arrêts
du Tribunal administratif fédéral B-2630/2012 du 4 juillet 2013
consid. 4.2.2 LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS et
B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1 R Rothmans
[fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).
5.
Il convient dès lors d'examiner, du point de vue des cercles de
destinataires concernés, s'il existe une similarité entre les produits en
cause.
5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou
similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins,
produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des
entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits
les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des
canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs
semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits,
un champ d'application technologique semblable de même que le rapport
entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des
B-4362/2012
Page 12
indices contre la similarité de produits des canaux de distribution séparés
pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit
auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits
ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité
qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus
comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi
déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément.
Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe
internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les
déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en
compte (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1494/2011 du 2 mai
2012 consid. 3.2 Marcuard Heritage, B-3064/2010 du 26 octobre 2010
consid. 5 [fig.]/[fig.], B-137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4
DIAPASON, B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 ACTIVIA et
B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 MBR/MR [fig.] ; MARBACH,
SIWR, nos 817 ss ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM n° 8, n° 35). Hormis les cas
où le défaut d’usage a été invoqué avec succès, les produits et services
figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour
l’examen de l’identité ou de la similarité (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2
Lifetex/LIFETEA et B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1
Bally/BALU [fig.] ; MARBACH, SIWR, no 1173).
5.2 En l'espèce, il s'agit de retenir l'identité des produits en ce qui
concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la
marque opposante que les marques attaquées 1 et 2.
Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre
similaires aux autres produits revendiqués par les marques attaquées 1
et 2 en classe 34 ("Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere
Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ;
Aschenbecher"). Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou
un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution,
s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de
complémentarité.
Cette appréciation correspond à celle de l'autorité inférieure, qui n'est
d'ailleurs pas contestée par les parties.
6.
Il s'agit désormais de déterminer s'il existe une similarité entre les signes
"WINSTON" et "WICKSON" (B-4362/2012 ; consid. 6.2.1 ci-dessous) et
B-4362/2012
Page 13
entre les signes "WINSTON" et "Wilton" (B-4363/2012 ; consid. 6.2.2 ci-
dessous).
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas
les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend
s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre
perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles
de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a
Boss ; MARBACH, SIWR, no 867).
Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III
160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La
similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des
similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères
(cf. MARBACH, SIWR, no 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM no 17). La
sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la
cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la
marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres
employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison –
surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention
que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160
consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).
6.2
6.2.1 Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
La marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée 1 "WICKSON"
sont des marques verbales.
6.2.1.1 Ces signes sont tous deux formés de 7 lettres. Ils débutent ("WI-")
et s'achèvent ("-ON") par les mêmes paires de lettres. Tous deux
présentent en outre la lettre "S". Sur les 7 lettres de chacun des signes, 5
sont donc identiques ("W", "I", "S", "O", "N") et 4 occupent exactement la
même place dans le signe ("W", "I", "O", "N"). Bien qu'elle contienne dans
les deux cas la lettre "S", la partie médiane des signes ("-NST-" et
"-CKS-") est relativement différente : dans le signe "WINSTON", aucune
des lettres de la partie médiane ("-NST-") ne capte spécialement
B-4362/2012
Page 14
l'attention alors que, dans le signe "WICKSON", la combinaison de lettres
"CK" – fréquente dans les langues allemande et anglaise – attire le
regard et rend moins perceptibles les points communs entre les signes
"WINSTON" et "WICKSON". Ces points communs ne sauraient toutefois
être ignorés, raison pour laquelle, vu notamment un début et une fin
parfaitement identiques, il convient de conclure à la similarité des signes
en cause sur le plan visuel.
6.2.1.2 La marque opposante ("WIN-STON") et la marque attaquée 1
("WICK-SON") sont chacune formées de deux syllabes et présentent la
même suite de voyelles (I-O). Leur partie médiane ("-NST-",
respectivement "-CKS-") est certes relativement différente, notamment du
fait que, dans la marque "WINSTON", chacune des trois consonnes
centrales est prononcée ("N" / "S" / "T"), alors que, dans la marque
"WICKSON", les trois consonnes centrales ne conduisent qu'à l'émission
de deux sons ("CK" / "S"). La différence qui en résulte au niveau de la
cadence est toutefois atténuées par le fait que la consonne "S" est
particulièrement mise en évidence dans chacun des signes puisqu'elle
caractérise le début de leur deuxième syllabe ("-STON" et "-SON"). En
conclusion, la prononciation des signes "WINSTON" et "WICKSON" étant
marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques, il
convient d'admettre leur similarité sur le plan sonore également.
6.2.1.3
6.2.1.3.1 Le signe "WINSTON" peut avoir plusieurs significations. Il
désigne notamment une ville (Winston-Salem) de Caroline du Nord
(États-Unis), un prénom (Winston Churchill, John Winston Ono Lennon)
ou un nom de famille (cf. , consulté
le 25.07.2013). En Suisse, d'après l'annuaire téléphonique, "Winston" est
porté par 16 personnes comme prénom et par aucune comme nom de
famille ( et , consultés le
12.08.2013).
Le signe "WICKSON" correspond quant à lui essentiellement à un nom
de famille qui, d'après l'annuaire téléphonique, n'est porté par aucune
personne en Suisse ( et ,
consultés le 12.08.2013).
6.2.1.3.2 Bien qu'ils puissent tous les deux constituer des noms de
famille, les signes en cause n'ont pas de signification qui les rapproche.
B-4362/2012
Page 15
Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan
sémantique.
6.2.1.4 En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans
visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque
attaquée 1 "WICKSON" doivent être considérées comme similaires.
6.2.2 Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
La marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée 2 "Wilton" sont
des marques verbales.
6.2.2.1 Selon la jurisprudence, le fait que le signe "WINSTON" ne
comporte que des lettres majuscules et que le signe "Wilton" soit, à
l'exception du "W" initial, formé de lettres minuscules n'influence en
principe pas l'impression d'ensemble qui se dégage des signes (arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-259/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 in
fine [et les références citées] FOCUS/AbaFocus).
Les signes en cause sont formés quasiment du même nombre de lettres
(7, respectivement 6). Ils débutent ("WI-") et s'achèvent ("-TON") par les
mêmes groupes de lettres, partageant ainsi 5 lettres ("W", "I", "T", "O",
"N"). Ils ne se distinguent qu'au niveau de leur partie médiane, constituée
de deux lettres ("-NS-" ["WINSTON"]), respectivement une lettre ("-L-"
["WILTON"]). Même si, dans ces signes relativement courts, cette
différence ne passe pas inaperçue (notamment du fait que, au niveau
graphique, les lettres en question ne partagent pas véritablement de point
commun), elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel
entre les signes "WINSTON" et "WILTON".
6.2.2.2 Sur le plan sonore, la marque opposante ("WIN-STON") et la
marque attaquée 2 ("WIL-TON") sont chacune formées de deux syllabes
et présentent la même suite de voyelles (I-O). Leur prononciation est
caractérisée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques.
Leur partie médiane ("-NS-", respectivement "-L-") est certes assez
différente, notamment du fait que, dans la marque "WINSTON", elle est
composée de deux sons distincts ("N" / "S"), alors que, dans la marque
"WILTON", elle ne consiste qu'en un seul son ("L"). La différence qui en
résulte au niveau de la cadence ne permet toutefois pas de faire
abstraction des points communs entre la prononciation des marques, en
particulier de l'identité de leur élément final ("-TON"). Dès lors, sur le plan
B-4362/2012
Page 16
sonore également, il convient d'admettre que les marques "WINSTON" et
"WILTON" sont similaires.
6.2.2.3
6.2.2.3.1 Le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un
prénom ou un nom de famille (cf. consid. 6.2.1.3.1).
Le signe "Wilton" correspond quant à lui essentiellement à un nom de
ville (en Angleterre, en Irlande et aux Etats-Unis), à un prénom ou à un
nom de famille (cf. , consulté le
30.08.2013). En Suisse, d'après l'annuaire téléphonique, le prénom est
porté par quatre personnes et le nom de famille par trois personnes
( et , consultés le 30.08.2013).
6.2.2.3.2 Bien qu'ils puissent tous les deux constituer des noms de villes,
des prénoms ou des noms de famille, les signes "WINSTON" et "Wilton"
n'ont pas de signification qui les rapproche. Ils ne peuvent par
conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique.
6.2.2.4 En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans
visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque
attaquée 2 "Wilton" doivent être considérées comme similaires.
7.
Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits revendiqués
en classe 34 et la similarité entre les signes en cause, il convient de
déterminer s'il existe un risque de confusion entre les signes "WINSTON"
et "WICKSON" (B-4362/2012) et entre les signes "WINSTON" et "Wilton"
(B-4363/2012).
La question du risque de confusion doit être résolue en tenant compte
tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits
pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue
du champ de protection de la marque opposante (consid. 7.1).
7.1
7.1.1
7.1.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer
B-4362/2012
Page 17
une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives
utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch
[fig.]/RAM Swiss Watch AG ; MARBACH, SIWR, no 981). Sont en revanche
fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le
commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail
patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection
élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement
exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a
Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.1.1 Dans les décisions attaquées 1 et 2, l'autorité inférieure juge
que la ville américaine "Winston" – qui ne se nomme d'ailleurs pas
uniquement "Winston", mais bien "Winston-Salem" – est inconnue du
consommateur suisse, à l'instar d'autres lieux portant ce nom "Winston".
Elle considère par conséquent que la marque opposante "WINSTON" ne
constitue pas une indication de provenance, qu'elle n'a pas de
signification générique ou descriptive en rapport avec les produits
revendiqués et qu'elle jouit donc d'un champ de protection normal.
Selon la recourante, le consommateur touristiquement actif peut rattacher
le signe "WINSTON" à la ville américaine de "WINSTON-SALEM", qui est
connue pour son industrie du tabac. Peu importe à cet égard que le signe
"WINSTON" ne reprenne que l'une des deux parties de son nom. Du fait
qu'il constitue une indication de provenance, le signe "WINSTON" serait
frappé d'un besoin de libre disposition et serait doté d'une force distinctive
faible. Il serait en outre trompeur pour des cigarettes qui ne seraient pas
fabriquée dans la ville de "WINSTON-SALEM". Se référant à la décision
de l'autorité inférieure du 21 novembre 2011 portant sur la demande
d'enregistrement de marque no 63568/2010 dans laquelle
l'enregistrement du signe "Wilson" est refusé pour des produits de la
classe 34 (en raison du fait que la ville américaine de "Wilson" est connue
comme lieu de production de tabac et que le signe "Wilson" est perçu
comme une indication de provenance directe et appartient dès lors au
domaine public), la recourante soutient que la ville américaine de
B-4362/2012
Page 18
"Winston" doit également être considérée comme connue des
consommateurs concernés.
Se référant à deux décisions de l'autorité inférieure du 26 novembre
2010, l'intimée soutient que la marque opposante "Winston" jouit d'un
périmètre de protection normal. Elle considère que le fait que l'autorité
inférieure ait refusé d'enregistrer une marque "Wilson" (correspondant au
nom d'une petite ville américaine) pour des produits de la classe 34 ne
saurait avoir une influence sur la présente cause.
7.1.2.1.2 Le signe "WINSTON" est susceptible de désigner notamment la
ville de Winston-Salem (consid. 6.2.1.3.1).
Cette ville américaine, située dans l'Etat de Caroline du Nord, comptait
229'617 habitants en 2010. Fondée en 1849, la ville de Winston a
prospéré comme ville industrielle dans les domaines des cigarettes, des
meubles et des textiles. En 1913, elle a été officiellement jointe à la ville
de Salem pour devenir "Winston-Salem". A l'heure actuelle, la ville de
Winston-Salem est active tant dans le domaine des services et de la
recherche que dans diverses industries (haute technologie, équipements
médicaux et électroniques, textile et tabac). Elle abrite le siège de la
société RJ Reynolds Tobacco Company (
Winston-Salem>, consulté le 09.08.2013 ;
Winston-Salem>, consulté le 09.08.2013).
Dans un arrêt du 16 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a
jugé que, en lien avec du tabac, des produits du tabac et des articles pour
fumeurs (classe 34), le signe "WILSON" pouvait être enregistré comme
marque (par la déposante, qui n'est autre que la recourante dans les
présentes procédures B-4362/2012 et B-4363/2012 ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.1-5.5
WILSON). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral qui, par
arrêt du 16 avril 2013, a considéré que, même si certains "connaisseurs"
(et non pas l'ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que
la ville de Wilson (Caroline du Nord [USA]) est l'un des lieux de
production de tabac les plus importants des Etats-Unis (ce qui n'est
d'ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le
Tribunal administratif fédéral), ils forment un cercle trop restreint pour être
pris en considération. Suivant l'avis exprimé par le Tribunal administratif
fédéral, le Tribunal fédéral conclut donc que les fumeurs suisses ne
connaissent pas la ville de Wilson, de sorte que le signe "WILSON" n'est
pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens
B-4362/2012
Page 19
de l'art. 2 let. c LPM ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au
sens de l'art. 2 let. a LPM (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril
2013 consid. 3.3.3-3.3.5 WILSON).
En l'espèce, rien n'indique que les rapports privilégiés que la ville de
Winston-Salem entretient avec l'industrie du tabac soient mieux connus
des fumeurs suisses que les liens qui existent entre la ville de Wilson et
le tabac. Le fait que la ville de Winston-Salem compte 4,5 fois plus
d'habitants que la ville de Wilson ne saurait changer quoi que ce soit à
cette appréciation. Par ailleurs, la ville est avant tout connue comme
"Winston-Salem". A cela s'ajoute le fait que la ville de Winston-Salem est
le siège du comté de Forsyth (
Salem>, consulté le 09.08.2013) et que, à la différence de la ville de
Wilson (, consul-
té le 09.08.2013), elle ne donne donc pas son nom au comté dont elle est
le siège. Si des fumeurs connaissent la désignation "WINSTON",
notamment parce qu'ils consomment des cigarettes de cette marque, ils
la comprennent avant tout comme un signe propre à distinguer les
cigarettes d'une entreprise déterminée et non pas comme une référence
à la ville de Winston-Salem.
Force est dès lors de constater que le signe "WINSTON" n'a pas un
caractère banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34).
7.1.2.2
7.1.2.2.1 La recourante soutient en outre que le signe "WINSTON" est
une indication de provenance frappée d'un besoin de libre disposition.
Selon elle, l'enregistrement de la marque de cigarettes "Winston" aux
Etats-Unis depuis 1954 – auquel se réfère l'intimée – est sans pertinence
dans la présente cause, ce d'autant que cette marque américaine n'est
pas purement verbale, mais combinée.
7.1.2.2.2 Lorsqu'un nom géographique est enregistré comme marque
pour des produits et/ou services dans l'Etat duquel il provient, ce nom
géographique n'est pas frappé en Suisse d'un besoin de libre disposition
pour des produits et/ou services identiques (cf. ATF 117 II 327, 331 s.
consid. 2b MONTPARNASSE ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du
16 avril 2013 consid. 4.1-4.3 WILSON ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 2.3 in fine [et les
références citées] WILSON). Selon la jurisprudence, il n'est pas
nécessaire que le nom géographique soit enregistré sous forme
B-4362/2012
Page 20
purement verbale dans l'Etat étranger. Pour autant que ce nom soit
l'élément essentiel de la marque étrangère, il peut être combiné avec des
éléments graphiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2013 du 16 avril
2013 consid. 4.3 WILSON).
7.1.2.2.3 En l'espèce, l'intimée se réfère à la marque américaine
no 0636355 (Registration Number) "WINSTON", qui est destinée à des
cigarettes et qui se présente de la manière suivante :
Cette marque n'est certes pas purement verbale. Son élément
"WINSTON" est toutefois clairement dominant, ses éléments graphiques
se limitant au choix d'une police de caractères relativement banale. Il ne
peut dès lors pas être considéré que le signe "WINSTON" est frappé d'un
besoin de libre disposition.
7.1.2.3
7.1.2.3.1 En vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs
d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une
procédure d’opposition, à l’exclusion notamment des motifs absolus
d'exclusion (art. 2 LPM) et de questions ne relevant pas du droit des
marques, mais d'autres domaines juridiques, tels que le droit au nom. Les
décisions sur opposition sont par conséquent susceptibles d'être
différentes de celles qui émaneraient d'un juge civil (arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 8
RODOLPHE/RODOLPHE [fig.], B-7367/2010 du 9 décembre 2011
consid. 3.3 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-4151/2009 du
7 décembre 2009 consid. 8.4 GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; MARBACH,
SIWR, nos 1162 et 1164).
7.1.2.3.2 Dans le cadre des présentes procédures d'opposition, la
recourante ne peut dès lors tirer aucun argument du caractère
prétendument trompeur de la marque opposante (art. 2 let. c LPM).
D'ailleurs, du fait que les destinataires de cette marque ne connaissent
pas les rapports privilégiés que la ville de Winston-Salem entretient avec
l'industrie du tabac et ne la comprennent donc pas comme une indication
de provenance (consid. 7.1.2.1.2), la marque opposante "WINSTON" ne
B-4362/2012
Page 21
saurait être considérée comme trompeuse pour des cigarettes qui ne
seraient pas fabriquées dans cette ville.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'autorité
inférieure n'aurait pas dû prolonger l'enregistrement de la marque
opposante "WINSTON" en 1995 et en 2005 (en raison du prétendu
caractère trompeur du signe et du besoin de libre disposition dont il serait
frappé), ce d'autant que, lors de la demande de prolongation, l'autorité
inférieure se limite à contrôler que les conditions de la prolongation sont
remplies et ne procède plus à un nouvel examen de la marque
(CHERPILLOD, op. cit., p. 155).
7.1.2.4 En conclusion, la marque opposante "WINSTON" n'est, en lien
avec des cigarettes (classe 34), ni banale ou descriptive, ni frappée d'un
besoin de libre disposition. Une force distinctive au moins normale doit
dès lors lui être reconnue.
7.1.3
7.1.3.1 Dans les décisions attaquées 1 et 2, l'autorité inférieure considère
que la marque opposante "WINSTON" jouit d'un champ de protection
normal et laisse ouverte la question de savoir si la notoriété alléguée de
cette marque lui confère un champ de protection éventuellement accru.
La recourante, considère que le fait (qui ressort d'une étude de
l'Université de Zurich déposée par l'intimée) que les cigarettes de marque
"Winston" représentent en Suisse 6 % des cigarettes consommées par
les fumeurs quotidiens durant les années 2006 et 2007 ne permet pas de
conclure à la notoriété et à la force distinctive forte de la marque
opposante "Winston". Selon la recourante, l'intimée n'est en outre pas
parvenue à démontrer la notoriété mondiale de la marque opposante
"Winston".
L'intimée soutient quant à elle, notamment sur la base de l'étude de
l'Université de Zurich qu'elle a déposée, que la marque opposante
"Winston" est notoire, tant en Suisse que dans le monde. Dans le cadre
de sa duplique, elle précise que les chiffres de cette étude de l'Université
de Zurich auxquels se réfère la recourante concernent les habitudes des
fumeurs quotidiens et qu'il ne peut pas être déduit du fait que 6 % de ces
fumeurs consomment des cigarettes de marque "Winston" le fait que
94 % des fumeurs ne connaissent pas cette marque.
B-4362/2012
Page 22
7.1.3.2
7.1.3.2.1 Tout comme le caractère de marque imposée, celui de marque
connue peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon
l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le
public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très
important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question
ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de
déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé,
si un mot, une image ou une forme y est perçu comme la marque de
produits ou de services particuliers (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3 in fine BEC DE FIN BEC
[fig.]/FIN BEC [fig.] ; cf. ATF 131 III 121 consid. 6 smarties). La marque
doit être connue dans toute la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-8240/2010 du 27 février 2012 consid. 2.3 AUS DER REGION.
FÜR DIE REGION.).
7.1.3.2.2 Les art. 1 à 43 PA sont applicables à la procédure d'opposition,
en prenant toutefois en considération sa nature particulière. Si la maxime
inquisitoire régit la constatation des faits (art. 12 PA), elle doit être
relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA ; cf. ATF
128 II 139 consid. 2b ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 49
no 142). A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment
tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes, ce qui est le cas de la partie engageant
une procédure d'opposition. L'obligation est justifiée par le fait que
l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure ; il s'agit
généralement d'une incombance (cf. PATRICK L. KRAUFKOPF/KATRIN
EMMENEGGER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 6 ad art. 13 ; GREGOR WILD, in :
Noth/Bühler/Thouvenin, op. cit., no 31 ad art. 31). Elle vaut en particulier
pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que celle-ci ne
peut pas établir sans engager de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139
consid. 2b). Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.4, p. 299), la partie supporte les conséquences du
défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait
pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable
au regard du degré de preuve exigé (arrêt du Tribunal fédéral
B-4362/2012
Page 23
2A.343/2005 du 10 novembre 2005 consid. 4.2 [et les références citées] ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5120/2011 du 17 août 2012
consid. 5.3.2 BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]).
Dans le cadre de la procédure d'opposition, en raison de sa nature
particulière, le devoir de collaboration doit être compris de manière large
et il restreint fortement la maxime inquisitoire (DAVID RÜETSCHI, in :
Noth/Bühler/Thouvenin, op. cit., Beweisrecht nos 79 s.), notamment en
raison des connaissances dont disposent les parties du marché concerné
(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7475/2006 du 20 juin 2007
consid. 7 Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.]). Ainsi, lorsque la partie
opposante invoque le caractère connu de sa marque de manière à
bénéficier d'un champ de protection accru, c'est à elle qu'il incombe de le
rendre vraisemblable (WILD, op. cit., no 31 ad art. 31 ; MARBACH, SIWR,
nos 1176 et 1178 ; RÜETSCHI, op. cit., Beweisrecht no 81), sauf s'il s'agit
d'un fait notoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5120/2011 du
17 août 2012 consid. 5.3.2 BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.]).
Ces règles valent également dans le cadre de la procédure de recours
(MARBACH, SIWR, no 1118), dans laquelle les parties peuvent se prévaloir
de faits nouveaux et en particulier produire de nouvelles preuves (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4
[et les références citées] EXIT [fig.]/EXIT ONE). Dans un tel cas, la partie
concernée se doit de présenter les pièces adéquates faute de quoi elle
ne respecterait pas son devoir de collaboration (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 7.1 EXIT
[fig.]/EXIT ONE).
7.1.3.3 Il convient maintenant d'examiner les différents moyens de preuve
auxquels se réfère l'intimée pour rendre vraisemblable la force distinctive
accrue de la marque opposante "WINSTON".
7.1.3.3.1 En annexe à ses répliques devant l'autorité inférieure, l'intimée
a déposé l'article "Winston (cigarette)" tiré de la version anglaise du site
Internet Wikipedia (annexe R1 [répliques IPI]). Ce document n'est
toutefois pas pertinent en l'espèce, car il ne dit rien au sujet de la
connaissance de la marque "WINSTON" par le public suisse.
Quant à l'article intitulé "World's Top Selling Cigarette Brands" tiré du site
Internet (annexe R3 [répliques IPI]), il
se limite à indiquer que "WINSTON" occupe le deuxième rang du
classement des marques de cigarettes les plus vendues dans le monde
B-4362/2012
Page 24
et ne donne donc pas non plus d'information en ce qui concerne la
connaissance de la marque "WINSTON" en Suisse.
7.1.3.3.2 L'intimée a en outre déposé divers exemples de publicités et de
packagings qui portent la marque "WINSTON" et qu'elle affirme avoir
utilisés de 2004 à 2010 pour différents produits de la marque (annexe R6
[répliques IPI]). De manière indirecte, vu notamment les avertissements
exprimés en français, en allemand et en italien, le renvoi au site Internet
suisse , l'adresse postale en Suisse et des prix
indiqués en francs suisses, il peut être considéré que ces publicités et/ou
emballages étaient effectivement destinés à la Suisse. Par ailleurs, s'il
ressort des dates présentes sur certains documents qu'ils couvrent une
période allant de 2004 à 2009, la majorité d'entre eux ne sont pas datés.
Rien n'indique en outre si et dans quelle mesure ces publicités et ces
emballages ont effectivement été utilisés en Suisse. Ces documents ne
sauraient dès lors être considérés comme propres à rendre vraisemblable
que la marque "WINSTON" est connue des fumeurs en Suisse.
Dans ses réponses devant le Tribunal administratif fédéral, l'intimée se
réfère encore aux nombreuses pièces qu'elles a déposées dans le cadre
de la procédure B-3812/2012 pendante entre les mêmes parties (annexe
2 [réponse B-3812/2012]). Comme le relève d'ailleurs l'intimée, ces
pièces sont avant tout destinées à établir la notoriété mondiale de la
marque "WINSTON" et ne sont par conséquent pas pertinentes afin de
déterminer si cette marque est connue des consommateurs en Suisse. Il
convient toutefois de revenir sur les rares éléments qui touchent
directement la Suisse.
Parmi eux figurent les documents intitulés "Winston Communication
Calendar" pour les années 2004 à 2012 (annexe 2 [réponse
B-3812/2012], Exhibit 29). S'ils désignent – généralement au moyen
d'une seule image – diverses actions publicitaires (annonces, promotions,
sponsoring, etc.) ainsi que leur budget mensuel global en francs suisses,
ces calendriers annuels s'apparentent à de pures allégations que rien ne
permet d'appuyer. L'intimée ne saurait par conséquent en tirer quoi que
ce soit.
Parmi les pièces déposées par l'intimée dans le cadre de la procédure
B-3812/2012 figurent également des documents relatifs à des
campagnes publicitaires pour la marque "WINSTON" effectuées dans les
gares suisses en janvier-février 2009 (annexe 2 [réponse B-3812/2012],
Exhibit 21, p. 2), à des publicités permanentes ("E-boards") dans les
B-4362/2012
Page 25
gares de Zurich et de Berne (annexe 2 [réponse B-3812/2012],
Exhibit 21, p. 3), à des publicités dans les aéroports de Genève et Zurich
(annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 27) ainsi qu'au fait que la
marque "WINSTON" sponsorise des fumoirs à l'aéroport de Zurich
(annexe 2 [réponse B-3812/2012], Exhibit 28). Si ces documents
établissent une utilisation de la marque "WINSTON" de manière plus
concrète que ce qui ressort des pièces examinées jusque-là, ils n'en
restent pas moins des exemples isolés, qui ne concernent qu'une période
limitée (ou inconnue) et un endroit bien particulier. Les publicités
présentes dans des gares et des aéroports ne touchent en effet
essentiellement que des fumeurs qui voyagent en train et/ou en avion.
Rien dans le dossier ne permet par ailleurs d'évaluer l'effet réel de telles
campagnes publicitaires sur le public. Il est malgré tout notoire que les
gares de Zurich et de Berne ainsi que les aéroports de Genève et de
Zurich sont des lieux particulièrement fréquentés. Plus d'un million de
personnes par jour seraient ainsi exposées aux publicités permanentes
installées dans les gares de Zurich et de Berne (annexe 2 [réponse
B-3812/2012], Exhibit 21, p. 3). Il convient dès lors de retenir les
campagnes publicitaires auxquelles se réfère l'intimée comme des
indices permettant de rendre vraisemblable que la marque "WINSTON"
est connue des fumeurs en Suisse.
7.1.3.3.3 Sur la base d'un document portant les titres "WI Marketing
Investment" et "WI Volumes & Shares" (annexe R5 [répliques IPI]),
l'intimée affirme que, en Suisse, en 2010, "le volume de […] millions
d'unités de cigarettes portant la marque WINSTON a été atteint, ce qui
représente […] % en terme de parts de marché". Se référant à ce même
document, elle soutient que la marque "WINSTON" fait en Suisse "l'objet
d'un investissement marketing soutenu ([…] Millions de CHF en 2010 –
Annexe R5) [sic]". L'intimée ne fournit toutefois aucune information au
sujet de la source du document en question, qui n'est au surplus pas
daté. Ce document se limite à donner une série de montants en francs
suisses et en dollars ("WI Marketing Investment") ainsi que des volumes
– apparemment en millions de cigarettes – et des parts de marché ("WI
Volumes & Shares") relatifs aux années 1993 à 2011. Il ne contient
aucune mention claire selon laquelle ces chiffres seraient liés à la marque
"WINSTON". Rien n'indique en effet que les lettres "WI" (qui figurent dans
les titres du document) doivent être comprises comme une forme
abrégée de la marque "WINSTON". Les informations contenues dans ce
document ne sauraient dès lors rendre vraisemblable le caractère connu
de la marque opposante.
B-4362/2012
Page 26
N'y change rien le fait qu'il ressorte de la déclaration de M. Alan Minto du
18 octobre 2012 (annexe 2 [réponse B-3812/2012], p. 14) que les
montants (à savoir CHF […] millions en 2004, CHF […] millions en 2005,
CHF […] millions en 2006, CHF […] millions en 2007, CHF […] millions
en 2008, CHF […] millions en 2009, CHF […] millions en 2010 et
CHF […] millions en 2011) qui figurent dans le document mentionné ci-
dessus (annexe R5 [répliques IPI]) portent sur les coûts de la
communication au sujet de la marque "WINSTON" en Suisse. Cette
déclaration émane en effet d'un représentant de l'intimée et constitue
donc une pure allégation, qu'aucun document ne vient étayer.
7.1.3.3.4 Enfin, dans ses réponses devant le Tribunal administratif
fédéral, l'intimée se réfère à un étude menée par l'Université de Zurich
(Psychologisches Institut, Sozial- und Gesundheitspsychologie),
commandée et financée par l'Office fédéral de la santé publique OFSP
(Fonds de prévention du tabagisme), datée du mois d'avril 2008 et
intitulée "Der Tabakkonsum der Schweizer Wohnbevölkerung in den
Jahren 2001 bis 2007" (annexe 2 [réponses]).
Il ressort de cette étude que, durant les années 2006 et 2007, les
marques de cigarettes les plus consommées en Suisse par les fumeurs
quotidiens de 14 à 65 ans étaient les suivantes : Marlboro (19 %),
Parisienne (19 %), Philip Morris (6 %), Camel (6 %), Winston (6 %),
Muratti (5 %), Kent (5 %), Barclay (3 %), etc. (annexe 2 [réponses],
p. 35). L'étude donne la précision suivante : "Diese Verteilung blieb die
letzten sieben Jahre mehr oder weniger konstant" (annexe 2 [réponses],
p. 34).
Egalement déposé par l'intimée, l'article intitulé "Japan Tobacco
International (JTI) Schweiz gewinnt Marktanteile" tiré de la revue "ROI,
RETURN ON INVESTMENT, Das Wirtschaftsmagazin der
Zentralschweiz" du 8 novembre 2011 (annexe R4 [répliques IPI]) va dans
le même sens puisqu'il indique que la marque "Winston" est l'une des
cinq marques de cigarettes les plus consommées en Suisse.
Selon les chiffres de l'étude de l'Université de Zurich, les cigarettes de la
marque "WINSTON" ont, durant les années 2006 et 2007, été
consommées par 6 % des fumeurs quotidiens de 14 à 65 ans en Suisse
(la marque "WINSTON" étant ainsi l'une des cinq marques de cigarettes
les plus consommées en Suisse). Il ne fait dès lors aucun doute que les
6 % de fumeurs en question connaissaient la marque "WINSTON". Il
ressort en outre de l'étude que ces chiffres présentent une certaine
B-4362/2012
Page 27
constance dans le temps, ce que confirme l'article susmentionné du
8 novembre 2011 (annexe R4 [répliques IPI]) selon lequel la marque
"Winston" est l'une des cinq marques de cigarettes les plus consommées
en Suisse. Si une proportion de 6 % de consommateurs paraît à première
vue modeste, elle doit être mise en perspective avec le fait que les
fumeurs qui consomment une marque de cigarettes en connaissent
nécessairement plusieurs autres, notamment en raison du fait que les
distributeurs de cigarettes, les kiosques ou les magasins offrent une
palette relativement large de marques qui, dans l'ensemble, comprend
obligatoirement les marques les plus consommées.
7.1.3.4 Il paraît dès lors tout à fait vraisemblable que la marque
"WINSTON" figure parmi les marques de cigarettes les plus consommées
en Suisse. Vu par ailleurs les indices que constituent les campagnes
publicitaires auxquelles se réfère l'intimée (cf. consid. 7.1.3.3.2 in fine) et
le fait que les fumeurs, même s'ils ne consomment qu'une seule marque
de cigarettes, en connaissent nécessairement plusieurs autres, il convient
de tenir pour vraisemblable le fait que la marque opposante est connue
des consommateurs concernés.
7.1.4 Un périmètre de protection accru doit par conséquent être reconnu
à la marque opposante "WINSTON".
7.2 Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits en cause
(consid. 5.2), la similarité entre les signes opposés (consid. 6.2.1.4 et
6.2.2.4) et le périmètre de protection accru dont est dotée la marque
opposante (consid. 7.1.4), il convient de déterminer s'il existe un risque
de confusion entre les signes en cause.
7.2.1 Les présentes procédures d'opposition ont plusieurs points
communs avec la procédure d'opposition "R Rothmans (fig.)/Roseman
Crown Agencies KING SIZE (fig.)", qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal
de céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du
3 novembre 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING
SIZE [fig.]) : elles concernent pratiquement les mêmes produits pour
fumeurs (classe 34) et elles mettent en jeu deux signes qui peuvent être
compris comme des noms propres et dont seule la partie centrale est
véritablement à même de les distinguer.
Dans l’arrêt "R Rothmans (fig.)/Roseman Crown Agencies KING SIZE
(fig.)", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu’il y avait un risque de
confusion entre les signes en cause, notamment en raison de l’identité
B-4362/2012
Page 28
quasiment parfaite entre les produits revendiqués en classe 34 et du fait
que les similitudes sur les plans visuel et sonore entre les éléments
"Rothmans" et "Roseman" ne pouvaient pas être compensées sur le plan
sémantique (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du
3 novembre 2010 consid. 5 et 7.1-7.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown
Agencies KING SIZE [fig.]). Dans cette affaire, seul un périmètre de
protection normal avait été reconnu à la marque opposante "R Rothmans
(fig.)" (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6046/2008 du 3 novembre
2010 consid. 7.2 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE
[fig.]).
7.2.2
7.2.2.1 Opposition no 11831 "WINSTON / WICKSON" (B-4362/2012)
En l'espèce, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel
et sonore (consid. 6.2.1.4) et – surtout – le périmètre de protection accru
dont jouit la marque opposante "WINSTON" (consid. 7.1.4), un risque de
confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque
"WICKSON", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes)
qu'en ce qui concerne les autres produits de la classe 34 revendiqués par
la marque attaquée "WICKSON" ("Tabak ; Produkte aus Tabak,
insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ;
Streichhölzer ; Aschenbecher"), qui ne sont que similaires aux cigarettes
revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (cf. consid. 5.2).
7.2.2.2 Opposition no 11848 "WINSTON / Wilton" (B-4363/2012)
De même, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et
sonore (consid. 6.2.2.4) et – surtout – le périmètre de protection accru
dont jouit la marque opposante "WINSTON" (consid. 7.1.4), un risque de
confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque
"Wilton", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) qu'en
ce qui concerne les autres produits de la classe 34 revendiqués par la
marque attaquée "Wilton" ("Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere
Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ;
Aschenbecher"), qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées
par la marque opposante "WINSTON" (cf. consid. 5.2).
8.
Il ressort de ce qui précède que, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c LPM,
l'enregistrement de la marque attaquée 1 "WICKSON" et l'enregistrement
B-4362/2012
Page 29
de la marque attaquée 2 "Wilton" doivent être révoqués dans leur totalité,
à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. C'est ainsi à
juste titre que l'autorité inférieure a admis les oppositions formées à
l'encontre de ces deux marques. Partant, mal fondés, les recours faisant
l'objet des causes B-4362/2012 et B-4363/2012 sont rejetés.
9.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a
lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée,
respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque.
Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux
frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige
doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.– et
Fr. 100'000.– (ATF 133 III 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]).
9.2 En l'espèce, vu que les deux recours opposaient les mêmes parties,
concernaient des faits de même nature et portaient sur des questions
juridiques communes, les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 ont été
jointes (consid. 1). Il se justifie dès lors de fixer les frais de procédure à
Fr. 6'000.– et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe.
Ce montant est compensé par les avances de frais de Fr. 4'000.–
chacune versées le 27 septembre 2012 dans les causes B-4362/2012 et
B-4363/2012 (c'est-à-dire un montant total de Fr. 8'000.–) et le solde de
Fr. 2'000.– est restitué à la recourante.
10.
10.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause et
qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la
partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment
B-4362/2012
Page 30
les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de
Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les mandataires
professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.–
au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10
al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la
décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens
sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
10.2
10.2.1 En l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause dans les deux
procédures de recours et qui est représentée, a droit à des dépens. Du
fait qu'aucun décompte n'a été produit, il convient de fixer l'indemnité sur
la base des dossiers. Etant donné que les procédures ne comportaient
pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement
ardues et que les mémoires déposés dans la cause B-4362/2012
correspondent pour l'essentiel aux mémoires déposés dans la cause B-
4363/2012, le montant des dépens alloués à l'intimée, à la charge de la
recourante, doit être fixé à Fr. 2'400.– (non assujetti à la TVA) pour les
deux procédures de recours.
Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur
les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le
territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel
les services du mandataire ont été fournis en faveur de l'intimée, dont le
siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la
loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur
la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 9 al. 1 let. c FITAF ;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-418/2012 du 18 avril 2013
consid. 7.2 DERMACYTE).
10.2.2 La recourante, qui succombe, n'a quant à elle pas droit à des
dépens.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
B-4362/2012
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes B-4362/2012 et B-4363/2012 sont jointes et la procédure
ainsi unifiée porte la référence B-4362/2012.
2.
Les recours B-4362/2012 et B-4363/2012 sont rejetés.
3.
Les frais des procédures de recours B-4362/2012 et B-4363/2012,
arrêtés à Fr. 6'000.–, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant
est compensé par les avances de frais versées dans les causes B-
4362/2012 et B-4363/2012 (c'est-à-dire un montant total de Fr. 8'000.–) et
le solde de Fr. 2'000.– est restitué à la recourante.
4.
Des dépens pour les deux procédures de recours, d'un montant total de
Fr. 2'400.– (non assujetti à la TVA), sont alloués à l'intimée et mis à la
charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
– à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (nos de réf. MA-Prüf3 sth/11831 et MA-Prüf3
sth/11848 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 10 décembre 2013