T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 03.01.2019 (4A_489/2018)
Abteilung II
B-446/2017
Ur t e i l vom 3 0 . J u l i 2 0 1 8
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Claudia Walz.
Parteien
Advanced Digital Broadcast S.A.,
Avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy,
vertreten durch Patrick Degen, Fürsprecher,
Schluep | Degen Rechtsanwälte,
Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch CH 63209/2015 adb (fig.).
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Seite 2
Sachverhalt:
A.
Am 23. Oktober 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um
Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Farban-
spruch: Rot, türkis, blau
für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Fernsehdekoder; Software für das interaktive Fernsehen; Fernbedie-
nungen; Bedienungshandbücher in elektronischem Format.
Klasse 35: Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienst-
leistungen für Dritte; Vorführung von Waren für Werbezwecke.
Klasse 42: Design von Computer-Software; Wartung von Computersoftware;
Aktualisieren von Computer-Software; Computerhardware- und -softwarebera-
tungsdienstleistungen; Design von Computersystemen.
B.
Mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 beanstandete die Vorinstanz das Ein-
tragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen übernehme das Sigel
„ADB“ der Asian Development Bank, welches seit dem 12. Mai 2009 im
Sinne des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Na-
men und Zeichen der Organisation der Vereinigten Nationen und anderer
zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) geschützt sei.
Das hinterlegte Zeichen verstosse daher gegen geltendes Recht und sei
gestützt auf Art. 2 Bst. d des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) in Verbindung mit aArt. 6 NZSchG ohne Zustimmung
der betroffenen internationalen Organisation vom Markenschutz ausge-
schlossen.
C.
Mit Stellungnahmen vom 23. Dezember 2015 hielt die Beschwerdeführerin
an ihrem Eintragungsgesuch fest. In ihrer Begründung machte sie geltend,
die Abkürzung ADB schon lange vor 2009 gewerblich genutzt und als ein-
getragene Marke CH 541‘930 ADB (fig.) verwendet zu haben. Ihr stehe da-
her ein Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG am hinterlegten
Zeichen zu, weshalb dieses nicht von der Eintragung im Markenregister
ausgeschlossen sei.
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Seite 3
D.
Nach mehrfacher Korrespondenz zwischen den Parteien – im Wesentli-
chen zur Frage der Auslegung von aArt. 6 NZSchG in Verbindung mit
Art. 5 NZSchG – wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch
Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Verfügung vom 6. Dezember 2016 für sämt-
liche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und
42 gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit aArt. 6 Abs. 2
NZSchG ab. Die Beschwerdeführerin könne aus Art. 5 NZSchG keinen
Anspruch auf Eintragung des hinterlegten Zeichens ableiten. Dieses
stelle eindeutig ein neues Zeichen dar, mit dessen Eintragung neue
Rechte begründet würden. Es sei im Vergleich zur vormals eingetragenen
Marke CH 541‘930 ADB (fig.) in unterschiedlicher grafischer Ausgestal-
tung, sowie für eine erweiterte Waren- und Dienstleistungsliste angemel-
det worden. Die Eintragung einer neuen Marke, welche aus einem ge-
schützten Sigel besteht, sei nach aArt. 6 NZSchG ausgeschlossen, un-
abhängig davon, ob deren Inhaberin zur Weiterbenützung der wegen
Nichtverlängerung gelöschten Marke CH 541‘930 ADB (fig.) im Sinne von
Art. 5 NZSchG berechtigt sei. Ein Ausnahme vom Schutzausschluss sei
nicht möglich, da das Zeichen unbestrittenermassen weder eine im Vor-
dergrund stehende generische Bezeichnung der Alltagssprache darstelle,
noch besitze es eine weitere eigenständige Bedeutung.
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 20. Januar
2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgendem
Rechtsbegehren:
„1. Die Schutzverweigerungsverfügung des IGE vom 6.12.2016 sei aufzuhe-
ben und das Zeichen „adb“ (fig.) gemäss Markeneintragungsgesuch
CH Nr. 63209/2015 sei als Marke für alle gemäss Gesuch beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schweizerischen Mar-
kenregister einzutragen.
Eventualiter: Das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei mit geän-
dertem Zeichen „ADB“ (reine Wortmarke) für alle gemäss Gesuch bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schwei-
zerischen Markenregister einzutragen.
2. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg zu erledigen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -„
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Seite 4
Subeventualiter beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die
Rückweisung des im Eventualstandpunkt geänderten Eintragungsge-
suchs an die Vorinstanz.
In formaler Hinsicht geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass Art. 6
NZSchG, welcher seit 1. Januar 2017 in Kraft ist, im vorliegenden Be-
schwerdeverfahren anzuwenden sei. Inhaltlich rügte sie, sie habe das
Zeichen „ADB“ unbestrittenermassen vor dem 12. Mai 2009 verwendet.
Seit 1995 habe sie das aus den ersten Buchstaben ihres Namens beste-
hende Akronym „ADB“ in Grossbuchstaben, zum Teil mit Wort- oder gra-
fischen Zusätzen, als Kennzeichen für sämtliche der beantragten Wa-
ren- und Dienstleistungsbereiche verwendet. Die kleingeschriebene Vari-
ante „adb“ habe sie in Form der Domainnamen „“, „adbge-
“, „“, „“, „“
und „“ – alle mit Registerdatum zwischen August 1999 und
April 2009 – verwendet, wobei letzterer Domainname seit seiner Regist-
rierung im Jahr 2000 regelmässig auf Werbematerialien auftauche. Die
diesbezüglich eingereichten Vorbenützungsbelege habe die Vorinstanz
jedoch nicht berücksichtigt.
Ihr stehe dadurch für das Zeichen „ADB“ ein Weiterbenützungsrecht im
Sinne von Art. 5 NZSchG zu. Dieses erstrecke sich auf das hinterlegte
Zeichen. Das Weiterbenützungsrecht sei im Gegensatz zu Art. 14 MSchG
nicht auf die Nutzung im bisherigen Umfang beschränkt. Ferner sei es
unlogisch, wenn das nach NZSchG geschützte Sigel „ADB“ in Gross-
buchstaben die Variante in Kleinbuchstaben mitumfasse, das Weiterbe-
nützungsrecht der Beschwerdeführerin für ihr gleiches Zeichen ADB je-
doch Kleinbuchstaben gerade nicht umfassen solle. Zumal dies der kenn-
zeichenrechtlichen Praxis wiederspreche, dass die Gross- bzw. Klein-
schreibung keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft eines Zeichens
habe.
Am 7. Dezember 2015 sei der Schutz für ihre vormalige Wort-Bildmarke
CH 541‘930 für Waren der Klasse 9 geschützten Kennzeichen ausgelau-
fen:
Statt diesen zu verlängern habe die Beschwerdeführerin in gutem Glau-
ben das streitgegenständliche Eintragungsgesuch Nr. 63209/2015 für ihr
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Seite 5
grafisch modernisiertes Logo „adb“ (fig.) mit erweitertem Waren- und
Dienstleistungsbereich eingereicht.
Die Beschwerdeführerin rügte auch einen unzulässigen Eingriff in die Ei-
gentumsgarantie gemäss Art. 26 BV. Ihr Eventualbegehren begründet sie
damit, das Eintragungsverfahren sei noch nicht rechtskräftig abgeschlos-
sen, weshalb die Marke nach Art. 29 Abs. 2 MSchG noch geändert wer-
den dürfe. Sollte der Streitgegenstand dadurch ausgedehnt werden, dann
höchstens auf eine spruchreife Frage, welche mit dem bisherigen Streit-
gegenstand derart eng zusammenhänge, dass von einer Tatsachenge-
samtheit gesprochen werden könne. Daher sei auf das Eventualbegeh-
ren einzutreten.
F.
Mit Vernehmlassung vom 12. Mai 2017 beantragt die Vorinstanz, das
Hauptbegehren sei kostenpflichtig abzuweisen und auf das Eventualbe-
gehren sei nicht einzutreten. Sie hielt an der Begründung ihrer streitge-
genständlichen Verfügung fest. Ergänzend führte sie an, Art. 5 NZSchG
impliziere eine Benutzung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise
Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe.
G.
Mit Replik vom 9. August 2017 bekräftigte die Beschwerdeführerin innert
erstreckter Frist ihre bisherigen Argumente.
H.
Mit Schreiben vom 6. September 2017 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Duplik.
I.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind,
in den folgenden Erwägungen eingegangen.
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Seite 6
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31 VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Be-
schwerdeführerin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse
an deren Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (Art. 63
Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 48 ff. VwVG). Der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewie-
sen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf das Hauptbegehren der Beschwerde ist da-
her einzutreten.
1.2
1.2.1 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren
sind Rechtsverhältnisse zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in
Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und zwar
im Umfang in welchem diese angefochten wird (BGE 122 V 34 E. 2a). Er
wird folglich durch den Anfechtungsgegenstand und das Beschwerdebe-
gehren bestimmt (Urteil des BVGer B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 1.3; Urteil des BVGer B-6390/2015 vom 18. Juli 2016 E. 1.4; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Im Laufe des Be-
schwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand nicht erweitert und qualita-
tiv verändert werden. Er kann sich gegenüber dem Streitgegenstand einer
früheren Instanz verengen und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren,
nicht aber ausweiten. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfü-
gende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beur-
teilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersteren eingegrif-
fen (BGE 131 II 200 E. 3.2; Urteil des BVGer A-1393/2006 vom 10. Dezem-
ber 2007 E. 2.2.2; vgl. auch ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998,
Rz. 403 ff.).
1.2.2 Das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin lautet auf Änderung
des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2
MSchG. Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen
Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
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erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderun-
gen eingereicht werden (Art. 29 Abs. 2 MSchG; vgl. Urteil des BVGer
B-1409/2007 vom 12. Dezember 2007 E. 3.3 „Meditrade [fig.]“). Dem Hin-
terlegungszeitpunkt kommen weitreichende materiellrechtliche Wirkungen
zu, wie die Bestimmung des Zeitrangs einer Marke (Hinterlegungspriorität
nach Art. 6 MSchG) und der Beginn der zehnjährigen Schutzfrist (Art. 10
Abs. 1 MSchG). Jede spätere Veränderung des angemeldeten Schutzge-
genstands bewirkt darum auch eine Verschiebung des Hinterlegungszeit-
punktes des Gesuchs (vgl. Urteil B-1409/2007 E. 3.2 „Meditrade [fig.]“). Ist
die Marke eingetragen, kann der Schutzgegenstand nicht mehr verändert
werden. Art. 29 Abs. 2 MSchG äussert sich nicht zur Frage, bis zu welchem
Zeitpunkt eine Zeichenänderung zulässig ist. WILD spricht sich dafür aus,
dass mit der Rückweisungsverfügung eine – sogar vom Eintritt der Rechts-
kraft unabhängige – Fixationswirkung eintritt mit der Begründung, die Ver-
fügung schliesse das erstinstanzliche Prüfungsverfahren ab und fixiere da-
mit den im Beschwerdeverfahren zu prüfenden Sachverhalt (vgl. GREGOR
WILD, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG],
2. Aufl. 2017, Art. 29 N. 29 S. 856).
1.2.3 Gegenstand der angefochtenen Verfügung ist das Markeneintra-
gungsgesuch, wie es von der Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2015 an
die Vorinstanz eingereicht worden ist. Ein Antrag auf Änderung des hinter-
legten Zeichens in eine Wortmarke wurde damals noch nicht gestellt. Das
Eventualbegehren ist folglich nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst und
liegt, wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, ausserhalb des Streitgegen-
stands.
1.2.4 Zwar beruft sich die Beschwerdeführerin auf die auf der Rechtspre-
chung des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts basie-
rende Praxis, nach der das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozess-
ökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstan-
des, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhält-
nisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden kann, wenn diese
mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass
von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich
die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesser-
klärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2, mit Verweis auf BGE 122 V
34 E. 2a; Urteil des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E.8 „Duft von
gebrannten Mandeln“). Die Voraussetzungen für eine Ausdehnung des An-
fechtungsgegenstandes sind vorliegend aber nicht erfüllt. Insbesondere
liegt keine ausdrückliche Prozesserklärung der Vorinstanz zur Änderung
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Seite 8
des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2
MSchG vor. Auf den Eventualantrag ist daher nicht einzutreten.
1.3 Als Subeventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin sodann
die Rückweisung ihres als Eventualbegehren gestellten Antrags an die Vor-
instanz. Beschwerdehalber ist darauf nicht einzutreten (E. 1.2.4). Eine
Überweisung an die Vorinstanz (Art. 8 Abs. 1 VwVG) erübrigt sich.
2.
2.1 Zeichen, die geltendes Recht verletzen, sind vom Markenschutz aus-
geschlossen und als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d, Art. 30 Abs. 2
Bst. c MSchG). Hierzu zählen unter anderem Zeichen, die bundesrechtlich
geschützte Kennzeichen internationaler Organisationen enthalten (vgl.
STÄDELI/BRAUCHAR BRINKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutz-
gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 362).
2.2 Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter Abs. 1 Bst. a
und b Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a.
Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen
(Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internatio-
naler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke we-
der eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Das
NZSchG verfolgt in Ausführung dieser Bestimmung den Schutz der Tätig-
keit der Organisation der Vereinten Nationen (Art. 1 NZSchG), der mit die-
ser verbundenen oder dieser angeschlossenen zwischenstaatlichen Orga-
nisationen (Art. 2 NZSchG), sowie aller anderen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, welchen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehö-
ren (Art. 3 NZSchG) in der Schweiz, und des diesen Organisationen von
der Öffentlichkeit entgegengebrachten Vertrauens (BBl 1961 I 1330, 1332).
2.3 In diesem Bestreben ist es nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG untersagt, ohne
ausdrückliche Ermächtigung des Generalsekretärs der Organisation der
Vereinten Nationen folgende, der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser
Organisation zu benützen: a) ihren Namen (in irgendwelcher Sprache);
b) ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in englischer
Sprache); c) ihre Wappen, Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot er-
streckt sich auch auf die Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2
NZSchG; vgl. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom
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Seite 9
5. Juni 1961, BBl 1961 I 1330 f.). Die Art. 2 und 3 NZSchG dehnen das
Benutzungsverbot auf Kennzeichen von Spezialorganisationen der Verein-
ten Nationen sowie andere zwischenstaatliche Organisationen aus, denen
ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehören. Erforderlich ist je-
doch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG).
2.4
2.4.1 Nach Art. 6 NZSchG dürfen Zeichen, deren Gebrauch nach den Art. 1
bis 3 NZSchG unzulässig ist, oder ein mit diesen verwechselbares Zeichen
nicht als Marke, Design, Firma, Vereins- oder Stiftungsname oder als Be-
standteil davon eingetragen werden. Diese Bestimmung trat am 1. Januar
2017 im Rahmen der Swissness-Vorlage in Kraft (AS 2015 3679; BBl 2009
8533). In der streitgegenständlichen Verfügung stütze sich die Vorinstanz
auf die damals gültige Fassung von aArt. 6 Abs. 2 NZSchG:
aArt. 6
2 Ebenso sind Fabrik- und Handelsmarken und gewerbliche Muster und Mo-
delle, die gegen dieses Gesetz verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlos-
sen.
2.4.2 Zwar gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass Art. 6
NZSchG im vorliegenden Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Fehlt je-
doch wie vorliegend eine gesetzliche Übergangsregelung, so entscheidet
das Gericht über die zu treffende Übergangsordnung aufgrund allgemein
gültiger intertemporalrechtlicher Grundätze – wie sie in Art. 1 und 2 ZGB
kodifiziert wurden, aber auch über das Zivilrecht hinaus Gültigkeit besit-
zen (vgl. BGE 143 V 446 E. 3.3 m.H). Nach Art. 1 SchlT ZGB werden die
rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten einer Ge-
setzesänderung eingetreten sind, auch nachher gemäss den Bestimmun-
gen beurteilt, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen gegolten haben
(Abs. 1). Demgemäss unterliegen die vor diesem Zeitpunkt vorgenomme-
nen Handlungen in Bezug auf ihre Verbindlichkeit und ihre rechtlichen Fol-
gen auch in Zukunft den bei ihrer Vornahme geltenden Bestimmungen
(Abs. 2). Eine Ausnahme gilt für Gesetzesnormen, die um der öffentlichen
Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt sind (Art. 2 SchlT ZGB; vgl. Urteil
des BGer 4A_576/2017 vom 11. Juni 2018 E. 3.3). Vorliegend geht es um
den Ausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht und nicht um
ein fundamentales Prinzip der aktuellen Rechtsordnung, welches grundle-
gende sozialpolitische und ethische Anschauungen verkörpert, Art. 2 SchlT
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Seite 10
ZGB ist somit nicht anwendbar (vgl. BGE 141 III 1 E. 4 m.H). Im vorliegen-
den Beschwerdeverfahren ist daher der im Zeitpunkt der Ausfällung der
angefochtenen Verfügung geltende aArt. 6 Abs. 2 NZSchG anzuwenden.
2.4.3 Im Übrigen ist die vorliegende Problematik sowohl unter altem wie
auch unter neuem Recht gleich zu beurteilen. Da Art. 6 NZSchG im Ver-
gleich zu aArt. 6 Abs. 2 NZSchG keine mildere Regelung enthält, drängt
sich eine Anwendung des mittlerweile in Kraft getretenen Art. 6 NZSchG
nicht auf. Gemäss Botschaft wiederholt aArt. 6 NZSchG den bereits im
Zeitpunkt der Einführung des NZSchG geltenden marken- und modellge-
setzlichen Grundsatz, nach dem Fabrik- und Handelsmarken, welche den
Vorschriften der Bundesgesetzgebung wiedersprechen, die Registrierung
oder Hinterlegung zu verweigern ist (BBl 1961 I 1337). Insofern statuierte
aArt. 6 NZSchG kein über das MSchG hinausgehendes Eintragungshin-
dernis. In gleicher Weise wiederholt auch Art. 6 NZSchG den nach Art. 2
Bst. d MSchG geltenden Grundsatz, nach dem rechtwidrige Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen sind. Beide Bestimmungen dienen dem
Schutz der in den Art. 1 bis 3 NZSchG genannten internationalen Organi-
sationen und des diesen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Ver-
trauens. Zudem kann nicht Sinn und Zweck von Art. 6 NZSchG sein, die
Rechtswidrigkeit einer nach aArt. 6 Abs. 2 NZSchG unzulässigen Hinterle-
gung zu perpetuieren, indem das betroffene Zeichen ins Markenregister
eingetragen wird.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr stehe gemäss Art. 5
NZSchG ein Weiterbenützungsrecht für die Buchstabenfolge ADB zu, wel-
ches sich auf das hinterlegte Zeichen erstrecke. Es umfasse einerseits gra-
fisch neu gestaltete Varianten des gleichen Zeichens und andererseits das
Recht zur Verwendung dieses Zeichens in den im Eintragungsgesuch be-
anspruchten sowie in allen anderen denkbaren Waren- und Dienstleis-
tungsbereichen; soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil
im Sinne einer Verwechslungsgefahr entstehe. Zeichen, für die nach Art. 5
NZSchG ein Weiterbenützungsrecht bestehe, seien vom Eintragungshin-
dernis nach Art. 6 NZSchG respektive aArt.6 Abs. 2 NZSchG ausgenom-
men.
3.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, das Weiterbenützungsrecht nach
Art. 5 NZSchG derogiere nicht das in Art. 6 NZSchG statuierte Eintra-
gungsverbot. Ferner impliziere der Gesetzeswortlaut von Art. 5 NZSchG
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Seite 11
lediglich eine Benützung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise
Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe. Da die Beschwerdeführerin ein neues Zei-
chen hinterlegt habe, können sie sich in Bezug auf dieses nicht auf das
Weiterbenützungsrecht für eine andere, mittlerweile aus dem Markenregis-
ter gelöschte Marke berufen. Darüber hinaus sei die Definition des Um-
fangs eines Weiterbenützungsrechts nach Art. 5 NZSchG, welches nicht
auf einer Markeneintragung basiere, nicht Gegenstand des Markeneintra-
gungsverfahrens, weshalb die von der Beschwerdeführerin eingereichten
Benützungsbelege nicht zu prüfen seien.
3.3 Das Sigel „ADB“, welches für die Asian Development Bank steht, ist in
der Schweiz aufgrund seiner Publikation im Bundesblatt vom 12. Mai 2009
nach dem NZSchG geschützt (BBl 2009 3190). Die Beschwerdeführerin
bestreitet nicht, dass das hinterlegte Zeichen das nach dem NZSchG ge-
schützte Sigel mit unveränderter Buchstabenfolge in Kleinschreibung und
Farbe ohne Ergänzungen übernimmt. Nach der Rechtsprechung schützt
das NZSchG das Sigel “ADB“ in Gross- und Kleinschreibung (vgl. Urteil
des BVGer B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010 E. 3.4 "DeeCee style
[fig.]"). Ein Einfluss der farblichen Ausgestaltung auf den Gesamteindruck
ist nicht zu berücksichtigen (BGE 135 III 648 E. 2.4 "UNOX [fig.]").
3.4 Vom Gebrauchsverbot nach NZSchG besteht immerhin dann eine Aus-
nahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert
übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buch-
stabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung einge-
bettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "OIL" bei "étoile"; vgl.
für dieses und andere Beispiele JOSEPH VOYAME, La protection des noms
et emblèmes des organisation intergouvernementales en droit suisse, in:
Mélanges en l'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S. 650) oder
weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine
weitere eigenständige Bedeutung – sei es als beschreibender Begriff oder
generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt (vgl. BGE 135 III
648 E. 2.5 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVGer B-278/2013 vom 2. September
2014 E. 2.5. "Studio Coletti [fig.]"). Die Vorinstanz ging zu Recht und von
der Beschwerdeführerin unbestritten davon aus, dass diese Ausnahme
vorliegend nicht anwendbar ist. Folglich ist der Gebrauch des hinterlegten
Zeichens grundsätzlich rechtswidrig und eine Eintragung im Schweizer
Markenregister grundsätzlich ausgeschlossen.
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Seite 12
3.5 Gemäss Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel,
Wappen, Flaggen oder andere nach dem NZSchG geschützte Kennzei-
chen vor der Veröffentlichung im Bundesblatt zu benützen begonnen hat,
die Benützung fortsetzen, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatli-
chen Organisation kein Nachteil erwächst. Die streitgegenständliche Ver-
fügung gesteht der Beschwerdeführerin folgende Ansprüche nach Art. 5
NZSchG zu: Sie sei erstens berechtigt, ihre am 17. Januar 2006 für Waren
der Klasse 9 im Markenregister eingetragene und am 11. Juli 2016 wegen
Nichtverlängerung gelöschte Schweizer Marke CH 541‘930 ADB (fig.) wei-
ter im Geschäftsverkehr zu benützen. Zweitens wäre sie berechtigt gewe-
sen, den Markenschutz dieser Marke zu verlängern, da bei einer reinen
Verlängerung die Schutzfähigkeit der Marke nicht erneut geprüft werde.
Darauf habe die Beschwerdeführerin jedoch verzichtet. Sie sei drittens be-
rechtigt, die Abkürzung ihrer Firmenbezeichnung „Advanced Digital
Brodcast SA“ weiter im Geschäftsverkehr zu benützen, soweit der Asian
Development Bank daraus kein Nachteil erwachse. Insoweit trägt die Vor-
instanz den von der Beschwerdeführerin unter Berufung auf Art. 5 NZSchG
geltend gemachten wohlerworbenen Rechte am Zeichen ADB Rechnung.
Strittig und zu prüfen ist somit, ob darüber hinaus aus dem Weiterbenüt-
zungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG ein Anspruch auf Eintragung des von
der Beschwerdeführerin hinterlegten Zeichens folgt.
3.6
3.6.1 Das NZSchG räumt jüngeren Hoheitszeichen auch im Konflikt mit
vorbestehender Marken Vorrang ein (vgl. Urteil des BVGer B-3766/2007
vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo/Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Teile
der Lehre gehen zwar – ohne nähere Begründung – mit der Beschwerde-
führerin davon aus, dass Art. 5 NZSchG einen Vorbehalt gegenüber dem
Eintragungshindernis von Art. 6 NZSchG mache (vgl. STÄDELI/BRAUCHAR
BRINKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 262; LUCAS DAVID, in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Mo-
dellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2 MSchG N. 83). Dies entspricht der im Mar-
kenrecht – ausser bei Gemeingut – geltenden Regel, dass Zeichen, deren
Gebrauch erlaubt ist, auch als Marke registriert werden dürfen. Vorliegend
stellt sich allerdings die Frage, ob dies auch für Zeichen gilt, deren Ge-
brauch ausnahmsweise aufgrund eines Weiterbenützungsrechts gestattet
ist, ihm aber ein Ausschlussgrund entgegensteht. Diesbezüglich bringt die
Beschwerdeführerin zwar zu Recht vor, dass sich das Weiterbenützungs-
recht nach Art. 14 MSchG von demjenigen nach Art. 5 NZSchG unterschei-
det. Nach der gesetzlichen Terminologie handelt es sich einmal um einen
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relativen und einmal um einen absoluten Ausschlussgrund. Unabhängig
davon kann allerdings keine dieser beiden Bestimmungen die Entstehung
doppelter Abwehrrechte am gleichen Zeichen bezwecken. Andernfalls
könnte die Ausübung der gestützt auf Art. 5 NZSchG oder Art. 14 MSchG
begründeten markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte mit dem Ge-
brauch des geschützten Zeichens durch die internationale Organisation
bzw. der Inhaberin der Widerspruchsmarke und insbesondere deren Hilfs-
personen, Lieferanten, Produzenten und Abnehmer kollidieren. Insofern
geht das Freihalteinteresse der internationalen Organisation bzw. der In-
haberin der älteren Marke weiter als ihr Interesse, das nach NZSchG bzw.
MSchG geschützte Zeichen selber zu benützen. Der Markenrechtsinhaber
könnte seine Ansprüche Dritten gegenüber, die von der internationalen Or-
ganisation bzw. dem zeichenälteren Inhaber zur Verwendung des nach
NZSchG bzw. MSchG geschützten Zeichens berechtigt sind, geltend ma-
chen wollen. Damit würde der Zweck des NZSchG (vgl. E. 2.2 f.) unterlau-
fen und trotz dem Vorbehalt von Art. 5 a.E. NZSchG eine unsichere Rechts-
lage geschaffen. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Gründe
für eine weite Auslegung von Art. 5 NZSchG verfangen deshalb nicht.
3.6.2 Die Beschwerdeführerin vermag auch aus ihrem Hinweis darauf,
dass das NZSchG den seinem Schutz unterliegenden Zeichen einen im
Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten weiter gehenden Schutz-
umfang zukommen lässt, nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Etwas ande-
res ergibt sich auch nicht aus ihrem Verweis auf das Europäische Marken-
register. Wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt, gewährt der Schwei-
zer Gesetzgeber den nach NZSchG geschützten Zeichen einen besonders
weiten Schutzbereich, der über den Umfang der Verwechslungsgefahr hin-
aus alle Zeichen erfasst, in welchen das Zeichen der internationalen Orga-
nisation erkennbar ist. Der Schweizer Gesetzgeber gewährt damit – be-
wusst im Unterschied zu anderen Staaten – einen weitergehenden Schutz
als Art. 6ter PVÜ. Letztere Bestimmung kann nach konstanter Praxis nicht
zugunsten einer einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes ange-
rufen werden (BGE 105 II 135 E. 2; Urteil B-3766/2007 E. 8 „Galileo / Ga-
lileo Joint Undertaking [fig.]“).
3.7 Es besteht insbesondere kein vertretbarer Grund, den bloss aus-
nahmsweise zugelassenen Anspruch auf Weiterbenützung eines vorbe-
nützten Zeichens auf einen Anspruch zur Eintragung weiterer Zeichen aus-
zudehnen, die so stark modifiziert wurden, dass sie neben dem bisher be-
nützten Zeichen als neues Zeichen gelten müssen. Vielmehr muss die ge-
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nannte Rechtsprechung zum Vorrang der nach NZSchG geschützten jün-
geren Hoheitszeichen vor vorbestehenden Marken (vgl. E. 3.6.1) umso
mehr für vormals eingetragene Markenrechte gelten, die mittlerweile ge-
löscht wurden, sowie für neue Zeichen.
3.8 Damit hat die Vorinstanz die von der Beschwerdeführerin eingereichten
Benützungsbelege zurecht nicht geprüft.
4.
4.1 Die Beschwerdegegnerin rügt weiter, die Nichteintragung des von ihr
hinterlegten Zeichens stelle einen unzulässigen Eingriff in die Eigentums-
garantie (Art. 26 BV) dar.
4.2 In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den
Schutz der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“ m.w.H.).
Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine
Rechtsbeständigkeit verspricht und sich die Gewährleistung der Eigen-
tumsgarantie nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE
123 III 454 E. 5 b m.w.H.; Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar
2018 E. 8.1 „Swiss Military / Swiss Military“). Das Markenschutzgesetz
sieht mit Art. 52 MSchG eine Möglichkeit der Löschung einer Marke vor,
soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht
daher in einer Markenregistrierung kein wohlerworbenes Recht am Aus-
schliesslichkeitsanspruch (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“; Urteil
B-850/2016 E. 8.1 „Swiss Military / Swiss Military“; anders noch Urteil
B-3766/2007 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]“). Die Argumen-
tation der Beschwerdegegnerin verfängt demnach nicht.
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) für alle beanspruchten Waren- und
Dienstleitungen der Klassen 9, 35 und 42 zu Recht zurückgewiesen hat.
Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen, soweit darauf ein-
zutreten ist.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever-
fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die
Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
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die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen
sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des
Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten
aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− ange-
nommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die
Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.− zu beziffern
und werden dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten
Kostenvorschuss entnommen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine
Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und die
Verfügung der Vorinstanz vom 6. Dezember 2016 wird bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 63209/2015; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsur-
kunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Claudia Walz
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be-
schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 7. August 2018