B-4540/2007 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 7928

Abtei lung II
B-4540/2007
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 5 . S e p t e m b e r 2 0 0 8
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten durch Marken- und Designberater
Adrian Zimmerli,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Simon,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren Nr. 7928: CH-Marke Nr. 386'331
(Streifenmarke) c. CH-Marke Nr. 536'605 (Streifenmarke).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-4540/2007
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 386'331
(fig.), welche am 30. Oktober 1990 hinterlegt wurde.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:
Klasse 25:
Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures
en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe, chemises et gilets, pantalons,
sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et bas, chapeaux et
casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls.
B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 30. No-
vember 2005 teilweise Widerspruch gegen die Schweizer Marke
Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin, welche am 30. Juni 2005
für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und
am 30. August 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffent-
licht worden war. Die angefochtene Marke sieht wie folgt aus:
Sie beantragte, der Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer
Markeneintragung Nr. 536'605 (fig.) für "Orthopädische Schuhe" in
Klasse 10 und für "Schuhwaren" in Klasse 25 sei gutzuheissen. Zur
Begründung führte sie aus, die "orthopädischen Schuhe" in Klasse 10
sowie die "Schuhwaren" in Klasse 25 der angefochtenen Marke seien
mit "chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, chaussures
en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe" in Klasse 25 der Wi-
derspruchsmarke identisch respektive hochgradig gleichartig. Daher
sei ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Verschie-
Seite 2
B-4540/2007
denheit der sich gegenüberstehenden Marken anzulegen. Der Ge-
samteindruck der angefochtenen Marke werde entscheidend geprägt
durch die fünf nahezu parallel und nach oben leicht konisch verlaufen-
den Streifen. Auf Schuhen verwendet, entstehe zwangsläufig der Ein-
druck, es handle sich um das charakteristische 5-Streifen-Kennzei-
chen der Widersprechenden. Schon im direkten Vergleich seien die
zwei sich gegenüber stehenden Marken in den charakteristischen und
einprägsamen Merkmalen jedenfalls dann sicher nicht ausreichend
verschieden, wenn hier angesichts der markenrechtlich identischen Er-
zeugnisse ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Ver-
schiedenheit angelegt werden müsse. Umso eher werde der Durch-
schnittsabnehmer im allein massgeblichen Erinnerungsbild unvermeid-
licherweise davon ausgehen müssen, bei den mit der angefochtenen
Marke versehenen Schuhen handle es sich um Erzeugnisse der Wi-
dersprechenden.
C.
Mit Eingabe vom 22. Mai 2006 erhob die Beschwerdegegnerin die Ein-
rede des Nichtgebrauchs. Sie machte geltend, die Beschwerdeführerin
habe das von ihr registrierte Kennzeichen in dieser Form nie ge-
braucht. Darüber hinaus habe sie insbesondere nie orthopädische
Schuhe hergestellt oder angeboten.
D.
Am 26. Mai 2006 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf,
eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für
den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
E.
Mit Replik vom 30. Oktober 2006 reichte die Beschwerdeführerin Bele-
ge ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
glaubhaft machen sollten. Darüber hinaus führte sie aus, die Be-
schwerdegegnerin habe bis ins Jahr 2005 jahrelang die mit der Wider-
spruchsmarke versehenen Schuhe der Beschwerdeführerin in die
Schweiz importiert und an schweizerische Wiederverkäufer ausgelie-
fert. In den letzten Jahren habe die Beschwerdegegnerin zudem im
Auftrag und nach Vorgabe der Beschwerdeführerin qualitativ an-
spruchsvollere und ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehene
Schuhe selber hergestellt und zwecks Verkauf an ausgewählte Fach-
geschäfte in Deutschland, Benelux und Grossbritannien an den nie-
derländischen Verteiler der Beschwerdeführerin geliefert. Insofern
Seite 3
B-4540/2007
habe die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke stellvertretend
gebraucht.
F.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Duplik vom 12. April 2007,
der Widerspruch sei abzuweisen. Zur Begründung führte sie im We-
sentlichen aus, der Gründer der Beschwerdegegnerin habe anfangs
der 60er Jahre die "fünf Streifen Patent-Schnürung" für Sportschuhe
unter anderem auch in den USA patentieren lassen. Die Gebrüder B.,
Gründer der B. Enterprises Ltd. (Vorgängerorganisation der Beschwer-
deführerin), hätten der Beschwerdegegnerin 1972 das US-Patent zur
Herstellung dieser speziell geschnürten Schuhe abgekauft und diese
dann selbst produziert. Zwischen der Beschwerdeführerin und der Be-
schwerdegegnerin habe besonders während der vergangenen zehn
Jahre ein engeres Geschäftsverhältnis bestanden. Dieses Geschäfts-
verhältnis habe im Wesentlichen zwei Bereiche betroffen: Einerseits
habe die Beschwerdegegnerin in den Jahren 2001 bis 2005 für die Be-
schwerdeführerin in der Schweiz ingesamt 4507 Paar Schuhe herge-
stellt. Diese seien für den Export an die niederländische Tochtergesell-
schaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und an diese aus-
geliefert worden. In der Schweiz seien sie nicht erhältlich gewesen.
Andererseits habe die Beschwerdegegnerin den Vertrieb für Schuhe
der Beschwerdeführerin in der Schweiz übernommen. Bis im Jahr
1999 habe darüber ein schriftlicher Vertrag zwischen den Parteien be-
standen, welcher zwar nicht offiziell verlängert, aber – zumindest in
Teilen – bis zur Kündigung durch die Beschwerdeführerin im Novem-
ber 2005 als faktisches Vertragsverhältnis weitergeführt worden sei.
Hinsichtlich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke sei auszuführen,
dass die Markenhinterlegung nicht der Art von Streifen entspreche,
wie sie die Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr verwende, son-
dern davon wesentlich abweiche. Zudem verwende die Beschwerde-
führerin die fünf Streifen stets in Verbindung mit anderen, weitaus un-
terscheidungskräftigeren Zeichen. Letztere Zeichen seien es, welche
der schweizerische Durchschnittsabnehmer als Herkunftshinweise
wahrnehme. Die fünf Streifen dagegen betrachte er regelmässig als
blosse Dekoration oder aber als untergeordnete Bestandteile, als Ver-
zierung einer Mehrfachkennzeichnung. Im Weiteren habe die Be-
schwerdeführerin mit Sitz in den USA ihre Schuhe, die in Asien produ-
ziert würden, zunächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft ex-
portiert. Damit sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Wei-
Seite 4
B-4540/2007
terexport von den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der
Schuhe in der Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der
fünf Streifen-Marke dar. Auch die von der Beschwerdeführerin mit ihrer
Replik eingereichten Belege könnten den rechtserhaltenden Gebrauch
nicht darlegen.
Schliesslich bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechs-
lungsgefahr: In Bezug auf orthopädische Schuhe in der Klasse 10
scheide eine Verwechslungsgefahr wegen des unterschiedlichen Ver-
wendungszweckes schon mangels Warengleichartigkeit aus. Bezüglich
der Schuhwaren in der Klasse 25 und "Chaussures de sport, chaussu-
res de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en ma-
tière plastique, en étoffe" in der Klasse 25 liege zwar Warenidentität
vor, doch seien die Vergleichszeichen weder identisch noch ähnlich.
G.
Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Zur Begründung führte sie aus, auf Grund der eingereichten Bele-
ge erscheine ihr der rechtsgenügliche Gebrauch des Widerspruchzei-
chens im relevanten Zeitraum zwischen dem 22. Mai 2001 und 22. Mai
2006 nicht als glaubhaft: Die einen Unterlagen seien unbeachtlich, weil
sie nicht datiert seien, nicht in den relevanten Zeitraum fielen, sich
nicht über den markenmässigen Gebrauch des Widerspruchzeichens
oder über den Umfang der Verkaufshandlungen in der Schweiz äus-
serten. Im Weiteren könnten die von der Beschwerdegegnerin getätig-
ten Handlungen nicht ohne weiteres der Beschwerdeführerin zuge-
rechnet werden, da aus den Akten der Umfang der Lizenzierung, das
genaue Vertragsobjekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich
seien. Die Rechnungen der niederländischen Tochtergesellschaft fielen
zwar in den massgebenden Zeitraum. Doch würden Lieferadressen in
Deutschland, Belgien und Grossbritannien genannt, weshalb die in
den Vereinigten Staaten domizilierte Widersprechende aus dieser Wa-
renlieferung ins Ausland nichts zu ihren Gunsten herleiten könne.
Es seien auch keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht
worden. Der Widerspruch werde folglich auf kein durchsetzbares
Markenrecht gestützt und sei daher ohne Beurteilung der relativen
Ausschlussgründe abzuweisen.
Seite 5
B-4540/2007
H.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 4. Juli
2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juni 2007 sei aufzuheben, der Wi-
derspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen
Marke Nr. 536'605 (fig.) sei teilweise zu widerrufen, und zwar hinsicht-
lich "orthopädische Schuhe" in Klasse 10 sowie "Schuhwaren" in Klas-
se 25, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstins-
tanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begrün-
dung führte sie im Wesentlichen aus, sie habe mit einem langjährigen,
enorm aufwändigen und weltweiten Publizitätsaufwand die Wider-
spruchsmarke entwickelt, im Markt positioniert und im Bewusstsein der
Abnehmer verankert. Diese weltweite Positionierung sei der Mitbewer-
berin Adidas und ihrer enorm erfolgreich verbreiteten 3-Streifen-Mar-
ke, sicherlich aber nicht der damals eher passiven Beschwerdegegne-
rin zu verdanken. Im Weiteren erklärte sie, die fünf Streifen der Wider-
spruchsmarke erfüllten heute ausschliesslich eine Kennzeichnungs-
funktion und keinerlei Funktionalität mehr im Sinne des damaligen Pa-
tents. Zudem rügte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz scheine die
auch in der Duplik eigentlich klar gestellten zwei Zusammenarbeitsbe-
reiche zwischen den Parteien übersehen oder nicht verstanden zu ha-
ben: Einerseits habe die Beschwerdegegnerin während weniger Jahre
ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produziert und ex-
portiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht zur Anbrin-
gung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den Schuhen
und den begleitenden Unterlagen umfasst. Der zweite Zusammenar-
beitsbereich habe den faktisch und auf Zusehen hin exklusiv an die
Beschwerdegegnerin eingeräumten Vertrieb von X.-Schuhen asiati-
scher Herkunft in der Schweiz beinhaltet. Auch dieses Vertriebsrecht
habe naturgemäss die lizenzweise Verwendung der Marken der Be-
schwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung
und auf der Website) beinhaltet. Hinsichtlich des Gebrauchs von Vari-
anten der Widerspruchsmarke machte die Beschwerdeführerin gel-
tend, naturgemäss seien gewisse Bildmarken besonders geeignet, aus
Marketinggründen auch in verschiedensten Spielvarianten dargestellt
zu werden, ohne dass dadurch der wesentliche Aussagegehalt und
mithin die Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt werde. Eine Vorrei-
terrolle für solche Spielvarianten sei ihr wiederum durch Adidas vorge-
lebt worden, deren 3-Streifen-Marke bekanntlich in unzähligen Spiel-
varianten benützt werde. Ebenso wie bei Adidas gehöre zu dieser
Strategie von Spielvarianten ganz bewusst der Umstand, dass gleich-
Seite 6
B-4540/2007
zeitig eine oder mehrere Originalvarianten beibehalten und auch in der
Werbung stark propagiert würden, wie bei ihren Produktelinien C. und
L.. Von diesen zwei Produktelinien seien in den drei Jahren von 2003
bis 2005 für einen Gesamtbetrag von EUR ... insgesamt mehr als
10'000 Paar Schuhe an die Beschwerdegegnerin zum Weitervertrieb
an die Fachgeschäfte verkauft worden. Des Weiteren gehöre es zur
Selbstverständlichkeit aller Bildmarken, dass ihr Gebrauch in Kombi-
nation mit einer Firmen- oder Hausmarke in keiner Weise ihre Unter-
scheidungskraft beeinträchtige.
Die Beschwerdeführerin reichte zudem zusätzliche Belege ein, die den
rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft ma-
chen sollten und wies darauf hin, bei der Beweiswürdigung sei zu-
nächst die besonders seltene Konstellation des vorliegenden Falles zu
berücksichtigen, wonach der rechtserhaltende Markengebrauch durch
eine mit den konkreten Verhältnissen bestens vertraute Insiderin, näm-
lich der in der Schweiz bisher exklusiven Vertriebspartnerin, selber be-
stritten werde. Die Beschwerdegegnerin befinde sich somit in der Rol-
le, den durch sie tatsächlich erfolgten Markengebrauch im eigenen In-
teresse als nicht rechtsgenügend hinzustellen. Sodann sei nicht jedes
einzelne Dokument und auch nicht eine einzelne Kategorie ähnlicher
Dokumente isoliert darauf zu überprüfen, ob dieses einzelne Doku-
ment respektive die betreffende Kategorie geeignet sei, den rechtsge-
nügenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen, um es im ver-
neinenden Fall einfach auszuscheiden. Vielmehr müsse erst die gleich-
zeitige Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten.
Im Weiteren führte sie aus, der von der Beschwerdegegnerin erhobe-
ne Einwand einer eingetretenen Erschöpfung sei nicht nachvollzieh-
bar, weil Erschöpfung nur den Weiterverkauf betreffe und nichts mit
der Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Schliess-
lich vertrat die Beschwerdeführerin nach wie vor die Auffassung, ange-
sichts der gleichen Erzeugnisse und der verwechselbaren Ähnlichkeit
der sich gegenüberstehenden Marken bestehe die ernsthafte Gefahr,
dass ein Markengebrauch durch die Beschwerdegegnerin versehent-
lich der Beschwerdeführerin zugerechnet oder als einen durch die Be-
schwerdeführerin lizenzierten Gebrauch der Widerspruchsmarke inter-
pretiert werden könnte.
Seite 7
B-4540/2007
I.
Mit Eingabe vom 12. September 2007 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Stellungnahme. Sie beantragt, unter Hinweis auf
die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei
unter Kostenfolge abzuweisen.
J.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom
17. September 2007, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Be-
gründung bringt sie vor, der Beschwerdeführerin gelinge es auch mit
den neu eingereichten Unterlagen nicht, den rechtserhaltenden Ge-
brauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Im Übrigen be-
tont sie wiederholt, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Ver-
wechslungsgefahr bestehe.
K.
Mit verfahrensleitender Verfügung vom 4. März 2008 forderte das Bun-
desverwaltungsgericht die Vorinstanz auf, das Bundesverwaltungsge-
richt über den Stand der an sie zurückgewiesenen und als Parallelfall
erachteten Beschwerdesache B-763/2007 i.S. ... zu informieren, res-
pektive, falls bereits ein Entscheid in der genannten Sache ergangen
sei, diesen dem Bundesverwaltungsgericht zuzustellen.
Am 31. März 2008 teilte die Vorinstanz mit, die im Widerspruchsverfah-
ren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke ... sei in der Zwischen-
zeit gelöscht worden. Das Widerspruchsverfahren Nr. 3271 sei somit
gegenstandslos geworden und werde vom Protokoll abgeschrieben
werden.
L.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die
Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend ver-
zichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31 f. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über
Seite 8
B-4540/2007
das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50
Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 4. Juli 2007 eingereicht und
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der
angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzu-
treten.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzge-
setz, MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind
Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichar-
tige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die Schweizer Marke
Nr. 386'331 (fig.) der Beschwerdeführerin älter ist als die Schweizer
Marke Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin.
3.
Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununter-
brochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens
nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend ma-
chen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen
(Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nicht-
gebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ers-
ten Stellungnahme, wie im vorliegenden Fall, so hat der Widerspre-
chende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs.
3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR
232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des
Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rech-
nen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7439/2006 vom 6. Juli
2007 E. 4 - KINDER / kinder Party [fig.]; Entscheid der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift
Seite 9
B-4540/2007
für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S.
106 E. 6.1- Genesys/Genesis).
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin die Einrede des
Nichtgebrauchs am 22. Mai 2006 erhoben. Die Glaubhaftmachung des
Gebrauch hat sich daher auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis
22. Mai 2006 zu beziehen.
4.
Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz
nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG).
Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter
aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass
die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern
wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters,
doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten
Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 -
EXIT (fig.) / EXIT ONE; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 3 - R Rivoli/Seiko
Rivoli, RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 - Express/Express clothing, mit
Verweis auf BGE 88 I 14 und LUCAS DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Lucas
David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach:
Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE 130 III 321 E. 3.3,
BGE 120 II 393 E. 4c; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art.
32 N. 7).
Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz be-
herrscht (Art. 12 VwVG), die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine
Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG), welche auch im daran anschlies-
senden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven
geltend gemacht werden (RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozess-
recht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050; DAVID, a.
a. O., Art. 36, N 9). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem
Verfahrensstadium ist demnach zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E. 3
Anchor/Ancora).
Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnun-
gen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpa-
Seite 10
B-4540/2007
ckungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsver-
fahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwer-
deverfahren ist dies indessen möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG;
WILLI, a. a. O., Art. 32 N 7).
Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor
der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie
Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umstän-
den in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen be-
rücksichtigt werden (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 - EXIT / EXIT ONE; RKGE in
sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1).
5.
Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird,
für die sie beansprucht wird. Dieser Gebrauch muss ernsthaft sein. Zu
berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs
(RKGE in sic! 2004 S. 38 E. 5 - Bosca). Die Belege müssen überdies
vom funktionsgerechten Gebrauch der Marke zeugen. Kein funktions-
gerechter Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern
nicht als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt
wird. Ihren Zweck kann eine Marke nur erfüllen, wenn sie bestimmten
Produkten zugeordnet werden kann (WILLI, a. a. O., Art. 11 N 14). Es ist
nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung
selbst erscheint (RKGE in sic! 2005, 754 E. 5 - Gabel/Kabel 1). Die
Zuordnung zu bestimmten Produkten kann zum Beispiel auch bei Pro-
spekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein.
Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für
die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MschG). Somit muss das Zeichen so, wie
es eingetragen ist, oder in hiervon nur unwesentlich abweichender
Form gebraucht worden sein (DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 17; RKGE in
sic! 2004 S. 106 E. 5 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]). Das Weglassen ne-
bensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise
der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterschei-
dungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu
einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kenn-
Seite 11
B-4540/2007
zeichenrecht, Basel 1996, S. 177 f. [nachfolgend: MARBACH, SIWR III]).
Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke,
der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität be-
raubt wird (BGE 130 III 267 E.4 - Tripp Trapp). Durch die Änderung
darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke verloren gehen
(DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte Mar-
ke müsse von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und das-
selbe Zeichen angesehen werden (WILLI, a. a. O., Art. 11 N. 51).
Weiter gilt als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch für die Ausfuhr
(Art. 11 Abs. 2 MSchG; sogenannte Exportmarke). Die Exportmarke
muss nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Wa-
ren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus
angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhal-
tend (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 35; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine
rechtliche Standortbestimmung, in sic! 1997, S. 372 ff., S. 379). Ein
ausschliesslicher Gebrauch der Marke zwischen zwei oder mehreren
Gesellschaften, die in einem engen Verhältnis zueinander stehen, ge-
nügt nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen; vielmehr
müssen die mit der Marke versehenen Produkte mit den Produkten ei-
nes Dritten in Konkurrenz gesetzt werden. Mit anderen Worten hat die
im Inland markierte Exportware die innerbetriebliche Sphäre des Un-
ternehmens des Markeninhabers zu verlassen. Ein rechtserhaltender
Markengebrauch liegt somit in der Regel nur vor, wenn die Waren oder
Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhält-
lich sind respektive die Sphäre der Konzerntochter verlassen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007
E. 7, mit Verweis u.a. auf: ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des
marques, Genf / Zürich / Basel 2005, S. 31; FEZER, Kommentar zum
Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider
Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, § 26 N. 67).
Schliesslich kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der
Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zu-
stimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sogenannter stellvertreten-
der Gebrauch). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine
besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend,
etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf
der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkom-
mens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Mar-
kenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit ei-
Seite 12
B-4540/2007
nem Fremdbenutzungswillen tätig wird (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5, mit Verweis auf:
WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch
findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem
Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesell-
schaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter
und Wiederverkäufer statt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 22;
HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als mar-
kenmässiger Gebrauch, in: MARTIN KURER ET AL., Binsenwahrheiten des
Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125
ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c - La San Marco).
6.
Die Beschwerdeführerin reichte mit ihrer Replik im Widerspruchsver-
fahren verschiedene Unterlagen ein, um den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke glaubhaft zu machen (Beilagen Nr. 3 – 6 ):
- Auszüge aus der Website der Beschwerdeführerin vom 5.
September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin
vom 4. November 2005 (Beilage 3)
- 3 Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und vom
4. August 2004 (Teil der Beilage 4)
- Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Teil der
Beilage 4)
- 2 Quittungen von "Sneakers" in Zürich für den Kauf von X.-Schuhen
vom 30. Oktober 2006 (Teil der Beilage 4)
- 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom
2. März 2006 (Beilage 5)
- Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6)
Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin dazu folgende
weitere Belege ins Recht:
- eine Zusammenstellung, enthaltend: eine Übersichtsliste mit Artikel-
nummern und Artikelbeschreibungen; Rechnungskopien vom
28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli
2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005, 8. Februar
Seite 13
B-4540/2007
2005; Preislisten sowie Schuhabbildungen aus Katalogen (Be-
schwerdebeilage 11)
- Bestätigung des Bezirksverkaufsleiters der Sports Lab Kette vom
2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12)
- Auszüge aus der Website der Beschwerdegegnerin vom
4. November 2005 (Beschwerdebeilage 13).
Zudem machte die Beschwerdeführerin geltend, von den zwei Produk-
telinien C. und L. seien in den drei Jahren von 2003 bis 2005 für einen
Gesamtbetrag von EUR ... insgesamt mehr als 10'000 Paar Schuhe an
die Beschwerdegegnerin zum Weitervertrieb an die Fachgeschäfte
verkauft worden.
6.1 Folgende der soeben erwähnten Belege resp. Ausführungen kom-
men indessen für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs der Widerspruchsmarke von vornherein nicht, oder nur zu-
sammen mit anderen Unterlagen, in Frage:
6.1.1 Die Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Teil
der Beilage 4) sowie die Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6): Sie
sind nicht respektive mit der Datumsangabe "2006" zu ungenau datiert
und daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen
Zeitraum zu belegen (RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 – Amocid/Amosip,
RKGE in sic! 2005 E. 4 – Gabel/Kabel 1). In Kombination mit den
Rechnungen dienen sie jedoch dazu, das Warensortiment zu veran-
schaulichen (RKGE in sic! 2005 E. 4 – Gabel/Kabel 1).
6.1.2 Die 2 Kaufquittungen von "Sneakers" in Zürich vom 30. Oktober
2006 (Teil der Beilage 4). Sie liegen ausserhalb des relevanten
Zeitrahmens, weshalb sie nicht berücksichtigt werden können.
6.1.3 Die Liste mit Artikelnummern und Artikelbeschreibungen (Be-
schwerdebeilage Nr. 11.1). Sie dient der Übersicht über die in den Ka-
talogkopien abgebildeten Schuhmodelle. Insofern kann sie dem Ge-
richt als Arbeitshilfe nützlich sein; für sich allein genommen vermag sie
indessen zur Frage des Glaubhaftmachens nichts Wesentliches beizu-
tragen.
6.1.4 Die Bestellformulare (Beschwerdebeilage Nr. 11.3), welche die
Beschwerdegegnerin in einem Verfahren vor dem Handelsgericht des
Seite 14
B-4540/2007
Kantons Aargau zu den Akten gegeben hatte. Sie geben zwar Aus-
kunft über die Einkaufs- und Verkaufspreise verschiedener X.-Schuhe-
Modelle im 3. Quartal 2005; stammen somit vom relevanten Zeitraum.
Da sie aber das Widerspruchszeichen nicht aufweisen, sind auch sie
für sich allein betrachtet nicht geeignet, dessen Gebrauch zu belegen.
6.1.5 Die von der Beschwerdeführerin genannten Umsatzzahlen be-
treffend die zwei Produktelinien C. und L. während der relevanten Zeit-
spanne. Bei ihnen handelt es sich um eine Parteibehauptung der Be-
schwerdeführerin; zudem wird weder ein Gebrauch der Marke im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren noch ein Gebrauch im ge-
schäftlichen Verkehr dokumentiert. Die genannten Zahlen können des-
halb nicht berücksichtigt werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 –
Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.2 – Heidi/Heidi-Wii).
6.2 Zu den weiteren ins Recht gelegten Unterlagen ist demgegenüber
Folgendes zu bemerken:
6.2.1 Die Auszüge aus der Website der Beschwerdeführerin vom 5.
September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4.
November 2005 (Beilage 3 und Beschwerdebeilage 13) äussern sich
zur Vertriebspartnerschaft zwischen der Beschwerdeführerin und der
Beschwerdegegnerin. Auf dem Ausdruck vom 4. November 2005 der
Website der Beschwerdegegnerin ist insbesondere zu lesen, dass X.
seit 1994 von der Beschwerdegegnerin vertrieben wird.
Diesbezüglich führte die Beschwerdeführerin aus, die Beschwerde-
gegnerin habe auf Grund eines ihr faktisch und auf Zusehen hin einge-
räumten exklusiven Vertriebsrechts X.-Schuhe asiatischer Herkunft in
der Schweiz vertrieben. Dieses Vertriebsrecht habe naturgemäss die
lizenzweise Verwendung der Marken der Beschwerdeführerin durch
die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung und auf der Website)
beinhaltet. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin während weni-
ger Jahre ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produ-
ziert und exportiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht
zur Anbringung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den
Schuhen und den begleitenden Unterlagen umfasst.
Dass zwischen ihr und der Beschwerdeführerin ein engeres Ge-
schäftsverhältnis bestanden hat, wird von der Beschwerdeführerin
Seite 15
B-4540/2007
nicht bestritten. Die Zusammenarbeit wird von ihr in ihrer Beschwerde-
antwort wie folgt beschrieben: Einerseits habe sie in den Jahren 2001
bis 2005 für die Beschwerdeführerin in der Schweiz ingesamt 4507
Paar Schuhe hergestellt. Diese seien für den Export an die niederlän-
dische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen
und an diese ausgeliefert worden. In der Schweiz seien die Schuhe
nicht erhältlich gewesen. Andererseits habe sie seit 1997 den Vertrieb
für – in Asien hergestellte – Schuhe der Beschwerdeführerin in der
Schweiz übernommen. Bis im Jahr 1999 habe darüber ein schriftlicher
Vertrag zwischen den Parteien bestanden, welcher zwar nicht offiziell
verlängert, aber – zumindest in Teilen – bis zur Kündigung durch die
Beschwerdeführerin im November 2005 als faktisches Vertragsverhält-
nis weitergeführt worden sei.
Im vorliegenden Fall steht somit fest, dass zwischen der Beschwerde-
führerin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein lizenz-
vertragliches Verhältnis bestanden hat.
Unter Hinweis auf ihre Richtlinien befand die Vorinstanz jedoch, aus
den Akten seien der Umfang der Lizenzierung, das genaue Vertrags-
objekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich. Die von der Be-
schwerdegegnerin getätigten Handlungen könnten daher nicht ohne
weiteres der Widersprechenden zugerechnet werden (vgl. angefochte-
ner Widerspruchsentscheid E. 7 betreffend Beilage 3).
Demgegenüber entschied das Bundesverwaltungsgericht im Parallel-
fall betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 3271 ..., in welchem dassel-
be Geschäftsverhältnis zu beurteilen war, ein allfälliger Gebrauch der
Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin)
wäre der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin) zuzurechnen (vgl.
hierzu das Urteil B-763/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 5.
November 2007 E. 5). Damit bestätigte das Bundesverwaltungsgericht
die Vorinstanz insofern, als diese befand, die Beschwerdeführerin kön-
ne sich den Gebrauch der Marke durch die Beschwerdegegnerin an-
rechnen lassen (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 E.
7).
Im vorliegenden Fall besteht keine Veranlassung, aus der Geschäfts-
beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegeg-
nerin eine andere Schlussfolgerung zu ziehen, zumal das faktische
Seite 16
B-4540/2007
Bestehen eines lizenzvertraglichen Verhältnisses unbestritten ist. Dies
ergibt sich auch aus der Beilage 1 der Replik der Beschwerdeführerin
im Widerspruchsverfahren: Die beiden Schreiben des früheren Vertre-
ters der Beschwerdegegnerin an den Vertreter der Beschwerdeführerin
vom 26. April 2000 und 1. Dezember 2000 (Beilage 1) haben gemäss
Betreff "Markenkonflikte zwischen Y. und X." zum Inhalt. Aus diesen
geht hervor, dass die Beschwerdegegnerin Waren für die Beschwerde-
führerin vertrieben hat.
Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass ein allfälliger Ge-
brauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Li-
zenznehmerin) gestützt auf Art. 11 Abs. 3 MSchG der Beschwerdefüh-
rerin (Markeninhaberin) zuzurechnen wäre.
6.2.2 Bei den Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und
vom 4. August 2004 (Teil der Beilage 4) und den Rechnungskopien
vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli
2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005 und 8. Februar
2005 (Beschwerdebeilage Nr. 11.2) mit Schweizer Lieferadressen ist
als Rechnungsempfängerin jeweils die Beschwerdegegnerin aufge-
führt. Wie der Fusszeile des Briefpapiers zu entnehmen ist, sind die
Rechnungen von „X., a division of KS Amsterdam BV“ respektive von
„X., a division of X. Europe BV“ mit Adresse in Haarlem (Niederlande)
ausgestellt. Gemäss Aussage der Beschwerdeführerin in der Replik
vor der Vorinstanz handelt es dabei um ihre niederländische Tochter-
gesellschaft. In der Beschwerdebeilage 11.2 differenzierte sie, ihre
niederländische Tochtergesellschaft sei „X. International BV“; „X. Euro-
pe BV“ respektive „KS Amsterdam BV“ sei die Kommissionärin von „X.
International BV“. Auf den Rechnungskopien sind zudem die Artikel-
nummern der bestellten Ware, deren Beschreibungen (z.B. „Men's L.
TONGUE TWISTER white/black/black“), Stückpreis, Anzahl bestellte
Artikel, allfällige Rabatte sowie der Totalbetrag pro bestellten Artikel
aufgeführt. Die Widerspruchsmarke befindet sich nicht auf den Rech-
nungen selbst. Auf den Schuhabbildungen von Prospekten (Beschwer-
debeilage 11.4) ist indessen ersichtlich, dass beispielsweise das ge-
nannte Modell L. mit der Widerspruchsmarke versehen ist.
Die Beschwerdegegnerin machte geltend, die Beschwerdeführerin mit
Sitz in den USA habe ihre Schuhe, die in Asien produziert würden, zu-
nächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft exportiert. Damit
sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Weiterexport von
Seite 17
B-4540/2007
den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der Schuhe in der
Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-
marke dar.
Dieser Einwand ist für die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar,
weil Erschöpfung nur den Weiterverkauf betreffe und nichts mit der
Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Dabei beruft
sie sich auf die Lehrmeinung von WILLI. Nach Ansicht der Beschwerde-
gegnerin äussert sich dieser Autor aber nicht dahingehend, dass die
Erschöpfung keinen Einfluss auf die Frage des rechtserhaltenden Ge-
brauchs habe. Vielmehr grenze er im Zusammenhang mit der Erschöp-
fung lediglich das Recht auf Weiterverkauf von den andern in Art. 13
Abs. 2 lit. a bis 3 MschG aufgezählten Rechte ab.
Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG ist das Recht aus der Marke ein subjek-
tives Ausschliesslichkeitsrecht. Es ist absolut und besteht gegenüber
jedermann. Das Recht aus der Marke verschafft dem Markeninhaber
eine positive Verfügungsmacht und eine negative Verbietungsmacht.
Die positive Verfügungsmacht erlaubt es dem Markeninhaber, den in
der Marke verkörperten Wert zu realisieren, indem er die Marke nach
seinem Belieben übertragen oder Lizenzen und Pfandrechte daran
einräumen kann. Die negative Verbietungsmacht verleiht dem Marken-
inhaber Schutz vor Verwechslungen mit Waren oder Dienstleistungen,
die mit den von ihm beanspruchten oder benutzten Produkten gleich-
artig sind (WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 6 ff.; DAVID, Kommentar MSchG, Art.
13 N. 1 ff.; MARBACH, SIWR III, S. 193 ff.).
Als Erschöpfung wird die Beschränkung dieses dem Markeninhaber
zustehenden Ausschliesslichkeitsrechts bezeichnet, nachdem die
Ware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen
Dritten in Verkehr gebracht worden ist (WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 49;
DAVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; MARBACH, SIWR III, S. 202;
BGE 122 III 469 E. 5e – Chanel). Danach soll das Markenrecht nicht
als Instrument zur weiteren Steuerung und Kontrolle des Vertriebs
eingesetzt werden können. Der Markeninhaber hat sein Recht
ausgeübt und soll die Weiterveräusserung nicht von der Erfüllung
weiterer Voraussetzungen abhängig machen dürfen (WILLI, a.a.O., Art.
13 N. 49; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; MARBACH, SIWR III,
S. 202).
Bei der Frage der Erschöpfung des Markenrechts geht es somit im
weitesten Sinne um den Einfluss des Markeninhabers nach der Inver-
Seite 18
B-4540/2007
kehrbringung der Ware durch ihn oder einen Dritten. Die Frage des
rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke betrifft dagegen Benut-
zungshandlungen des Markeninhabers oder eines Dritten.
Das Argument der Beschwerdegegnerin, mit dem Export der in Asien
produzierten Schuhe an die niederländische Tochtergesellschaft sei
das Markenrecht der Beschwerdeführerin erschöpft, betrifft somit eine
andere, im vorliegenden Zusammenhang nicht relevante Thematik,
weshalb es ins Leere stösst.
Mit den zitierten Rechnungskopien belegt die Beschwerdeführerin
aber, dass die Kommissionärin ihrer niederländischen Tochtergesell-
schaft Schuhe der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin
geliefert hat. Es ist zudem eine unbestrittene Tatsache, dass die Be-
schwerdegegnerin die Schuhe der Beschwerdeführerin, welche in Asi-
en hergestellt worden sind, zwischen 1997 und 2004 in der Schweiz
vertrieben hat. Die Schuhe, deren Lieferung an die Beschwerdegegne-
rin durch die genannten Rechnungskopien belegt ist, müssen somit in
der Schweiz auf den Markt gelangt sein. Die Beschwerdegegnerin
macht denn auch nicht geltend, sie hätte die an sie gelieferten Modelle
in der Folge gar nicht, oder nicht an Unternehmen in der Schweiz ver-
äussert. So bestreitet sie insbesondere nicht, dass die Schuh-Modelle
L. und C. an die „Sports Lab“-Kette geliefert worden sind, wie von der
Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren behauptet wurde
(vgl. Beschwerdebeilage 12). Lediglich hinsichtlich des Zeitpunkts
macht sie geltend, sie habe erst seit August 2004 X.-Schuhe an die
Dosenbach-Ochsner AG, die am Markt unter anderem als „Sports
Lab“-Kette auftrete, geliefert. Das von der Beschwerdeführerin im Be-
schwerdeverfahren zu den Akten gegebene Prospektmaterial (vgl. Be-
schwerdebeilage 11.4) gibt im Weiteren Aufschluss über das Ausse-
hen der an die Beschwerdegegnerin gelieferten Schuh-Modelle L., C.
und R.. Aus den Abbildungen ergibt sich einerseits, dass die erwähn-
ten Modelle Sportschuhe (Klasse 25) und insofern zumindest eine von
der Widerspruchsmarke beanspruchte Ware darstellen, und anderer-
seits, dass die Modelle mit der Widerspruchsmarke (respektive zumin-
dest mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen sind. Zwar sind die Pros-
pektauszüge nicht datiert, doch reichen die darin enthaltenen Abbil-
dungen durchaus, um glaubhaft zu machen, dass die genannten
Schuh-Modelle im massgeblichen Zeitraum in der gezeigten Art und
Weise über die Widerspruchsmarke verfügt haben. Denn es ist wenig
wahrscheinlich, dass sich das Aussehen von namentlich genannten
Seite 19
B-4540/2007
und mit Artikel-Nummern versehenen Schuh-Modellen ändert, ansons-
ten sich die Konsumenten nicht mehr zuverlässig an Hand von Modell-
Namen respektive Artikel-Nummern in der grossen Palette von Schu-
hen orientieren könnten.
Als weiteres Zwischenergebnis ist somit – unter anderem auch ge-
stützt auf neu eingereichte Dokumente und unbestrittene Tatsachen –
festzuhalten, dass bezüglich der Schuhe asiatischer Herkunft die im
Rahmen eines Glaubhaftmachens relevanten Kriterien des Inerschei-
nungtretens eines Zeichens
- im Wirtschaftsverkehr sowie
- im Inland
erfüllt wären.
6.2.3 Die 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und
vom 2. März 2006 (Beilage 5) stammen vom relevanten Zeitraum und
sind ausgestellt von „X. Europe BV“ mit Adresse in Haarlem (Nieder-
lande), d.h. von der Kommissionärin von „X. International BV“. Sie sind
an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den
Niederlanden gerichtet und enthalten dieselben Rechnungsrubriken
wie die Rechnungskopien von Beilage 4 und Beschwerdebeilage 11.2.
Als gelieferte Artikel sind vor allem „SWISS MADE“-Schuhe der Be-
schwerdeführerin aufgeführt, d.h. Modelle, welche die Beschwerde-
gegnerin für die Beschwerdeführerin produziert hat. Zwei der drei Ab-
bildungen von Beilage 6 zeigen Schuhkartons derartiger „SWISS
MADE“-Modelle, auf welchen die Widerspruchsmarke angebracht ist.
Dass es sich bei den zusätzlich abgebildeten X.-Schuhen, welche
ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehen sind, um diese „SWISS
MADE“-Modelle handelt, wird von der Beschwerdegegnerin nicht be-
stritten.
Nach Ansicht der Vorinstanz kann die in den Vereinigten Staaten domi-
zilierte Beschwerdeführerin aus diesen Warenlieferungen ins Ausland
nichts zu ihren Gunsten herleiten respektive sich nicht für den Ge-
brauch in der Schweiz anrechnen lassen. Die Beschwerdeführerin kön-
ne sich auch nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und
Deutschland berufen, welches nur deutschen und schweizerischen
Staatsangehörigen sowie Angehörigen dritter Staaten mit Wohnsitz
oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz vorbehalten sei.
Seite 20
B-4540/2007
Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwi-
schen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Pa-
tent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) werden die
Rechtsnachteile des Nichtgebrauchs einer Marke ausgeschlossen,
wenn diese im anderen Staat gebraucht wird. Insofern ist die Benut-
zung einer schweizerischen Marke in Deutschland mit der Benutzung
in der Schweiz gleichgestellt (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 36). Indessen
können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie An-
gehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutsch-
land oder in der Schweiz Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspru-
chen, wobei es für juristische Personen allerdings genügt, wenn sie
eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE
124 III 277 E. 2c – Nike, mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin, welche über die Kommissionärin ihrer nieder-
ländischen Tochtergesellschaft Kunden in Deutschland, Belgien,
Grossbritannien und den Niederlanden beliefert hat, ist in den USA
ansässig und kann daher aus dem schweizerisch-deutschen Staats-
vertrag von 1892 nur dann Rechte für sich herleiten, wenn sie in der
Schweiz oder in Deutschland eine Niederlassung besitzt. Dem Artikel
aus der Düsseldorfer Stadtpost vom 16. September 2004 (Teil der Bei-
lage 7; Beschwerdebeilage Nr. 3) ist zwar zu entnehmen, dass die Be-
schwerdeführerin in Düsseldorf (Deutschland) eine Niederlassung un-
terhält. Die Beschwerdeführerin beruft sich indessen nicht auf diesen
Umstand; ebenso wenig werden Verkaufsaktivitäten dieser deutschen
Niederlassung belegt. Mit dem erwähnten Zeitungsartikel will die Be-
schwerdeführerin lediglich auf ihren wirtschaftlichen Erfolg hinweisen,
wie der Beschwerdeschrift zu entnehmen ist. Auf den genannten
schweizerisch-deutschen Staatsvertrag von 1892 ist somit mangels
Substanziierung durch die Beschwerdeführerin nicht weiter einzuge-
hen.
Die Beschwerdegegnerin argumentierte in ihrer Duplik vor der Vorins-
tanz, soweit die Beschwerdeführerin aus der Herstellung von Schuhen
mit fünf Streifen durch sie – welche durch die Rechnungskopien nicht
belegt werde – etwas für den rechtserhaltenden Gebrauch ableiten
wolle, sei auf den Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren
Nr. 3271 zu verweisen. Dort führte die Vorinstanz auf, die Warenliefe-
rung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerde-
Seite 21
B-4540/2007
führerin führe zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht als
rechtserhaltend eingestuft werden könne, da es sich nicht um einen
Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle. Des Weiteren werde auch nur
der Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt,
so dass die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das
Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Parallelverfahren B-763/2007
ebenfalls Rechnungsbelege der niederländischen Tochtergesellschaft
der Beschwerdeführerin (respektive der Kommissionärin der niederlän-
dischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin) zu beurteilen.
Sie waren an Kunden in den Beneluxstaaten, Deutschland und Gross-
britannien gerichtet und betrafen ebenfalls zum Teil Lieferungen von
Schuhen schweizerischer Herkunft. In diesem Zusammenhang führte
das Bundesverwaltungsgericht aus, allein unter dem Vorbehalt, dass
die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte
nicht unter Verwendung der Widerspruchsmarke weiter veräussere,
lasse sich nachvollziehen, dass die Vorinstanz die Auslieferung von
Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Be-
schwerdeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als be-
triebsinternen Vorgang betrachte und daraus einen nicht rechtserhal-
tenden Markengebrauch ableite. Werde die Warenflusskette jedoch
mittels Weiterveräusserung an Drittabnehmer weiter geführt und nicht
durchbrochen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren
allein zu Lagerungszwecken der Fall sein könne und träten die Pro-
dukte unter der entsprechenden Marke in Konkurrenz mit Produkten
anderer Marktteilnehmer, so könne kaum mehr von einem konzern-
bzw. betriebsinternen Vorgang gesprochen werden. Allein der Einsatz
einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz
an sie ausgelieferten, mit der Marke der Muttergesellschaft versehe-
nen Produkte an Dritte weiter veräussere, schliesse nicht aus, dass
die Voraussetzungen für den Gebrauch einer Exportmarke im Sinne
von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt seien. In Verbindung mit den als Bei-
lage eingereichten Schuhen und Schuhschachteln bestünde Anlass
zur Annahme, dass die von der Schweiz aus angebotenen Schuhe un-
ter Verwendung der Widerspruchsmarke und in Konkurrenz zu gleich-
artigen Produkteanbietern auf den ausländischen Markt gelangt seien.
Nachdem die Beschwerdeführerin Belege eingereicht habe, die teil-
weise in den massgeblichen Zeitraum fielen und glaubhaft machten,
dass es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss geblieben
sei, dränge sich eine neue Gesamtbeurteilung im Hinblick auf die
Seite 22
B-4540/2007
Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs auf (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November
2007 E. 10.6 f.).
Da sich die Vorinstanz zu den neu eingereichten Belegen nicht geäu-
ssert hatte, erschien es dem Bundesverwaltungsgericht angezeigt, die
Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die
Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige Fach- und Verfügungsinstanz
zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Zu ei-
ner Neubeurteilung durch die Vorinstanz kam es indessen nicht mehr:
Wie die Vorinstanz auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts vom
4. März 2008 mit Schreiben vom 31. März 2008 mitteilte, sei die im Wi-
derspruchsverfahren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke
CH-455'720 ... in der Zwischenzeit gelöscht worden. Das Wider-
spruchsverfahren Nr. 3271 sei somit gegenstandslos geworden und
werde vom Protokoll abgeschrieben werden.
Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die (schweizerische) Be-
schwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin so genannte „SWISS
MADE“-Schuhe hergestellt hat. Wie bei den Modellen L., C. und R.
handelt es sich auch hier um Sportschuhe (Klasse 25). Mit den Rech-
nungskopien der Beilage 5 hat die Beschwerdeführerin belegt, dass
diese Schuhe über die niederländische Kommissionärin der niederlän-
dischen Tochtergesellschaft an Unternehmen in Deutschland, Belgien,
Grossbritannien und den Niederlanden verkauft worden sind und somit
die Konzernsphäre der Beschwerdeführerin verlassen haben. Im Wei-
teren bestreitet die Beschwerdegegnerin nicht, dass sie die Wider-
spruchsmarke in der Schweiz angebracht hat.
Als letztes Zwischenergebnis ist folglich festzuhalten, dass
mit dem Inerscheinungtreten des Zeichens

- im Wirtschaftsverkehr, sowie
- für den Export
auch bezüglich der "SWISS MADE"-Schuhe zwei Kriterien erfüllt wä-
ren, die im Rahmen eines Glaubhaftmachens als relevant zu berück-
sichtigen sind.
Seite 23
B-4540/2007
7.
Noch ungeklärt ist jedoch, ob die Beschwerdeführerin glaubhaft ge-
macht hat, dass die Widerspruchsmarke
- im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25
- nach Art einer Marke
- ernsthaft, sowie
- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form
gebraucht worden ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.).
Es erscheint daher gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gutzu-
heissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit
sie die vorgenannten übrigen Aspekte des rechtserhaltenden Ge-
brauchs der Widerspruchsmarke und allenfalls die Verwechslungsge-
fahr prüft. Dabei hat die Vorinstanz die vorstehend genannten Zwi-
schenergebnisse (vgl. E. 6.2.2 und E. 6.2.3, je in fine) einzubeziehen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens erübrigt es sich vorderhand, den
Bezirksverkaufsleiter der Sports Lab Kette zu seiner schriftlichen Aus-
sage vom 2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12) und die Zeugin der Be-
schwerdegegnerin (E. B., Category Manager der Beschwerdegegne-
rin) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen ist daher nicht statt zu
geben.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Febru-
ar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert
Seite 24
B-4540/2007
vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer
Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu
weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten
des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Man-
gels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505;
LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Im-
materialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.),
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2.
Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).
Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdefüh-
rerin die als Beschwerdebeilagen 11 und 12 zu den Akten gereichten
Dokumente erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits vor der Vor-
instanz eingereicht hat. Es rechtfertigt sich deshalb, der Beschwerde-
führerin einen Teil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 3
VwVG i.V.m. Art. 37 VGG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 12, mit Verweis auf das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E.
12).
9.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund
der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden
Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Ent-
schädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Ak-
ten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der massgeblichen
Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der
Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) für das Be-
schwerdeverfahren als angemessen. Über die vorinstanzlichen Verfah-
renskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteient-
schädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entspre-
chend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorliegenden
Entscheides neu zu befinden.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Seite 25
B-4540/2007
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Ver-
fügung vom 1. Juni 2007 aufgehoben und die Sache zur Neubeurtei-
lung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Be-
schwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'500.-- auferlegt. Der Betrag ist
innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.
3.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten im Betrage von
Fr. 1'500.-- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 4'500.-- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin
Fr. 3'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das
Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
5.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und
die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfah-
ren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berück-
sichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück)
Seite 26
B-4540/2007
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W7928; Einschreiben; Akten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand: 23. September 2008
Seite 27